Hof Den Haag, 28-05-2019, nr. 200.222.873/01

Bij exploot van 24 augustus 2017, hersteld bij exploot van 9 oktober 2017, is MSS in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 28 juli 2017 (hierna: het bestreden vonnis). Bij memorie van grieven, met één productie, heeft MSS zes grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord, met drie producties, heeft TWT de grieven bestreden.

Vervolgens hebben partijen op 8 november 2018 de zaak doen bepleiten, MSS door mr. E.C. Menkhorst, advocaat te Den Bosch, en TWT door haar hiervoor vermelde advocaat, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

De door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat om het navolgende.

MSS maakt deel uit van de MSS-groep. De MSS-groep houdt zich bezig met het leveren van mobiele sanitaire oplossingen voor onder meer (grote) evenementen, concerten en festivals, waar kortstondig een groot aantal sanitaire voorzieningen nodig is. Tot haar assortiment behoort een inklapbare inrichting bestaande uit drie sanitaire voorzieningen (toilet en/of douche en/of wastafel) met de naam POP UP 3. De MSS-groep exploiteert haar voorzieningen met name door middel van verhuur en daaraan verbonden dienstverlening. Dit wordt gedaan door haar zusterondernemingen.

MSS is houdster van het Europese octrooi EP 2 780 515 met als titel “Mobile sanitary unit for accommodating at least three sanitary facilities” (hierna: EP 515 of het octrooi). Het octrooi is verleend op 15 maart 2017 op basis van een aanvrage met nummer WO 2013/095094 van 16 november 2012 onder inroeping van prioriteit van 16 november 2011 op basis van NL 2007800. Het octrooi heeft gelding in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland. Het octrooi heeft 15 conclusies, waarvan de eerste onafhankelijk is. De conclusies luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

“1. A mobile sanitary unit (1) accommodating at least three sanitary facilities (41) such as a toilet and/or a shower and/or a washbasin, said unit comprising a substantially rectangular bottom (11) and a circumferential wall (12, 14) that at least partially surrounds the circumference of the bottom, wherein the unit further comprises a roof element provided on a side of the circumferential wall remote from the bottom (11), wherein the unit comprises at least two partition elements extending between the bottom and the roof element and that subdivide the interior space defined by the bottom (11), the circumferential wall (12, 14) and the roof element into at least three compartments, each compartment being provided with its own sanitary facility, and wherein the unit is provided with at least three door elements (17) extending between the bottom (11) and the roof element (13) for

providing access to each of the at least three compartments, the door elements (17) taking up substantially the entire width and height of a front wall part, characterised in that

the unit comprises a reducing system for reducing the distance between the bottom (11) and the roof element (13) for the purpose of thus moving the unit (1) from a position of use to a reduced state, wherein the reducing system comprises the circumferential wall (12, 14), wherein the circumferential wall comprises at least one wall part (14) having at least two substantially rectangular wall elements (14b, 14c) which are placed one above the other, seen in a direction from the bottom to the roof element (13), wherein the two wall elements (14b, 14c) are pivotally interconnected, wherein at least one of the wall elements is pivotable about a pivot axis which extends parallel to the plane formed by the bottom, and wherein the pivotable wall element is placed adjacent to the roof element, being pivotally connected thereto.

2. A unit according to claim 1, wherein the roof element (13) undergoes a translating movement in a direction parallel to the plane formed by the bottom (11) upon movement from the position of use to the reduced state.

3. A unit according to anyone of the preceding claims, wherein the unit comprises front and rear corner pillars (52, 53) disposed at corner points of the bottom, on which corner pillars a frame of a further unit can be placed, wherein a stacking aid (55), such as a tapered guide, is provided on the corner pillars (52, 53), on which stacking aids a frame of a further unit can be placed.

4. A unit according to claim 3, wherein the roof element (13) fits exactly between a front corner pillar (52) and a rear corner pillar (53) in the reduced state.

5. A unit according to anyone of the preceding claims, wherein the at least one wall part comprises at least three substantially rectangular wall elements which are disposed one on top of the other, seen in the direction from the bottom to the roof element, wherein at least two adjacent interconnected wall elements of the wall part in question are pivotable about pivot axes that extend parallel to the plane formed by the bottom, preferably wherein the at least one wall part comprises a bottom wall element which is disposed adjacent to the bottom and which is substantially fixedly connected thereto, wherein a proportion between the height of the bottom wall element and the height of the wall part ranges between 1/5 and 3/5, preferably equalling about 1/3.

6. A unit according to anyone of the preceding claims, wherein the circumferential wall comprises a rear wall part and two side wall parts disposed opposite each other, and wherein the rear wall parts comprises the pivotable wall element.

7. A unit according to claim 6, wherein the pivotable wall element is disposed adjacent to the roof element, being pivotally connected thereto about a further pivot axis, and wherein the roof element and the pivotable wall element are disposed substantially parallel to each other in a reduced state of the unit, and preferably wherein the roof element and the pivotable wall element are disposed parallel to the bottom in a reduced state of the unit.

8. A unit according to one or more of the preceding claims, wherein a proportion between the height of the pivotable wall element and the height of the wall part ranges between 1/5 and 3/5, preferably equalling about 1/3.

9. A unit according to one or more of the preceding claims, wherein the circumferential wall comprises a further wall part provided with at least two substantially rectangular connectable wall elements which are detachably connected, wherein sides arranged adjacent to each other of the connectable wall elements placed one on top of the other extend substantially parallel to the plane formed by the bottom.

10. A unit according to anyone of the preceding claims, wherein the partition element is detachably connected to the unit, being accommodable in the interior of the unit in the reduced state of the unit.

11. A unit according to one or more of the preceding claims, wherein the at least three door elements are detachably connected to the unit, being accommodable in the interior of the unit in the reduced state of the unit.

12. A unit according to one or more of the preceding claims, wherein the unit comprises at least one connecting means for locking at least one part detachably connected to the unit, such as the detachable wall element, the detachable door element and/or the detachable partition, in place in the interior of the unit in the reduced state of the unit.

13. A unit according to claim 12, wherein the connecting means comprise a first connecting element that is directed toward the interior of the unit, as well as a second connecting element that is connected to the connectable wall element and/or to the detachable door element and/or to the detachable partition element, which second connecting element is designed to cooperate with the former first connecting element.

14. An assembly of at least two stacked-together mobile sanitary units according to one or more of the preceding claims.

15. An assembly according to claim 14, wherein the lower(most) mobile sanitary unit is configured as defined in claim 3, or a claim dependent thereon.”

In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt:

“1. Mobiele sanitaire inrichting (1) met daarin ondergebracht ten minste drie sanitaire voorzieningen (41) zoals een toilet en/of een douche en/of een wasbak, de inrichting omvattende een in hoofdzaak rechthoekige bodem (11) en een ten minste gedeeltelijk de omtrek van de bodem omgevende omtrekswand (12, 14), waarbij de inrichting verder voorzien is van een dakelement (13) dat aan een van de bodem (11) afgekeerde zijde van de omtrekswand voorzien is, waarbij de inrichting ten minste twee zich tussen de bodem en het dakelement uitstrekkende tussenschotelementen omvat die een door de bodem (11), de omtrekswand (12, 14) en het dakelement bepaalde binnenruimte onderverdelen in ten minste drie compartimenten, waarbij elk compartiment voorzien is van diens eigen sanitaire voorziening, en waarbij de inrichting voorzien is van ten minste drie zich tussen de bodem (11) en het dakelement (13) uitstrekkende deurelementen (17) voor het verschaffen van toegang tot elk van de ten minste drie compartimenten, waarbij de deurelementen (17) in hoofdzaak de volledige breedte en hoogte van een voorwanddeel beslaan,

Met het kenmerk, dat

de inrichting een verkleiningssysteem omvat voor het verkleinen van de afstand tussen de bodem (11) en het dakelement (13) voor het daarmee vanuit een gebruikstoestand naar een verkleinde toestand brengen van de inrichting (1), waarbij het verkleiningssysteem de omtrekswand (12, 14) omvat, waarbij de omtrekswand ten minste een wanddeel (14) met ten minste twee in hoofdzaak rechthoekige wandelementen (14b, 14c) omvat die gezien vanaf de bodem in de richting van het dakelement (13) boven elkaar geplaatst zijn, waarbij de twee wandelementen (14b, 14c) zwenkbaar met elkaar verbonden zijn, waarbij ten minste een van de wandelementen zwenkbaar is rondom een zwenkas die zich parallel aan het door de bodem gevormde vlak uitstrekt, en waarbij het zwenkbare wandelement aangrenzend op het dakelement geplaatst is en zwenkbaar daarmee verbonden is.

2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij het dakelement (13) bij het bewegen vanuit de gebruikstoestand naar de verkleinde toestand een translerende beweging ondergaat in een richting die parallel aan het door de bodem (11) gevormde vlak gelegen is.

3. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de inrichting op hoekpunten van de bodem geplaatste voorste en achterste hoekstijlen (52, 53) omvat, waarop een gestel van een verdere inrichting plaatsbaar is, waarbij op de hoekstijlen (52, 53) een stapelhulp (55), zoals een taps toelopende geleider, voorzien is, waarop een gestel van een verdere inrichting plaatsbaar is.

4. Inrichting volgens conclusie 3, waarbij in de verkleinde toestand het dakelement (13) precies tussen een voorste hoekstijl (52) en een achterste hoekstijl (53) valt.

5. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het ten minste ene wanddeel ten minste drie in hoofdzaak rechthoekige wandelementen omvat die gezien vanaf de bodem in de richting van het dakelement boven elkaar geplaatst zijn, waarbij ten minste twee aangrenzend met elkaar verbonden wandelementen van het betreffende wanddeel zwenkbaar zijn rondom zwenkassen die zich parallel aan het door de bodem gevormde vlak uitstrekken, bij voorkeur waarbij het ten minste ene wanddeel een aangrenzend op de bodem geplaatst en daarmee in hoofdzaak vast verbonden bodemwandelement omvat, waarbij een verhouding tussen de hoogte van het bodemwandelement en de hoogte van het wanddeel gelegen is tussen 1/5 en 3/5, en bij voorkeur gelijk is aan ongeveer 1/3.

6. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de omtrekswand een achterwanddeel en twee tegenover elkaar geplaatste zijwanddelen omvat, en waarbij het achterwanddeel het zwenkbare wandelement omvat.

7. Inrichting volgens conclusie 6, waarbij het zwenkbare wandelement aangrenzend op het dakelement geplaatst is, en zwenkbaar rondom een verdere zwenkas daarmee verbonden is, en waarbij het dakelement en het zwenkbare wandelement in een verkleinde toestand van de inrichting in hoofdzaak parallel aan elkaar geplaatst zijn, en bij voorkeur waarbij het dakelement en het zwenkbare wandelement in een verkleinde toestand van de inrichting parallel aan de bodem geplaatst zijn.

8. Inrichting volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij een verhouding tussen de hoogte van het zwenkbare wandelement en de hoogte van het wanddeel gelegen is tussen 1/5 en 3/5, en bij voorkeur gelijk is aan ongeveer 1/3.

9. Inrichting volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de omtrekswand een verder wanddeel omvat met ten minste twee in hoofdzaak

rechthoekige koppelbare wandelementen die losneembaar met elkaar verbonden zijn, waarbij aangrenzend aan elkaar geplaatste zijden van de op elkaar geplaatste koppelbare wandelementen zich in hoofdzaak parallel aan het door de bodem gevormde vlak uitstrekken.

10. Inrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij het tussenschotelement losneembaar verbonden is met de inrichting, en waarbij het tussenschotelement in de verkleinde toestand van de inrichting opneembaar is in het inwendige van de inrichting.

11. Inrichting volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de ten minste drie deurelementen losneembaar verbonden zijn met de inrichting, en in de verkleinde toestand van de inrichting opneembaar zijn in het inwendige van de inrichting.

12. Inrichting volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de inrichting ten minste één koppelmiddel omvat voor het daarmee in de verkleinde toestand van de inrichting gezekerd in het inwendige van de inrichting borgen van ten minste een element, zoals het koppelbare wandelement en/of het losneembare deurelement en/of het losneembare tussenschotelement.

13. Inrichting volgens conclusie 12, waarbij de koppelmiddelen een naar het inwendige van de inrichting gericht koppelorgaan omvatten, alsmede een met het koppelbare wandelement en/of met het losneembare deurelement en/of met het losneembare tussenschotelement verbonden tweede koppelorgaan dat is ingericht om samen te werken met het eerste koppelorgaan.

14. Samenstel van ten minste twee op elkaar gestapelde mobiele sanitaire inrichtingen volgens een of meer van de voorgaande conclusies.

15. Samenstel volgens conclusie 14, waarbij de onderste mobiele sanitaire inrichting is uitgevoerd volgens conclusie 3, of een daarvan afhankelijke conclusie.”

In de beschrijving is onder meer het volgende opgenomen:

“[0002] A mobile sanitary unit according to the preamble of claim 1 for accommodating at least one sanitary facility, such as a toilet, is commonly known, and is generally used as a temporary sanitary facility, in particular in places where briefly large numbers of sanitary facilities are required, for example at music festivals.

[…]

[0007] It is noted in this respect that reducing systems for mobile home units are known from DE 27 52 263 A1 and WO 2007/012346 A1. These mobile home units are used as temporary residences, and are as such not suitable to be used as mobile sanitary units in places where briefly large numbers of sanitary facilities are required.

[…]

[0018] It is preferable if the rear wall part comprises the pivotable wall element. In particular when a relatively wide unit is used, it is preferable to provide the relatively long, and thus heavy, rear wall part with the pivoted wall elements, so that the user can pivot them to the position of use in a relatively simple manner.

[…]”

EP 515 heeft onder meer de volgende tekeningen:

De oorspronkelijke aanvrage richtte zich op verlening van een octrooi voor een mobiele sanitaire inrichting met daarin ondergebracht ten minste één sanitaire voorziening. Na meerdere aanpassingen van de aanvrage is het octrooi zoals het is verleend beperkt tot een inrichting met daarin ten minste drie (afgescheiden) sanitaire voorzieningen.

Op de prioriteitsdatum behoorde tot de stand van de techniek het octrooi DE 27 52 263 (hierna: DE 263), verleend op 15 februari 1979. DE 263 heeft als titel “Schachtelförmige zusammenklappbare Konstruktion für die Verwendung als Wohn,- Büro und andere Räume sowie als Behälter”. Conclusie 1 van DE 263 luidt als volgt:

“Schachtelförmige zusammenklappbare Konstruktion für die Verwendung als Wohnungs-, Büro- und andere Räume sowie als Behälter, gekennzeichnet durch folgende Bestandteile: ein Tragrahmen (1), welcher aus einer waagrechten viereckigen Platte (2) besteht, an der auf wenigstens zwei gegenüberliegenden Seiten zwei einander symmetrisch gegenüberliegende senkrechte Wandabschnitte (3) befestigt sind: wenigstens zwei umklappbare Wände (5) welche unterhalb auf der ganzen Länge dicht an den oberen Rändern der beiden senkrechten Wandabschnitte (3) angelenkt sind; eine Vielzahl von Seitenwänden (12, 13, 18), wovon wenigstens die Wände (12 und 13) auf der ganzen Länge dicht an den beiden freien gegenüberliegenden Seiten der waagrechten viereckigen Grundplatte (2) angelenkt und dicht mit den senkrechten Wandabschnitten (13) und den umklappbaren Wänden (5) verbunden sind; eine flache Decke (9), welche dicht auf der ganzen Länge der oberen Ränder der umklappbaren Wände (5) angelenkt ist und dicht auf den oberen Rändern der Seitenwände (12 und 13) 1iegt; verstellbare Mittel zum Abstützen auf dem Boden, welche unterhalb am Tragrahmen (1) befestigt sind, wobei die umklappbaren Wände (5) je aus wenigstens zwei identischen dicht aneinander angelenkten Hälften (7 und 8) bestehen, deren Drehachse parallel zu den Achsen verläuft, um welche diese Wandhälften mit Bezug auf die oberen Ränder der senkrechten Wandabschnitte (3) bzw. mit Bezug auf die flache Decke (9) drehbar sind, und wobei jede Wandhälfte derart angelenkt ist, dass sie eine Drehung ausführen kann, durch die sie aus der Senkrechtstellung in eine zwischen dem Grundrahmen (1) und der flachen Decke (9) liegende Waagrechtstellung gelangt, und umgekehrt, wobei ausserdem die Dicke und die Form der Seitenwände (12, 13 und 18) derart gewählt sind, dass dieselben auf die waagrechte Grundplatte (2) geklappt und vollständig in dem Raum untergebracht werden können, welcher von den Innenoberflächen des Tragrahmens (1) und von der durch die oberen Ränder der senkrechten Wandabschnitte (3) gehenden Waagrechtebene begrenzt ist.”

In de beschrijving is op pagina 6 onder meer de volgende passage opgenomen:

“Ziel der vorliegenden Erfindung ist die Verwirklichung einer schachtelförmige zusammenklappbaren Konstruktion, welche dank ihrer Zusammenfaltbarkeit leicht in ganzem Zustand eingelagert und transportiert sowie rasch an Ort und Stelle direkt auf dem Boden aufgestellt und wieder abgebaut werden kann, ohne dass mehr oder weniger schwierige Zusammenbauarbeiten ausgeführt werden müssen.”

Tot DE 263 behoren de volgende tekeningen: figuur 1 (een zijaanzicht), 2, 3 (beide doorsnedes), 4 (een zijaanzicht) en 5 (doorsnede):

Met betrekking tot de tekeningen wordt op pagina’s 8-10 van DE 263 het volgende opgemerkt:

“Mit bezug auf die obigen Zeichnungen ist mit 1 ein Tragrahmen bezeichnet, welcher aus einer waagrechten viereckigen Platte (2) besteht, an welcher auf den beiden gegenüberliegenden Längsseiten senkrechte, einander symmetrisch gegenüberstehende Wandabschnitte (3) von gleicher Höhe befestigt sind.

Unterhalb am Grundrahmen (1) sind verstellbare Stützfüsse (4) angebracht, welche direkt auf dem Boden abgestellt werden. Mit 5 sind zwei flache rechteckige umklappbare Aussenwände bezeichnet, welche unterhalb auf ihrer ganzen Länge mit Hilfe von Scharnieren 6 dicht an den oberen Rändern der senkrechten Wandabschnitte 3 angelenkt sind. An den oberen Rändern sind die umklappbaren Aussenwände 5 auf der ganze Länge mit Hilfe von Scharnieren 10 auf den entsprechenden Seiten einer waagrecht angeordneten, rechteckigen flachen Decke 9 angelenkt. Jede der umklappbare Aussenwände besteht aus zwei identischen rechteckigen Hälften 7 und 8, welche mit Hilfe von Scharnieren 11 dicht aneinander angelenkt sind. Die Scharniere 11 und 6 weisen parallele Drehachsen auf. Die Scharnieren 6, 10 und 11 sind derart angeordnet, dass die Wandhälften 7 und 8 eine Drehung ausführen können, durch die sie aus der Senkrechtstellung in eine zwischen dem Grundrahmen 1 und der flachen Decke 9 liegende Waagrechtstellung gelangen, und umgekehrt.

Durch diese Drehung, welche für zwei nebeneinanderliegende Wandhälften in umgekehrten Richtungen erfolgt, gelangen die Wandhälften 8 in eine genau über den Wandhälften 7 liegende Waagrechtstellung, während die Decke 9 senkrecht verschoben wird und parallel auf die Innenflächen der an ihr angelenkten Wandhälften 8 zu liegen kommt. Mit 12 und 13 sind Einrichtungswände bezeichnet, welche auf ihrer ganzen Länge mit Hilfe von Scharnieren 14 und 15 an den gegenüberliegenden kürzeren Seiten der Platte 2 angelenkt sind. Die seitlichen Einrichtungswände 12 und 13 sind je dicht mit den senkrechten Wandabschnitten 3, mit den umklappbaren Seitenwänden und mit der flachen Decke 9 verbunden. Die seitlichen Einrichtungswände sind einteilig und höchstens so dick wie die Höhe der Senkrechten Wandabschnitte (3), wenn die Einrichtungswände waagrecht auf die Oberfläche 2a der Platte 2 umgeklappt werden, können sie daher vollständig in dem Raum untergebracht werden, welcher von den Innenoberflächen des Tragrahmens 1 und von der Ebene begrenzt ist, in welcher die Drehachsen der Scharnieren 6 liegen. Die seitliche Einrichtungswand 12, aus welcher eine Eingangstür 16 herausgearbeitet ist, ist auf der Innenseite 12a für eine Kochstelle ausgerüstet und enthält bereits die notwendigen Anlagen für die Wasser-, Strom- und Gasverteilung sowie eine Reihe von Geräten, welche im Innern der Wand unsichtbar untergebracht werden können. Die seitliche Einrichtungswand 13 ist auf ähnliche Art und Weise auf der Innenseite 13a mit allen notwendigen Geräten für einen Toilettenraum ausgestattet. Eine mit den Scharnieren 17 an der Grundplatte 2 angelenkte Einrichtungswand 18 dient als innere Trennwand und ist gleich dick wie die Wände 12 und 13. […]”

Ook TWT is actief op het gebied van mobiele sanitaire oplossingen die zij (onder meer ten behoeve van festivals en andere evenementen) door middel van verhuur ter beschikking stelt. Tot haar assortiment behoort een inklapbare inrichting bestaande uit drie sanitaire voorzieningen.

Op 27 maart 2017 heeft MSS een desbewustheidsexploot doen betekenen aan (onder meer) TWT en haar gesommeerd iedere inbreuk op EP 515 te staken en gestaakt te houden en om opgave te doen van de in het exploot vermelde gegevens. In reactie hierop heeft TWT aan MSS bericht dat zij de geldigheid van EP 515 betwist en voorts heeft zij betwist dat de door haar geëxploiteerde inrichtingen inbreuk maken op dat octrooi.

De vorderingen van MSS in eerste aanleg strekten samengevat tot een verbod aan TWT om inbreuk te maken op de conclusies 1 t/m 3 en 5 t/m 15 van EP 515 (in alle landen waarin dit octrooi van kracht is), een recall, rectificaties, en overlegging van diverse gegevens betreffende ontwerp, productie en exploitatie van de volgens MSS inbreukmakende inrichting van TWT, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van TWT in de proceskosten.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van MSS afgewezen, met veroordeling van MSS in de door TWT gevorderde proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv). Uitgaande van DE 263 als de meest nabije stand van de techniek en gesteld voor de vraag hoe de bekende mobiele sanitaire inrichting met drie toiletten eenvoudig verkleinbaar te maken, lag naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de gepretendeerde uitvinding volgens conclusie 1 voor de hand, en was deze daarom – naar voorlopig oordeel – niet inventief. De van conclusie 1 afhankelijke onderconclusies had MSS volgens de voorzieningenrechter niet zelfstandig verdedigd; ook deze waren naar zijn voorlopig oordeel nietig wegens gebrek aan inventiviteit.

MSS heeft haar vorderingen in hoger beroep gewijzigd door deze uit te breiden naar Oostenrijk en Spanje (omdat het octrooi daar inmiddels ook is gevalideerd). Zij vraagt samengevat om vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van het in eerste aanleg gevorderde (zoals in hoger beroep uitgebreid), met veroordeling van TWT in de proceskosten van beide instanties, ook in hoger beroep op de voet van 1019h Rv. Aan deze vorderingen legt MSS de stelling ten grondslag dat TWT inbreuk maakt op haar octrooi. MSS heeft in hoger beroep hulpverzoeken gedaan die combinaties inhouden van de conclusies 1, 6 en 9 t/m 15.

Het verweer van TWT houdt onder meer in dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan inventiviteit. Zij vraagt om bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van MSS in de volledige proceskosten van het hoger beroep ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), bij arrest dat uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard.

spoedeisend belang

Gelet op de stellingname van MSS dat sprake is van voortdurende inbreuk op haar octrooi door TWT, waardoor zij schade lijdt, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang aanwezig. De in hoger beroep door TWT aangevoerde omstandigheid dat MSS de inleidende dagvaarding heeft uitgebracht pas bijna een jaar nadat zij de door haar veronderstelde inbreuk op haar Nederlandse octrooi 2007800 – waarvan EP 515 is afgeleid – constateerde of had kunnen constateren, en dat zij van het bestreden vonnis geen spoedappel heeft ingesteld, maken dit niet anders. MSS vordert immers een grensoverschrijdend verbod op grond van haar Europese octrooi, dat eerst is verleend op 15 maart 2017. Spoedig nadien, op 27 maart 2017, heeft zij TWT gesommeerd en reeds op 9 mei 2017 heeft zij TWT gedagvaard.

inleiding in de techniek

Het octrooi heeft betrekking op een inrichting, bestaande uit een rechthoekige bodem, een omtrekswand en een dakelement, met daarin ondergebracht (ten minste) drie door tussenschotelementen van elkaar afgescheiden en afzonderlijk toegankelijke, van een toegangsdeur voorziene, sanitaire voorzieningen waarop een verkleiningsmechanisme wordt toegepast voor het verkleinen van de afstand tussen de bodem en het dakelement voor het daarmee vanuit een gebruikstoestand naar een verkleinde toestand brengen van de inrichting, zodanig dat alle wandelementen en deuren op elkaar gevouwen kunnen worden en in het verkleinde volume van de inrichting kunnen worden opgeborgen. Het verkleiningsmechanisme bestaat daaruit dat ten minste één wanddeel (14 in de tekeningen, zie 2.6) van de rechthoekige inrichting a) uit twee boven elkaar geplaatste wandelementen (14b en 14c) bestaat, die zwenkbaar met elkaar verbonden zijn, waarbij b) ten minste één wandelement zwenkbaar is in een vlak parallel aan de bodem en één wandelement scharnierend verbonden is met het dakelement. Het technisch voordeel van de uitvinding is gelegen in de ruimtebesparing bij vervoer en opslag en de relatief eenvoudige wijze waarmee de voorziening kan worden verplaatst van de gebruikstoestand naar de verkleinde toestand en andersom. Deze voordelen zijn relevant voor bijvoorbeeld festivals waar het nodig is om gedurende een kort aantal dagen een groot aantal (vaak een duizendtal) sanitaire voorzieningen te leveren.

geldigheid

Volgens MSS heeft de voorzieningenrechter voor de beoordeling van het verweer van TWT dat het octrooi nietig is wegens gebrek aan inventiviteit, ten onrechte niet de zogenoemde problem solution approach (PSA) toegepast, en heeft dat tot een onjuist oordeel geleid. Het hof stelt voorop dat de PSA een hulpmiddel is voor de beoordeling van de inventiviteit van een octrooi, maar dat toepassing ervan niet verplicht is. Uit de navolgende overwegingen, waarin het hof de PSA zal toepassen, zal blijken dat dit niet tot een ander oordeel dan dat van de voorzieningenrechter leidt. Stap 1 van de PSA houdt in dat – per de prioriteitsdatum – de meest nabije stand van de techniek (het meest reële uitgangspunt) wordt geïdentificeerd. Veronderstellenderwijs zal het hof ervan uitgaan, zoals MSS heeft betoogd, dat de zogenaamde “bestaande inrichting” in dit geval als de meest nabije stand van de techniek moet worden aangemerkt: de op de prioriteitsdatum bekende mobiele sanitaire inrichting met drie toiletten.

Stap 2 van de PSA behelst het vaststellen van de technische verschilmaatregelen tussen de meest nabije stand van de techniek en de uitvinding volgens het octrooi, alsmede het daarmee bereikte technisch effect. De verschilmaatregelen betreffen – kort gezegd – het verkleiningsmechanisme, waardoor de inrichting inklapbaar is en deze minder ruimte inneemt en het vervoer en opslag goedkoper worden .Stap 3 betreft het aan de hand daarvan definiëren van het objectieve technische probleem waarvoor de uitvinding een oplossing beoogt te bieden. Het hof zal – ook op dit punt: met MSS – de probleemstelling als volgt definiëren: hoe kan een mobiele sanitaire inrichting met drie toiletten tegen lagere kosten worden getransporteerd en opgeslagen?

Met stap 4 van de PSA wordt beoordeeld of de geclaimde uitvinding voor de gemiddelde vakman (hierna: de vakman), uitgaande van de meest nabije stand van de techniek en zoekend naar een oplossing voor het objectieve technische probleem, voor de hand lag. Het hof is van oordeel dat de vakman, gegeven de probleemstelling, bestaat uit een team van personen met kennis en ervaring op het gebied van vervoer, opslag en installatie van mobiele sanitaire voorzieningen en voorts een constructeur. Gelet op de probleemstelling ligt het immers in de rede dat aanpassing van de bestaande inrichting als (onderdeel van een) mogelijke oplossing van dat probleem wordt onderzocht en derhalve om bij het team een constructeur te betrekken.

De vakman zou zonder meer inzien dat de bestaande inrichting voor ongeveer twee-derde bestaat uit loze ruimte. Aangezien hij op grond van zijn algemene vakkennis weet dat de kosten van opslag en transport in belangrijke mate worden bepaald door het volume, zal de vakman onderzoeken of de inrichting verkleinbaar kan worden gemaakt. DE 263 betreft een samenklapbare doosvormige constructie voor gebruik als woon-, werk- of opslagruimte. De beschrijving vermeldt (de verwerking in één van de zijwanden van alle noodzakelijke apparatuur voor) een toiletruimte. Anders dan MSS ter verweer heeft aangevoerd, zou de vakman dit octrooi naar het voorlopig oordeel van het hof hebben gevonden en in aanmerking hebben genomen, zoals TWT bij pleidooi ook heeft gesteld. De gemiddelde vakman zou zich bij zijn zoektocht naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld ziet niet beperken tot sanitaire inrichtingen, zoals MSS heeft betoogd, omdat hij inziet dat het op te lossen probleem niet specifiek betrekking heeft op sanitaire inrichtingen, maar op alle mobiele inrichtingen, die naar hun aard vervoerd en opgeslagen moeten kunnen worden. DE 263 heeft bovendien betrekking op hetzelfde probleem als dat waarvoor de vakman een oplossing zoekt. In DE 263 wordt die oplossing bereikt doordat de wanden van de mobiele inrichting kunnen neer- en samenklappen, waardoor de inrichting aanzienlijk in volume kan worden beperkt, wat leidt tot de gewenste kostenbesparing bij transport en opslag.

MSS stelt zich op het standpunt dat de vakman, uitgaande van de bestaande, niet inklapbare, inrichting en kennis nemend van DE 263, niet zonder inventieve denkarbeid tot de oplossing volgens het octrooi zou zijn gekomen. De argumenten die MSS hiervoor aanvoert falen reeds omdat zij bij deze stellingname uitgaat van de verkeerde vakman, namelijk een installatietechnicus of althans een team deskundigen zonder constructeur. Het hof zal deze argumenten hierna nochtans bespreken, uitgaand van de juiste vakman (zie 4.5 hiervoor).

In eerste plaats voert MSS aan dat de tussenwand in DE 263 (nr. 18 in de tekeningen bij dit octrooi) niet volledig tot het einde loopt en dat dat onwenselijk is bij een sanitaire inrichting, waarin de gebruiker privacy zal willen. Een doorlopende tussenwand zou volgens MSS evenwel niet passen in het neerklapmechanisme van DE 263. Wat MSS bedoelt met “tot het einde doorlopen” is het hof niet duidelijk. DE 263 leert in elk geval niet dat de tussenwand niet doorloopt van vloer (2a) tot plafond (9); figuur 1 laat juist wel een in deze richting doorlopende tussenwand zien. DE 263 leert evenmin dat de tussenwand niet doorloopt van achter- tot voorwand. Figuur 2 van DE 263 (doorsnede in het horizontale vlak) laat een dergelijke uitvoeringsvorm wel zien, maar niet valt in te zien dat – en MSS heeft ook niet toegelicht waarom – de gemiddelde vakman een in deze richting wél doorlopende tussenwand als problematisch voor toepassing van het inklapmechanisme op de bestaande inrichting zou zien. De door MSS ingebrachte opinie van AOMB (productie 12 bij de inleidende dagvaarding), waarnaar zij in hoger beroep verwijst, benoemt dit aspect ook niet. Bij pleidooi in hoger beroep heeft MSS bovendien gesproken over het doortrekken van de tussenwand, zonder daarbij verder nog technische obstakels te noemen.

MSS stelt voorts dat om van DE 263 tot het octrooi te komen, bepaalde voorzieningen (kookeenheid, gastoevoer) zullen moeten worden verwijderd, en andere (sanitaire voorzieningen) zullen moeten worden toegevoegd. Dat klopt, maar dat dat op zichzelf inventieve denkarbeid vergt stelt MSS – terecht – niet. Ook de door MSS genoemde modificatie dat er ten opzichte van (zij bedoelt kennelijk: de uitvoeringsvorm met) twee compartimenten, ten minste nog een compartiment bij moet komen om tot een eenheid van drie compartimenten (het minimum volgens het octrooi) te komen, is op zichzelf triviaal.

In de gewenste sanitaire inrichting zullen de sanitaire voorzieningen volgens MSS vast ingebouwd moeten zijn, terwijl dat volgens haar in DE 263 niet mogelijk is. Daarvoor is volgens haar ten minste nodig dat een hoger scharnierpunt wordt aangebracht, zodat de sanitaire voorzieningen in de inrichting opgeborgen kunnen worden. MSS bedoelt hiermee klaarblijkelijk dat bij de inrichting volgens het octrooi de horizontale scharnieren in de wanden, voor zover neerklap- of -vouwbaar, zich niet op of aan de vloer bevinden zoals bij de inrichting volgens DE 263 het geval is, maar ter hoogte van of boven de bovenkant van de sanitaire voorzieningen. Deze maatregel is naar het voorshands oordeel van het hof niet inventief te noemen. Daargelaten nog of de vakman deze maatregel niet zonder meer al krijgt aangereikt vanuit zijn algemene vakkennis, bevat DE 263 er aanknopingspunten voor. De in de tekeningen van DE 263 weergegeven uitvoeringsvorm laat relatief dikke zijwanden (12, 13) zien, waarin volgens de beschrijving diverse apparatuur onzichtbaar is opgenomen. De tussenwand (18) is (aan de onderzijde) van gelijke dikte. De scharnieren (6) van de voor- en achterwand liggen ter hoogte van de bovenkant van deze zijwanden en tussenwand in neergeklapte vorm, en dus een stuk boven het vloeroppervlak. Vanuit dat vertrekpunt ligt het voor de hand dat die hogere ligging van de scharnieren ook kan faciliteren, zo nodig door deze nog wat hoger te plaatsen, dat er onder ruimte vrij is voor bijvoorbeeld het opnemen van de (vaste) sanitaire voorzieningen. Het ligt vervolgens voor de hand dat ook zij- en/of tussenwanden (van welke dikte dan ook) eventueel van boven het vloeroppervlak gelegen scharnieren kunnen worden voorzien.

MSS voert verder aan dat de vakman het plaatsen van deuren voor problemen stelt. Het octrooi leert volgens haar dat alle deuren aan één zijde worden geplaatst. De deuren kunnen volgens haar niet in de voor- of achterwand van DE 263 worden geplaatst, omdat dat het vouwmechanisme van die wanden zou aantasten. Bij plaatsing van deuren in de zijwanden kunnen de tussenwanden volgens haar niet worden gebruikt als afscheiding voor de compartimenten. Zij bedoelt daarmee kennelijk dat de middelste compartiment(en) dan niet toegankelijk is/zijn vanwege het ontbreken van een toegangsdeur. Ook hier oordeelt het hof voorshands dat het geen inventieve denkarbeid vergt om in te zien dat en hoe dit probleem kan worden opgelost. TWT heeft gesteld, en MSS heeft dit niet voldoende gemotiveerd weersproken, dat het algemene vakkennis is om te voorzien in demontabele deuren en tussenwanden, die dus losneembaar en in de inrichting opneembaar zijn en dat in de beschrijving van het octrooi ook geen specifieke maatregelen zijn beschreven hoe dit wordt bereikt, zodat niet valt in te zien waarin de inventiviteit daarvan zou zijn gelegen. Het opnemen van losse elementen in de inrichting vloeit voort uit de wens optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte om (in ingeklapte toestand) tot een zo compact mogelijke inrichting te komen. Dit is daarom evenzeer te beschouwen als een triviale maatregel die binnen het bereik van de vakman ligt. Bovendien geeft DE 263 geen aanleiding voor de vakman om te veronderstellen dat alleen bepaalde wanden geschikt zouden zijn voor het opklappen/samenvouwen of voor het plaatsen van de deuren.

Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof alle maatregelen die nodig zijn om, uitgaande van de bestaande inrichting en met toepassing van het in DE 263 geopenbaarde verkleiningsmechanisme, tot het octrooi te komen, op grond van zijn algemene vakkennis binnen het bereik van de vakman liggen. De omstandigheid dat meerdere maatregelen nodig zijn verleent als zodanig geen inventiviteit; het gaat er slechts om of de maatregelen/stappen ieder voor zich wel of niet inventief zijn.

MSS voert tot slot nog een aantal omstandigheden (secundaire indicia) aan die volgens haar wijzen op de inventiviteit van haar conclusie(s): de uitvinding is niet eenvoudig tot stand gekomen, het duurde lange tijd voordat MSS tot de uitvinding kwam (terwijl de behoefte er al die tijd wel was), en de uitvinding heeft commercieel succes en ondervindt navolging. Toegegeven dat dergelijke omstandigheden in algemene zin kunnen bijdragen aan het oordeel dat een octrooiconclusie inventief kan worden genoemd, naar het voorshands oordeel van het hof kunnen de gestelde omstandigheden het octrooi in het onderhavige geval geen inventiviteit verlenen. De gestelde omstandigheid dat het octrooi niet eenvoudig tot stand is gekomen is als zodanig onvoldoende concreet om aan de gestelde inventiviteit bij te dragen. Met name heeft MSS onvoldoende concreet (technisch) inzicht verschaft in dat totstandkomingsproces. Dat het lange tijd heeft geduurd voordat het product werd ontwikkeld is evenmin doorslaggevend. MSS heeft niet het standpunt van TWT weersproken dat grootschalige festivals zoals waarvoor de inrichtingen nu worden gebruikt pas vrij recent een grote vlucht hebben genomen. De gestelde behoefte in de praktijk is er dus niet al zo lang, in de gestelde omvang, dat dit als ‘long felt need’ aangemerkt zou kunnen worden. Het gestelde commerciële succes en navolging van de inrichtingen van MSS kan evenmin bijdragen aan de inventiviteit van het octrooi, reeds omdat MSS niet voldoende specifiek heeft toegelicht dat dit succes en deze navolging moeten worden gerelateerd aan het technisch karakter van de uitvinding. De door MSS nog aangevoerde omstandigheid dat het een vooronderzocht octrooi betreft is in dit verband irrelevant. Het hof heeft zelfstandig te oordelen over een gevoerd inventiviteitsverweer.

Het voorgaande betekent dat in elk geval conclusie 1 van het octrooi voorshands nietig moet worden geoordeeld door gebrek aan inventiviteit. Tegen het (voorshands) oordeel van de voorzieningenrechter dat (ook) de onderconclusies waarop de hulpverzoeken niet zien nietig zijn heeft MSS geen specifieke grieven gericht, anders dan de stelling dat TWT in eerste aanleg de inventiviteit van die onderconclusies niet had bestreden. TWT heeft dat in elk geval in het hoger beroep wel gedaan. Nu MSS de inventiviteit van die onderconclusies niet heeft toegelicht, in eerste aanleg noch in hoger beroep, kon TWT in dit geval volstaan met een kale betwisting. Overigens ziet het hof ook niet in waarin, ten aanzien van deze onderconclusies, de gestelde maar niet toegelichte inventiviteit dan zou zijn gelegen. Het bestreden vonnis dient daarom ook in zoverre in stand te blijven.

De (combinaties van) onderconclusies waarop de hulpverzoeken van MSS zien zijn naar het voorshands oordeel van het hof evenzeer nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Samengevat gaat het om de aanvullende kenmerken dat de achterwand als vouwwand fungeert (conclusie 6), dat één van de wanden (niet de vouwwand) uit twee losneembare en aan elkaar koppelbare elementen bestaat (conclusie 9), dat tussenwanden (conclusie 10) en deuren (conclusie 11) losneembaar en opneembaar in de constructie in samengevouwen toestand zijn, dat de constructie een koppelmiddel bevat voor zekering bij opname erin van losneembare elementen in samengevouwen toestand (conclusie 12), die elementen eventueel ook voorzien van een samenwerkend koppelmiddel (conclusie 13), en tot slot dat twee of drie inrichtingen in samengevouwen toestand op elkaar worden gestapeld (conclusies 14 en 15). Ook al openbaart DE 263 deze kenmerken niet als zodanig, MSS noch de beschrijving van het octrooi benoemt specifieke inventieve maatregelen die nodig zijn om de hier bedoelde kenmerken te realiseren, of licht toe waarin de inventiviteit van het samenbrengen van de op zichzelf niet-inventieve kenmerken zou zijn gelegen. Naar het oordeel van het hof zou de vakman hiertoe dan ook komen, met behulp van zijn algemene vakkennis. Tegen deze achtergrond behoeft het verweer van TWT dat hulpverzoek 9 in strijd met de tweeconclusieregel is voorgedragen, geen bespreking.

slotsom

Het voorgaande betekent dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi in (een) bodemprocedure(s) nietig zal worden geoordeeld. De gevraagde voorzieningen, die alle strekken tot handhaving van het octrooi, zijn om die reden niet toewijsbaar. Voor nadere bewijslevering is in het kader van dit kort geding geen plaats. De grieven behoeven voor het overige geen bespreking. Het hof zal het bestreden vonnis bekrachtigen.

kosten

Het hof zal MSS als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het hoger beroep veroordelen. TWT maakt aanspraak op een proceskostenvergoeding op voet van artikel 1019h Rv. Zij heeft de specificatie van haar kosten in hoger beroep evenwel niet met inachtneming van de termijn van artikel 2.15 van het procesreglement ingediend. Voor zover de opgevoerde kosten betrekking hebben op de periode vóór twee weken voor de pleidooidatum, zal het hof deze daarom niet in aanmerking nemen, maar in plaats daarvan het liquidatietarief toepassen. De specificatie is wel ingediend vóór 24 uur voorafgaand aan de pleidooizitting. Naar analogie van artikel 6 van het reglement Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven zal het hof daarom wel de opgevoerde kosten in aanmerking nemen voor zover deze betrekking hebben op de twee weken voorafgaand aan het pleidooi, alsook de (begrote) nakosten.

Voor de kosten van TWT tot aan twee weken voor de pleidooien rekent het hof € 1.074 (1 punt x tarief II voor de memorie van antwoord) + € 716 voor het betaalde griffierecht. Voor de kosten in de twee weken tot aan het pleidooi en de nakosten gaat het om de volgende bedragen:

Deze bedragen zijn van de zijde van MSS niet betwist en komen het hof ook niet onredelijk of onevenredig voor. Toewijsbaar is aldus:

Het hof:

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, J.W. Frieling en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2019 in aanwezigheid van de griffier.