HvJ EU, 19-06-2012, nr. C-307/10

Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: ‘Verdrag van Parijs’). Alle lidstaten zijn partij bij dit verdrag.

Overeenkomstig artikel 19 van het Verdrag van Parijs behouden de staten waarop het van toepassing is, zich het recht voor afzonderlijk onderling bijzondere overeenkomsten te treffen tot bescherming van de industriële eigendom.

Deze bepaling heeft gediend als rechtsgrondslag voor het vaststellen van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, deel 1154, nr. I-18200, blz. 89; hierna: ‘Overeenkomst van Nice’). Artikel 1 ervan bepaalt:

Artikel 2 van de Overeenkomst van Nice, ‘Juridische draagwijdte en toepassing van de classificatie’, luidt als volgt:

De classificatie van Nice wordt beheerd door het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO). De lijst van klassen van deze classificatie bevat sinds 1 januari 2002 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse wordt aangeduid met één of meerdere algemene benamingen, gewoonlijk ‘hoofdklasse’ genoemd, die in algemene zin de gebieden waaronder de bedoelde waren en diensten van deze klasse in beginsel vallen, beschrijven. De alfabetische lijst van de waren en diensten bevat ongeveer 12 000 ingangen.

Om zich te verzekeren van de juiste indeling van elke waar of dienst is het overeenkomstig de gebruikersgids voor de classificatie van Nice van belang de alfabetische lijst van de waren en diensten en de toelichting bij de verschillende klassen te raadplegen. Indien een waar of dienst niet kan worden ingedeeld met behulp van de lijst van klassen, de toelichtingen of de alfabetische lijst van de waren en diensten, dienen de in de algemene opmerkingen vermelde criteria te worden toegepast.

Volgens de databank van de WIPO zijn van de lidstaten enkel de Republiek Cyprus en de Republiek Malta geen partij bij de Overeenkomst van Nice, maar gebruiken zij niettemin de classificatie van Nice.

De classificatie van Nice wordt om de vijf jaar door een comité van deskundigen herzien. De negende uitgave, die gold ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, is met ingang van 1 januari 2012 vervangen door de tiende uitgave.

Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 juni 2003 inzake het gebruik van de hoofdklassen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk (PB BHIM 9/03, blz. 1647) heeft volgens punt I ervan tot doel de praktijk van het BHIM toe te lichten en te verduidelijken ‘met betrekking tot het gebruik van de hoofdklassen en de gevolgen van dit gebruik, wanneer aanvragen of inschrijvingen van een gemeenschapsmerk van een beperking zijn voorzien, gedeeltelijk afstand ervan wordt gedaan, of wanneer een oppositie- of een nietigverklaringsprocedure ertegen is ingesteld’.

Punt III, tweede alinea, van deze mededeling bepaalt:

Punt IV, eerste alinea, van mededeling nr. 4/03 bepaalt:

Richtlijn 89/104 is in het Engelse recht omgezet bij de merkenwet van 1994 (Trade Marks Act 1994; hierna: ‘wet van 1994’).

Overeenkomstig Section 32, lid 2, sub c, van deze wet moet het verzoek tot inschrijving met name ‘de opgave van de waren of diensten waarvoor de merkinschrijving wordt aangevraagd’ bevatten.

Section 34, lid 1, van deze wet bepaalt:

De wet van 1994 is aangevuld door het merkenbesluit (Trade Marks Rules 2008), waarin de praktijk en de procedure bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) worden uiteengezet. Overeenkomstig regel 8, paragraaf 2, sub b, van dit besluit moet de aanvrager de waren en de diensten waarvoor de inschrijving van het nationale merk wordt gevraagd, op zodanige wijze specificeren dat de aard ervan duidelijk naar voren komt.

Geen enkele bepaling van richtlijn 2008/95 regelt rechtstreeks de kwestie van de omschrijving van de betrokken waren en diensten.

Deze vaststelling volstaat echter niet om te concluderen dat de omschrijving van de waren of diensten ten behoeve van de inschrijving van een nationaal merk een vraag is die niet binnen de werkingssfeer van richtlijn 2008/95 valt.

Hoewel uit punt 6 van de considerans van richtlijn 2008/95 blijkt dat de lidstaten iedere vrijheid behouden om met name de inschrijvingsprocedure vast te stellen (zie in die zin arresten van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Jurispr. blz. I-5873, punt 30, en 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, Jurispr. blz. I-4673, punt 26), heeft Hof immers reeds geoordeeld dat de aard en de inhoud van de waren en diensten die door een ingeschreven merk kunnen worden beschermd, niet worden bepaald door de regelingen inzake de inschrijvingsprocedures, maar het merkrecht (arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punt 31).

In dit verband wordt in punt 8 van de considerans van richtlijn 2008/95 benadrukt dat het doel van de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alleen kan worden bereikt indien de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 36; arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 122, en 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31).

Met betrekking tot het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten waarop een aanvraag tot inschrijving van een teken als merk betrekking heeft, dient te worden vastgesteld dat de toepassing van bepaalde voorschriften van richtlijn 2008/95 in grote mate ervan afhangt of de waren of diensten waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn aangeduid.

In het bijzonder dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van richtlijn 2008/95 vermelde gronden van weigering van inschrijving van merken of van nietigheid van ingeschreven merken, in concreto te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd (zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 33, en arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Jurispr. blz. I-1455, punt 31).

Evenzo vooronderstellen de in artikel 4 van deze richtlijn opgenomen aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten, dat de waren of diensten waarop de twee conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn.

Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat, hoewel het niet noodzakelijk is om de dienst(en) waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, concreet te omschrijven aangezien voor de identificatie ervan kan worden volstaan met algemene formuleringen, van de aanvrager daarentegen dient te worden verlangd dat hij de waren of de soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert door middel van bijvoorbeeld andere, meer nauwkeurige omschrijvingen. Dergelijke nadere omschrijvingen vergemakkelijken immers de toepassing van de in de voorgaande punten bedoelde artikelen van richtlijn 2008/95, zonder evenwel de merkbescherming merkbaar te beperken (zie, naar analogie, arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punten 49-51).

In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving in een openbaar register tot doel heeft het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 49, en arrest van 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 28).

De bevoegde autoriteiten moeten zich een voldoende duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de waren of diensten waarop een merk betrekking heeft, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister (zie, naar analogie, reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 50, en Heidelberger Bauchemie, punt 29).

De marktdeelnemers moeten duidelijk en nauwkeurig kunnen achterhalen welke inschrijvingen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben verricht of welke aanvragen deze hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen krijgen (zie reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 51, en Heidelberger Bauchemie, punt 30).

Bijgevolg legt richtlijn 2008/95 op dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

Richtlijn 2008/95 bevat geen enkele verwijzing naar de classificatie van Nice en legt de lidstaten bijgevolg geen enkele verplichting of geen enkel verbod op om deze classificatie te gebruiken voor de inschrijving van de nationale merken.

De verplichting om dit instrument te gebruiken blijkt echter uit artikel 2, punt 3, van de Overeenkomst van Nice, dat bepaalt dat de bevoegde administraties van de landen van de bijzondere Unie, die nagenoeg alle lidstaten omvat, in de titels en officiële bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen van de classificatie van Nice van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zullen vermelden.

Aangezien de Overeenkomst van Nice werd vastgesteld op grond van artikel 19 van het Verdrag van Parijs en richtlijn 2008/95 volgens punt 13 van de considerans ervan de verplichtingen van de lidstaten die uit dit verdrag voortvloeien, onverkort moet laten, dient te worden vastgesteld dat deze richtlijn niet eraan in de weg staat dat de bevoegde nationale autoriteiten eisen of aanvaarden dat de aanvrager van een nationaal merk de waren en diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, omschrijft aan de hand van de classificatie van Nice.

Om de nuttige werking van richtlijn 2008/95 en de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te waarborgen, moet een dergelijke omschrijving evenwel voldoen aan de door deze richtlijn opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, zoals in punt 49 van dit arrest is vastgesteld.

Bepaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, zijn op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk.

Bijgevolg staat het aan de bevoegde autoriteiten om op basis van de waren of diensten waarvoor de aanvrager de merkbescherming vraagt, een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of deze benamingen voldoen aan de opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Bijgevolg staat richtlijn 2008/95 niet in de weg aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

Het Hof heeft reeds vastgesteld dat om de inschrijving van een merk kan worden verzocht voor alle waren of alle diensten van een klasse van de classificatie van Nice of slechts voor bepaalde van deze waren of diensten (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 112).

Blijkens de verwijzingsbeslissing en de bij het Hof ingediende opmerkingen bestaan op heden twee benaderingen inzake het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice. Volgens de eerste benadering, die in lijn ligt met mededeling nr. 4/03, betekent het gebruik van alle algemene benamingen van een bepaalde hoofdklasse van de classificatie van Nice dat voor alle waren of diensten die onder deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op merkbescherming wordt gemaakt. Volgens de tweede benadering, die de letterlijke benadering is, wordt aan de in deze benamingen gebruikte bewoordingen hun natuurlijke en gebruikelijke betekenis gegeven.

In dit verband hebben de meeste ter terechtzitting aanwezige partijen op een vraag van het Hof geantwoord dat het naast elkaar bestaan van deze twee benaderingen de goede werking van het merkenstelsel in de Unie kan schaden. Inzonderheid is benadrukt dat de twee benaderingen kunnen leiden tot een verschil in beschermingsomvang van een nationaal merk indien het in meerdere lidstaten is ingeschreven, maar ook in beschermingsomvang van eenzelfde merk indien het tevens als gemeenschapsmerk is ingeschreven. Een dergelijk verschil kan onder meer de uitkomst van een procedure wegens namaak beïnvloeden, aangezien deze meer kans op slagen kan hebben in lidstaten die uitgaan van de benadering van mededeling nr. 4/03.

Bovendien kan een situatie waarin de omvang van de merkbescherming afhankelijk is van de interpretatieve benadering van de bevoegde overheid en niet van de werkelijke wil van de aanvrager, een gevaar betekenen voor de rechtszekerheid, zowel voor deze aanvrager als voor derden-marktdeelnemers.

Om aan de hiervoor in herinnering gebrachte vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid te voldoen, moet de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, bijgevolg nader toelichten of zijn inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van die waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Een inschrijvingsaanvraag op basis waarvan niet kan worden vastgesteld of de aanvrager door het gebruik van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice doelt op alle of slechts een deel van de waren van deze klasse, kan niet als voldoende duidelijk en nauwkeurig worden beschouwd.

Bijgevolg staat het in het hoofdgeding aan de verwijzende rechter om te bepalen of CIPA bij het gebruik van alle algemene benamingen van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice, in zijn aanvraag nader heeft toegelicht of deze betrekking had op alle diensten van deze klasse en inzonderheid of zijn aanvraag betrekking had op vertaaldiensten.

Mitsdien moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat: