Rb. Rotterdam (vzr.), 09-11-2006, nr. 270751/KGZA06-872

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 270751/KG ZA 06-872

Uitspraak: 9 november 2006

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aan-spra-

kelijkheid DUYVIS PRODUCTION B.V.,

gevestigd te Zaandam,

eiseres,

procureur mr. J.G.A. van Zuuren,

advocaat mr. K. Limperg,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aan-spra-

kelijkheid DUTCH-NUT-GROUP B.V.,

gevestigd te Bergschenhoek,

gedaagde,

procureur en advocaat mrs. T. Ensink en N.J. Ammerlaan.

Partijen worden hierna aangeduid als “Duyvis” respectievelijk “DNG”.

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de niet uitgebrachte dagvaarding;

- pleitnotities en producties van mr. Limperg;

- pleitnotities en producties van mrs. Ensink en Ammerlaan.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 26 oktober 2006.

2 De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden, alsmede op grond van de inhoud van de door partijen overgelegde producties, kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan.

2.1

Duyvis legt zich sinds 1961 toe op de productie en verkoop van noten, waaronder allerlei soorten (gemengde) noten, gecoate noten (noten met een “jasje” eromheen) en pinda’s. Duyvis is als producent en toeleverancier actief in met name de Benelux en Frankrijk. Duy-vis is sinds kort onderdeel van het Amerikaanse voedsel- en drankenconcern PepsiCo, Inc.

2.2

DNG legt zich toe op de im- en export en het “traden”, verpakken en “branden” van een breed assortiment noten en gedroogde zuidvruchten. DNG is momenteel in ruim 40 landen actief.

2.3

Duyvis is houdster van (onder meer) de navolgende Benelux merkinschrijvingen:

1. Benelux-merkinschrijving met nummer 540287, ingeschreven op 15 december 1993, voor het woordmerk ‘TIJGER’;

2. Benelux-merkinschrijving met nummer 523249, ingeschreven op 19 februari 1993, voor het woordmerk ‘TIJGERNOOTJES’;

3. Benelux-merkinschrijving met nummer 733871, ingeschreven op 4 februari 2003, voor het beeld/vormmerk op meerdere ‘tijgernootjes’. De merkinschrijving bevat de volgen-de aantekeningen: “- Vormmerk. - Diverse tinten oranje, bruin, geel. - Onderscheidend is het karakte-ristieke geschakeerde kleurpatroon, zoals aangebracht op de waren, met gebruikmaking van de kleuren oranje/bruin en geel.”

4. Benelux-merkinschrijving met nummer 733872, ingeschreven op 4 februari 2003, voor het beeld/vormmerk op één ‘tijgernootje’. De merkinschrijving bevat de volgende aan-tekeningen: “- Vormmerk. - Diverse tinten oranje, bruin, geel. - Onderscheidend is het karakteristieke geschakeerde kleurpatroon, zoals aangebracht op de waren, met gebruikmaking van de kleuren orang-je/bruin en geel.”

5. Benelux-merkinschrijving met nummer 524591, ingeschreven op 29 januari 1993, voor het beeld/vormmerk op één ‘tijgernootje’. De merkinschrijving bevat de volgende aan-tekening: “het merk is driedimensionaal en bestaat uit de vorm van de waar.”;

6. Benelux-merkinschrijving met nummer 686713, ingeschreven op 17 november 2000, voor het beeldmerk op de rood/oranje verpakking van de ‘tijgernootjes’. De merkin-schrijving bevat de volgende aantekening: “Diverse tinten bruin, oranje, rood; geel, wit, zwart en grijs.”;

7. Benelux-merkinschrijving met nummer 686712, ingeschreven op 17 november 2000, voor het beeldmerk op de groen/gele verpakking van de ‘tijgernootjes’. De merkin-schrijving bevat de volgende aantekening: “Diverse tinten bruin, groen, geel; zwart, wit en rood.”;

8. Benelux-merkinschrijving met nummer 693896, ingeschreven op 10 april 2001, voor het woordmerk ‘AFRICA MIX’.

2.4

De ‘tijgernootjes’ werden door Duyvis reeds in 1993 op de markt geïntroduceerd. De ‘tij-gernootjes’ worden momenteel op de markt gebracht in de smaken ‘bacon kaas’, ‘barbecue paprika’ en ‘sateh curry’. De ‘tijgernootjes’ worden door Duyvis ook verpakt in de noten-mixen ‘Africa mix original’, ‘Africa mix paprika’ en ‘Africa mix sweet & spicy’.

2.5

DNG heeft rond maart 2006 onder de naam ‘Poemanoten bacon-kaas’ en ‘Kenia mix met poemanoten’ (een notenmix met) gecoate noten op de markt gebracht.

3. Het geschil

3.1

Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vorderingen van Duyvis wordt verwe-zen naar de dagvaarding. Verkort en zakelijk weergegeven houden die vorderingen het vol-gende in:

a. DNG dient het gebruik van de benamingen ‘poema’, ‘poemanoten’ en ‘Kenia mix’, alsmede het (doen) vervaardigen, het im- en exporteren, het in voorraad hebben, het ter verkoop aanbieden, het verkopen en het afleveren van de ‘poemanoten’ en de verpak-kingen waarin de ‘poemanoten’ voorkomen, te staken en gestaakt te houden.

b. DNG dient de bij alle opslagadressen, distributiecentra en winkels aanwezige voorraad van de onder a. bedoelde inbreukmakende noten en/of verpakkingen (al dan niet gevuld met noten) en/of reclamemateriaal voor die noten terug te nemen, zonodig door deze te-rug te kopen.

c. DNG dient de onder a. bedoelde inbreukmakende noten en/of verpakkingen en/of re-clamemateriaal voor die noten die zij nog in voorraad heeft als ook die zij na terugne-ming retour heeft ontvangen, te vernietigen.

d. DNG dient op haar website, alsmede in een brief aan de afnemers van de onder a. be-doelde inbreukmakende noten en/of verpakkingen, melding te maken van de beweerde-lijke inbreuk op de (merk)rechten van Duyvis.

e. DNG dient een volledige en door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van:

1. het totale aantal door of ten behoeve van DNG vervaardigde en in voorraad gehou-den inbreukmakende noten (in kilogrammen) en verpakkingen (in aantallen);

2. de volledige namen en adressen van de professioneel handelende afnemer(s) van de inbreukmakende noten en verpakkingen;

3. het totale aantal verkochte inbreukmakende noten en verpakkingen, gespecificeerd per afnemer, alsmede de door DNG gehanteerde verkoopprijzen;

4. de aantallen van aan DNG geretourneerde producten, zulks gerangschikt per afzet-punt,

dit alles op straffe van een dwangsom bij niet nakoming van het onder a. tot en met e. ge-vorderde;

f. De termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in artikel 260 Rv, dient te worden bepaald op zes maanden.

g. DNG dient op de voet van artikel 14 van de EG Richtlijn 2004/48 de volledige kosten van dit geding, inclusief de advocaatkosten, te vergoeden.

3.2

DNG voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

4 De beoordeling

4.1

Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigen-dom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: “BVIE”) stelt de voorzieningenrechter vast dat hij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Duyvis, nu DNG in het ar-rondissement Rotterdam is gevestigd.

4.2

Duyvis legt aan haar vorderingen ten grondslag dat DNG met de productie van en de handel in de ‘poemanoten’ op grond van het bepaalde in artikel 2.20 BVIE inbreuk maakt op de aan haar toekomende merkrechten. Duyvis stelt daartoe dat DNG inbreuk maakt op haar woord-merken ‘tijger’, ‘tijgernootjes’ en ‘Africa mix’, op haar beeld/vormmerken op de ‘tijger-nootjes’, zowel ieder nootje afzonderlijk als tezamen, alsmede op haar merkrecht op de ver-pakkingen.

4.3

Duyvis stelt in de eerste plaats dat de woordmerken ‘tijger’, ‘tijgernootjes’ en ‘Africa mix’ een sterk onderscheidend vermogen hebben en dat, gelet daarop en gelet op de bekendheid van deze merken, aan bedoelde woordmerken een ruime beschermingsomvang toekomt. Duyvis stelt dat het gebruik door DNG van de onderscheidingstekens ‘poema’, ‘poemano-ten’ en ‘Kenia mix met poemanoten’ sterk overeenstemt met de woordmerken van Duyvis en dat, nu de in aanmerking te nemen waren identiek zijn (gecoate noten) en er sprake is van verwarringsgevaar, DNG op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op voormelde woordmerken van Duyvis. Duyvis stelt voorts dat DNG ook uit hoofde van arti-kel 2.20 lid 1 sub c en sub d BVIE inbreuk maakt.

Voor een geslaagd beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE is in elk geval vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien - mede gelet op de bij-zonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter ook het verwarringsgevaar. Naar voorlopig oordeel is hiervan in het onderhavige geval echter geen sprake. Het woordmerk ‘tijger’ is niet sterk onderscheidend voor noten en niet aannemelijk is dat het publiek onmis-kenbaar een verband zal leggen tussen het teken ‘poema’ en het merk ‘tijger’. Daarbij is van belang dat er op de markt meer-dere zoutjes zijn met namen van katachtige roofdie-ren. Voorts is er naar voorlopig oordeel geen sprake van (begripsmatige) overeenstemming tus-sen het woordmerk ‘Africa mix’ en het teken ‘Kenia mix’, nu ook in dat kader niet aange-nomen kan worden dat het publiek onmiskenbaar een verband zal leggen tussen teken en merk, enkel omdat de benaming van de notenmix van DNG een verwijzing inhoudt naar een land dat deel uitmaakt van het continent Afrika. Dat er sprake zou zijn van auditieve en vi-suele overeenstemming tussen ‘Africa mix’ en ‘Kenia mix’, op grond waarvan de consu-ment die met het teken wordt geconfronteerd een verband legt tussen teken en merk, acht de voorzieningenrechter evenmin aannemelijk. Daarbij is in ogenschouw genomen dat er meerdere zoutjes en notenmixen op de markt zijn met een vergelijkbare dan wel een zelfde benaming. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat van een situatie als be-doeld in artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE geen sprake is, zodat het be-roep van Duyvis hierop eveneens niet slaagt.

4.4

In de tweede plaats stelt Duyvis dat DNG inbreuk maakt op de beeld/vormmerken op de ‘tijgernootjes’.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de typische verschijningsvorm van de ‘tijgernootjes’ (namelijk het geschakeerd twee-kleurenpatroon van de nootjes) in zijn geheel beschouwd op zichzelf reeds als een onderscheidend kenmerk kan worden aange-merkt. Van belang daarbij is dat vaststaat dat Duyvis de ‘tijgernootjes’ met dat beeld/vorm-merk reeds sinds 1993 op de markt brengt en dat geen enkel ander nootje met een vergelijk-baar uiterlijk op de markt is verschenen tot aan de introductie van de ‘poemanoten’ door DNG.

Naar vaste jurisprudentie gaat het om de totaalindruk bij het relevante publiek, in dit geval de gemiddelde consument, die de nootjes waar het hier om gaat bij het kopen of het eten slechts globaal zal waarnemen. Geoordeeld moet worden dat de ‘poemanoten’ op deze wijze waargenomen een grote mate van overeenstemming vertonen met de ‘tijgernootjes’. Daarbij is mede van belang dat bij die waarneming niet een afzonderlijk exemplaar, maar een grote-re hoeveelheid in het desbetreffende zakje, in een schaaltje of in de hand wordt gezien. Ge-vaar voor verwarring moet dan ook aannemelijk worden geacht. Een en ander brengt mee dat DNG naar voorlopig oordeel met de productie en het in de handel brengen van de ‘poe-manoten’ inbreuk maakt op het aan Duyvis toekomende merkrecht op het beeld/de vorm van de ‘tijgernootjes’. De vordering van Duyvis die strekt tot het staken van vorenbedoelde inbreuk zal derhalve worden toegewezen. Dat DNG het in de handel brengen van de ‘poe-manoten bacon-kaas’ reeds in mei 2006 heeft gestaakt staat aan toewijzing van de vordering niet in de weg. De voorzieningenrechter neemt daarbij in aanmerking dat het in de handel brengen van de ‘poemanoten’ in de ‘Kenia mix’ niet of pas recentelijk is gestaakt. Daar waar overigens bij bovenstaande afbeeldingen staat vermeld “merk nr. 378872” dient, naar de voorzieningenrechter begrijpt, gelezen te worden “merk nr. 733872”.

Gelet op het hiervoor overwogene behoeft de vraag of er in het onderhavige geval sprake is van ongeoorloofde slaafse nabootsing van het uiterlijk van de ‘tijgernootjes’ geen bespre-king.

4.5

Duyvis beroept zich voorts op haar inschrijving van de beeldmerken voor de verpakkingen van de ‘tijgernootjes’ en de ‘Africa mix’. Zij stelt dat de door DNG gebruikte afbeelding op de verpakkingen van de ‘poemanoten bacon-kaas’ en de ‘Kenia mix met poemanoten’ in-breuk maakt op haar recht op bedoelde beeldmerken.

Op dit punt is van belang dat op de verpakking van de ‘poemanoten bacon-kaas’ die ‘poe-manoten’ prominent staan afgebeeld. Nu uit het hiervoor onder 4.4 overwogene voortvloeit dat de ‘poemanoten’ inbreuk maken op het aan Duyvis toekomende merkrecht en DNG dientengevolge de handel in deze gecoate noten zal moeten staken, dient reeds op grond daarvan het gebruik van de afbeeldingen op de verpakking van de ‘poemanoten bacon-kaas’ onrechtmatig te worden geacht. Een verbod tot het gebruik van deze verpakking zal mits-dien worden toegewezen.

Met betrekking tot de verpakking van de ‘Kenia mix met poemanoten’ is de voorzieningen-rechter voorshands van oordeel dat, nu op die verpakking de ‘poemanoten’ niet prominent staan afgebeeld, het gebruik van de verpakking in ieder geval op die grond niet verboden kan worden. Ook overigens acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt dat DNG de verpakking van de ‘Kenia mix met poemanoten’ op inbreukmakende wijze ge-bruikt. Duyvis heeft een beeldmerkregistratie voor een - inmiddels niet meer door haar op de markt gebrachte - groen/gele verpakking van de ‘tijgernootjes’ (ten aanzien van de kleu-ren bruin, groen, geel, zwart, wit en rood). Bij globale beoordeling van die geregistreerde verpakking met de verpakking van de ‘Kenia mix met poemanoten’ kan voorshands niet tot het oordeel gekomen worden dat de totaalindruk van de verpakking van DNG dusdanig overeenstemt met de groen/gele verpakking van de ‘tijgernootjes’ dat daardoor bij het pu-bliek verwarring wordt gewekt. Het enkele overeenstemmende gebruik van lichtere en don-kerder kleuren groen op de verpakking van de ‘Kenia mix met poemanoten’ is in ieder geval onvoldoende om tegen DNG als gebruiker van die aanverwante kleurschakeringen op te treden. Dit geldt in het onderhavige geval temeer nu de beeldmerkregistratie van Duyvis ziet op een verpakking van ‘tijgernootjes‘ en niet op de verpakking van een notenmix met ‘tij-gernootjes’. Van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan derhalve niet ge-sproken worden. In het verlengde daarvan kan van de door Duyvis gestelde verwatering van het beeldmerk op de groen/gele verpakking op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, als ook van een situatie als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, evenmin sprake zijn.

4.6

Gelet op het hiervoor overwogene, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang bezien, komt de voorzieningenrechter aan de beantwoording van de vraag of er in het onderhavige geval sprake is van oneerlijke mededinging niet toe.

4.7

Het voorgaande leidt er kort gezegd toe dat de vordering van Duyvis strekkende tot het sta-ken van de handel in ‘poemanoten’ en in de verpakkingen ‘poemanoten bacon-kaas’ zal worden toegewezen in voege als hierna in het dictum te bepalen, als ook de vordering tot terugneming door DNG van vorenbedoelde inbreukmakende noten en verpakkingen en/of het reclamemateriaal voor die noten. Aan DNG zal daarbij een dwangsom worden opgelegd van € 10.000,-- voor elke dag dat DNG daarmee in gebreke is, welke dwangsom zal worden gemaximeerd. Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter daarbij nog dat de ‘Kenia mix’ nog immer op de markt gebracht mag worden, echter zonder de inbreukmakende ‘poemanoten’.

De gevorderde vernietiging van de inbreukmakende noten en verpakkingen zal worden af-gewezen, nu, na afweging van de belangen van partijen en gelet op de aard van de onderha-vige procedure, de toewijzing daarvan als te vergaand moet worden aangemerkt. Om die reden dient ook de gevorderde opgave van aantallen, afnemers en prijzen te worden afgewe-zen, als ook de vordering die strekt tot het versturen van een mailing aan de afnemers van de ‘poemanoten’ en het plaatsen van een mededeling op de website van DNG. Reden temeer voor afwijzing van voormelde vorderingen is dat de handel in de ‘poemanoten bacon-kaas’ reeds sinds mei 2006 door DNG is gestaakt.

4.8

In verband met het bepaalde in artikel 260 Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke ter-mijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maan-den na het wijzen van dit vonnis.

4.9

Duyvis heeft vergoeding op grond van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 gevorderd van de door haar werkelijk gemaakte proceskosten, inclusief advocaatkos-ten. Duyvis heeft haar vordering terzake beperkt tot een bedrag van (afgerond) € 40.000,--.

In het licht van genoemde richtlijn zal de voorzieningenrechter voor de proceskostenveroor-deling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid. Tussen partijen staat vast dat DNG in overwegende mate aan de sommatie op 24 april 2006 van Duyvis heeft voldaan door de handel in de ‘poemanoten bacon-kaas’ (vrijwel) onmiddellijk te staken, maar de handel in de ‘Kenia mix met poemanoten’ niet, terwijl voorshands niet aannemelijk is geworden dat DNG voornemens is de ‘poemanoten bacon-kaas’ weer op de markt te brengen. Gelet hierop acht de voorzieningenrechter het, in het kader van een richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv, in het onderhavige geval redelijk en billijk om de vordering strekkende tot vergoeding van de werkelijk door Duyvis gemaakte proceskosten toe te wijzen als volgt. De voorzieningenrechter zal, buiten het vastrecht, de advocaatkosten voor een bedrag van € 25.000,-- toewijzen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Duyvis deze kosten voor juridische bijstand voldoende heeft onderbouwd. Het toe te wijzen bedrag geldt als voor-schot op en ter nadere verrekening met hetgeen DNG in de bodemprocedure zal blijken ver-schuldigd te zijn.

4.10

DNG zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de pro-ceskosten. Deze kosten worden aan de zijde van Duyvis begroot op:

- verschotten € 248,--

- salaris voor de advocaat € 25.000,--

Totaal € 25.248,--

5 De beslissing

De voorzieningenrechter,

verbiedt DNG om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de ten processe bedoelde ‘poemanoten’ en de ten processe bedoelde verpakkingen van de ‘poemanoten bacon-kaas’ te (doen) vervaardigen, te im- en exporteren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leve-ren of op andere wijze te gebruiken;

beveelt DNG om binnen vier weken na betekening van dit vonnis bij alle opslagadressen, distributiecentra en winkels waar naar zij weet of redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat zich daar inbreukmakende ‘poemanoten’ en/of inbreukmakende verpakkingen ‘poemanoten bacon-kaas’ (al dan niet gevuld met noten) en/of reclamemateriaal voor de inbreukmakende ‘poemanoten’ voorhanden (zullen) zijn, de gehele voorraad van dergelijke producten terug te nemen, zonodig door deze terug te kopen;

veroordeelt DNG tot betaling aan Duyvis van een dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag dat DNG geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het hiervoor genoemde verbod en/of het hiervoor genoemde bevel, met een maximum van € 150.000,--;

bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 260 Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;

veroordeelt DNG in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Duyvis begroot op € 25.248,-- (vijfentwintigduizend tweehonderd en achtenveertig euro);

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. G.C.M. van Rheeden, griffier.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting.

1734/676