Hof Den Haag, 08-08-2023, nr. 200.290.073/01

gevestigd in Taipei, Taiwan,

2. Delta Electronics (Netherlands) B.V.,

gevestigd in Hoofddorp,

verweersters in het principaal hoger beroep,

appellanten in het incidenteel hoger beroep,

advocaat: mr. M.G.R. van Gardingen, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna aanduiden als Barco, Delta Inc en Delta NL, de laatste twee gezamenlijk als Delta.

Barco heeft haar vorderingen in het principaal hoger beroep ingetrokken. Niet in geschil is dat zij de proceskosten van Delta dient te vergoeden. Delta meent dat Barco heeft gehandeld in strijd met artikel 21 Rv en maakt aanspraak op volledige vergoeding van de werkelijke proceskosten. Zij meent daarnaast dat Barco zich schuldig heeft gemaakt aan het tegen beter weten in aanhangig maken van een kansloze procedure en meent dat Barco zich op onrechtmatige wijze over Delta heeft uitgelaten.

Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

Op 31 maart 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

Barco is een wereldwijd opererende onderneming die onder meer presentatiehulpmiddelen, beeldschermen en streamingapparatuur op de markt brengt.

Barco is houdster van Europees octrooi EP 2 756 668 B1(hierna ook: EP 668 of het octrooi) voor een “Electronic tool and methods for meetings”. De onbestreden Nederlandse vertaling van conclusie 1 daarvan luidt als volgt:

1. Elektronisch vergaderhulpmiddel voor het communiceren van arbitraire media-inhoud van gebruikers bij een vergadering, dat het volgende omvat:

een knooppuntconfiguratiemiddel dat aangepast is om een weergaveknooppunt van een communicatienetwerk te bedienen, waarbij het weergaveknooppunt verbonden is met een eerste beeldscherm, waarbij het knooppuntconfiguratiemiddel aangepast is om gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te ontvangen van een verwerkingsinrichting en om weergave van de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud op het eerste beeldscherm te besturen; en

ten minste één randinrichting die aangepast is om de gebruikersgeselecteerde arbitraire mediainhoud te communiceren van de verwerkingsinrichting via het communicatienetwerk, waarbij de randinrichting een verbindingseenheid is die het volgende omvat:

(a) een verbindingsstuk dat aangepast is om te koppelen met een poort van de verwerkingsinrichting die een tweede beeldscherm, een geheugen en een besturingssysteem heeft; en

(b) een zender voor het communiceren met het communicatienetwerk,

(c) een programma dat aangepast is om geladen te worden op de verwerkingsinrichting en om op het besturingssysteem van de verwerkingsinrichting te draaien, waarbij het programma aangepast is om gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud te verkrijgen van de verwerkingsinrichting, waarbij het op de randinrichting opgeslagen programma aangepast is om inhoud van het tweede beeldscherm te screenscrapen, en

(d) een invoerinrichting om de gebruiker toe te staan om een gebruikershandeling uit te voeren die tot overdracht van de gebruikersgeselecteerde arbitraire media-inhoud aanzet van de verwerkingsinrichting naar de zender via de poort, en naar het communicatienetwerk voor afbeelding op het eerste beeldscherm.

Op 8 juni 2023 heeft de Oppositiedivisie van het EOB het octrooi volledig herroepen. Barco heeft tegen die beslissing beroep ingesteld bij de TKB van het EOB.

Barco brengt onder de naam ‘ClickShare’ onderdelen van een presentatiesysteem op de markt waarin de technologie van EP 668 is toegepast (hierna: ClickShare). Dit presentatiesysteem maakt het voor deelnemers aan een vergadering mogelijk om beeldmateriaal en informatie op hun computer te delen met andere deelnemers aan de vergadering via een centraal presentatiescherm in de vergaderruimte.

ClickShare bestaat uit een kit met (a) een base unit (in het octrooi weergaveknooppunt genoemd) die wordt aangesloten op het centrale presentatiescherm en (b) een of meer dongles (in het octrooi randinrichting genoemd,hierna: de ClickShare Button). De ClickShare Button is hardware met een knop die via een usb-poort kan worden aangesloten op de computer van de gebruiker die zijn beeldmateriaal met de overige deelnemers aan de vergadering wil delen. Met een druk op de knop stuurt de ClickShare Button beelden van de computer van die gebruiker naar de base unit die is aangesloten op het centrale presentatiescherm.

Barco heeft het uiterlijk van haar ClickShare Button als Gemeenschapsmodel gedeponeerd (hierna: het model).

Delta Inc en Delta NL maken onderdeel uit van het Delta-concern dat zich wereldwijd bezig houdt met de ontwikkeling, productie en handel in elektronische en elektrische systemen en apparaten, onder andere onder de naam Vivitek. Delta Inc staat als moedermaatschappij aan het hoofd van het concern en dochter Delta NL is verantwoordelijk voor de handel van de producten van Delta in onder meer Europa.

Delta brengt (via Delta NL) sinds augustus 2017 onder de naam ‘NovoConnect’ onderdelen van een presentatiesysteem voor vergaderingen op de Europese markt (hierna: NovoConnect). Net als het ClickShare-systeem van Barco, maakt NovoConnect het voor deelnemers aan een vergadering mogelijk om beeldmateriaal en informatie op hun computer te delen met andere deelnemers aan de vergadering via een centraal presentatiescherm in de vergaderruimte.

NovoConnect bestaat ook uit een kit met een base unit, en een of meer dongle(s), in dit systeem van Delta de LauncherPlus genoemd (hierna: de LauncherPlus).

Barco heeft op 29 september 2017 twee exemplaren van de LauncherPlus gekocht, met serienummers eindigend op respectievelijk 618 en 625. Op 16 mei 2018 heeft zij opnieuw twee exemplaren van de LauncherPlus gekocht, met serienummers eindigend op 005 en 0013. Deze aangekochte apparaten zullen hierna ook worden aangeduid als ‘Apparaat’ gevolgd door respectievelijk 618, 625, 005 of 013 en gezamenlijk als ‘de Apparaten’.

In sommige landen buiten Europa brengt Delta een vergelijkbaar systeem op de markt waarin de dongle wordt aangeduid als LauncherX en schermdeelsoftware bevat.

Barco heeft Delta gedagvaard en onder meer – kort samengevat – gevorderd dat aan Delta een verbod wordt opgelegd om inbreuk te maken op haar octrooi en model, alsmede diverse andere (neven-)vorderingen. Aan het gevorderde octrooi-inbreukverbod legde Barco ten grondslag dat Delta direct of indirect, dan wel bij wege van equivalentie, inbreuk maakt op haar octrooi.

Delta heeft op haar beurt (in reconventie) de vernietiging van het octrooi en nietigverklaring van het model gevorderd, met veroordeling van Barco in de volgens 1019h Rv berekende proceskosten.

De rechtbank heeft de vorderingen van Barco afgewezen, het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd, de vordering tot nietigverklaring van het model afgewezen en Barco in de kosten veroordeeld van de conventie en reconventie, berekend op de voet van 1019h Wetboek burgerlijke rechtsvordering (Rv).

Barco is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het Vonnis. Bij akte van 7 maart 2023 heeft zij haar vorderingen tegen Delta en haar grieven tegen het Vonnis ingetrokken.

Delta heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en haar eis in reconventie vermeerderd. Zij heeft twee grieven aangevoerd. Met grief 1 voert zij aan dat Barco haar waarheidsplicht uit hoofde van art. 21 Rv heeft geschonden en onrechtmatig jegens Delta heeft gehandeld, door zelf bewijs te fabriceren en dat te gebruiken om haar inbreukvorderingen te onderbouwen. Op grond daarvan vordert Delta een verklaring van recht, een verbod op straffe van een dwangsom om inbreukprocedures te voeren gebaseerd op dit gefabriceerde inbreukbewijs, en een volledige proceskostenveroordeling. Daarnaast voert Delta aan dat Barco zich jegens Delta op onrechtmatige wijze heeft uitgelaten over onderhavige procedure. Op die grond vordert Delta rectificaties, dat Barco een overzicht verstrekt van al haar onrechtmatige uitingen en aan wie die zijn gedaan, en schadevergoeding en/of winstafdracht met rekening en verantwoording. Met grief 2 komt Delta op tegen de matiging van de proceskosten in eerste aanleg door de rechtbank.

In het principaal hoger beroep

Het principaal hoger beroep van Barco slaagt niet, reeds omdat zij haar vorderingen en grieven heeft ingetrokken. Barco zal daarom als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Delta.

Strijd met artikel 21 Rv: gefabriceerd bewijs?

Delta meent dat er aanleiding is tot vergoeding van haar werkelijke proceskosten, ook indien die de Indicatietarieven in octrooizaken overschrijden. Zij voert daartoe aan dat Barco heeft gehandeld in strijd met artikel 21 Rv, dat partijen verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Volgens Delta heeft Barco bewijs van de door haar gestelde directe inbreuk op het octrooi van Barco zelf gefabriceerd.

Het debat tussen partijen over de door Barco gestelde directe inbreuk door Delta heeft zich toegespitst op het conclusiekenmerk “waarbij het op de randinrichting opgeslagen programma aangepast is om inhoud van het tweede beeldscherm te screenscrapen” en, daarmee, op de vraag of de LauncherPlus een schermdeelprogramma bevat. Volgens Delta heeft Barco met het oog op die vraag bewijsmateriaal gefabriceerd waaruit ten onrechte blijkt dat Apparaat 625 bij aankoop een schermdeelprogramma bevatte.

Delta heeft erkend aanvankelijk bij wijze van prototype een dongles te hebben ontwikkeld die wel schermdeelsoftware bevatte. Delta heeft deze naar eigen zeggen (par. 177 CvRrec, par. 91 pleitnota EA) op een aantal vakbeurzen aangekondigd en in enkele tientallen buiten Europa geproduceerd, maar niet in Europa op de markt gebracht. Na kennis te hebben genomen van de octrooi-aanspraken van Barco heeft zij het prototype voor de Europese markt vervangen door de huidige LauncherPlus, die vanaf augustus 2017 verkrijgbaar was, aldus Delta.

Delta heeft (reeds bij conclusie van antwoord) aangevoerd dat bij die huidige inrichting de schermdeelsoftware (ook wel ‘screenscrape software’) niet op de dongle (de randinrichting volgens de conclusie) is opgeslagen, zoals conclusie 1 vereist. Deze software wordt in plaats daarvan automatisch op de computer van de gebruiker gedownload vanuit de Cloud (of als er geen internetverbinding is, vanaf de base station) als die gebruiker de LauncherPlus voor de eerste keer in zijn computer steekt, waarna de schermdeelsoftware permanent op die computer wordt geïnstalleerd. Delta heeft dit onderbouwd met verwijzing naar demonstratievideo’s en screenshots (GP26) en voorafgaand aan het pleidooi in eerste aanleg ook door een proces-verbaal van constatering door de deurwaarder (GP35).

Barco heeft het standpunt van Delta bestreden en gesteld dat na onderzoek van de Apparaten is komen vast te staan dat de LauncherPlus is voorzien van schermdeelsoftware. Ter onderbouwing daarvan heeft zij (op 27 december 2019, twee weken voor het pleidooi in eerste aanleg) productie EP67 overgelegd. Dat is een screenshot van de interne mappenstructuur van het door Barco onderzochte Apparaat 625 dat zij – naar thans vast staat – reeds in 2017 had aangekocht. Op die afbeelding is te zien dat de applicatie ‘DesktopStreamer.exe’ op Apparaat 625 is opgeslagen. Deze applicatie zorgt, ook volgens Delta, voor het delen van het scherm (de ‘screenscraping’).

Verder bewijs dat door Barco is aangedragen ter onderbouwing van haar directe inbreuk grondslag betreft instructievideo’s, brochures, weblogs en interviews, waarin de LauncherPlus wordt aanbevolen als werkzaam ‘without installing software’, ‘with pre-installed software’, en soortgelijke aanprijzingen.

Delta heeft bij MvA/MvGIA een verklaring overgelegd van [persoon 1] , de ‘Sales Director’ van Netklass Technology Inc, de fabrikant van de LauncherPlus. Daarin is het volgende opgenomen:

Uit de verklaring van [persoon 1] volgt dat de Apparaten ‘af fabriek’ niet waren voorzien van schermdeelsoftware. De inhoud van deze verklaring is door Barco niet gemotiveerd bestreden.

Delta heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau FoxIT opdracht gegeven het navolgende te onderzoeken:

Daartoe heeft (de advocaat van) Delta ‘referentie’ dongles door een deurwaarder laten aanschaffen en aan FoxIT ter beschikking gesteld:

Verder heeft (de advocaat van) Delta de ‘zip-bestanden’ aangeleverd met de software die af fabriek op de respectievelijke dongles zou moeten zijn geïnstalleerd.

In het rapport van FoxIT d.d. 4 augustus 2021 (hierna: het FoxIT-rapport, GP42)) zijn onder meer de navolgende onderzoeksresultaten vermeld:

ten aanzien van de op 16 mei 2018 Apparaten 005 en 013 (in het rapport aangeduid als respectievelijk SV04 en SV05):

ten aanzien van de op 29 september 2017 Apparaten 618 en 625 (in het rapport aangeduid als respectievelijk SV02 en SV03):

De vaststelling dat Apparaten 005 en 013 geen schermdeelsoftware bevatten of hebben bevat is door Barco niet bestreden.

Anders dan Barco bij herhaling nadrukkelijk stelt, kan uit deze onderzoeksresultaten niet worden afgeleid dat er reeds bij aankoop schermdeelsoftware op Apparaat 618 / SV02 stond. Vastgesteld is alleen dat het programma DesktopStreamer.exe er ooit op heeft gestaan, maar dat niet is vast te stellen wanneer dat zo was. Het is dus even goed mogelijk dat – net als bij Apparaat 625 – deze software later is geïnstalleerd, maar – anders dan bij Apparaat 625 – vervolgens weer is verwijderd.

Barco heeft de vaststelling door FoxIT ten aanzien van Apparaat 625 / SV03 dat Apparaat 625 schermdeelsoftware bevat die daarop terecht is gekomen nádat deze (op 29 september 2017) was aangekocht door Barco, dat Apparaat 625 niet naar behoren werkt en de melding “incompatible software” geeft, niet gemotiveerd bestreden. Zij voert evenwel aan dat de schermdeelsoftware dan kennelijk via een automatische update op die dongle terecht is gekomen. Zoals uit de hiervoor weergegeven passage uit het FoxIT-rapport blijkt, achtte FoxIT die mogelijkheid niet uitgesloten.

Delta heeft daarop een verklaring overgelegd van Botao [persoon 2] , voormalig werknemer en toentertijd consultant, van Delta. Daarin heeft hij onder meer het volgende verklaard:

Paragraaf 9 van de verklaring van [persoon 2] komt overeen met de bevinding van FoxIT dat de schermdeelsoftware zich weliswaar op Apparaat 625 bevindt, maar dat deze een foutmelding geeft en niet naar behoren functioneert.

Aan de stelling van Barco dat Apparaat 625, met de daarop aanwezige schermdeelsoftware, wel goed functioneerde toen zij deze na aankoop heeft getest, gaat het hof voorbij. Delta heeft dat gemotiveerd betwist en vervolgens heeft Barco nagelaten haar stelling te onderbouwen, bijvoorbeeld met een verklaring van degene die met Apparaat 625 tests heeft uitgevoerd en dit zou hebben geconstateerd.

In het licht van het FoxIT rapport en de verklaring van [persoon 2] lag het naar het oordeel van het hof op de weg van Barco een deugdelijke verklaring te geven voor de omstandigheid dat ná de aankoop van Apparaat 625 / SV03 schermdeelsoftware daarop is terechtgekomen en het tegelijkertijd aangekochte Apparaat 618 alleen een lege map bevatte en geen (schermdeel)software (meer). Zij had dit kunnen doen door bijvoorbeeld een verklaring over te leggen van degene die met Apparaat 625 tests heeft uitgevoerd en de als productie EP67 overgelegde schermafbeelding heeft gemaakt. Ook had zij FoxIT – of een ander onafhankelijk onderzoeksbureau – opdracht kunnen geven de mogelijkheid van een automatische update, de reden van het niet-functioneren van de schermdeelsoftware op Apparaat 625 en het niettemin niet ge-updated zijn van Apparaat 618 terwijl daarmee dezelfde tests zijn gedaan, te onderzoeken. Barco heeft dat niet gedaan.

Barco heeft wel aan haar partij-deskundige [partij-deskundige] “een aantal vragen gesteld over de wijze van onderzoek en conclusies in deze [hof: FoxIT] rapportage”. In het daarover opgestelde rapport (het Spindle-rapport) wordt op diverse punten kritiek geuit op het FoxIT rapport. Geconcludeerd wordt:

Van enig op verzoek van Barco zelf uitgevoerd contra-onderzoek blijkt niet uit dat rapport.

FoxIT heeft daarop, op verzoek van Delta, gereageerd in haar Memo ‘Reactie op contra-expertise’ (hierna: FoxIT Memo). Daarin is opgenomen:

en wordt geconcludeerd:

waarna wordt afgesloten met:

Barco heeft kritiek geuit op dat tweede FoxIT rapport en onder meer in twijfel getrokken of de door FoxIT uitgevoerde referentietest met ‘hetzelfde type dongle’ is uitgevoerd. Een (tegen)onderzoek om haar gelijk (en het ongelijk van FoxIT) aan te tonen, heeft Barco evenwel niet uitgevoerd.

De conclusie van FoxIT in haar tweede rapport wordt (in sterker bewoordingen) onderschreven door [persoon 2] in zijn tweede verklaring, waarin hij uiteenzet dat een automatische update van de LauncherPlus onmogelijk is:

Van Barco had mogen worden verwacht dat zij vervolgens de verklaringen van [persoon 2] gemotiveerd zou weerspreken. Dat geldt in het bijzonder voor de vaststelling door [persoon 2] : (i) dat de door FoxIT op Apparaat 625 / SV03 aangetroffen software overeenkomt met de software die is geïnstalleerd op de LauncherX dongles die Delta op de markt brengt in landen buiten Europa (waar Barco geen octrooirechten heeft), (ii) dat die software eenvoudig van de LauncherX kan worden gekopieerd naar de LauncherPlus dongle, (iii) dat de schermdeelsoftware van de LauncherX evenwel niet compatibel is met de LauncherPlus vanwege een daarop door Delta aangebracht bescherming die verhindert dat die software in combinatie met een LauncherPlus dongle kan werken, en (iv) dat deze door Delta geprogrammeerde incompatibiliteit zorgt voor de foutmelding zoals door FoxIT geconstateerd. Barco heeft dat nagelaten. Aldus moet van de juistheid van de verklaring van [persoon 2] worden uitgegaan.

Het enige dat Barco daar tegenover heeft gesteld is dat Delta op 2 augustus 2019 een octrooi-aanvrage heeft gedaan onder inroeping van prioriteit van 2 augustus 2017, onder meer voor een alternatieve manier voor het installeren van een screenscraping programma en het updaten van software versies op de laptop en base unit. Barco vermeldt daarover dat dit “lijkt te zien op een poging van Delta om haar nieuwe producten (…) te beschermen door middel van octrooien” en dat deze uitvinding mogelijk maakt dat “Door gebruik van het product (…) dus automatisch nieuwe versies van de software [kunnen] worden geïnstalleerd”. Barco miskent evenwel dat het enkele bestaan van die octrooi-aanvrage (en dus de technische mogelijkheid) nog niet met zich brengt dat de Apparaten (of andere door Delta commercieel verhandelde producten) voldeden aan de kenmerken van die aanvrage en over een automatische software update functionaliteit beschikten. Zoals hiervoor reeds overwogen, heeft Barco daarvoor geen enkele onderbouwing gegeven.

Integendeel, het ligt eerder voor de hand dat de Apparaten die functionaliteit niet hadden. Barco heeft zelf betoogd (par. 14 pleitnota) dat de Apparaten 618 en 625 vóór de prioriteitsdatum van de octrooiaanvrage zullen zijn geproduceerd en, ter voorkoming van nieuwheidsproblemen, juist niet aan de kenmerken van de octrooi-aanvrage van Delta zullen hebben voldaan. Volgens Barco zou een dongle waarop af fabriek geen schermsoftware is geïnstalleerd mét automatische update functionaliteit nieuwheidsschadelijk zijn. Ten aanzien van Apparaat 625 bestrijdt Barco niet dat deze af fabriek geen schermdeelsoftware bevatte (zoals door FoxIT vastgesteld en door [persoon 1] van Netklass verklaard). Dat moet dan in de redenering van Barco wel tot de conclusie leiden dat Apparaat 625 niet over zo’n automatische update functionaliteit zal hebben beschikt. Dat is ook in overeenstemming met de onderzoeksresultaten van FoxIT en de verklaring van [persoon 2] .

Het betoog van Barco bij pleidooi dat zij ‘kennelijk’ een prototype heeft weten te bemachtigen – nadat zij in par. 134 van haar MvG nog nadrukkelijk had gesteld dat het Apparaat 625 níet een prototype is – wordt ook verworpen. Uit de verklaringen van [persoon 1] en [persoon 2] volgt dat de Apparaten – anders dan de prototypen – af fabriek geen schermdeelsoftware bevatten. Ook de bevindingen van FoxIT spreken tegen dat de Apparaten prototypes betroffen. Als Apparaat 625 een prototype was, dan zou daarop reeds bij aanschaf en niet pas vanaf 9 mei 2018 schermdeelsoftware gestaan hebben en die software zou dan ook niet een ‘incompatible software’ foutmelding gegeven hebben, zoals bij Apparaat 625 het geval is. Dat Apparaat 618 reeds bij aankoop schermdeelsoftware bevatte is ook geenszins komen vast te staan.

Daar komt bij dat als Barco reeds na aankoop van de Apparaten 618 (SV02) en 625 (SV03) daadwerkelijk zou hebben geconstateerd dat deze schermdeelsoftware bevatten en daarmee naar behoren functioneerden, het voor de hand had gelegen dat zij dit bewijs meteen bij dagvaarding in eerste aanleg (op 11 juni 2018) zou hebben ingebracht ter onderbouwing van haar primaire directe inbreuk grondslag. Nu zij dat heeft nagelaten, zonder daarvoor een aannemelijke verklaring aan te dragen, wat wel op haar weg had gelegen met name nu dergelijk bewijs binnen haar eigen invloedsfeer ligt, moet het ervoor worden gehouden dat zij niet over dat gestelde bewijs beschikte.

Gelet op het voorgaande concludeert het hof dat Delta genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat Barco doelbewust bewijs van de aanwezigheid van schermdeelsoftware op het Apparaat 625 van Delta heeft gefabriceerd en zich daarop in onderhavige procedure heeft beroepen door een screenshot van de mappenstructuur van het door haar bewerkte Apparaat 625 over te leggen, terwijl zij reeds voorafgaand aan het aanhangig maken van de procedure wist, maar heeft verzwegen, dat de Apparaten bij aankoop geen schermdeelsoftware bevatten. Barco heeft daarenboven in strijd met de waarheid betoogd dat de Apparaten 618 en 625 nog in originele staat waren (par. 131 MvG) en de door Delta beschreven werking van de LauncherPlus bestreden, stellende dat zij dit niet kon controleren, terwijl zij de Apparaten reeds in haar bezit had. Ten slotte was zij ook reeds voorafgaand aan de dagvaarding in eerste aanleg in het bezit van de Apparaten 005 en 013, waarvan FoxIT onbetwist heeft vastgesteld dat deze nooit schermdeelsoftware hebben bevat.

Het hof is met Delta van oordeel dat Barco daarmee heeft gehandeld in strijd met artikel 21 Rv. Het hof is van oordeel dat daaraan onder de gegeven omstandigheden de gevolgtrekking moet worden verbonden dat Barco haar beroep op directe inbreuk door Delta achterwege had moeten laten. De kosten gemoeid met het verweer tegen die aangevoerde grondslag voor de op directe octrooi-inbreuk gebaseerde vorderingen van Barco, alsmede de kosten gemoeid met het blootleggen van het door Barco gefabriceerde bewijs, komen daarom voor volledige vergoeding in aanmerking.

Daarnaast acht het hof de vervalsing van bewijs door Barco, met het kennelijke doel om op oneigenlijke gronden een rechterlijk verbod te verkrijgen tegen de verhandeling van het concurrerende product van Delta, onrechtmatig jegens Delta. Het hof ziet daarin aanleiding Barco te verbieden zich in enige procedure jegens Delta te beroepen op het door haar gefabriceerde bewijs zoals hiervoor bedoeld, zulks op straffe van een gematigde dwangsom, zoals in het dictum verwoord. Dat verbod zal niet worden beperkt tot uitsluitend Nederlandse procedures, nu Barco het gefabriceerde bewijs zelf ook heeft aangedragen in een procedure waarin zij een inbreukverbod vorderde voor alle landen waarin Barco’s octrooi van kracht was. Er is daarom aanleiding dat het aan Barco op te leggen verbod voor diezelfde landen geldt, zoals Delta terecht aanvoert.

Een verderstrekkend verbod zoals door Delta gevorderd, dat mede nog onbekende toekomstige stellingen over nog niet bekende feiten omvat en waarvan nog niet is komen vast te staan dat Barco daarvan de onjuistheid kende of behoorde te kennen, acht het hof te onbepaald en te zeer in strijd met Barco’s recht op toegang tot de rechter en wordt daarom afgewezen. Delta heeft niet toegelicht welk belang zij naast dit verbod heeft bij de door haar gevorderde verklaring voor recht. Het hof zal de op die verklaring betrekking hebbende vordering daarom afwijzen.

De omstandigheid dat Barco ook andere bewijsmiddelen (dan het door haar gefabriceerde bewijs) heeft aangedragen ter onderbouwing van haar stelling dat Delta met de LauncherPlus direct inbreuk maakt op het octrooi van Barco (par. 137 MvG, zie r.o. 6.7 hiervoor), leidt niet tot een ander oordeel. Vast staat dat Barco geen enkel bewijs heeft bijgebracht dat op de LauncherPlus producten daadwerkelijk schermdeelsoftware is geïnstalleerd, niettegenstaande de vrije beschikbaarheid van die producten in de markt. Barco heeft niet aangevoerd dat het al dan niet geïnstalleerd zijn van schermdeelsoftware op een dongle moeilijk aan te tonen is. Bij die stand van zaken kan bij gebreke van dergelijk bewijs geen inbreuk worden aangenomen enkel op basis van promotiemateriaal, gebruiksinstructies en dergelijke.

Daar komt bij dat Delta gemotiveerd heeft aangevoerd dat de mededelingen in die publicaties dat er geen software-installatie nodig is (“without installing software”), zo moet worden begrepen dat er geen handmatige installatieprocedure hoeft te worden doorgevoerd. Het hulpprogramma op de LauncherPlus zorgt ervoor dat de schermdeelsoftware wordt gedownload en opgeslagen op de computer van de gebruiker, zonder dat dit programma op de LauncherPlus zelf staat of komt te staan. Van enkele andere publicaties en uitlatingen heeft Delta gemotiveerd gesteld dat die betrekking hadden op het eerdere door Delta vervaardigde prototype. Tegenover die stellingen van Delta kan het hof op basis van hetgeen Barco heeft aangevoerd niet aannemen dat de bedoelde stukken bewijs van directe inbreuk op het octrooi opleveren. Voor de door Barco gedane suggestie dat deze prototypes op de markt verkrijgbaar zouden zijn geweest, zelfs na augustus 2017, heeft zij na betwisting door Delta geen enkele onderbouwing gegeven. De stelling van Barco dat zij zelf op 29 september 2017 nog zo’n prototype heeft verkregen is hiervoor reeds verworpen.

In het incidenteel hoger beroep

Grief 1

misbruik van procesrecht

Anders dan Delta aanvoert, brengt het hiervoor vastgestelde handelen door Barco in strijd met artikel 21 Rv nog niet met zich dat reeds daarmee vast staat dat Barco zich ook schuldig heeft gemaakt aan misbruik van (proces)recht door het tegen beter weten in beginnen en voortzetten van een procedure tegen Delta.

Het recht op toegang tot de rechter, dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM, maakt dat terughoudendheid is geboden bij het aannemen van misbruik van procesrecht door het instellen van een vordering die achterwege had moet blijven vanwege evidente ongegrondheid van de vordering. Bij de beoordeling of van dergelijk misbruik van procesrecht sprake is, moet acht worden geslagen op alle grondslagen waarop een ingestelde vordering is gebaseerd.

In de onderhavige procedure heeft Barco aan haar op octrooi-inbreuk gebaseerde vorderingen, zowel directe inbreuk, als ook indirecte inbreuk en equivalentie ten grondslag gelegd. Van die grondslagen is alleen voor de grondslag van directe inbreuk van belang of schermdeelsoftware op de LauncherPlus van Delta aanwezig was. Het door Barco gefabriceerde bewijs voor die stelling was derhalve alleen voor die grondslag van de octrooi-inbreuk vorderingen van Barco relevant. De grondslagen indirecte inbreuk en equivalentie waren daarentegen juist (subsidiair) gebaseerd op de veronderstelling dat er geen schermdeelsoftware op de LauncherPlus aanwezig was.

Delta heeft weliswaar bestreden dat van indirecte inbreuk en equivalentie sprake was, maar zij heeft (terecht) niet, althans onvoldoende gemotiveerd gesteld dat die grondslagen zo evident ongegrond waren dat de procedure op basis van (alleen) die grondslagen achterwege had moeten blijven. Het stond Barco daarom vrij (op die grondslagen) tegen Delta op octrooi-inbreuk gebaseerde verbodsvorderingen in te stellen. In zoverre heeft Barco niet onrechtmatig gehandeld en is er geen aanleiding voor een hogere vergoeding van de kosten gemoeid met de verdediging tegen die overige grondslagen dan de redelijke en evenredige proceskosten volgens 1019h Rv en de op deze procedure toepasselijke Indicatietarieven.

Delta heeft voorts een beroep gedaan op de door de Hoge Raad in het Stork/Bakel arrest1.geformuleerde regel dat “de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure.”. Daarbij merkt het hof op dat de Hoge Raad daaraan toevoegde: “De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.”. De oppositieprocedure voor het EOB is nog aanhangig vanwege het door Barco ingestelde beroep bij de TKB. Dat het octrooi van Barco geen stand zal houden staat derhalve nog niet vast. Echter ook indien het geen stand zal houden is daarmee de onrechtmatigheid van het handelen van Barco nog niet gegeven. Daarvoor is nodig dat er sprake is van procederen tegen beter (moeten) weten in. Het hof is van oordeel dat Delta onvoldoende heeft onderbouwd dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. De enkele omstandigheid dat Barco hangende de beroepsprocedure voor het EOB haar vorderingen tegen Delta heeft ingetrokken is daartoe onvoldoende.

Onrechtmatige uitlatingen

Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 6.35 is overwogen – de directe inbreuk grondslag waarvoor Barco bewijs heeft vervalst was niet de enige grondslag van de vorderingen en de andere grondslagen waren niet evident ongegrond – heeft Barco naar het oordeel van het hof ook niet de grenzen van het toelaatbare overschreden door in een persbericht te vermelden:

Delta heeft niet aangevoerd dat deze passage onwaarheden zou bevatten. Het hof verwerpt het standpunt van Delta dat mededelingen van Barco dermate suggestief zouden zijn dat deze als onrechtmatig jegens Delta zouden moeten worden aangemerkt. Het woordgebruik ‘copying’ in relatie tot gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is niet ongebruikelijk en niet op zichzelf zodanig dat dit als onrechtmatig jegens Delta moet worden aangemerkt. Het standpunt van Delta dat de zinsnede “Earlier this year, a Dutch court authorized seizure of an infringing wireless presentation system at the Integrated Systems Expo ("ISE") trade show in Amsterdam” de suggestie zou wekken dat verlof is verleend voor beslag op de producten van Delta, deelt het hof niet. Doordat juist in de voorafgaande zin de producten van Delta met naam zijn genoemd, terwijl in de daarop volgende zin juist wordt gesproken van ‘an infringing wireless presentation system’ doet juist vermoeden dat het om een ander product gaat. Ook wordt niet anderszins de suggestie gewekt dat ten aanzien van de producten van Delta reeds een rechterlijk oordeel is geveld.

Delta heeft verder eerst bij pleidooi aangevoerd dat het persbericht moet worden aangemerkt als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194 Burgerlijk Wetboek (BW). Barco heeft daar – terecht – met een beroep op de twee-conclusieregel bezwaar tegen gemaakt. Delta heeft daarop aangevoerd dat het hof niettemin aan de beoordeling daarvan dient toe te komen op grond van aanvulling van rechtsgronden. Daarbij ziet zij evenwel over het hoofd dat het hof daaraan alleen toe kan komen als Delta daarvoor reeds in haar MvA/MvGIA voldoende feiten heeft gesteld. Dat is niet het geval.

Voor zover het persbericht al als reclame kan worden aangemerkt en het noemen van de naam van het product van Delta in die context al als een vergelijking zou kunnen gelden, is van belang dat, wat de vergelijking betreft, vergelijkende reclame is geoorloofd op voorwaarde dat aan de in artikel 6:194a lid 2 BW genoemde cumulatieve voorwaarden is voldaan. Zoals hiervoor in r.o. 6.39 is overwogen, verwerpt het hof de bezwaren van Delta tegen het persbericht. Diezelfde bezwaren legt zij ten grondslag aan haar standpunt dat niet aan (al) de genoemde voorwaarden is voldaan. Op grond van dezelfde overwegingen, wordt dat standpunt verworpen. Dat er onder meer tegen Delta inbreukprocedures aanhangig zijn gemaakt en dat er tegen verschillende producten voorlopige maatregelen zijn aangevraagd, is in overeenstemming met de waarheid en de wijze waarop dit is vermeld is niet onnodig grievend. Daarbij staat het Barco vrij te vermelden dat zij van mening is dat er sprake is van inbreuk, zoals zij – in een passage voorafgaand aan de geciteerde passage – ook heeft gedaan: “Barco believes that Vivitek and Clevertouch make and distribute such wireless devices in multiple global markets.” (onderstreping hof). Naar het oordeel van het hof heeft Delta geen andere feiten gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat aan één van de bedoelde cumulatieve voorwaarden niet is voldaan. Dat alles in aanmerking genomen heeft Delta onvoldoende gesteld om te aan te nemen dat het persbericht aangemerkt zou moeten worden als ongeoorloofde vergelijkende reclame.

Delta stelt ook dat Barco meer persberichten heeft laten uitgaan en in de markt veelvuldig ruchtbaarheid heeft gegeven aan haar inbreukprocedure in Nederland tegen Delta, waardoor de reputatie van Delta zou zijn beschadigd en opdrachten zouden zijn misgelopen. Enige onderbouwing voor de gestelde uitingen door Barco, de precieze inhoud en de gevolgen daarvan voor Delta, ontbreekt. Delta heeft ook geen voldoende gespecificeerd daarop gericht bewijsaanbod gedaan. Het enkele aanbod ter zitting om te bewijzen dát Barco zich in de markt heeft geuit over de gesteld inbreukmakende handelingen van Delta is onvoldoende. Het hof komt daarom niet toe aan het opdragen van bewijs.

De conclusie met betrekking tot de gewraakte uitlatingen van Barco luidt dat niet is komen vast te staan Barco zich heeft uitgelaten over de onderhavige procedure of (de LauncherPlus van) Delta op een wijze die als onrechtmatig jegens Delta moet worden aangemerkt. In het aanhangig maken van de procedure is, zoals hiervoor overwogen, geen onrechtmatige gedraging van Barco gelegen. Mede in het licht van het voorgaande heeft Delta ook onvoldoende onderbouwd gesteld dat sprake zou zijn van ongerechtvaardigde verrijking, zoals zij verder heeft gesteld.

Anders dan Delta aanvoert heeft Barco voorts de door Delta ingestelde schadevordering wel betwist. In de betwisting door Barco dat zij zich onrechtmatig jegens Delta heeft uitgelaten, ligt besloten dat zij betwist aansprakelijk te zijn voor de gestelde schade die uit de gesteld onrechtmatige uitlatingen zou zijn voortgekomen.

Voor de gevorderde rectificaties, informatieverstrekking over gedane mededelingen en schadevergoeding dan wel winstafdracht met rekening en verantwoording, zoals door Delta gevorderd, bestaat gelet op hetgeen hiervoor is overwogen geen grond. Deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

Grief 2 – Proceskosten in eerste aanleg

De rechtbank heeft in eerste aanleg 90% van de door Delta tot een bedrag van € 286.581,80 opgegeven proceskosten toegerekend aan de op inbreuk op het octrooi van Barco gebaseerde vorderingen en deze vervolgens gematigd tot een bedrag van € 160.000,-. Volgens Delta heeft de rechtbank zich daarbij ten onrechte laten leiden door de door Barco gespecificeerde proceskosten.

Hoewel op zichzelf juist is dat kosten van de wederpartij niet bepalend zijn voor de begroting van de redelijke en evenredige proceskosten, miskent Delta met haar grief dat de rechtbank de redelijkheid en evenredigheid van de gevorderde proceskosten ambtshalve moet beoordelen en dat ook heeft gedaan, getuige de nadrukkelijke overweging dat zij een bedrag van € 160.000,- redelijk en evenredig achtte. Het hof kan zich met die beoordeling verenigen. Delta merkt terecht op dat de Indicatietarieven niet van toepassing waren op de procedure in eerste aanleg. Dat betekent evenwel niet dat deze zonder enige betekenis zijn. Met de Indicatietarieven is immers invulling gegeven aan wat redelijk en evenredig is te achten in de zin van artikel 1019h Rv en de Handhavingsrichtlijn. Met de Indicatietarieven is aldus niet een andere maatstaf voor de begroting van de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv van kracht geworden. In de Indicatietarieven is voor een normale zaak een tarief van maximaal € 75.000,- opgenomen. In het licht daarvan heeft Delta niet voldoende gemotiveerd op grond waarvan toewijzing van een hoger bedrag dan € 160.000,- – dat het hier toepasselijke Indicatietarief voor een normale zaak reeds ruimschoots overtreft en zelfs hoger is dan het voor een complexe zaak geïndiceerde tarief van maximaal € 150.000,- – redelijk en evenredig zou zijn. Het hof ziet daarom – behoudens hetgeen in de volgende rechtsoverweging wordt overwogen – geen grond voor toewijzing van een hogere proceskostenvergoeding.

Wel voert Delta terecht aan dat Barco al voorafgaand aan het uitbrengen van de dagvaarding de Apparaten in haar bezit had en daarom wist dat deze geen schermdeelsoftware bevatten. Zoals hiervoor in r.o. 6.28 overwogen had Barco daarom de grondslag van directe inbreuk achterwege moeten laten. Het hof ziet daarin aanleiding Barco te veroordelen de kosten van Delta gemoeid met het verweer tegen deze specifieke, tegen beter weten in aangevoerde octrooi-inbreukgrondslag volledig te vergoeden. Delta heeft niet toegelicht welk deel van de octrooigerelateerde advocaatkosten in eerste aanleg in conventie betrekking had op deze grondslag. Voor een deel zijn die kosten al verdisconteerd in het door de rechtbank voor de octrooigerelateerde kosten vastgestelde gematigde bedrag van € 160.000,-. Het hof begroot het verschil tussen dat deel en de daadwerkelijke proceskosten in verband met de grondslag directe inbreuk op € 10.000,-. Dat bedrag moet worden opgeteld bij die € 160.000,-, voor totale kosten van € 170.000,- in verband met de octrooivorderingen.

Proceskosten

In het principaal hoger beroep

Barco zal als de in het ongelijk gestelde partij in het principaal hoger beroep worden veroordeeld in de proceskosten van Delta. Delta heeft haar kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 417.000,- aan advocaatkosten. Daarnaast heeft zij een bedrag van € 51.964,06 aan verschotten opgevoerd. Zij heeft niet toegelicht welk aandeel in de advocaatkosten aan het principaal beroep en aan het incidenteel beroep moeten worden toegerekend. Bij gebreke daarvan zal het hof aan het principaal en incidenteel beroep ieder de helft van de advocaatkosten toerekenen.

Zoals hiervoor overwogen dient Barco de werkelijke kosten in verband met het verweer tegen de directe-inbreuk grondslag (inclusief de kosten van het blootleggen van het gefabriceerde bewijs) volledig te vergoeden. Delta heeft niet toegelicht welke kosten daarop betrekking hebben. Het hof zal deze begroten op een bedrag van € 75.000,-.

Er is geen grond de overige proceskosten, die betrekking hebben op de overige inbreukgrondslagen, anders te begroten dan op de voet van artikel 1019h Rv en de op octrooizaken toepasselijke Indicatietarieven. De omstandigheid dat Barco haar vorderingen en grieven heeft ingetrokken maakt dat niet anders. Zij heeft om die reden te gelden als de in het ongelijk gestelde partij, maar het maakt de procedure als zodanig niet verwijtbaar. Het hof merkt de onderhavige procedure – voor wat alleen die overige inbreukgrondslagen betreft – aan als een ‘normale zaak’, waarvoor een bedrag van € 75.000,- is geïndiceerd. Het hof acht dat redelijk en evenredig. Dit bedrag zal naast het in de vorige alinea bedoelde bedrag worden toegewezen.

Barco heeft erop gewezen dat bij de toepassing van de Indicatietarieven het principaal en incidenteel beroep worden aangemerkt als één procedure. Dat is zo, echter ‘tenzij zij onvoldoende samenhangen’. In deze procedure hebben niet zozeer de vorderingen van Barco, als wel Barco’s handelwijze in strijd met artikel 21 Rv, Delta aanleiding gegeven voor het incidenteel beroep. Daarom is in het onderhavige geval gerechtvaardigd dat het principaal en incidenteel beroep als afzonderlijke procedures worden beschouwd. Voor het principaal beroep geldt derhalve dat voor de overige inbreukgrondslagen dan directe inbreuk – los van het incidenteel hoger beroep – het maximale tarief van € 75.0000,- geldt.

Daarnaast komen de gespecificeerde verschotten voor vergoeding in aanmerking. De bedragen met de enkele beschrijving “geredigeerd”, in totaal € 16.745,30, komen bij gebreke van een deugdelijke specificatie niet voor vergoeding in aanmerking. Aldus zal een bedrag van € 35.218,76 (waarin begrepen het griffierecht ter hoogte van € 772,-) worden toegewezen. Het hof zal bepalen dat de proceskosten worden vermeerderd met wettelijke rente, zoals Delta heeft gevorderd. Het hof ziet aanleiding de daarvoor geldende termijn te stellen op veertien dagen in plaats van op de door Delta gevorderde vijf dagen.

In het incidenteel hoger beroep

Het incidenteel beroep van Delta slaagt slechts ten dele. Het hof zal de proceskostenveroordeling in conventie in de hoofdzaak vernietigen en de proceskosten opnieuw begroten, zoals hiervoor in r.o. 6.46 – 6.48 overwogen. De overige op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen worden afgewezen. Het hof ziet daarin aanleiding de proceskosten in het incidenteel beroep te compenseren, in die zin dat iedere partij haar eigen proceskosten draagt.

Conclusie

Het hof zal onderdeel 5.2 van het dictum van het Vonnis (de proceskostenveroordeling in conventie in de hoofdzaak) vernietigen, de proceskosten in conventie in eerste aanleg begroten op een bedrag van € 190.000,- (€ 170.000,- voor de vorderingen die het octrooi betreffen en € 20.000,- voor de vorderingen die het model betreffen) en het Vonnis voor het overige bekrachtigen.

Aan Barco wordt een verbod opgelegd zoals hiervoor in r.o. 6.29 overwogen. Alle overige vorderingen worden afgewezen.

Het hof:

- vernietigt onderdeel 5.2 van het Vonnis en in zoverre opnieuw recht doende:

veroordeelt Barco in de proceskosten, tot aan de datum van het Vonnis aan de zijde van Delta begroot op € 190.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van het Vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, H.M.H. Speyart van Woerden en A.W.J. Kamperman Sanders en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, op 8 augustus 2023 in aanwezigheid van de griffier.