Rb. Noord-Holland, 01-11-2021, nr. C/15/321281 / KG ZA 21-546

Het verloop van de procedure blijkt uit:

uiteenzetting standpunten van Jiskefet c.s.

Bij gelegenheid van de voortzetting van de mondelinge behandelingen op 1 november 2021 zijn verschenen namens Jiskefet c.s. de heer [eiser 3] , voor zich in privé en als aandeelhouder/bestuurder van eiseres sub 1, bijgestaan door mr. Hennis en mr. Timmers voornoemd en namens Noblesse de heer [A] (procuratiehouder) en mevrouw

[B] (directeur), bijgestaan door mr. Spiegeler en mr. Van Knobelsdorff voornoemd

Ten slotte is vonnis bepaald.

[eiser 2] en [eiser 3] zijn samen met [naam] (hierna: [naam] ) de bedenkers en makers van het absurdistisch-humoristisch televisieprogramma ‘Jiskefet’ dat in de periode 1990 tot 2005 op televisie is uitgezonden.

[eiser 2] en [eiser 3] houden samen het gehele aandelenkapitaal in Jiskefet B.V. en zijn ieder zelfstandig bevoegd bestuurder van de vennootschap.

Jiskefet is houder van verschillende intellectuele eigendomsrechten op en in verband met de zeer bekende televisieserie ‘Jiskefet’ (hierna: IE-rechten), waaronder doch niet uitsluitend ten aanzien van (i) auteursrechten van in en in verband met de televisieserie gebruikte teksten, foto’s, scripts, uitzendingen en sketches, alsmede (ii) ten aanzien van het Benelux-woordmerk ‘Jiskefet’ geregistreerd onder nummer 1411750, mede voor de warenklasse 16 ‘boeken’ (hierna: het Merk).

[eiser 2] en [eiser 3] hebben vanwege hun bekendheid in Nederland, mede door de televisieserie Jiskefet, verzilverbare populariteit in het kader van het portretrecht (hierna: de Portretrechten).

Gedaagde is Noblesse Uitgevers B.V. (hierna: Noblesse). Zij legt zich onder meer toe op het uitgeven van non-fictie boeken op het gebied van muziek, sport, literatuur en humor. Zij is voornemens begin november aanstaande het boek ‘Jiskefet Encyclopedie’ in de handel te brengen.

Jiskefet c.s. vreesden dat met het boek inbreuk wordt gemaakt op hun IE-rechten en Portretrechten (hierna ook: Rechten). Zij hebben gepoogd met Noblesse in overleg te treden over de aanstaande publicatie. Dat overleg was er voor Jiskefet op gericht om een (digitale) kopie te verkrijgen van het Boek, zodat zij in staat zou zijn om te beoordelen of en in hoeverre haar vrees terecht was en, indien er inderdaad sprake zou zijn van inbreuk op de IE-rechten en/of Portretrechten, daarop eventueel handhavingsacties in te stellen.

Noblesse weigerde aanvankelijk om een (digitaal) afschrift te verstrekken van het Boek, waardoor Jiskefet BV haar (rechts)positie niet kon bepalen en Noblesse in de onderhavige kort geding procedure betrokken heeft. Ter zitting van 21 oktober 2021 hebben partijen afgesproken dat Noblesse alsnog een aantal print-outs van het Boek aan Jiskefet c.s. ter beschikking zou stellen ter inzage.

Partijen hebben vervolgens geprobeerd in onderling overleg overeenstemming te bereiken maar zijn hier niet in geslaagd. Zij hebben om voortzetting van de mondelinge behandeling gevraagd.

Jiskefet c.s. vorderen na wijziging van eis - samengevat - dat Noblesse wordt bevolen:

( a) om met onmiddellijke ingang alle verkopers/boekhandels waaraan is/wordt geleverd ertoe te verbinden om onverwijld na ontvangst van dat bericht bij de aanprijzing van het boek zowel in fysieke als online winkels duidelijk leesbaar en zichtbaar te vermelden:

Jiskefet is een merk van Jiskefet B.V. – Dit boek is niet afkomstig van Jiskefet B.V. of de makers van Jiskefet.

( b) om het boek niet anders aan verkopers/boekhandel af te leveren of anderszins in het handelsverkeer te (laten) brengen dan in samenhang met een niet eenvoudig verwijderbare sticker bevestigd op de kaft van de voorkant van het boek, althans een inlegvel, zonder toevoegingen met een zwarte achtergrond, witte letters in lettergrootte 14, lettertype Arial, vetgedrukt met de hiervoor genoemde tekst goed leesbaar en zichtbaar afgedrukt en aan de verkopers/boekhandels die inmiddels over het Boek beschikken de sticker toe te sturen met het verzoek de sticker op de voorkant van het Boek te bevestigen, althans het inlegvel in het boek in te voegen.

( c) om met onmiddellijke ingang alle verkopers/boekhandels waaraan is/wordt geleverd ertoe te verbinden, althans te berichten dat het Boek niet in de handel mag worden gebracht indien niet is voldaan aan het hiervoor bepaalde, met gelijktijdig afschrift van dat bericht aan de advocaat van Jiskefet B.V. mr. Hennis via e-mail.

Een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Noblesse in de kosten van het geding op grond van artikel 1019h Rv en met het verzoek een termijn te bepalen als bedoeld in artikel 1019i Rv.

Jiskefet c.s. baseren hun vordering op artikel 2.20 lid 2 BVIE. Zij voeren aan dat het door hen gedeponeerde merk ‘Jiskefet’ een bekend merk is en dat het teken ‘Jiskefet’ door Noblesse wordt gebruikt in de benaming en aanprijzing op de kaft van het Boek ter onderscheiding van de waar. De toevoeging ‘encyclopedie’ is in een veel kleiner lettertype vermeld als ondertitel voor het Boek. In de titel wordt Jiskefet niet verder aangeduid en er is geen verwijzing opgenomen naar het gelijknamige cabarettrio. Het teken ‘Jiskefet’ neemt nagenoeg de gehele voorkaft van het Boek in beslag en de schrijvers en de uitgeverij zijn op de voorkaft niet vermeld. Jiskefet c.s. stellen dat het op de weg van Noblesse had gelegen om op de kaft en in de aanprijzing duidelijk te maken dat Jiskefet een merk is en dat er géén economische band is met de merkhouder Jiskefet. Doordat Noblesse dit heeft nagelaten valt verwarringsgevaar over de herkomst van het boek te duchten bij het in aanmerking te nemen publiek van de gemiddeld oplettende consument.

Jiskefet c.s. menen dat dit verwarringsgevaar zich zelfs al heeft verwezenlijkt. Zij wijzen erop dat een journalist als kop van een artikel heeft gebruikt ‘Jiskefet spant rechtszaak tegen eigen boek aan.’ Indien in de titel van het boek het boek het teken ‘Jiskefet’ wordt gevoerd zonder nadere aanduiding kan het in aanmerking te nemen publiek niet anders veronderstellen dan dat het Boek afkomstig is van Jiskefet, dan wel dat er een economische band bestaat met Jiskefet. Noblesse tracht afbreuk te doen aan dan wel ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk.

Jiskefet c.s. stellen verder dat de wijze waarop het Boek als een raket door de honderden sketches en uitzendingen stormt afbreuk doet aan de reputatie van het merk. Naar haar mening ontbreken het gevoel voor context en humor. Jiskefet c.s. verklaren dat zij het zonde vinden dat er op deze meeliftende manier met hun gedachtengoed wordt omgegaan.

Zij voeren verder aan dat als de benaming van het Boek als refererend merkgebruik zou kunnen worden aangemerkt, de noodzakelijk geldige reden ontbreekt om het op deze wijze te doen. Niet is ondenkbaar dat het teken ‘Jiskefet’ ter bespreking van een sketch noodzakelijk is, maar dat geldt niet voor het gebruik in de titel van het Boek. Er is geen enkele noodzaak om het Boek zo te noemen en verwarring te wekken. Noblesse schendt hiermee de loyaliteitsverplichting jegens Jiskefet als merkhouder. Doordat op deze wijze een verzamelboek is uitgegeven met als naam van de waar ‘Jiskefet Encyclopedie’ is Jiskefet praktisch de mogelijkheid ontnomen om als merkhouder zelf een encyclopedie onder een soortgelijke naam op de markt te brengen. Noblesse had ook voor een meer beschrijvende titel kunnen kiezen.

Noblesse voert verweer. Zij betwist dat er een sprake is van enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Jiskefet. Zij is onverplicht bereid geweest een financiële vergoeding te betalen aan Jiskefet c.s., maar Jiskefet c.s. hebben dat aanbod niet aanvaard. Noblesse stelt dat Jiskefet c.s. vlak voor de publicatiedatum van het Boek is overgegaan tot een uitermate agressieve actie door inzage te vorderen en vervolgens terug te komen met een vordering op basis van het merkenrecht, terwijl voor een vordering op basis van het merkenrecht inzage helemaal niet nodig was geweest omdat het woord ‘Jiskefet’ in de titel van het Boek is verwerkt. Zij meent dat Jiskefet c.s. een slaatje wil slaan uit de merkbescherming en het merkenrecht willen gebruiken om derden die over Jiskefet willen schrijven met veel kabaal, kosten en intimidatie de mond te snoeren, hetgeen in strijd is met het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting.

Noblesse doet een beroep op de beperking van het merkenrecht als neergelegd in artikel 2:23 BVIE. Zij stelt dat voor refererend merkgebruik niet langer de noodzaak vereist is maar dat die noodzaak hier wel aanwezig is bij het gebruik van de titel ‘Jiskefet Encyclopedie’, omdat zij niet op een andere manier had kunnen laten weten dat het een encyclopedie betreft over Jiskefet. Zij betwist dat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het merk en wijst er op dat zij door de toevoeging op de kaft van het Boek in een groot lettertype en in het rood van de vermelding ‘gegarandeerd ongeautoriseerd’ de nodige inspanning heeft geleverd om zich ervan te verzekeren dat de waren niet direct worden gezien als afkomstig van Jiskefet zelf. Zij stelt dat daarom het door Jiskefet c.s. gestelde verwarringsgevaar ontbreekt, dat het merk niet wordt geschaad en dat zij zich niet kleinerend over het merk uitlaat.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De vorderingen van Jiskefet c.s. richten zich in dit kort geding blijkens het voorgaande niet tegen de inhoud van het Boek. Jiskefet c.s. hebben er met name bezwaar tegen dat op het Boek niet duidelijk zichtbaar is aangegeven dat dit niet van Jiskefet afkomstig is. Zij stellen dat Noblesse afbreuk doet aan, dan wel ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk, dat staat voor humor.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het gebruik van de naam ‘Jiskefet’ op en in het boek niet worden aangemerkt als het gebruik van een merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 aanhef en onder a BVIE, aangezien de naam niet wordt gebruikt als naam voor de aangeboden waar. Noblesse heeft terecht aangevoerd dat de aanduiding ‘Jiskefet’ wordt gebruikt als onderdeel van de titel van het boek en daarmee deel is van het product en niet de aanduiding is waaronder het product wordt verhandeld.

Dat neemt niet weg dat er sprake kan zijn van ander gebruik van het teken ‘Jiskefet’ als bedoeld in art. 2:20 lid 2 aanhef en sub c en d. Wat partijen verdeeld houdt is de vraag of voor dat andere gebruik een geldige reden bestaat in de zin van art. 2:23 BVIE.

Bij de beantwoording van die vraag moet ervan worden uitgegaan dat de aanduiding Jiskefet, ook al is die pas recentelijk als merkaanduiding gedeponeerd, door een aanzienlijk deel van het (oudere) Nederlandse publiek zal worden geassocieerd met het gelijknamige TV-programma dat gedurende 15 jaar op de Nederlandse televisie is uitgezonden.

De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk dat Jiskefet ook heden ten dage nog een bekend cabarettrio is. Indien dat niet het geval zou zijn, had Noblesse geen tijd, geld en moeite gestoken in de vervaardiging van de onderhavige encyclopedie. Ook zou SBS6 niet op de zaak zijn afgekomen om filmopnamen te maken. Daar komt bij dat veel van het Jiskefet beeldmateriaal met enkele muisklikken op het internet te vinden is. De leden van het Jiskefet-trio moeten dan ook als publieke figuren worden beschouwd.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Jiskefet c.s. met een beroep op hun merkrechten kunnen opkomen tegen het onderhavige gebruik van het teken ‘Jiskefet’.

Aan Noblesse kan worden toegegeven dat Jiskefet c.s. niet tegen ieder gebruik van dat teken in de aanduiding van een boek kunnen opkomen, omdat ze daarmee te zeer zouden treden in de vrijheid van de auteur om een boek te schrijven over een bekend cabarettrio en in de titel van het boek tot uitdrukking te brengen dat het boek over Jiskefet gaat. Jiskefet c.s. kunnen er echter wel aanspraak op maken dat op het Boek duidelijk zichtbaar tot uitdrukking wordt gebracht dat dit niet van haar afkomstig is en niet met haar betrokkenheid of instemming tot stand is gebracht.

Zolang die duidelijkheid niet wordt gecreëerd is er sprake van een gebruik waarmee ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de bekendheid van de naam en daarmee ook van het merk ‘Jiskefet’ en voldoet het refererend merkgebruik niet aan de in art. 2:23 BVIE neergelegde eis dat dit gebruik moet plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vermelding “gegarandeerd ongeautoriseerd” onvoldoende recht doet aan het belang van Jiskefet c.s. dat de herkomst van het boek duidelijk is. De betekenis van het woord “ongeautoriseerd” sluit niet aan op het doel van de vermelding - het voorkomen van herkomstverwarring - en wordt wellicht door het kopend publiek ook onvoldoende begrepen. Bovendien is de vermelding geplaatst op de achterkant van het boek en dat is niet de kant die het kopend publiek op internet of in de boekhandel bij (oppervlakkige) interesse (het eerst) pleegt te zien.

Zoals Jiskefet c.s. blijkens de inrichting van haar petitum lijkt te begrijpen zou het te ver gaan om de reeds gedrukte exemplaren van het Boek uit de handel te halen c.q. verkoop daarvan geheel te doen verbieden. Met het treffen van relatief beperkte aanpassingen van de bestaande oplage kan voldoende aan de belangen van Jiskefet c.s. tegemoet worden gekomen. Daarbij verdient -voor de duidelijkheid- wel opmerking dat de wijze waarop Noblesse de opstelling van Jiskefet c.s. in de aanloop naar dit kort geding in haar verweer heeft beschreven volkomen buiten beeld laat dat zíj degene is geweest die categorisch heeft geweigerd om Jiskefet inzage in de inhoud het boek te geven, terwijl de vrees dat die inhoud niet door de beugel kon werd gestaafd door een, naar nu blijkt, gegrond bezwaar tegen de uitvoering van de omslag. Enige matiging van toon zou haar dan ook sieren.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om, met afweging van alle betrokken belangen, de hierna in het dictum opgenomen voorzieningen te treffen, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden gematigd.

Noblesse zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Jiskefet c.s. vorderen een proceskostenveroordeling overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en hebben daartoe specificaties van in totaal voor de beide zittingen

€ 27.673,35 ex btw aan proceskosten (exclusief griffierecht) overgelegd.

Noblesse heeft verweer gevoerd tegen de door Jiskefet c.s. gevorderde proceskostenveroordeling op basis van 1019h Rv. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat de werkzaamheden tot en met de zitting op 21 oktober 2021 geen betrekking hadden op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, maar dat die werkzaamheden uitsluitend betrekking hadden op een vordering tot inzage in het Boek.

Noblesse wordt in dit verweer niet gevolgd. De gewenste inzage in het Boek hing immers samen met de vrees van Jiskefet c.s. dat er mogelijk inbreuk werd gemaakt op haar auteursrechten en portretrechten. Op grond van het bepaalde in artikel 1019a Rv geldt ook een dergelijke verbintenis als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv, zodat ook de kosten voor de werkzaamheden tot en met 21 oktober 2021 op de voet van artikel 1019h Rv kunnen worden toegewezen.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de onderhavige zaak een eenvoudig kort geding betreft in de zin van de Indicatietarieven in IE-zaken 2017 (verder de Indicatietarieven), zodat een bedrag van maximaal € 6.000,00 per zitting als redelijk en evenredig geldt. Een en ander leidt tot de volgende proceskostenveroordeling:

dagvaarding € 98,52

vastrecht € 309,00

salaris advocaat € 12.000,00

Totaal € 12.407,52

De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten kan worden toegewezen op de wijze als hierna te vermelden.

De voorzieningenrechter

beveelt Noblesse om binnen 24 uur na betekening van het vonnis aan alle verkopers en boekhandels waaraan het Boek is of wordt geleverd een verzoek te doen om bij de aanprijzing van het Boek te vermelden dat het Boek niet afkomstig is van de makers van Jiskefet, waarbij het Noblesse vrijstaat om daartoe hulpmiddelen als posters aan de handel ter beschikking te stellen, indien die van die mededeling niet afleiden;

beveelt Noblesse het Boek onmiddellijk na betekening van dit vonnis niet anders aan verkopers/boekhandels af te leveren of anderszins in het handelsverkeer te (laten) brengen, dan voorzien van een niet eenvoudig verwijderbare sticker op de voorzijde van het Boek aan de linkerzijde in de ruimte onder de letters JI en naast de letters FET (welke ruimte nu wordt ingenomen door een tekening van Juffrouw Jannie) uitgevoerd in dezelfde kleur blauw als voor de omslag gebruikt, met daarop in zwarte letters van het zelfde lettertype als waarin op de achterzijde “gegarandeerd ongeautoriseerd” is opgenomen de vermelding

CABARET

TRIO

door

Richard Groothuizen

en

Rutger Vahl

waarbij de woorden ‘Cabaret trio’ in lettergrootte 24 en de overige woorden in lettergrootte 14 moeten worden uitgevoerd en waarbij de sticker een zodanig formaat heeft dat deze bij bevestiging op de voorzijde van het Boek aan de onderzijde kan aansluiten op de rode band waarin de woorden “van afkarnen tot zaagmans” zijn opgenomen;.

beveelt Noblesse om binnen 24 uur na betekening van het vonnis aan alle verkopers/boekhandels waaraan is/wordt geleverd te berichten dat het Boek, zolang dit niet is voorzien van de sub 5.2. omschreven sticker, niet (verder) in de handel mag worden gebracht, zolang door de verkoper/boekhandel niet wordt voldaan aan het onder 5.1 omschreven verzoek, met gelijktijdig afschrift van dit bericht aan de raadsman van Jiskefet B.V. op [e-mailadres] ;

veroordeelt Noblesse tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat zij na betekening van dit vonnis nalaat om te voldoen aan één of meer van de hiervoor onder 5.1, 5.2 of 5.3 gegeven bevelen, met een maximum van in totaal € 100.000,-;

veroordeelt Noblesse in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv tot op heden aan de zijde van eisers begroot op:

dagvaarding € 98,52

vastrecht € 667,00

salaris advocaat € 12.000,00

totaal € 12.765,52

te vermeerderen met de wettelijke rente over deze kosten met ingang van 10 dagen na betekening van het vonnis tot de dag der algehele voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn voor het instellen van de eis door Jiskefet c.s. in de hoofdzaak ex

artikel 1019i Rv op zes (6) maanden na betekening van het vonnis;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier C. Vis-van Zanden op 1 november 2021.1.