Rb. Den Haag, 29-06-2016, nr. C/09/504775 / HA ZA 16-135

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Vervolgens is de datum voor vonnis bepaald op heden.

Victoria’s Secret is een wereldwijde aanbieder van (dames)lingerie, dameskleding en schoonheidsproducten. Victoria's Secret is onder meer houdster van de volgende merken (hierna ook wel: de merken):

Eind september 2015 heeft Victoria’s Secret bemerkt dat op de website www.marktplaats.nl producten werden aangeboden door een adverteerder genaamd ‘Victoria’s Secret Lady’. Deze aanbieder bood meerdere producten aan voorzien van de merken. Victoria's Secret heeft bij Marktplaats B.V. de gegevens van ‘Victoria’s Secret Lady’ opgevraagd en verkregen. In opdracht van Victoria’s Secret zijn bij ‘Victoria’s Secret Lady’ op 13 oktober 2015 en 17 oktober 2015 testaankopen gedaan.

Victoria's Secret heeft de testaankopen door een namaakdeskundige laten onderzoeken, waarbij is gebleken dat het om namaakgoederen gaat. Bij brief van 24 november 2015 heeft Victoria's Secret [gedaagde] gesommeerd de gestelde inbreuk op de merken te staken en daartoe een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Na deze sommatie heeft [gedaagde] de advertenties van ‘Victoria’s Secret Lady’ van Marktplaats gehaald.

Victoria's Secret vordert, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, zakelijk en verkort weergegeven, een verbod van merkinbreuk met nevenvorderingen (opgave, afgifte ter vernietiging), versterkt met een dwangsom, alsmede vergoeding van de schade als gevolg van de inbreuk, begroot op € 50,- per artikel, en/of afdracht van de met de inbreuk genoten winst, en vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Tevens vordert Victoria's Secret een verklaring voor recht dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten.

Victoria's Secret legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [gedaagde] waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, voorzien van tekens die identiek zijn aan de merken, of identiek aan een onderdeel daarvan, aanbiedt en verkoopt. Ook gebruikt [gedaagde] de merken in haar adverteerdersnaam om de betreffende waren aan te bieden, aldus Victoria's Secret. Nu [gedaagde] voor voornoemde handelingen geen toestemming heeft gekregen van Victoria's Secret (het betreft namaak), maakt [gedaagde] inbreuk op de merkrechten van Victoria's Secret in de zin van artikel 9 lid 2 sub a Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, als gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2015 (UMVo).

[gedaagde] voert verweer.

4. De beoordeling

De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd van de vorderingen van Victoria's Secret kennis te nemen op grond van de artikelen 96 sub a en 97 lid 1 juncto 98 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

[gedaagde] voert als primair verweer dat de vorderingen van Victoria's Secret onvoldoende zijn onderbouwd nu Victoria's Secret - zo begrijpt de rechtbank [gedaagde] - niet heeft aangegeven welke inbreukrechtsgrond (sub a, b, of c) aan haar vorderingen ten grondslag ligt. Nu Victoria's Secret haar vorderingen echter met zoveel woorden op het toenmalige artikel 9 lid 1 sub a (nu lid 2 sub a UMVo) van de Gemeenschapsmerkenverordening heeft gebaseerd, wordt dat verweer verworpen.

In de voorliggende zaak betwist [gedaagde] niet dat zij van de merken voorziene waren zonder toestemming van Victoria's Secret heeft aangeboden en verkocht en dat zij voor het gebruik van de naam ‘Victoria’s Secret Lady’ geen toestemming heeft gekregen. Wel bestrijdt [gedaagde] dat zij de merken heeft gebruikt in het economisch verkeer. [gedaagde] zou slechts producten die zij voor eigen gebruik via Facebook had aangeschaft, te weten een paspoorthouder en een make-up tas, in gebruikte staat op Marktplaats hebben aangeboden. Aldus [gedaagde] is daarmee slechts sprake van gebruik in de particuliere sfeer en niet van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd (vergelijk HvJEU 12 november 2002, Arsenal / Reed, ECLI:EU:C:2002:651, r.o. 40). Het zouden deze ‘particuliere’ voorwerpen zijn geweest die Victoria's Secret middels de in r.o. 2.2 genoemde testaankopen heeft verkregen.

Victoria's Secret stelt dat de middels de testaankopen aangeschafte voorwerpen namaak betreffen en dat zij bij aankoop in nieuwstaat verkeerden, wat door [gedaagde] niet (gemotiveerd) is betwist. Dit is een aanwijzing dat [gedaagde] niet haar eigen gebruikte spullen heeft aangeboden. Het feit dat [gedaagde] middels haar advertenties op Marktplaats niet slechts de twee genoemde voorwerpen, maar vele verschillende producten voorzien van de merken heeft aangeboden, en daarbij geen gebruik heeft gemaakt van haar eigen naam maar van de naam Victoria’s Secret Lady, welke naam een van de merken bevat, leidt tot het oordeel dat het hier gaat om een handelsactiviteit waar economisch voordeel mee wordt nagestreefd. [gedaagde] heeft de merken dus in het economisch verkeer gebruikt en heeft daarmee inbreuk gemaakt op de merkrechten van Victoria's Secret. De vorderingen van Victoria's Secret komen daarmee in beginsel voor toewijzing in aanmerking.

verklaring voor recht

Niet is gesteld of gebleken welk separaat belang Victoria's Secret heeft bij een verklaring voor recht naast toewijzing van de overige vorderingen. De verklaring voor recht zal daarom worden afgewezen.

verbod

De rechtbank begrijpt het betoog van [gedaagde] dat een verbod ‘overbodig’ is omdat zij haar advertenties van Marktplaats heeft verwijderd zo, dat [gedaagde] stelt dat Victoria's Secret geen belang (meer) heeft bij een verbod. De rechtbank verwerpt dat verweer. [gedaagde] heeft weliswaar na sommatie direct de betreffende advertenties verwijderd maar heeft geen enkele toezegging gedaan voor de toekomst. Daarmee is nog steeds sprake van een dreiging van inbreuk, zodat Victoria's Secret belang heeft bij een verbod, wat zal worden geherformuleerd in het licht van de gestelde inbreukmakende handelingen van [gedaagde] (aanbieden en verkopen). Voor een breder geformuleerd verbod bestaat geen aanleiding.

opgave (rekening en verantwoording) en winstafdracht

[gedaagde] verzet zich tegen de vordering tot winstafdracht en het doen van opgave nu zij niet te kader trouw inbreuk zou hebben gemaakt. [gedaagde] verwijst naar het arrest Ondeo / Michel van het Benelux-Gerechtshof (11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008: BC6935, r.o. 15 e.v.), waarin – kort gezegd – is bepaald dat geen sprake is van kwade trouw indien tegen de inbreuk een niet bij voorbaat kansloos verweer is gevoerd. Gelet op het voorgaande (r.o. 4.2 - 4.4) moeten naar het oordeel van de rechtbank de verweren van [gedaagde] ten aanzien van de inbreuk evenwel als bij voorbaat kansloos worden aangemerkt, zodat het beroep op het Ondeo-arrest [gedaagde] niet kan baten. Het verweer dat [gedaagde] niet wist dat de door haar beweerdelijk voor eigen gebruik aangeschafte voorwerpen geen originele Victoria's Secret producten waren, slaagt niet nu dit verweer geen betrekking heeft op het aanbieden van de overige van de merken voorziene producten op Marktplaats (vergelijk r.o. 4.4). Bovendien heeft [gedaagde] niet duidelijk gemaakt dat de voor eigen gebruik aangeschafte producten van een betrouwbare verkoper kwamen en voor een reële prijs zijn aangeschaft. In het licht hiervan oordeelt de rechtbank dat [gedaagde] te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt. De vorderingen tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst en het doen van opgave zijn daarmee toewijsbaar. De opgave zal worden beperkt tot het noemen van de (gegevens van de) leverancier(s), en niet het identificeren van alle bij de inbreuk ‘betrokken’ personen, nu die laatste formulering door de onbepaaldheid daarvan executieproblemen op kan leveren. Eveneens om executieproblemen te voorkomen zal de termijn voor opgave worden verlengd tot twee maanden. In het voorliggende geval is naar het oordeel van de rechtbank de juistheid van de opgave voldoende gewaarborgd als deze door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur wordt gecontroleerd.

schadevergoeding

Victoria's Secret vordert naast afdracht van de met de inbreuk genoten winst tevens schadevergoeding. Zij begroot haar schade op € 50,00 per product. [gedaagde] betoogt dat dit een onredelijk (hoge) vergoeding is. De rechtbank is van oordeel dat het bedrag van € 50,00 onvoldoende concreet is onderbouwd door Victoria's Secret, zodat dit bedrag niet als basis voor begroting van de schade kan dienen. De rechtbank zal daarom verwijzen naar de schadestaatprocedure. Voorts geldt dat winstafdracht en schadevergoeding niet kunnen cumuleren voor zover vergoeding van de door Victoria's Secret gederfde winst als schadepost wordt gevorderd.

afgifte ter vernietiging

De gevorderde afgifte ter vernietiging is bestreden met de stelling dat [gedaagde] geen inbreukmakende producten meer onder zich heeft. Nu dit laatste door Victoria's Secret niet is betwist, zal de vordering worden afgewezen.

dwangsom

Nu Victoria's Secret belang heeft bij toewijzing van een verbod en bovengenoemde (neven)vorderingen, heeft zij ook belang bij versterking van de op te leggen veroordelingen en bevelen met een dwangsom. [gedaagde] heeft geen verweer gevoerd ter zake, maar de rechtbank zal, mede gelet op de gestelde slechte financiële situatie van [gedaagde] (vergelijk hierna r.o. 4.12), die door Victoria's Secret onvoldoende is weersproken, de dwangsom ambtshalve matigen en maximeren om executieproblemen te voorkomen.

proceskosten

Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal [gedaagde] worden veroordeeld in de kosten van de procedure. Victoria's Secret vordert ter zake een bedrag van € 5.800,- (inclusief griffierecht, dagvaardingskosten en overige verschotten). Volgens [gedaagde] zijn deze kosten niet redelijk en evenredig en verzet de billijkheid zich tegen toewijzing vanwege de geringe draagkracht van [gedaagde] .

Dat het om slechts een geringe inbreuk gaat, is door Victoria's Secret terecht bestreden onder verwijzing naar het (vrij grote) aantal advertenties van [gedaagde] op Marktplaats. Dat de kosten onnodig zijn gemaakt omdat Victoria's Secret niet is ingegaan op de toenaderingen van [gedaagde] om de zaak te regelen, wordt verworpen. Door [gedaagde] is niet weersproken dat zij, ondanks haar aankondiging daartoe, niet inhoudelijk heeft gereageerd op de sommatie van Victoria's Secret, en zij het mede daarom op een procedure heeft laten aankomen. [gedaagde] doet ook in dit verband een beroep op haar penibele financiële situatie. Desgevraagd heeft de raadsman van [gedaagde] ter zitting aangegeven dat [gedaagde] niet in de wettelijke schuldsanering zit, zoals in de conclusie van antwoord wordt gesuggereerd, maar door een commercieel schuldhulpbureau wordt bijgestaan. Dat [gedaagde] , een bijstandsmoeder met twee kinderen, evenwel ernstige financiële problemen heeft en daardoor niet in staat is de gevorderde proceskosten te betalen, is door Victoria's Secret niet betwist. Tenuitvoerlegging van de volledige proceskostenvordering zal dus waarschijnlijk executieproblemen veroorzaken. Gelet daarop ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te matigen tot een bedrag van € 2.500,-

Gelet op de aard van de ingeroepen rechten (Uniemerken), zullen de hierna te melden veroordelingen en bevelen zich uitstrekken tot het gehele grondgebied van de EU.

veroordeelt [gedaagde] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het aanbieden en verkopen van de waren genoemd in r.o. 2.1. onder gebruik van de in r.o. 2.1. genoemde merken te staken en gestaakt te houden;

beveelt [gedaagde] om binnen twee (2) maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Victoria’s Secret schriftelijk, door een gediplomeerde onafhankelijke administrateur, aan te wijzen door Victoria’s Secret en waarvan [gedaagde] de kosten draagt, gecontroleerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:

a. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij [gedaagde] per de datum van het vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden;

b. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die door [gedaagde] zijn ingekocht dan wel zijn vervaardigd, dan wel welke [gedaagde] heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;

c. de door [gedaagde] intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkoopprijzen alsmede de door [gedaagde] gehanteerde verkoopprijzen voor de inbreukmakende producten;

d. het totale bedrag van de door [gedaagde] als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;

e. de namen en adressen van de leveranciers van de inbreukmakende producten.

veroordeelt [gedaagde] tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening;

veroordeelt [gedaagde] tot vergoeding van de schade die Victoria's Secret heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de inbreuk, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

veroordeelt [gedaagde] voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het voorgaande, aan Victoria’s Secret te betalen een dwangsom van € 100,- per inbreukmakend product of per dag (een gedeelte van een dag tot een hele gerekend), zulks ter keuze van Victoria’s Secret, tot een maximum van € 10.000,-;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Victoria’s Secret begroot op € 2.500,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2016.