Hof Den Haag, 02-04-2013, nr. 200.084.596/01

In de onbestreden Nederlandse vertaling luidt de conclusie als volgt.

De grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing

2. Boston Scientific en OrbusNeich verschillen van mening over de grenzen van de rechtsstrijd na verwijzing en over het antwoord op de vraag wat zij na verwijzing over en weer nog aan de orde mogen stellen. In dit verband is het volgende van belang.

primair: de gemiddelde vakman zal het octrooi (B1) aldus lezen dat het betrekking heeft op de combinatie van:

Geldigheid van het octrooi (B3)

5. Een belangrijk geschilpunt tussen partijen is hoe het octrooi in de beperkte versie dient te worden uitgelegd. Daarbij komt het aan op de conclusies van het octrooischrift, gelezen in het licht van de daarbij behorende beschrijving en tekeningen, dit alles bezien vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum. In de stellingen van partijen ligt besloten dat in dit geval als de gemiddelde vakman moet worden aangemerkt een (interventie)cardioloog, dan wel een producent van ballon-dilatatiekatheters die in samenwerking met een cardioloog naar verbetering van dat soort katheters streeft (vgl. de Technische Kamer van Beroep ("TKB") van het EOB in haar beslissing in de oppositieprocedure betreffende het Europese octrooi verleend op de Enger-aanvrage, productie 16 van Medinol).

6. Partijen zijn het erover eens dat de in conclusie 1 opgenomen beperking ertoe leidt dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de uitvinding ziet op katheters die de eerder met a., b. en c. aangeduide constructieve kenmerken bevatten. Zij verschillen evenwel van mening over het karakter van de uitvinding en, in dat kader, over het antwoord op de vraag hoe het door het octrooi opgeloste probleem (bij toepassing van de zogenaamde problem solution approach) moet worden gedefinieerd. Dat is van belang voor de afbakening van de conclusie van de op de prioriteitsdatum bekende stand van de techniek en daarmee voor de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding.

7. Boston Scientific betoogt dat de uitvinding (bij nader inzien) is gelegen in verbetering van de katheter volgens de Enger-aanvrage (die een stijve hypotube combineert met een flexibel, maar side by side geconfigureerd distaal deel), in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd. Zij stelt dat te hebben bereikt door het combineren van a. een stijve (metalen) hypotube met b. een flexibel, coaxiaal geconfigureerd distaal deel, onderkenning van het daardoor optredende gevaar van 'knakken' - als vertaling van het Engelse 'kinking', waarmee volgens haar wordt bedoeld het risico van zijwaartse bezwijken door radiale belasting - en oplossing daarvan door maatregel c., het aanbrengen van een overgangsgebied met tussenstijfheid. Aldus is volgens Boston Scientific sprake van een zogenaamde 'combinatie-uitvinding'.

8. OrbusNeich bestrijdt dat de gemiddelde vakman, uitgaande van de Enger-aanvrage als meest nabije stand van de techniek, het octrooi in de door Boston Scientific bepleite zin zou uitleggen. Zij betwist dat sprake is van een 'combinatie-uitvinding'. Zij wijst er bovendien op dat ook in arrest I al - volgens haar onbestreden - is geoordeeld dat de maatregelen b. en c. geen enkel inventief verband houden met elkaar.

9. Bij pleidooi na verwijzing heeft Boston Scientific aangevoerd dat de uitvinding door de Hoge Raad reeds is gekwalificeerd als een combinatie-uitvinding in de door Boston Scientific bedoelde zin en wel in rov. 5.3.3 van het arrest a quo. Naar 's hofs oordeel geeft dat betoog blijk van een onjuiste lezing van het arrest. De betreffende passage is onderdeel van een toetsing waarin de Hoge Raad een overweging van het hof in arrest I weergeeft - waarbij de betreffende overweging op haar beurt aanhaakt bij de stellingen van Boston Scientific. De Hoge Raad heeft derhalve - overeenkomstig de beperking van de toetsingsmogelijkheden in cassatie - niet positief vastgesteld dat een octrooi, gekenmerkt door de maatregelen a., b. en c., als een 'combinatie-uitvinding' moet worden aangemerkt.

10. Overigens verwijzen beide partijen voor de definiëring van het begrip 'combinatie-uitvinding' naar de opvattingen daaromtrent van de TKB van het EOB, zoals weergegeven in hoofdstuk I.D.8.2, 'Combination invention', van de Case Law van de Boards of Appeal (ed. 2010, blz. 197 e.v.). Hierin wordt uiteengezet op welke gronden een 'combinatie-uitvinding' wordt onderscheiden van een bloot samenstel van maatregelen ('a mere aggregation of features'). Van een combinatie-uitvinding is volgens de TKB sprake in geval van functionele wederkerigheid tussen de verschillende maatregelen of indien het effect van de maatregelen tezamen uitgaat boven de som van de effecten van de afzonderlijke (groepen van) maatregelen. Indien er geen sprake blijkt te zijn van een combinatie-uitvinding, dienen de (groepen van) maatregelen afzonderlijk op inventiviteit te worden beoordeeld aan de hand van deelproblemen. In dat geval wordt een conclusie geacht op uitvinderswerkzaamheid te berusten, indien tenminste een van de maatregelen (of een groep van maatregelen) inventief is, aldus par. I.D.8.2.2.

11. Het hof zal, overeenkomstig de stellingen van Boston Scientific, de Enger-aanvrage als meest nabije stand van de techniek tot uitgangspunt nemen. De Enger-aanvrage openbaart een zogenaamde Rapid Exchange-katheter (ook wel: "RX-katheter"), bestaande uit een metalen hypotube als proximaal deel en een flexibeler plastic distaal deel (dat side by side is geconfigureerd). De aanvrage beoogde te voorzien in een proximaal deel dat - zonder ondersteuning door een geleidedraad - het 'buckling-' of 'knikrisico' in het lichaam minimaliseert en de 'pushability' verbetert, en tegelijk dun genoeg is om contrastvloeistof optimaal te laten doorstromen (zie ook TKB in de oppositie tegen Enger).

12. De uitvinding volgens conclusie 1 van het Keith-octrooi (versie B3) verschilt van de RX-katheter uit de Enger-aanvrage door een coaxiale configuratie van het distale deel van de katheter (maatregel b.) en de aanwezigheid van een overgangsgebied met tussenstijfheid (maatregel c.).

Daarbij gaat Boston Scientific ervan uit dat de woorden "dual lumen configurations" zien op side by side-configuraties. Medinol en OrbusNeich bestrijden die betekenis en hebben betoogd dat de term "dual lumen" ziet op een systeem waarin twee buizen lopen, hetgeen side by side kan zijn, maar ook tube in tube (coaxiaal). Tegen het dienovereenkomstige oordeel van het hof in arrest I (rov. 8.3, slot) heeft Boston Scientific in cassatie geen klacht gericht. Bovendien blijkt ook uit de in zoverre niet weersproken Nederlandse vertaling van de beschrijving (zie de vertaling van B3 die in cassatie is overgelegd) dat met "dual lumen" wordt gedoeld op twee buizen, ongeacht de rangschikking ervan:

Voorts zal de gemiddelde vakman uit deze passage afleiden dat de uitvinding volgens het octrooi aldus wordt afgezet tegen katheters die uit één stuk (polyethyleen) bestaan. Van enige afzet tegen Enger wat betreft de keuze voor een side by side geconfigureerd distaal deel blijkt niet. Ook de rest van de beschrijving bevat geen aanwijzingen dat (mede-)doel van de uitvinding is het verbeteren van de Enger-katheter in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd.

In dit verband is tevens van belang dat reeds RX-katheters met een coaxiaal distaal deel op de markt waren, zoals de Monorail Piccolino P33 en P34 (producties 3-D8 en D9) - zij het niet in combinatie met een metalen hypotube. Zowel Boston Scientific, als Medinol en OrbusNeich erkennen dan ook dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum de voordelen van een coaxiaal distaal deel kende. Daarvan uitgaande is aannemelijk dat de gemiddelde vakman in het licht van zijn algemene vakkennis conclusie 1 aldus zou lezen dat daarin voor een coaxiale opstelling is gekozen om de Enger-aanvrage te verbeteren in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd.

15. Alsdan ligt evenwel voor de gemiddelde vakman, gesteld voor de opgave om de katheter volgens de Enger-aanvrage te verbeteren in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd, op basis van voornoemde algemene vakkennis ook voor de hand om deze katheter aan te passen door de metalen hypotube te combineren met een coaxiaal distaal deel. Het hof verwerpt daarbij de stelling van Boston Scientific dat het verbinden van een hypotube met een coaxiaal distaal deel problematisch zou zijn en de gemiddelde vakman zou wegwijzen van toepassing daarvan. In zijn expert-opinie (productie 3 bij memorie na verwijzing van OrbusNeich, nrs. 33 en 34) heeft de deskundige De Vries aangegeven dat het verbinden van een hypotube aan een coaxiale plastic buis de gemiddelde vakman (ook op de prioriteitsdatum) niet voor technische problemen stelde en dat hij daartoe diverse mogelijkheden had. Zo zou de gemiddelde vakman, uitgaande van Enger, de hypotube met het distale deel hebben kunnen verbinden in een side by side-configuratie, waarna het distale deel verder zou lopen als coaxiale buis. Boston Scientific heeft dit een en ander onvoldoende gemotiveerd betwist. Zij stelt slechts dat De Vries deze opinie niet baseert op algemene vakkennis, maar op octrooipublicaties waarmee hij door de advocaten van OrbusNeich is gevoerd en dat hij daarmee, met hindsight, veel verder gaat dan de niet inventieve, gemiddelde vakman zou doen (pleitnota na verwijzing onder 50). Het hof is evenwel van oordeel dat - zoals ook besloten ligt in de opinie van De Vries - de gemiddelde vakman de door De Vries genoemde verbindingsoptie reeds op basis van zijn algemene vakkennis, in combinatie met de Enger-aanvrage waarvan hij uitging, zou toepassen. Maatregel b. is dus op zichzelf niet inventief.

16. Ook maatregel c. acht het hof niet inventief. Het hof is op gelijke gronden als vermeld in rov. 11.1 van arrest I van oordeel dat op de prioriteitsdatum de onderkenning van een 'knakrisico' - in arrest I wordt gesproken van 'knikken', maar daarmee wordt, voor zover het gaat om de situatie buiten het lichaam, niet iets anders bedoeld - bij katheters die een stijve hypotube combineren met een flexibel distaal deel voor de gemiddelde vakman voor de hand lag. Tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoort - en behoorde ook op de prioriteitsdatum - dat bij elke combinatie van een stijf (metalen) deel met een flexibel deel een gevaar van 'knakken' op de overgang van het stijve naar het flexibele deel bestaat. De mogelijkheid dat de gemiddelde vakman het 'knakken' tijdens het oprijgen van de katheter niet zou opmerken, zoals Boston Scientific betoogt, doet daaraan niet af. De gemiddelde vakman zou op enig moment bemerken dat de katheter niet goed functioneert. Op grond van zijn algemene vakkennis zou hij dit toeschrijven aan een afsluiting als gevolg van een beschadiging door een 'knak' ter hoogte van de stijfheidsovergang. Op de gronden vermeld in rov. 11.2 van arrest I is het hof van oordeel dat de maatregel om het knakrisico op de stijfheidsovergang te ondervangen door toepassing van een overgangsgedeelte met tussenstijfheid voor de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis voor de hand lag.

Maatregel b. ziet op het verbeteren van de katheter in termen van flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd door middel van een coaxiaal distaal deel. Maatregel c. ziet op het voorkomen van het 'knakrisico' ter hoogte van een abrupte stijfheidsovergang door middel van een overgangsgebied met tussenstijfheid. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman noch op grond van de beschrijving van het octrooi, noch op basis van zijn algemene vakkennis, een functionele wisselwerking onderkennen tussen de maatregelen b. en c. Maatregel c. versterkt of verbetert niet de flexibiliteit, diameter, opblaas- en leegzuigtijd van het coaxiaal distaal deel; maatregel b. verbetert evenmin het voorkomen van het 'knakrisico' ter hoogte van een abrupte stijfheidsovergang. In conclusie 1 komt het effect van de maatregelen b. en c. tezamen niet uit boven de effecten van de maatregelen b. en c. afzonderlijk. Van synergie of een functionele wisselwerking tussen de beide maatregelen is dus geen sprake. Dit volgt ook uit par. 35 van de beschrijving, waarin met betrekking tot maatregel c. expliciet wordt gesteld:

Van een combinatie-uitvinding als door partijen bedoeld (zie rov. 10) is dan ook geen sprake.

Zoals het hof in rov. 16 heeft overwogen, behoort - en behoorde op de prioriteitsdatum - tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman dat bij elke combinatie van een stijf (metalen) deel met een flexibel deel een gevaar van 'knakken' op de overgang van het stijve naar het flexibele deel bestaat - reden waarom in het hiervoor in rov. 17 aangehaalde gedeelte van de beschrijving van het octrooi wordt gesteld dat maatregel c. bij elke zodanige combinatie van een stijf en een flexibel deel kan worden toegepast. Dat 'knak'-risico bestaat - naar de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis zal hebben begrepen - derhalve ook bij een katheter met een stijve, metalen hypotube en een flexibel, side by side geconfigureerd distaal deel zoals Enger. Met andere woorden, het 'knakrisico' is niet specifiek aan een coaxiale constructie verbonden. De omstandigheid dat het 'knakrisico' groter wordt naarmate de stijfheidsovergang abrupter is doet daaraan niet af. Bovendien kan, zoals Medinol en OrbusNeich hebben betoogd, niet in algemene zin worden gezegd dat een coaxiaal distaal deel flexibeler is - en dus een abruptere stijfheidsovergang veroorzaakt - dan een side by side-constructie: dat hangt mede af van de materiaalkeuze, vormgeving en dimensionering van de buizen. Om dezelfde reden kan evenmin worden aanvaard dat het 'knakrisico' de gemiddelde vakman wegwijst van toepassing van maatregel b., zoals Boston Scientific betoogt.

19. Uit het voorgaande volgt dat de maatregelen b. en c. los van elkaar op inventiviteit dienen te worden beoordeeld. In de rov. 15 en 16 is het hof reeds tot de conclusie gekomen dat geen van beide berust op uitvinderswerkzaamheid.

20. Op grond van het voorgaande acht het hof conclusie 1 (zoals beperkt), uitgaande van de Enger-aanvrage, niet inventief. Dat, zoals Boston Scientific stelt, de katheter volgens het Keith-octrooi een groot commercieel succes is, maakt dat niet anders. De (deels beperkte) volgconclusies, afhankelijk van conclusie 1 (zoals beperkt), acht het hof eveneens niet geldig, nu OrbusNeich de inventiviteit ervan gemotiveerd heeft betwist en Boston Scientific dit niet heeft weersproken. Bij deze stand van zaken behoeven de overige aangevoerde nietigheidsbezwaren geen bespreking meer. Dit betekent dat de grieven falen en dat de rechtbank, oordelend in reconventie, terecht is overgegaan tot vernietiging van "het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.591.199". Om elk misverstand te vermijden zal het hof aan de bekrachtiging van dat oordeel toevoegen dat het thans gaat om bedoeld octrooi, zoals dat luidt na de centrale beperking daarvan door het EOB.

Proceskosten

22. In arrest I heeft het hof Boston Scientific veroordeeld in de kosten van het hoger beroep aan de zijde van Medinol (uiteraard: gemaakt tot aan dat arrest). Boston Scientific stelt thans (bij memorie na verwijzing) dat die kosten, alsook de in eerste aanleg gemaakte kosten, gecompenseerd dienen te worden. Hoewel de kostenveroordeling, voor zover betrekking hebbend op de reconventie, geacht moet worden door de Hoge Raad te zijn mee-vernietigd, ziet het hof geen aanleiding om thans de kosten van het geding tussen Boston Scientific en Medinol - voor zover gemaakt tot aan arrest I; na verwijzing heeft Medinol immers geen kosten gemaakt - te compenseren. Dat zou immers ten nadele van Medinol strekken zonder dat zij zich daarover heeft kunnen uitlaten (vgl. art. 130 lid 3 Rv.). Indien partijen, zoals Boston Scientific stelt, anders zijn overeengekomen, zullen zij daarnaar hebben te handelen.

In zijn tussenarrest van 28 februari 2012 heeft het hof reeds overwogen dat, waar OrbusNeich zich wenst te voegen (thans: heeft gevoegd) in een procedure die voor 29 april 2006 is aangevangen (en waarvan de onderhavige procedure na verwijzing een voortzetting is), zij geen aanspraak kan maken op volledige vergoeding van haar proceskosten. Het hof handhaaft dat oordeel. Bij die stand van zaken kan in het midden blijven of datzelfde zou gelden op de grond dat het, na de intrekking van de inbreukvorderingen door Boston Scientific, nog uitsluitend om de nietigheid van het octrooi gaat (vgl. in dat verband de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 15 november 2012 in de zaak Bericap/Plastinnova (C-180/11), alsmede de uitspraak van dit hof van 26 februari 2013 in de zaak Danisco/Novozymes, LJN BZ1902).

Het hof zal de kosten van OrbusNeich dan ook begroten met toepassing van het liquidatietarief. OrbusNeich heeft geen uitvoerbaar bij voorraad-verklaring gevorderd.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover in reconventie gewezen en verstaat dat de vernietiging betreft het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.591.199, zoals centraal beperkt door het Europees Octrooibureau;

veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Medinol tot op heden begroot op € 2.682,- aan salaris en € 288,- aan verschotten;

veroordeelt Boston Scientific in de kosten van het geding na verwijzing, aan de zijde van OrbusNeich vanaf het arrest van 28 februari 2012 tot op heden begroot op € 2.682,- aan salaris.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, S.J. Schaafsma en M.W.D. van der Burg, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 april 2013 in aanwezigheid van de griffier.