Rb. Den Haag, 15-12-2014, nr. 475370 KG 14-1222

De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie op grond van de artikelen 95 lid 1, 96, 97 lid 1 en 103 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk omdat MES in Nederland woonplaats heeft.

Met betrekking tot de reconventionele vorderingen is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 136 jo 254 Rv.

De bevoegdheid in conventie noch die in reconventie wordt overigens bestreden.

in conventie voorts

Merkinbreuk

Tussen partijen is niet in geschil dat het teken Flipper Delta moet worden aangemerkt als overeenstemmend met AAB’s merk DELTA FLIPPER in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

MES betwist evenwel dat sprake is van merkinbreuk en zij voert daartoe aan dat zij geen ankers heeft verhandeld onder het teken ‘Flipper Delta’ of ‘Delta Flipper’ tenzij het om doorverkoop van originele (gebruikte) ankers van AAB ging hetgeen de laatste jaren een enkele maal is voorgekomen.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

De stelling van AAB dat MES ankers onder het merk of onder het teken Delta Flipper heeft aangeboden en/of verhandeld en zodoende inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van AAB steunt op de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013. In die oorsprongsverklaring heeft MES als leverancier aan Jan de Nul een verklaring afgegeven over het land van oorsprong (te weten China) van twee ‘Delta Flipper’ ankers (artikelnummer 1-00434349 / serial number JDN 5-011 en artikelnummer 1-00693134 / serial number JDN 5-116). Die oorsprongsverklaring biedt weliswaar een aanwijzing voor maar geen rechtstreeks bewijs dat MES de betreffende ankers daadwerkelijk onder het teken Delta Flipper heeft aangeboden en verhandeld aan Jan de Nul.

AAB stelt op zich terecht, anders dan MES meent, dat het afgeven van de oorsprongsverklaring als zodanig ook geldt als gebruikshandeling in de zin van artikel 9 GMVo. Door het afgeven van de oorsprongsverklaring gebruikt MES in haar hoedanigheid van leverancier (van Jan de Nul) het teken Delta Flipper in stukken voor zakelijk gebruik als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub d GMVo. De parallel die MES trekt met de casus in het arrest Winters/Red Bull (HvJEU 15 december 2011, C-119/10) gaat zodoende niet op. Ook is geen sprake van een situatie als bedoeld in het Hölterhoff/Freiesleben arrest (HvJEG 14 mei 2002, C-2/00). Uit de oorsprongsverklaring volgt immers niet dat het teken ‘Delta Flipper’ slechts wordt gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de ankers terwijl duidelijk is dat het zou gaan om MES Dolphin ankers. Dat de oorsprongsverklaring op zichzelf beschouwd merkgebruik inhoudt, acht de voorzieningenrechter gelet op het navolgende verweer echter onvoldoende om merkinbreuk vast te stellen.

MES stelt immers dat zij de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013 per abuis heeft afgegeven zonder na te gaan of zij wel de betreffende ankers aan Jan de Nul heeft geleverd, hetgeen niet het geval is, zo is later gebleken uit onderzoek van de eigen administratie en navraag bij Jan de Nul, zo stelt zij. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar de verklaring die Jan de Nul heeft gegeven, waarin staat dat de naam ‘Anker, Delta Flipper’ in haar administratie is gebruikt als soortnaam die voor de gebruikers van de administratie duidelijk maakt van welk type het anker is maar niet van welke producent. Voorts is de naam ‘Anker, Delta Flipper’ door Jan de Nul voor-ingevuld op de oorsprongsverklaring die aan MES en aan AAB is gestuurd. Tot slot verwijst MES naar de email van Jan de Nul van 19 november 2014 waarin staat dat na verder onderzoek naar de herkomst van de ankers met objectnummers JDN 5-011 en JDN 5-116 is gebleken dat deze niet bij MES zijn besteld.

Zonder nadere bewijslevering, waarvoor in een kort geding geen ruimte is, kan de voorzieningenrechter op basis van het voorgaande niet vaststellen of MES al dan niet genoemde twee ankers onder het teken Delta Flipper heeft aangeboden. Dat AAB op zich terecht stelt dat de juistheid van de afgegeven oorsprongsverklaring voor rekening en risico komt van MES, dat MES in de print screens van de administratie van Jan de Nul ook als leverancier van genoemde ankers staat vermeld en dat MES nog een tweede oorsprongsverklaring heeft afgegeven aan Jan de Nul voor dezelfde ankers maar dan met vermelding ‘MES Dolphin’ hetgeen in strijd is met haar latere stelling dat zij genoemde ankers helemaal niet heeft geleverd aan Jan de Nul, maakt dit niet anders.

Dat MES de drie andere ankers (artikelnummer 1-00434353 en serial number JDN 5-017, artikelnummer 1-00434355 en serial number JDN 5-021 en artikelnummer 1-00204022 en serial number JDN 5-037) aan Jan de Nul heeft geleverd onder het teken Delta Flipper is voorshands niet aannemelijk. Dat kan uit het verzoek van Jan de Nul aan AAB voor het afgeven van een oorsprongsverklaring niet worden afgeleid en anders dan bij de andere twee ankers, ontbreekt ten aanzien van deze drie ankers een door MES ondertekende oorsprongsverklaring.

Dat MES anderszins ankers voorzien van het merk of van het teken Delta Flipper heeft verhandeld, is niet gebleken. MES heeft weliswaar verklaard in het verleden wel (gebruikte) ankers van AAB voorzien van het merk te hebben verhandeld. De voorzieningenrechter begrijpt uit de stelling van MES dat zij meent dat de merkrechten van AAB ten aanzien van de verhandeling van die waren zijn uitgeput in de zin van artikel 13 GMVo. Of inderdaad sprake is van dergelijke verkopen is in deze procedure verder niet aan de orde gesteld.

De slotsom luidt dat merkinbreuk door MES naar voorlopig oordeel (vooralsnog) niet aannemelijk is geworden. Het gevorderde stakingsbevel en de gevorderde rectificatie en opgave zal worden afgewezen.

Afschrift / inzage

Het meest verstrekkende verweer tegen de gevorderde afgifte van en/of de inzage in het bewijsbeslag is dat het beslag onrechtmatig is gelegd. MES voert aan dat AAB in het beslagrekest heeft nagelaten te vermelden dat MES wel heeft gereageerd op de sommatiebrief en zodoende ten onrechte het niet reageren op de sommatie als reden voor de vrees voor verduistering heeft opgegeven. Aldus is volgens MES sprake van schending van artikel 21 en artikel 111 lid 3 Rv en is het beslag onrechtmatig. Ook is de deurwaarder volgens MES buiten het gegeven verlof getreden.

De voorzieningenrechter verwerpt deze verweren. Een bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel, waardoor onder omstandigheden aan de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt gelegd, aanzienlijke hinder of schade kan worden toegebracht. Aan de stelplicht van degene die verlof vraagt om bewijsbeslag te leggen, mogen dan ook hoge eisen worden gesteld (Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958). AAB heeft de reactie van MES op de sommatie niet in het verzoekschrift vermeld, naar zij ter zitting heeft aangevoerd omdat het bericht van MES weliswaar aan het kantoor van de advocaat van AAB is gestuurd maar de behandelend advocaat niet heeft bereikt, waarbij zij overigens erkend dat dit voor haar rekening en risico komt. De reactie van MES hield echter niet meer in dan de blote stelling dat MES in 2013 geen ankers aan Jan de Nul heeft geleverd. Met AAB is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het niet vermelden van die mededeling in het beslagrekest niet van zodanige aard is dat sprake is van het verstrekken van een onvoldoende toelichting die reden dient te zijn voor opheffing van het beslag. Ook acht de voorzieningenrechter het met AAB niet aannemelijk dat toevoeging van die reactie aanleiding zou zijn geweest om geen vrees voor verduistering aan te nemen en MES zodoende eerst te horen als bedoeld in artikel 1019b lid 3 Rv.

Anders dan MES stelt, is krachtens het verlof geen toestemming gegeven voor het leggen van beslag op alle documenten waarop het kenmerk ‘JDN 5’ is vermeld, hetgeen volgens MES te ruim zou zijn omdat dit kenmerk ziet op alle 5-tons ankers in plaats van de specifiek bij nummer genoemde ankers in de verzoeken van Jan de Nul. ‘JDN 5’ staat immers onder I van het beslagrekest, dat specifiek ziet op de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013 zodat geen informatie over andere dan in die oorsprongsverklaring genoemde ankers daaronder valt. Uit het proces-verbaal van de beslaglegging volgt voorts dat de deurwaarder met toestemming van de bestuurder van MES om praktische redenen alle gegevensdragers heeft meegenomen (en later heeft geretourneerd) maar dat slechts gegevens die onder het gegeven verlof vallen daadwerkelijk in beslag zijn genomen.

Bij de beoordeling van het gevorderde afschrift en/of de inzage in de beslagen documentatie moet een onderscheid worden gemaakt tussen de gronden die AAB daarvoor aanvoert, te weten (i) het vaststellen van de aard en omvang van merkinbreuk door MES, en (ii) het vaststellen van de schade ten gevolge van de gestelde inbreuk. Die grondslagen zullen hieronder achtereenvolgens worden beoordeeld.

Het onderzoeken of MES inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van AAB door ankers onder het teken Delta Flipper of Flipper Delta aan te bieden of te verhandelen, is naar voorlopig oordeel een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv. Tevens moet voorshands worden aangenomen dat er sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv, te weten een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een merkrecht (artikel 1019a Rv). In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat de drempel voor het aannemen van een dergelijke rechtsbetrekking in het kader van een beroep op het inzagerecht ter staving van een inbreuk lager is dan de maatstaf voor toewijzing van een verbod en een opgaveplicht. Als dezelfde eisen aan het te leveren bewijs zouden worden gesteld, zou het beroep op artikel 843a Rv – dat nu juist kan worden gebruikt ter verkrijging van aanvullende bewijsmiddelen – immers zinloos worden. De afwijzing van het inbreukverbod impliceert dus niet dat ook de gevorderde inzage moet worden afgewezen.

Aan de andere kant moeten fishing expeditions worden voorkomen (Kamerstukken II 1999-2000, 26 855 nr. 3, p. 188 en Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3. p. 20). Het inzagerecht mag niet worden gebruikt om op basis van een willekeurige beschuldiging van onrechtmatig handelen, in de administratie van een ander te gaan vissen naar een mogelijke onderbouwing van die beschuldiging. Het komt er dus op aan dat er concrete feiten en omstandigheden worden aangevoerd die een redelijk vermoeden van een inbreuk kunnen dragen en dat de aangevoerde feiten en omstandigheden worden onderbouwd met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal. Zoals hierna zal worden toegelicht, heeft AAB naar voorlopig oordeel aan die eis voldaan.

Hetgeen AAB heeft aangevoerd ter onderbouwing van de gestelde merkinbreuk is zoals hiervoor geoordeeld onvoldoende om te concluderen dat sprake is van merkinbreuk, maar dit is voorshands oordelend wel voldoende onderbouwing van een redelijk vermoeden van inbreuk. Onder deze omstandigheden is de vordering tot inzage toewijsbaar op de hierna te bepalen wijze. Niet in geschil is dat een oorsprongsverklaring wordt afgegeven, soms jaren na het moment van verhandeling. Dit rechtvaardigt om inzage te geven ook in documenten die dateren van vóór 4 oktober 2013, de datum waarop de gewraakte oorsprongsverklaring door MES is afgegeven. De voorzieningenrechter acht een termijn van vijf jaar redelijk.

De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van MES dat AAB geen (spoedeisend) belang heeft bij haar vordering tot afschrift/inzage, nu MES heeft aangeboden een overzicht te verstrekken, door haar eigen accountant opgesteld, van “eventueel plaatsgevonden verkopen onder de naam “Flipper Delta” (vgl. pleitnota MES, nr. 22). In de onderhavige omstandigheden maakt AAB terecht aanspraak op inzage in stukken die onder het bewijsbeslag vallen, nu dat meer zekerheid geeft aangaande de juistheid en volledigheid dan een onder auspiciën van MES opgesteld overzicht gebaseerd op informatie die MES aan de accountant ter beschikking stelt.

Het verweer van MES dat afschrift of inzage moet worden geweigerd omdat de beslagen stukken vertrouwelijke informatie bevatten, slaagt in zoverre dat MES een rechtmatig belang heeft bij het geheimhouden van die gegevens ten opzichte van een concurrent als AAB, althans voor zover de informatie geen betrekking heeft op de gestelde inbreuk op de merkrechten van AAB. Op afschrift van die informatie heeft AAB geen recht. Rechtstreekse inzage in de gegevens is in dit geval ook niet nodig om tegemoet te komen aan het belang van AAB. Ter zitting is besproken dat de inzage zou kunnen worden gegeven via een onafhankelijke deskundige, bijvoorbeeld een onafhankelijke accountant. De voorzieningenrechter zal daarom, met toepassing van haar bevoegdheid krachtens artikel 843 lid 2 Rv om voorwaarden te stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft, het volgende bepalen:

MES dient op eerste verzoek een door AAB aan te wijzen onafhankelijke deskundige, bij voorkeur een accountant, inzage te geven in de in beslag genomen documentatie. De bij de beschikking van 15 oktober 2014 aan de bewaarder opgelegde plicht tot geheimhouding van die documentatie wordt in zoverre opgeheven, maar blijft voor het overige in stand.

De deskundige dient te onderzoeken of de in beslag genomen documentatie het

vermoeden ondersteunt dat MES onder de namen Delta Flipper of Flipper Delta in de

periode vanaf 4 oktober 2008 tot 23 oktober 2014 (het moment van het beslag) ankers heeft

aangeboden en/of verkocht aan Jan de Nul of andere partijen.

De deskundige dient zijn bevindingen vast te leggen in een schriftelijk rapport. Het

rapport moet aan beide partijen worden gestuurd.

Als de deskundige in dat rapport concludeert dat de documentatie het vermoeden

ondersteunt dat sprake is van in 4.22.2 genoemd handelen, zal de deskundige een afschrift

van die delen van de documentatie die naar zijn oordeel relevant zijn voor die conclusie aan

AAB verstrekken. Uitsluitend in dat geval mag die selectie worden verstrekt.

Voor het overige dient de deskundige de documentatie geheim te houden ten

opzichte van AAB en derden.

De kosten van de werkzaamheden van de accountant komen gelet op artikel 843a

lid 1 Rv voor rekening van AAB.

Voor de gevorderde afgifte/inzage ter vaststelling van schade bestaat naar voorlopig oordeel geen spoedeisend belang. Of AAB recht op en belang heeft bij die afgifte of inzage komt pas aan de orde na vaststelling van merkinbreuk.

AAB heeft niet gevorderd dat het bevel tot inzage/afgifte wordt versterkt met een dwangsom, zodat de voorzieningenrechter daar ook geen dwangsom aan zal verbinden.

Voor zover het gegeven bevel heeft te gelden als een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt de voorzieningenrechter in het dictum de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op 6 maanden.

Hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen nadere bespreking.

Proceskosten

Gelet op het feit dat partijen met betrekking tot de vorderingen in conventie over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.

in reconventie voorts

Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, is het door AAB gelegde bewijsbeslag niet onrechtmatig en zullen de vorderingen in reconventie worden afgewezen.

Proceskosten

MES zal als in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. AAB maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten en heeft daartoe voor zowel de conventie als de reconventie één proceskostenspecificatie ter hoogte van € 7.496,50 aan kosten van rechtsbijstand en € 2.213,21 aan deurwaarderskosten en griffierecht in het geding gebracht. Niet is aangegeven welk deel van de kosten aan de conventie en welk deel aan de reconventie moeten worden toegerekend. MES heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de proceskosten, stellende dat deze kosten de IE-indicatietarieven voor een eenvoudig kort geding overschrijden. AAB heeft onvoldoende gemotiveerd waarom die overschrijding in dit geval redelijk en evenredig is. De kosten zullen daarom worden gematigd tot het toepasselijke IE-indicatietarief. Daarbij zal de zaak worden gekwalificeerd als een eenvoudig kort geding. Schattenderwijs begroot de voorzieningenrechter het reconventionele deel van de kosten op 25 % van de advocaatkosten van AAB. Aan de reconventie is door AAB immers een aanzienlijk kleiner deel van de tijd besteed, nu hierop slechts bij mondelinge behandeling is gereageerd. MES zal daarom worden veroordeeld tot betaling van € 1.500,- aan advocaatkosten (25% van het IE-indicatietarief van € 6.000,-).