Rb. Den Haag, 10-12-2014, nr. C/09/476286 / KG ZA 14-1301

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 31 oktober 2014;

- de akte houdende overlegging producties van Shenzhen c.s., ontvangen op 4 november 2014, met 19 producties;

- de bij brief van 7 november 2014 ontvangen aanvullende productie 20 van Shenzhen c.s.;

- de op 19 november 2014 ontvangen akte overlegging producties van Seatriever, met 28 producties;

- de bij brief van 24 november 2014 ontvangen aanvullende producties 21 tot en met 34 van Shenzhen c.s.;

- de op 25 november 2014 ontvangen (aanvullende) kostenspecificaties van beide zijden (producties 35A en 35B van Shenzhen c.s. en de vervangende producties 25 en 26 van Seatriever);

- de mondelinge behandeling, gehouden op 26 november 2014, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota’s hebben overgelegd.

Seatriever heeft bij brief van 25 november 2014 bezwaar gemaakt tegen de nadere producties die door Shenzhen c.s. op 24 november 2014 in het geding zijn gebracht, stellende dat deze te laat, want ver na de daarvoor door de voorzieningenrechter bepaalde datum van 3 november 2014 zijn toegestuurd. Nadat Shenzhen c.s. in de gelegenheid was gesteld op dit bezwaar te reageren, heeft de voorzieningenrechter beslist dat de nadere producties buiten beschouwing worden gelaten omdat deze te laat zijn overgelegd. Shenzhen c.s. heeft in haar e-mailbericht van 25 november 2014 (verzonden 16:26 uur) de voorzieningenrechter verzocht deze beslissing te heroverwegen, in het bijzonder ten aanzien van productie 27. Dit verzoek is besproken ter zitting waarbij Seatriever heeft verklaard er (alsnog) geen bezwaar tegen te hebben dat deze productie 27 in beschouwing wordt genomen. De productie, een testrapport van ing. A.J. De Koning, inspecteur toezichtsontwikkeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA), is daarop alsnog toegelaten.

Vonnis is bepaald op heden.

Shenzhen houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van promotionele producten en feestartikelen.

Folat drijft een groothandel in non-food producten, waaronder feestartikelen. Voor deze laatste productgroep is Folat de exclusieve distributeur van Shenzhen voor Nederland.

Seatriever verhandelt eveneens feestartikelen.

Seatriever is houdster van Europees octrooi EP 2 533 868 B1 (hierna: EP 868 of het octrooi) voor an attachment device for attachment to a membrane, e.g. of a balloon, without puncturing the membrane. EP 868 is verleend op 9 april 2014 op een aanvrage van 7 februari 2011 en doet een beroep op het prioriteitsdocument GB 201002031 en de prioriteitsdatum 8 februari 2010. EP 868 is van kracht in onder meer Nederland.

In het kader van het onderhavige kort geding is met name conclusie 1 van EP 868 van belang. In de oorspronkelijke Engelse taal luidt deze conclusie als volgt.

De Nederlandse vertaling van conclusie 1 luidt als volgt.

De conclusies 2 tot en met 15 zijn alle (direct of indirect) van conclusie 1 afhankelijk.

De beschrijving van EP 868 omvat de volgende passages (markering toegevoegd door de voorzieningenrechter).

(...)

EP 868 bevat onder meer de volgende tekeningen van een bevestigingsinrichting volgens de uitvinding die aan een ballon wordt bevestigd.

Op 18 september 2014 heeft Seatriever brieven gestuurd aan Folat en aan (in ieder geval) twee van haar afnemers, Albert Heijn en Xenos, aangaande de door Folat aan Albert Heijn en Xenos geleverde 'Wakadaballon'. De Wakadaballon is een ballon met een daaraan bevestigde LED-lamp. De LED-lamp bevindt zich aan de binnenzijde van de ballon, die daardoor licht geeft.

De brief aan Albert Heijn houdt onder meer het volgende in.

(...)

(...)

(...)

De brief aan Xenos is gelijkluidend.

Artikel 4.11 van de in de brief bedoelde norm EN 71-1, die ziet op de mechanische en fysische eigenschappen van speelgoed, houdt in onder b:

Bij brief van 1 oktober 2014 heeft Shenzhen c.s. Seatriever gesommeerd de brieven van 18 september 2014 te rectificeren omdat van octrooi-inbreuk geen sprake zou zijn en omdat de Wakadaballon zou voldoen aan alle relevante veiligheidseisen.

Op 10 oktober 2014 stuurde Seatriever brieven aan Albert Heijn en Xenos waarin de stellingen ter zake van de octrooi-inbreuk en de onveiligheid van de Wakadaballonnen werden herhaald.

Shenzhen c.s. vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1) Seatriever zal bevelen mededelingen met de strekking dat i) door Shenzhen, Folat of hun afnemers met de verkoop van Wakadaballonnen inbreuk op EP 868 wordt gemaakt, ii) dat de Wakadaballon niet voldoet aan de Europese norm, en iii) dat de Wakadaballon niet voldoet aan wettelijke veiligheidseisen en dat deze een gevaar opleveren voor kinderen te staken en gestaakt te houden;

2) Seatriever zal bevelen een door een registeraccountant goedgekeurde opgave te verstrekken van alle ontvangers van brieven en-of e-mails met een strekking gelijk aan de op 18 september 2014 aan Folat, Albert Heijn en Xenos verstuurde brieven;

3) Seatriever zal bevelen aan die ontvangers een rectificatie te sturen;

4) een en ander op straffe van een dwangsom;

5) met veroordeling van Seatriever in de proceskosten, te begroten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna Rv), alsmede in de nakosten in de zin van artikel 237 Rv.

Shenzhen c.s. heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat, ofschoon Seatriever ook buiten Nederland onjuiste beweringen met betrekking tot de Wakadaballon heeft gedaan, de gevorderde voorzieningen uitsluitend zien op Nederland.

Shenzhen stelt dat zij de Wakadaballon heeft ontwikkeld en aan Folat heeft geleverd. Volgens Shenzhen c.s. maakt de Wakadaballon geen inbreuk op conclusie 1 van EP 868 en handelt Seatriever onrechtmatig door in communicatie met klanten van Shenzhen c.s. het tegendeel te beweren. Zij meent dat zulks temeer geldt nu Seatriever bij brief van 1 oktober 2014 met een uitgebreide motivering op het standpunt van Shenzhen c.s. is gewezen en Seatriever niettemin haar beschuldiging heeft gehandhaafd en herhaald.

Shenzhen c.s. stelt verder dat de veiligheidseisen waaraan haar product volgens Seatriever niet zou voldoen, de hiervoor vermelde bepaling 4.11 onder b (verder: de Europese norm), niet op haar product van toepassing is en dat het product bovendien wel degelijk aan die norm voldoet. De uitlatingen van Seatriever acht zij ook op dit punt onrechtmatig. Ter zitting heeft zij verduidelijkt dat zij de vorderingen die zien op de uitlatingen van Seatriever met betrekking tot de veiligheidsaspecten van het product baseert op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek en op de bepalingen met betrekking tot ongeoorloofde vergelijkende reclame. In dit verband beroept zij zich op artikel 6:195 van het Burgerlijk Wetboek.

Seatriever voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

bevoegdheid

Internationale bevoegdheid om kennis te nemen van het bodemgeschil bestaat op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo1.. Deze bevoegdheid wordt door Seatriever, naar zij ter zitting heeft verklaard, niet (langer) bestreden. Omdat bevoegdheid bestaat voor het bodemgeschil bestaat tevens bevoegdheid de gevorderde voorlopige maatregelen te gelasten. Deze rechtbank is tevens relatief bevoegd al omdat deze bevoegdheid niet is bestreden.

spoedeisend belang

Volgens Seatriever ontbreekt het belang van Shenzhen bij de gevorderde voorzieningen omdat niet blijkt dat zij producent is van de Wakadaballon. Tussen partijen staat echter vast dat Folat leverancier is van de ballonnen aan Albert Heijn en Xenos terwijl in deze procedure, mede namens Folat, wordt verklaard dat zij de ballonnen afneemt van Shenzhen. Reden om aan deze verklaring te twijfelen ontbreekt. Vooralsnog moet daarom worden aangenomen dat Shenzhen evenals Folat belang bij de onderhavige voorzieningen heeft.

Het belang van Shenzhen c.s. is bovendien spoedeisend te achten nu aannemelijk is dat Shenzhen c.s. door het handelen van Seatriever in deze periode van feestdagen belangrijke opdrachten dreigt mis te lopen.

de gestelde octrooi-inbreuk

Naar voorlopig oordeel houdt Seatriever tegen beter weten in vol dat sprake is van inbreuk op haar octrooi.

Shenzhen c.s. bestrijdt onder meer dat in de Wakadaballon een O-ring als bedoeld in conclusie 1 van EP 868 aanwezig is die door onderling aangrijpende delen wordt vastgehouden. Seatriever heeft in reactie op deze betwisting onderstaande tekening overgelegd, die de doorsnede van het LED-lampje van de Wakadaballon toont. Seatriever merkt het met geel aangegeven onderdeel (“ring”) aan als de in conclusie 1 van EP 868 genoemde O-ring2.. Deze ring wordt naar zij stelt vastgehouden door de in de tekening aangegeven kraag (groen) en de plug (blauw), die zijn aan te merken als de onderling aangrijpende delen 10 en 12 van het octrooi. Op basis van, onder meer, die interpretatie komt zij tot het oordeel dat de Wakadaballon alle kenmerken van conclusie 1 heeft en dus onder de beschermingsomvang van het octrooi valt.

Het door Seatriever aldus aangemerkte onderdeel is naar voorlopig oordeel niet trapped in de zin van conclusie 1. De gemiddelde vakman zal uit het in paragrafen 0002 en 0003 beschreven nadeel van de stand van de techniek (if the membrane is stretched, or if the O-ring is subjected to high temperature, the O-ring may be forced off the head so that the attachment device falls away from the membrane) en de tot het octrooi behorende tekeningen begrijpen dat de O-ring omsloten is door de onderling aangrijpende delen (interengaging parts) 10 en 12 om te voorkomen dat de ring kan wegspringen als de membraan wordt uitgerekt. De hierboven met geel aangegeven ring is duidelijk niet omsloten door de door Seatriever als onderling aangrijpende delen aangemerkte kraag en plug en derhalve niet trapped in de zin van EP 868. De Wakadaballon valt daarmee naar voorlopig oordeel niet onder de beschermingsomvang van EP 868.

Ondanks het feit dat het Seatriever duidelijk was, althans duidelijk had moeten zijn, dat geen sprake is van inbreuk op haar octrooi heeft zij Folat jegens afnemers van inbreuk beticht. Daarmee heeft Seatriever naar voorlopig oordeel aanzienlijk te lichtvaardig en daarmee onrechtmatig gehandeld.

de gestelde schending van veiligheidsnormen

Tussen partijen is in geschil of de Europese norm op de Wakadaballon van toepassing is. In dit kort geding zal daar veronderstellenderwijs vanuit worden gegaan.

Ter onderbouwing van haar bewering dat de Wakadaballon niet aan deze norm voldoet beroept Seatriever zich op de door haar overgelegde testrapporten van de onderzoeksbureaus SGS United Kingdom Ltd. en UL VS United Kingdom Limited. Deze Britse bureaus zijn naar zij stelt beide aangemeld als keuringsinstantie in de zin van de Europese Speelgoedrichtlijn 2009/48/EG. In de testrapporten wordt, zakelijk weergegeven, geconcludeerd dat de van Folat afkomstige Wakadaballon niet voldoet aan de Europese norm, naar de voorzieningenrechter begrijpt omdat de LED-lamp, wanneer deze wordt onderworpen aan een treksterktetest, loskomt van de ballon en vervolgens kan worden ingeslikt.

Tegenover de door Seatriever in het geding gebrachte rapporten staan testrapporten van SGS Hong Kong (productie 12 van Shenzhen c.s.) en van ir. De Koning van de NVWA (productie 27 van Shenzhen c.s.), waaruit volgt dat de Wakadaballon wél voldoet aan de Europese norm. Volgens Seatriever heeft SGS Hong Kong niet aan de vereisten van artikel 4.11 van de norm getest, maar nu het rapport de norm met zoveel woorden vermeldt, moet dit bezwaar van Seatriever worden gepasseerd. Wel deelt de voorzieningenrechter de kritiek van Seatriever dat slechts een deel van het rapport is overgelegd. Dit rapport volstaat dan ook niet om de door Seatriever overgelegde rapporten te ontkrachten. De door De Koning uitgevoerde tests doen echter gerede twijfel ontstaan over de vraag of de ballonnen aan de norm voldoen. Zijn bevindingen spreken die van de door Seatriever overgelegde rapporten tegen. De objectiviteit en deskundigheid van De Koning wordt door Seatriever niet in twijfel getrokken.

Gezien het voorgaande is in dit kort geding niet aannemelijk geworden dat de Wakadaballonnen niet voldoen aan de vereisten van de Europese norm. Dat komt voor risico van Seatriever. Haar uitlatingen moeten vooralsnog als onrechtmatig worden aangemerkt, omdat zij de juistheid van die uitlatingen niet voldoende overtuigend kan aantonen. De vorderingen van Shenzhen c.s. zijn dan ook toewijsbaar.

overig verweer

Seatriever meent dat de gevorderde opgave van aan derden verstuurde brieven zinloos is en tot nodeloze kosten zou leiden nu zij Shenzhen c.s. al heeft laten weten dat zij uitsluitend Albert Heijn en Xenos heeft aangeschreven. Dit laatste biedt Shenzhen c.s. naar voorlopig oordeel echter niet de zekerheid die een met dwangsom verstrekte opgaveverplichting haar wel geeft. De gevorderde opgave is om die reden gerechtvaardigd. De voorzieningenrechter acht echter, gezien de aard van de informatie, controle van de opgave door een registeraccountant niet zinvol. Dit onderdeel van de vordering wordt afgewezen.

Ook voor een rectificatie ziet de voorzieningenrechter voldoende aanleiding, met dien verstande dat de rectificatie moet worden aangepast aan de voorlopige beoordeling in dit vonnis.

De dwangsom die aan het bevel tot opgave en rectificatie zal worden verbonden, wordt beperkt tot € 5.000,= per dag. De op te leggen dwangsommen zullen voorts worden gemaximeerd.

proceskosten

Seatriever zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Shenzhen c.s. heeft de kosten waarvan zij vergoeding vordert in haar pleitnota als volgt opgegeven.

Zij schat dat 70% van de kosten zijn gemaakt in verband het verweer tegen de door Seatriever gestelde octrooi-inbreuk en de overige 30% in verband met de gestelde onveiligheid van de Wakadaballon. Voor de eerstgenoemde kosten maakt zij aanspraak op vergoeding overeenkomstig artikel 1019h Rv, voor de laatstgenoemde kosten op vergoeding volgens het liquidatietarief. Met deze verdeling heeft Seatriever ingestemd.

Seatriever heeft echter de omvang van de kosten bestreden. Zij voert ook in dit verband allereerst aan dat Shenzhen c.s. niet-ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang. Deze stelling is hiervoor reeds besproken en verworpen.

De kosten van de Deense octrooigemachtigde Chas. Hude A/S komen naar Shenzhen c.s. meent niet voor vergoeding in aanmerking, onder meer omdat de specificatie van die kosten voor een belangrijk deel in het Deens is gesteld. Seatriever stelt dat zij daarop niet kan reageren. Zij wijst er op dat het advies van de Deense octrooigemachtigde ook is gebruikt in procedures in Duitsland, zodat de kosten mogelijk twee keer worden vergoed.

Shenzhen c.s. heeft op dit verweer niet gerepliceerd, zodat moet worden aangenomen dat de kosten ontoereikend zijn gespecificeerd en onduidelijkheid bestaat in hoeverre deze kosten niet al vergoed zijn of zullen worden in de Duitse procedures. Dit deel van de kosten kan niet worden toegewezen.

Seatriever voert voorts aan dat niet blijkt welk deel van de kosten zien op andere kosten dan die ter voorbereiding en instructie van de zaak. Zij meent dat alle kosten gemaakt vóór 28 oktober 2014, de datum van de laatste sommatie aan Seatriever, en alle kosten van na die datum die niet zijn gemarkeerd als 'writ of summons, petition' of 'exhibits' niet meegerekend dienen te worden.

Dit standpunt gaat er kennelijk vanuit dat buitengerechtelijke kosten van handhaving niet voor vergoeding in aanmerking komen, maar daarmee wordt naar voorlopig oordeel de werking van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn3.en artikel 1019h Rv te beperkt opgevat.

Seatriever stelt tot slot dat de kosten van mr. Reeskamp buiten beschouwing moeten worden gelaten omdat Shenzhen c.s. niet duidelijk heeft gemaakt waarom het noodzakelijk is twee advocaten in te schakelen voor een relatief eenvoudige zaak.

Ook in dit verweer wordt Seatriever vooralsnog niet gevolgd. Behandeling door twee advocaten van een procedure als deze is niet ongebruikelijk. Mogelijk worden daardoor kosten bespaard omdat minder veeleisende werkzaamheden kunnen worden verricht door advocaten met een lager uurtarief. De enkele constatering dat meer dan één advocaat is ingeschakeld rechtvaardigt daarom niet aan te nemen dat de gemaakte kosten niet redelijk zouden zijn.

De explootkosten zijn door Shenzhen c.s. kennelijk reeds verwerkt in haar als productie 35A overgelegde specificatie. Gezien het voorgaande dienen de aan de zijde van Shenzhen c.s. gemaakte kosten te worden begroot als volgt:

De eveneens gevorderde nakosten zijn niet geconcretiseerd en kunnen om die reden niet worden toegewezen.

De voorzieningenrechter:

beveelt Seatriever met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis mededelingen met de strekking dat Shenzhen c.s. of klanten van Shenzhen c.s. met de verkoop van Wakadaballonnen inbreuk maken op EP 868, en/of dat die ballonnen niet voldoen aan artikel 4.11 van veiligheidsnorm EN 71-1, en/of dat die ballonnen niet voldoen aan de wettelijk daaraan gestelde veiligheidseisen en dat deze een gevaar kunnen opleveren (voor kinderen), in Nederland te staken en gestaakt te houden;

beveelt Seatriever om binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Shenzhen c.s. een verklaring te verstrekken, inhoudende alle namen en adressen van de natuurlijke en rechtspersonen in Nederland aan wie (de advocaat van) Seatriever de brieven van 18 september 2014 en 10 oktober 2014 zoals omschreven in de dagvaarding, dan wel brieven en/of e-mails van een andere datum maar met een gelijke strekking, heeft verzonden, vergezeld van kopieën van deze brieven en/of e-mails;

beveelt Seatriever om binnen zeven werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle partijen, aan wie de onder 5.2 omschreven brieven en/of e-mails zijn gezonden, een brief te zenden met de volgende inhoud zonder enige toevoeging of weglating, onder gelijktijdige toezending van kopieën van deze brieven aan de advocaat van Shenzhen c.s.:

RECTIFICATIE

L.S.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft ons in zijn beslissing van 10 december 2014 bevolen de aan u namens Seatriever International Holdings Limited verzonden brief / e-mail van [datum] aangaande de zogenaamde Wakadaballon te rectificeren.

Anders dan wij u eerder berichtten, heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat

er geen grond bestaat om aan te nemen dat de Wakadaballon inbreuk maakt op het octrooi EP 2 533 868 B1 van Seatriever International Holdings Limited en dat

niet blijkt dat de Wakadaballon niet voldoet aan artikel 4.11 van EN 71-1.

De inhoud van de namens Seatriever International Holdings Limited aan u verzonden brief / e-mail van [datum] is derhalve onjuist en onrechtmatig.

Seatriever International Holdings Limited

beveelt Seatriever tot betaling aan Shenzhen c.s. van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere overtreding van het onder 5.1 vermelde verbod en van € 5.000,= voor iedere dag, of gedeelte daarvan, dat zij in strijd handelt met de onder 5.2. of 5.3. gegeven bevelen, beide dwangsommen met een gezamenlijk maximum van € 1.000.000,=;

veroordeelt Seatriever in de proceskosten, aan de zijde van Shenzhen c.s. tot op heden begroot op € 37.369,98;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken door

mr. J. Th. van Walderveen op 10 december 2014 in tegenwoordigheid van de griffier.