Rb. 's-Gravenhage, 17-07-2012, nr. 417538 / KG ZA 12-410

Het spoedeisend belang in deze zaak volgt uit het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen van Leolac, althans de dreiging daarvan, alsmede het gestelde voortduren van de door BASF als gevolg van het handelen van Leolac geleden schade. De vorderingen van BASF zijn immers (deels) gericht op het voorkomen van (verdere) schade.

BASF vordert in essentie een zogeheten 'wapperverbod' en voert hiertoe aan dat Leolac onrechtmatig handelt door tegen beter weten te dreigen met handhaving van haar octrooirecht. Volgens BASF veroorzaken de handelingen van Leolac (reputatie)schade, omdat hierdoor onrust is ontstaan bij haar afnemers en bij de klanten van haar afnemers.

Leolac heeft als verweer aangevoerd dat zij met haar brief van 21 december 2011, waarvan de inhoud grotendeels is weergegeven onder 2.5. hierboven, niet onrechtmatig heeft 'gewapperd'. Zij stelt dat zij met die brief de aangeschreven partijen slechts heeft willen wijzen op de uitkomst van de oppositieprocedure en hen heeft willen uitnodigen voor een samenwerking met Leolac. Daarin wordt Leolac niet gevolgd. In haar brief van 21 december 2011 zegt zij, nadat de in stand gebleven octrooiconclusies zijn geciteerd, er belang aan te hechten de brief te sturen, omdat producten van de aangeschreven partij "vergelijkbare kenmerken lijken te hebben als de "laminated foam article"uit claim 6, dan wel volgens vergelijkbare stappen als de bovenomschreven werkwijze claim 1 vervaardigd lijken te zijn." Daarmee wekt Leolac naar voorlopig oordeel minstgenomen de indruk dat zij van mening is dat (mogelijk) sprake is van inbreuk door de aangeschreven partij. Deze indruk wordt naar voorlopig oordeel nog versterkt door het vervolg van de brief, waarin Leolac stelt: "[o]nze prioriteit ligt echter niet zo zeer bij het voeren van inbreukprocedures en het vorderen van schadevergoeding etc, maar eerder bij het tot stand brengen van constructieve samenwerking met bedrijven vanuit een win-win gedachte. In dat kader zijn wij - vanzelfsprekend onder voorbehoud van alle rechten - bereid tegen redelijke voorwaarden licenties te verlenen om onze geoctrooieerde gelamineerde schuimvormdelen te verhandelen [...]". De brief van 21 december 2011 kan voorshands bezwaarlijk anders worden begrepen dan als een dreiging van Leolac haar octrooirecht in rechte in te roepen. De samenwerking die Leolac zegt te verkiezen wordt immers nadrukkelijk gepresenteerd in combinatie met het alternatief, te weten inbreukprocedures en het vorderen van schadevergoeding waartoe zij haar rechten voorbehoudt. In dit verband acht de voorzieningenrechter ook van belang dat, zoals BASF onweersproken heeft gesteld, Leolac voorafgaand aan (de beslissing in) de oppositieprocedure 'waarschuwingsbrieven' heeft verstuurd waarin zij markpartijen ook al wees op de - destijds nog niet beperkte - octrooiaanvrage op (een werkwijze voor de productie van) gelamineerde schuimvoorwerpen.

Bij de beoordeling van de (on)rechtmatigheid van het versturen van sommatiebrieven heeft als uitgangspunt te gelden dat het - naar achteraf blijkt: ten onrechte - verzenden van een sommatiebrief door de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht.3 Onder omstandigheden kan dit evenwel anders zijn. In ieder geval is dat zo indien de rechthebbende niet te goeder trouw is, bijvoorbeeld omdat hij wist dat de aangeschreven partij geen inbreuk maakt op het ingeroepen recht althans zulks in redelijkheid niet heeft kunnen menen. De rechthebbende handelt dan immers tegen beter (hebben moeten) weten in, hetgeen onzorgvuldig is. Of hiervan sprake is moet steeds beoordeeld worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Volgens BASF wist Leolac, althans behoorde zij te weten, dat de producten en productiemethoden van BASF, haar afnemers en de klanten van die afnemers niet onder de tijdens de oppositieprocedure beperkte beschermingsomvang van EP 071 vallen. Voorts stelt BASF onder verwijzing naar het Rapport [X] dat Leolac wist, althans dat zij behoorde te weten, gelet op haar deskundigheid op het technologische gebied in kwestie, dat een thermoplastische film met de geoctrooieerde dikte van 2 tot 8 micrometer in de praktijk niet zodanig kan worden aangebracht dat een volledig afsluitende film ontstaat, zoals naar onweersproken stelling van BASF is vereist gelet op paragraaf 0022 van de beschrijving van het octrooi.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat Leolac, naar zij ter zitting heeft erkend, voorafgaand aan het versturen van de 'waarschuwingsbrieven' en de brief van 21 december 2011 geen onderzoek heeft verricht naar de producten van de aangeschreven partijen. Leolac heeft ook niet gesteld dat het verrichten van dergelijk onderzoek onmogelijk of onredelijk bezwarend geweest zou zijn en heeft ter zitting desgevraagd laten weten dat zij geen pogingen heeft ondernomen om producten van derden te verkrijgen. Leolac had voor haar bewering dat de aangeschreven partijen inbreuk (lijken te) maken dus geen andere aanwijzingen dan oppervlakkige kennis van de producten van die partijen. Dat is naar voorlopig oordeel onvoldoende om (een vermoeden van) inbreuk op te baseren. Leolac heeft derhalve in redelijkheid niet kunnen menen dat de aangeschreven partijen inbreuk maakten op haar octrooirecht.

Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft BASF voorts aan de hand van het Rapport [X], alsmede een tweede door BASF in het geding gebracht rapport, opgesteld door SIKA, voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het met drie lagen coating lamineren van (polyurethaan)schuim voorwerpen, zoals in het octrooischrift beschreven, een door middel van spuiten aangebrachte eerste laag (primer) in de praktijk niet leidt tot een volledig afdichtende thermoplastische film met een dikte van 2 tot 8 micrometer.

De voorzieningenrechter verwerpt het bezwaar van Leolac tegen deze rapporten op de enkele grond dat de opsteller van het eerste rapport, de heer [X], octrooigemachtigde van BASF is en SIKA leverancier is BASF, nu Leolac op geen enkele (andere) manier heeft toegelicht waarom aan de onderzoeksresultaten geen waarde zou kunnen worden toegekend en zij zelfs in het geheel geen inhoudelijke kritiek heeft geleverd op de onderzoeken. Evenmin heeft zij (resultaten van) eigen (tegen)onderzoek overgelegd, noch haar stelling dat zij zelf wel in staat is een eerste laag dunner dan 8 micrometer aan te brengen op enigerlei wijze onderbouwd. Ook gelet op de resultaten van het Rapport [X] en het rapport van SIKA moet derhalve voorshands worden aangenomen dat Leolac redelijkerwijs niet heeft kunnen menen dat degenen aan wie zij de sommatiebrieven heeft gestuurd, werkelijk inbreuk maken op EP 071. Gelet op de aan te leggen maatstaf als uiteengezet in 4.5. concludeert de voorzieningenrechter voorshands dat Leolac onrechtmatig heeft gehandeld met het versturen van de in 2.6. bedoelde sommatiebrieven.

Leolac heeft betoogd dat haar handelingen BASF geen schade hebben berokkend. In het bijzonder betwist zij dat afnemers van BASF of weer hun klanten zich naar aanleiding van haar brieven tot Leolac zouden hebben gewend. Op grond van de door BASF in het geding gebrachte verklaring van de heer [Y], Sales Account Manager bij BASF, kan voorshands evenwel worden aangenomen dat schade in de vorm van reputatie- en omzetverlies wel degelijk is of dreigt te ontstaan. [Y] stelt:

De stelling van Leolac dat de verklaring van [Y] buiten beschouwing dient te blijven, omdat [Y] in dienst is bij BASF, wordt ter zijde geschoven. Leolac heeft, anders dan door te verwijzen naar het dienstverband van [Y], geen reden aangegeven waarom aan de juistheid van de verklaring moet worden getwijfeld, terwijl (dreiging van) schade in de vorm van uitblijvende orders ten gevolge van de sommatiebrieven wel is aan te nemen.

Aangezien Leolac volgens de onweersproken stellingen van BASF niet vrijwillig heeft willen toezeggen zich te zullen onthouden van het doen van mededelingen omtrent (mogelijke) inbreuk op EP 071 van BASF en van haar afnemers, heeft BASF voldoende belang bij haar vordering. Mede gelet op het feit dat door BASF onweersproken is gesteld dat Leolac partijen in België en Duitsland heeft aangeschreven en gelet op de verwijzing in de brief van 21 december 2011 naar "vele andere Europese landen" waar het octrooi volgens Leolac van kracht is, zal het uit te spreken bevel naast Nederland tevens betrekking hebben op alle andere landen dan Nederland waar EP 071 van kracht is.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de voorzieningenrechter Leolac bevelen zich te onthouden van het doen van mededelingen inhoudende dat BASF of haar afnemers of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 voor het geval Leolac voor die mededeling onvoldoende concrete, op onderzoek gebaseerde aanwijzingen heeft. Daarmee wordt recht gedaan aan enerzijds het belang van BASF om gevrijwaard te blijven van onrechtmatig 'wapperen' en anderzijds aan het belang dat Leolac heeft bij het op rechtmatige wijze handhaven van het octrooirecht. Niet uit te sluiten valt immers dat in de toekomst mogelijk wel sprake kan zijn van voldoende verdenking van inbreuk op EP 071.

BASF heeft voorts gesteld dat de mededelingen van Leolac misleidend zouden zijn omdat ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat i) sprake is van inbreuk, ii) EP 071 na oppositie verregaand in stand zou zijn gebleven en iii) Leolac (exclusief) rechthebbende en handhavingsbevoegd zou zijn ter zake van EP 071. In aanvulling op een verbod

mededelingen te doen over (mogelijke) inbreuk, zou Leolac daarom tevens moeten worden verboden dergelijke misleidende mededelingen te doen, aldus BASF.

Het gevorderde aanvullende verbod zal niet worden toegewezen. Bij een (aanvullend) verbod op het doen van mededelingen omtrent vermeende inbreuk heeft BASF naast het hiervoor in 4.13. bedoelde bevel geen afzonderlijk belang. Voorts heeft Leolac niet gezegd dat EP 071 in oppositie verregaand in stand is gebleven, maar dat het octrooi voor een belangrijk deel in stand is gehouden en dit is naar voorlopig oordeel in zijn algemeenheid niet misleidend, althans is in dit kort geding onvoldoende aannemelijk geworden dat die mededeling als misleidend moet worden aangemerkt. Nu Leolac ten slotte onweersproken heeft gesteld dat zij van de octrooihoudster een exclusieve licentie heeft verkregen, inclusief het recht om het octrooi te handhaven, is ook de mededeling van Leolac dat zij exclusief rechthebbend en handhavingsbevoegd is met betrekking tot het octrooi - waarvan zij ook zegt dat dit aan haar moederbedrijf is verleend - in het licht van haar onbestreden stelling dat zij van de octrooihoudster een exclusieve licentie met recht tot handhaven heeft verkregen, niet van dien aard dat dit toewijzing van het gevorderde bevel kan rechtvaardigen.

Voorshands is voldoende aannemelijk dat BASF spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de nevenvorderingen met betrekking tot opgave door Leolac van degenen aan wie mededelingen zijn gedaan en het versturen van een rectificatiebrief aan diegenen. Hiermee beoogt BASF immers (verdere) schade te voorkomen. Deze vorderingen zullen worden toegewezen op de in het dictum verwoorde wijze.

BASF heeft onvoldoende gemotiveerd betoogd dat zij (spoedeisend) belang heeft bij een bevel tot plaatsing van de rectificatiebrief op de website van Leolac naast een bevel alle aangeschreven partijen de rectificatiebrief te sturen. Nu laatstbedoeld bevel zal worden gegeven zal de voorzieningenrechter de gevorderde plaatsing van de rectificatiebrief op de website afwijzen.

De vordering Leolac te verbieden (rechts)maatregelen te treffen wegens (vermeende) inbreuk op EP 071 ten aanzien van gelamineerde schuimdelen, althans een werkwijze voor de vervaardiging daarvan, met een coating met een dikte van de thermoplastische film van meer dan 8 micrometer, zal worden afgewezen. Toewijzing van deze vordering zou neerkomen op een (geclausuleerd) verbod tot handhaving van het octrooi en voor een dergelijke verstrekkende voorziening ziet de voorzieningenrechter, nu het Leolac reeds is verboden om EP 071 in te roepen zonder over deugdelijk onderbouwde aanwijzingen voor inbreuk te beschikken, geen aanleiding.

De gevorderde hoogte van de aan de bevelen te verbinden dwangsom komt de voorzieningenrechter niet buitensporig voor en zal daarom niet worden verminderd, zoals door Leolac verzocht. Wel zal aan de gevorderde dwangsommen een maximum worden verbonden.

Leolac zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van BASF worden begroot conform de - onweersproken - specificatie voor een bedrag van € 36.565,12 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 575,= aan griffierecht en € 76,17 aan explootkosten, derhalve in totaal op € 37.216,29.

beveelt Leolac met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis zich in Nederland en in andere landen waar EP 071 van kracht is te onthouden van het (laten) doen van mededelingen inhoudende dat BASF en/of haar afnemers en/of hun afnemers (mogelijk) inbreuk maken op EP 071 zonder voor die mededeling voldoende concrete, op deskundig onderzoek gebaseerde aanwijzingen te hebben,

veroordeelt Leolac om aan BASF een dwangsom te betalen van € 50.000,= voor iedere keer of, zulks ter keuze van BASF, ieder dag of gedeelte van een dag, dat Leoloac in strijd handelt met het in 5.1. uitgesproken bevel, tot een maximum van € 2.500.000,= is bereikt,

beveelt Leolac binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis opgave te doen van de namen en adressen van alle bedrijven aan wie brieven of emails zijn gestuurd of anderszins mededelingen zijn gedaan met vergelijkbare inhoud als de brief van 21 december 2011,

beveelt Leolac binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis een rectificatiebrief te verzenden aan alle bedrijven aan wie brieven of emails zijn gestuurd of anderszins mededelingen zijn gedaan met vergelijkbare inhoud als de brief van 21 december 2011, met de navolgende inhoud, zonder nadere toevoegingen:

met afschrift van iedere verstuurde brief aan de advocaat van BASF,

veroordeelt Leolac om aan BASF een dwangsom te betalen van € 2.500,= voor ieder bedrijf ten aanzien waarvan of, zulks ter keuze van BASF, iedere dag of gedeelte daarvan dat Leoloac in strijd handelt met een in 5.3. en/of 5.4. uitgesproken bevel, tot een maximum van € 500.000,= is bereikt,

veroordeelt Leolac in de proceskosten, aan de zijde van BASF tot op heden begroot op € 37.216,29,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2012 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.