Hof Arnhem, 08-04-2003, nr. 99/612

Voor de procedure in eerste aanleg wordt verwezen naar de inhoud van het vonnis van 9 juli 1999 dat de president van de rechtbank te Arnhem tussen appellanten (hierna gezamenlijk in enkelvoud te noemen: Euromedica) als gedaagden, en geïntimeerden (hierna ook gezamenlijk in enkelvoud te noemen: MSD) als eiseressen heeft gewezen. Een fotokopie van dat vonnis is aan dit arrest gehecht.

Euromedica heeft bij exploot van 20 juli 1999 aangezegd van dat vonnis in hoger beroep te komen, met dagvaarding van MSD voor dit hof.

Bij memorie van grieven heeft Euromedica één grief tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht, heeft zij bewijs aangeboden en producties in het geding gebracht. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen, althans de veroordeling onder 5.1 en 5.4 (voorzover betrekking hebbende op 5.1) en MSD in haar vorderingen in zoverre alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren althans de vorderingen van MSD alsnog in zoverre zal afwijzen, met veroordeling van MSD in de kosten van beide instanties.

Bij memorie van antwoord tevens akte houdende producties heeft MSD de grief bestreden en heeft zij producties in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof zijn beslissing in de onderhavige zaak zal aanhouden totdat door het hof Amsterdam in de procedure met rolnummer 2002/1218 zal zijn beslist, althans bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, Euromedica niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans Euromedica haar vorderingen zal ontzeggen, met veroordeling van Euromedica in de kosten van het hoger beroep.

Ter zitting van 6 februari 2003 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Euromedica door mr. G. van der Wal, advocaat te Brussel, en MSD door mr. R.J. Vles, advocaat te Amsterdam; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht.

Aan MSD.is daarbij akte verleend van het in het geding brengen van nieuwe stukken.

Vervolgens heeft Euromedica de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd.

De president heeft in het vonnis van 9 juli 1999 onder 2 a) tot en met h) de feiten vastgesteld. Aangezien daartegen als zodanig geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof in hoger beroep ook van die feiten uitgaan. Daaraan kan worden toegevoegd dat de rechtbank Arnhem in de bodemprocedure bij vonnis van 21 november 2002 een verklaring voor recht heeft gegeven dat de vier RENITEC-verpakkingen van Euromedica, die voorwerp van geschil waren in de bodemprocedure, waaronder de verpakking waartegen MSD opkwam in de zaak die heeft geleid tot het vonnis van 9 juli 1999, inbreuk maken op het merkrecht van Merck & Co Inc. Euromedica heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hof stelt ambtshalve voorop dat het in dit kort geding zijn uitspraak in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter in het vonnis van 21 november 2002. In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de bodemrechter onder 34 van genoemd vonnis heeft beslist dat het enkel de merkhouder Merck & Co Inc is die zich kan verzetten tegen het op de markt brengen van de vier RENITEC-ompakkingen. Dit betekent dat het door de president in het vonnis van 9 juli 1999 onder 5.1 gegeven bevel en de daarop betrekking hebbende dwangsomveroordeling onder 5.4 alleen nog gelden voor de merkrechten van Merck & Co Inc ten aanzien van het merk RENITEC. In de tweede plaats overweegt het hof dat de door de bodemrechter gegeven verklaring voor recht er op zichzelf niet aan in de weg staat dat het hof in het onderhavige kort geding een oordeel geeft over de vraag of de kortgedingrechter een algemeen verbod van merkinbreuk, gesanctioneerd door een dwangsom, kan geven.

Euromedica voert als grief aan dat in een zaak als de onderhavige, waarin het gaat om het ompakken van merkgeneesmiddelen door een parallelimporteur, niet met een rechterlijk algemeen verbod mag en kan worden volstaan. Volgens Euromedica kan de ompakkingsrechtspraak van het Hof van Jusitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) tot een gecompliceerde feitelijke en juridische discussie tussen merkhouder en importeur aanleiding geven met uiteenlopende rechterlijke beslissingen in dezelfde zaak, waardoor de uitkomst nauwelijks voorspelbaar is. Een algemeen verbod voldoet dan niet aan het vereiste dat in de omschrijving van het verbod voldoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen. Euromedica voegt daaraan toe dat een algemeen verbod in het geval van ompakking in feite erop neerkomt dat degene aan wie het wordt opgelegd, genoodzaakt wordt vanwege de te grote rechtsonzekerheid om af te zien van ompakking en dus van parallelinvoer. Het is bij een algemeen verbod zoals gegeven in de onderhavige zaak in elk geval onaanvaardbaar om dat te sanctioneren met een dwangsom, aldus Euromedica.

Het hof verwerpt de grief. Voor een algemeen verbod kan aanleiding zijn in een situatie waarin nieuwe merkinbreuken dreigen, maar de vorm waarin dat zal geschieden niet goed valt te voorzien. Die situatie deed zich bij uitstek voor in de onderhavige zaak. Immers, het was voor Euromedica als parallelimporteur van het in Griekenland vervaardigde en aldaar op de markt gebrachte geneesmiddel RENITEC noodzakelijk om dit geneesmiddel om te pakken, waaronder begrepen het voorzien van de oorspronkelijke verpakking van een etiket met daarop onder meer de Nederlandstalige gegevens met betrekking tot het product, het parallelregistratienummer en de naam van de parallelimporteur als registratiehouder. Gegeven deze noodzaak tot ompakking voor Euromedica en de onvoorspelbaarheid van de wijze waarop aan een andere ompakking zou worden vormgegeven, bestond een reële dreiging van nieuwe inbreuken op het merkrecht van Merck & Co Inc, waardoor toewijzing van het gevorderde algemeen verbod gerechtvaardigd was. Daarbij overweegt het hof dat in de onderhavige zaak voldaan is aan het vereiste dat in de omschrijving van het verbod een afdoende afbakening wordt gevonden ter vaststelling van hetgeen al dan niet onder het verbod is begrepen, waarbij het verbod moet worden gelezen in verband met de daaraan voorafgaande overwegingen op grond waarvan de rechter tot het verbod is gekomen. Immers, het algemeen geformuleerde verbod is blijkens de overwegingen in het vonnis beperkt tot de inbreuken op de merkrechten van Merck & Co Inc ten aanzien van het merk RENITEC door ompakking van het product met deze merknaam door Euromedica (rechtsoverweging 4.3) en is gebaseerd op de ompakkingsjurisprudentie van het HvJ EG. Naar het voorlopig oordeel van het hof is in deze jurisprudentie voldoende concreet omschreven welke voorwaarden de parallelimporteur moet eerbiedigen om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken, zoals voorafgaande kennisgeving aan de merkhouder en dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk niet mag schaden (de nieuwe verpakking mag niet gebrekkig, slecht of slordig zijn, waarbij zwaardere eisen mogen worden gesteld naar gelang het betrokken product eerder door consumenten dan door professionele gebruikers zal worden gekocht en gebruikt). De voorwaarde van de voorafgaande kennisgeving aan de merkhouder is bedoeld om diens positie te beschermen, maar biedt tevens aan de parallelimporteur de mogelijkheid om te vernemen of een voorgenomen ompakking naar het oordeel van de merkhouder in het concrete geval inbreuk maakt op het specifieke voorwerp van het merk.

Gelet op het voorgaande faalt ook het betoog van Euromedica dat het onaanvaardbaar is om het gegeven algemeen verbod te sanctioneren met een dwangsom. Voor een dergelijk algemeen verbod geldt bovendien het criterium van het Lexington-arrest van de Hoge Raad (3 januari 1964, NJ 1964/445) dat “een redelijke uitlegging van een verbod als het onderhavige veeleer meebrengt de draagwijdte daarvan beperkt te achten tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken als door de rechter verboden, opleveren.”

Het hof verwerpt het verzoek van MSD om de beslissing in de onderhavige zaak aan te houden totdat door het hof Amsterdam in de procedure met rolnummer 2002/1218 zal zijn beslist. Anders dan MSD betoogt, is in de zaak bij het hof Amsterdam geen sprake van “exact dezelfde kwestie” als die in het onderhavige beroep aan de orde is. In de onderhavige zaak gaat het om de vraag of het in het bestreden vonnis van 9 juli 1999 onder 5.1 opgenomen algemeen verbod toelaatbaar is, terwijl de zaak bij het hof Amsterdam een executiegeschil betreft waarin de vraag aan de orde is of in ernst niet kan worden betwijfeld of sprake is van inbreuk op dit algemeen verbod.

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de president van de rechtbank te Arnhem van 9 juli 1999, met dien verstande dat het onder 5.1 gegeven bevel en de daarop betrekking hebbende dwangsomveroordeling onder 5.4 alleen gelden voor de merkrechten van Merck & Co Inc ten aanzien van het merk RENITEC;

veroordeelt Euromedica in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van MSD begroot op € 2.313,= voor salaris van de procureur en op € 215,55 voor griffierecht;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Houtman, Smeeïng-Van Hees en Hilverda, en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 april 2003.