HvJ EU, 30-04-2020, nr. C-650/17

Onder het opschrift ‘Beschermingsomvang’ bepaalt artikel 69 van het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: ‘EOV’):

Artikel 1 van het protocol inzake de uitleg van bovengenoemd artikel 69, dat overeenkomstig artikel 164, lid 1, EOV een integrerend onderdeel van het EOV vormt, bepaalt:

De overwegingen 3 tot en met 5, 7, 9 en 10 van verordening nr. 469/2009 luiden:

Artikel 1 van deze verordening bepaalt:

In artikel 3 van die verordening, met het opschrift ‘Voorwaarden voor de verkrijging van het [ABC]’, wordt bepaald:

Artikel 4 van dezelfde verordening, met als opschrift ‘Voorwerp van de bescherming’, bepaalt:

In artikel 5 van verordening nr. 469/2009, dat de ‘[g]evolgen van het [ABC]’ betreft, wordt bepaald:

Artikel 13 van deze verordening, met als opschrift ‘Duur van het [ABC]’, bepaalt in lid 1:

Vooraf moet worden opgemerkt dat de verwijzende rechter, zoals vermeld in punt 23 van dit arrest, heeft besloten zijn verzoek om een prejudiciële beslissing te handhaven, teneinde bepaalde verduidelijkingen te verkrijgen met betrekking tot de draagwijdte van het arrest van 25 juli 2018 in de zaak Teva UK e.a. (C-121/17, EU:C:2018:585) met het oog op de beslechting van het geschil in het hoofdgeding. Meer bepaald vraagt deze rechter zich af of het begrip ‘kern van de uitvinderswerkzaamheid’ relevant is voor de uitlegging van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009. Hij merkt op dat het Hof in dat arrest uitspraak heeft gedaan zonder te verwijzen naar de kritiek die door advocaat-generaal Wathelet in zijn conclusie in de zaak Teva UK e.a. (C-121/17, EU:C:2018:278), met name in punt 73 daarvan, is geuit op het gebruik van dit begrip voor de bepaling van het voorwerp van de door een basisoctrooi verleende bescherming. De verwijzende rechter leidt hieruit af dat het Hof, door de toepassing van dit begrip voor de beoordeling van de vraag of een combinatie van werkzame stoffen in aanmerking komt voor de door een van kracht zijnd basisoctrooi verleende bescherming niet uitdrukkelijk uit te sluiten, dit begrip impliciet kan hebben bevestigd. De verwijzende rechter beklemtoont bovendien dat de vragen met betrekking tot het begrip ‘kern van de uitvinderswerkzaamheid’ aan de basis liggen van talrijke verschillen tussen de bevoegde nationale rechters en instanties met betrekking tot de uitlegging van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009.

In dit verband zij erop gewezen dat het Hof in zijn antwoord op de vraag die was gesteld in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a. (C-121/17, EU:C:2018:585, punten 34 en 35), niet is ingegaan op het begrip ‘kern van de uitvinderswerkzaamheid’, hoewel de verwijzende rechter hem daartoe in zijn verzoek om een prejudiciële beslissing had verzocht. Integendeel, het Hof heeft in dat arrest, overeenkomstig artikel 69 EOV en artikel 1 van het protocol waarin dit artikel wordt uitgelegd, gewezen op de wezenlijke rol van conclusies en aldus bevestigd dat het voorwerp van de door een ABC verleende bescherming moet worden beperkt tot de technische kenmerken van de uitvinding waarvoor het basisoctrooi geldt, zoals deze door dit octrooi worden geclaimd (arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a., C-121/17, EU:C:2018:278, punt 46), en zich niet mag uitstrekken tot de ‘kern van de uitvinderswerkzaamheid’.

Daarbij heeft het Hof zich duidelijk gebaseerd op een uitlegging van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009, in het kader waarvan het begrip ‘kern van de uitvinderswerkzaamheid’ niet relevant is.

Met zijn eerste en tweede vraag, die tezamen moeten worden beoordeeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi, in de zin van deze bepaling, wanneer het voldoet aan een algemene functionele definitie die door een van de conclusies van het basisoctrooi wordt gebruikt en noodzakelijkerwijs betrekking heeft op de uitvinding waarvoor dit octrooi geldt, zonder evenwel geïndividualiseerd als concrete uitvoeringsvorm uit de in het basisoctrooi vervatte kennis te kunnen worden afgeleid.

Dienaangaande heeft het Hof herhaaldelijk benadrukt dat de conclusies een wezenlijke rol spelen om te bepalen of een product wordt beschermd door een basisoctrooi, in de zin van deze bepaling (arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a., C-121/17, EU:C:2018:585, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Wat met name het Europees octrooi betreft, zij opgemerkt dat volgens artikel 69 EOV de beschermingsomvang van een dergelijk octrooi wordt bepaald door de conclusies. De aanwijzingen in artikel 1 van het protocol inzake de uitleg van dat artikel 69 preciseren dat die conclusies moeten verzekeren dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van zekerheid aan derden wordt geboden. Zij mogen dus niet alleen als richtlijn dienen en mogen evenmin zo worden opgevat als zou de beschermingsomvang van een octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies (arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a., C-121/17, EU:C:2018:585, punt 35).

Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 in beginsel niet eraan in de weg staat dat een werkzame stof die beantwoordt aan een functionele definitie die is vermeld in de conclusies van een door het Europees Octrooibureau verleend basisoctrooi, kan worden beschouwd als beschermd door dit octrooi, evenwel op voorwaarde dat op basis van dergelijke conclusies, uitgelegd met name in het licht van de beschrijving van de uitvinding zoals vereist in artikel 69 EOV en het protocol inzake de uitleg ervan, kan worden geconcludeerd dat deze conclusies impliciet maar noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hadden op de betrokken werkzame stof (arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a., C-121/17, EU:C:2018:585, punt 36).

Het Hof heeft hieruit afgeleid dat, om na te gaan of een product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi in de zin van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009, er moet worden onderzocht of, wanneer dit product niet uitdrukkelijk in de conclusies van dat octrooi is vermeld, een van de conclusies van dat octrooi noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking heeft op dat product. Daartoe moet aan twee cumulatieve voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet dat product uit het oogpunt van de vakman en in het licht van de beschrijving en de tekeningen van het basisoctrooi, noodzakelijkerwijs vallen onder de uitvinding waarop dat octrooi betrekking heeft. Ten tweede moet de vakman in staat zijn om dit product, in het licht van alle door dat octrooi bekendgemaakte gegevens en op basis van de stand van de techniek op de datum van indiening of voorrang van dat octrooi, specifiek te identificeren (zie in die zin arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a., C-121/17, EU:C:2018:585, punt 52).

In het hoofdgeding blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat sitagliptine weliswaar niet expliciet wordt genoemd in de conclusies van het basisoctrooi, maar wel voldoet aan de functionele definitie die door een van de conclusies van dat octrooi wordt gehanteerd. In die omstandigheden valt sitagliptine, onder voorbehoud van de verificaties die de verwijzende rechter dient te verrichten, als DPP IV-remmer noodzakelijkerwijs binnen de uitvinding die onder het basisoctrooi valt, zodat is voldaan aan de eerste voorwaarde die in het arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a. (C-121/17, EU:C:2018:585), is gesteld.

Anderzijds kan worden betwijfeld of sitagliptine, dat in de specificatie van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde basisoctrooi niet afzonderlijk wordt genoemd, voldoet aan de tweede in punt 37 van het onderhavige arrest genoemde cumulatieve voorwaarde. Meer in het bijzonder hebben de twijfels van de verwijzende rechter in wezen betrekking op de vraag of, uitgaande van de datum van indiening of voorrang van het basisoctrooi en in het licht van alle door dit octrooi geopenbaarde informatie, sitagliptine specifiek identificeerbaar is voor de vakman, hoewel het in de specificatie van het basisoctrooi niet als een concrete uitvoeringsvorm is geïndividualiseerd. De verwijzende rechter tracht dus de mate van specificiteit van de in artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 vereiste openbaarmaking van het product te bepalen.

Om te bepalen of aan de tweede voorwaarde van punt 37 van het onderhavige arrest is voldaan, moet de verwijzende rechter met name nagaan of het voorwerp van het betrokken ABC binnen de grenzen valt van wat de vakman op de datum van indiening of voorrang van het basisoctrooi op basis van zijn algemene kennis op het betrokken gebied op de indienings- of voorrangsdatum en in het licht van de stand van de techniek op die datum, objectief gezien rechtstreeks en ondubbelzinnig kan afleiden uit de specificatie van dat octrooi zoals het is aangevraagd.

Hieruit volgt dat zelfs wanneer het product waarop het ABC betrekking heeft niet geïndividualiseerd als concrete uitvoeringsvorm kan worden afgeleid uit de in het basisoctrooi vervatte kennis, de verlening van een ABC in beginsel niet is uitgesloten.

Wanneer het product niet uitdrukkelijk in de conclusies van het basisoctrooi wordt geopenbaard, maar onder een algemene functionele definitie valt, zoals die van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde basisoctrooi, moet de vakman echter rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de specificatie van het octrooi, zoals dit is ingediend, kunnen afleiden dat het product waarop het ABC betrekking heeft, onder het voorwerp van bescherming van dat octrooi valt.

Uit het voorgaande volgt dat op de eerste en tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi, in de zin van deze bepaling, wanneer het voldoet aan een algemene functionele definitie die door een van de conclusies van het basisoctrooi wordt gebruikt en het noodzakelijkerwijs betrekking heeft op de uitvinding waarvoor dit octrooi geldt, zonder evenwel geïndividualiseerd als concrete uitvoeringsvorm uit de in het basisoctrooi vervatte kennis te kunnen worden afgeleid, voor zover het, in het licht van alle in dat octrooi geopenbaarde gegevens, door de vakman op basis van zijn algemene kennis op het betrokken gebied op de indienings- of voorrangsdatum van het basisoctrooi en de stand van de techniek op die datum, specifiek identificeerbaar is.

Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een product niet wordt beschermd door het van kracht zijnde basisoctrooi, in de zin van deze bepaling, wanneer het, hoewel het valt onder de in de conclusies van dat octrooi opgenomen functionele definitie, na de datum van indiening van de aanvraag voor het basisoctrooi is ontwikkeld op grond van een zelfstandige uitvinderswerkzaamheid.

In dit verband zij eraan herinnerd dat voor de toepassing van de voorwaarde van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 het voorwerp van de door het basisoctrooi verleende bescherming moet worden bepaald op de datum van indiening of voorrang van dat octrooi. Indien de resultaten van onderzoek dat na de indienings- of voorrangsdatum van het octrooi is verricht, in aanmerking zouden kunnen worden genomen, zou een ABC de houder ervan ten onrechte bescherming kunnen bieden voor die resultaten, ook al waren deze op geen van beide data bekend.

Het Hof heeft beklemtoond dat het ABC er niet toe strekt de beschermingsomvang van het basisoctrooi uit te breiden tot buiten de uitvinding waarvoor dat octrooi geldt. Het zou in strijd zijn met het doel van verordening nr. 469/2009, die beoogt de toekenning van het aanvullende tijdvak van exclusiviteit door middel van een ABC aan te moedigen en de mogelijkheid te bieden om de in dat onderzoek gedane investeringen af te schrijven, indien een ABC zou worden verleend voor een product dat niet valt onder de uitvinding waarvoor het basisoctrooi geldt, aangezien een dergelijk ABC geen betrekking zou hebben op de door dit octrooi geclaimde onderzoeksresultaten (zie in die zin arrest van 25 juli 2018, Teva UK e.a., C-121/17, EU:C:2018:585, punten 39 en 40).

Hieruit volgt dat een product dat voorwerp is van een ABC of een ABC-aanvraag en dat na de indienings- of voorrangsdatum van het basisoctrooi is ontwikkeld op grond van een zelfstandige uitvinderswerkzaamheid, niet kan worden geacht onder het voorwerp van de door dat octrooi verleende bescherming te vallen.

Het feit dat een dergelijk product onder de in de conclusies van het basisoctrooi gegeven functionele definitie valt, kan aan deze uitlegging niet afdoen. Zoals blijkt uit het antwoord op de eerste en de tweede vraag, kan een product immers slechts worden geacht te worden beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi, in de zin van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009, indien dit product vanuit het oogpunt van de vakman, op grond van zijn algemene kennis op het relevante gebied op de datum van indiening of voorrang van dat octrooi en op grond van de stand van de techniek op die datum, in het licht van alle door dit octrooi geopenbaarde informatie specifiek kan worden geïdentificeerd.

Dit is echter niet het geval wanneer het gaat om een product dat na de indienings- of voorrangsdatum van het basisoctrooi is ontwikkeld op grond van een zelfstandige uitvinderswerkzaamheid.

Gelet op het voorgaande dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een product niet wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi, in de zin van deze bepaling, wanneer het, hoewel het valt onder de in de conclusies van dat octrooi gegeven functionele definitie, na de datum van indiening van de aanvraag voor het basisoctrooi is ontwikkeld op grond van een zelfstandige uitvinderswerkzaamheid.