HvJ EU, 10-05-2012, nr. C-100/11 P

Met het eerste onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de vordering tot nietigverklaring kan worden onderzocht tegen de achtergrond van twee oudere in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven merken, die niet de basis van de litigieuze beslissingen vormden. De kamer van beroep van het BHIM heeft haar beslissingen uitsluitend gebaseerd op het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832, dat uit het beeldteken ‘BOTOX’ bestaat.

Het BHIM en Allergan betogen dat het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond is omdat de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen niet uitdrukkelijk heeft verwezen naar de inschrijving van dit oudere gemeenschapsbeeldmerk.

In punt 38 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat de door Allergan ingediende vorderingen tot nietigverklaring waren gebaseerd op de inschrijving van diverse communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken ‘BOTOX’, waarvan de meeste ingeschreven waren vóór de indiening van de aanvragen voor de litigieuze merken BOTOLIST en BOTOCYL op respectievelijk 6 mei en 19 juli 2002. Het Gerecht heeft in dit verband verwezen naar punt 2 van de litigieuze beslissingen, waarin die merken worden opgesomd.

In punt 39 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep de benadering van de nietigheidsafdeling, die haar beslissingen alleen op de inschrijving van het oudere gemeenschapsbeeldmerk nr. 2015832 had gebaseerd, niet heeft gevolgd en dat zij heeft geoordeeld dat de — communautaire en nationale — beeld- en woordmerken BOTOX die vóór 6 mei 2002 waren ingeschreven, bekendheid hadden verkregen. Het Gerecht heeft ook te kennen gegeven dat die aanpak van de kamer van beroep kan worden geïllustreerd door het feit dat zij in de litigieuze beslissingen niet naar het beeldelement van het oudere gemeenschapsmerk nr. 2015832 verwijst.

Gelet op die verschillende gegevens kon het Gerecht zijn onderzoek op goede gronden beperken tot de oudere nationale merken die op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven voor de behandeling van rimpels, aangezien Allergan voor dit grondgebied het meeste bewijs had overgelegd.

Voorts moet worden vastgesteld dat rekwirantes slechts algemeen stellen dat de kamer van beroep, net als de nietigheidsafdeling, haar beoordeling alleen op het oudere gemeenschapsbeeldmerk had gebaseerd, maar geen argumenten aanvoeren om hun betoog te onderbouwen.

Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het eerste middel worden afgewezen.

Met het tweede onderdeel van het eerste middel stellen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oudere merken bekend waren.

Wat het relevante publiek betreft, betwisten rekwirantes weliswaar niet de beoordeling door het Gerecht in dit verband, te weten dat dit publiek bestaat uit het grote publiek en gezondheidswerkers, maar betogen zij dat het niet specifiek heeft onderzocht of die merken bekend waren bij elk van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen.

Wat het relevante grondgebied betreft, bevat het bestreden arrest geen aanwijzingen over het grondgebied waarop de oudere merken werden geacht bekend te zijn.

Wat het bewijs van de bekendheid betreft, betwisten rekwirantes de bewijswaarde van sommige door Allergan overgelegde bewijsmiddelen, te weten de verkochte hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten, waarover het in de punten 46 en 47 van het bestreden arrest gaat, en de reclame voor het merk BOTOX in wetenschappelijke tijdschriften, uiteengezet in de punten 48 van 49 van dat arrest. Met betrekking tot de in de punten 50 tot en met 54 van dat arrest vermelde aanzienlijke mediaverslaggeving over die producten betogen zij dat het Gerecht dat bewijsmiddel onjuist heeft opgevat aangezien het niet was onderbouwd door bewijs dat de kranten of tijdschriften waarin de artikelen over de onder het merk BOTOX verhandelde producten zijn verschenen, werden verspreid in het Verenigd Koninkrijk. De beoordeling die het Gerecht in de punten 55 en 56 van het bestreden arrest heeft verricht in verband met de omstandigheid dat het woord ‘BOTOX’ in diverse woordenboeken is opgenomen, berust op een onjuiste voorstelling van de feiten. Rekwirantes menen ook dat het Gerecht in de punten 60 tot en met 63 van het bestreden arrest het bewijs over de in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie onjuist heeft opgevat. Volgens hen is die studie irrelevant omdat zij geen bewijs bevat — dat Allergan had moeten aandragen — dat een verband legt tussen de in die studie vervatte gegevens en de situatie op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van de litigieuze merken is ingediend.

Wat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office betreft, zijn rekwirantes van mening dat het Gerecht dit bewijsmiddel niet-ontvankelijk had moeten verklaren omdat het een ander geschil betreft, waarbij zij geen partij waren.

Volgens het BHIM is het tweede onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.

Wat ten eerste de mate van bekendheid van de oudere merken betreft bij elk van de categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, betoogt het BHIM dat elk bij het grote publiek bekend merk moet worden geacht bekend te zijn bij professionals.

Wat ten tweede het relevante grondgebied betreft, is het BHIM van mening dat het Gerecht duidelijk te kennen heeft gegeven dat het relevante grondgebied het Verenigd Koninkrijk was, doordat het enkel de twee in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven oudere merken heeft onderzocht.

Wat ten derde het bewijs van de bekendheid betreft, betogen het BHIM en Allergan dat de argumenten van rekwirantes in dit verband onjuist zijn, omdat zij de bewijswaarde van elk van de bewijsmiddelen ter discussie stellen terwijl deze in hun geheel moeten worden beoordeeld, en ook niet-ontvankelijk zijn, aangezien zij feitelijke kwesties betreffen.

In de eerste plaats berust het argument van rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over de bekendheid van de oudere merken bij de twee categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

Uit de punten 48, 49 en 54 van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht de reclame die onder meer via de publicatie van Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften — die juist bestemd zijn voor artsen — en in de algemene pers is gemaakt voor het merk BOTOX als bewijs van de bekendheid van de oudere merken heeft onderzocht.

Vervolgens wordt een bij het grote publiek bekend merk, zoals het BHIM te kennen heeft gegeven, in beginsel verondersteld bekend te zijn bij professionals. Bijgevolg kan niet worden betoogd dat gezondheidswerkers onwetend konden zijn van de bekendheid van het merk BOTOX, die voortvloeit uit de aanzienlijke mediaverslaggeving ten behoeve van het grote publiek over de onder dit merk verhandelde producten of uit de omstandigheid dat het woord ‘BOTOX’ in Engelstalige woordenboeken is opgenomen.

Aangezien het Gerecht die vaststellingen, waaruit blijkt dat het met zowel het grote publiek als de gezondheidswerkers rekening heeft gehouden, heeft gedaan, heeft het geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 64 van het bestreden arrest te oordelen dat het merk BOTOX op de datum waarop de aanvragen voor de litigieuze merken zijn ingediend, te weten 6 mei respectievelijk 19 juli 2002, in het Verenigd Koninkrijk bekendheid genoot voor ‘farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels’ bij elk van de categorieën waaruit het relevante publiek bestaat.

Het argument dat het Gerecht niet specifiek heeft onderzocht of de oudere merken bekend waren bij elk van beide categorieën personen waaruit het relevante publiek bestaat, moet dan ook worden afgewezen.

Wat in de tweede plaats de omstandigheid betreft dat er geen aanwijzingen zijn over het grondgebied waarop de oudere merken werden geacht bekend te zijn, kan uit het feit dat het Gerecht enkel de twee op 14 december 2000 in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationale merken heeft onderzocht, duidelijk worden afgeleid dat het Gerecht het Verenigd Koninkrijk als het relevante grondgebied beschouwde.

Bovendien volgt uit de verschillende bewijsmiddelen waarmee het Gerecht rekening heeft gehouden, zoals de Engelstalige persartikelen die in wetenschappelijke tijdschriften of in Engelse dagbladen zijn verschenen, de omstandigheid dat het woord ‘BOTOX’ in Engelstalige woordenboeken is opgenomen en de beslissing van het United Kingdom Intellectual Property Office, dat de bekendheid van de oudere merken voor het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk is onderzocht.

Het argument dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting over de afbakening van het relevante grondgebied moet dan ook worden afgewezen.

Wat in de derde plaats het bewijs van de bekendheid van het merk BOTOX betreft, moet om te beginnen worden opgemerkt dat het Gerecht in dit verband de door Allergan aangedragen bewijsmiddelen globaal heeft beoordeeld, zoals blijkt uit punt 64 van het bestreden arrest. De argumenten waarmee rekwirantes het bewijs van die bekendheid betwisten, betreffen echter elk van die bewijsmiddelen afzonderlijk. Zoals de advocaat-generaal in punt 20 van zijn conclusie te kennen heeft gegeven, zou ook wanneer het Hof sommige argumenten van rekwirantes gegrond mocht achten, dit dus niet noodzakelijkerwijs afdoen aan de beoordeling door het Gerecht omdat dan nog zou moeten worden bepaald welk gewicht het bewijsmiddel dat buiten beschouwing moet worden gelaten, in de globale beoordeling van het Gerecht had. In het kader van de hogere voorziening hebben rekwirantes geen argumenten in die zin aangevoerd.

Aangezien rekwirantes de bewijswaarde betwisten van sommige bewijsmiddelen, zoals de verkochte hoeveelheden van de onder het merk BOTOX verhandelde producten en de reclame voor dit merk in wetenschappelijke tijdschriften, volstaat het vast te stellen dat zij met dat betoog in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van die bewijsmiddelen voor het Hof beogen te verkrijgen.

Volgens vaste rechtspraak is het Hof niet bevoegd om de feiten vast te stellen noch, in beginsel, om de bewijzen te onderzoeken die het Gerecht daarvoor in aanmerking heeft genomen. Wanneer deze bewijzen regelmatig zijn verkregen en de algemene rechtsbeginselen en de procedurevoorschriften inzake de bewijslast en de bewijsvoering zijn geëerbiedigd, staat het immers uitsluitend aan het Gerecht om te beoordelen welke waarde aan de hem voorgelegde bewijzen moet worden gehecht. Deze beoordeling levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof, behoudens in het geval van een onjuiste voorstelling van de bewijzen (arrest van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Aangezien in casu niet is gesteld dat er sprake is van een onjuiste voorstelling, is het argument van rekwirantes waarmee zij de bewijswaarde van sommige bewijsmiddelen betwisten, niet-ontvankelijk.

Voor zover rekwirantes betogen dat het Gerecht de bewijzen betreffende de omvang van de mediaverslaggeving over de onder het merk BOTOX verhandelde producten en de in september en oktober 2004 in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerde marktstudie onjuist heeft opgevat en dat het zijn beoordeling van de omstandigheid dat het woord ‘BOTOX’ in diverse woordenboeken is opgenomen heeft gebaseerd op een onjuiste voorstelling van de feiten, moet worden vastgesteld dat rekwirantes weliswaar aanvoeren dat deze bewijzen onjuist zijn opgevat of dat de feiten onjuist zijn voorgesteld, maar zich ertoe beperken de relevantie daarvan met algemene en niet-onderbouwde stellingen te betwisten en in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van deze bewijzen door het Hof beogen te verkrijgen.

Volgens de in punt 74 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte vaste rechtspraak van het Hof zijn dergelijke argumenten niet-ontvankelijk.

Wat tot slot de stelling van rekwirantes betreft dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kan worden aanvaard omdat zij over een ander geschil gaat, moet worden opgemerkt dat de vaststellingen in die beslissingen op zich een feit vormen waarmee het Gerecht, indien het relevant is, rekening kan houden in het kader van zijn soevereine beoordeling van de feiten om de bekendheid van de oudere merken in het Verenigd Koninkrijk vast te stellen. Bovendien hebben rekwirantes noch voor het BHIM noch voor het Gerecht argumenten aangevoerd waarmee de juistheid van de vaststellingen in die beslissing wordt betwist, zoals uit punt 58 van het bestreden arrest blijkt.

Het argument van rekwirantes dat de beslissing van 26 april 2005 van het United Kingdom Intellectual Property Office niet als bewijs kan worden aanvaard, is dan ook ongegrond.

Bijgevolg is het tweede onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.

Met het derde onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het op basis van het gedeelde element ‘bot’ of ‘boto’ heeft bevestigd dat er een verband tussen de oudere merken BOTOX en de litigieuze merken bestaat, aangezien dit gedeelde element naar ‘botulinetoxine’ verwijst en dus beschrijvend of generiek is. Een dergelijk verband mag niet worden gelegd aangezien de merkaanvrager in zijn merk een dergelijk beschrijvend element moet kunnen opnemen.

Volgens het BHIM en Allergan is dit derde onderdeel niet-ontvankelijk omdat het een feitelijke kwestie betreft waarover het Gerecht soeverein oordeelt.

Voor zover rekwirantes met het derde onderdeel van het eerste middel de analyse door het Gerecht in de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest betwisten, waarbij is vastgesteld dat het prefix ‘bot’ of ‘boto’ niet beschrijvend is, moet worden vastgesteld dat het om een feitelijke beoordeling gaat.

Blijkens artikel 256 VWEU en artikel 58 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen en is het Gerecht derhalve bij uitsluiting bevoegd om de feiten vast te stellen — tenzij de feitelijke onjuistheid van hetgeen het heeft vastgesteld voortvloeit uit de hem overgelegde processtukken — en om die feiten te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht overgelegde bewijzen, dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie met name arresten van 5 juni 2003, O'Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Jurispr. blz. I-5539, punt 35, en 2 april 2009, Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie, C-431/07 P, Jurispr. blz. I-2665, punt 137).

Aangezien niet is gesteld dat het Gerecht de aan hem voorgelegde feiten en bewijzen onjuist heeft opgevat bij de beoordeling in de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest, is dit derde onderdeel niet-ontvankelijk voor zover het deze beoordeling betwist.

Met dit onderdeel betogen rekwirantes echter ook dat de merkaanvrager in het merk waarvan hij inschrijving vraagt, een element moet kunnen opnemen dat deel uitmaakt van het oudere merk van een derde indien dit gedeelde element beschrijvend is. Het betreft hier een rechtsvraag die in het kader van een hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof.

In dit verband moet worden opgemerkt dat dit betoog berust op de veronderstelling dat het gedeelde element ‘bot’ of ‘boto’ beschrijvend is.

Uit de punten 70 tot en met 73 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht van oordeel was dat het prefix ‘bot’ of ‘boto’ niet beschrijvend is. Bovendien zijn de argumenten waarmee rekwirantes die beoordeling ter discussie stellen, niet vatbaar voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening, zoals uit de punten 83 tot en met 85 van het onderhavige arrest blijkt.

Voor zover rekwirantes betogen dat zij in de litigieuze merken een met een ouder merk gedeeld element mogen opnemen indien dit element beschrijvend is, slaagt het derde onderdeel van het eerste middel dus niet.

Daaruit volgt dat het derde onderdeel van het eerste middel moet worden afgewezen.

Met het vierde onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het gevaar voor afbreuk aan de reputatie van de oudere merken vaststond. De beoordeling door het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest dat met de litigieuze merken concreet wordt beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX op het gebied van rimpelbehandeling is niet bewezen. Voorts betogen rekwirantes dat ofschoon de litigieuze merken mogelijkerwijs een verwijzing naar botulinetoxine bevatten, zij niet de bedoeling, de wens of de wil hadden om geassocieerd te worden met het voor receptplichtige farmaceutische producten ingeschreven merk BOTOX.

Volgens het BHIM en Allergan is dit onderdeel ongegrond. Het verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken kan namelijk tot misbruik van de reputatie van de oudere merken leiden, aangezien het suggereert dat de cosmetische producten van rekwirantes een effect hebben dat vergelijkbaar is met dat van het product BOTOX. Daardoor zouden de oudere merken aan waarde inboeten.

Om de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te genieten, moet de houder van het oudere merk aantonen dat door het gebruik van het merk waarvan inschrijving is gevraagd ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punten 37 en 38).

Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet bovendien een globale beoordeling worden gemaakt die alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht neemt (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44).

Zo heeft het Gerecht in punt 82 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, maar gegevens moet aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix ‘boto’ delen, dat niet als een afkorting van ‘botulisme-’ of ‘botulinum’ kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken ‘BOTOX’ onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot ‘verwante marktsectoren’ behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met ‘botulinum’ in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

De advocaat-generaal heeft dan ook in punt 36 van zijn conclusie opgemerkt dat het Gerecht na een globale beoordeling van de relevante gegevens van de zaak heeft vastgesteld, in punt 88 van het bestreden arrest, dat de litigieuze merken voordeel beoogden te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken BOTOX. Bijgevolg is het argument van rekwirantes dat niet is bewezen dat de bedoeling bestaat om mee te liften, ongegrond.

Bovendien moet het argument van rekwirantes, dat ingeval de litigieuze merken mogelijkerwijs naar botulinetoxine verwezen, zij niet de bedoeling hadden om met het merk BOTOX te worden geassocieerd, worden afgewezen. Met dat argument wordt namelijk de beoordeling door het Gerecht dat het prefix ‘boto’ niet beschrijvend is en niet als een verwijzing naar botulinetoxine kan worden beschouwd, waarop de vaststelling van het Gerecht in punt 88 van het bestreden arrest is gebaseerd, ter discussie gesteld. Het gaat om een feitelijke beoordeling, die overeenkomstig de in punt 84 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak niet vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.

Bijgevolg moet het vierde onderdeel van het eerste middel worden afgewezen. Het eerste middel moet dan ook in zijn geheel worden afgewezen.