Rb. Amsterdam, 03-07-2013, nr. C/13/520568 / HA ZA 12-801

Rechtsverwerking

Het primaire verweer van [naam 2] is een beroep op rechtsverwerking. [naam 2] stelt daartoe dat [naam 1], na het afwijzend vonnis in kort geding van 13 juli 2006, geen verdere actie heeft ondernomen, zoals het starten van een bodemprocedure, totdat zij in deze procedure beslag is gaan leggen. [naam 2] wijst daarbij ook op het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn dat er vrij vertaald op neer zou komen dat bij het merkenrecht na vijf jaar gedogen sprake is van rechtsverwerking.

[naam 1] betwist dat een beroep op rechtverwerking gegrond is. Zij wijst er daarbij op dat zij weer actie is gaan ondernemen op het moment dat zij door de activiteiten van [naam 2] hinder ondervond. Bovendien wijst [naam 1] erop dat [naam 2] niet bereid was na het kort geding een regeling met [naam 1] te treffen.

De rechtbank verwerpt het beroep van [naam 2] op rechtsverwerking. In beginsel is daarvoor het enkele stilzitten onvoldoende. [naam 2] heeft geen aanvullende feiten of omstandigheden gesteld om hiervan in dit geval af te wijken.De verwijzing naar artikel 9 van de Merkenrichtlijn (MRl.) kan [naam 2] niet baten. In dit artikel is bepaald dat de houder van een ouder merk niet meer de nietigheid kan inroepen van een jonger merk indien hij een ingeschreven jonger merk gedurende vijf jaar bewust heeft gedoogd. Daargelaten dat die regeling geen betrekking heeft op het auteursrecht of de slaafse nabootsing en de MRl. geen rechtstreekse werking heeft, is de bepaling ook niet van toepassing op het gebruik van een merk in strijd met het merkrecht, zoals hier door [naam 1] aan de vordering (deels) ten grondslag gelegd. [naam 2] heeft niet gesteld dat zij het merk [naam 1] heeft ingeschreven, zodat zij ook geen houdster is van een jonger merk. Een beroep op de regeling van artikel 2.29 BVIE, met welke bepaling van artikel 9 MRl. in het Beneluxrecht is geïmplementeerd, komt haar dan ook om die reden niet toe. Nu de regeling bovendien een specifieke regeling geeft voor rechtsverwerking bij het gedogen van de inschrijving van een jonger merk, bestaat geen aanleiding om - zoals door [naam 2] betoogd - de regeling naar analogie van toepassing te achten op de algemene situatie waarin ten opzichte van haar is stilgezeten.

4.2. Auteursrecht

[naam 1] grondt haar vordering in eerste instantie op het volgens haar aan haar toekomende auteursrecht op het ontwerp van de Charly.De rechtbank zal dus eerst hebben te onderzoeken of aan de Charly auteursrechtelijke bescherming toekomt.

Onbetwist is dat de Charly een origineel ontwerp is, met een oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Als zodanig komt het in beginsel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.Ten tijde van het modeldepot en ten tijde van het verloop van de termijn voor modelbescherming gold in Nederland de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW). Het toenmalige artikel 21 BTMW bepaalde - kort gezegd - dat het auteursrecht op een beschermd model bij het einde van de termijn voor bescherming verviel, tenzij tijdig een instandhoudingsverklaring was gedeponeerd.Nu [naam 1] geen instandhoudingsverklaring heeft gedeponeerd, was in Nederland het auteursrecht op de Charly vervallen.

[naam 1] heeft aangevoerd dat het depot vanaf de aanvang nietig was, omdat het model ten tijde van het depot niet nieuw was. Aangezien aan een nietig depot geen rechtsgevolgen kunnen worden ontleend, zou ook het auteursrecht niet zijn vervallen.Het argument moet worden verworpen.In zijn beslissing van 29 november 2009 (LJN BC2996) heeft het Gerechtshof te Amsterdam ten aanzien van dezelfde rechtsvraag eveneens ten aanzien van de Charly overwogen:

” Ingevolge de BTMW komt aan de werking van een modeldepot een einde (onder meer) door nietigverklaring van het depot in verband met daaraan klevende gebreken (waaronder, blijkens het bepaalde in artikel 15 uitdrukkelijk ook het geval dat het uitsluitend recht niet wordt verkregen als gevolg van het niet voldoen aan de nieuwheidseis - vgl. de artikelen 4 en 15 BTMW zoals die tot 1 december 2003 luidden), voorts door vrijwillige doorhaling en door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het depot (vgl. artikel 7 BTMW). In alle genoemde gevallen verbond artikel 21 lid 3 BTMW aan het eindigen van (de werking van) het depot de consequentie dat, tenzij een instandhoudingsverklaring was afgelegd, ook het aan de deposant toekomend auteursrecht op het desbetreffende model verviel. Dat het bepaalde in artikel 21 lid 3 BTMW bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving toepassing zou missen in het geval dat het model weliswaar niet aan de nieuwheidseis voldeed doch geen nietigverklaring op die grond was gevorderd en in rechte was uitgesproken is onverenigbaar met de systematiek van de BTMW zoals die onder meer uit de hier besproken bepalingen voortvloeit”.

Bij arrest van 30 oktober 2009 (LJN BY4879) heeft de Hoge Raad dat standpunt van het Hof als juist aangemerkt en het daartegen gerichte cassatiemiddel verworpen. De rechtbank ziet in hetgeen in deze procedure door [naam 1] is aangedragen geen aanleiding voor een andersluidend oordeel en sluit dan ook aan bij deze overwegingen zodat een eventueel nietig depot geen gevolgen heeft voor het vervallen van het auteursrecht.

Vervolgens heeft [naam 1] aangevoerd dat de bepalingen van artikel 21 BTMW ten aanzien van de Charly buiten toepassing moeten blijven, omdat de Charly voor het eerst buiten Nederland, namelijk in Duitsland, is openbaar gemaakt, zodat sprake is van een buitenlands werk waarop de bescherming van de Berner Conventie (B.C.) rechtstreeks van toepassing is.

Zowel het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch als het Gerechtshof Arnhem hebben hieromtrent ten aanzien van de Charly reeds een oordeel gegeven. Het Hof Arnhem heeft in zijn arrest van 11 september 2012 (LJN BX8850) bewezen geacht dat de Charly in januari 1983 voor het eerst op de beurs in Keulen is tentoongesteld en ter verkoop aangeboden, zodat Duitsland heeft te gelden als het land van oorsprong. Ten aanzien van de Charly geldt dan het formaliteitenverbod van in artikel 5 lid 2 B.C. Het vereiste van het doen van een instandhoudingsverklaring als voorgeschreven door artikel 21 BTMW (oud) betreft een dergelijke verboden formaliteit.Het gevolg is dat [naam 1] een beroep kan doen op de bescherming die de B.C. biedt.Op grond van artikel 7 lid 4 van de B.C. geldt voor werken van toegepaste kunst een minimumbescherming van 25 jaar. Bij zijn beslissing van 11 september 2012 heeft het Hof te Arnhem daarnaast, net als het Hof te Den Bosch in zijn beslissing van 27 december 2011 (LJN BU9749), geoordeeld dat voor buitenlandse werken, de door de B.C. geboden minimumbescherming van 25 jaar in een geval waarin naar Nederlands recht geen auteursrechtelijke bescherming (meer) geldt, ook als maximale beschermingsduur heeft te gelden.

4.2.6. [naam 1] heeft de juistheid van deze oordelen ten aanzien van de beschermingsduur betwist en vraagt de rechtbank in deze zaak onder verwijzing naar haar cassatiedagvaarding anders te oordelen. Daartoe heeft [naam 1] aangevoerd dat als gevolg van het formaliteitenverbod van artikel 5 lid 2 B.C. de bepaling van artikel 21 BTMW (oud) buiten toepassing moet blijven. Als die bepaling buiten toepassing blijft, komt aan [naam 1] de bescherming van de Auteurswet toe, en die geeft een beschermingsduur van 70 jaar.Het standpunt van [naam 1] kan naar het oordeel van de rechtbank geen standhouden.Dit standpunt miskent dat artikel 5 lid 1 en 2 B.C. als hoofdregel hebben dat de bescherming wordt bepaald door de wetgeving van het land waar de bescherming wordt ingeroepen, in dit geval dus Nederland. Daarnaast is er de aanvullende bescherming van de B.C. Toepassing van alleen de Nederlandse wetgeving zou leiden tot vervallenverklaring van het auteursrecht door de toepassing van artikel 21 BTMW (oud) en derhalve niet tot een bescherming voor de duur van 70 jaar, zoals door [naam 1] betoogd. Een beroep op de aanvullende bescherming die de B.C. biedt, zorgt ervoor dat die formaliteit onder de B.C. geen werking heeft, maar leidt niet tot het selectief buiten toepassing laten van sommige bepalingen van de Nederlandse wetgeving. De aanvullende bescherming van de B.C. bepaalt ten aanzien van de termijn slechts een bescherming voor de duur van minimaal 25 jaar. De rechtbank deelt dus niet het standpunt van [naam 1] dat de hoven dit artikel 7 lid 4 B.C ten onrechte en zonder aanleiding in de beoordeling hebben betrokken en de B.C. op dit punt verkeerd hebben uitgelegd. Anders dan door [naam 1] betoogd, leidt dit in de B.C. voorziene stelsel van toepassing van het recht van het land waar bescherming wordt ingeroepen met aanvullende bescherming van de B.C. ook niet tot strijd met de Beschermingstermijnrichtlijn of het non-discriminatiebeginsel van artikel 18 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. De genoemde richtlijn doet niet af aan het feit dat het auteursrecht op de Charly onder toepasselijk nationaal recht vervallen was. Nu in het systeem geen onderscheid wordt gemaakt naar het recht van het land van oorsprong enerzijds en het land waar bescherming wordt ingeroepen anderzijds, maakt hetgeen daaromtrent door [naam 1] is aangevoerd het vorenstaande ook niet anders.

Deze uitleg is juist ook om de volgende reden het meest in overeenstemming met de toepasselijke (internationale) bepalingen. Rechtstreekse toepassing van artikel 5 lid 2 B.C. heeft tot gevolg dat er discriminatie plaatsvindt tussen werken die hun oorsprong hebben in Nederland en waarop ten gevolge van de toepasselijkheid van artikel 21 BTMW (oud) de auteursrechtelijke bescherming is vervallen enerzijds en werken die hun oorsprong hebben in een andere verdragsstaat van de B.C. waarop ingevolge de rechtstreekse toepassing van de bescherming uit de B.C. na het verval van het modelrecht nog wel auteursrechtelijke bescherming van toepassing is. Een zodanige discriminatie van de eigen auteursrechthebbenden van een EU staat is weliswaar krachtens het EU-recht niet verboden, maar er is geen aanleiding die discriminatie verder te laten strekken dan uit de bepalingen van de B.C. noodzakelijk voortvloeit. De B.C. geeft voor werken van toegepaste kunst die hun oorsprong in en andere verdragsstaat hebben een minimumbescherming van 25 jaar. De B.C. verlangt niet dat aan buitenlandse werken een langere beschermingstermijn wordt verleend dan de in de conventie opgenomen minimumtermijn, indien aan binnenlandse werken geen grotere bescherming wordt verleend.

Uit het voorgaande volgt dat de beschermingstermijn onder het auteursrecht van de Charly maximaal 25 jaren was, zodat deze termijn 25 jaar na 1983, derhalve in 2008, is verstreken.Voor zover de vorderingen van [naam 1] hun grondslag vinden in het auteursrecht zullen ze dus moeten worden verworpen.

Merkenrecht I

Onbetwist is dat [naam 1] als merkhouder van het merk [naam 1] exclusief bevoegd is meubelen onder dat merk in het verkeer te brengen.Artikel 2.23 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) luidt:

Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

[naam 2] houdt zich bezig met het opkopen van tweedehands Charly’s om deze op te knappen en te herstofferen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om met toestemming van [naam 1] in het verkeer gebrachte meubelen. Tegen de handel in tweedehands meubelen onder het merk [naam 1] kan [naam 1] zich op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE in beginsel niet verzetten.[naam 1] heeft echter aangevoerd dat de uitzondering van het laatste zinsdeel van artikel 2.23 lid 3 BVIE zich voordoet bij meubelen die geherstoffeerd zijn.

Dat de toestand van de waren gewijzigd is, kan niet worden betwist. De Charlys die [naam 2] in het verkeer brengt zijn van een geheel nieuwe bekleding voorzien en veelal ook van een nieuwe schuimvulling en onder omstandigheden zijn er ook ander herstelwerkzaamheden aan verricht. Uitgangspunt is blijkens de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof (6 november 1992, NJ 1993, 454) dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen vormen waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren. Opmerking verdient dat [naam 2] de Charlys weliswaar als van [naam 1] afkomstige waren aan het publiek aanbiedt, maar dat de Charlys na revisie niet zijn voorzien van het merk [naam 1]. Bovendien blijkt uit de overgelegde advertenties zonneklaar dat [naam 2] er geen misverstand over laat bestaan dat er sprake is van door haar geherstoffeerde exemplaren. Ter comparitie heeft [naam 2] ook gesteld, en is door [naam 1] niet betwist, dat de geherstoffeerde Charlys als ze door [naam 2] in het verkeer worden gebracht steeds zijn voorzien van een label waarop duidelijk is vermeld dat het om door [naam 2] geherstoffeerde exemplaren gaat. [naam 1] heeft nog wel aangevoerd dat zo’n label na de verkoop van het meubel kan losraken, waardoor “post sale” verwarring zou kunnen ontstaan, maar naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet afdoen aan de omstandigheid dat [naam 2] daarmee heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren.

De conclusie moet dan zijn dat de op het merkrecht gegronde vorderingen van [naam 1] moeten worden afgewezen, voor zover deze betrekking hebben op door [naam 2] geherstoffeerde oorspronkelijk door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte exemplaren.

Merkenrecht II

[naam 1] heeft gesteld dat [naam 2] niet alleen oorspronkelijk van haar afkomstige meubels na herstoffering in het verkeer brengt, maar ook exemplaren die niet door haar of met haar toestemming zijn gefabriceerd en in het verkeer gebracht.Ter onderbouwing van haar stellingen heeft [naam 1] gesteld dat zij een Chaplin heeft doen bestellen bij [naam 2] en dat, bij levering, gebleken is dat het betreffende meubel op tal van punten afweek van het origineel. [naam 1] heeft haar stelling onderbouwd met een factuur waaruit de levering van een Chaplin door [naam 2] Design blijkt en een verklaring van de heer [naam 4], de bestuurder van [naam 1], waarin deze uiteenzet op welke punten de door hem bekeken, van [naam 2] afkomstige, Chaplin afwijkt van het origineel. Daarnaast heeft [naam 1] ter gelegenheid van het beslag een poef aangetroffen die niet origineel was. Ter comparitie heeft de heer [naam 4] aangewezen op welke punten de poef afweek van originele van [naam 1] afkomstige exemplaren.

[naam 2] heeft niet betwist dat het door [naam 1] beschreven exemplaar van Chaplin een vervalsing was, maar wel dat deze van haar afkomstig was. Aan dat verweer gaat de rechtbank voorbij. In het licht van de door [naam 1] overgelegde factuur komt aan die blote, niet nader onderbouwde, betwisting geen gewicht toe.Vervolgens heeft [naam 2] gesteld dat zij in beginsel tweedehands Charlys en Chaplins koopt, maar dat zij onvoldoende expertise bezit om de originelen van goede vervalsingen te kunnen onderscheiden, en dat haar dat ook niet kan worden tegengeworpen.Ook dat verweer van kan de rechtbank niet volgen. De handelaar die ervoor kiest om tweedehands meubelen onder de naam van de merkhouder in het verkeer te brengen, heeft er op toe te zien dat het ook inderdaad door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte exemplaren betreft.Niet in geschil is dat [naam 2] niet gerechtigd is niet van [naam 1] afkomstige meubelen van het type Charly of Chaplin onder het teken [naam 1] in het verkeer te brengen.

Voor zover de vordering van [naam 1] ziet op een verbod aan [naam 2] tot het in het verkeer brengen onder het teken [naam 1] van niet door [naam 1] in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebrachte meubelen van het type Charly of Chaplin zal deze worden toegewezen. Nu tegen de hoofdelijke veroordeling geen verweer is gevoerd, komt de vordering ook op dit punt voor toewijzing in aanmerking.De rechtbank zal de gevorderde dwangsom beperken en maximeren als in het dictum vermeld.

Niet gesteld of overigens aannemelijk is geworden dat [naam 2] meer niet-originele exemplaren in het verkeer heeft gebracht of thans in voorraad heeft dan de aan [naam 1] geleverde Chaplin en de aangetroffen poef. De rechtbank zal om die reden de vordering tot afgifte beperken tot de poef en de overige nevenvorderingen afwijzen.

Slaafse nabootsing

Tot slot heeft [naam 1] haar vorderingen nog doen steunen op onrechtmatige daad. Daartoe heeft [naam 1] gesteld dat de geherstoffeerde exemplaren moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van de door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen.

De vorderingen van [naam 1], voor zover gegrond op slaafse nabootsing kunnen niet slagen.De door [naam 2] in het verkeer gebrachte Charly en Chaplin zijn immers geen nabootsingen van door [naam 1] op de markt gebrachte meubelen, maar gereviseerde originelen, zoals hiervoor onder 4.3 beschreven.

Proceskosten

Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld zal de rechtbank de proceskosten compenseren aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.