Rb. Den Haag, 04-01-2017, nr. C/09/498351 / HA ZA 15-1181

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Productie 53 van Aebi Schmidt is niet binnen de daarvoor gestelde termijn in de procedure overgelegd. Nadat Rasco c.s. daartegen bezwaar had gemaakt, heeft de rechtbank partijen bij e-mail van 25 mei 2016 bericht dat de productie wordt geweigerd. Ter zitting heeft Rasco c.s. verklaard alsnog geen bezwaar tegen de productie te hebben. De rechtbank heeft de productie daarop alsnog geaccepteerd.

Ter zitting heeft Rasco c.s. verklaard dat, ofschoon zij haar producties 26, 27 en 28 heeft toegelicht met de opmerking dat die zouden zien op openbaar voorgebruik, zij op die nietigheidsgrond geen beroep doet.

Ter zitting hebben partijen voorts aangegeven dat zij een bedrag aan proceskosten van € 72.500,- overeen zijn gekomen voor de procedure in conventie en reconventie tezamen.

Vonnis is nader bepaald op heden.

Rasco c.s. vordert in conventie dat de rechtbank, bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht verklaart dat Rasco c.s. geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 838;

II. subsidiair het Nederlandse deel van EP 838 (gedeeltelijk) vernietigt;

III. Aebi Schmidt veroordeelt tot inschrijving van het vernietigingsvonnis ex artikel 75 lid 9 Rijksoctrooiwet 1995 (verder: ROW) binnen vijf (5) werkdagen nadat het vernietigingsvonnis in kracht van gewijsde is gegaan en dit vonnis aan Aebi Schmidt is betekend, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per dag en voor iedere dag of dagdeel dat Aebi Schmidt nalaat tot inschrijving over te gaan;

IV. Aebi Schmidt veroordeelt tot betaling aan Rasco c.s. van de volledige (proces)kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv inclusief de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na het in dezen te wijzen vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

Rasco c.s. legt aan haar primaire en subsidiaire vorderingen in conventie ten grondslag dat EP 838 nietig is – en zij dus daarop geen inbreuk kan maken – nu de door middel van de conclusies onder bescherming gestelde materie niet nieuw is dan wel geen blijk geeft van uitvinderswerkzaamheid.

Aebi Schmidt voert verweer in conventie. Zij heeft hulpverzoeken ingediend waarop zij zich beroept voor het geval de rechtbank tot het oordeel mocht komen dat conclusie 1 van het octrooi nietig is.

Aebi Schmidt vordert in reconventie dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Rasco c.s., Rasco en Rondaan ieder afzonderlijk en gezamenlijk, verbiedt met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis op enigerlei wijze betrokken te zijn bij directe dan wel indirecte inbreuk op EP 838 in Nederland, in het bijzonder door in of voor hun bedrijf producten die de uitvinding zoals neergelegd in EP 838 omvatten te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben dan wel de werkwijze zoals neergelegd in EP 838 toe te passen dan wel anderszins onrechtmatig te handelen;

2. Rasco c.s., Rasco en Rondaan ieder afzonderlijk en gezamenlijk, beveelt binnen twee weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan Aebi Schmidt schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie zij producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden, die vallen onder de beschermingsomvang van Europees octrooi EP 838;

3. Rasco c.s., Rasco en Rondaan ieder afzonderlijk en gezamenlijk, beveelt binnen twee weken na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan ieder van de onder 2. bedoelde afnemers en derden een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift;

'Wij zijn verplicht u te informeren dat de Rechtbank Den Haag bij vonnis van [datum vonnis] heeft beslist dat de door ons op de markt gebrachte opzetstrooiwerktuig inbreuk maakt op Europees octrooi EP 0 995 838 van Aebi Schmidt en dat deze producten derhalve niet langer mogen worden aangeboden, verkocht of geleverd, dan wel gebruikt of in voorraad worden gehouden. Wij verzoeken u hierbij om alle voornoemde producten die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.

[naam en handtekening van de betreffende gedaagde]"

dan wel een brief van zodanige inhoud of vorm als de Rechtbank Den Haag in goede justitie zal bepalen, een en ander onder verplichting om gelijktijdig kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan Aebi Schmidt;

4. Rasco c.s., Rasco en Rondaan ieder afzonderlijk, gebiedt binnen achtentwintig (28) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis schriftelijk opgave te doen aan Aebi Schmidt van de winst die de betreffende gedaagde in reconventie ten gevolge van de bedoelde inbreuken op EP 838, althans ten gevolge van het onrechtmatig handelen, heeft genoten, door aan de advocaat van Aebi Schmidt een door een onafhankelijke registeraccountant (die zowel direct als indirect geen relatie met een of beide gedaagden in reconventie onderhoudt of heeft onderhouden in het verleden) opgemaakte en ondertekende verklaring te verstrekken, waaruit de hoogte blijkt van de behaalde winsten van de betreffende gedaagde in reconventie, waaruit blijkt dat de registeraccountant aan de hand van de boeken van die de gedaagde in reconventie heeft vastgesteld dat de opgave van de genoten winst juist is en waaruit de identiteiten en contactgegevens blijken van de ondernemingen die - als klant of anderszins - op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de inbreuk van gedaagden in reconventie op EP 838 dan wel bij het bedoelde onrechtmatig handelen door gedaagden in recomnventie alsmede de wijze waarop deze ondernemingen zijn betrokken, welke verklaring vergezeld dient te gaan van alle informatie en alle documenten die relevant zijn voor de vaststelling van de genoten winst, daaronder begrepen maar niet uitsluitend facturen die zien op koop, verkoop, verhuur of overeenkomst van opdracht, pro forma facturen, koop-, verkoop-, verhuur en opdrachtovereenkomsten, orderbevestigingen, althans een zodanige verklaring als de rechtbank geraden voorkomt;

5. Rasco c.s., Rasco en Rondaan ieder afzonderlijk en gezamenlijk, veroordeelt tot betaling aan Aebi Schmidt van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 200.000,- (tweehonderdduizend euro) per gehele of gedeeltelijke overtreding van een of meer van de verboden en/of geboden als genoemd onder 1 tot en met 4. door (een van) de gedaagden in reconventie en voor elke dag, of een gedeelte daarvan, dat de overtreding voortduurt of, ter keuze van Aebi Schmidt EUR 1.000.000,- (een miljoen euro) voor ieder product waarmee (een van) de gedaagden in reconventie een of meer van de verboden en/of geboden als genoemd onder 1 tot en met 4. wordt overtreden;

6. Rasco c.s., Rasco en Rondaan ieder afzonderlijk en gezamenlijk, veroordeelt tot (1) het compenseren van Aebi Schmidt voor de schade die is geleden als gevolg van de inbreuk en/of als gevolg van het onrechtmatig handelen, of, ter keuze van Aebi Schmidt (2) de winst af te dragen die door Rasco c.s. is genoten als gevolg van de inbreuk en/of als gevolg het onrechtmatig handelen, plus de wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW), dit alles nader op te maken bij staat en vast te stellen in overeenstemming met de wet;

en Rasco c.s., Rasco en Rondaan ieder afzonderlijk en gezamenlijk, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, veroordeelt tot betaling van de door Aebi Schmidt gemaakte proceskosten ex art. 1019h Rv, zoals gespecificeerd, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis.

Aebi Schmidt legt aan haar vorderingen in reconventie ten grondslag dat Rasco c.s. producten waarop de conclusies 1 tot en met 9 van EP 838 betrekking hebben, vervaardigt, aanbiedt, in de handel brengt, gebruikt, dan wel importeert of voor dat doel in voorraad heeft, en Rasco c.s. aldus (directe) inbreuk maakt op het octrooi. Voor zover Rasco c.s. niet tevens de vrachtwagens levert, maar alleen het opzetstrooiwerktuig, geldt dat Rasco c.s. in Nederland middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de geoctrooieerde uitvinding volgens de conclusies 1 tot en met 9 voor de toepassing van die uitvinding in Nederland aanbiedt of aflevert aan derden die geen toestemming hebben de uitvinding toe te passen, terwijl zij weet (of behoort) te weten dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn. In zoverre maakt Rasco c.s. indirecte inbreuk op het octrooi, aldus Aebi Schmidt.

Rasco c.s. voert verweer in reconventie.

De rechtbank is internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie op grond van de artikelen 4 lid 1 en 24 lid 4 Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo). Internationale bevoegdheid in reconventie is gegeven op grond van artikel 7 lid 2 EEX-Vo nu de gestelde onrechtmatige gedragingen (octrooi-inbreuk) plaatsvinden in Nederland. De relatieve bevoegdheid in conventie en in reconventie berust op artikel 80 ROW.

conclusie 1 nieuw?

Zowel in conventie als in reconventie draait de voorliggende zaak primair om de geldigheid van EP 838. Rasco c.s. stelt dat onder meer conclusie 1 van EP 838 nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. Rasco c.s. baseert dat bezwaar op DE 220.

Niet in geschil is dat in DE 220 alle kenmerken van het opzetwerktuig van conclusie 1, met uitzondering van de kenmerkende maatregel dat de momentsteun steunt op het opzetwerktuig, worden beschreven. Partijen twisten over de vraag of DE 220 daarnaast ook die kenmerkende maatregel openbaart. Volgens Rasco c.s. blijkt uit de vergelijking van de figuren 3 en 4 van DE 220 dat in de uitvoeringsvorm van figuur 4 de draaimomentsteun steun neemt tegen het opzetwerktuig. Hoewel in figuur 4 geen vrachtwagen is afgebeeld, zou de gemiddelde vakman dat in figuur 4, naar Rasco ter zitting desgevraagd heeft verklaard, meelezen.

Figuur 4 van DE 220 (vergelijk r.o. 2.11.1) toont een zijaanzicht van een aanhangwagen voorzien van een opzetstrooiwerktuig. Conform de beschrijving van DE 220 wordt een aandrijfaggregaat 5 aandrijvend aangebracht op een achterwiel van de aanhanger. De momentsteun 8 voorkomt dat het aggregaat tijdens het rijden mee gaat draaien met het achterwiel van de aanhanger. De in de figuur getekende momentsteun bestaat uit twee delen en omvat een verticaal deel. Tussen de delen is een cirkeltje getekend. Omdat het verticale deel in de tekening een ‘open einde’ heeft en onduidelijk is welke getekende elementen daarboven nog deel uitmaken van het afneembare opzetstrooiwerktuig, blijkt uit Figuur 4 op zichzelf genomen niet waaraan (het verticale deel van) de momentsteun is bevestigd.

De beschrijving van DE 220 duidt het opzetstrooiwerktuig aan met de term Aufsatzstreugerät. Dat is ook de letterlijke vertaling van het woord. De beschrijving spreekt tevens over ‘Fahrzeugrahmen’ (het chassis of frame) en ‘Fahrzeugaufbau’ (de carrosserie). Terecht stelt Aebi Schmidt dus dat de vakman in DE 220 drie verschillende termen vindt voor drie te onderscheiden onderdelen. DE 220 vermeldt voorts dat de momentsteun met het Fahrzeugrahmen is verbonden („eine lange Drehmomentstütze (8) verdrehsicher mit dem Fahrzeugrahmen verbunden ist“, kolom 3, regels 6-7), dan wel met de Fahrzeugaufbau („eine besonders lange Drehmomentstütze verdrehsicher mit dem Fahrzeugaufbau verbunden“, kolom 2, regels 2-4). Nergens wordt in DE 220 echter vermeld dat de momentsteun met het Aufsatzstreugerät is verbonden.

Dat de vakman die DE 220 leest onder Fahrzeugaufbau mede het Aufsatzstreugerät zou begrijpen, zoals Rasco c.s. stelt, wordt verworpen. Ter ondersteuning van die stelling wijst Rasco c.s. op de volgens haar in de praktijk gangbare interpretatie van de term Fahrzeugaufbau, welke zij overigens niet nader onderbouwt. Uit kolom 1, regels 1-4 van EP 0 334 013 A1, een octrooiaanvrage van ING. ALFRED SCHMIDT GMBH uit 1989 (productie 37 van de zijde van Rasco c.s.) die Rasco c.s. in dat kader wél noemt, en waarin staat dat “Die erfindung betrifft ein Streugerät für den Straβendienst, dessen Siloaufbau für das Streugut auf der Ladepritsche eines Arbeitsfahrzeuges aufgebaut is”, volgt een dergelijke interpretatie in elk geval niet.

Rasco c.s. stelt voorts dat Figuur 4 van DE 220 een scharnier tussen de delen van de momentsteun 8 openbaart. Zoals de rechtbank Rasco c.s. begrijpt, zou dit erop wijzen dat de momentsteun op het opzetstrooiwerktuig steunt. De scharnier zou ertoe dienen om de (verticale en horizontale) bewegingen van de as van het aandrijfwiel ten opzichte van het voertuig (de ‘veerweg’) op te vangen zodat de momentsteun tijdens het rijden over oneffenheden niet onder teveel spanning komt te staan. De rechtbank verwerpt ook dat betoog. Zo Figuur 4 al een dergelijke scharnier openbaart – Aebi Schmidt betwist dat gemotiveerd – is de aanwezigheid daarvan niet concludent. Ook als de momentsteun aan het chassis of de carrosserie is bevestigd, of daarop steunt, dient de veerweg van de as van het aandrijfwiel te worden opgevangen; die veerweg bestaat immers zowel ten opzichte van het dragende voertuig als van het opzetstrooiwerktuig. De vakman zal in figuur 4 dan ook niet, zoals Rasco c.s. stelt, een verbinding met het opzetstrooiwerktuig meelezen. Evenmin volgt duidelijk en ondubbelzinnig uit een vergelijking van figuur 3 en figuur 4 dat de momentsteun aan het opzetstrooiwerktuig is bevestigd.

Uit het voorgaande, in samenhang beschouwd, volgt dat DE 220 niet direct en ondubbelzinnig de kenmerkende maatregel van conclusie 1 van het octrooi openbaart. De materie volgens conclusie 1 is dan ook al om die reden nieuw ten opzichte van DE 220.

conclusie 1 inventief ?

De materie volgens conclusie 1 van EP 838 ontbeert volgens Rasco c.s. ook uitvinderswerkzaamheid. De rechtbank zal de inventiviteit van conclusie 1 beoordelen aan de hand van de problem-solution approach.

Niet in geschil is dat wanneer DE 220 niet nieuwheidsschadelijk is, dit document moet worden beschouwd als de meest nabije stand van de techniek. De enige verschilmaatregel ten opzichte van conclusie 1 van EP 838 bestaat erin dat de momentsteun op het opzetstrooiwerktuig steunt en niet op het chassis of de carrosserie. Het technische effect van die maatregel is, zo is ook niet in geschil, het vergemakkelijken van de montage en demontage van het werktuig. Daaruit volgt dat het objectieve technische probleem moet worden geformuleerd als het bewerkstelligen van een gemakkelijker montage en demontage van het in DE 220 geopenbaarde opzetwerktuig.

Naar Rasco c.s. ter zitting nader heeft toegelicht, zou de vakman, uitgaande van DE 220, gesteld voor het eerder geformuleerde probleem, op basis van zijn algemene vakkennis tot de geclaimde uitvinding komen. De inrichting van DE 220 is op twee punten bevestigd aan de dragende vrachtwagen, te weten op de as van het aandrijvende wiel (via het aggregaat) en aan het chassis of de carrosserie (via de momentsteun). De bevestiging aan het wiel is noodzakelijk, dus moet de oplossing worden gezocht in de bevestiging aan het chassis of de carrosserie. De vakman zal direct begrijpen dat het aantal (de)montagehandelingen afneemt wanneer de momentsteun op het opzetwerktuig wordt gesteund. De momentsteun kan dan bij het op- en afbouwen van het opzetwerktuig immers blijven zitten. De vakman zou die maatregel dan ook zonder meer toepassen, althans is dat de maatregel die de vakman als eerste/enige zou toepassen omdat deze het eenvoudigst is (‘one way street’), aldus Rasco c.s.

Aebi Schmidt betwist dat de vakman de genoemde maatregel zou toepassen. Het opzetwerktuig wordt vanwege de wens om dit snel te kunnen op- en afbouwen in de praktijk niet vast gemonteerd op de vrachtwagen. Weliswaar wordt het opzetwerktuig op rubber poten op (de laadvloer van) de vrachtwagen geplaatst en met een ketting gezekerd tegen afglijden, het kan desondanks ten opzichte van de vrachtwagen bewegen. Gegeven de wens van de vakman om een momentsteun op de meest stabiele en nabije plaats te steunen, komt het opzetwerktuig daar niet voor in aanmerking, maar primair het chassis van de vrachtwagen. Bovendien is geen sprake van een one way street nu de vakman de (de)montage ook zou kunnen vergemakkelijken door de verbinding van het aggregaat op de as van het aandrijfwiel te faciliteren, aldus nog steeds Aebi Schmidt. De rechtbank overweegt daarover als volgt.

Rasco c.s. geeft in de eerste plaats niet aan op basis van welke algemene vakkennis de vakman tot de geclaimde oplossing zou komen, althans Rasco c.s. illustreert die vakkennis op geen enkele wijze. Aebi Schmidt wijst er in dit verband terecht op dat Rasco c.s. geen enkel voorbeeld uit de stand van de techniek (laat staan uit de algemene vakkennis) heeft aangevoerd van een draaimomentsteun die steun neemt op de inrichting waarvan het de draaiing moet verhinderen. Dit klemt temeer nu Aebi Schmidt naar het oordeel van de rechtbank steekhoudende argumenten aanvoert waarom de vakman de bewuste maatregel juist niet zou toepassen, althans tevens andere maatregelen zou kunnen toepassen (zodat geen sprake is van een one way street), wat door Rasco c.s. niet (gemotiveerd) is betwist. In afwezigheid van uitleg en onderbouwing van de algemene vakkennis kan de rechtbank slechts tot de slotsom komen dat het gestelde gebrek aan inventiviteit van conclusie 1 uitsluitend voortvloeit uit kennis van de uitvinding, en dus gebaseerd is op hindsight. De inventiviteitsaanval van Rasco c.s. op basis van DE 220 in combinatie met algemene vakkennis moet daarom stranden.

Rasco c.s. legt aan haar inventiviteitsaanval ook een combinatie van DE 220 en NL 464 en/of DE 372 ten grondslag. Volgens Rasco c.s. zou de vakman, gesteld voor het objectieve technische probleem, en uitgaande van DE 220, te rade gaan bij NL 464 en/of DE 372 en zo tot de geclaimde uitvinding komen.

NL 464 (r.o. 2.11.2) en DE 372 (r.o. 2.11.3) betreffen beide strooiwerktuigen met een separaat loopwiel dat op de weg wordt gezet en waardoor het strooimechanisme wordt aangedreven. DE 220 bespreekt dergelijke strooiwerktuigen („Zur Vermeidung dieser Nachteile wurden Laufradantriebe entwickelt, die ein fahrzeugunabhängiges Laufrad mit einer angeschlossenen Hydraulikpumpe vorsehen. Das Laufrad kann zum Betrieb der Streueinrichtung auf die Fahrbahn abgesenkt und zur Sicherstellung einer genügenden Friktion gegen die Fahrbahnoberfläche gedrückt werden“, vergelijk r.o. 2.11.1). DE 220 benoemt het nadeel van deze inrichtingen („In der Praxis ist es jedoch unvermeidbar, daβ ein Anhänger, insbesondere beim Rückwärtsfahren, scharfe Kurvenradien durchführt. Dadurch besteht die Gefahr, daβ das separate Laufrad ubermäβig in Querrichtung der Laufrichtung belastet wird“) en beschrijft en claimt een verbetering daarvan („Die Erfindung (…) zeichnet sich dadurch aus, daβ die Hydraulikpumpe unmittelbar mit einem Fahrzeuglaufrad kraftübertragend verbunden ist. Die mit dem Einsatz eines separaten Laufrades verbundenen Nachteile werden dadurch vollkommen vermieden.“).

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is niet in te zien hoe de vakman, uitgaande van DE 220 en geconfronteerd met het probleem de (de)montage van het opzetwerktuig van DE 220 te vergemakkelijken, NL 464 en/of DE 372 zou raadplegen. Daarmee zou hij immers opnieuw geconfronteerd worden met de nadelen waarvoor DE 220 nu juist een oplossing beoogt te bieden. Bovendien, als de vakman in weerwil van de leer van DE 220 te rade zou gaan bij NL 464 en/of DE 372 en die documenten zou combineren, zou hij de aandrijfaggregaat aanbrengen op een separaat loopwiel, waarmee montage en demontage van het werktuig, althans van de aandrijfaggregaat, overbodig wordt. Hij komt zo dus niet tot de materie van conclusie 1, waarin de aandrijfaggregaat is verbonden met een voertuigwiel van een vrachtwagen. De slotsom is dat ook de inventiviteitsaanval op basis van DE 220 in combinatie met NL 464 en/of DE 372 strandt.

Rasco c.s. heeft in het kader van haar inventiviteitsaanval ook nog een beroep gedaan op het Duitse Offenlegungsschrift 24 23 462. Nu dit pas bij pleidooi is gebeurd, en Aebi Schmidt noch de rechtbank zich daarop heeft kunnen voorbereiden, is dit beroep als wegens strijd met de eisen van een goede procesorde buiten beschouwing gelaten.

Het voorgaande leidt in deze procedure tot de slotsom dat de materie van conclusie 1 van EP 838 nieuw en inventief is. De volgconclusies zijn alle afhankelijk van conclusie 1 zodat ook die conclusies nieuw en inventief moeten worden geacht.

In het licht van de geldigheid van conclusie 1 zoals verleend, behoeven de door Aebi Schmidt ingediende hulpverzoeken geen behandeling.

Nu Rasco c.s. in conventie aan haar vorderingen slechts ten grondslag legt dat het octrooi nietig is en zij daarom geen inbreuk maakt op EP 838, dienen de vorderingen van Rasco c.s. in conventie te worden afgewezen, met veroordeling van Rasco c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in conventie.

Partijen hebben ten aanzien van de proceskosten overeenstemming bereikt over een bedrag van € 72.500,- voor conventie en reconventie tezamen. Partijen hebben geen verdeling van kosten naar conventie en reconventie bepleit. De rechtbank zal het bedrag daarom bij helfte over de conventie en reconventie verdelen. In conventie zal daarom een bedrag van € 36.250,- worden toegewezen. Aebi Schmidt vordert kennelijk hoofdelijke veroordeling in de proceskosten. In conventie bestaat daarvoor echter geen grond.

inbreuk?

Uitgangspunt bij de beoordeling van de vorderingen in reconventie is dat conclusie 1 van het octrooi geldig is.

Rasco c.s. verweert zich niet tegen de stelling dat de door haar aangeboden combinatie van vrachtwagen en opzetwerktuig (hierna te noemen: de combinatie) aan alle elementen van conclusie 1 voldoet. Dat Rasco c.s. slechts de leer van de stand van de techniek (te weten DE 220) toepast en daarom geen inbreuk kan maken, gaat gelet op het voorgaande niet op. DE 220 openbaart immers niet dat de momentsteun steunt op het opzetwerktuig. Rasco c.s. bestrijdt voorts niet dat het door haar aangeboden en geleverde opzetstrooiwerktuig (hierna te noemen: het opzetstrooiwerktuig) een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding volgens conclusie 1 van het octrooi is.

Niet in geschil is dat Rasco c.s. de combinatie in Nederland heeft aangeboden en evenmin dat zij het opzetstrooiwerktuig heeft aangeboden en geleverd voor toepassing van de uitvinding in Nederland aan partijen die daartoe niet gerechtigd zijn, terwijl zij weet dat dit opzetstrooiwerktuig voor die toepassing geschikt of bestemd is, alles in de zin van artikel 73 ROW. Daaruit volgt dat Rasco c.s., door de combinatie en het opzetstrooiwerktuig in Nederland aan te bieden, direct en indirect inbreuk (heeft ge)maakt op EP 838. De vorderingen van Aebi Schmidt in reconventie zijn daarom in beginsel toewijsbaar.

verbod

Nu gezien het voorgaande Rasco c.s. directe en indirecte inbreuk heeft gemaakt op het Nederlandse deel van EP 838, zal de rechtbank een verbod van directe en indirecte octrooi-inbreuk opleggen. Rasco c.s. voert terecht aan dat Aebi Schmidt ten aanzien van (de dreiging van) ander onrechtmatig handelen onvoldoende heeft gesteld zodat de verbodsvordering in zoverre zal worden afgewezen. Om dezelfde redenen, en om executieproblemen te voorkomen, zal ook een verbod ten aanzien van ‘op enigerlei wijze betrokken zijn bij’ octrooi-inbreuk, voor zover dat al onrechtmatig zou zijn, worden afgewezen. Nu EP 838 slechts productconclusies kent, zal een verbod zich voorts niet kunnen uitstrekken tot ‘de werkwijze zoals neergelegd in EP 838’. De rechtbank begrijpt de vordering tot het verbieden van inbreuk in Nederland als een verbod op inbreuk maken op het Nederlandse deel van het octrooi, en zal het dictum aldus verwoorden.

opgave adressen afnemers

De gevorderde opgave is toewijsbaar. Nu het verbod in reconventie slechts toewijsbaar is wat betreft inbreuk op het Nederlandse deel van het octrooi, zal de opgave ook daartoe worden beperkt. De termijn voor het doen van opgave is naar het oordeel van de rechtbank toereikend. Het gaat immers slechts om het verschaffen van de gegevens van – volgens Rasco c.s. – enkele afnemers.

recall

Ter beëindiging van de inbreuk en voorkoming van verdere inbreuken is een recall aangewezen. Het bezwaar van Rasco c.s. dat zij door het onder zich houden van teruggestuurde opzetstrooiwerktuigen wederom inbreuk zou maken, gaat niet op reeds omdat het in voorraad houden van een wezenlijk bestanddeel in de zin van artikel 73 ROW geen voorbehouden handeling is (slechts het aanbieden en leveren wordt door artikel 73 bestreken). Dat de vordering buitenproportioneel is vanwege de beweerdelijk geringe omvang van de inbreuk, wordt verworpen. Het gaat immers – kennelijk – slechts om het terugroepen van een gering aantal producten bij een gering aantal afnemers.

rekening en verantwoording

De vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording is in beginsel toewijsbaar. De rechtbank zal, om executieproblemen te voorkomen, de vordering echter in gewijzigde vorm toewijzen.2.Gegeven de tijd die gemoeid is met het samenstellen van de opgave zal de termijn op drie maanden worden gesteld. Ook zal de opgave beperkt worden tot inbreuk op het Nederlandse deel van EP 838 zodat (andere) onrechtmatige betrokkenheid daar buiten valt (vergelijk r.o. 4.25).

dwangsom

Aebi Schmidt heeft recht op en belang bij oplegging van een dwangsom, welke zal worden gematigd en gemaximeerd om executieproblemen te voorkomen.

schadevergoeding/winstafdracht

Terecht betoogt Rasco c.s. dat bij de begroting van de schade en/of de af te dragen winst slechts rekening mag worden gehouden met de inbreuk op het Nederlandse deel van EP 838, en niet met ander onrechtmatig handelen.

proceskosten

Als de in het ongelijk gestelde partij zullen Rasco en Rondaan (hoofdelijk) in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. Ingevolge r.o. 4.21 worden die kosten aan de zijde van Aebi Schmidt in reconventie tot op heden begroot op € 36.250,-. Dit bedrag zal worden toegewezen.

in conventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Rasco c.s. in de kosten van de procedure in conventie, tot op heden aan de zijde van Aebi Schmidt begroot op € 36.250,-;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

verbiedt Rasco c.s., met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, directe en indirecte inbreuk te maken op het Nederlandse deel van EP 0 995 838;

beveelt Rasco c.s. binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan Aebi Schmidt schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers aan wie zij in Nederland de combinatie heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd en/of daartoe heeft aangeboden, of het opzetstrooiwerktuig heeft aangeboden of geleverd;

beveelt Rasco c.s. binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan ieder van de onder 5.5 bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud en zonder bijschrift;

“Wij zijn verplicht u te informeren dat de Rechtbank Den Haag bij vonnis van 4 januari 2017 heeft beslist dat het door ons op de markt gebrachte opzetstrooiwerktuig inbreuk maakt op Europees octrooi EP 0 995 838 van Aebi Schmidt en dat deze producten derhalve niet langer mogen worden aangeboden of geleverd. Wij verzoeken u hierbij om alle voornoemde producten die zich onder u bevinden aan ons te retourneren. Wij zullen dan onmiddellijk de aankoopprijs en alle kosten in verband met de retournering van de producten aan u vergoeden.

[naam en handtekening van de betreffende verweerster]"

onder verplichting om gelijktijdig kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan Aebi Schmidt.

beveelt Rasco c.s. binnen drie maanden na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen aan Aebi Schmidt van de winst die Rasco c.s. ten gevolge van de inbreuken op het Nederlandse deel van EP 838 heeft genoten, door aan de advocaat van Aebi Schmidt een verklaring te verstrekken waaruit de hoogte blijkt van de behaalde winsten van Rasco en/of Rondaan, en waaruit de identiteiten en contactgegevens blijken van de ondernemingen aan wie Rasco c.s. de combinatie en het opzetstrooiwerktuig hebben geleverd, welke verklaring vergezeld dient te gaan van informatie en documenten ter onderbouwing van de genoten winst, daaronder begrepen alle relevante facturen;

veroordeelt Rasco c.s. tot betaling aan Aebi Schmidt van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor ieder product waarmee door de betreffende partij het onder 5.4 vermelde verbod wordt overtreden, met een maximum van€ 1.000.000,- (één miljoen euro), en van € 5.000,- (vijfduizend euro) voor elke dag, of een gedeelte daarvan, dat de onder 5.5, 5.6 en 5.7 vermelde bevelen worden overtreden, met een maximum van € 100.000,- (honderdduizend euro);

veroordeelt Rasco c.s. tot het compenseren van Aebi Schmidt voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van de inbreuk op het Nederlandse deel van EP 838, of, ter keuze van Aebi Schmidt, de winst af te dragen die door Rasco c.s. is genoten als gevolg van deze inbreuk, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, alles nader op te maken bij staat en vast te stellen in overeenstemming met de wet;

veroordeelt Rasco en Rondaan hoofdelijk in de kosten van de procedure in reconventie, des dat de een betalende de ander zal zijn bevrijd, aan de zijde van Aebi Schmidt tot op heden begroot op € 36.250,-;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Knijff, mr. P.G.J. de Heij en mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2017.