HvJ EU, 23-01-2014, nr. C-558/12 P

Met zijn eerste middel verwijt het BHIM, ondersteund door Lidl Stiftung, het Gerecht dat het artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft uitgelegd, voor zover het heeft geoordeeld dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had moeten onderzoeken, terwijl het had vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden. De overeenstemming van de tekens is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b. Volgens het BHIM is het indien de conflicterende tekens globaal verschillen dus niet nodig om een onderzoek te verrichten naar het potentiële toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het intensieve gebruik van het merk waarop de oppositie is gebaseerd. Onder verwijzing naar met name het arrest van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM (C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 51) stelt het BHIM dat een dergelijke uitlegging overigens in overeenstemming is met vaste rechtspraak.

Op basis van de beschikking van 14 maart 2011, Ravensburger/BHIM (C-370/10 P, punt 50) voegt Lidl Stiftung daaraan toe dat bij het onderzoek van het verwarringsgevaar elk criterium eerst op zich moet worden onderzocht, onafhankelijk van de vraag of en in welke mate is voldaan aan de andere voorwaarden, en dat het toegenomen onderscheidend vermogen van het oudere werk het ontbreken van overeenstemming van de conflicterende merken niet kan compenseren.

Het BHIM en Lidl Stiftung menen bijgevolg dat het Gerecht de litigieuze beslissing ten onrechte heeft vernietigd op grond dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, aangezien niet was voldaan aan een conditio sine qua non voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Riha WeserGold Getränke meent dat het eerste middel van de hogere voorziening ongegrond is, aangezien het oordeel van het Gerecht dat de betrokken merken niet overeenstemden een tussentijdse conclusie was, die nog moest worden afgewogen tegen de kwestie van het onderscheidend vermogen van de oudere merken. Volgens haar mag de begripsmatige overeenstemming van de merken niet onafhankelijk van de kwestie van het onderscheidend vermogen ervan worden beoordeeld. De opvatting van het publiek van een merk verschilt immers naargelang bepaalde elementen van het merk meer aanwezig zijn in de geest van het publiek wegens het begrip waarnaar zij verwijzen of wegens de bekendheid die zij als merk hebben verworven.

Riha WeserGold Getränke stelt bovendien dat er geen vaste rechtspraak bestaat die de door het BHIM verdedigde stelling kan ondersteunen.

Met zijn eerste middel verwijt het BHIM het Gerecht in wezen dat het de litigieuze beslissing heeft vernietigd op grond dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, terwijl het vooraf had vastgesteld dat de conflicterende merken verschilden.

Uit vaste rechtspraak blijkt dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 het bestaan van verwarringsgevaar tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Volgens vaste rechtspraak zijn dit cumulatieve voorwaarden (arrest Vedial/BHIM, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 48).

Anders dan riha WeserGold Getränke stelt, gaat het hierbij om vaste rechtspraak van het Hof. Het Hof heeft er immers herhaaldelijk aan herinnerd dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde merk niet overeenstemmen, de omstandigheid dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond is om te kunnen vaststellen dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie in die zin arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, Jurispr. blz. I-7989, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Bovendien heeft het Hof in de beschikking van 4 maart 2010, Kaul/BHIM (C-193/09 P) het middel kennelijk ongegrond verklaard waarmee werd aangevoerd dat het Gerecht blijk zou hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat een oppositie op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 in bepaalde gevallen kon worden afgewezen op grond van louter een onderzoek van de overeenstemming van de betrokken merken en dus met name zonder onderzoek van het eventueel grote onderscheidend vermogen van het oudere merk. Het Hof heeft in punt 45 van die beschikking in wezen geoordeeld dat het Gerecht geen blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de kamer van beroep van het BHIM, aangezien zij tot het besluit was gekomen dat de betrokken merken door het relevante publiek helemaal niet konden worden geacht overeen te stemmen, daaruit op goede gronden kon afleiden dat verwarringsgevaar was uitgesloten, zonder dat vooraf met name het eventueel grote onderscheidend vermogen van het oudere merk moest worden onderzocht in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

De overeenstemming van de betrokken merken is bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Bij gebreke van overeenstemming van de conflicterende merken kan dit artikel 8 dus niet worden toegepast.

Het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van een merk is dus een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24).

In casu is de door het Gerecht gevolgde redenering echter gebaseerd op een onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

Door te oordelen dat het ontbreken van een onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken door de kamer van beroep de nietigheid van de litigieuze beslissing met zich meebracht, heeft het Gerecht aldus geëist dat de kamer van beroep een element onderzocht dat niet relevant was om te beoordelen of sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Aangezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, was verwarringsgevaar immers uitgesloten en kon een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.

In deze omstandigheden stelt het BHIM terecht dat in het bestreden arrest blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Uit een en ander volgt dat, zonder dat de twee andere middelen in hogere voorziening behoeven te worden onderzocht, het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover het Gerecht daarbij heeft geoordeeld dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had moeten onderzoeken, en de litigieuze beslissing op deze grond heeft vernietigd, terwijl het voordien reeds had vastgesteld dat de conflicterende merken niet overeenstemden.

Zonder uitdrukkelijk te verzoeken om de motivering van het bestreden arrest te vervangen, en terwijl zij benadrukt dat dit arrest voor haar geen bezwarende gevolgen heeft, betwist riha WeserGold Getränke bepaalde aspecten van dit arrest.

Ten eerste verwijt riha WeserGold Getränke het Gerecht ter zake van de soortgelijkheid van de waren, dat het in punt 35 van het bestreden arrest aanvullende bewijzen heeft afgewezen die zij voor het Gerecht had overgelegd om te bewijzen dat talrijke producenten van gedistilleerde dranken alcoholvrije dranken produceren en dat talrijke sapproducenten alcoholhoudende dranken produceren. Het Gerecht is tevens voorbijgegaan aan het feit dat gemengde dranken volgens artikel 2 van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39, blz. 16) als gedistilleerde dranken worden beschouwd, zodat deze dranken hadden moeten worden vergeleken met de alcoholvrije dranken waarop de oudere merken betrekking hebben.

Ten tweede verwijt riha WeserGold Getränke het Gerecht ter zake van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken een onvoldoende motivering van de conclusie dat de begripsmatige verschillen tussen deze merken de fonetische en visuele overeenstemming ervan neutraliseerden.

Ten derde verwijt riha WeserGold Getränke het Gerecht in wezen dat het slechts een van de oudere merken heeft onderzocht en de andere merken die zij ter ondersteuning van haar oppositie had aangevoerd niet heeft beoordeeld.

In herinnering zij gebracht dat volgens vaste rechtspraak van het Hof voor de ontvankelijkheid van een verzoek tot vervanging van de motivering is vereist dat een procesbelang bestaat, hetgeen onderstelt dat de uitslag in het voordeel kan zijn van de partij die dit verzoek heeft ingediend. Dit kan het geval zijn wanneer het verzoek tot vervanging van de motivering een verweer vormt tegen een door een rekwirant aangevoerd middel (arrest van 11 juli 2013, Ziegler/Commissie, C-439/11 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Het eerste verzoek, betreffende de rechtsoverwegingen inzake de soortgelijkheid van de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, vormt geen verweer tegen het door het BHIM aangevoerde middel, aangezien dit middel betrekking heeft op de beoordeling van het Gerecht inzake de verplichting van de kamer van beroep om het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken te onderzoeken. Een dergelijk verzoek zou bijgevolg de vernietiging van het bestreden arrest niet opnieuw ter discussie kunnen stellen. Bijgevolg heeft riha WeserGold Getränke geen belang bij de indiening van dit verzoek, dat dus niet-ontvankelijk is.

Het tweede verzoek, betreffende de motieven inzake de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken, vormt evenmin een verweer tegen het door het BHIM aangevoerde middel, aangezien dit middel strekt tot betwisting van de beoordeling van het Gerecht inzake de verplichting van de kamer van beroep om het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken te onderzoeken. Een dergelijk verzoek zou bijgevolg evenmin de vernietiging van het bestreden arrest ter discussie kunnen stellen. Bijgevolg heeft riha WeserGold Getränke geen belang bij de indiening van dit verzoek, dat dus niet-ontvankelijk is.

Het derde verzoek, gesteld al dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door slechts een van de oudere merken te onderzoeken, dat riha WeserGold Getränke overigens niet vermeldt, kan de vernietiging van het bestreden arrest niet neutraliseren, aangezien de onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk heeft gegeven hoe dan ook betrekking zou hebben op het oudere merk, dat het Gerecht volgens riha WeserGold Getränke heeft beoordeeld. Een dergelijk verzoek tot vervanging van de motivering kan bijgevolg noch een verweer tegen de door het BHIM aangevoerde middelen vormen, noch een voordeel verschaffen waarop een procesbelang kan worden gebaseerd. Dit verzoek is bijgevolg niet-ontvankelijk.

Bijgevolg dient het door riha WeserGold Getränke ingediende verzoek tot vervanging van de motivering niet-ontvankelijk te worden verklaard.