Rb. Amsterdam, 29-08-2016, nr. C/13/611778 / KG ZA 16-834

Ter terechtzitting van 11 augustus 2016 heeft ITV gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. MC&F heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening, en vervolgens in reconventie gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte. ITV heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en het woord gevoerd aan de hand van pleitaantekeningen. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.Ter zitting waren aan de zijde van ITV aanwezig mr. Van Zelst en zijn kantoorgenoot mr. R.M.R. van Leeuwen. Aan de zijde van MC&F was aanwezig [naam 1] (stille vennoot van MC&F) met mr. Fresco.

In 1995/1996 hebben [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] een televisiespelshow getiteld The Alphabet Game ontwikkeld. Het format is kort gezegd een quiz waarin de te geven antwoorden zijn gebaseerd op de letters van het alfabet.

Sinds 1996 treedt (de rechtsvoorgangster van) ITV met betrekking tot het format op als exclusief agent van [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] . ITV is onderdeel van een internationale organisatie die zich onder meer toelegt op het ontwikkelen en (wereldwijd) licentiëren van televisieprogramma’s (formats). De uiteindelijke moeder van ITV is het aan de Londense beurs genoteerde ITV Plc.

In januari 1999 verleenden [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] aan de Italiaanse televisieproducent Einstein Multimedia S.R.L. (hierna: Einstein) een licentie voor de exploitatie van het format. Einstein produceerde het format voor de Italiaanse markt onder de naam Passaparola. Einstein is op twee punten van het format afgeweken. Ten eerste heeft zij een aantal elementen toegevoegd uit de Franse versie van het format, waarvoor zij met de Franse rechthebbende een aparte licentieovereenkomst heeft gesloten. Verder heeft zij een ander finalespel ingevoegd (hierna: Het Eindspel).

Reeds enige tijd daarvóór, vanaf 26 oktober 1998, had Einstein gecorrespondeerd met [naam 5] (vanaf 11 november 1998 per adres MC&F Group) over het gebruik door Einstein van het format voor een spel genaamd 21x100. De beschrijving van het programma in de synopsis stemt overeen met Het Eindspel zoals voor het eerst gebruikt in het programma Passaparola.

Op 21 december 1998 is tussen ‘MC&F Broadcasting Production and Distribution NV’ en Einstein een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot Het Eindspel.

In artikel 11.2 van de op 8 januari 1999 tussen [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] en Einstein gesloten licentieovereenkomst is het volgende opgenomen:

“Format rights to Series For the avoidance of doubt, the Licensee (Einstein, vzr.) acknowledges that the Owner is the sole owner of the format in all languages and will be the sole owner of the format rights to the Series. (…)”

Van deze licentieovereenkomst maken algemene bepalingen deel uit. In Schedule 1 van die algemene voorwaarden zijn in de overeenkomst voorkomende begrippen gedefinieerd. The Series is daarin als volgt gedefinieerd:

“a series of television programmes based on or derived from the Format comprising the number of programmes and slot length listed in the Specification which is produced pursuant to the exercise of the Television Rights”

Bij brief van 18 oktober 1999 heeft [naam 5] aan Einstein geschreven dat geopereerd zal worden vanuit ‘MC&F Broadcasting and distribution CV’ (gedaagde dus) en dat vanuit die vennootschap zal worden gefactureerd voor het gebruik van Het Eindspel in Passaparola. Dat is ook gebeurd en Einstein heeft licentievergoedingen betaald via de in die facturen genoemde bankrekening.

Het spelprogramma bleek een succes en het format van The Alphabet Game is nadien, inclusief het voor de Italiaanse televisie aangepaste eindspel, door ITV namens [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] in diverse landen in licentie gegeven aan verschillende productiemaatschappijen. Ook nu nog worden op het format gebaseerde series in meerdere landen uitgezonden. Een van de landen waar het spelprogramma inclusief Het Eindspel sinds juli 2000 wordt uitgezonden – dit keer onder de naam Pasapalabra – is Spanje. ITV had daartoe een licentieovereenkomst gesloten met de Spaanse productiemaatschappij Telecinco.

In december 2009 is Telecinco aangeschreven door MC&F, die stelde de auteursrechten op Het Eindspel te hebben. Dat heeft ertoe geleid dat Telecinco de met ITV gesloten overeenkomst heeft beëindigd en een licentieovereenkomst met MC&F heeft gesloten. Telecinco heeft in Spanje een gerechtelijke procedure tegen ITV aanhangig gemaakt waarin zij onder meer nietigverklaring van de overeenkomst met ITV vorderde en terugbetaling van betaalde licentievergoedingen. Bij die procedure was MC&F geen partij. De procedure heeft geresulteerd in een eindvonnis van het Commercial Court Number Six in Madrid van 3 februari 2014. Een appelprocedure loopt. Uit het vonnis in eerste aanleg blijkt dat de Spaanse rechter in die procedure kennis heeft genomen van de door Telecinco aangedragen bewijsmiddelen voor de stelling dat de auteursrechten bij MC&F liggen, te weten (i) het door ITV overgelegde format van het programma The Alphabet Game in zijn oorspronkelijke vorm, dus zonder Het Eindspel waarop MC&F rechten pretendeert te hebben, (ii) een brief van 21 december 2009 en een andere brief, uit 2005, en (iii) een uitzending van het programma Passaparola, waaronder bij de credits onder in beeld op enig moment te zien is “…. creato MC&F”. De Spaanse rechter is tot de conclusie gekomen dat Het Eindspel is afgeleid van het originele format van het programma The Alphabet Game en dat de rechten daarop toekomen aan (de rechtsvoorganger van) ITV. Dat de rechten bij MC&F liggen acht de Spaanse rechter ook niet waarschijnlijk omdat MC&F sinds 1999 accepteert dat Het Eindspel wordt geëxploiteerd door een ander die daar winst mee behaalt en dat MC&F nooit een juridische procedure is gestart, maar het heeft gelaten bij het sturen van enkele waarschuwingsbrieven, met tussenperioden van telkens een aantal jaar.

ITV vordert, kort gezegd, primair MC&F op straffe van verbeurte van een dwangsom te verbieden om, totdat in de Italiaanse bodemprocedure een in kracht en gezag van gewijsde gegaan oordeel is geveld:

Subsidiair vordert ITV een zodanige voorziening te treffen als de voorzieningenrechter geraden acht om te bewerkstelligen dat MC&F haar inmenging in de zakelijke activiteiten van ITV met betrekking tot het format staakt. Ten slotte vordert ITV MC&F op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten.

Op haar beurt vordert MC&F primair ITV op straffe van verbeurte van een dwangsom te verbieden, totdat in de bodemprocedure in Italië een in kracht en gezag van gewijsde gegaan oordeel is geveld:

Subsidiair vordert MC&F zodanige voorziening te treffen die de voorzieningenrechter geraden acht om ITV totdat in de bodemprocedure is beslist, te doen ophouden met de inbreukmakende en onrechtmatige exploitatie van het format en met de inmenging in de zakelijke activiteiten van MC&F. Ook MC&F vordert een volledige proceskostenveroordeling in de zin van artikel 1019h Rv.

ITV stelt, samengevat weergegeven, dat het format voor het spelprogramma The Alphabet Game is bedacht door drie mensen die zij als agent vertegenwoordigt. Volgens ITV hebben haar cliënten niet alleen auteursrecht op het oorspronkelijke format, maar ook op latere aanpassingen van het format in verband met landelijke voorkeuren van het televisiepubliek. Het Eindspel is volgens ITV deel gaan uitmaken van het format. Zij ziet zich daarin gesteund door de Spaanse rechter. ITV wordt ongeveer eens per vijf jaar geconfronteerd met een actie van MC&F met betrekking tot het format, in die zin dat zij ofwel een van de licentienemers van ITV aanschrijft om het gebruik van het format te staken, ofwel zelf exploitatiehandelingen ten aanzien van het format verricht. Tot dusver is het telkens stil gebleven aan de zijde van MC&F nadat ITV inhoudelijk had gereageerd op dergelijke acties. De acties van MC&F veroorzaken onrust in de markt en berokkenen ITV schade. Zij stelt er om die reden belang bij te hebben dat MC&F dergelijke handelingen staakt totdat in de Italiaanse bodemprocedure is uitgemaakt wie van partijen de rechten op Het Eindspel heeft. ITV zegt toe dat als te zijner tijd blijkt dat MC&F auteursrechthebbende is, ITV met haar zal afrekenen.

MC&F stelt, kort samengevat, dat zij de auteursrechten op Het Eindspel heeft en dat het ITV is die inbreuk maakt op auteursrechten van MC&F, en niet andersom. ITV baseert haar claim op de auteursrechten op de licentieovereenkomst met Einstein. Bij die overeenkomst was MC&F echter geen partij en bovendien beschikte Einstein niet over de auteursrechten op Het Eindspel, omdat dit een afzonderlijk werk vormt, zodat zij die ook niet aan (de rechtsvoorganger van) ITV kon overdragen. De reden dat MC&F niet eerder tegen ITV heeft geprocedeerd, is volgens MC&F dat zij destijds telkens niet beschikte over de financiële middelen voor een kostbare gerechtelijke procedure. MC&F stelt dat de Spaanse rechter niet beschikte over alle relevante informatie zodat zijn oordeel haar niet voor de voeten kan worden geworpen. Het ligt volgens MC&F meer voor de hand dat, hangende de bodemprocedure in Italië, niet ITV maar zijzelf als enige het format op Het Eindspel exploiteert. Zij stelt de licentie-inkomsten nodig te hebben.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De vorderingen van partijen vormen elkaars spiegelbeeld en lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

Partijen twisten over de vraag wie de auteursrechten heeft op Het Eindspel, zoals voor het eerst te zien is geweest in het spelprogramma Passaparola. Over deze kwestie heeft MC&F een bodemprocedure aanhangig gemaakt in Italië. Naar verwachting zal de uitkomst van die procedure lang, mogelijk nog enige jaren, op zich laten wachten. In dit kort geding staat de vraag centraal wat er moet gebeuren tot het moment dat de Italiaanse rechter uitsluitsel geeft over de vraag bij wie de auteursrechten liggen. Partijen stellen over en weer dat zij door de ander worden belemmerd in de exploitatie van Het Eindspel. Duidelijk is dat dit zorgt voor onrust in de markt en daar is geen van partijen bij gebaat. Er bestaat dus een spoedeisend belang bij een voorziening in kort geding.

Anders dan ITV meent, is niet doorslaggevend dat MC&F (dus de commanditaire vennootschap en niet de eerder in de stukken genoemde naamloze of besloten vennootschap) ten tijde van het sluiten van de eerste licentieovereenkomst met Einstein nog niet bestond. De vermelding van MC&F N.V. in de licentieovereenkomst is kennelijk een vergissing. Aannemelijk is dat Einstein van meet af aan de licentievergoeding voor Het Eindspel aan MC&F (de commanditaire vennootschap) heeft betaald. Aannemelijk is ook, gelet op de aanwezigheid van Pianta op de zitting, dat het optreden van MC&F de instemming heeft van degenen die volgens MC&F Het Eindspel hebben bedacht.

ITV baseert haar aanspraak op de auteursrechten op Het Eindspel op artikel 11.2 van de licentieovereenkomst en de definitie van The Series in Schedule 1 van de bijbehorende algemene voorwaarden. Op grond van die bepaling komen alle van het format afgeleide variaties onder het auteursrecht van [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] te vallen. Deze bepaling strekt echter niet zo ver dat daarmee ook werken die zelfstandig voor auteursrechtbescherming in aanmerking komen, zonder meer door het auteursrecht [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] worden ‘geabsorbeerd’. Tussen partijen is in geschil of Het Eindspel een afgeleide is van het oorspronkelijke format of dat het een zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk is.

De Spaanse rechter in eerste aanleg heeft zich in de procedure met Telecinco verdiept in de vraag bij wie de auteursrechten liggen en is tot de conclusie gekomen dat ITV die rechten heeft. Zoals in de feiten is weergegeven oordeelde de Spaanse rechter na onderzoek dat Het Eindspel geen zelfstandig auteursrechtelijk beschermd werk is. Uit overweging 4 onder E, 1 tot en met 4, en G laatste alinea van de beslissing blijkt dat de rechter onder meer aan de hand van het ‘paper format’ van The Alphabet Game op basis van vijf inhoudelijke overwegingen (i tot en met v) heeft geoordeeld dat sprake is van ‘just an adaptation’.

Op dat oordeel kan echter het nodige worden afgedongen. MC&F was geen partij in de Spaanse procedure, en heeft dus niet haar kant van de zaak kunnen toelichten. Tegen de beslissing is hoger beroep aangetekend. De Spaanse rechter beschikte over minder informatie dan in de onderhavige procedure naar voren is gekomen. Uit de verklaring met onderliggende stukken die thans door MC&F is overgelegd van onder meer Olcese, CEO van Einstein, kan blijken dat Einstein en (de rechtsvoorganger van) MC&F al in 1999 een licentieovereenkomst hebben gesloten voor het gebruik van Het Eindspel in Italiaanse tv-programma’s en dat Einstein daarvoor tot 2008 ook een aparte licentievergoeding heeft betaald.

Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie dat het geen uitgemaakte zaak is wie de auteursrechten op Het Eindspel heeft. Voorshands is niet duidelijk genoeg dat het oordeel van de Spaanse rechter onjuist is, en de Italiaanse rechter MC&F dus in het gelijk zal stellen. Dat die rechten bij MC&F liggen, is echter evenmin voldoende aannemelijk. De beoordeling wie de rechthebbende is, zal in de bodemprocedure moeten plaatsvinden.

Dit brengt mee dat een belangenafweging moet uitwijzen wie van partijen bij wijze van ordemaatregel de exclusieve exploitatie mag voortzetten en uitbreiden. ITV exploiteert op dit moment in meer landen een licentieovereenkomst met betrekking tot Het Eindspel dan MC&F ( genoemd zijn Frankrijk, Argentinië, Turkije). Hiertegenover heeft MC&F desgevraagd verklaard dat zij op dit moment Het Eindspel alleen in licentie heeft gegeven aan Telecinco in Spanje. Gelet op de voor MC&F ongunstige beslissing van de Spaanse rechter, legt die exploitatie echter minder gewicht in de schaal. Daarnaast heeft ITV jarenlang de rechten in Spanje (van 2000 tot 2009) en Frankrijk (tot op heden) geëxploiteerd zonder dat MC&F daar effectief tegen is opgetreden.

MC&F heeft nog aangevoerd dat zij gelet op haar financiële positie de uitkomst van de Italiaanse bodemprocedure niet kan afwachten. Dit is echter betwist door ITV en niet met stukken onderbouwd, zodat daarmee geen rekening wordt gehouden.

Als ITV in de Italiaanse de bodemprocedure in het ongelijk wordt gesteld, zal zij met MC&F moeten afrekenen. Er is geen reden om te betwijfelen dat ITV te zijner tijd voldoende verhaal zal bieden.

Het voorgaande leidt ertoe dat de primaire vordering van ITV bij wege van ordemaatregel zal worden toegewezen – met beperking van de dwangsom als na te melden – en de reconventionele vordering van MC&F zal worden afgewezen.

Omdat voorshands duidelijk genoeg is dat de auteursrechten op Het Eindspel bij ITV liggen, beide partijen de exploitatie van Het Eindspel door de ander belemmeren en de vordering van ITV alleen bij wijze van ordemaatregel zal worden toegewezen om rust te creëren, zullen de proceskosten tussen partijen in conventie en in reconventie telkens worden gecompenseerd als na te melden.

De voorzieningenrechter

in conventie

verbiedt MC&F zich, totdat in de bodemprocedure in Italië een in kracht en gezag van gewijsde gegaan oordeel is geveld:

veroordeelt MC&F om aan ITV een dwangsom te betalen van € 25.000,00 voor iedere overtreding van een of meer van de onder 7.1 uitgesproken verboden, tot een maximum van € 500.000,00 is bereikt,

verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

weigert de gevraagde voorzieningen,

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E. van Bennekom, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2016.1.