Rb. Utrecht (pres.), 24-02-2000

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT

VONNIS van de president van de arron-

dissementsrechtbank te Utrecht in de

zaak van:

de besloten vennootschap

AC PASSIES INTERNATIONALE VERHUIS-

BEDRIJVEN B.V.,

gevestigd te Haarlemmermeer,

eiseres,

procureur: mr. B.F. Keulen,

advocaat : mr. P.P. Hart te Haarlem,

- t e g e n -

de besloten vennootschap

GAOS B.V.,

gevestigd te Badhoevedorp,

kantoorhoudende te Wijk bij Duurstede,

gedaagde,

procureur: mr. H.C.E. de Vries,

advocaat : mr. Ch.E. Bethlem te Amstelveen.

1. Het verloop van het geding

1.1. Eiseres, hierna te noemen: Passies, heeft gedaagde, verder te noemen: Gaos, in kort geding doen dagvaarden en op de dienende dag, 10 februari 2000, van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.

1.2. Passies heeft haar vordering bij monde van haar advocaat doen toelichten mede aan de hand van een overgelegde pleitnota en overgelegde producties.

1.3. Gaos heeft bij monde van haar advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen en producties.

1.4. Hierop is het debat voortgezet. Tenslotte hebben partijen de stukken overgelegd en vonnis gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1. Passies exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met internationale verhuis-, vervoer-, opslag- en transportactiviteiten. Zij richt zich daarbij wereldwijd op de zakelijke en particuliere markt. Passies heeft het merk PASSIES op 26 augustus 1994 gedepo-neerd bij het Benelux Merkenbureau. Het merk is ingeschreven onder nr. 558555 voor de waren/diensten in de klassen 16, 39 en 42.

2.2. Gaos exploiteert een onderneming die zich onder meer bezighoudt met activiteiten die verband houden met het internet. Gaos heeft een groot aantal domeinnamen doen registreren bij Network Solutions Inc., waaronder de domeinnaam passies.com. Domeinnamen met de toevoeging ".com" zijn, anders dan domeinnamen met de toevoeging ".nl", specifiek bedoeld voor wereldwijd commercieel gebruik.

2.3. Partijen hebben onderhandeld over de overdracht van de domeinnaam passies.com aan Passies. Deze onderhandelingen hebben geen resultaat gehad.

3. De vordering en het geschil

3.1. De vordering strekt ertoe:

(1) Gaos te bevelen om met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam passies.com, alsmede het gebruik van iedere andere domeinnaam met de naam Passies, direct danwel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, te staken en gestaakt te houden;

(2) Gaos te veroordelen om binnen drie dagen nadat zij van Passies de daartoe benodigde gegevens heeft ontvangen de domeinnaam passies.com te retourneren naar het internetadres van Passies;

(3) Gaos te veroordelen om te bewerkstelligen dat de domeinnaam binnen veertien dagen wordt overgedragen aan Passies, een en ander volgens de instructies van Network Solutions Inc., door indiening, zowel per telefax als per aangetekende brief, van een verzoek daartoe, met veroordeling van gedaagde om aan Network Solutions Inc. eventueel nader verlangde informatie te verschaffen, onder aanbod van vergoeding van de eventueel te maken kosten;

(4) Gaos te veroordelen alle het in kader van het sub 2 en 3 gevoerde correspondentie binnen twee dagen na verzending daarvan danwel na ontvangst daarvan aan de raadsman van Passies toe te zenden,

het voorgaande op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Gaos in de kosten van het geding.

3.2. Gaos heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering van Passies. Zij heeft onder meer als verweer gevoerd dat er geen sprake is van gebruik van het merk PASSIES in het economisch verkeer, omdat op dit moment de domeinnaam passies.com slechts geregistreerd staat zonder dat daadwerkelijk een gelijknamige website wordt onderhouden. Voorts stelt Gaos dat zij in verband met toekomstige bedrijfsactiviteiten belang heeft bij het behoud van de onderhavige domeinnaamregistratie. Op de verweren zal in het navolgende, voorzover nodig, worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil

4.1. Voorzover Passies stelt dat Gaos inbreuk maakt op haar merk PASSIES wordt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 BMW, vooropgesteld dat de president van deze rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vordering. Dit vloeit voort uit het feit dat Gaos in dit arrondissement kantoorhoudt.

4.2. In artikel 13A lid 1 en 2 BMW is geregeld waartegen een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten. Centraal daarbij staat steeds dat er een relatie aanwezig dient te zijn tussen het merk en enige zakelijke activiteit van een ander die op de rechten van de merkhouder inbreuk maakt en waarmee economisch voordeel wordt beoogd. Vaststaat dat de activiteiten van Gaos, voorzover het de domeinnaam passies.com betreft, tot op heden beperkt zijn gebleven tot het doen registreren van deze domeinnaam. De enkele registratie is evenwel onvoldoende om te kunnen spreken van een activiteit in de zin van gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken in het economisch verkeer. Het feit dat Gaos naar haar eigen zeggen in de toekomst commerciële exploitatie zal ontplooien door middel van de onderhavige domeinnaam leidt niet tot een ander oordeel. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een merkinbreuk waartegen de merkhouder zich kan verzetten komt het immers aan op het gebruik zoals zich dat heeft voorgedaan en/of zich op het moment van de beoordeling van een vordering voordoet.

4.3. Op grond van het voorgaande is de grondslag aan de vordering komen te ontvallen voorzover deze op de BMW is gebaseerd. Nu Passies zich niet op handelsnaamrechten heeft beroepen en zij het resterende gedeelte van de vordering enkel op artikel 6:162 BW heeft gebaseerd, spitst de verdere beoordeling van het geschil zich toe op de vraag of Gaos onrechtmatig heeft gehandeld door de domeinnaam passies.com te doen registreren respectievelijk of zij zich kan verzetten tegen de aanspraak die Passies op overdracht van de domeinnaam maakt.

4.4. Niet gesteld of aannemelijk is dat Gaos vóór de registratie van de domeinnaam passies.com wist dat Passies haar diensten aanbiedt onder de handelsnaam en/of het merk PASSIES. Hierbij is van belang dat het woord "passies" tot het normale taalgebruik behoort, evenals het grootste gedeelte van de (aanzienlijke) hoeveelheid andere woorden die Gaos als domeinnaam heeft laten registreren. Uitgangspunt is derhalve dat Gaos met de registratie van de onderhavige domeinnaam niet de bedoeling had specifiek aan Passies de mogelijkheid te ontnemen om de domeinnaam te doen registreren teneinde op die wijze een aanzienlijke financiële vergoeding te kunnen bedingen voor de overdracht van de domeinnaam. De enkele registratie van de domeinnaam passies.com door Gaos kan onder deze omstandigheden niet onrechtmatig jegens Passies worden geacht.

4.5. Vervolgens dient te worden beoordeeld of Gaos in strijd handelt met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door haar weigering om mee te werken aan de overdracht van de domeinnaam passies.com aan Passies. Van belang daarbij is dat tussen partijen niet in geschil is, en ook als feit van algemene bekendheid heeft te gelden, dat de recente ontwikkelingen op het gebied van het internet het voor bedrijven in commercieel opzicht steeds meer noodzakelijk maken om zich op internet herkenbaar en via een goed toegankelijke website te presenteren. Aldus spitst het geschil zich toe op de vraag of Gaos gelet op deze ontwikkelingen voldoende belang heeft bij handhaving van de registratie tegenover de belangen die Passies bij de overdracht daarvan heeft.

4.6. Gaos heeft gesteld dat zij in de toekomst bedrijfsactiviteiten zal ontplooien waarin "een link wordt gelegd met de passie die nodig is om tot succesvol ondernemen te komen", zulks door het trainen of coachen van jonge ondernemers. Gaos stelt dat het in het bedrijfsleven steeds gebruikelijker wordt om het commitment van die ondernemers met "passie" aan te duiden. Niet duidelijk is echter hoe dit betoog van Gaos zich verhoudt tot haar stelling dat de activiteiten die zij door middel van de registratie van domeinnamen ontplooit als een vorm van belegging kunnen worden beschouwd. Verder doet aan haar betoog afbreuk dat zij op geen enkele wijze de door haar gestelde toekomstplannen met concrete gegevens heeft onderbouwd, terwijl de verbinding die zij legt tussen (het begeleiden van) beginnende ondernemers en het woord "passie" niet zonder meer voor de hand ligt. Dit betoog is derhalve onvoldoende aannemelijk geworden. Het moet daarom ervoor worden gehouden dat Gaos geen belang heeft bij het behoud van de domeinnaam passies.com, anders dan in het kader van de mogelijkheid om de registratie daarvan door overdracht te gelde te kunnen maken. Vaststaat immers dat de registratie van de domeinnaam passies.com in de weg staat aan het registreren van deze domeinnaam door andere bedrijven (waaronder Passies) en het gebruik van de gelijknamige website door anderen dan Gaos.

4.7. Tegenover de belangen die Gaos heeft bij de handhaving van de registratie staan de volgende belangen van Passies bij de overdracht daarvan. Passies heeft onweersproken gesteld dat haar bedrijfsactiviteiten zich voor een belangrijk gedeelte in het buitenland afspelen en dat een deel van haar klantenbestand ook in het buitenland woonachtig of gevestigd is. Voorts heeft Passies voldoende aannemelijk gemaakt dat (potentiële) klanten die in het buitenland wonen en via het internet informatie over haar bedrijf wensen te verkrijgen en/of zich als klant willen aanmelden zulks in de eerste plaats trachten te doen via een website met als domeinnaam passies.com, nu deze vermelding het meest aansluit bij de gelijkluidende handelsnaam en het merk waaronder zij haar diensten aanbiedt. Daarmee is het belang van Passies bij de onderhavige domeinnaam in voldoende mate gegeven. Het feit dat het Passies vrijstaat om de domeinnaam passies.nl te blijven gebruiken danwel gebruik te maken van een combinatie van woorden die mede het woord "passies" omvat en die eindigt op ".com", en dat Passies ook is te bereiken via de website van de internationale organisatie waarbij zij is aangesloten ("fidi.com") doet aan het evidente belang dat Passies heeft bij een directe verwijzing op het voor wereldwijd gebruik bedoelde gedeelte van het internet naar haar bedrijf via de website passies.com onvoldoende af.

4.8. Het belang dat Gaos heeft bij handhaving van de domeinnaamregistratie weegt op geen enkele wijze op tegen de belangen die Passies heeft bij de spoedige overdracht daarvan. Gaos heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de domeinnaam voor haar - tegenover het evidente belang van Passies dat zij op het internet te bereiken is via een met haar handelsnaam en merk identieke domeinnaam - een zo substantiële waarde vertegenwoordigt dat die omstandigheid in het kader van de dit kort geding te verrichten afweging van belang aan toewijzing van de vordering in de weg kan staan.

4.9. De weigering van Gaos om aan de overdracht mee te werken is onvoldoende gefundeerd en dient in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens Passies te worden geacht. Het is, mede gelet op hetgeen onder 4.5 is vermeld, voldoende aannemelijk dat Gaos door haar weigering de commerciële belangen van Passies zodanig schaadt dat zij, Passies, schade lijdt of zal lijden. Hieruit volgt dat Gaos dient mee te werken aan een zo spoedig mogelijke overdracht van de domeinnaamregistratie aan Passies. Dit heeft tot gevolg dat zij het recht op de registratie passies.com dient prijs te geven en af te staan aan Passies.

4.10. Dit laatste dient, nu de domeinregistratie op zichzelf geno-men niet onrechtmatig is, inherent te worden geacht aan het feit dat Gaos de domeinnaam passies.com (en mogelijk ook alle andere domeinnamen die zij heeft laten registreren) enkel heeft doen registreren met de bedoeling om aan andere bedrijven, die mogelijk een zwaarder wegend belang bij de registratie van die domeinnaam hebben (in het bijzonder Passies) de mogelijkheid daartoe in beginsel te ontnemen. Overigens wordt in dit kader nog opgemerkt dat het gebruik van de domeinnaam passies.com in de vorm van een website door Gaos of door een derde zeer waarschijnlijk in strijd zal komen met het merkrecht of de handelsnaamrechten van Passies, zodat ook in zoverre het belang van Passies bij de spoedige overdracht daarvan gegeven is.

4.11. Niet in geschil is dat voor de overdracht van een domeinnaamregistratie de inschakeling van het Amerikaanse bedrijf Network Solutions Inc. noodzakelijk is. De vordering zal dienovereenkomstig worden toegewezen, inclusief de verplichting voor Gaos om fotokopieën van de correspondentie aan of van Network Solutions Inc. aan de raadsman van Passies toe te zenden. Ten aanzien van de dwangsom zal worden bepaald dat deze vatbaar is voor matiging, voorzover de handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

4.12. Nu Gaos zal worden veroordeeld om te bewerkstelligen dat de desbetreffende Amerikaanse instantie de registratie ten gunste van Passies zal wijzigen, valt niet in te zien welk belang Passies heeft bij "retournering" van de domeinnaam naar haar internetadres, zo dit al mogelijk zou zijn. Dit onderdeel van de vordering zal derhalve worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vordering die strekt tot bevel aan Gaos om het gebruik van de domeinnaam passies.com te staken en gestaakt te houden. In zoverre geldt dat niet kan worden gezegd dat Gaos tot op heden enig relevant gebruik van de registratie maakt. Niet valt in te zien dat Gaos na de overdracht van de registratie nog gebruik zal of kan maken van de domeinnaam, zodat ook in zoverre geen plaats is voor een veroordeling.

4.13. Gaos zal, als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding worden veroordeeld.

5. De beslissing

De president:

5.1. veroordeelt Gaos om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten terzake van de domeinnaamregistratie passies.com zo spoedig mogelijk worden overgedragen aan Passies, een en ander volgens de instructies van Network Solutions Inc. (505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 22070, USA), zulks door indiening, zowel per telefax als per aangetekende brief, van een verzoek daartoe, met veroordeling van Gaos om aan Network Solutions Inc. eventueel nader verlangde informatie te verschaffen, onder aanbod van vergoeding van eventuele kosten waarop Network Solutions Inc. aanspraak mocht maken, en met veroordeling van Gaos om (fotokopieën van de) de in verband met dit alles te voeren correspondentie binnen twee dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan aan de raadsman van Passies toe te zenden;

5.2. bepaalt dat Gaos een dwangsom van ¦ 10.000,-- verbeurt voor iedere dag of gedeelte dat daarvan dat zij met de nakoming van een of meer van de onder 5.1 bedoelde verplichtingen in gebreke mocht blijven, met dien verstande dat boven de som van ¦ 250.000,-- geen dwangsommen meer worden verbeurd, alsmede met bepaling dat de dwangsommen vatbaar zijn voor matiging voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding.

5.3. veroordeelt Gaos in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Passies begroot op ¦ 1.550,-- voor salaris van de procureur en op ¦ 517,27 voor verschotten;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, fungerend president, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 februari 2000.