HvJ EG, 11-09-2007, nr. C-17/06

Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van de richtlijn geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Krachtens artikel 5, lid 1, sub a, staat dit uitsluitende recht de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Andere bepalingen van de richtlijn, zoals artikel 6, stellen bepaalde beperkingen aan de rechtsgevolgen van het merk.

Om te vermijden dat de aan de merkhouder verleende bescherming van lidstaat tot lidstaat verschilt, staat het aan het Hof om een uniforme uitlegging te geven van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en in het bijzonder van het daarin genoemde begrip ‘gebruik’ (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 45, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 17).

Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof (arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald; arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, en arrest Adam Opel, reeds aangehaald) kan de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan zijn merk, krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn slechts verbieden, indien aan de vier volgende voorwaarden is voldaan:

In de eerste plaats staat in het hoofdgeding vast, dat het aan het betrokken merk gelijke teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet wordt gebruikt in de particuliere sfeer. Bijgevolg wordt dit teken gebruikt in het economisch verkeer (zie, mutatis mutandis, reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 40, en Adam Opel, punt 18).

Tevens staat vast dat het teken is gebruikt zonder toestemming van de houder van het merk dat aan de orde is in het hoofdgeding.

Céline SARL betwist daarentegen dat het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt ‘voor […] waren’ als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn.

Uit de systematiek van artikel 5 van de richtlijn blijkt, dat het gebruik van een teken voor waren of diensten als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel een gebruik is ter onderscheiding van de betrokken waren of diensten, terwijl lid 5 van dit artikel betrekking heeft op het ‘gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’ (arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38).

Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 34, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik ‘voor […] waren of diensten’ als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

Daarentegen is sprake van gebruik ‘voor […] waren’ in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20).

Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik ‘voor […] waren of diensten’ in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.

In de zaak die aan de orde is in het hoofdgeding, staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken ‘Céline’ door Céline SARL een gebruik voor de betrokken waren in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn is.

Ten slotte betoogt Céline SARL dat bij het publiek geen verwarring over de herkomst van de betrokken waren kan ontstaan.

Zoals in punt 16 van dit arrest in herinnering is gebracht, kan het gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor dat merk is ingeschreven, slechts op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten. In een dergelijk geval kan het gebruik van dat teken namelijk de wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en punten 56–59).

In het hoofdgeding staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan of het gebruik van het teken ‘Céline’ door Céline SARL afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk CÉLINE, met name aan de wezenlijke functie ervan.

Volgens vaste rechtspraak moet het Hof de verwijzende rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden genoemd (arrest Adam Opel, reeds aangehaald, punt 31 en aangehaalde rechtspraak).

Dienaangaande wordt eraan herinnerd dat volgens artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat, een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam en adres, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Het Hof heeft beslist dat deze bepaling niet is beperkt tot namen van natuurlijke personen (arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punten 77–80).

Voor het geval de verwijzende rechter tot het oordeel zou komen dat Céline SA bevoegd is om het gebruik van het teken ‘Céline’ door Céline SARL te verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, en teneinde hem in staat te stellen uitspraak te doen in het bij hem aanhangige geding, dient derhalve te worden onderzocht of in een situatie als in het hoofdgeding artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn zich ertegen verzet dat een merkhouder een derde verbiedt om een aan zijn merk gelijk teken te gebruiken als maatschappelijke benaming of handelsnaam.

Het Hof heeft geoordeeld dat de voorwaarde van gebruik ‘volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’ van artikel 6, lid 1, van de richtlijn in wezen een uiting is van de verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 82).

Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 83).

De nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het hoofdgeding, teneinde meer in het bijzonder te bepalen of Céline SARL kan worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging jegens Céline SA (zie in die zin arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 84).

Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfsembleem door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, een gebruik is dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.

Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.