HvJ EU, 04-03-2020, nr. C-328/18 P

HvJ EU, 04-03-2020, nr. C-328/18 P

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 04‑03‑2020

Inhoudsindicatie

‘Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, onder b) — Verwarringsgevaar — Beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens — Globale beoordeling van het verwarringsgevaar — Inaanmerkingneming van de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht — Neutralisering van de fonetische overeenstemming door visuele en begripsmatige verschillen — Voorwaarden voor neutralisering’

M. Vilaras, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe, N. Piçarra

Partij(en)

In zaak C-328/18 P*,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 17 mei 2018,

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. F. Crespo Carrillo als gemachtigde,

rekwirant,

andere partij in de procedure:

Equivalenza Manufactory SL, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal en E. Armero Lavie, abogados,

verzoekster in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (rapporteur) en N. Piçarra, rechters,

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 november 2019,

het navolgende

Arrest

1

Het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) vordert in hogere voorziening vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119; hierna: ‘bestreden arrest’), waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2016 (zaak R 690/2016–2) inzake een oppositieprocedure tussen ITM Entreprises SAS en Equivalenza Manufactory SL (hierna: ‘litigieuze beslissing’).

Toepasselijke bepalingen

2

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1) is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum van indiening van de in de onderhavige zaak aan de orde zijnde inschrijvingsaanvraag, in dit geval 16 december 2014, welke datum beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, zijn op het onderhavige geding evenwel de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 van toepassing.

3

Artikel 8, lid 1, onder b), van die verordening bepaalt:

‘1.

Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[…]

b)

wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.’

Voorgeschiedenis van het geding

4

De voorgeschiedenis van het geding is uiteengezet in de punten 1 tot en met 10 van het bestreden arrest. Voor het onderzoek van de door het EUIPO ingestelde hogere voorziening kan zij als volgt worden samengevat.

5

Op 16 december 2014 heeft Equivalenza Manufactory bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van het volgende beeldteken als Uniemerk ingediend:

USP_C-328_18_P_NL-1

6

De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren met name tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als ‘Parfums’.

7

De Uniemerkaanvraag is gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 240/2014 van 19 december 2014.

8

Op 18 maart 2015 heeft ITM Entreprises tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 6 van het onderhavige arrest genoemde waren oppositie ingesteld wegens verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

9

De oppositie was met name gebaseerd op het hieronder afgebeelde oudere beeldmerk dat op 1 april 2011 onder nr. 1079410 internationaal is ingeschreven, met aanduiding van België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije, voor ‘[e]au de colognes, deodoranten voor persoonlijk gebruik (parfum), [en] parfums’:

USP_C-328_18_P_NL-2

10

Bij beslissing van 2 maart 2016 heeft de oppositieafdeling de door ITM Entreprises ingestelde oppositie toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek in Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovenië.

11

Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het door Equivalenza Manufactory tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingestelde beroep verworpen. Deze kamer van beroep heeft vastgesteld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek van deze vier lidstaten, met een gemiddeld aandachtsniveau, en dat de betrokken waren dezelfde waren. Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens heeft zij geoordeeld dat deze tekens visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en begripsmatig verschilden. Na een globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft de kamer geconcludeerd dat er bij het relevante publiek van een dergelijk gevaar sprake was.

Procedure bij het gerecht en bestreden arrest

12

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 4 januari 2017, heeft Equivalenza Manufactory beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

13

Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij één middel aangevoerd, namelijk schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

14

In het bestreden arrest heeft het Gerecht allereerst opgemerkt dat de conflicterende tekens een visueel verschillende totaalindruk opriepen, in gemiddelde mate fonetisch overeenstemden en begripsmatig verschilden als gevolg van de aanwezigheid van het woord ‘black’ en het element ‘by equivalenza’ in het teken waarvan de inschrijving was aangevraagd. Vervolgens heeft het Gerecht bij de beoordeling van de overeenstemming van deze tekens in hun geheel en rekening houdend met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel werden gebracht, geoordeeld dat deze tekens wegens hun visuele en begripsmatige verschillen niet overeenstemden in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

15

Aangezien niet was voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden voor toepassing van die bepaling, heeft het Gerecht in punt 56 van het bestreden arrest derhalve geconcludeerd dat de kamer van beroep, door vast te stellen dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van voornoemde bepaling, blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

16

In het bestreden arrest heeft het Gerecht het enige door Equivalenza Manufactory aangevoerde middel derhalve gegrond verklaard en bijgevolg de litigieuze beslissing vernietigd.

Conclusies van partijen

17

Met zijn hogere voorziening verzoekt het EUIPO het Hof:

—

het bestreden arrest te vernietigen en

—

Equivalenza Manufactory te verwijzen in de kosten.

18

Equivalenza Manufactory verzoekt het Hof:

—

de hogere voorziening af te wijzen en

—

het EUIPO te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

19

Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het middel bestaat uit vier onderdelen.

Eerste onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen
20

Met het eerste onderdeel van het enige middel stelt het EUIPO dat het Gerecht de visuele vergelijking van de conflicterende tekens heeft gebaseerd op een tegenstrijdige motivering.

21

Enerzijds heeft het Gerecht, door in punt 29 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep niet kon concluderen dat er tussen de conflicterende tekens geen enkele overeenstemming bestond aangezien in beide tekens de vijf letters ‘l’, ‘a’, ‘b’, ‘e’ en ‘l’, geschreven in witte hoofdletters, voorkwamen, het bestaan van een geringe mate van visuele overeenstemming van deze tekens bevestigd. Anderzijds heeft het Gerecht, door in de punten 32 en 33 van dat arrest te verklaren dat de door elk van die tekens opgeroepen totaalindruk visueel verschilde, evenwel elke vaststelling van een visuele overeenstemming van diezelfde tekens impliciet uitgesloten.

22

Het EUIPO voegt hieraan toe dat het element ‘label’, dat de conflicterende tekens gemeen hebben, voor het relevante publiek geen betekenis heeft en dat dit element derhalve onderscheidend is.

23

Equivalenza Manufactory repliceert dat het Gerecht terecht — en zonder zichzelf tegen te spreken — heeft geoordeeld dat de enkele elementen van visuele overeenstemming niet opwogen tegen de overduidelijke visuele verschillen tussen de conflicterende tekens. Deze tekens dienen namelijk visueel te worden vergeleken met betrekking tot alle elementen, zowel verbaal als grafisch, waaruit zij zijn opgebouwd.

24

De door het EUIPO aangevoerde omstandigheid dat het element ‘label’ — dat de conflicterende tekens gemeen hebben — onderscheidend is, impliceert niet dat dit het enige element is dat deze tekens onderscheidend vermogen verleent, noch dat dit het dominante bestanddeel ervan is. Dit argument maakt in ieder geval veeleer deel uit van een begripsmatige vergelijking.

Beoordeling door het hof
25

Om te beginnen zij eraan herinnerd dat de vraag of de motivering van een arrest van het Gerecht tegenstrijdig dan wel ontoereikend is, een rechtsvraag is die in het kader van een hogere voorziening kan worden aangevoerd (arresten van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 74, en 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 63).

26

In punt 29 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat de in punt 28 van dat arrest uiteengezette vaststellingen van de kamer van beroep, volgens welke, ten eerste, de conflicterende tekens de vijf letters ‘l’, ‘a’, ‘b’, ‘e’ en ‘l’ gemeen hebben en, ten tweede, het element ‘black label’ van het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd en het element ‘labell’ van het oudere merk in witte hoofdletters zijn geschreven, ‘[die kamer] niet tot de conclusie konden brengen dat de conflicterende tekens totaal niet overeenstemden’. Daarmee heeft het Gerecht gesuggereerd dat, zoals het EUIPO terecht opmerkt, deze tekens op zijn minst in geringe mate overeenstemden.

27

In punt 32 van het bestreden arrest heeft het Gerecht echter vastgesteld dat de conflicterende tekens ondanks deze elementen van overeenstemming een visueel verschillende totaalindruk opriepen. Daarmee heeft het Gerecht elke vaststelling van zelfs maar een geringe overeenstemming van deze tekens uitgesloten.

28

Hieruit volgt dat het Gerecht, door te suggereren dat enerzijds de conflicterende tekens op zijn minst in geringe mate overeenstemden en anderzijds elke visuele overeenstemming van deze tekens uit te sluiten, zijn beoordeling heeft gebaseerd op een tegenstrijdige motivering.

29

Deze conclusie wordt niet in twijfel getrokken door het argument van Equivalenza Manufactory dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de vastgestelde elementen van visuele overeenstemming niet opwogen tegen de visuele verschillen tussen de conflicterende tekens. Dat argument vloeit namelijk voort uit een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Zo heeft het Gerecht, zoals blijkt uit punt 26 van het onderhavige arrest, niet enkel gewezen op bepaalde elementen van visuele overeenstemming van de conflicterende tekens, maar heeft het, integendeel, in punt 29 van het bestreden arrest impliciet maar duidelijk aangegeven dat deze elementen impliceerden dat deze tekens op zijn minst in geringe mate overeenstemden, waarmee het de conclusie in punt 32 van dat arrest dus heeft tegengesproken.

30

Gelet op het voorgaande dient het eerste onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening gegrond te worden verklaard.

Tweede onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen
31

Met het tweede onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening stelt het EUIPO de gegrondheid van de door het Gerecht gemaakte begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens ter discussie.

32

Ten eerste heeft het Gerecht volgens het EUIPO geen rekening gehouden met de belangrijke nuances die de kamer van beroep in de punten 28 en 31 van de litigieuze beslissing heeft aangebracht en waaruit blijkt dat het door de kamer van beroep vastgestelde begripsmatige verschil beperkt en uiteindelijk irrelevant was. Het Gerecht heeft in de punten 45 en 54 van het bestreden arrest daarentegen vastgesteld dat er tussen de conflicterende tekens een begripsmatig verschil bestond. Het heeft die afwijking van de meer genuanceerde overwegingen van de litigieuze beslissing niet gemotiveerd.

33

Ten tweede is het Gerecht voorbijgegaan aan de strekking van zijn arrest van 30 november 2006, Camper/BHIM — JC (BROTHERS van CAMPER) (T-43/05, niet gepubliceerd, EU:T:2006:370, punt 79), dat het zelf heeft aangehaald, en heeft het geen rekening gehouden met de conclusies die de kamer van beroep daaruit had getrokken in punt 28 van de litigieuze beslissing.

34

Equivalenza Manufactory betwist de gegrondheid van dit onderdeel.

Beoordeling door het hof
35

In de punten 42 tot en met 46 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat er een begripsmatig verschil bestaat tussen de conflicterende tekens, ‘als gevolg van de aanwezigheid van het woord ‘black’ en het element ‘by equivalenza’ in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd’.

36

Zoals het EUIPO betoogt, blijkt uit de lezing van de punten 28 en 31 van de litigieuze beslissing echter dat de kamer van beroep slechts een begripsmatig verschil tussen deze tekens had vastgesteld voor zover het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, het bijvoeglijk naamwoord ‘black’ bevatte.

37

Hieruit volgt dat het Gerecht de conclusie van de kamer van beroep ten onrechte heeft overgenomen.

38

Niets belette het Gerecht echter om in de onderhavige zaak de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens zelf te beoordelen, aangezien voor het Gerecht werd aangevochten dat deze tekens begripsmatig zouden overeenstemmen (zie in die zin arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punten 47 en 48).

39

Hieruit volgt dat het argument met betrekking tot de ten onrechte overgenomen conclusie, zoals naar voren gebracht in punt 37 van dit arrest, niet kan slagen.

40

Voor het overige dient erop te worden gewezen, voor zover het EUIPO voor het Hof opkomt tegen de beoordeling door het Gerecht van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, moet er bovendien op worden gewezen dat die beoordeling een feitelijke beoordeling uitmaakt die, behoudens in het geval van onjuiste opvatting van de feiten, buiten de bevoegdheid van het Hof in hogere voorziening valt (zie in die zin arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 50). Aangezien het EUIPO geen onjuiste opvatting van de feiten heeft aangetoond en zelfs niet heeft gesteld, moet dit argument niet-ontvankelijk worden verklaard.

41

Bijgevolg moet het tweede onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond worden verklaard.

Derde en vierde onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen
42

Met het derde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening betoogt het EUIPO dat het Gerecht artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door een onjuiste methode toe te passen doordat het bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht en de koopgewoonten van het relevante publiek heeft onderzocht.

43

De mate van overeenstemming van deze tekens moet echter objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de koopgewoonten van het relevante publiek of de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Volgens het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punt 27), moet pas nadat deze mate van overeenstemming objectief is vastgesteld, in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden nagegaan onder welke omstandigheden de betrokken waren in de handel worden gebracht en worden beoordeeld welk belang in het licht van deze omstandigheden moet worden gehecht aan een bepaalde mate van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming.

44

De door het Gerecht gevolgde methode leidt bovendien tot absurde resultaten, in die zin dat het daarbij van de betrokken waren afhangt of tekens al dan niet als overeenstemmend worden aangemerkt.

45

Met het vierde onderdeel van dit middel verwijt het EUIPO het Gerecht artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te hebben geschonden door blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting die de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens heeft beïnvloed.

46

In de eerste plaats betwist het EUIPO de door het Gerecht gevolgde methode omdat het Gerecht bij de globale beoordeling geen rekening heeft gehouden met het geheel van elementen van overeenstemming en van verschil tussen de conflicterende tekens. Zo heeft het Gerecht in punt 28 van het bestreden arrest voortijdig alle elementen van visuele overeenstemming van deze tekens van zijn onderzoek uitgesloten wegens de visuele verschillen die bij een eerste globale beoordeling van deze tekens werden vastgesteld. Vervolgens heeft het die visuele verschillen gebruikt bij een tweede globale beoordeling van diezelfde tekens, in punt 53 van dat arrest, om hun fonetische overeenstemming te neutraliseren. Deze dubbele neutralisering, gebaseerd op dezelfde elementen van verschil en op de door de conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk, levert een onjuiste rechtsopvatting en een onjuiste toepassing van de in de rechtspraak ontwikkelde beginselen op.

47

In de tweede plaats betoogt het EUIPO dat het Gerecht een onjuiste methode heeft toegepast door de gemiddelde fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens te neutraliseren in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van deze tekens en door voortijdig af te zien van elke globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

48

Allereerst moet de neutralisering van een visuele en/of fonetische overeenstemming wegens begripsmatige verschillen plaatsvinden in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar op basis van alle aanvankelijk vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil. Deze neutralisering kan niet bestaan in het simpelweg negeren van de eerder vastgestelde overeenstemming.

49

Vervolgens kan niet worden uitgesloten dat alleen de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens verwarringsgevaar kan doen ontstaan, waarvan het bestaan moet worden onderzocht na een globale beoordeling van dat gevaar.

50

Ten slotte kan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar slechts achterwege blijven wanneer elke — zelfs maar geringe — overeenstemming van de conflicterende tekens uitgesloten is, hetgeen niet het geval is wanneer er met betrekking tot een van de drie relevante aspecten, te weten het visuele, fonetische of begripsmatige aspect, een zekere mate van overeenstemming wordt vastgesteld. Zodra er een zekere — zelfs maar geringe — overeenstemming wordt vastgesteld, moet er een globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden verricht.

51

Equivalenza Manufactory betwist de gegrondheid van het derde en vierde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening.

52

Wat het derde onderdeel betreft, aanvaardt Equivalenza Manufactory weliswaar in wezen de in punt 43 van dit arrest samengevatte toelichtingen van het EUIPO bij de analysemethode, zoals deze volgt uit het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), doch zij is van mening dat het Gerecht zich in casu aan deze methode heeft gehouden. Het Gerecht heeft namelijk, in een eerste fase, op geïndividualiseerde, objectieve en gedetailleerde wijze de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens beoordeeld, alvorens in een tweede fase over te gaan tot een globale beoordeling van hun overeenstemming of tot een analyse van het verwarringsgevaar, waarbij het alleen in deze laatste fase rekening heeft gehouden met de koopgewoonten van het relevante publiek.

53

Met betrekking tot het vierde onderdeel wijst Equivalenza Manufactory er om te beginnen op dat het voor de beoordeling van de mate van overeenstemming van twee conflicterende tekens aangewezen kan zijn na te gaan welk belang moet worden gehecht aan de visuele, fonetische en conceptuele aspecten, rekening houdend met de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht. Deze waren, te weten parfums, worden, zoals het Gerecht in punt 51 van het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt, altijd eerst bekeken voordat zij worden gekocht. Daarom moet bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel of bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar meer belang worden gehecht aan de visuele elementen van overeenstemming.

54

In de eerste plaats stelt Equivalenza Manufactory, ook al bekritiseert zij het gebrek aan duidelijkheid van het betoog van het EUIPO, dat de door het Gerecht toegepaste methode geenszins een onjuiste rechtsopvatting oplevert. Het Gerecht heeft namelijk twee afzonderlijke beoordelingen verricht, waarbij het allereerst heeft overwogen dat de conflicterende tekens visueel verschilden, gelet op hun visuele elementen van overeenstemming en punten van verschil, en vervolgens, dat deze tekens in hun geheel verschillend waren, gelet op hun grote visuele en begripsmatige verschillen — ongeacht de kleine elementen van overeenstemming die in aanmerking werden genomen — en rekening houdend met de geringe impact van het fonetische aspect met betrekking tot de betrokken warencategorie.

55

In de tweede plaats betoogt Equivalenza Manufactory dat uit een teleologische uitlegging van de punten 46 en volgende van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft verricht. Hoe dan ook zou het Gerecht, indien het rekening had gehouden met de weinige elementen van overeenstemming van de conflicterende tekens in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van deze tekens in hun geheel of — later — in de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, tot dezelfde conclusie zijn gekomen.

Beoordeling door het hof
56

Met het derde en het vierde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening, die tezamen moeten worden onderzocht, verwijt het EUIPO het Gerecht in wezen voor het onderzoek van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 een onjuiste methode te hebben gebruikt. Zo is het EUIPO van mening dat het Gerecht in de fase waarin het de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel heeft beoordeeld, geen rekening kon houden met de wijze waarop de betrokken waren in de handel werden gebracht en niet kon overgaan tot neutralisatie van de elementen van overeenstemming van deze tekens om elke overeenstemming daarvan uit te sluiten en af te zien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

57

In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof het bestaan van verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22, en 8 mei 2014, Bimbo/BHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punt 20), waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van — intrinsiek of door gebruik verkregen — onderscheidend vermogen van het oudere merk (arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 64).

58

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij die beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een doorslaggevende rol. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 23; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 25, en 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punt 35).

59

Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 19, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

60

Wanneer het oudere merk en het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd evenwel in geen enkel opzicht overeenstemmen, is de omstandigheid dat het oudere merk algemeen bekend is of een reputatie geniet, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond om vast te stellen dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (zie in die zin arresten van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, EU:C:2004:611, punt 54, en 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 53). De gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens is immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zodat deze bepaling duidelijk geen toepassing vindt wanneer het Gerecht vaststelt dat de conflicterende tekens in geen enkel opzicht overeenstemmen. Alleen wanneer deze tekens een zekere, zelfs maar geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient het Gerecht een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, ondanks de geringe mate van overeenstemming van de tekens, er bij het betrokken publiek verwarringsgevaar bestaat wegens de aanwezigheid van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punten 65 en 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

61

In casu heeft het Gerecht in de punten 55 en 56 van het bestreden arrest, overeenkomstig de in het voorgaande punt aangehaalde rechtspraak, waaraan in wezen wordt gerefereerd in punt 16 van dat arrest, geoordeeld dat aangezien de conflicterende tekens, gelet op de totaalindruk die zij oproepen, niet overeenstemden, niet was voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zodat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te constateren dat er verwarringsgevaar bestond.

62

Het Gerecht is tot deze conclusie gekomen na een analyse die in wezen twee fasen omvatte.

63

In een eerste fase heeft het Gerecht in de punten 26 tot en met 45 van het bestreden arrest de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig met elkaar vergeleken. In wezen heeft zij in de punten 32, 39 en 45 van het bestreden arrest vastgesteld dat de conflicterende tekens visueel en begripsmatig verschilden, maar fonetisch een gemiddelde mate van overeenstemming vertoonden.

64

In een tweede fase heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 54 van het bestreden arrest een beoordeling verricht van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel, en het is tegen deze beoordeling dat de onderhavige onderdelen van het enige middel zijn gericht.

65

In dit verband heeft het Gerecht, zoals blijkt uit de punten 48 en 51 tot en met 53 van dat arrest, geoordeeld dat, gelet op de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht, het visuele aspect van de conflicterende tekens, dat beide tekens van elkaar deed verschillen, van groter belang was voor de beoordeling van de erdoor opgeroepen totaalindruk dan de fonetische en begripsmatige aspecten ervan. Bovendien heeft het Gerecht in punt 54 van dat arrest vastgesteld dat de conflicterende tekens begripsmatig verschilden als gevolg van de aanwezigheid van de elementen ‘black’ en ‘by equivalenza’ in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd.

66

Bijgevolg volgt uit het bestreden arrest dat het Gerecht heeft afgezien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar omdat de conflicterende tekens, gelet op de totaalindruk die zij opriepen, niet overeenstemden. Na beoordeling van de overeenstemming van deze tekens in hun geheel heeft het Gerecht namelijk in wezen geconcludeerd dat de tekens, ondanks hun gemiddelde mate van fonetische overeenstemming, niet overeenstemden wegens hun visuele verschillen — die, gezien de omstandigheden waaronder de waren in de handel werden gebracht, overheersten — en wegens hun begripsmatige verschillen.

67

Aan deze beoordeling kleven een aantal onjuiste rechtsopvattingen.

68

In dit verband zij er in de eerste plaats aan herinnerd dat het Hof heeft geoordeeld dat, om de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens te beoordelen, de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend, rekening houdend met de betrokken categorie van waren of diensten of met de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punt 27, en 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 36).

69

Het is waar dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 53 tot en met 55 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, deze rechtspraak aanleiding heeft gegeven tot uiteenlopende toepassingen door de rechter van de Unie, in die zin dat de omstandigheden waaronder de waren in de handel werden gebracht in aanmerking konden worden genomen, al naargelang het geval hetzij bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens hetzij bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

70

Niettemin moet worden verduidelijkt dat, hoewel de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht een relevant element vormen voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, de inaanmerkingneming ervan behoort tot de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en niet tot die van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens.

71

Zoals de advocaat-generaal in de punten 69, 73 en 74 van zijn conclusie heeft opgemerkt, impliceert de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens — die slechts een van de fasen van het onderzoek van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is — namelijk een vergelijking van de conflicterende tekens om vast te stellen of deze tekens visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens (zie naar analogie arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 46).

72

Zoals het EUIPO terecht stelt, zou het in aanmerking nemen van de omstandigheden waaronder waren of diensten waarop twee tegenstrijdige tekens betrekking hebben in de handel worden gebracht, met het oog op de vergelijking tussen die tekens, echter kunnen leiden tot het absurde resultaat dat dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend hetzij als verschillend zouden kunnen worden aangemerkt naargelang van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben en de omstandigheden waaronder die waren en diensten in de handel worden gebracht.

73

Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht, door in de punten 48 tot en met 53 en 55 van het bestreden arrest in de fase van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht, en door vanwege deze omstandigheden de vastgestelde visuele verschillen tussen deze tekens te doen primeren op hun fonetische overeenstemming, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

74

In de tweede plaats zij eraan herinnerd, voor zover het Gerecht in de fase van zijn beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens in hun geheel ook heeft gewezen op de begripsmatige verschillen daartussen, dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar volgens de rechtspraak van het Hof impliceert dat begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens de fonetische en visuele elementen van overeenstemming van beide tekens kunnen neutraliseren, op voorwaarde dat ten minste één ervan in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 98; zie in die zin ook arresten van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punt 20, en 23 maart 2006, Mülhens/BHIM, C-206/04 P, EU:C:2006:194, punt 35).

75

In dit verband heeft het Hof in punt 44 van het arrest van 5 oktober 2017, Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:737), geoordeeld dat de beoordeling van de voorwaarden voor een dergelijke neutralisatie deel uitmaakt van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau. Er zij echter op gewezen dat deze overweging intrinsiek verbonden is met het uitzonderlijke geval waarin ten minste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. Hieruit volgt dat alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, het Gerecht overeenkomstig de in het voorgaande punt van dit arrest aangehaalde rechtspraak kan afzien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar op grond dat deze tekens, ondanks het bestaan van bepaalde elementen van visuele of fonetische overeenstemming ervan, door de uitgesproken begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens en de duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis van ten minste één van die tekens, een andere totaalindruk oproepen.

76

Daarentegen kan het Gerecht, wanneer er van een van de conflicterende tekens geen dergelijke duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis bestaat, niet overgaan tot neutralisering door af te zien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Integendeel, in een dergelijk geval is het aan het Gerecht om een globale beoordeling van dat gevaar te verrichten en daarbij met de vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil op dezelfde manier rekening te houden als met alle andere relevante elementen, zoals het aandachtsniveau van het relevante publiek (zie in die zin arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, punten 21 en 23) of de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.

77

Hieruit volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 54 en 55 van het bestreden arrest de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens te willen neutraliseren met hun begripsmatige verschil en af te zien van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, hoewel het geenszins heeft vastgesteld, of zelfs maar heeft geverifieerd, dat in het onderhavige geval ten minste één van de betrokken tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis had, zodat dit publiek het onmiddellijk kon begrijpen.

78

Uit het voorgaande volgt dat het derde en vierde onderdeel van het enige middel van de hogere voorziening gegrond moeten worden verklaard, zonder dat de andere argumenten van het EUIPO betreffende een vermeende dubbele neutralisatie van de elementen van visuele overeenstemming van de conflicterende tekens moeten worden onderzocht.

79

Gelet op de in de punten 30 en 78 van het onderhavige arrest getrokken conclusies, dient het bestreden arrest derhalve te worden vernietigd.

Beroep bij het gerecht

80

Wanneer de beslissing van het Gerecht wordt vernietigd, kan het Hof op grond van artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is in casu het geval.

Argumenten van partijen

81

Tot staving van haar vordering tot vernietiging van de litigieuze beslissing voert Equivalenza Manufactory aan dat de kamer van beroep in de fase van de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens beoordelingsfouten heeft gemaakt, waardoor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar onjuist was.

82

Wat in de eerste plaats de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, stelt Equivalenza Manufactory dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat deze tekens visueel overeenstemden. In wezen heeft de kamer van beroep het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, ten onrechte herleid tot het woordelement ‘label’, en meer bepaald tot de vijf letters waaruit het is samengesteld, zonder rekening te houden met de waarde en het onderscheidend vermogen van de andere woord- en beeldelementen ervan.

83

Wat het fonetische aspect betreft, zij opgemerkt dat aangezien de conflicterende tekens een andere intonatie en een ander ritme hebben, ze een duidelijk verschillende klank produceren.

84

Begripsmatig gezien zijn de woorden ‘label’ en ‘black’ in het Engels veelvoorkomende woorden, die door de relevante consumenten worden begrepen, terwijl het woord ‘labell’ geen enkele betekenis heeft en dus als een fantasiewoord kan worden beschouwd. Hoewel de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat die tekens in dat opzicht dus verschilden, heeft zij bij de vergelijking van de tekens onvoldoende gewicht toegekend aan dat verschil.

85

In de tweede plaats stelt Equivalenza Manufactory met betrekking tot de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dat de verschillen tussen de conflicterende tekens belangrijker zijn dan hun elementen van overeenstemming. Veel parfums worden in de handel gebracht onder tekens die het woordelement ‘label’ bevatten, zodat het relevante publiek in staat is om die term te identificeren. Een door Equivalenza Manufactory overgelegde lijst van merken zou dit bevestigen. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat parfums altijd op het oog worden gekocht. Het is niet aannemelijk dat het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, als een variant van het oudere merk wordt opgevat, gelet op de verschillen tussen de visuele elementen van de conflicterende tekens, die beeldtekens zijn.

86

Het EUIPO betwist al deze argumenten.

Beoordeling door het hof

87

Om te beginnen zij eraan herinnerd dat partijen het erover eens zijn dat het relevante publiek bestaat uit het grote publiek in Tsjechië, Hongarije, Polen en Slovenië, met een gemiddeld aandachtsniveau. Tussen partijen staat ook vast dat de betrokken waren dezelfde zijn.

88

Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 24 tot en met 28 van de litigieuze beslissing vastgesteld dat deze tekens visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en dat zij, voor zover het bijvoeglijk naamwoord ‘black’ door het relevante publiek wordt begrepen, begripsmatig verschilden.

89

In dit verband moet worden opgemerkt dat het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, een beeldteken is dat bestaat uit het woordelement ‘black label’, dat in witte hoofdletters is geschreven in het midden van een zwarte geometrische vierzijdige vorm met daarboven twee gestileerde bladeren. In het onderste gedeelte van dit teken staan de woorden ‘by equivalenza’ diagonaal geschreven in een kleiner, zwart lettertype op een witte achtergrond. De beeldelementen van dit teken, evenals de stilering van de woordelementen ervan, zijn relatief eenvoudig. Gezien de centrale ligging en de grootte van het woordelement ‘black label’, vormt dit het dominante bestanddeel van dit teken, aangezien het vooral dit element is dat de aandacht van de consument zal trekken. Dit element verschijnt als één geheel, waarbij het bijvoeglijk naamwoord ‘black’ onder de aandacht wordt gebracht doordat het in vette letters aan het begin van dat element staat.

90

Het oudere merk bevat het woordelement ‘labell’, geschreven in witte hoofdletters in een blauw ovaal. De ovale vorm, de kleur en het gebruikte lettertype ervan zijn niet erg origineel. De positionering van het woord ‘labell’ in het midden van deze vorm, evenals het contrast tussen de witte kleur van deze letters en de blauwe achtergrond, brengen het woordelement ‘labell’ onder de aandacht.

91

Ten eerste blijkt dat de conflicterende tekens visueel de vijf letters ‘l’, ‘a’, ‘b’, ‘e’ en ‘l’ gemeen hebben, die zijn afgebeeld in witte hoofdletters in een gewoon lettertype op een donkerdere achtergrond. Die letters vormen een van de woordelementen van het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, en de eerste vijf letters van het enige dominante woordelement van in totaal zes letters waaruit het oudere merk is samengesteld.

92

Daarentegen verschillen de betrokken tekens in de eerste plaats uit het oogpunt van hun kleuren en grafische elementen. Gezien hun grootte vormen deze elementen een niet onbelangrijk onderdeel van de visuele indruk van deze tekens. Bovendien zijn de vierzijdige vorm en de twee gestileerde bladeren van het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, op zichzelf weliswaar relatief eenvoudig, doch de combinatie ervan heeft een aanzienlijke invloed op de visuele indruk van dat teken.

93

In de tweede plaats verschillen deze tekens doordat in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, het woord ‘black’ en de woorden ‘by equivalenza’ voorkomen. Terwijl deze laatste woorden binnen het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd een ondergeschikte plaats innemen, wordt het eerste woord gemarkeerd door zijn vetgedrukte letters en zijn centrale positie.

94

Gelet op de elementen die in de punten 89 tot en met 93 van dit arrest zijn genoemd, moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken tekens een gemiddelde mate van visuele overeenstemming vertoonden.

95

Ten tweede hebben de conflicterende tekens fonetisch de term ‘label’, of ‘labell’, gemeen, die door het relevante publiek op dezelfde manier wordt uitgesproken. Zij verschillen echter in die zin dat het oudere merk alleen bestaat uit het woord ‘labell’, dat is samengesteld uit twee lettergrepen, terwijl het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, uit vier woorden bestaat en in totaal negen lettergrepen bevat. In navolging van de kamer van beroep moet echter worden aangenomen dat de consument de woorden ‘by equivalenza’ niet zal uitspreken, aangezien deze binnen het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd een ondergeschikte positie innemen, en geneigd zal zijn om, gelet op de lengte van de vier woorden, de uitdrukking ‘black label by equivalenza’ af te korten door alleen de eerste twee woorden ervan uit te spreken.

96

De kamer van beroep heeft derhalve geen beoordelingsfout gemaakt door te concluderen dat de conflicterende tekens een gemiddelde mate van fonetische overeenstemming vertoonden.

97

Ten derde is het vanuit begripsmatig oogpunt van belang op te merken dat niet is vastgesteld dat het relevante publiek de betekenis van het Engelse woord ‘label’ zodanig begrijpt dat het oudere merk zal worden opgevat als bestaande uit een fantasiewoord zonder betekenis. Wel zal het relevante publiek het bijvoeglijk naamwoord ‘black’, dat een basiswoord in het Engels is, begrijpen als de beschrijving van een kleur en zal het ook in staat zijn de woorden ‘by equivalenza’ te begrijpen als een indicatie dat de betrokken waren afkomstig zijn van Equivalenza Manufactory.

98

Gelet op het voorgaande vertonen de conflicterende tekens een gemiddelde mate van visuele en fonetische overeenstemming en bestaat er tussen deze tekens een begripsmatig verschil.

99

Voor zover Equivalenza Manufactory stelt dat de begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens van dien aard zijn dat de elementen van overeenstemming van deze tekens worden geneutraliseerd, volstaat het om vast te stellen dat een dergelijke neutralisering volgens de in punt 74 van dit arrest genoemde rechtspraak vereist dat ten minste een van de twee tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, zodat dit publiek in staat is om deze onmiddellijk te begrijpen.

100

Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, zij opgemerkt dat niet wordt betwist dat het oudere merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, zoals de kamer van beroep in punt 29 van de litigieuze beslissing heeft opgemerkt. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en dat de waren waarop de conflicterende tekens betrekking hebben dezelfde zijn.

101

Gelet op die elementen heeft de kamer van beroep in punt 32 van de litigieuze beslissing terecht geconcludeerd dat er tussen de conflicterende tekens verwarringsgevaar voor het relevante publiek bestaat.

102

De aanwezigheid van de termen ‘black’ en ‘by equivalenza’ in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, is op zich alleen niet voldoende om een dergelijk gevaar uit te sluiten. In de eerste plaats blijkt uit de in de punten 89 tot en met 96 van dit arrest uiteengezette gronden immers dat de conflicterende tekens, ondanks de aanwezigheid van bovengenoemde termen, visueel en fonetisch een gemiddelde mate van overeenstemming vertonen, waarmee bij de onderhavige globale beoordeling van het verwarringsgevaar naar behoren rekening wordt gehouden. In de tweede plaats is het bijvoeglijk naamwoord ‘black’ een zuiver beschrijvende term voor een basiskleur en kennen de woorden ‘by equivalenza’ geen enkele vergelijkbare aanduiding in het oudere merk.

103

Gelet op een en ander moet het enige middel van Equivalenza Manufactory worden afgewezen en dient het beroep derhalve te worden verworpen.

Kosten

104

Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof, wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof zelf de zaak afdoet, ten aanzien van de proceskosten. Ingevolge artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd.

105

Aangezien Equivalenza Manufactory in casu in het ongelijk is gesteld, moet zij, behalve in haar eigen kosten, overeenkomstig de vordering van het EUIPO worden verwezen in de kosten die in de procedure in eerste aanleg in zaak T-6/17 en in de procedure in hogere voorziening zijn opgekomen voor het EUIPO.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

1)

Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119), wordt vernietigd.

2)

Het door Equivalenza Manufactory SL bij het Gerecht van de Europese Unie in zaak T-6/17 ingestelde beroep tot vernietiging wordt afgewezen.

3)

Equivalenza Manufactory SL wordt, behalve in haar eigen kosten in de procedure in eerste aanleg in zaak T-6/17 en in de procedure in hogere voorziening, verwezen in de kosten die in deze procedures zijn opgekomen voor het Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

ondertekeningen

Conclusie 14‑11‑2019

H. Saugmandsgaard Øe

Partij(en)

Zaak C-328/18 P1.

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

tegen

Equivalenza Manufactory SL

I. Inleiding

1.

De onderhavige hogere voorziening is ingesteld door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) tegen het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119; hierna: ‘bestreden arrest’), waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2016 met betrekking tot een oppositieprocedure tussen ITM Entreprises SAS en Equivalenza Manufactory SL (hierna: ‘Equivalenza’) (zaak nr. R 690/2016-2; hierna: ‘litigieuze beslissing’).

2.

Deze hogere voorziening werpt verschillende rechtsvragen op betreffende het onderzoek van de in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/20092. bedoelde relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een teken als Uniemerk, te weten het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Concreet verzoekt het EUIPO het Hof om te verduidelijken met welke methode de tekens dienen te worden vergeleken en in welke omstandigheden het Gerecht kan oordelen dat twee tekens niet voldoen aan de in deze bepaling gestelde voorwaarde van overeenstemming.

3.

Zoals ik in deze conclusie zal toelichten, is in de talrijke op dit gebied gewezen beslissingen van het Gerecht niet altijd dezelfde benadering inzake deze verschillende punten gevolgd. In werkelijkheid lopen die beslissingen zo ver uiteen dat er in de rechtspraak twee verschillende lijnen zijn ontstaan, die momenteel naast elkaar bestaan zonder dat het Hof zich voor de ene of voor de andere lijn heeft uitgesproken. Deze zaak biedt het Hof de mogelijkheid om dit te doen.

II. Toepasselijke bepalingen

4.

Verordening nr. 207/2009 is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk.3. De datum waarop de betreffende merkaanvraag in de onderhavige zaak is ingediend, namelijk 16 december 2014, is echter beslissend ter vaststelling van het toepasselijke materiële recht. Gelet op die datum gelden voor deze zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009.

5.

Overweging 8 van verordening nr. 207/2009 luidt:

‘De door het [Uniemerk] verleende bescherming heeft met name ten doel de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en moet absoluut zijn wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn. De bescherming moet ook gelden in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten. Het begrip overeenstemming dient in samenhang met het gevaar voor verwarring te worden uitgelegd. Het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, moet de specifieke voorwaarde voor bescherming vormen.’

6.

Artikel 8 van deze verordening, met als opschrift ‘Relatieve weigeringsgronden’, bepaalt:

‘1.

Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[…]

b)

wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[…]

5.

Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Uniemerk] een in de [Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.’

III. Voorgeschiedenis van het geding

7.

De voorgeschiedenis van het geding is uiteengezet in de punten 1 tot en met 10 van het bestreden arrest. Zij kan in het kader van de onderhavige hogere voorziening als volgt worden samengevat.

8.

Op 16 december 2014 heeft Equivalenza bij het EUIPO krachtens verordening nr. 207/2009 een Uniemerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldteken:

1

9.

De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren met name tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als: ‘Parfums’.

2

10.

Op 18 maart 2015 heeft ITM Entreprises op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in het vorige punt genoemde waren wegens verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.

11.

De oppositie is gebaseerd op het hieronder afgebeelde oudere beeldmerk met internationaal inschrijvingsnummer 1079410, met aanduiding van België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Griekenland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Het is ingeschreven op 1 april 2011 en heeft betrekking op ‘Eau de colognes, deodoranten voor persoonlijk gebruik (parfum), parfums’:

12.

Bij beslissing van 2 maart 2016 heeft de oppositieafdeling de oppositie voor alle betwiste waren toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek in Hongarije, Polen, Slovenië en Tsjechië.

13.

Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het door Equivalenza tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingestelde beroep verworpen. Deze kamer van beroep heeft vastgesteld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek van de vier betrokken lidstaten, met een gemiddeld aandachtsniveau, en dat de betreffende waren dezelfde waren. Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens heeft zij geoordeeld dat zij visueel en fonetisch gemiddeld overeenstemden en begripsmatig verschilden. Zij heeft daaruit afgeleid dat zij globaal overeenstemden. Deze kamer van beroep heeft geconcludeerd dat er bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

IV. Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

14.

Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 4 januari 2017, heeft Equivalenza beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij één middel aangevoerd: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

15.

Bij het onderzoek van dat middel heeft het Gerecht zich gebaseerd op de niet-betwiste vaststelling van de kamer van beroep van het EUIPO dat het relevante publiek bestaat uit het grote publiek in Hongarije, Polen, Slovenië en Tsjechië, met een gemiddeld aandachtsniveau, en dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren dezelfde zijn (punten 17 en 18 van het bestreden arrest).

16.

Met betrekking tot de overeenstemming van de conflicterende tekens heeft het Gerecht in de eerste plaats hun visuele, fonetische en begripsmatige aspecten vergeleken. In dat kader heeft het geoordeeld dat deze tekens een verschillende visuele totaalindruk oproepen (punten 29–33 van het bestreden arrest), gemiddeld fonetisch overeenstemmen (punten 34–39 van dit arrest) en begripsmatig verschillen (punten 40–45 van dit arrest).

17.

In de tweede plaats heeft het Gerecht globaal beoordeeld of de conflicterende tekens overeenstemmen. In dat kader heeft het vastgesteld dat, gelet op het feit dat de betreffende waren, te weten parfums, over het algemeen worden verkocht in zelfbedieningswinkels of in parfumerieën, het visuele aspect van deze tekens belangrijker is voor de totaalindruk ervan dan hun fonetische en begripsmatige aspecten. In dat verband heeft het Gerecht zijn vaststelling herhaald dat deze tekens visueel verschillen. Bovendien heeft het eraan herinnerd dat deze tekens ook begripsmatig verschillen. Het Gerecht is tot de slotsom gekomen dat de conflicterende tekens op basis van de totaalindruk niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 (punten 48 en 51–55 van het bestreden arrest).

18.

Aangezien niet is voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van die bepaling, heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat zij had vastgesteld dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van die bepaling (punt 56 van het bestreden arrest). Het heeft het enige middel van Equivalenza dus aanvaard en de litigieuze beslissing vernietigd.

V. Procedure bij het Hof en conclusies van partijen

19.

Deze hogere voorziening is ingesteld op 17 mei 2018.

20.

In zijn hogere voorziening verzoekt het EUIPO het Hof:

—

het bestreden arrest te vernietigen, en

—

Equivalenza te verwijzen in de kosten.

21.

In haar memorie van antwoord verzoekt Equivalenza het Hof:

—

de hogere voorziening af te wijzen, en

—

het EUIPO te verwijzen in de kosten.

VI. Hogere voorziening

22.

Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO één middel aan, bestaande uit vier onderdelen en ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Op verzoek van het Hof zal ik mijn conclusie beperken tot de analyse van het derde en het vierde onderdeel van dit enige middel.

A. Argumenten van partijen

23.

Met het derde onderdeel van zijn enige middel betoogt het EUIPO dat het Gerecht artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden omdat het een onjuiste methode heeft toegepast. Het Gerecht heeft immers de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht en de koopgewoonten van het relevante publiek in het stadium van de vergelijking van de tekens onderzocht. Overeenkomstig het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer4. moet deze vergelijking op objectieve wijze worden verricht, zonder rekening te houden met dergelijke factoren, die betrekking hebben op het gebruik van de merken. Pas wanneer is vastgesteld dat er een zekere mate van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming bestaat, moeten deze factoren in het stadium van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden onderzocht om het belang te kunnen beoordelen dat bij deze globale beoordeling aan deze overeenstemming moet worden toegekend.5.

24.

Equivalenza is het eens met de uiteenzetting van het EUIPO over de analysemethode die volgt uit het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer. Zij is echter van mening dat het Gerecht deze methode in het bestreden arrest heeft toegepast. Het Gerecht heeft immers eerst de mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van elk van de conflicterende tekens afzonderlijk beoordeeld en vervolgens globaal hun overeenstemming beoordeeld, of het verwarringsgevaar geanalyseerd, waarbij het enkel in dit stadium rekening heeft gehouden met de koopgewoonten van het relevante publiek. Hoewel het bestreden arrest niet is opgesplitst in onderdelen die alle fasen van de analyse van het Gerecht van elkaar scheiden, volgt het een vaste en begrijpelijke structuur en voldoet het aan de vereisten van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

25.

Met het vierde onderdeel van zijn enige middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden omdat het op meerdere punten blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, die de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens beïnvloedt.

26.

In de eerste plaats betwist het EUIPO de door het Gerecht gevolgde methode, omdat het bij de globale beoordeling geen rekening heeft gehouden met alle gelijkenissen en verschillen tussen de conflicterende tekens. In punt 28 van het bestreden arrest6. heeft het Gerecht aldus voortijdig al hun visuele gelijkenissen ‘geneutraliseerd’ wegens de visuele verschillen die bij een eerste globale beoordeling van deze tekens zijn vastgesteld. Het heeft vervolgens diezelfde visuele verschillen gebruikt bij een tweede globale beoordeling van de conflicterende tekens in punt 55 van dit arrest om hun gemiddelde fonetische overeenstemming te ‘neutraliseren’. Deze dubbele ‘neutralisering’, gebaseerd op dezelfde verschillen en de totaalindruk, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting en doet afbreuk aan de in de rechtspraak neergelegde beginselen inzake vergelijking van tekens.

27.

In de tweede plaats is het EUIPO van mening dat het Gerecht is voorbijgegaan aan de rechtspraak en een onjuiste methode heeft toegepast, omdat het de gemiddelde fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens in het stadium van de vergelijking van de tekens heeft ‘geneutraliseerd’ en daardoor voortijdig heeft afgezien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Ten eerste moet de ‘neutralisering’ van visuele of fonetische overeenstemming wegens begripsmatige verschillen plaatsvinden in het stadium van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar7. op basis van alle aanvankelijk vastgestelde gelijkenissen en verschillen. ‘Neutralisering’ betekent niet dat vooraf vastgestelde punten van overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten en kan niet tot de conclusie leiden dat er geen enkele overeenstemming tussen de tekens bestaat. Ten tweede brengt de vaststelling van een zekere, ook al is het maar geringe, mate van overeenstemming tussen de tekens met betrekking tot een van hun visuele, fonetische of begripsmatige aspecten, de verplichting mee om het verwarringsgevaar globaal te beoordelen.8.

28.

In de eerste plaats betoogt Equivalenza, in antwoord op de in punt 26 van deze conclusie samengevatte — volgens haar onduidelijke en verwarrende — argumenten van het EUIPO, dat de door het Gerecht in het bestreden arrest toegepaste methode geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Het Gerecht heeft immers twee afzonderlijke beoordelingen verricht. Om te beginnen heeft het geoordeeld dat de conflicterende tekens een verschillende visuele totaalindruk oproepen, gelet op hun visuele gelijkenissen en verschillen, en vervolgens, in het stadium van de globale beoordeling van de overeenstemming, dat zij over het geheel genomen verschillend zijn, gelet op hun grote visuele en begripsmatige verschillen en de geringe impact van het fonetische aspect voor de betreffende warencategorie. Bijgevolg verschillen de elementen op grond waarvan elke visuele overeenstemming is afgewezen, van de elementen op grond waarvan bij de globale beoordeling van de tekens is vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar bestond.

29.

In dit verband benadrukt Equivalenza nog dat het voor de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens aangewezen kan zijn het belang te bepalen dat moet worden gehecht aan de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten ervan, rekening houdend met de aard van de betreffende waren en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.9. De in casu aan de orde zijnde waren, te weten parfums, worden altijd bekeken voordat zij worden gekocht, zoals het Gerecht terecht in herinnering heeft gebracht in punt 51 van het bestreden arrest. Voor de globale beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens of de beoordeling van het verwarringsgevaar, is het visuele aspect van de tekens bijgevolg belangrijker.

30.

In de tweede plaats betoogt Equivalenza, in antwoord op de in punt 27 van deze conclusie samengevatte argumenten van het EUIPO, dat uit een teleologische lezing en uitlegging van de punten 46 en volgende van het bestreden arrest volgt dat het Gerecht wel degelijk een globale beoordeling van het verwarringsgevaar heeft verricht. Het Gerecht zou hoe dan ook tot hetzelfde oordeel zijn gekomen indien het bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening had gehouden met de zeer geringe overeenstemming tussen de conflicterende tekens.

B. Analyse

31.

Vooraf zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 voorziet in een relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een teken als Uniemerk, gebaseerd op het bestaan van een mogelijk conflict tussen dat teken en een of meer oudere merken.10.

32.

Overeenkomstig deze bepaling wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van een aangevraagd merk geweigerd ‘wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt’.

33.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof11. stemt het in deze bepaling bedoelde verwarringsgevaar overeen met het gevaar dat het publiek kan menen dat de betreffende waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.12.

34.

Op grond van deze rechtspraak dient globaal te worden beoordeeld of dit gevaar bestaat, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval. Deze factoren omvatten met name het onderscheidend vermogen van het oudere merk, het aandachtsniveau van het relevante publiek, de mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het aangevraagde merk, en de mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten.13.

35.

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de relevante factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de betreffende waren of diensten, zodat bijvoorbeeld een geringe mate van soortgelijkheid van die waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.14.

36.

Deze logica, die over het algemeen het ‘beginsel van de onderlinge samenhang’ wordt genoemd, is echter niet absoluut. Zoals blijkt uit de tekst zelf van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, die in punt 32 van deze conclusie is weergegeven, veronderstelt verwarringsgevaar immers dat er sprake is van ten eerste gelijke of overeenstemmende conflicterende tekens en ten tweede dezelfde of soortgelijke waren of diensten.15. Deze twee factoren vormen in de rechtspraak van het Hof dus cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling.

37.

In het bijzonder wanneer de conflicterende tekens niet overeenstemmen, volgt hieruit dat dit artikel 8, lid 1, onder b), kennelijk niet van toepassing is. In een dergelijk geval moet een oppositieverzoek op grond van deze bepaling van meet af aan worden afgewezen: de andere relevante factoren voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar kunnen geenszins tegen dit verschil opwegen en het compenseren, zodat het niet nodig is deze te onderzoeken.16.

38.

In het bestreden arrest is het Gerecht tot het oordeel gekomen dat de conflicterende tekens niet overeenstemmen in de zin van dit artikel 8, lid 1, onder b), en heeft het bijgevolg de in het vorige punt gememoreerde rechtspraak toegepast.17. Het EUIPO is echter van mening dat deze rechtspraak in casu niet van toepassing was. Volgens dit bureau kon het Gerecht na vergelijking van deze tekens niet tot een dergelijk oordeel komen. Met het derde en het vierde onderdeel van zijn enige middel, die mijns inziens samen moeten worden onderzocht, komt het dus op tegen de door het Gerecht bij deze vergelijking toegepaste methode.

39.

Om te beginnen heeft het Gerecht dienaangaande in het bestreden arrest herinnerd aan bepaalde principiële verklaringen uit de arresten SABEL18. en Lloyd Schuhfabrik Meyer, die de grondslag hebben gelegd voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een eerste principiële verklaring is dat deze globale beoordeling ‘wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft[, dient] te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen’.19. Een tweede principiële verklaring luidt dat ‘om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald en in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht’.20.

40.

Vervolgens heeft het Gerecht ter toepassing van deze verklaringen in de eerste plaats de conflicterende tekens achtereenvolgens visueel, fonetisch en begripsmatig vergeleken. In dat kader heeft het allereerst geoordeeld dat deze tekens, ondanks gelijkenissen op grond waarvan de kamer van beroep niet had kunnen concluderen dat er geen enkele overeenstemming was, een verschillende visuele totaalindruk oproepen, wegens de vele, grote verschillen. Vervolgens heeft het Gerecht geoordeeld dat deze tekens gemiddeld fonetisch overeenstemmen. Ten slotte heeft het vastgesteld dat de conflicterende tekens begripsmatige verschillen vertonen.21.

41.

In de tweede plaats heeft het Gerecht geoordeeld dat moest worden ‘onderzocht of de visuele en begripsmatige verschillen tussen deze tekens van dien aard zijn dat zij elke overeenstemming tussen deze tekens uitsluiten dan wel veeleer worden gecompenseerd door het feit dat die tekens fonetisch in gemiddelde mate overeenstemmen’. Volgens het Gerecht ‘moet de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens globaal worden beoordeeld, waarbij de beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming slechts een van de relevante factoren is’.22.

42.

In het kader van deze tweede fase van ‘globale beoordeling van de overeenstemming’ heeft het Gerecht erop gewezen dat de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens niet altijd even zwaar wegen en dat in dit verband rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht. Bij parfums die over het algemeen worden verkocht in zelfbedieningswinkels of in parfumerieën, waar de consument normaal gezien de mogelijkheid heeft om zelf de waren te kiezen die hij wenst, of ten minste om de waren vóór de aankoop te bekijken, is het visuele aspect van deze tekens belangrijker voor de totaalindruk ervan dan hun fonetische en begripsmatige aspecten. In dit verband heeft het Gerecht zijn vaststelling herhaald dat de conflicterende tekens visueel niet overeenstemmen wegens de vele, grote verschillen. Bovendien heeft het herhaald dat er een begripsmatig verschil bestaat tussen deze tekens door de aanwezigheid van de bestanddelen ‘black’ en ‘by equivalenza’ in het betwiste teken. Op basis van deze redenering is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat ‘wegens onderlinge verschillen en ondanks gemiddelde fonetische overeenstemming, de conflicterende tekens op basis van de totaalindruk niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009’.23.

43.

Door de vastgestelde gemiddelde fonetische overeenstemming tussen de conflicterende tekens moest het Gerecht volgens het EUIPO een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verrichten. Dit bureau verwijt het Gerecht dat het deze overeenstemming heeft ‘geneutraliseerd’ in het stadium van de vergelijking van de tekens en aldus voortijdig heeft afgezien van de globale beoordeling van dat gevaar. De omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht en een mogelijke ‘neutralisering’ van de fonetische overeenstemming door de visuele en begripsmatige verschillen hadden moeten worden onderzocht in het stadium van deze globale beoordeling, in het licht van deze andere relevante factoren.24.

44.

Het betoog van het EUIPO doet aldus een reeks rechtsvragen rijzen.25. In wezen dient het Hof te verduidelijken of het noodzakelijk en voldoende is vast te stellen dat tussen tekens een zekere mate van overeenstemming bestaat inzake een van hun visuele, fonetische of begripsmatige aspecten om tot de slotsom te komen dat deze tekens overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dan wel of deze mate van overeenstemming kan (zelfs moet) worden afgewogen tegen de voor andere aspecten vastgestelde verschillen in een fase van ‘globale beoordeling van de overeenstemming’. In rechtstreeks verband met deze vraag moet worden verduidelijkt in welk stadium (vergelijking van de tekens of globale beoordeling van het verwarringsgevaar) rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht, en een mogelijke ‘neutralisering’ van de overeenstemming tussen de tekens door hun verschillen moet worden onderzocht.

45.

Zoals ik in de inleiding van deze conclusie heb aangegeven, kunnen er in de rechtspraak van het Gerecht uiteenlopende lijnen worden onderscheiden met betrekking tot deze verschillende punten (afdeling 1). Deze uiteenlopende lijnen vragen om een standpunt van het Hof (afdeling 2), dat noodzakelijk is om op het derde en het vierde onderdeel van het enige middel van het EUIPO te antwoorden (afdeling 3).

1. Overzicht van de rechtspraak inzake de vergelijking van tekens
46.

Volgens een eerste lijn van rechtspraak van het Gerecht, die ik als ‘streng’ zal omschrijven en waarop het EUIPO zich beroept in zijn hogere voorziening26., moet het onderzoek in het stadium van de vergelijking van de tekens ertoe beperkt blijven deze achtereenvolgens visueel, fonetisch en begripsmatig te vergelijken. Zodra een, ook al is het maar geringe, visuele, fonetische en/of begripsmatige overeenstemming is vastgesteld, moet een globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden verricht.27. Met andere woorden, in een dergelijk geval moeten de tekens worden geacht overeen te stemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.28. In de arresten die tot deze lijn van rechtspraak behoren, en die volgens mijn onderzoek de meerderheid vormen29., bestaat er dus geen aanvullende analyse voor de ‘globale beoordeling van de overeenstemming’, zoals het Gerecht in het bestreden arrest heeft verricht.

47.

Volgens een tweede lijn van rechtspraak daarentegen, die ik als ‘soepel’ zal omschrijven, moet, om uit te maken welke ‘totaalindruk’ de conflicterende tekens oproepen, deze aanvullende analyse worden verricht, nadat de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten van deze tekens afzonderlijk zijn onderzocht en (minstens) een zekere mate van overeenstemming inzake een van deze aspecten is vastgesteld. Wanneer het Gerecht van oordeel is dat de tekens een verschillende totaalindruk oproepen, komt het tot de slotsom, zoals in het bestreden arrest, dat deze, hoewel een zekere overeenstemming inzake een of meer aspecten is vastgesteld, niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

48.

In deze lijn van rechtspraak bestaat er echter een zekere ondoorzichtigheid met betrekking tot de wijze waarop het Gerecht deze ‘globale beoordeling van de overeenstemming’ verricht. In sommige arresten herhaalt het Gerecht alleen zijn vaststellingen over het al dan niet bestaan van een zekere mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens en oordeelt het, zonder bijzondere motivering, dat zij ‘globaal overeenstemmen’ of daarentegen ‘globaal verschillen’.30. In andere arresten motiveert het Gerecht zijn oordeel in het licht van de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht of van een eventuele ‘neutralisering’ van de vooraf vastgestelde overeenstemming.31.

49.

Ook de rechtspraak van het Hof inzake de beoordeling van de overeenstemming van de tekens is dubbelzinnig. Enerzijds bevatten sommige arresten aanwijzingen die overeenstemmen met de ‘strenge’ lijn van rechtspraak van het Gerecht. In dit verband oordeelt het Hof regelmatig dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische overeenstemming van conflicterende tekens of de enkele begripsmatige overeenstemming ervan gevaar voor verwarring kan scheppen. Het bestaan van dergelijk gevaar dient echter te worden vastgesteld in het kader van de globale beoordeling van dat gevaar, waarbij deze overeenstemming slechts een van de relevante factoren vormt.32. De door de tekens opgeroepen totaalindruk moet, wat betreft de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming ervan, dus worden beoordeeld in het kader van deze globale beoordeling.33. Uit deze redenering volgt impliciet doch noodzakelijkerwijs dat het bestaan van een zekere mate van overeenstemming inzake één aspect van de tekens voldoende is om ze als overeenstemmend aan te merken in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, en inhoudt dat deze globale beoordeling wordt verricht.

50.

Bovendien volgt uit het arrest Ferrero/BHIM34. dat een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra de conflicterende tekens ‘een zekere, [ook al is het maar] geringe, mate van overeenstemming vertonen’. Op basis van deze uitspraak kan de in deze zaak aan de orde zijnde vraag weliswaar niet met zekerheid worden beantwoord, maar zij wijst minstens erop dat de wil bestaat om de toepassing van de in punt 37 van deze conclusie gememoreerde rechtspraak strikt te regelen.

51.

Anderzijds bevat de rechtspraak van het Hof ook een aantal aanwijzingen die overeenstemmen met de ‘soepele’ lijn van rechtspraak van het Gerecht. In het bijzonder heeft het Hof in datzelfde arrest Ferrero/BHIM35., niet geheel ondubbelzinnig, geoordeeld dat ‘de visuele, de auditieve en de begripsmatige overeenstemming van de aan de orde zijnde tekens globaal [dienen] te worden beoordeeld. De beoordeling van een eventuele fonetische overeenstemming is slechts een van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling’. Bovendien was het Hof in het arrest Wolf Oil/EUIPO36. van oordeel dat ‘de beoordeling van de begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens’ dient te worden ‘onderscheiden van de globale beoordeling van de overeenstemming ervan, die twee onderscheiden fasen van de analyse van het globale verwarringsgevaar vormen, waarbij de eerste voorafgaat aan de tweede’.37. Aldus lijkt het Hof het bestaan van deze aanvullende analysefase te erkennen.

52.

Soortgelijke verschillen zijn in de rechtspraak van het Gerecht te vinden met betrekking tot het stadium waarin rekening moet worden gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, en waarin een eventuele ‘neutralisering’ van de overeenstemming tussen de tekens moet worden onderzocht.

53.

Wat in de eerste plaats de omstandigheden betreft waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, merk ik op dat dit een relevante factor betreft voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de arresten die tot de ‘strenge’ lijn van rechtspraak behoren.38. Deze factor houdt in dat, wanneer de betreffende waren of diensten bijvoorbeeld gewoonlijk in zelfbedieningswinkels worden verkocht, zodat de consument vooral visueel met de conflicterende tekens wordt geconfronteerd, het Gerecht een doorslaggevend gewicht toekent aan de vastgestelde visuele gelijkenissen of, omgekeerd, verschillen, zonder dat het echter voorbijgaat aan de andere aspecten en alle relevante factoren voor de globale beoordeling van dit gevaar.39.

54.

In andere arresten, zoals het bestreden arrest, die behoren tot de ‘soepele’ lijn van rechtspraak, worden de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht daarentegen in het stadium van de vergelijking van de tekens onderzocht. Wanneer deze waren of diensten op zodanige wijze in de handel worden gebracht dat hun visuele aspect voor de consument belangrijker is en het Gerecht geen overeenstemming inzake dit aspect heeft vastgesteld, oordeelt het dat de tekens niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, los van een eventuele overeenstemming inzake de andere aspecten van de tekens, en zonder de andere factoren te onderzoeken die relevant zijn voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

55.

Ook hier heeft het Hof geen duidelijke keuze gemaakt voor een van beide benaderingen. Sommige beslissingen van het Hof wijzen immers erop dat de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, een relevante factor vormen om de mate van overeenstemming van de tekens te beoordelen.40. Uit het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM41. volgt daarentegen dat het een relevante factor betreft voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.42.

56.

Wat in de tweede plaats de ‘neutralisering’ van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens betreft, is het vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht dat begripsmatige verschillen tussen de tekens in bepaalde omstandigheden de visuele en fonetische overeenstemming ervan kunnen ‘neutraliseren’. Daartoe dient ten minste één van de betreffende tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.43.

57.

Ook op de vraag in welk stadium een dergelijke ‘neutralisering’ moet worden onderzocht, is in de rechtspraak van het Gerecht geen eenduidig antwoord te vinden. In sommige arresten wordt in het stadium van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar onderzocht of er een eventueel ‘neutraliserend effect’ bestaat.44. In andere arresten onderzoekt het Gerecht dat in het kader van de analyse van de begripsmatige overeenstemming45. of onmiddellijk na de visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de tekens, in het kader van de ‘globale beoordeling van de overeenstemming’46..

58.

Wanneer een ‘neutraliserend effect’ is vastgesteld, verschillen bovendien de gevolgen ervan. In sommige gevallen verricht het Gerecht toch de globale beoordeling van het verwarringsgevaar door de andere relevante factoren te onderzoeken.47. In andere gevallen komt het Gerecht tot de slotsom dat de tekens niet overeenstemmen en wijst het van meet af aan de argumenten af die betrekking hebben op die andere factoren.48.

59.

Ook hier is de rechtspraak van het Hof dubbelzinnig. Verschillende arresten wijzen immers erop dat de ‘neutralisering’ van de overeenstemming in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet plaatsvinden en dat zij het Gerecht niet ontslaat van de verplichting de andere factoren te onderzoeken die relevant zijn voor deze globale beoordeling.49. Bovendien heeft het Hof in het arrest Mülhens/BHIM50. uitgelegd dat de ‘neutralisatietheorie’ haar bestaansreden juist vindt in de globale aard van de beoordeling van het verwarringsgevaar en het beginsel van de onderlinge samenhang, dat ‘[inhoudt] dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen’.

60.

In het arrest BHIM/riha WeserGold Getränke51. wordt daarentegen de omgekeerde benadering gevolgd. In het arrest dat had geleid tot de hogere voorziening in die zaak, had het Gerecht in het stadium van de vergelijking van de tekens de visuele en fonetische overeenstemming tussen de betreffende tekens ‘geneutraliseerd’ door het begripsmatige verschil ertussen en was het tot de slotsom gekomen dat de tekens ‘globaal [verschilden]’.52. Toch had het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat zij geen onderzoek had verricht naar het onderscheidend vermogen van het oudere merk, een factor die, zoals gezegd, niet relevant is voor de vaststelling van de overeenstemming van de tekens, maar wel voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Het Hof heeft het betreffende arrest echter vernietigd. Aangezien het Gerecht had vastgesteld dat de conflicterende tekens ‘globaal verschilden’, diende het onderscheidend vermogen van het oudere merk volgens het Hof niet meer te worden onderzocht.53. Bijgevolg kon het Gerecht de visuele en fonetische overeenstemming van de tekens ‘neutraliseren’ in het stadium van de vergelijking van deze tekens en leidde het ‘neutraliserende effect’ tot de vaststelling dat de conflicterende tekens niet overeenstemden in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, een vaststelling die eraan in de weg staat dat het oppositieverzoek wordt onderzocht overeenkomstig de in punt 37 van deze conclusie bedoelde rechtspraak.

61.

In het arrest Wolf Oil/EUIPO54. heeft het Hof nog uitdrukkelijker geoordeeld dat ‘de neutralisering van de visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens door de begripsmatige verschillen ertussen wordt onderzocht bij de globale beoordeling van de overeenstemming van deze tekens’.55. Bovendien heeft het Hof in dat arrest de benadering van het Gerecht onderschreven waarbij het Gerecht tot de slotsom was gekomen dat de tekens niet overeenstemden, gelet op het vastgestelde ‘neutraliserende effect’.56.

2. Samenvatting en standpunt
62.

Samengevat bestaan er in de rechtspraak van het Gerecht en het Hof wat de overeenstemming van de tekens betreft twee methoden naast elkaar. De eerste is een ‘strenge’ methode, volgens welke het Gerecht in het stadium van de vergelijking van de tekens deze alleen visueel, fonetisch en begripsmatig mag vergelijken. Zodra het een zekere mate van overeenstemming vaststelt op (ten minste) een van deze gebieden, moet het oordelen dat de tekens overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Indien de betreffende waren of diensten ook soortgelijk zijn, moet het Gerecht een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verrichten. De omstandigheden waaronder deze waren of diensten in de handel worden gebracht en de eventuele ‘neutralisering’ van de vastgestelde overeenstemming tussen de tekens door het begripsmatige verschil ertussen moeten worden onderzocht in het kader van deze globale beoordeling, naast alle andere relevante factoren.

63.

De tweede is een ‘soepele’ methode, volgens welke het Gerecht niet alleen de tekens visueel, fonetisch en begripsmatig moet vergelijken, maar ook de vastgestelde visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenissen en verschillen tegen elkaar moet afwegen in het kader van een fase van ‘globale beoordeling van de overeenstemming’, waarbij eventueel rekening wordt gehouden met de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel worden gebracht en met een mogelijk ‘neutraliserend effect’. Indien volgens het Gerecht de verschillen groter zijn dan de gelijkenissen, moet het oordelen dat de tekens (globaal) niet overeenstemmen in de zin van dit artikel 8, lid 1, onder b), en zich onthouden van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

64.

Om te beginnen ben ik van mening dat het Hof in deze zaak een standpunt moet innemen ten gunste van één van beide methoden. Het Hof dient de rechtspraak over het merkenrecht te harmoniseren en ter zake een duidelijke en coherente lijn te bepalen.

65.

Anders dan Equivalenza suggereert57., gaat het in deze zaak niet om een kwestie van louter presentatie. De onderhavige zaak draait om de omvang van het onderzoek dat het Gerecht moet verrichten bij een beroep inzake een oppositieprocedure op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het gaat erom de grenzen vast te stellen waarbinnen het Gerecht de in punt 37 van deze conclusie bedoelde rechtspraak kan toepassen en geen globale beoordeling van het verwarringsgevaar hoeft te verrichten. Indien de ‘soepele’ methode in aanmerking zou worden genomen, zou dat de toepassing van deze rechtspraak vergemakkelijken, terwijl de ‘strenge’ methode de mogelijkheid om er een beroep op te doen daarentegen zou beperken.

66.

Hoewel ik erken dat de keuze tussen de twee methoden niet gemakkelijk is, ben ik van mening dat, alles in aanmerking genomen, het Gerecht en het Hof zich dienen te houden aan de in punt 62 van deze conclusie beschreven ‘strenge’ methode.

67.

In de eerste plaats is deze methode mijns inziens meer in overeenstemming met de regeling van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

68.

Op dit punt stel ik vast dat uit de tekst van deze bepaling twee met elkaar verband houdende, maar toch onderscheiden vragen over de overeenstemming van de conflicterende tekens voortvloeien. Ten eerste, bestaat een dergelijke overeenstemming? Ten tweede, stemmen zij voldoende overeen om gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen? Logischerwijs moet de in die bepaling bedoelde voorwaarde van overeenstemming van de tekens worden geacht te zijn vervuld zodra de eerste vraag positief is beantwoord, los van het antwoord op de tweede vraag.

69.

Net als het EUIPO58., ben ik van mening dat het beantwoorden van de eerste vraag uitsluitend inhoudt dat de conflicterende tekens worden vergeleken en dat visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenissen59. ertussen worden vastgesteld. Deze eerste analyse van de tekens heeft een beperkt doel. Zij strekt alleen ertoe de formele verhouding ervan te bepalen. Bij een tweede analyse60., namelijk de analyse van de globale beoordeling, die ertoe strekt de tweede, fundamentele, vraag van het verwarringsgevaar te beantwoorden, moet worden uitgemaakt of, gelet op alle relevante factoren, deze gelijkenissen voldoende zijn om dit gevaar te doen ontstaan.61.

70.

Het is juist dat de vergelijking van de tekens geen louter abstracte exercitie kan zijn. Zij moet altijd worden verricht in het licht van de (veronderstelde) perceptie van de gemiddelde consument van de categorie betrokken waren of diensten.62. Deze vergelijking moet dus zijn gebaseerd op de ‘totaalindruk’ die deze tekens bij de consument nalaten, volgens het beginsel van het onvolmaakte beeld.63. Wanneer het Gerecht in deze context de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig vergelijkt, en op elk gebied de overeenstemming beoordeelt, dient het noodzakelijkerwijs de gelijkenissen en verschillen tegen elkaar af te wegen (bij deze totaalindruk kunnen de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen, of omgekeerd), en is de voor elk aspect van de tekens toegekende eventuele (geringe, gemiddelde of hoge) mate van overeenstemming in wezen slechts een vereenvoudiging van de nuances die uit diezelfde vergelijking voortvloeien.64.

71.

Het is mijns inziens echter één ding om de gelijkenissen en verschillen tegen elkaar af te wegen bij de vergelijking van het visuele, fonetische of begripsmatige aspect van de conflicterende tekens, om zo de mate van overeenstemming van elk aspect te beoordelen. Het is iets geheel anders om de mate van overeenstemming en de verschillen die zijn vastgesteld inzake deze verschillende aspecten tegen elkaar af te wegen.

72.

Zoals het EUIPO65. in wezen betoogt, is het gevaar van twee opeenvolgende afwegingen (een eerste afweging tussen de gelijkenissen en verschillen die zijn vastgesteld inzake één aspect van de tekens, teneinde te beoordelen of er overeenstemming bestaat wat dit aspect betreft; een tweede afweging tussen de overeenstemmingen en verschillen die zijn vastgesteld inzake de verschillende aspecten van de tekens, teneinde uitspraak te doen over de ‘globale overeenstemming’ ervan) een overdreven vereenvoudiging van hun overeenstemming, waarbij elementen die, indien rekening was gehouden met alle omstandigheden van het concrete geval, verwarringsgevaar hadden kunnen aantonen, worden gemaskeerd. Dienaangaande herinner ik eraan dat niet valt uit te sluiten dat de enkele fonetische overeenstemming tussen twee tekens, of de enkele begripsmatige overeenstemming ertussen, in bepaalde omstandigheden dit gevaar kan scheppen.66.

73.

Bij de ‘soepele’ methode van vergelijking van de tekens en de fase van de ‘globale beoordeling van de overeenstemming’ bestaat er mijns inziens dus de neiging om de twee in punt 69 van deze conclusie beschreven analyses door elkaar te halen, en het doel van de vergelijking van de tekens te overschrijden. Met de toepassing van deze methode in het stadium van deze vergelijking zou kunnen worden vooruitgelopen op de vraag of er verwarringsgevaar kan bestaan.

74.

Ik moet hier benadrukken dat de vraag of de conflicterende tekens voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te scheppen, niet los van de andere voor de globale beoordeling van dit gevaar relevante factoren kan worden beoordeeld, noch los van het beginsel van de onderlinge samenhang, dat beoogt dat deze beoordeling zo veel mogelijk overeenstemt met de werkelijke perceptie van de tekens door het relevante publiek.67. Met name factoren als het aandachtsniveau van het publiek en het onderscheidend vermogen van het oudere merk zijn in dat verband van cruciaal belang. Een heel aandachtige consument neemt verschillen waar die een weinig aandachtige consument niet opmerkt. Evenzo zal het publiek, wanneer het wordt geconfronteerd met een ouder merk dat een groot onderscheidend vermogen heeft omdat het bestaat uit creatieve elementen, nauwelijks belang hechten aan de verschillen tussen de conflicterende tekens terwijl het, wanneer het wordt geconfronteerd met een merk dat een gering onderscheidend vermogen heeft omdat het bestaat uit beschrijvende, suggestieve of veelvoorkomende bestanddelen, meer gewicht toekent aan die verschillen.68.

75.

Bovendien ben ik, net als het EUIPO69., van mening dat het Gerecht noch op grond van de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, noch op grond van een eventueel ‘neutraliserend effect’, de overeenstemming die inzake een van de aspecten van de tekens is vastgesteld, van meet af aan — in het stadium van de vergelijking van die tekens — kan ‘uitwissen’ (a fortiori wanneer het gaat om een gemiddelde fonetische overeenstemming, zoals in het onderhavige geval).

76.

Ten eerste worden de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht, uit de aard der zaak in aanmerking genomen in de prospectieve analyse van het potentiële gebruik van de conflicterende tekens op de markt, die inherent is aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.70. Het gaat er niet meer om de tekens te vergelijken teneinde de gelijkenissen en verschillen vast te stellen, doch uit te maken in welke mate de vastgestelde overeenstemming dit gevaar aantoont. Wanneer bijvoorbeeld waren zo worden verkocht dat de consument vooral visueel wordt geconfronteerd met de conflicterende tekens, volgt volgens mij daaruit uitsluitend dat het minder waarschijnlijk is dat hun fonetische overeenstemming dit gevaar schept. Deze mogelijkheid kan echter niet worden uitgesloten en hangt af van alle factoren van deze globale beoordeling. Bijgevolg kan het Gerecht een dergelijke overeenstemming in het stadium van de vergelijking van de tekens niet zomaar over het hoofd zien.

77.

Uit het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer valt mijns inziens geen andere uitlegging af te leiden.71. Net als het EUIPO72. begrijp ik dat arrest in die zin dat, voor de vaststelling van verwarringsgevaar, met name de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig moeten worden vergeleken en, indien in dat kader een zekere visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming wordt vastgesteld, moet worden ‘beoordeeld’ welk ‘belang’ die vaststelling heeft om dat gevaar aan te tonen, in het bijzonder met inachtneming van de omstandigheden waaronder de betreffende waren of diensten in de handel worden gebracht. Met andere woorden, het Hof heeft enkel willen preciseren in hoeverre de vaststelling dat de tekens visueel, fonetisch of begripsmatig overeenstemmen (in deze zaak betrof het visuele overeenstemming), aantoont dat verwarringsgevaar bestaat, onverminderd de andere relevante factoren.73.

78.

Ten tweede valt de ‘neutralisatietheorie’ naar haar aard ook onder de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Deze theorie wijst er eenvoudigweg op dat de begripsmatige verschillen tussen twee conflicterende tekens het gevaar kunnen beperken dat de consument de herkomst van de betreffende waren of diensten verwart, ondanks de visuele en/of fonetische overeenstemming van deze tekens. In een dergelijk geval wordt het effect van deze overeenstemming op de perceptie van de tekens door de consument ‘grotendeels [getemperd]’.74. Het valt echter niet uit te sluiten dat deze overeenstemming in bepaalde gevallen toch verwarringsgevaar schept.75. De vaststelling van een eventuele ‘neutralisering’ kan naar mijn mening dan ook niet rechtvaardigen dat het Gerecht die overeenstemming in het stadium van de vergelijking van de tekens doet wegvallen, en geen onderzoek verricht van de andere factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.76.

79.

In de tweede plaats is de ‘strenge’ methode mijns inziens meer in overeenstemming met het doel van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Dienaangaande breng ik in herinnering dat deze bepaling in hoofdzaak strekt tot bescherming van de concurrentiebelangen van de marktdeelnemers, omdat zij verhindert dat tekens die de herkomstaanduidende functie van hun merken in gevaar kunnen brengen, als zodanig worden ingeschreven.77.

80.

Gelet op dit doel, moet de houder van een merk die zich verzet tegen de inschrijving van een teken, mijns inziens een eerlijke kans hebben om verwarringsgevaar en de noodzaak van bescherming aan te tonen. In het bijzonder moet hij de mogelijkheid hebben aan te tonen dat bijvoorbeeld de enkele begripsmatige of fonetische overeenstemming tussen de tekens, gelet op alle omstandigheden, voldoende is om dit gevaar te scheppen.78. Daartoe moet de overeenstemming van de tekens een minimale voorwaarde blijven voor de toegang tot deze bescherming en mag deze voorwaarde, behalve wanneer er duidelijk sprake is van kennelijke niet-naleving, niet worden gebruikt om een debat over dat gevaar uit de weg te gaan.79. De in punt 37 van deze conclusie bedoelde rechtspraak moet dus terughoudend worden toegepast.

81.

De ‘strenge’ methode lijkt mij evenmin verder te gaan dan nodig is voor de in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 beoogde bescherming.

82.

De verplichting om het verwarringsgevaar globaal te beoordelen wanneer een zekere mate van overeenstemming wordt vastgesteld bij een van de aspecten van de conflicterende tekens, betekent inzonderheid niet dat automatisch (en dus veel te vaak) moet worden aangenomen dat dit gevaar bestaat, zelfs wanneer de betreffende waren of diensten dezelfde zijn.80.

83.

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet het immers mogelijk maken per geval uit te maken of het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, bescherming verdient overeenkomstig het met artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 nagestreefde doel. De overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de betreffende waren of diensten kunnen dus op zich de uitkomst van die beoordeling niet bepalen. In het bijzonder moet dienaangaande een doorslaggevend belang worden toegekend aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk. Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof neemt het verwarringsgevaar toe naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is81., maar het omgekeerde is ook waar. Voor een merk met een zwak onderscheidend vermogen, dat dus minder geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, moet de mate van overeenstemming van de tekens hoog zijn, om de conclusie te kunnen rechtvaardigen dat er sprake is van verwarringsgevaar, omdat anders het gevaar bestaat dat aan dat merk en de houder ervan een buitensporige bescherming wordt verleend.82.

84.

Inderdaad tonen sommige arresten op dit gebied een afwijking. Zo oordeelt het Gerecht soms dat de enkele vaststelling dat de waren dezelfde zijn en de tekens in zekere, ook al is het maar geringe, mate overeenstemmen, hoe dan ook voldoende is om verwarringsgevaar te scheppen, los van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk.83. Deze arresten wijken mijns inziens af van het met artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 nagestreefde doel en veroorzaken een probleem van ‘overbescherming’ van zwakke merken, dat uitvoerig is besproken.84.

85.

Hoewel dit probleem reëel is, meen ik echter niet dat de oplossing ligt in de ‘soepele’ methode van vergelijking van de tekens. Die is in feite te vinden in een herbeoordeling van het gewicht dat aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet worden toegekend bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

86.

In de derde plaats pleiten overwegingen van rechtszekerheid mijns inziens tegen de toepassing van deze ‘soepele’ methode. Dit beginsel houdt volgens mij met name in dat de redenering zoveel mogelijk transparant moet zijn en de beslissingen voorspelbaar moeten zijn. De fase van ‘de globale beoordeling van de overeenstemming’ is in de arresten van het Gerecht vaak in zekere mate ondoorzichtig85. en de dubbele afweging van de gelijkenissen en verschillen tussen de tekens die zij inhoudt, doet afbreuk aan de voorspelbaarheid van de uitkomst van de vergelijking ervan.86. Daarentegen biedt de ‘strenge’ methode mijns inziens in dat opzicht een duidelijke redenering.

87.

In de laatste plaats zou het bevorderen van de ‘soepele’ methode onvermijdelijk spanning veroorzaken met de rechtspraak betreffende artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.87. Dienaangaande herinner ik eraan dat het Hof in het kader van deze bepaling de voorkeur heeft gegeven aan een ‘strenge’ benadering: zodra het Gerecht een zekere, ook al is het maar geringe overeenstemming tussen de conflicterende tekens vaststelt inzake een van de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten, moet het een globale beoordeling van de relevante factoren verrichten om te bepalen hoe groot het gevaar is dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens legt.88. De spanning zou des te groter zijn daar in beginsel de voorwaarde van overeenstemming van de tekens, die is opgelegd bij zowel artikel 8, lid 1, onder b), als artikel 8, lid 5, van deze verordening, in het kader van elk van die leden op dezelfde wijze moet worden beoordeeld.89.

3. Antwoord op het derde en het vierde onderdeel van het enige middel van het EUIPO
88.

Gelet op de voorgaande overwegingen ben ik van mening dat het derde en het vierde onderdeel van het enige door het EUIPO in zijn hogere voorziening aangevoerde middel gegrond zijn. Door in de punten 46 tot en met 54 van het bestreden arrest een fase van ‘globale beoordeling van de overeenstemming’ op te nemen, binnen het kader waarvan, in de punten 48, 51 en 53 van dat arrest, rekening wordt gehouden met de omstandigheden waaronder de betreffende waren in de handel worden gebracht alsook, in punt 54 van dat arrest, met het bestaan van een begripsmatig verschil tussen de tekens, en door ten slotte tot de slotsom te komen, in punt 55 van dat arrest, dat ‘ondanks hun gemiddelde fonetische overeenstemming, de conflicterende tekens op basis van de totaalindruk niet overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009’, heeft het Gerecht mijns inziens deze bepaling geschonden.

89.

In mijn ogen doen deze onjuiste rechtsopvattingen af aan de wettigheid van het dictum van het bestreden arrest. Het Gerecht kon immers in punt 1 van dit dictum de litigieuze beslissing, waarbij verwarringsgevaar was vastgesteld, niet rechtsgeldig vernietigen zonder dit gevaar vooraf globaal te hebben beoordeeld overeenkomstig de in punt 62 van deze conclusie beschreven methode. Ik geef het Hof daarom in overweging, ongeacht het antwoord op het eerste en het tweede onderdeel van het enige middel, dat arrest te vernietigen.

VII. Conclusie

90.

Gelet op alle voorgaande overwegingen geef ik het Hof in overweging het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:119), te vernietigen.

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.