HR, 02-11-2001, nr. C00/003HR

C 00/003 HR

Mr. F.F. Langemeijer

Zitting 22 juni 2001

Conclusie inzake:

British Telecommunications PLC

tegen

1. Koninklijke KPN N.V., voorheen Koninklijke PTT Nederland N.V.

2. Plumettaz B.V.

3. Plumettaz S.A.

Edelhoogachtbaar College,

In dit geding gaat het om de beschermingsomvang van een octrooi voor het leggen van glasvezelleidingen in een bestaand, daartoe bestemd kanaal. In cassatie staat de vraag centraal, welk tijdstip maatgevend is voor de kennis en het inzicht van de gemiddelde vakman.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten(1):

1.1.1. Eiseres tot cassatie (hierna: BT) is rechthebbende op het Europees octrooi nr. 0.108.590. De aanvrage voor dit octrooi is ingediend op 1 november 1983 en ter inzage gelegd op 16 mei 1984. Het octrooi is verleend op 26 november 1986. Een eerste prioriteit, onder meer voor Nederland, is ingeroepen vanaf 8 november 1982(2).

1.1.2. De op een werkwijze gerichte conclusie nr. 1 van dit octrooi luidt:

"A method of providing an optical communications route by moving a lightweight and flexible optical fibre transmission line (14) comprising one or more optical fibres along a previously installed tubular pathway (12) in situ, characterised in that the transmission line (14) is propelled along the pathway (12) by fluid drag of a gaseous medium passed through the pathway (12) in the desired direction of movement and passing over the transmission line at a relatively high average flow velocity."

1.1.3. De op een inrichting gerichte conclusie nr. 10 van dit octrooi luidt:

"Apparatus for advancing an optical fibre along a previously installed tubular(3) pathway in situ in the manner of any one of claims 1 to 9, the apparatus comprising a feed head (41, 71) having a hollow substantially rectilinear passage (44, 74) extending therethrough, said passage being provided with an inlet end (43, 73) and an outlet end (42, 72) to receive and dispense respectively an optical fibre member (46, 76), and the outlet end (42, 72) being arranged to provide sealing coupling to a tubular pathway, having a further passage (45, 75) to supply a gaseous medium to said passage (44, 74), and being provided with a pair of constant torque driven wheels (47, 48; 77, 78) adapted to engage and control advance of the optical fibre member (46, 76) towards the tubular pathway (12)."

1.1.4. Verweerster in cassatie onder 1 (hierna: KPN) hanteert een werkwijze voor het installeren van o.m. "optical fibre transmission lines" (glasvezelleidingen) in bestaande buisvormige kanalen ("tubular pathways"). KPN gebruikt daarvoor apparaten, welke door verweersters in cassatie onder 2 en 3 (hierna gezamenlijk aan te duiden als: Plumettaz) in het verkeer worden gebracht onder de namen "Cablejet" en "Superjet".

1.1.5. Op 26 april 1988 heeft KPN voor haar werkwijze een Europees octrooi aangevraagd onder nr. 0.292.037, met een beroep op voorrang vanaf 28 april 1987. Het octrooi is aanvankelijk verleend op 4 september 1991. BT heeft daartegen verzet gedaan. Nadat de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) het KPN-octrooi reeds gedeeltelijk had herroepen, heeft de Technische Kamer van Beroep van het EOB bij beslissing van 4 maart 1998 het KPN-octrooi geheel herroepen.

1.2. BT heeft in 1994 KPN en Plumettaz gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd: (i) voor recht te verklaren dat het handelen van KPN resp. Plumettaz, als inbreuk op het octrooirecht van BT, jegens BT onrechtmatig is, (ii) hen te verbieden verdere inbreuken op het BT-octrooi te maken, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom, en (iii) hen te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat. De rechtbank heeft de zaken tegen KPN en tegen Plumettaz gevoegd.(4)

1.3. KPN en Plumettaz hebben gezamenlijk verweer gevoerd. Zij hebben betwist dat de werkwijze van KPN en de apparaten van Plumettaz inbreuk maken op het octrooi van BT. Zij zijn, kort samengevat, van mening dat het octrooi van BT uitsluitend betrekking heeft op een werkwijze (resp. de benodigde apparatuur) om bepaalde buigzame, lichtgewicht optische vezelleidingen in een bestaand buisvormig kanaal te leggen door middel van een stroom samengeperste lucht of andere gasvormige substantie(5), die de vezelleiding aangrijpt en meevoert tot aan het einde van het kanaal. In de stukken wordt wel gesproken over: de blaasmethode. Volgens KPN en Plumettaz heeft hun werkwijze met die van het BT-octrooi gemeen dat zij dient om o.m. glasvezelleidingen in bestaande buisvormige kanalen te installeren en dat er perslucht aan te pas komt, maar houdt de vergelijking daarmee op. De werkwijze van KPN is een duw- en blaasmethode. KPN en Plumettaz hebben toegelicht dat de blaasmethode van het BT-octrooi ongeschikt is om leidingen te installeren die aanzienlijk groter, zwaarder en/of minder buigzaam zijn dan de lichtgewicht optische vezelleidingen waarop het BT-octrooi ziet: voor het installeren van zulke grotere, zwaardere of minder buigzame kabels is een persluchtstroom niet afdoende. Voor het installeren van grotere, zwaardere en/of stuggere kabels heeft KPN zelf een methode ontwikkeld, welke berust op machinale duw- of trekkracht gecombineerd met een luchtstroom. Aan de methode van KPN ligt de gedachte ten grondslag, dat een lichte buigzame draad (zoals een touwtje) niet met succes geduwd kan worden: de vezelleiding gaat dan dubbelvouwen of opstropen. Een stevige stugge kabel daarentegen kan, tot een zekere afstand, wel in een bestaand kanaal worden voortgeduwd. KPN heeft ontdekt dat naar mate de leiding in de buis verder van het invoerpunt verwijderd raakt en het duwen steeds moeilijker wordt, de sleepkracht van een door KPN/Plumettaz toegevoegde persluchtstroom het transport van de kabel geleidelijk overneemt. Volgens KPN berust haar methode op het nieuw door haar verworven inzicht dat de sleepkracht van een toegevoegde persluchtstroom niet gelijkmatig is verdeeld over de volle lengte van het kanaal zoals het BT-octrooi veronderstelt. Naarmate de persluchtstroom het eindpunt (de uitvoeropening) nadert, decomprimeert zij en nemen haar snelheid en sleepkracht toe; de werkwijze van KPN maakt van dat effect gebruik. Tot zover het verweer.

1.4. In reconventie hebben KPN en Plumettaz gevorderd het BT-octrooi nietig te verklaren. Daartoe hebben zij o.m. aangevoerd dat het dit octrooi ontbreekt aan nieuwheid en uitvindingshoogte (inventiviteit), dat BT in de loop van de verleningsprocedure het oorspronkelijk aangevraagde octrooi ontoelaatbaar heeft uitgebreid (van het installeren van één optische vezel tot het installeren van een of meer vezels) en dat het octrooischrift van BT door het ontbreken van kwantitatieve gegevens onvoldoende aangeeft waarop het precies betrekking heeft en wat onder "lightweight and flexible" wordt begrepen.

1.5. Van haar kant heeft BT hiertegen ingebracht, dat de blaasmethode volgens het BT-octrooi betrekking heeft op álle optische vezelleidingen die licht en buigzaam genoeg zijn om met behulp van die methode in een bestaand kanaal te worden gelegd. Het BT-octrooi is dus niet beperkt tot leidingen van een bepaald gewicht, een bepaalde grootte of een bepaalde mate van buigzaamheid. Of KPN de door haar te installeren leidingen nu mede aanduwt of niet, maakt volgens BT geen verschil voor de slotsom dat KPN inbreuk maakt op het BT-octrooi: ook het BT-octrooi gaat immers ervan uit dat de in te voeren leiding via door een motor aangedreven rollen, dus met enige mate van duwkracht, in het buisvormige kanaal wordt gevoerd.

1.6. Bij vonnis van 3 juli 1996 heeft de rechtbank in conventie de vorderingen van BT afgewezen op de grond dat er geen sprake is van octrooiinbreuk. De rechtbank overwoog dat uit de opsomming van de voordelen van de uitvinding in de beschrijvingsinleiding van het BT-octrooi blijkt dat de relevante - en in feite: de enige - voortbewegende kracht is: het meeslepende effect van de persluchtstroom. Het in het BT-octrooischrift genoemde te overwinnen technische probleem - te weten: het gevaar van plaatselijke beschadiging van transmissielijnen die "lightweight and flexible" zijn, zoals optische geleiders met een beperkt aantal vezels en een lichte omhulling - wordt ondervangen door de voortbeweging door een luchtstroom die over de gehele lengte gelijkmatig aangrijpt op de in te brengen leiding. Hieruit volgt volgens de rechtbank dat buiten de beschermingsomvang van het BT-octrooi valt: elke methode waarbij de leiding wordt geïnstalleerd op een wijze waarbij, in relevante mate, een plaatselijke trek- of duwbelasting op de leiding wordt uitgeoefend (rov. 5.2 - 5.3 Rb). De door KPN gebruikte methode valt daarom buiten de beschermingsomvang van het BT-octrooi. In reconventie heeft de rechtbank volstaan met de beslissing dat deskundigenrapportage nodig is en de zaak verwezen naar de rolzitting.

1.7. BT heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. KPN en Plumettaz hebben incidenteel geappelleerd. Het hof heeft op 2 september 1999 afzonderlijk arrest gewezen in de zaak tegen KPN en in die tegen Plumettaz. In beide zaken heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd.

1.8. Tegen beide arresten heeft BT bij één dagvaarding - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Inhoudelijk heeft het middel alleen betrekking op de beslissingen in conventie. KPN en Plumettaz hebben gezamenlijk geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Partijen hebben hun standpunt schriftelijk laten toelichten, met re- en dupliek.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. Uit de wederzijdse toelichting en de beschrijving van de stand van de techniek in de inleiding van het BT-octrooischrift valt het volgende op te maken. Telecommunicatieleidingen worden veelal ondergronds aangelegd. Om niet elke keer opnieuw de straat te hoeven openbreken, wordt éénmaal een kabelgoot aangelegd, waarin ruimte is voor (vroeger: koperdraden, thans) glasvezelkabels. Deze ruimte bestaat uit een breed buisvormig kanaal (zgn. "duct") waar meerdere leidingen doorheen kunnen worden getrokken of uit een krans van smallere kanalen (zgn. "subducts"). Nieuwe glasvezelleidingen konden naar de vroegere stand van de techniek door zo'n kanaal worden getrokken met behulp van een trekkoord dat tevoren in de buis was aangebracht of bevestigd werd aan een prop die, voortgeduwd door luchtdruk, in de buis wordt voortbewogen. Een bezwaar van de trekmethode was dat hiermee slechts korte trajecten konden worden overbrugd en dat de te trekken kabel stevig moet zijn omdat, naar mate het traject langer is, grotere trekkracht wordt uitgeoefend op (het voorste eind van) de kabel met kans op beschadiging van de glasvezels (ontstaan van haarscheurtjes e.d.). Daarnaast dreigt beschadiging van de kwetsbare glasvezel door plaatselijke spanningen, in het bijzonder in bochten in het traject. Men kon nu wel de glasvezelkabel versterken met een staaldraad, maar daarmee was het probleem van de plaatselijke spanningen niet verholpen. Ook kon men een glasvezelleiding leggen met een aanzienlijke overcapaciteit om functieverlies van beschadigde glasvezels zoveel mogelijk op te vangen, maar dat was een te dure oplossing. BT heeft gezocht naar een methode om deze problemen te overwinnen.

2.2. Het cassatiemiddel bestrijdt - terecht - niet de maatstaf van uitleg die het hof in rov. 7 voorop heeft gesteld. Het aldaar aangehaalde art. 69 van het Europees Octrooiverdrag (EOV)(6) bepaalt in lid 1, in vertaling:

"De beschermingsomvang van het Europees octrooi of van de Europese octrooiaanvrage wordt bepaald door de inhoud van de conclusies. Niettemin dienen de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van de conclusies."

Dienovereenkomstig schrijft art. 30 lid 2 van de vroegere Rijksoctrooiwet(7) voor, dat het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies(8). De maatstaf van art. 69 EOV is uitgewerkt in een Protocol(9), dat in vertaling luidt:

"Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook mogen uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden."

2.3. In HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 m.nt. DWFV(10), rov. 3.3.1, werd hieromtrent overwogen:

"(...) dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is - teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijzingen voor de wijze waarop die uitleg het in het protocol bedoelde midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden gehouden met de aard van het concrete geval, waaronder ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht."

2.4. Onderdeel 1 opent met de klacht dat het hof voor de uitleg van het BT-octrooi ten onrechte bepalend heeft geacht: de vakkennis van de gemiddelde vakman op de voorrangsdatum van het octrooi. Onderdeel 2 herhaalt de klacht in het bijzonder ten aanzien van rov. 11.14, waar het hof met zoveel woorden de vakkennis van de gemiddelde vakman op de voorrangsdatum bepalend noemt. Volgens het cassatiemiddel had het hof als maatgevend dienen aan te merken: de vakkennis van de gemiddelde vakman op het tijdstip van de inbreuk, althans die op het tijdstip van voorbereiding van de inbreukmakende handelingen, althans die op het tijdstip van de publicatie van de verlening van het octrooi.

2.5. In de cassatiefase gaat het uitsluitend om de beschermingsomvang van het aan BT verleende octrooi, niet om de eis in reconventie. Toch kijk ik eerst even naar de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van een uitvinding. Dáár levert de peildatum geen problemen op. Art. 52 lid 1 EOV bepaalt dat Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. De hoofdregel van art. 54 lid 2 EOV houdt in dat de stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór de datum van indiening van de Europese octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Voor de beoordeling of voldaan is aan de eis van nieuwheid, is dus bepalend: de datum van indiening van de Europese octrooiaanvrage. Een recht van voorrang op grond van een eerdere (nationale) octrooiaanvrage heeft tot gevolg dat de voorrangsdatum (prioriteitsdatum) wordt beschouwd als datum van indiening van de Europese octrooiaanvrage (art. 89 EOV). De andere uitzonderingen op de hoofdregel laat ik hier onbesproken. Voor de inventiviteit geldt de regel van art. 56 EOV: een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Ook daar is dus de datum van indiening van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) bepalend. De regeling van art. 2 ROW 1910 sluit aan bij dit systeem, evenals trouwens de huidige regeling in de art. 2 en 4 ROW 1995.

2.6. Art. 83 EOV luidt: "De uitvinding moet in de Europese octrooiaanvrage zodanig duidelijk en volledig worden beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast" (vgl. art. 22B ROW 1910 en art. 25 ROW 1995). De formulering van het octrooischrift is dus gericht op de deskundige, in het octrooi-jargon: de gemiddelde vakman, die - per definitie op een later tijdstip dan de octrooiaanvraag en a fortiori op een later tijdstip dan de prioriteitsdatum - het octrooischrift bestudeert en de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen. De gemiddelde vakman leest het octrooischrift met in zijn achterhoofd de vakkennis die hij op het moment van lezen heeft. Dat wil overigens niet zeggen dat hij met die vakkennis niet zou kunnen terugredeneren naar het peil waarop de vakkennis van de gemiddelde vakman op een eerder gelegen tijdstip stond.

2.7. De discussie over het maatgevend tijdstip vindt haar oorsprong in de verschillende manieren waarop een uitvinding in een octrooiaanvrage kan worden beschreven. De opsteller van een octrooiaanvrage kan kiezen voor een beschrijving van de uitvinding zoals hij die als toeschouwer concreet voor zich ziet. Te denken valt aan een nauwkeurige beschrijving van bijv. de uitgevonden machine of deursluiting. Octrooiconclusies met kenmerken van dit type worden wel aangeduid als: centraal geformuleerde conclusies. Dergelijke conclusies voldoen aan de eis van art. 83 EOV, maar hebben voor de octrooihouder het bezwaar dat de concurrenten slechts op een klein onderdeel ervan behoeven af te wijken om buiten de letterlijke tekst van het octrooi te vallen. Wil de rechter in zulke gevallen de octrooihouder een redelijke mate van bescherming bieden, dan zal hij niet te strak mogen vasthouden aan de letterlijke tekst van de octrooiconclusie. In Duitsland - waar, mede als gevolg van de wijze van toetsen door de toenmalige nationale octrooiverlenende instantie, veel centraal geformuleerde conclusies voorkwamen - heeft de rechtspraak al vroeg mogelijkheden ontwikkeld om een octrooi ruim uit te leggen door voor de vakman kenbare equivalenten van de beschreven uitvinding mede onder de beschermingsomvang te brengen. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van equivalentie zal de rechter, kijkend door de bril van de gemiddelde vakman, onderzoeken wat de essentie van de beschreven uitvinding (de uitvindingsgedachte) is geweest. Hij zal daartoe teruggaan naar de datum van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) en een vergelijking maken van de beschreven uitvinding met de stand van de techniek op die datum. Vervolgens kan dan de vraag rijzen, of bij de beoordeling van de gestelde equivalentie mag worden acht geslagen op gegevens van ná de datum van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum). Hiertegen wordt in Duitsland het bezwaar geuit, dat een octrooihouder op die wijze onverdiend profijt trekt uit een vooruitgang in de wetenschap en techniek ná de octrooiaanvrage. Vandaar, dat de Duitse rechter equivalentie beoordeelt naar de kennis van de vakman op het tijdstip van de octrooiaanvrage (of, als een beroep op voorrang is gedaan: de prioriteitsdatum). Bertrams heeft de Duitse rechtspraak als volgt samengevat:

"Het maatgevende tijdstip voor de beoordeling van equivalentie in Duitsland is het prioriteitstijdstip van het octrooi. Equivalentie moet worden beoordeeld met de kennis van de deskundige op dat tijdstip. Hierbij speelt de gedachte een rol dat de uitvinder uitsluitend bescherming verdient voor hetgeen hij met zijn octrooi aan het publiek heeft geopenbaard, zodat het equivalentiebereik niet ruimer kan zijn dan hetgeen de deskundige met de kennis op het prioriteitstijdstip als begrijpelijk alternatief aan de inhoud van de conclusies kan ontlenen."(11)

Bertrams noteert dat een consequentie van deze rechtsopvatting is, dat de Duitse rechter een "nogal gekunstelde constructie" heeft moeten toepassen om equivalenten, waarin de concurrent iets inventiefs heeft toegevoegd (m.a.w.: iets wat nog niet bekend was op de aanvraag- c.q. prioriteitsdatum, maar nu ook weer niet zo'n groot verschil maakt dat het geheel in redelijkheid niet langer beschouwd kan worden als een equivalent) tóch onder de beschermingsomvang te brengen(12). Een tweede consequentie is, dat gegevens uit het dossier van de octrooiverleningsprocedure - per definitie daterend van ná de octrooiaanvrage c.q. de prioriteitsdatum - niet gebruikt kunnen worden om de beschermingsomvang te bepalen, tenzij daaruit volgt dat het recht van de octrooihouder gedurende de octrooiverleningsprocedure is beperkt(13).

2.8. De opsteller van een octrooiaanvrage kan ook kiezen voor een meer abstracte wijze van omschrijven van de uitvinding. De octrooiaanvrage vermeldt dan de eigenschappen waaraan stoffen of constructies moeten voldoen om een bepaald technisch probleem langs een bepaalde weg tot een bepaalde oplossing te brengen of geeft een omschrijving van de (technische of natuurwetenschappelijke) functie welke moet worden vervuld om een bepaald technisch probleem langs een bepaalde weg tot een bepaalde oplossing te brengen(14). Beschrijvingen met kenmerken van dit type worden wel aangeduid als: perifeer geformuleerde conclusies. Een dergelijke wijze van beschrijven geeft geen aanleiding tot een ruime uitleg van het octrooi teneinde de octrooihouder een redelijke mate van bescherming te bieden. Integendeel: een perifere wijze van omschrijven nodigt als het ware uit tot het formuleren van onbescheiden "claims" door de octrooiaanvrager. Bij een perifeer geformuleerde conclusie is er geen reden om terug te gaan naar de datum van aanvrage of de prioriteitsdatum: de rechter beoordeelt of het product/de werkwijze van de verweerder op de datum van de gestelde inbreuk de eigenschappen bezit of de functie vervult zoals in het octrooi beschreven. In de Verenigde Staten, waar al vroeg perifeer geformuleerde octrooiconclusies bestonden, houdt de rechtspraak dan ook vast aan de datum van de inbreuk als maatgevend tijdstip(15). De Amerikaanse rechtspraak kent weliswaar ook bescherming van equivalenten, maar beoordeelt de vraag of van equivalentie sprake is aan de hand van de zgn. "function/way/result"-test: wordt hetzelfde technische probleem op wezenlijk dezelfde wijze en met wezenlijk hetzelfde resultaat opgelost? Vermeldenswaard is nog, dat de Engelse rechtspraak i.h.a. vasthoudt aan het tijdstip van de publicatie van de octrooiaanvrage als maatgevend tijdstip(16), maar hierin niet altijd consequent blijkt(17).

2.9. In art. 8 lid 3 van het Verdrag van Straatsburg(18) en het vrijwel gelijkluidende art. 69 lid 1 EOV met bijbehorend Protocol is getracht om, tenminste op Europees niveau, de internationaal uiteenlopende opvattingen over de uitleg van octrooien met elkaar te verzoenen. Genoemd art. 8 lid 3 noch art. 69 EOV met Protocol geven echter antwoord op de vraag, naar welk tijdstip de vakkennis van de gemiddelde vakman moet worden vastgesteld.

2.10. In de vroegere Nederlandse rechtspraak is de regel ontwikkeld dat het aankomt op datgene, waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat(19). Dit geeft nog geen maatstaf naar welk tijdstip de kennis van de gemiddelde vakman moet worden gemeten. In de vroegere Nederlandse doctrine werd wel onderscheid gemaakt tussen een liberale en een historische leer, waarbij de eerste overwegend zou kiezen voor een vast, aan de octrooiverleningsprocedure ontleend, maatgevend tijdstip en de tweede voor een variabel tijdstip zoals het tijdstip van de inbreuk, maar erg duidelijk vind ik het onderscheid niet(20). Pieroen heeft in zijn dissertatie een voorkeur uitgesproken voor een vast maatgevend tijdstip(21) en wel: de eerste datum van het octrooi, d.w.z. de datum van de octrooiaanvrage of, indien een beroep op voorrang is gedaan: de prioriteitsdatum. In navolging van de s.t. ga ik wat dieper op Pieroens opvatting in.

2.11. Pieroen attendeert erop, dat voortschrijdend inzicht van de gemiddelde vakman ná de datum van de octrooiaanvrage niet per se hoeft te leiden tot een voordeel voor de octrooihouder (wanneer, zo voeg ik toe, het toepassingsbereik van de in het octrooi beschreven uitvinding door latere ontwikkelingen veel ruimer blijkt te zijn geworden dan ten tijde van de octrooiaanvrage werd aangenomen), maar evengoed kan leiden tot een nadeel voor de octrooihouder. Hij geeft een voorbeeld (blz. 127-128):

"Het (...) "getter"-octrooi had betrekking op de toepassing van bepaalde, naar eigenschappen gedefinieerde, stoffen als "getter" in gloeilampen. Op de eerste datum meende men algemeen dat de stof kryoliet een van deze eigenschappen miste. De vraag of het gebruik van kryoliet octrooiinbreuk opleverde zou - wanneer de eerste datum het maatgevend tijdstip zou zijn - ontkennend beantwoord moet[en] worden. Later werd evenwel ontdekt dat kryoliet de bewuste eigenschap wel bezat. Wanneer dit latere tijdstip maatgevend zou zijn, zou de inbreukvraag bevestigend beantwoord moeten worden. Hier leidde de keuze voor het latere tijdstip van beoordeling tot een ruimere beschermingsomvang. Het omgekeerde geval is ook denkbaar en zou zich hier voorgedaan hebben wanneer men aanvankelijk gemeend zou hebben dat kryoliet de bewuste eigenschap wel bezat en later zou zijn vastgesteld dat zij ontbrak."

Pieroen heeft er bezwaar tegen, dat, afhankelijk van de toevallig heersende technische/wetenschappelijke inzichten, een inrichting of werkwijze op het ene moment wél en op het andere moment niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Naar zijn mening verdient de eerste datum van het octrooi de voorkeur "omdat op die datum vastligt met welke uitvinding de techniek wordt verrijkt en al het andere wat de vakman op een later tijdstip omtrent deze uitvinding aan het octrooi of de aanvrage kan ontlenen, niet aan de uitvinder maar aan anderen te danken is" (blz. 717)(22).

2.12. In het kader van de World Intellectual Property Organization (WIPO)(23) is in 1991 onderhandeld over een mondiaal harmonisatievoorstel. Het voorbereidend comité had een art. 21 voorgesteld, waarvan het eerste lid aansluit bij de maatstaf van art. 69 EOV. In een tweede lid werden equivalenten geregeld op een wijze die de Amerikaanse rechtsopvatting (2.b-i) combineerde met de Duitse (2.b-ii) Het voorgestelde tweede lid luidde, voor zover van belang(24):

"2. Equivalents

(a) Notwithstanding paragraph (1)(b), a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed in the claim but also equivalents.

(b) An element ("the equivalent element") shall generally be considered as being equivalent to an element as expressed in a claim if, at the time of any alleged infringement, either of the following conditions is fulfilled in regard to the invention as claimed:

(i) the equivalent element performs substantially the same function in substantially the same way and produces substantially the same result as the element as expressed in the claim, or

(ii) it is obvious to a person skilled in the art that the same result as that achieved by means of the element as expressed in the claim can be achieved by means of the equivalent element."

De toelichting op het voorstel (congresverslag blz. 88) vermeldt nog:

"The phrase 'at the time of any alleged infringement' may be regarded as meaning at any time during the occurence of the alleged infringement or only at the start of the alleged infringement".

Over het maatgevend tijdstip is tijdens de conferentie slechts kort gesproken. In de vergadering werd opgemerkt dat het voorbereidend comité van deskundigen het maatgevend tijdstip niet al te precies heeft willen vastleggen. De conferentie heeft geleid tot een voorkeur voor de formulering: at the time of the preparation of acts leading to an alleged infringement, maar dat lijkt mij slechts een gradueel verschil met het oorspronkelijke voorstel(25). Om thans niet terzake doende politieke redenen heeft de WIPO-conferentie niet tot het sluiten van een verdrag geleid(26).

2.13. H.M.E. Bertrams beschouwt het zojuist genoemde WIPO-voorstel als de neerslag van wat op dit moment mondiaal haalbaar is. Zij bepleit op die grond dat de nationale rechtspraak zich inhoudelijk naar het WIPO-voorstel zal richten, óók voor wat betreft het maatgevend tijdstip(27). Zij noemt als voor- en nadelen van de diverse stelsels:

"Een argument voor de keuze van het prioriteits- of verleningstijdstip is dat dan slechts materie in de beoordeling kan worden betrokken die tevens de octrooiverlenende instantie ter beschikking stond. Bij dit uitgangspunt krijgt de octrooihouder bescherming voor de uitvinding, zoals deze door de octrooiverlenende instantie is verleend met de kennis van de stand van de techniek op dat tijdstip. Het zou anders mogelijk zijn aan een uitvinding een ruimere invulling te geven dan de octrooiverlenende instantie bij de verlening voor ogen stond. Tijdens de duur van het octrooi verandert namelijk de kennis van de deskundige en daarmee de wijze waarop de in het octrooi beschreven uitvinding wordt begrepen.

Het onverminderd vasthouden aan het principe dat al hetgeen na de vaste datum bekend is geworden buiten de bescherming dient te vallen, kan echter onredelijk zijn ten opzichte van de octrooihouder. (...) In landen waar voor een vast beoordelingstijdstip is gekozen heeft men constructies moeten bedenken om na het vaste tijdstip bekend geworden equivalenten alsnog onder de beschermingsomvang van het octrooi te laten vallen.

Indien wordt gekozen voor het variabele tijdstip, waardoor na de verlening bekend geworden gegevens zonder meer onder de beschermingsomvang kunnen vallen, dan profiteert de octrooihouder soms te zeer van de verdiensten van anderen. Bovendien zou de keuze voor variabel tijdstip de rechtszekerheid nadelig kunnen beïnvloeden." (diss., blz. 31).

Haar dissertatie is o.m. besproken door J.H.J. den Hartog, die voorstelt in voorkomende gevallen vast te stellen of alle kenmerken in een conclusie ten minste op equivalente wijze worden vervuld; de equivalentie te beoordelen op het tijdstip van (voorbereiding van) inbreuk middels de function/way/result-test(28).

2.14. Omtrent de internationale ontwikkelingen valt nog te melden dat de Commissie van de E.G. op 1 augustus 2000 een voorstel heeft gedaan voor een Verordening betreffende het Gemeenschapsoctrooi. Deze ontwerp-Verordening levert voor het onderhavige vraagstuk geen nieuw gezichtspunt op(29). Het TRIPs-verdrag geeft in de artikelen 27-30 regels voor octrooien. Het verdrag bevat geen uitlegregel voor octrooien, dus ook geen regel over het maatgevend tijdstip. Art. 29 lid 1 biedt de lid-staten wel een handvat om geschillen over de reikwijdte van een octrooi te voorkómen: zij kunnen aan een octrooiaanvrage de eis stellen dat de aanvrager de beste wijze van toepassing van de uitvinding aangeeft die de uitvinder bekend is op de datum van indiening van de aanvrage.

2.15. Het arrest inzake Ciba Geigy/Oté heeft de leer van het wezen van de uitvinding niet geheel opzij gezet, maar ingekaderd in de maatstaf van art. 69 lid 1 EOV. Uit dat arrest, hierboven reeds geciteerd, valt geen voorkeur van de Hoge Raad af te leiden voor hetzij het tijdstip van (voorbereiding van) de inbreuk hetzij een aan de octrooiverleningsprocedure gekoppeld vast tijdstip als maatgevend tijdstip. Ik durf voor de beantwoording van de onderhavige rechtsvraag geen consequenties te verbinden aan rov. 3.4.1 van dat arrest. Het ging in die overweging om het gebruik van gegevens uit het verleningsdossier, dus gegevens daterend van ná de prioriteitsdatum. Volgens die overweging mogen zulke gegevens wel worden gebruikt (dus de prioriteitsdatum zou niet bepalend zijn?), maar is terughoudendheid op haar plaats wanneer het gaat om gebruik in het voordeel van de octrooihouder (dus de prioriteitsdatum zou wel het uitgangspunt zijn?). Al dan niet beïnvloed door de opvatting van Pieroen, lijkt het Haagse hof te kiezen voor de datum van octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) als het maatgevende tijdstip. Rov. 11.14 duidt daarop, maar bijv. ook hof 's-Gravenhage 12 september 1996, BIE 1997, 63, rov. 10.20:

"De rechtszekerheid zou op onaanvaardbare wijze in het gedrang komen als geoordeeld zou worden dat na de octrooiaanvrage door inventieve inspanning ter beschikking gekomen equivalente amplificatiemethoden onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen, terwijl de uitvinder zelf niet heeft onderkend dat andere cyclische amplificatiemethoden dan de enige in het octrooischrift genoemde, in de geoctrooieerde werkwijze zouden kunnen worden toegepast."

2.16. De lezer kan zich nog afvragen, welke betekenis in dit verband toekomt aan rov. 3.3 van HR 9 februari 1996, NJ 1998, 2 m.nt. DWFV (Spiro/Flamco)(30):

"dat ingevolge art. 51 lid 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat een uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als bedoeld in art. 2A ROW, en daarom in zoverre niet had behoren te worden verleend, partieel nietig kan worden verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5 terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, is zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden."(31)

Heeft de Hoge Raad hiermee gekozen voor de datum van de octrooiaanvrage c.q. de prioriteitsdatum als maatgevend tijdstip voor het bepalen van de kennis van de vakman? M.i. is dit niet het geval. Art. 69, tweede lid, EOV bepaalt aan het slot dat het Europees octrooi zoals dit is verleend of is gewijzigd tijdens de oppositieprocedure met terugwerkende kracht de beschermingsomvang van de aanvrage bepaalt, voor zover deze niet wordt uitgebreid. In Nederland bestaat eenzelfde regel in art. 51 ROW 1910 resp. art. 50 lid 1 ROW 1995. Na een partiële nietigverklaring, die terugwerkende kracht heeft, moet de vakman, die de beschermingsomvang wil vaststellen van hetgeen er nog is overgebleven van het octrooi, teruggaan naar de datum van de octrooiaanvrage c.q. de prioriteitsdatum. Per die datum moet de uitvinding worden gereconstrueerd met behulp van criteria als de nieuwheid ten opzichte van de toenmalige stand der techniek en de inventiviteit. Pas daarna komt de beoordeling van eventuele equivalenten van de aldus gereconstrueerde uitvinding aan de orde. Mijns inziens ligt het antwoord naar Nederlands recht op het in onderdeel 1 en 2 aangesneden vraagstuk dus nog helemaal open(32).

2.17. Na deze inleiding wordt het tijd om kleur te bekennen. Of iemand onrechtmatig heeft gehandeld of niet, wordt in het algemeen afgemeten aan het tijdstip waarop hij handelt. Hetzelfde geldt, wanneer het beweerdelijk onrechtmatige handelen bestaat uit een octrooiinbreuk. Om bij het voorbeeld van Pieroen te blijven: stel dat ten tijde van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) in vakkringen de algemene opvatting heerst dat een lamp met kyroliet onder de beschermingsomvang valt, en deze opvatting door latere algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten wordt achterhaald omdat kyroliet een van de benodigde eigenschappen blijkt te missen, dan lijkt het mij maatschappelijk niet aanvaardbaar om, met de prioriteitsdatum als peildatum voor de kennis van de vakman, de gedaagde wegens octrooiinbreuk te veroordelen op basis van achterhaalde inzichten. Op deze grond lijkt mij, dat de kennis van de vakman op de datum van de inbreuk uiteindelijk maatgevend is. De keerzijde van deze opvatting is, dat in beginsel wordt aanvaard dat het kan gebeuren dat een octrooihouder profiteert van toepassingsmogelijkheden van zijn uitvinding die voor de gemiddelde vakman nog niet waren te voorzien toen de octrooihouder de octrooiaanvrage indiende(33). Leidt deze opvatting tot een maatschappelijk onaanvaardbare bevoordeling van de octrooihouder? Ik meen van niet, omdat op grond van art. 69 lid 1 EOV in verbinding met het arrest inzake Ciba Geiby/Oté door de rechter steeds het midden zal moeten worden gevonden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden.

2.18. Dit laatste verdient enige uitwerking. Aanvaarding van het uitgangspunt dat de datum van de inbreuk (of, als men dat verkiest: de datum van voorbereiding van de inbreuk) bepalend is voor het kennisniveau van de gemiddelde vakman, wil niet zeggen dat aan de datum van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) helemaal geen betekenis meer toekomt. Volgens het arrest inzake Ciba Geigy/Oté dient de rechter - ook thans nog! - onder ogen te zien wat voor de uitvinding wezenlijk is, kort gezegd: wat de achterliggende uitvindingsgedachte is. Het lijkt mij onvermijdelijk, dat de gemiddelde vakman - en indirect: de rechter - daartoe terugblikt naar de datum van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) teneinde de achterliggende uitvindingsgedachte op te sporen, zoekend naar de vooruitgang die de desbetreffende uitvinding heeft opgeleverd ten opzichte van de op die datum bekende stand van de techniek. De datum van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) is dus een factor bij het vaststellen van de claim die de octrooiaanvrager heeft willen leggen. Maar het is niet de enige factor. Het zou, met name in geval van een sterk innovatieve en daarom extra beschermenswaardige uitvinding, de octrooihouder tekort doen wanneer later bekend geworden gegevens bij de beoordeling van equivalentie nooit mogen meetellen. De consequentie van het arrest inzake Ciba Geigy/Oté is m.i., dat de rechter wel acht mag slaan op het wezen van de uitvinding, dus mag terugkijken naar de kennis van de vakman op het tijdstip van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum), maar dat uiteindelijk bepalend is een afweging van een redelijke bescherming van de octrooihouder tegenover het belang van de rechtszekerheid voor derden die van het octrooischrift kennisnemen. Ik geef een fictief voorbeeld. Stel, dat in een octrooiconclusie als kenmerk van een plasticsverwerkende machine is opgenomen dat deze is voorzien van een "mes of ander snijmiddel". Stel dan, dat jaren later een - ten tijde van de octrooiaanvrage onvoorzienbare - techniek in zwang komt waarin plastics met behulp van een laserstraal worden doorgesneden. De rechter kan in een inbreukprocedure komen te staan voor de vraag of zo'n laserstraal een "snijmiddel" is in de zin van het octrooi. In de zienswijze waarin uitsluitend de kennis van de gemiddelde vakman op de datum van de octrooiaanvrage (c.q. de prioriteitsdatum) telt, is er geen sprake van een octrooiinbreuk. In de door mij verdedigde zienswijze heeft de rechter de mogelijkheid om machines met een lasersnijmiddel onder de beschermingsomvang van het octrooi te begrijpen, overigens zonder dat de rechter daartoe verplicht wordt. Of de rechter inderdaad octrooiinbreuk aanneemt, hangt af van een afweging waarin de uitvindingsgedachte wordt betrokken, waarbij de mate van vernieuwing van de uitvinding een rol kan spelen(34), maar ook de rechtszekerheid voor derden.

2.19. De datum van publicatie van de octrooiaanvrage - een andere, in onderdeel 1 voorgestelde peildatum - blijft in deze opvatting van belang, maar niet als beslissend tijdstip voor het beoordelen van equivalentie. Door de publicatie gaat de uitvinding in ieder geval vanaf dat ogenblik(35) deel uitmaken van de openbare stand van de techniek, waarna andere uitvinders, op hun beurt, zich van die stand van de techniek kunnen onderscheiden door weer nieuwe uitvindingen te doen.

2.20. Ik laat de onderdelen 1 en 2 nu even rusten, om eerst de overige klachten te behandelen. Van de zijde van KPN is in twijfel getrokken of BT belang heeft bij haar klacht over het maatgevend tijdstip; dat laat zich beter beoordelen na bestudering van de overige klachten. Voor zover onderdeel 1 tevens dient als algemene inleiding tot de overige klachten, behoeft het onderdeel geen afzonderlijke bespreking.

2.21. Onderdeel 3 heeft betrekking op de begrippen "lightweight and flexible" in conclusie nr. 1 van het octrooi van BT. Op grond van hetgeen in de rov. 9.2 - 9.4 werd overwogen en van de "in het octrooi gelegen tegenstelling tussen enerzijds deze lichte en flexibele en anderzijds die zware en stugge vezelelementen", is het hof in rov. 9.5 tot de slotsom gekomen dat de vakman zal begrijpen dat BT heeft gekozen voor een beperking tot (het installeren van) lichte en flexibele vezelelementen met een doorsnede en een gewicht in de orde van grootte zoals vermeld in het octrooischrift.

2.22. Subonderdeel 3.1 komt neer op de klacht dat het hof in rov. 9.3 ten onrechte is blijven steken in de beantwoording van de vraag wat de vakman in beginsel zal opmaken uit de beschrijving in het octrooischrift van de experimenten van BT en de maten van de daarbij gebruikte vezelelementen (rov. 9.2). Volgens de klacht heeft het hof verzuimd te kijken naar hetgeen de vakman uiteindelijk uit het octrooi zal opmaken wanneer hij niet alleen het verslag van deze experimenten in zijn oordeelsvorming betrekt maar ook de in het subonderdeel aangehaalde passages uit het octrooischrift. Uit die passages valt volgens BT niet anders op te maken dan dat het hier gaat om een betrekkelijk begrip: ("sufficiently lightweight and flexible" ...). Volgens BT ware het octrooi voor de vakman te verstaan als: voldoende licht en buigzaam om door de persluchtstroom meegesleept te worden, ongeacht hoe groot, hoe zwaar of hoe onbuigzaam de vezelelementen uitgedrukt in absolute waarden (grammen, millimeters e.d.) ook mogen zijn.

2.23. Een vergelijking van het bestreden arrest met het oordeel van de Technische Kamer van Beroep (TKvB) van het EOB op dit punt (blz. 22-23) is pikant:

"Although D1 [dat is het BT-octrooi, noot A-G] relates to "light-weight and flexible" fibre members, these properties are to be understood as meaning "sufficiently light-weight and flexible for the blowing method" and may be assessed by a trial and error experiment (see D1, column 2, lines 38 to 63). Moreover, as can be seen from Figure 3, the prior art method also relates to the insertion of "cables" (...) optionally having diameters much larger than the preferred range of 1 to 4 mm (see D1, column 3, lines 44 to 49). Therefore, a skilled person would understand from D1 that in this respect there is hardly an a priori restriction to specific cable properties in the known method but suitability of cables must be tried out in practice."

Vermeldenswaard is ook, dat het meergenoemde WIPO-voorstel in art. 21 lid 4 een voorschrift van uitleg geeft voor die gevallen waarin het octrooischrift voorbeelden vermeldt:

"4. Examples

If the patent contains examples of the embodiment of the invention or examples of the functions or results of the invention, the claims shall not be interpreted as limited to those examples; in particular, the mere fact that a product or process includes additional features not found in the examples disclosed in the patent, lacks features found in such examples or does not achieve every objective or possess every advantage cited or inherent in such examples shall not remove the product or process from the extent of protection conferred by the claims."

2.24. Of het verstandig is zozeer af te wijken van het oordeel van de Technische Kamer van Beroep van het EOB staat niet ter beoordeling van de cassatierechter(36). De motiveringsklacht van subonderdeel 3.1 gaat in elk geval niet op, omdat het hof op een inzichtelijke wijze rekenschap aflegt van de reden waarom het tot een ander oordeel is gekomen dan de TKvB en de redengeving dat oordeel kan dragen. In het bijzonder is het hof niet blijven steken in de indruk welke de vakman die het octrooischrift leest overhoudt na lezing van de beschrijving van de experimenten van BT en welke experimenten slechts vezelelementen betroffen met een doorsnede en een gewicht tot bepaalde waarden (rov. 9.2). Het hof heeft de hypothetische vakman immers verder laten lezen in het octrooischrift en heeft gewezen op de beschrijvingsinleiding (rov. 9.4) en op de verschillende orden van grootte van optische vezelelementen die destijds reeds bekend waren (rov. 9.3). In de gedachtegang van het hof heeft de werkwijze van KPN betrekking op een geheel andere categorie vezelelementen dan die welke in het octrooischrift worden bedoeld. Het hof gaat ervan uit, dat KPN uitsluitend glasvezelkabels installeert met een doorsnede van minstens 9 mm en een gewicht van tenminste ca. 66 g/m (rov. 12.2). Daarbij komt, dat de motivering van het hof is uitgediept in de rov. 11.8 en 11.9. De in subonderdeel 3.1 bedoelde passages uit het octrooischrift ("sufficiently" enz.) worden daar door het hof in zijn oordeel betrokken. Ik leid hieruit af, dat het hof ruimte heeft willen laten voor de door BT verdedigde interpretatie van "lightweight and flexible" als relatieve begrippen (te weten: voldoende licht en buigzaam om door de luchtstroom meegesleept te worden), maar deze begrippen nu ook weer niet zó ruim heeft willen uitleggen dat in het BT-octrooi geen enkele beperking meer gelegen zou zijn m.b.t. het type vezelelementen (naar grootte, zwaarte en buigzaamheid). Subonderdeel 3.1 leidt daarom niet tot cassatie.

2.25. Subonderdeel 3.2 is gericht tegen het argument dat het hof in rov. 9.4 ontleent aan de beschrijvingsinleiding van het BT-octrooi. Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat de omstandigheid dat de uitvinder in de inleiding van zijn octrooischrift op zoek zegt te zijn geweest naar een methode om één of meer lichtgewicht buigzame vezelelementen te installeren, niet per se betekent dat de uitvinding niet mede bruikbaar zou kunnen zijn voor het installeren van andersoortige vezelelementen: de uitvinder kan bij toeval méér hebben ontdekt dan dat, waarnaar hij eigenlijk op zoek was. Het komt mij evenwel voor dat de klacht de betekenis van rov. 9.4 overschat. Het gaat in 's hofs redenering slechts om een bijkomend argument. De vakman die het octrooischrift leest kan aan de beschrijvingsinleiding consequenties verbinden voor zijn interpretatie van de daarop volgende octrooiconclusies. Onbegrijpelijk is de motivering niet. Subonderdeel 3.2 leidt daarom niet tot cassatie. Subonderdeel 3.3 richt zich tegen de slotsom die het hof in rov. 9.5 aan het voorafgaande verbindt en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

2.26. Onderdeel 4 heeft betrekking op het begrip "propelled along the pathway by fluid drag of a gaseous medium" in conclusie nr. 1 van het BT-octrooi. Hiermee komen wij aan het discussiepunt, of de werkwijze van KPN zich onderscheidt van de in het BT-octrooi omschreven werkwijze doordat KPN glasvezelleidingen installeert door middel van duwkracht gecombineerd met een persluchtstroom en de beschreven methode van BT alleen maar gebruik maakt van een persluchtstroom. In de opvatting van BT maakt KPN gebruik van de in het BT-octrooi omschreven werkwijze waarbij motor-aangedreven rollen de glasvezelleiding over enigerlei afstand in de buis brengen waarna de persluchtstroom het transport van de leiding door het kanaal overneemt. Volgens BT berust de geoctrooieerde werkwijze dus op een combinatie van duwen en blazen, evenals de werkwijze van KPN. BT staat in haar opvatting niet alleen: de president in kort geding had op 31 maart 1994 in rov. 17 van zijn (later om formele reden vernietigde) vonnis zelfs aangenomen dat de werkwijze, waartoe de apparaten van Plumettaz dienen, letterlijk onder conclusie nr. 1 van het BT valt. Zie ook blz. 20 - 23 van de beslissing van de Technische Kamer van Beroep van het EOB.

2.27. De vaststelling van wat de vakman in een octrooischrift leest, is feitelijk van aard en als zodanig in cassatie onaantastbaar. Het onderdeel beperkt zich dan ook tot klachten over de motivering. Subonderdeel 4.1 maakt bezwaar tegen de gevolgtrekking in rov. 10.4, dat - om de werkwijze van KPN onder conclusie nr. 1 van het BT-octrooi te doen vallen - nodig is dat de in te brengen vezelleiding uitsluitend door de persluchtstroom wordt voortbewogen. BT voert aan dat voor de lezer duidelijk moet zijn dat een luchtstroom op zichzelf niet voldoende is om een optische vezelleiding in een kanaal te installeren; de geoctrooieerde uitvinding impliceert dat het te installeren vezelelement tot enigerlei lengte in het kanaal wordt geduwd. De omschrijving in het BT-octrooi voorziet daar ook in: het subonderdeel verwijst naar kolom 8, regel 24 e.v.:

"The optical fibre member 46 is pushed through the inlet end 43 of the feedhead into the bore 44 and onwards into the tube 49. Pushing of the fibre member 46 continues until the surface area of the fibre member which is exposed to the air flow is sufficiently large to produce a drag force to cause the further advance of the fibre member 46 through the tube 49 and the ductlet 12, while the rate of feed is controlled by means of the aforementioned rubber drive wheels 47 and 48."

Subonderdeel 4.2 sluit bij het vorige aan en noemt onbegrijpelijk, op welke grond het hof in rov. 10.5 tot het oordeel is gekomen dat voor de vakman duidelijk is dat in de geoctrooieerde werkwijze duwkracht zoveel mogelijk moet worden vermeden. De aangehaalde passage uit kolom 8 laat zich volgens BT niet anders verstaan dan dat het duwen moet dóórgaan tot de oppervlakte van het vezelelement voldoende ver in het kanaal steekt om het element verder door de luchtstroom te laten meevoeren. Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

2.28. In de rov. 10.2 - 10.4 heeft het hof uiteengezet dat en waarom de vakman in het octrooischrift leest dat trekspanningen - met het daaraan verbonden risico van beschadiging van de optische vezels - moeten worden vermeden (vgl. alinea 2.1 hierboven). Volgens het hof leest de vakman in het octrooischrift dat deze potentieel schadelijke trekkracht wordt vervangen door een - niet schadelijke - meesleepkracht die uniform is verdeeld over het gehele oppervlak van het optische vezelelement in het kanaal. Met andere woorden: in de geoctrooieerde werkwijze wordt niet aan de in te brengen glasvezelkabel getrokken en mogen ook geen plaatselijke trekspanningen optreden. De luchtstroom grijpt de vezelleiding over de volle lengte aan. Tot zover is de motivering begrijpelijk. In de rov. 10.5 en 10.6 zet het hof uiteen dat en waarom de vakman in het octrooischrift leest dat ook een duwkracht moet worden vermeden: kort gezegd omdat bij het aanduwen van lichte en buigzame vezelelementen deze de neiging hebben te gaan dubbelvouwen/opstropen ("buckling"). Ook dat is niet onbegrijpelijk.

2.29. De werkwijze van KPN/Plumettaz berust, in de visie van beide partijen, op een combinatie van duwkracht en meesleepkracht van perslucht. Het hof heeft niet over het hoofd gezien dat óók in de omschrijving van het BT-octrooi (kolom 8) naast de meesleepkracht van de persluchtstroom enige vorm van duwkracht vóórkomt, te weten: de kracht van de motor-aangedreven rollen waarmee de glasvezelleiding in de invoeropening van het invoerapparaat van BT wordt gestoken en, tegelijk met de toegevoegde persluchtstroom, in een bestaand kanaal wordt gebracht. Het hof is namelijk van oordeel dat die duwkracht niet relevant is, omdat in de werkwijze volgens het BT-octrooi het vezelelement direct na het passeren van de trekrollen door de toegevoegde perslucht wordt gegrepen en voortgeblazen. Volgens het hof leest de vakman in het octrooischrift dat, zodra de in te brengen glasvezelleiding de rollen in het BT-invoerapparaat heeft gepasseerd - dus zelfs nog vóórdat de draad in het bestaande kanaal terecht komt - geen duwkracht meer wordt uitgeoefend en duwkracht zelfs moet worden vermeden om "buckling" te voorkómen. De duwkracht die nodig is om het vezelelement in het apparaat te steken en de hydrostatische druk te overwinnen wordt door het hof niet beschouwd als een kracht die nodig is om het vezelelement in het kanaal te verplaatsen (rov. 10.7). Daarmee heeft het hof het standpunt van BT weerlegd, dat het duwen moet doorgaan tot de oppervlakte van het ingestoken vezelelement voldoende ver in het kanaal is om het element door de luchtstroom te laten meevoeren. De motivering kan dit feitelijke oordeel dragen en voldoet aan de vereiste mate van inzichtelijkheid.

2.30. De subonderdelen 4.3 en 4.4 vormen een uitwerking van de vorige klacht. In figuur 7, welke deel uitmaakt van het octrooischrift van BT, wordt getoond hoe het vezelelement in het kanaal komt. De afbeelding toont hoe de optische vezelleiding in een opening van het invoerapparaat wordt gestoken en tussen twee door een motor aangedreven rollen in een buis wordt gevoerd waar, direct na het passeren van de rollen, perslucht wordt toegevoegd waarna de vezelleiding en de perslucht via een verbindingsstuk het invoerapparaat verlaten en in het bestaande kanaal terechtkomen. Het hof miskent niet dat de rollen enige vorm van duwkracht uitoefenen, maar beschouwt die duwkracht als irrelevant. Daarop stuiten de subonderdelen 4.3 en 4.4 af. De slotsom is dat onderdeel 4 niet tot cassatie leidt.

2.31. In rov. 11 heeft het hof een aantal stellingen van BT nader besproken. Subonderdeel 5.1 voert tegen rov. 11 de algemene klacht aan, dat het hof miskent dat het niet gaat om de vakkennis van octrooihouder BT zelf maar om die van de gemiddelde vakman. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Niet alleen uit de vooropstelling in rov. 7, maar ook uit rov. 11 zelf blijkt uitdrukkelijk dat het hof de kennis en het inzicht van de gemiddelde vakman tot richtsnoer neemt (zie rov. 11.3, 11.8 en 11.14). Waar het hof in rov. 11 aandacht besteedt aan het kennisniveau van BT geschiedt dit uitsluitend om aan te geven dat het inzicht van de gemiddelde vakman niet hoger is dan dat van BT zelf.

2.32. Subonderdeel 5.2 richt een motiveringsklacht tegen rov. 11.8. Het hof acht niet aannemelijk dat de vakman een vezelelement zal kiezen met een aanzienlijk grotere diameter en gewicht dan in het BT-octrooi beschreven of zich zal laten leiden door het aldaar gepresenteerde model, omdat de vakman volgens het hof weet dat BT zélf zulke vezelelementen niet geschikt heeft bevonden om deze te installeren met de blaasmethode volgens het BT-octrooi. De klacht houdt in, dat het hof niet duidelijk maakt waar de gemiddelde vakman op de - in dit subonderdeel opengelaten - beslissende datum die wetenschap vandaan haalt.

2.33. De verklaring van Cassidy (de uitvinder van de BT-methode, geciteerd in rov. 11.4) is gedateerd 12 december 1986 en kan chronologisch geen deel uitmaken van de vakkennis van de gemiddelde vakman op een eerder gelegen datum (zoals de prioriteitsdatum, 8 november 1982). De inhoud van die verklaring - waarin Cassidy de experimenten beschrijft die hij voor BT heeft uitgevoerd in 1981/82 en die tot het BT-octrooi hebben geleid en waarmee Cassidy naar zijn zeggen in mei 1983 naar buiten is getreden - kan echter wél bijdragen tot de vaststelling van hetgeen bekend was op een eerdere datum: indien men, zoals het hof in rov. 11.6 doet, aanneemt dat de kennis van de gemiddelde vakman in elk geval niet uitging boven die van BT zelf, heeft men gedeeltelijk al een beeld van de toenmalige kennis van de gemiddelde vakman. Het hof vermeldt aan het begin van rov. 11.8 een aantal passages uit het octrooischrift waaruit het hof kennelijk afleidt dat de lezende vakman moet begrijpen dat de methode van BT niet voor iedere willekeurige glasvezelleiding geschikt is: "provided" enz. De redenering van het hof is kennelijk deze, dat de vakman in het octrooischrift een waarschuwing leest dat de beschreven methode slechts voor een beperkte categorie vezelelementen geschikt is: kiest men een vezel met een diameter en gewicht binnen het aangegeven gebied, die volgens de gegevens van het octrooi nog niet eerder is toegepast, dan kan men gebruik maken van de in het octrooi aanbevolen trial and error-methode. Dat de vakman een vezel buiten het aangegeven gebied zal kiezen, acht het hof niet aannemelijk. Met andere woorden: in de redenering van het hof gaat het niet om voorbeelden van toepassing van de uitvinding die de lezende vakman tot het oordeel brengen dat dezelfde uitvinding ook in andere situaties kan worden toegepast, maar om een beschrijving van de beste wijze van de toepassing van de uitvinding die bekend was op de datum van indiening van de octrooiaanvrage. Deze brengt de lezende vakman tot de slotsom dat, indien hij de beschreven blaasmethode ook voor andersoortige kabels wil gebruiken, hij zélf een oplossing zal moeten bedenken. De slotsom is dat de klacht geen doel treft.

2.34. Subonderdeel 5.3 bevat een motiveringsklacht over de tweede alinea van rov. 11.14 (de eerste alinea werd aangevallen in onderdeel 2). Het hof constateert hier dat het voorbeeld, genoemd in kolom 7, regels 9 - 17, van het BT-octrooi (zie rov. 11.11), aan de lezer niet méér openbaart dan dat duwen in wezen vanaf het begin moet worden vermeden en dat vanaf het begin de meesleepkracht van de luchtstroom voldoende is om het vezelelement te verplaatsen, zoals eerder in het arrest aangegeven. Dit laatste slaat kennelijk terug op rov. 10. Het hof bedoelt hiermee te zeggen (i) dat het octrooischrift aan de vakman duidelijk maakt dat duwen (afgezien van de door het hof irrelevant geachte duwkracht om de vezelleiding in het invoerapparaat te steken en de hydrostatische druk te overwinnen) vanaf het begin moet worden vermeden en dat - reeds vanaf het begin en dus niet eerst nadat de vezelleiding al een eind in het kanaal is geduwd - de meesleepkracht van de persluchtstroom voldoende is en (ii) dat het in het BT-octrooischrift genoemde voorbeeld de lezer niet méér dan dit openbaart, dus ook niet aan de vakman openbaart dat relevante duwkracht nodig zou zijn. Aldus beschouwd, is de redenering van het hof niet onbegrijpelijk en faalt de motiveringsklacht.

2.35. Subonderdeel 5.4 richt een rechtsklacht tegen rov. 11.15. Volgens BT zou uit het voorbeeld (bedoeld is nog steeds het voorbeeld van kolom 7, regels 9 - 17 van het BT-octrooi) blijken dat de in te brengen vezelleiding met gebruikmaking van de BT-methode over een lengte van 125 tot 155 meter in het kanaal is geduwd. Het hof heeft in rov. 11.15 veronderstellenderwijs aangenomen dat dit juist is en heeft vervolgens vastgesteld dat in dat (veronderstelde) geval de extra duwkracht, die nodig is om een aanvankelijk tekort aan meesleepkracht te compenseren, zowel absoluut (maximaal 0,1 N) als relatief (in verhouding tot de te overwinnen hydrostatische druk en de meesleepkracht van de luchtstroom) te verwaarlozen is. Om die reden heeft het hof aan deze aanname geen betekenis willen toekennen voor de wijze waarop de gemiddelde vakman het octrooischrift leest. Dit oordeel is te zeer verweven met een waardering van de feiten om in cassatie op juistheid te worden getoetst. Het oordeel geeft geen blijk van een onjuiste opvatting van de verdragsrechtelijke en wettelijke regels omtrent de uitleg van octrooien. Het oordeel van het hof behoefde geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn, zodat ook de subsidiaire motiveringsklacht faalt. De slotsom is, dat onderdeel 5 evenmin tot cassatie leidt.

2.36. Thans kom ik terug op de onderdelen 1 en 2 (het maatgevend tijdstip). Hierboven heb ik betoogd dat het hof weliswaar in het kader van zijn onderzoek naar het wezen van de uitvinding mede acht heeft mogen slaan op de vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, maar bij de beoordeling van equivalentie niet categorisch iedere ontwikkeling in de kennis van de gemiddelde vakman tussen de prioriteitsdatum en de inbreukdatum had mogen buitensluiten. Welke consequenties heeft een aanvaarding van deze opvatting voor het thans bestreden arrest? Op het eerste gezicht lijkt deze opvatting te leiden tot een vernietiging van het bestreden arrest, waarna een andere rechter aan de hand van de juiste peildatum opnieuw dient te beoordelen of er sprake is van een inbreuk op het octrooi van BT. Het in cassatie door KPN gevoerde verweer, dat BT bij deze klachten geen belang heeft, dwingt de lezer echter na te gaan wat nu precies het verschil is tussen de kennis van de gemiddelde vakman op het prioriteitstijdstip en die op het tijdstip van de inbreuk en wat het hof met dat verschil heeft gedaan. In navolging van de gedingstukken heeft het hof twee hoofdvragen onderscheiden, kort gezegd: (a) het vereiste van lightweight and flexible en (b) de vraag, of het BT-octrooi naast blazen ook duwen omvat. Met betrekking tot vraag (b) speelt het maatgevend tijdstip in het bestreden arrest uitsluitend een rol in rov. 11.14. In rov. 11.14 heeft het hof het (in rov. 11.13 weergegeven) standpunt van KPN verworpen met de redengeving dat de desbetreffende gegevens dateren van ná de prioriteitsdatum. BT heeft er geen belang bij zich over díe beslissing in rov. 11.14 te beklagen, aangezien die beslissing in het voordeel van BT was. Het maatgevend tijdstip speelt duidelijk wél een rol in de discussie, of het BT-octrooi uitsluitend geschikt is voor lichtgewicht buigzame leidingen, dus voor vraag (a). Een ontwikkeling in de kennis van de gemiddelde vakman tussen de prioriteitsdatum en de inbreukdatum kán hebben geleid tot het inzicht dat de blaasmethode ook geschikt blijkt te zijn voor kabels van een zwaarder en minder buigzaam kaliber; daarover gaat het in de rov. 11.4 - 11.6. Maar wat heeft het voor zin, vraag (a) opnieuw te laten beoordelen na cassatie en verwijzing wanneer het antwoord op vraag (b) definitief in het nadeel van BT is uitgevallen? De rechter na verwijzing zal slechts kunnen constateren dat KPN (duw- en blaasmethode) een andere werkwijze toepast dan die volgens het BT-octrooi (uitsluitend blaasmethode) en zal op die grond de vordering in conventie afwijzen. De uitkomst hangt ervan af, of BT heeft aangevoerd dat (in een ander opzicht dan rov. 11.14) hantering van het ene of het andere maatgevende tijdstip verschil maakt voor de beoordeling van vraag (b). Evenmin als KPN lees ik zo'n stelling in de stukken. De uitkomst van het voorgaande is, dat een gegrondbevinding van de rechtsklacht van de onderdelen 1 en 2 niet noodzakelijk tot vernietiging van het arrest behoeft te leiden(37).

2.37. Over de resterende klachten kan ik kort zijn. De onderdelen 6, 7 en 8 hebben uitsluitend betrekking op het arrest in de zaak tegen KPN (hofrolnr. 96/1208). In de rov. 12 - 14 onderzoekt het hof of KPN inbreuk maakt op het BT-octrooi. Eerst onderzoekt het hof de werkwijze van KPN, vervolgens de apparatuur. Subonderdeel 6.1 bestrijdt de slotsom die het hof in rov. 12.3 verbindt aan de daaraan voorafgaande overwegingen, te weten: de slotsom dat KPN geen gebruik maakt van een kabel die als "a lightweight and flexible optical fibre transmission line" in de zin van het BT-octrooi is aan te merken. Deze klacht deelt het lot van de hierboven behandelde klachten.

2.38. Subonderdeel 6.2 richt een motiveringsklacht tegen rov. 12.4. In feitelijke aanleg had BT, ten bewijze van haar stelling dat KPN een werkwijze gebruikt overeenkomstig het BT-octrooi, gewezen op een uitgave, waarin dr. W. Griffioen, werkzaam bij het toenmalige PTT Research, een beschrijving geeft van de bij KPN gangbare werkwijzen bij het installeren van glasvezelkabels(38). KPN heeft Griffioen om een explicatie verzocht. De verklaring van Griffioen wordt in rov. 12.4 besproken. Het hof spreekt, samenvattend, van diens bijdrage aan de uitvinding waarvoor KPN octrooi heeft aangevraagd, welke uitvinding erop neerkomt dat de massieve, inflexibele transmissielijnen die KPN in de praktijk toepast worden geïnstalleerd in kanalen met behulp van een combinatie van duwkracht en meesleepkracht van perslucht. Het subonderdeel noemt onbegrijpelijk, wat het hof hier bedoelt met "massieve, inflexibele transmissielijnen". Uit de verklaring en het boek van Griffioen zou juist blijken dat de door KPN gebruikte glasvezelkabels wél in enigerlei mate buigzaam zijn.

2.39. Het hof omschrijft in de aangevallen overweging de uitvinding waarvoor KPN octrooi had gevraagd. Als die omschrijving niet klopt, schaadt dat BT niet: over KPN's gepretendeerde uitvinding heeft het hof geen beslissing genomen. Voor zover het middel in rov. 12.4 de vaststelling leest dat KPN uitsluitend "massieve, inflexibele transmissielijnen" gebruikt, wordt uit de contekst duidelijk dat de woorden massief en inflexibel niet letterlijk zijn bedoeld: een massieve onbuigzame leiding kán niet zo in een bestaand kanaal worden geïnstalleerd. Het hof bedoelt kennelijk de standaardkabel van KPN (rov. 12.1), die volgens het hof tot een andere categorie behoort dan de "lightweight and flexible" vezelleidingen waarvan sprake is in het BT-octrooi. De motiveringsklacht treft dus geen doel.

2.40. Subonderdeel 6.3 bestrijdt met een motiveringsklacht de slotsom in de laatste alinea van rov. 12.4, zulks onder verwijzing naar de voorafgaande klachten. Dit subonderdeel deelt het lot van de voorafgaande klachten. Om dezelfde reden missen de voortbouwende motiveringsklachten in subonderdeel 6.4 (gericht tegen rov. 12.5), onderdeel 7 (tegen rov. 13) en onderdeel 8 (tegen rov. 14) zelfstandige betekenis.

2.41. De onderdelen 9 en 10 hebben uitsluitend betrekking op het arrest in de zaak tegen Plumettaz (hofrolnr. 96/1206). Subonderdeel 9.1 bestrijdt, onder verwijzing naar de voorafgaande klachten, de overname in rov. 12.1 van het oordeel dat de door KPN toegepaste werkwijze niet onder de beschermingsomvang van het BT-octrooi valt. De klacht bouwt voort op de onderdelen 6 - 8 en deelt het lot daarvan. Om dezelfde reden missen de voortbouwende motiveringsklachten in subonderdeel 9.2 (gericht tegen de slotsom in rov. 12.5) en onderdeel 10 (tegen rov. 13) zelfstandige betekenis.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

1 Zie rov. 3 - 8 van de bestreden arresten, in samenhang met rov. 2 van het vonnis van de rechtbank d.d. 3 juli 1996.

2 Vgl. art. 7 Rijksoctrooiwet 1910 en art. 87-89 Europees Octrooiverdrag.

3 In rov. 6 is kennelijk bij vergissing het woord "tubular" weggevallen.

4 Eerder had BT al een kort geding gevoerd. Bij vonnis d.d. 31 maart 1994 is aan Plumettaz een verbod opgelegd. Bij arrest van 7 maart 1996 (BIE 1998, 68) heeft het hof te 's-Gravenhage dit vonnis vernietigd en BT wegens gebrek aan spoedeisend belang niet-ontvankelijk verklaard.

5 In feite maken alle partijen gebruik van perslucht, niet van een ander "gaseous medium". Ter wille van de leesbaarheid wordt hierna uitsluitend over perslucht gesproken.

6 Het op 5 oktober 1973 te München totstandgekomen Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, zoals goedgekeurd bij Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 1977, 7; Nederlandse vertaling in: S&J 73-II (1998), blz. 184 e.v.

7 Wet van 7 november 1910, Stb. 313 (Row 1910). Buiten discussie is, dat de op 1 april 1995 in werking getreden Rijksoctrooiwet 1995 in deze zaak niet van toepassing is ingevolge de overgangsbepaling van art. 103 lid 1 Row 1995. Vgl.: rov. 4.3 Rb.

8 Art. 53 lid 2 van de huidige Row 1995 bevat een gelijkluidende bepaling.

9 S&J 73-II (1998) blz. 173, vertaling op blz. 353. Ingevolge art. 164 lid 1 EOV vormt dit Protocol een wezenlijk bestanddeel van het verdrag.

10 Het arrest is ook besproken door J.J. Brinkhof in AA 1995 blz. 511-519; P.L. Reeskamp in Bb 1995 blz. 114-116; H. Wien in NJB 1995 blz. 1035-1039 en J.H.J. den Hartog in BIE 1996 blz. 83-85.

11 H.M.E. Bertrams, Equivalentie in het octrooirecht, diss. 1998, blz. 187-188; zie ook: A.P. Pieroen, Beschermingsomvang van octrooien in Nederland, Duitsland en Engeland, diss. 1988, blz. 507-508; R. Schulte, Patentgesetz (1994), aant. 29 op art. 69 EPÜ.

12 Bertrams, diss. 1998, blz. 147.

13 Vgl. R.E. Ebbink, losbl. Intellectuele Eigendom, OC II, aant. 9 op art. 53 lid 2 ROW 1995.

14 Bijvoorbeeld: de octrooiaanvraag noemt niet als kenmerk: "voorzien van een mes", maar: "voorzien van een snijmiddel".

15 Bertrams, diss. 1998, blz. 120. Zie ook: J.H.J. den Hartog, De beschermingsomvang van octrooien, BIE 1996, blz. 83-85; D.S. Chisum, The Scope of Protection for Patents in Litigation, BIE 1998, blz. 171 e.v., i.h.b. blz. 178.

16 Piroen, diss. 1988 blz. 660; J.H.J. den Hartog, BIE 1996, blz. 84; Ebbink, losbl. Intellectuele Eigendom, Oc II, aant. 16.3 op art. 53 lid 2 ROW 1995.

17 Toen de Court of Appeal op 26 november 1998 de prioriteitsdatum als maatgevend tijdstip nam, overigens zonder nadere motivering, sprong annotator Th. Adam in GRUR Int. 2000, blz. 940 daar onmiddellijk op in.

18 Verdrag van 27 november 1963, Trb. 1964, 173, opgenomen in S&J 73-III. Goedkeuringswet in Stb. 1986, 624. Zie over art. 8 lid 3: MvT goedkeuringswet, TK 1984/85, 19 130 (R 1294), nr. 3 blz. 12; Pieroen, diss. 1988, blz. 102.

19 HR 20 juni 1930, NJ 1930, blz. 1217 m.nt. PS (Tasseron/Philips).

20 Pieroen, diss. 1988, blz. 126-128, 134, 145-150 en 313-319, i.h.b. blz. 317.

21 Pieroen, diss. 1988, blz. 149, herhaald op blz. 717-718.

22 De dissertatie van Piroen is o.m. besproken door C. van Nispen in BIE 1988 blz. 237 e.v. en door J.L.R.A. Huydecoper in NJB 1989 blz. 366 e.v. Zie ook: Huydecoper, Piroen revisited, BIE 1992 blz. 34 e.v. en G. Hamaker in IER 1994 blz. 161 e.v.

23 Het congresverslag is in 1991 door het WIPO uitgegeven als Records of the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty supplementing the Paris Convention as far as Patents are concerned, Vol. I (ISBN 92-805-0382-0). De tekst en commentaar erop zijn te vinden bij Bertrams, diss. 1998, blz. 19-25. Het WIPO-oprichtingsverdrag van 14 juli 1967 is opgenomen in S&J 73-III.

24 Congresverslag blz. 30. Cursivering van mij, A-G.

25 Congresverslag blz. 442-460. Vgl. Bertrams, diss. 1998, blz. 23.

26 Zie: Bertrams, diss. 1998, blz. 20.

27 Bertrams, diss. 1998, blz. 5, 20-31 en 296-297.

28 BIE 1998, blz. 326-327. De andere recensenten gaan niet in op het maatgevend tijdstip. J.L.R.A. Huydecoper in RM Themis 2000, blz. 105 e.v.; Ch. Gielen in IER 1998, blz. 191 e.v.

29 COM (2000) 412, CE 337 (2000) blz. 278 e.v. Zie over dit voorstel ook: H.M.H. Speyart, NTER 2000, blz. 312 e.v. Omdat in het voorstel wordt gestreefd naar een Gemeenschappelijk Gerecht voor intellectuele eigendom (toelichting 2.4.5), is de behoefte aan harmonisatie van de rechtspraak van de diverse nationale rechters minder groot.

30Ook in: BIE 1996, 94 m.nt. Steinhauser en Brinkhof. Het arrest wordt voorts besproken door: J. den Hartog, Partiële nietigheid van een octrooi, BIE 1997, blz. 27-28 en J. van Breda, Partiële nietigheid van octrooien en rechtszekerheid van het publiek, IER 1997, blz. 89-92.

31 Cursivering van mij, A-G. De beslissing werd herhaald in HR 16 februari 2001, RvdW 2001, 54 (rov. 3.3.3).

32 In gelijke zin: Ebbink, losbl. Intellectuele Eigendom, Oc II, aant. 12 op art. 53 lid 2 ROW, in fine.

33 Het gaat hier om een objectieve maatstaf. Dat de uitvinder zélf niet aan de desbetreffende uitvoeringsvariant heeft gedacht, werd reeds in HR 9 november 1990, NJ 1991, 169 m.nt. DWFV, rov. 3.4, niet beslissend geacht.

34 Volgens het arrest Ciba Geigy/Oté moet ook rekening worden gehouden met de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding vernieuwing heeft gebracht. Bij een zgn. pionier-uitvinding laten kenmerken en toepassingsmogelijkheden zich moeilijker in de octrooiaanvrage onder woorden brengen.

35 Zie ook: art. 54 lid 3 EOV.

36 Dit in reactie op de cassatierepliek blz. 2, waar BT betoogt dat de onverenigbaarheid met het oordeel van de TKvB op zichzelf al grond is voor cassatie wegens onbegrijpelijkheid. In het cassatiemiddel is een klacht van deze strekking niet te vinden.

37 Mocht Uw Raad zich niettemin over het maatgevend tijdstip willen uitspreken, dan wordt in een zaak als deze, waarin uiteenlopende nationale rechtsopvattingen tegenover elkaar staan, een internationale rechter die prejudiciële vragen kan beantwoorden, node gemist. In AA 2001, blz. 356-357, doet D.W.F. Verkade naar aanleiding van het HvJ EG-arrest inzake Layher/Assco een suggestie om, ook in octrooizaken, langs een omweg het HvJ EG met prejudiciële vragen te benaderen. Het is mij echter niet gelukt voor het vraagstuk van het maatgevend tijdstip een verdragsrechtelijk aanknopingspunt te vinden, waarover een uitspraak van het HvJ EG kan worden uitgelokt.

38 W. Griffioen, Installation of optical cables in ducts (1993), overgelegd als productie.