HR, 08-12-2000, nr. C98/375HR

8 december 2000

Eerste Kamer

Nr. C98/375HR

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk ROVER GROUP LIMITED PLC, gevestigd te Birmingham, Engeland,

2. ROVER NEDERLAND B.V., gevestigd te Vianen,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. E.D. Vermeulen,

t e g e n

ROBELCOCAR B.V., gevestigd te Utrecht,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - tezamen verder te noemen: Rover c.s. - hebben bij exploit van 13 november 1997 verweerster in cassatie - verder te noemen: RobelcoCar - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Utrecht en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. RobelcoCar te gebieden om met onmiddellijke ingang elk gebruik, in het bijzonder door

het plaatsen van borden, te staken en gestaakt te houden van het woordmerk “MG” of een daarmee overeenstemmend teken;

2. RobelcoCar te gebieden om met onmiddellijke ingang elk gebruik, in het bijzonder door het plaatsen van borden, te staken en gestaakt te houden van het MG-beeldmerk of een daarmee overeenstemmend teken en/of logo, een en ander op verbeurte van een dwangsom van ƒ 10.000,-- voor iedere overtreding van dit gebod c.q. voor iedere dag of een gedeelte van een dag, dat de overtreding plaatsvindt.

RobelcoCar heeft het gevorderde bestreden.

De President heeft bij vonnis van 11 december 1997 RobelcoCar geboden om met onmiddellijke ingang het gebruik van het MG-beeldmerk of een daarmee overeenstemmend teken en/of logo door middel van een bord op de gevel van het bedrijfspand te staken en gestaakt te houden, bepaald dat RobelcoCar bij overtreding van dit verbod na betekening van dit vonnis een dwangsom verbeurt van ƒ 5.000,--per overtreding van dit gebod en ƒ 1.000,-- voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding wordt gehandhaafd, en voorts bepaald dat de onder 4.2 van het vonnis genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de bodemrechter, voorzover handhaving van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het bevel is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van die overtreding.

Tegen dit vonnis heeft RobelcoCar hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 17 september 1998 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de gevorderde voorzieningen geweigerd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof hebben Rover c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet-verschenen RobelcoCar is verstek verleend.

Rover c.s. hebben de zaak namens haar advocaat doen toelichten door mr. W.D.H. Asser, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan.

(i) Rover Group Limited PLC is rechthebbende op het beeldmerk MG, Benelux inschrijvingsnummer 8697. Rover Nederland B.V. is rechthebbende op het woordmerk MG, Benelux inschrijvingsnummer 559425. Deze merken zijn ingeschreven in de registers van het Benelux Merkenbureau voor de klassen 11 en 12, waarin zich auto’s bevinden.

(ii) Rover Nederland B.V. is een volledige dochtermaatschappij van Rover Group Limited PLC. Rover Nederland B.V. behartigt in Nederland de belangen van Rover Group Limited PLC. Rover Nederland B.V. is de officiële importeur van auto’s van het merk van Rover Group Limited PLC.

(iii) RobelcoCar is een onderneming wier activiteit zich richt op de markt voor oldtimers en in het bijzonder op de handel in en het onderhoud en de reparatie van klassieke MG’s.

(iv) Aan de gevel van het bedrijfspand van RobelcoCar is een groot bord aangebracht waarop het beeldmerk MG is weergegeven met daaronder en ermee verbonden een bord met de woorden AUSTIN HEALEY. Het beeldmerk MG is in rood op een witte ondergrond uitgevoerd, het bord met de woorden AUSTIN HEALEY heeft witte letters op een blauwe ondergrond.

(v) Bij brief van 15 september 1997 hebben Rover c.s. RobelcoCar verzocht het gebruik van het beeldmerk te staken. Daarbij is tevens verzocht een onthoudingsverklaring ondertekend te retourneren.

(vi) Bij brief van 9 oktober 1997 is RobelcoCar opnieuw gesommeerd een onthoudingsverklaring ondertekend te retourneren. RobelcoCar heeft geen onthoudingsverklaring ondertekend.

(vii) Het beeldmerk en het woordmerk MG (Morris Garages) was in de periode van 1924 - 1980 het merk van een befaamde Engelse sportauto, een open two-seater met een karakteristiek uiterlijk. De bekendste types MG zijn de Midget, de MGA, MGB en MGC.

(viii) In 1980 besloot de toenmalige fabrikant van de MG, British Leyland/BL Cars, de productie van MG-sportauto’s te staken. Dit besluit is publiekelijk afgekondigd. Vanaf dat jaar zijn deze MG’s niet meer fabrieksmatig geproduceerd.

(ix) In de daarop volgende periode hebben ondernemingen die zich (onder meer) toeleggen op verkoop, onderhoud, reparatie en restauratie van de klassieke MG-auto’s in ieder geval in Nederland, Duitsland en Engeland in reclame voor hun commerciële activiteiten gebruik gemaakt van het beeldmerk MG en het woordmerk MG.

(x) Bedoelde ondernemingen behoren niet tot een dealerorganisatie van de fabrikant van de klassieke MG-auto's.

(xi) In de periode na het beëindigen van de productie van MG-auto’s, is door de merkhouders niet opgetreden tegen gebruik van het beeldmerk of het woordmerk MG in reclame-uitingen van derden als hiervoor onder (iv) en (ix) bedoeld.

(xii) In de jaren ’90 heeft Rover Group Limited PLC besloten weer two-seater sportauto’s onder het merk MG te gaan produceren. Een publicatie van Rover Group Limited PLC houdt in dit verband onder meer in: “(...) that the classic heritage and emotional appeal of the MG name would once more give us an opportunity to lead the sports car sector (...)” en voorts: “(...) to recreate a legend.”

(xiii) Het besluit van Rover om weer MG-sportauto's te gaan produceren heeft geleid tot ontwikkeling en productie door Rover van een nieuw type, de MGF, dat in 1997 op de Nederlandse markt is gebracht.

(xiv) De rechten van Rover c.s. op de hiervoor bedoelde merken zijn niet vervallen.

3.2 De inzet van dit kort geding is het hiervoor in 3.1 onder (iv) beschreven bord met het MG-beeldmerk. Hetgeen Rover c.s. hebben gevorderd laat zich aldus samenvatten dat RobelcoCar zal worden bevolen om (1) elk gebruik van het MG-woordmerk, in het bijzonder door het plaatsen van borden met het woordmerk MG, te staken en (2) elk gebruik van het MG-beeldmerk, in het bijzonder door het plaatsen van borden waarop het MG-beeldmerk voorkomt, te staken. De President heeft RobelcoCar bevolen om met onmiddellijke ingang het gebruik van het MG-beeldmerk of een daarmee overeenstemmend teken en/of logo door middel van een bord op de gevel van het bedrijfspand te staken en gestaakt te houden.

3.3 Het Hof heeft de vorderingen van Rover c.s. echter alsnog afgewezen. De overwegingen die het Hof hiertoe hebben geleid, laten zich als volgt samenvatten. Het Hof stelt voorop dat RobelcoCar met het op de gevel van haar bedrijfspand aangebrachte bord, waarop het beeldmerk MG is afgebeeld, gebruik maakt van dit beeldmerk als gevelreclame. Dit gebruik is, zoals volgt uit art. 13 A lid 2 BMW, gebruik van het merk in de zin van art. 13 A lid 1 (rov. 4.20 - 4.21). De kern van het geschil is of RobelcoCar door het onderhavige gebruik van de MG-merken inbreuk maakt op de rechten van Rover c.s. op deze merken (rov. 4.19). Voor de beoordeling van deze vraag moet het arrest BenGH 20 december 1993, zaak A 92/5, NJ 1994, 638 (Mercedes Benz/Haze) tot richtsnoer worden genomen. Dit arrest, dat volgens het Hof ook voor het sinds 1 januari 1996 geldende merkenrecht van belang is, geeft immers regels voor de beoordeling van merkgebruik door de wederverkoper en anderen die op een in economische zin vergelijkbare wijze gebruik van het merk maken (rov. 4.22). Het Hof stelt vervolgens het belang van RobelcoCar bij handel en onderhoud van auto’s met het merk MG, zonder dat Rover c.s. dit op grond van haar merkrecht kan belemmeren, tegenover het belang van Rover c.s. als houders van de MG-merken. Daaromtrent merkt het Hof op dat het recht van Rover c.s. als houders van de MG-merken niet zodanig mag worden beperkt dat zij machteloos zijn tegenover schade die RobelcoCar aan de merken van Rover c.s. kan toebrengen (rov. 4.24 - 4.25). Voor het antwoord op de vraag waar in dit geval het omslagpunt tussen de tegengestelde belangen van Rover c.s. en RobelcoCar moet liggen, is de beschermingsomvang van de MG-merken van belang (rov. 4.26). Het Hof heeft zich vervolgens begeven in een afweging van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende belangen, en komt in zijn rov. 4.35 tot het oordeel dat Rover c.s. zich niet op grond van hun merkrechten kunnen verzetten tegen het onderhavige gebruik van de merken door RobelcoCar.

Hiertegen keert zich het middel, dat is verdeeld in een aantal onderdelen, genummerd van 2 tot en met 9. Een aantal hiervan is onderverdeeld in subonderdelen.

3.4.1 Subonderdeel 3.1 - onderdeel 2 bevat geen klacht - gaat ervan uit dat het Hof zijn in cassatie bestreden arrest niet heeft gezet in de sleutel van de uitputtingsregel van art. 13 A lid 8 oud (thans lid 9) BMW (hierna art. 13 A lid 8). Het subonderdeel klaagt dat het Hof niet heeft gepreciseerd welke vorm van gebruik van de MG-merken het voor ogen heeft gestaan.

Het Hof is, zoals hiervoor onder 3.3 is overwogen, ervan uitgegaan dat het in het onderhavige geval gaat om reclame voor verkoop, onderhoud en reparatie van, kort gezegd, auto’s die door de merkhouder in het verkeer zijn gebracht. Het Hof neemt voorts, naar blijkt uit hetgeen het overweegt in zijn rov. 4.22, tot leidraad het reeds genoemde arrest BenGH 20 december 1993. Naar 's Hofs oordeel geeft dit arrest regels voor de beoordeling van merkgebruik door de wederverkoper en anderen die op een in economische zin vergelijkbare wijze van het merk gebruik maken. Hierin, gelezen in samenhang met 's Hofs oordeel dat Rover c.s. zich niet kunnen verzetten tegen het onderhavige gebruik door RobelcoCar in het economisch verkeer van deze merken voor haar handel in oldtimers, waaronder klassieke MG's, en de daarmee verband houdende onderhouds-, reparatie- en restauratiewerkzaamheden en -diensten (rov. 4:35), ligt besloten dat RobelcoCar weliswaar in het economisch verkeer gebruik maakt van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven (art. 13 A lid 1 onder a.) maar dat Rover c.s. zich niet tegen dit gebruik kunnen verzetten ingevolge het bepaalde bij art. 13 A lid 8. Het Hof is derhalve, althans in zijn rov. 4.19 - 4.35, ervan uitgegaan dat het gebruik dat RobelcoCar van de MG-merken maakt, gebruik is zoals bedoeld in art. 13 A lid 1 onder a. Het onderdeel mist dan ook feitelijke grondslag en kan daarom niet tot cassatie leiden.

3.4.2 De subonderdelen 3.2 - 3.4 klagen dat het Hof heeft miskend dat het had te onderzoeken of Rover c.s. zich met recht verzetten tegen gebruik van haar merk MG en dat het Hof ten onrechte in zijn rov. 4.23 heeft geoordeeld dat de vraag of RobelcoCar door het onderhavige gebruik van het MG-beeldmerk in de gevelreclame op haar bedrijfspand inbreuk maakt op de rechten van Rover c.s. op het beeldmerk en het woordmerk MG, moet worden gevonden door afweging van de belangen van Rover c.s. als merkhouders tegen die van RobelcoCar en zich vervolgens in een afweging van die belangen heeft begeven.

3.4.3 Het gaat in het onderhavige geval zoals, naar hiervoor onder 3.4.1 is overwogen, het Hof ook tot uitgangspunt heeft genomen, om de vraag of Rover c.s. zich kunnen verzetten tegen gebruik door RobelcoCar van de MG-merken voor verkoop, onderhoud en reparatie van waren die reeds door de houder van het merk in het verkeer zijn gebracht. Voor het antwoord op deze vraag is niet, zoals het Hof heeft geoordeeld, beslissend een afweging van de belangen van de houder van het merk enerzijds en de wederverkoper anderzijds. Het arrest van het Benelux-Gerechtshof, dat het Hof tot richtsnoer heeft genomen, houdt ook niet in dat het antwoord op de evenvermelde vraag moet worden gegeven aan de hand van zodanige belangenafweging. In dit arrest wordt immers verwezen naar het arrest BenGH 6 november 1992, zaken A89/1 en A91/1, NJ 1993, 454. Uit dit laatste arrest volgt dat de totstandkoming van de in het toenmalige art. 13 A lid 3 geformuleerde uitzonderingsregel, die aan de merkhouder het recht onthoudt zich te verzetten tegen het gebruik dat van zijn merk wordt gemaakt bij de verdere verhandeling van door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, berust op een afweging - door de Benelux-wetgever - van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer. 's Hofs oordeel dat de beantwoording van de hier aan de orde zijnde vraag moet worden gevonden aan de hand van een afweging van de belangen van Rover c.s. tegenover die van RobelcoCar geeft dan ook blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Ook afgezien daarvan heeft het Hof een onjuiste rechtsopvatting aan zijn beslissing ten grondslag gelegd. Het heeft immers, naar het in zijn rov. 4.22 overweegt, tot richtsnoer genomen hetgeen het Benelux-Gerechtshof heeft overwogen in zijn hiervoor onder 3.3 genoemde arrest van 20 december 1993. Het Benelux-Gerechtshof is echter in zijn arrest van 25 september 2000, zaak nr. A 97/1, RvdW 2000, 201 (BMW/Deenik), naar aanleiding van het arrest HvJEG 23 februari 1999, zaak C-63/97, IER 1999, 16, teruggekomen van het arrest van 20 december 1993.

In zijn arrest van 23 februari 1999 heeft het HvJEG voor recht verklaard:

“Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van art. 5 lid 1 sub a van richtlijn 89/104.

De art. 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104 staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.”

Het Benelux-Gerechtshof heeft vervolgens in zijn arrest van 25 september 2000, in het voetspoor van genoemd arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, als antwoord op vraag (b) voor recht verklaard:

“Indien iemand zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van diens uitsluitend voor bepaalde waren ingeschreven merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij (A) reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verricht met betrekking tot waren die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, dan wel (B) specialist respectievelijk gespecialiseerd is met betrekking tot zulke waren, is zowel in geval (A) als in geval (B) sprake van ander gebruik in de zin van art. 13 A, eerste lid aanhef en onder 2, oud BenMW; aangenomen dat de toestand van de waren niet is gewijzigd, is sprake van gebruik onder zodanige omstandigheden dat aan de merkhouder schade kan worden toegebracht, indien het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de onderneming van de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht en de merkhouder bestaat, en met name dat de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen beide ondernemingen bestaat.

Daaraan heeft het Benelux-Gerechtshof toegevoegd dat het zo-even weergegeven antwoord op de onder (b) gestelde vraag niet anders luidt indien het huidige art. 13 A BMW van toepassing is (rov. 29). Hieraan ligt ten grondslag het oordeel van het Benelux-Gerechtshof dat, nu het huidige art. 13 A BMW ter omzetting van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (89/104/EEG, PbEG L 40) in de Benelux Merkenwet is opgenomen, het door het Benelux-Gerechtshof aan de hand van voormeld arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op vraag (b) gegeven antwoord evenzeer geldt indien het huidige art. 13 A van toepassing is (rov. 21).

De subonderdelen treffen derhalve doel.

3.5 Onderdeel 4 richt een reeks van rechts- en motiveringsklachten tegen ’s Hofs rov. 4.27 - 4.29. In deze rechtsoverwegingen komt het Hof tot de gevolgtrekking dat de feitelijke situatie, zoals door het Hof geschetst in zijn rov. 4.27 en 4.28, met betrekking tot het vermogen van de (MG-)merken als onderscheidingsteken, als herkomstaanduiding en als teken van een kwaliteitsgarantie, leidt tot beperkingen van wat de reclame-functie van deze merken wordt genoemd. De in deze rechtsoverwegingen vervatte oordelen van het Hof moeten worden gelezen in samenhang met 's Hofs rov. 4.26 waar het Hof oordeelt dat voor het antwoord op de vraag waar in dit geval het omslagpunt moet liggen tussen de tegengestelde belangen van Rover c.s. en RobelcoCar de beschermingsomvang van de MG-merken van belang is. Het Hof bouwt hier aldus voort op zijn hiervoor besproken oordeel dat het antwoord op de vraag of RobelcoCar door het onderhavige gebruik van de MG-merken inbreuk maakt op de rechten van Rover c.s. op deze merken, moet worden gevonden aan de hand van een afweging van de belangen van Rover c.s. enerzijds en die van RobelcoCar anderzijds. Zoals voortvloeit uit hetgeen hiervoor onder 3.4.3 is overwogen gaat het Hof met dit oordeel van een onjuiste rechtsopvatting uit. Voorzover het onderdeel hierop gerichte klachten inhoudt is het gegrond. De overige klachten van onderdeel 4 behoeven geen behandeling meer.

3.6 Gegrondbevinding van onderdeel 4 brengt mee dat ook de onderdelen 5, 6 en 7, die op onderdeel 4 voortbouwen, doel treffen.

3.7.1 Onderdeel 8 is gericht tegen 's Hofs rov. 4.41. Subonderdeel 8.1 keert zich tegen de eerste zin van deze rechtsoverweging. Deze zin bouwt voort op ’s Hofs rov. 4.39 en 4.40. In rov. 4.39 overweegt het Hof dat RobelcoCar gebruik maakt van de MG-merken voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Het Hof staat hier derhalve gebruik voor ogen van de MG-merken in de zin van art. 13 A lid 1 onder a of b. Waar het Hof in zijn rov. 4.41 overweegt dat niet aannemelijk is geworden dat door de gevelreclame door RobelcoCar ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de MG-merken, doelt het Hof kennelijk op gebruik van de MG-merken in de zin van art. 13 A lid 1 onder c of d.

Nu het Hof in de bestreden zin voor zijn zo-even vermelde oordeel de beschermingsomvang van deze merken beslissend acht, gaat het Hof kennelijk uit van de beperkte beschermingsomvang van de reclamefunctie van de MG-merken zoals vermeld in zijn rov. 4.29 en 4.30. Aldus oordelende geeft het Hof echter blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De bescherming die de merkhouder aan art. 13 A lid 1 kan ontlenen heeft in zoverre een absoluut karakter dat de rechthebbende zich, binnen de door art. 13 A getrokken grenzen, kan verzetten tegen elk gebruik van het merk door een ander. Het Hof is in de genoemde rechtsoverwegingen echter uitgegaan van een verdere beperking van de beschermingsomvang van de MG-merken. Het subonderdeel treft derhalve doel.

3.7.2 Gegrondbevinding van subonderdeel 8.1 brengt mee dat subonderdelen 8.2 en 8.3 geen behandeling behoeven.

3.8 Onderdeel 9 heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft derhalve geen behandeling.

3.9 Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat 's Hofs arrest niet in stand kan blijven. Cassatie en verwijzing moeten volgen. Na verwijzing dienen partijen de gelegenheid te krijgen hun stellingen aan te passen aan hetgeen het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Benelux Gerechtshof hebben geoordeeld en voor recht verklaard in hun hiervoor onder 3.4.3 genoemde uitspraken van 1999 en 2000.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 17 september 1998;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage;

veroordeelt RobelcoCar in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Rover c.s. begroot op ƒ 711,91 aan verschotten en ƒ 3.500,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president F.H.J. Mijnssen als voorzitter en de raadsheren W.H. Heemskerk, C.H.M. Jansen, J.B. Fleers en O. de Savornin Lohman, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.H. Heemskerk op 8 december 2000.