HR, 14-01-2000, nr. C98/151HR

Rolnr. C 98/151 HR Mr. Langemeijer

Zitting 22 oktober 1999 Conclusie inzake:

de COÖPERATIEVE INKOOPVERENIGING INTERGRO

tegen:

1. INTERBUY (INTERNATIONAL) AG

2. INTERBUY WARENBESCHAFFUNG GmbH

Edelhoogachtbaar College,

In deze merkenzaak wordt gesteld dat een Benelux-depot te kwader trouw is verricht. In cassatie gaat het om de uitleg van art. 4, onder 6 onder b, BMW (wetenschap van de deposant op grond van een rechtstreekse betrekking). Daarnaast speelt een inbreukactie, waartegen het verweer is gevoerd dat het merk van de merkhouder door non-usus is vervallen.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan1:

1.1.1. Sedert 1989 heeft ASKO Deutsche Kaufhaus AG (hierna: ASKO), de moedervennootschap van verweersters in cassatie (hierna gezamenlijk aangeduid als: Interbuy), met de coöperatieve inkoopvereniging Intergro, thans eiseres tot cassatie, onderhandelingen gevoerd over mogelijke vormen van samenwerking.

1.1.2. Op 27 april 1990 heeft Intergro een woordmerk TIP bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd en onder nr. 477378 laten inschrijven voor waren in de klassen 3, 5, 16, 29, 30, 31 en 32.2 Intergro gebruikte dat merk toen niet in de Benelux, noch elders. Ten tijde van Intergro’s depot gebruikte Interbuy het merk TIP in Duitsland voor soortgelijke waren als die waarvoor Intergro deponeerde3.

1.1.3. Op 1 juni 1990 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van ASKO en van Intergro, bij welke gelegenheid afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de exploitatie door Intergro van het merk “O’Lacy’s”. Blijkens het verslag van die bespreking zijn ook de TIP-producten aan de orde geweest4. De [..] voorzitter van de raad van bestuur van ASKO, heeft Intergro toen toestemming gegeven het merk TIP voor producten van Nederlands fabrikaat te gebruiken. Intergro heeft toen verzwegen dat zij dit merk enkele weken tevoren had gedeponeerd. In de loop van 1990 zijn enkele Duitse TIP-produkten, bij wijze van monsterzending, naar Intergro verstuurd.

1.1.4. Op 2 november 1990 heeft Interbuy een (beeld-)merk TIP internationaal gedeponeerd, met gelding ook voor de Benelux, voor de warenklassen 3, 25 en 29; op 5 maart 1992 tevens voor de warenklassen 5, 16 en 30 - 34. Op 24 december 1992 heeft Interbuy een iets gewijzigd (beeld-)merk TIP voor een aantal warenklassen internationaal gedeponeerd5.

1.1.5. Bij brief van 4 augustus 19926 heeft ASKO Intergro verzocht het gebruik van het merk TIP te staken.

1.2. Interbuy heeft Intergro voor de rechtbank te Haarlem gedagvaard en de nietigverklaring gevorderd van het Benelux-depot van Intergro van het merk TIP d.d. 27 april 1990 alsmede de doorhaling van de inschrijving. Voorts heeft zij gevorderd Intergro te bevelen ieder gebruik van de aanduiding TIP of een daarmede overeenstemmende aanduiding te staken en gestaakt te houden voor waren in de klassen waarvoor Interbuy het merk TIP heeft ingeschreven en voor soortgelijke waren. Aan de eerste vordering heeft Interbuy ten grondslag gelegd dat Intergro het depot op 27 april 1990 te kwader trouw heeft verricht in de zin van artikel 4, onder 6 onder b, BMW: het depot is verricht zonder toestemming van Interbuy terwijl Intergro op grond van haar rechtstreekse betrekking tot Interbuy wist dat Interbuy binnen de laatste drie jaren voor het depot het merk TIP in Duitsland voor soortgelijke waren te goeder trouw en op een normale manier gebruikte. Aan de tweede vordering heeft Interbuy ten grondslag gelegd dat Intergro inbreuk op haar merkenrechten maakt.

1.3. Intergro heeft in eerste aanleg tot verweer aangevoerd dat zij van Interbuy toestemming had gekregen tot het gebruik van het merk TIP. Interbuy heeft op dit verweer gerepliceerd dat zij nimmer toestemming heeft gegeven voor depot; de toestemming voor het gebruik van het merk is in ieder geval door de brief van 4 augustus 1992 beëindigd. Verder heeft Intergro betwist dat zij op grond van een “rechtstreekse betrekking” met Interbuy bekend was met een voorgebruik van dit merk door Interbuy in Duitsland. Intergro betoogde dat de woorden “rechtstreekse betrekking” in artikel 4, onder 6 onder b, BMW uitsluitend zien op een (verbroken) arbeids-, vertegenwoordigings-, distributie- of agentuurrelatie; van een dergelijke contractuele relatie is hier geen sprake geweest.

1.4. De rechtbank heeft de vordering bij vonnis van 30 juli 1996 toegewezen, na de verweren van Intergro te hebben verworpen.

1.5. Intergro is in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Amsterdam. Naast haar eerdere verweren, heeft zij in appèl aangevoerd dat Interbuy zelf het merk TIP niet in de Benelux gebruikt en daarom geen redelijk belang heeft bij het inroepen van de nietigheid van het depot van Intergro (zie grief 2; rov. 4.3 hof). Hieraan voegde Intergro toe dat de merkrechten van Interbuy, voortvloeiend uit haar internationale depots (genoemd onder 1.1.4 hierboven), inmiddels wegens non-usus zijn vervallen: zie grief 1; rov. 4.12).

1.6. Het hof heeft bij arrest van 4 december 19977 het vonnis bekrachtigd. In de rov. 4.6 - 4.11 kwam het hof, evenals de rechtbank, tot het oordeel dat het depot van Intergro d.d. 27 april 1990 nietig is aangezien het te kwader trouw is verricht. In de rov. 4.12 - 4.15 verwierp het hof ook het nieuwe verweer in de grieven 1 en 3.

1.7. Intergro heeft - tijdig - cassatieberoep ingesteld. Interbuy heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk toegelicht.

2. Bespreking van de cassatiemiddelen

2.1. Intergro heeft twee middelen van cassatie voorgedragen. Het eerste middel richt zich tegen de beslissing dat de wetenschap inzake het gebruik van het merk TIP, welke Intergro ontleent aan haar onderhandelingen met ASKO, geldt als wetenschap, ontstaan op grond van een “rechtstreekse betrekking” van Intergro met Interbuy in de zin van artikel 4, onder 6 onder b, BMW. De klacht wordt toegelicht met het argument dat er geen (contractuele) rechtsbetrekking heeft bestaan tussen Intergro en Interbuy, maar slechts een precontractueel overleg is geweest tussen Intergro en ASKO, in welk overleg het gebruik van het merk TIP bovendien niet de inzet van de onderhandelingen was (zie de s.t. van Intergro onder 2).

2.2. Artikel 4, aanhef en onder 6, BMW luidt voor zover van belang als volgt8:

“Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

(…)

6. het te kwader trouw verrichtte depot, onder andere:

a. (…)

b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied.”

2.3. Het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen9 wijst erop dat art. 4 beoogt misbruik te voorkómen van de regel (in art. 3) dat het uitsluitend recht ontstaat uit het eerste depot. In artikel 4 worden onder a en b enkele, niet limitatief op te vatten gevallen genoemd waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit. Het gemeenschappelijk commentaar vervolgt:

“a. Het eerste geval is dat van een depot dat wordt verricht, terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de aan het depot voorafgaande drie jaren te goeder trouw een normaal gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied heeft gemaakt, en de toestemming van die derde niet verkregen is. (…)

b. Het tweede geval is dat van het depot, verricht, terwijl men weet, dat een derde te goeder trouw een begin heeft gemaakt met een normaal gebruik buiten het Beneluxgebied op een tijdstip, voorafgaande aan het begin van gebruik door de deposant op het genoemde grondgebied, en zonder toestemming van die derde.

De wetenschap van het gebruik heeft hier dezelfde betekenis als onder a maar hier is bepaald, dat zij uit een rechtstreekse betrekking moet voortvloeien. Met andere woorden - en dit is in tegenstelling tot wat is bepaald voor het normaal gebruik binnen het Benelux-gebied - bescherming van gebruik in het buitenland zal slechts aanwezig zijn in die gevallen, waarin de wetenschap die de deposant van dat gebruik heeft, geen gewone wetenschap is, zoals een ieder zou kunnen hebben, maar een wetenschap, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker in het buitenland heeft gestaan. (…).

Onder gebruik moet in beide gevallen verstaan worden het feitelijk gebruik van het merk zonder dat dit is ingeschreven voor het Beneluxgebied.”

2.4. Aan de totstandkoming van de BMW gaat vooraf het Unieverdrag van Parijs van 1883, zoals nadien gewijzigd10. Art. 6 septies daarvan bepaalt, kort gezegd, dat indien de agent of vertegenwoordiger van een merkhouder in een van de Unie-landen zonder diens toestemming de inschrijving van het merk op zijn eigen naam verzoekt in één of meer Unie-landen, de merkhouder in beginsel het recht heeft zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving respectievelijk de doorhaling daarvan te vorderen11. Art. 4 BMW sluit hierbij aan en het is daarom niet verwonderlijk dat bij de bepaling van art. 4, onder 6 onder b, dikwijls wordt gedacht aan een handelsagent of andere vertegenwoordiger van de merkhouder die het merk van zijn principaal voor zichzelf in de Benelux wil deponeren. Naar de tekst is de bepaling van art. 4, onder 6 onder b, BMW evenwel niet tot de deponerende agent of andere vertegenwoordiger beperkt.

De harmonisatierichtlijn12 biedt hier geen opheldering: art. 3, tweede lid aanhef en onder d, houdt slechts in dat de Lid-Staten kunnen bepalen dat een merk nietig kan worden verklaard indien en voor zover de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2.5. In de vakliteratuur op dit punt wordt - in navolging van het gemeenschappelijk commentaar - benadrukt dat art. 4, onder 6 onder b, spreekt van: “weet” en niet, zoals de bepaling onder a, van: “weet of behoort te weten”. A. Braun, Précis des marques (1995) schrijft in nr. 200: het gaat in art. 4, onder 6 onder b, niet om een wetenschap die iedereen zou kunnen hebben (uit tijdschriften bijv.), “mais bien une connaissance découlant de relations personelles que le déposant a eues avec l’usager antérieur á l’étranger”. Hij beperkt de term relations personelles niet tot contractuele verbintenissen. Het handboek van Gielen en Wichers Hoeth noemt enkele voorbeelden van een rechtstreekse betrekking: een voormalige arbeidsovereenkomst of betrekkingen tussen de buitenlandse voorgebruiker en zijn binnenlandse importeur, agent of distributeur13. Elders schrijft Gielen dat een contractuele relatie tussen voorgebruiker en deposant niet is vereist om te kunnen spreken van een “rechtstreekse betrekking”: “Het woord betrekking is ruim op te vatten; er moet contact geweest zijn”14. Huydecoper concludeert in een uitgebreider bijdrage over art. 4, onder 6 BMW15:

“dat de wetgever zich klaarblijkelijk de “rechtstreekse betrekking” heeft voorgesteld als een betrekking krachtens welke de deposant een bijzondere zorgvuldigheidsverplichting jegens de voorgebruiker op zich nam, bijv. het “klassieke” geval van een relatie van agentuur, distributeurschap o.i.d. Een betrekking die geen bijzondere verplichtingen van zorgvuldigheid of goede trouw meebrengt, behoeft dus geen beletsel voor een Beneluxdepot op te leveren. Men kan daarbij bijv. denken aan het geval dat de deposant in het buitenland een conflict met de gebruiker aldaar over het merk heeft gehad.”

2.6. Rechtspraak waarin een rechtstreekse betrekking werd aangenomen is betrekkelijk schaars. Pres. Rb. Breda, 23 augustus 1991, BIE 1992 nr. 101, IER 1991 nr. 50 blz. 134 m.nt. ChG, nam een rechtstreekse betrekking aan bij een koper die had gekocht van een met de voorgebruiker verbonden derde en die met de voorgebruiker zelf had gesproken over een contractuele relatie. Rb.v.K. Doornik 26 juni 1976, BIE 1976 nr. 68 (blz. 235) betrof het geval van een ex-werknemer van een Canadese dochtermaatschappij van een Amerikaanse moederonderneming als deposant. De Duitse dochtermaatschappij van dezelfde moeder vorderde als voorgebruikster nietigverklaring van dit depot. De rechtbank nam een rechtstreekse betrekking aan16.

2.7. Tussen Intergro en Interbuy is er - althans voor zover blijkt uit het bestreden arrest - vóór 27 april 1990 geen sprake geweest van een (duur)overeenkomst zoals een arbeids-, agentuur-, distributeurs- of een daarmee vergelijkbare verhouding. Of wetenschap, door de deposant verkregen uit onderhandelingen met de buitenlandse voorgebruiker, aangemerkt kan worden als wetenschap, verkregen uit een rechtstreekse betrekking, is een vraag van uitleg die tot dusver nog niet door het Benelux Gerechtshof is beantwoord. Het gemeenschappelijk commentaar stelt niet de eis van een contractuele verhouding. Hoe de grens dan wél moet worden afgebakend, is een rechtsvraag die m.i. op supra-nationaal niveau zal moeten worden beantwoord.

2.8. Een mogelijke complicatie verdient nog bespreking, te weten: de omstandigheid dat Intergro de onderhandelingen niet rechtstreeks voerde met Interbuy (de voorgebruiker in Duitsland) zelf, maar met de moedermaatschappij ASKO. Voor het hof maakt dit geen verschil: door de onderhandelingen met ASKO is Intergro op de hoogte geraakt van het feit dat door de ASKO-groep, waartoe Interbuy behoort, het merk TIP in Duitsland werd gebruikt (rov. 4.7). Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof ervan uitgegaan dat ASKO in de onderhandelingen ook Interbuy vertegenwoordigde17. Voor de vraag of wetenschap is verkregen op grond van een rechtstreekse betrekking, is niet doorslaggevend met welke persoon de onderhandelingen worden gevoerd. De Franse tekst van art. 4, onder 6 onder b, BMW laat zelfs in het midden met wie de betrekking bestaat:

“le dépot effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l’usage normal fait de bonne foi par un tiers (etc.)”.

Bij deze stand van zaken, lijkt mij niet relevant dat de onderhandelingen met de moedermaatschappij ASKO en niet rechtstreeks met de voorgebruikster Interbuy zijn gevoerd.

2.9. Intergro stelt aan het slot van dit onderdeel en in haar s.t. sub 2 voorts dat het gebruik van het merk TIP niet de inzet van de besprekingen was (dat was namelijk het gebruik van het merk O’Lacy’s). Dit deel van de klacht kan m.i. niet tot cassatie leiden. Het hof stelt in rov. 4.13 vast dat Intergro op dat moment (waarmee het hof blijkens de contekst bedoelt: het moment van depot op 27 april 1990) wist dat het merk TIP, waarover partijen onderhandelingen voerden die o.m. ertoe strekten dat het merk TIP ook in de Benelux zou worden gebruikt, door Interbuy in Duitsland met succes werd gebruikt. De juistheid van deze feitelijke vaststelling kan in cassatie niet worden onderzocht18.

2.10. Middel 2 keert zich in vier onderdelen tegen het oordeel van het hof dat Intergro geen beroep toekomt op non-usus door Interbuy (rov. 4.13). Voor alle duidelijkheid: bij de vordering tot nietigverklaring van het depot van Intergro was een geschilpunt of Interbuy belanghebbende in de zin van art. 14 onder C BMW was; volgens Intergro maakte Interbuy misbruik van recht. Het hof heeft in rov. 4.9 en 4.10 - in cassatie onbestreden - dit verweer verworpen en uitgemaakt dat Interbuy belanghebbende bij de nietigverklaring was. In rov. 4.13 daarentegen, gaat het om de vraag of Intergro belanghebbende is: de vordering van Interbuy tot staking van het gebruik van het merk TIP door Intergro is gebaseerd op de stelling dat (na de nietigverklaring van het depot van Intergro) Interbuy de eerste merkhouder in de Benelux is en Intergro dus inbreuk maakt op het merkrecht van Interbuy. Bij memorie van grieven heeft Intergro, naast het verworpen feitelijke argument dat zij toestemming had gekregen, hiertegen ingebracht dat de merkrechten van Interbuy zijn vervallen omdat Interbuy gedurende een tijdvak van 3 jaren19 na het depot in de Benelux geen normaal gebruik van het gedeponeerde merk heeft gemaakt, zonder dat daarvoor een geldige reden was. Een beroep op het verval van een merkrecht wegens non-usus kan worden gedaan door iedere belanghebbende: zie art. 14 onder C BMW. Het hof heeft in rov. 4.13 beslist dat Intergro, vanwege haar onbehoorlijke gedrag in 1990, niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 14 onder C BMW.

2.11. Onderdeel 2.a bevat de klacht dat het hof niet heeft onderzocht, althans dat uit het arrest niet valt op te maken óf het hof heeft onderzocht, of Intergro met haar beroep op verval van het merk van Interbuy misbruik van recht maakt. Volgens de s.t. zou alleen in dát geval Intergro geen belanghebbende kunnen zijn.

2.12. Het Benelux-Gerechtshof heeft in de KIM-zaak overwogen

“dat de bevoegdheid van artikel 14 C niet ertoe strekt een vordering tot vervallenverklaring mogelijk te maken die, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding tussen de merkhouder en degene die bij vervallenverklaring van diens merk een belang heeft, als onbehoorlijk moet worden aangemerkt.”20

Hieruit volgde een verklaring voor recht dat niet als belanghebbende in de zin van art. 14 C BMW kan worden aangemerkt degene die, ook al zijn de in art. 5 onder 3 (oud) BMW gestelde voorwaarden voor het verval van eens anders merk vervuld, door vervallenverklaring van dat merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen. De Hoge Raad heeft hieruit afgeleid dat het Benelux Gerechtshof met de term “onbehoorlijk handelen” doelt op een handelen van zodanige aard dat het neerkomt op misbruik van bevoegdheid, en derhalve op een maatstaf die zwaardere eisen aan de stelplicht stelt dan de maatstaf van goede trouw doet.21

2.13. Het hof heeft in rov. 4.14 overwogen dat Intergro in de relatie tot Interbuy uiterst onbehoorlijk handelde door de vervallenverklaring van de TIP-merken van Interbuy in te roepen. Weliswaar gebruikt het hof niet de term “misbruik van bevoegdheid”, maar de wel gebruikte bewoordingen laten er geen twijfel over bestaan dat het hof hier de juiste maatstaf heeft aangelegd.

2.14. Onderdeel 2.b bestrijdt dat de omstandigheid dat Intergro zich in 1990 onbehoorlijk heeft gedragen tevens inhoudt dat zij thans, door haar beroep in de procedure op verval van het merkrecht van Interbuy wegens non-usus, misbruik van bevoegdheid maakt. Ook deze klacht leidt niet tot cassatie. Of het gedrag van Intergro in 1990 zo ernstig was dat het anno 1997 nog in de weg staat aan een beroep op verval van het merk van Interbuy wegens non-usus, moet worden beoordeeld aan de hand van de bijzondere omstandigheden van het geval. De beoordeling van die omstandigheden is voorbehouden aan het hof, als de rechter die in hoogste instantie over de feiten oordeelt, en kan als zodanig in cassatie niet worden getoetst. Onderdeel 2.c voert in dit verband aan dat Interbuy in elk geval vanaf juni 1992 van het depot van Intergro (d.d. 27 april 1990) op de hoogte was. Voor deze klacht geldt hetzelfde. Anders dan het onderdeel veronderstelt, heeft het hof zijn beslissing niet gebaseerd op het vertrouwen van Interbuy dat Intergro het merk TIP in de Benelux namens Interbuy exploiteerde (dát vertrouwen zal inderdaad niet meer hebben bestaan na de sommatie van 4 augustus 1992), maar, kort gezegd, op de wijze waarop Intergro zich een merk, dat Interbuy voordien met succes in Duitsland exploiteerde, voor de Benelux tot het hare heeft willen maken.

2.15. Onderdeel 2.d klaagt dat het hof zijn oordeel in rov. 4.13 heeft gebaseerd op de toestemming die Interbuy aan Intergro heeft gegeven voor gebruik van het merk TIP, terwijl Interbuy in dit geding juist heeft betwist dat zij daartoe toestemming heeft verleend: het niet-gebruik door Interbuy kan dus niet worden verklaard door de toestemming. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft niet onderzocht of er, in de vorm van zulk een toestemming, een geldige reden22 was voor het niet-gebruik van het merk door Interbuy, maar is niet verder gekomen dan de daaraan voorafgaande vraag of Intergro belanghebbende was in de zin van art. 14 onder C BMW. Middel 2 faalt derhalve in al zijn onderdelen.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof over het in alinea 2.7 van deze conclusie aangeduide onderwerp.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

1 De feiten zijn te reconstrueren uit rov. 3.3 in verbinding met rov. 2 onder b en c van het vonnis in eerste aanleg en uit rov. 4.1 - 4.12 van het bestreden arrest.

2 Het depotbewijs is als prod. 1 gevoegd bij de CvA in eerste aanleg.

3 Het merk TiP wordt ook gecombineerd gevoerd met de slogan: Toll im Preis; zie de producties bij CvR.

4 Prod. 2 bij CvA in eerste aanleg.

5 Het hof noemt deze depots in rov. 4.12. Zie ook het rechtbankvonnis onder rov. 2 sub a. De depotbewijzen zijn overgelegd bij CvR in eerste aanleg.

6 Prod. bij CvR in eerste aanleg.

7 Gepubliceerd in IER 1998, nr. 21.

8 Tekst vanaf 1 januari 1996. De inhoud komt (op de aanhef van art. 4 na) overeen met de voordien geldende tekst.

9 Trb. 1962, 58; ook in: editie S&J nr. 47-I (1996) blz. 29 en 74-75; cursiveringen van mij, A-G.

10 Verdrag van Parijs van 20 maart 1883, editie S & J 73-III.

11 Vgl. art. 8 par. 3 van de - hier niet toepasselijke - Verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk, Pb. EG 1994, L 11/1, editie S & J 47-II blz. 226.

12 Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, PbEG 1989 L 40/1 (ook in editie S & J 47-I blz. 307).

13 Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) nr. 546 (blz. 217); “binnenlandse” hier te lezen als: binnen-Beneluxse.

14 Ch. Gielen, noot onder Pres. Rb. Breda 23 aug. 1991, IER 1991 nr. 50. Zie over art. 4, onder 6, ook: Wichers Hoeth (Gielen/Hagemans, red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (1993) blz. 187-190; Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet (1970) blz. 59: “Hierbij is te denken aan een vertegenwoordigings- of agentuurverhouding, maar zij kan ook een gewone zakelijke relatie zijn”; Dorhout Mees, Nederlands handels- en faillissementsrecht, deel II, Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper en Van Nispen, Industriële eigendom en mededingingsrecht, (1989) blz. 351; T & C Intellectuele eigendom (Hagemans), aant. 9 op art. 4 BMW.

15 J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet (Wim Mak BMM Award 1990). Citaat uit nr. 26. Zie voor rechtsvergelijkende gegevens nr. 8 van die bijdrage.

16 De beide “Cow Brand”-arresten van het BenGH (25 mei 1979, NJ 1981, 192 m.nt. vNH en 21 nov. 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH) betroffen art. 4, onder 6 onder a (dus: binnenlands voorgebruik). Zie verder:

Pres. Rb. ’s-Gravenhage 9 dec. 1986, BIE 1989 nr. 29 (blz. 90): als een “rechtstreekse betrekking” worden niet beschouwd: beweerdelijke contacten op een vakbeurs tussen de directeur van de voorgebruiker en de directeur van de deposant, evenmin als het verzoek van de deposant aan de voorgebruiker om agent te mogen worden.

Rb. ’s-Gravenhage, 10 juli 1991, BIE 1992 nr. 71 (blz. 293): geen rechtstreekse betrekking.

Hof Amsterdam 22 april 1993, te kennen uit: HR 28 okt. 1994, NJ 1995, 196: niet gesteld dat er een rechtstreekse betrekking was.

Rb. ’s-Gravenhage 20 sept. 1995, IER 1995 nr. 39 blz. 218 m.nt. ChG: geen rechtstreekse betrekking, wel depot te kwader trouw.

17 Vgl. pleitnotities Intergro in appèl nr. 30.

18 Daarmee heeft het hof tevens de bewering van Intergro in appèl (pleitnota sub 30) verworpen dat het merk TIP pas in de bespreking op 1 juni 1990 voor het eerst aan de orde kwam.

19 De overgangsbepaling in art. IV van het Protocol van 2 december 1992 tot wijziging van de BMW houdt in dat art. 5 lid 3 (oud) BMW van toepassing blijft voor depots welke vóór 1 januari 1993 zijn verricht.

20 BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299, m. nt. vNH, rov. 28; zie ook rov. 37.

21 HR 5 januari 1990, NJ 1991, 728, m. nt. DWFV

22 In de zin van art. 5 lid 2 (nw) of art. 5 aanhef en sub 3 (oud), BMW.