HvJ EU, 03-09-2015, nr. C-125/14

Kenmerkend voor de onderhavige zaak is het feit dat het oudere gemeenschapsmerk volgens de verwijzende rechter in feite volledig onbekend is bij het relevante publiek in Hongarije. Uiteraard staat het aan de verwijzende rechter om vast te stellen of het in het Verenigd Koninkrijk en in Italië gebruikte Unilever-merk (on)bekend is bij de relevante Hongaarse consument. Hierover wil ik eenvoudigweg opmerken dat zelfs indien het oudere merk in Hongarije niet (of niet zeer) bekend is, dat niet automatisch inhoudt dat het merk bij het relevante publiek in die lidstaat volledig onbekend is.24.

Daarbij is het volstrekt mogelijk dat een ouder gemeenschapsmerk voldoet aan de eerste maar niet aan de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn. Zoals gesuggereerd door een aantal partijen die opmerkingen hebben ingediend, moet om na te gaan of het oudere bekende gemeenschapsmerk in een bepaalde lidstaat ruimere bescherming verdient, een beoordeling worden verricht van de situatie in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op het door het gemeenschapsmerk verleende uitsluitend recht. In het bij de verwijzende rechter aanhangige geding is die lidstaat Hongarije.

In dit verband heeft het Hof, in het arrest General Motors, reeds erop gewezen dat de inschrijving van een jonger merk enkel afbreuk kan doen aan een ouder bekend merk wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van dat merk. Enkel in dat geval kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, een verband worden gelegd tussen de twee merken, zelfs wanneer zij worden gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn.25. Het valt immers te betwijfelen dat aan het oudere merk schade kan worden toegebracht wanneer er in geen enkel opzicht afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van dat merk.

Zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk opmerkt, duidt dat erop dat de kennis van het relevante publiek in de lidstaat van het jongere merk, niettegenstaande het bewijs van bekendheid (in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie maar, zoals ik hierboven heb uiteengezet, niet noodzakelijk in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4, lid 3), van doorslaggevend belang is bij de beoordeling of het jongere nationale merk afbreuk kan doen aan het oudere merk. Het is juist dat kan worden aangevoerd dat die opvatting, met name in het licht van het beginsel van eenvormige bescherming, problematisch is: een ouder bekend gemeenschapsmerk kan in 27 lidstaten, maar niet in de 28e lidstaat ruimere bescherming genieten die ook geldt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn.

Het uitsluitend recht van een houder van een gemeenschapsmerk moet echter, zoals het Hof heeft overwogen in het arrest DHL Express France, in zijn context worden bezien. Dat recht wordt toegekend om die houder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen te beschermen teneinde te verzekeren dat het merk zijn functies kan vervullen. Het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk en bijgevolg de territoriale reikwijdte van dit recht kunnen dan ook niet verder gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden.26. Het is juist dat deze overweging is gegeven in het kader van de beoordeling van de territoriale reikwijdte van een verbod tegen verdere of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk. Niettemin zou een houder van een ouder gemeenschapsmerk, indien die overweging niet in dezelfde mate zou gelden bij inschrijving, zoals de Commissie opmerkt, oppositie kunnen instellen tegen inschrijving van een jonger merk, maar het gebruik ervan niet kunnen verbieden.

In dit verband moet eveneens worden benadrukt dat nationale merken naast gemeenschapsmerken moeten kunnen bestaan.27. Deze co-existentie van twee merkenstelsels zou worden uitgehold indien in het kader van de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn niet het nodige belang zou worden gehecht aan de kennis van het relevante publiek in de lidstaat waarin is verzocht om inschrijving van het jongere merk. Een dergelijke benadering zou voor degenen die enkel op basis van de nationale merkenwetgeving een inschrijvingsaanvraag indienen, ongetwijfeld aanzienlijke kosten met zich brengen (gelet op de kosten om zich ervan te vergewissen dat er nog geen soortgelijk gemeenschapsmerk bestaat voor elke mogelijke categorie van waren of diensten).

In feite kan artikel 4, lid 3, van de richtlijn, teneinde de belangen van de houders van oudere gemeenschapsmerken te beschermen, eveneens toepassing vinden na inschrijving. Op een gegeven moment kan het voorkomen dat de houder van een ouder bekend merk niet slaagt in zijn oppositie tegen de inschrijving van een nationaal merk voor (al dan niet) soortgelijke waren of diensten. Indien de eerste voorwaarde van bij aanvang is vervuld, zou dat echter niet inhouden dat het jongere nationale merk niet in een later stadium op grond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn nietig zou kunnen worden verklaard wanneer eveneens aan de tweede voorwaarde is voldaan.

In het algemeen kan worden gesteld dat de kwestie van de afbreuk aan het oudere merk een globale beoordeling vereist van alle relevante elementen, waaronder de sterkte van het oudere merk, het relevante publiek en de door het oudere en het jongere merk aangeduide categorieën van waren of diensten. In dit verband kunnen uit de rechtspraak nog enkele andere lessen worden getrokken.

Meer specifiek blijkt uit de zaak Intel Corporation28. — dat betrekking had op de facultatieve weigeringsgrond van artikel 4, lid 4, van de richtlijn — dat hoe directer en sterker het bekende merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het teken op dit ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.29. Wanneer niet is aangetoond dat het relevante publiek een verband legt tussen de oudere en de jongere merken30., is de kans klein dat er door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk.31.

Daarnaast zij op basis van het arrest Intel Corporation erop gewezen dat, afhankelijk van de omstandigheden van elk concreet geval, niet valt uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, niet samenvalt met het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven. Bijgevolg moet rekening worden gehouden met de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, om te beoordelen of een verband wordt gelegd. Dit zal uiteraard eenvoudiger zijn wanneer het oudere merk bekend is bij het brede publiek of wanneer de consumenten van de relevante waren en diensten grotendeels overlappen.32.

Meer specifiek volgt uit de in het arrest Intel Corporation ontwikkelde rechtspraak dat er tussen twee merken geen verband kan bestaan wanneer het oudere merk niet door het jongere merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek in de lidstaat waarin om inschrijving van het jongere merk is verzocht. Het is juist dat wanneer er geen dergelijk verband kan worden aangetoond, het onlogisch zou zijn om te stellen dat door het gebruik van het jongere merk zou worden meegereden op of afbreuk zou worden gedaan aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het oudere merk.33.

Niettemin wil ik wijzen op één belangrijk verschil tussen het onderhavige geval en de zaak Intel Corporation: in het onderhavige geval geldt als uitgangspunt dat het oudere Unilever-merk niet zeer (of zelfs helemaal niet) bekend is in Hongarije. In het arrest Intel Corporation lijkt het Hof zijn bevindingen te hebben gebaseerd op de veronderstelling dat het oudere bekende merk zeer bekend was in de hele betrokken lidstaat (het Verenigd Koninkrijk). Dat arrest geeft dan ook geen duidelijke aanwijzingen voor het gedeelte van het doelpubliek van de betrokken merken dat het vereiste verband moet leggen, met andere woorden hoe groot dat gedeelte van dat publiek moet zijn.

Volgens mij moeten de consumenten die dat verband leggen, een dermate belangrijk deel van het relevante publiek in de betrokken lidstaat uitmaken, dat de commerciële gevolgen aanzienlijk zijn (‘een commercieel relevant gedeelte’). Anders zou de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn worden uitgehold. Een dergelijk verband kan immers überhaupt enkel worden gelegd door degenen die het oudere merk kennen. Waarom moet dan worden vereist dat een commercieel relevant gedeelte van dat publiek in aanraking is gekomen met het oudere gemeenschapsmerk en dus het vereiste verband kan leggen?

Dienaangaande is het zonder twijfel van belang dat de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn ziet op daadwerkelijke of potentiële schade aan het oudere merk ten gevolge van de inschrijving van het jongere nationale merk. Voor het berokkenen van schade is uiteraard niet vereist dat het gedeelte van het publiek dat het merk kent, even groot is als vereist is voor bekendheid. Niettemin moet er sprake zijn van waarneembare gevolgen. Volgens mij kan dergelijke schade zich enkel voordoen — dit hangt opnieuw af van het betrokken type waren en diensten — wanneer een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in de betrokken lidstaat het verband legt. Enkel binnen die groep kunnen gebruikers worden beïnvloed door de associatie die zij maken.

Hoe dan ook kan het enkele feit dat de aanvrager van het jongere merk op de hoogte is van het bestaan van het oudere bekende gemeenschapsmerk, in geen geval relevant zijn bij de beoordeling of er sprake is van free riding. Dat de aanvrager kennis heeft van het oudere merk impliceert immers geenszins de mogelijkheid dat de gemiddelde gebruiker de betrokken merken zal associëren.

Ik kan enkel opnieuw benadrukken dat terwijl het relevante publiek van de lidstaat waarin het jongere merk is aangevraagd, niet doorslaggevend is om te bepalen of het oudere gemeenschapsmerk in de Europese Unie bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, dat publiek — integendeel — van het grootste belang is bij de bepaling of het jongere nationale merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het oudere bekende gemeenschapsmerk. Er zij aan herinnerd dat de bescherming van een nationaal merk in beginsel beperkt is tot het grondgebied van de lidstaat waarin het merk is aangevraagd. Wanneer de weigeringsgronden worden beoordeeld in het kader van nationale merken is het relevante publiek voor de bepaling of er afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het oudere merk dan ook uiteraard het publiek van die lidstaat.

Zeker bij free riding, wat in casu bijzonder relevant is, lijkt het immers moeilijk verdedigbaar dat er van free riding sprake kan zijn wanneer het lokale publiek het oudere bekende merk niet kent (hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan). Hoe dan ook mag het risico van schadelijke gevolgen of free riding, zoals de Deense regering met name opmerkt, ook al is de verwijzende rechter van mening dat het relevante publiek een verband kan leggen tussen het Unilever-merk en het jongere nationale merk, geen louter vermoeden blijven.34. Wat de oppositieprocedures betreft, zal de gestelde inbreuk (zoals ook het geval lijkt in het bij de verwijzende rechter aanhangige geding) zich vaak nog niet hebben voorgedaan.

Met zijn vierde vraag wil de verwijzende rechter met name opheldering over het type bewijzen dat de houder van het oudere merk moet aanbrengen met betrekking tot het risico van inbreuken op zijn merk. Deze kwestie is echter enkel relevant indien de verwijzende rechter kan vaststellen dat een dermate belangrijk deel van het relevante publiek in de betrokken lidstaat het vereiste verband legt tussen de merken dat zulks aanzienlijke commerciële gevolgen heeft, te weten wanneer hij vaststelt dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in de betrokken lidstaat het vereiste verband legt.

In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat het feit dat het relevante gedeelte van het publiek een verband legt tussen de conflicterende merken, niet volstaat ten bewijze dat aan het oudere merk afbreuk is of zal worden gedaan. Om die reden moet de houder van het oudere merk een daadwerkelijke en actuele inbreuk op zijn merk aantonen, of bewijzen dat er een ernstig gevaar bestaat dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.35. Hoewel het bewijs van het risico van aantasting los lijkt te staan van de betrokken categorie van waren en diensten, meen ik dat hoe soortgelijker de betrokken waren en diensten zijn, hoe gemakkelijker kan worden aangetoond dat er sprake kan zijn van vervaging (met name door verwording, zoals in het arrest Interflora en Interflora British Unit36., van een aanduiding van oorsprong tot een soortnaam37.).

In elk geval heeft het Hof eerder hoge eisen gesteld aan het bewijs van schade (door vervaging of aantasting). Om aan die eisen te voldoen, moet worden aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst verandert. Zoals vermeld heeft die rechtspraak mijns inziens specifiek betrekking op schadetypes die verband houden met vervaging en aantasting.38.

Volgens mij valt te betwijfelen of die test zonder meer kan worden toegepast op de context van free riding. Bij free riding verschilt het perspectief daarin dat wordt toegespitst op de gemiddelde gebruiker van het jongere merk en op het voordeel dat het jongere merk kan trekken uit het oudere merk. Bovendien lijkt de rechtspraak niet te vereisen dat het aldus verkregen voordeel noodzakelijkerwijs tot uiting komt, bijvoorbeeld door een stijging van de verkoop.

Zoals het Hof in het arrest L'Oréal e.a.39. heeft geoordeeld, wordt uit een ouder merk een ongerechtvaardigd voordeel getrokken wanneer een persoon door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, probeert mee te rijden op het succes van dit merk om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van dat merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, en het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.40. Hieruit volgt dat het uit het oudere merk getrokken voordeel op de ene of de andere manier ongerechtvaardigd moet zijn. Ik lees de rechtspraak in die zin dat het vereiste van een ‘ongerechtvaardigd’ karakter echter een beperkte — of zelfs geen — meerwaarde heeft wanneer de aanvrager van het jongere nationale merk opzettelijk meerijdt op de reputatie van het oudere merk.

Globaal gezien komt het mij voor dat wanneer de waren en diensten (sterk) verschillen, de verwijzende rechter zijn beoordeling moet toespitsen op het onderscheidend vermogen van het oudere bekende gemeenschapsmerk: hoe sterker de reputatie en hoe directer en sterker het oudere merk door het op nationaal niveau aangevraagde teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dit ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of (met name door vervaging) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.41.

Hoewel de verwijzingsbeslissing mij slechts beperkte informatie verstrekt om meer gedetailleerde opmerkingen te maken over de bij de verwijzende rechter aanhangige zaak, zou ik niet meteen uitsluiten dat de verkoop van de door het jongere nationale merk aangeduide waren en diensten door het oudere Unilever-merk kan worden bevorderd. Bij de beoordeling of er sprake is van een ernstig gevaar van een ongerechtvaardigd voordeel, dient de verwijzende rechter dus met name na te gaan in hoeverre het Unilever-merk bekend is en welk imago ervan uitgaat42., en of er sprake is (of zal zijn) van een overdracht van enig voordeel naar het jongere merk. Bij identieke of soortgelijke waren ligt de overdracht van voordelen immers bijna voor de hand.43. Omgekeerd is dat soort ‘kruisbestuiving’44. bij waren en diensten die niet soortgelijk zijn, doorgaans moeilijker aantoonbaar.

Bijgevolg moet de verwijzende rechter bij zijn analyse van de tweede voorwaarde van artikel 4, lid 3, van de richtlijn bijzondere aandacht besteden aan de kennis bij het relevante publiek in Hongarije. In dat verband geldt dat hoe sterker de reputatie en hoe directer en sterker het Unilever-merk door het aangevraagde teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dit ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.