Rb. Den Haag, 19-04-2017, nr. C/09/513607 / HA ZA 16-765

Het verloop van de procedure blijkt uit:

Het proces-verbaal van de comparitie van partijen is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt en aan partijen toegezonden met de mogelijkheid binnen drie weken na ontvangst eventuele onjuistheden aan de rechtbank kenbaar te maken. Op 17 januari 2017 heeft de rechtbank van de zijde van NXP een brief ontvangen met daarin opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal. Zijdens Infineon is bij brief van 18 januari 2017 bezwaar gemaakt tegen aanhechting van die brief aan het proces-verbaal, omdat de brief te laat zou zijn ingestuurd, langer is dan de in het proces-verbaal genoemde twee pagina’s en aanvullende stellingen en toelichting bevat. NXP heeft bij brief van 18 januari 2017 op de brief zijdens Infineon gereageerd, onder meer met de stelling dat het proces-verbaal haar eerst op 27 december 2016 heeft bereikt zodat haar brief met opmerkingen op het proces-verbaal tijdig is verzonden.

Het proces-verbaal is aan partijen verzonden met een begeleidende brief van de rechtbank die is gedateerd op 22 december 2016. Daaruit kan echter niet zonder meer worden afgeleid dat het proces-verbaal ook feitelijk op 22 december 2016 ter verzending is aangeboden en NXP de dag erna heeft bereikt. Nu zijdens Infineon ook niet wordt gesteld dat het proces-verbaal haar wel op 23 december 2016 heeft bereikt, moet het er voor worden gehouden dat het proces-verbaal pas op 23 december 2016 is verzonden zodat dit partijen – gelet op de tussenliggende feestdagen – op 27 december 2016 moet hebben bereikt. Daarmee is de brief zijdens NXP van 17 januari 2017 binnen de in het proces-verbaal gezonden termijn aan de rechtbank toegezonden.

Het proces-verbaal is een verkorte en zakelijke weergave van hetgeen ter zitting is besproken en niet reeds in de overige processtukken is opgenomen. Infineon merkt terecht op dat de brief zijdens NXP van 17 januari 2017 de toegestane maximale lengte overschrijdt en dat daarin nieuwe stellingen worden betrokken. Ook worden in de brief stellingen herhaald die reeds blijken uit de overige processtukken. Desalniettemin voegt de rechtbank de brief in het dossier, nu Infineon daarmee niet in haar belang wordt geschaad. Uit het navolgende zal namelijk blijken dat geen van de passages die volgens Infineon buiten beschouwing moeten blijven, invloed heeft op de hierna te geven beslissingen van de rechtbank. Ook de brieven van beide partijen van 18 januari 2017 worden in het dossier gevoegd.

Ten slotte is de datum voor vonnis nader bepaald op heden.

Samenwerking tussen Mikron en Siemens

in conventie

NXP vordert dat de rechtbank:

( a) voor recht verklaart dat Infineon door haar gebruik van het Mifare-teken als in de dagvaarding omschreven inbreuk maakt op de merkrechten van NXP met betrekking tot de Merken;

( b) voor recht verklaart dat het gebruik van Infineon van het Mifare-teken als in de dagvaarding omschreven kwalificeert als misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame en dat Infineon uit dien hoofde onrechtmatig jegens NXP handelt;

( c) Infineon verbiedt, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, inbreuk te maken op de Merken, in het bijzonder door Infineon met onmiddellijke ingang te verbieden het Mifare-teken te gebruiken als soortnaam voor een bepaalde technologie of (de facto) standaard, of op andere inbreukmakende wijze te refereren aan de Merken bij de aanprijzing van haar chips en bijbehorende producten, bijvoorbeeld door te stellen dat die "Mifare compatible" zijn, welk verbod zich uitstrekt tot de gehele Benelux voor zover het de Beneluxmerken betreft, en tot alle lidstaten van de Europese Unie voor zover het verbod de Gemeenschapsmerken betreft;

( d) Infineon verbiedt, met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis, onrechtmatig jegens NXP te handelen door in haar reclame-uitingen (i) ten onrechte de suggestie te wekken dat haar chips of bijbehorende producten compatibel zouden zijn met (alle) MIFARE-productcategorieën en dat deze aan dezelfde specificaties of kwaliteitseisen zouden voldoen, (ii) ten onrechte de suggestie te wekken dat er een commerciële band met NXP zou bestaan of dat de producten van Infineon met goedkeuring of onder licentie van NXP op de markt zouden zijn gebracht en (iii) oneerlijk voordeel te trekken uit de bekendheid van de Merken, al het voorgaande in het bijzonder door Infineon met onmiddellijke ingang te verbieden het Mifare-teken te gebruiken als soortnaam voor een bepaalde technologie of (de facto) standaard, of te stellen dat haar producten "Mifare compatible" zijn, welk verbod zich uitstrekt tot alle lidstaten van de Europese Unie;

( e) Infineon gebiedt ervoor zorg te dragen dat alle inbreukmakende en onrechtmatige uitingen als bedoeld onder (c) en (d) die voor de datum van het vonnis zijn gedaan op de website www.infineon.com of enige andere (gedeeltelijk) op de Europese Unie gerichte website van Infineon of van een aan Infineon verbonden (rechts)persoon, of enige materialen die via die website(s) toegankelijk of verkrijgbaar zijn, binnen 20 werkdagen na betekening van het vonnis van die website(s) en uit via die website(s) toegankelijke of verkrijgbare materialen zijn verwijderd;

( f) Infineon Holding en Infineon AG hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan NXP van een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 75.000 voor iedere dag – een gedeelte van een dag daaronder begrepen – dat Infineon niet aan de onder (c) en (d) genoemde verboden en het onder (e) genoemde gebod voldoet, of, zulks ter keuze van NXP, voor iedere individuele overtreding daarvan;

( g) Infineon Holding en Infineon AG hoofdelijk veroordeelt in de kosten van het geding, voor zover relevant op de voet van artikel 1019h Rv2., alsmede in de gebruikelijke nakosten (zowel zonder als met betekening), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW3.vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis; en

( h) het in dezen te wijzen vonnis, voor zover als mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad verklaart.

Na vermeerdering van eis heeft NXP nog gevorderd:

( a) dat het gebruik van het Mifare-teken door Infineon als beschreven in hoofdstuk 4 van de conclusie van 19 december 2016 onderdeel zal uitmaken van NXP's vorderingen sub (a) en (b) als in het petitum van de dagvaarding van NXP omschreven en dat Infineon op grond van haar vorderingen sub (c) en (d) als in het petitum de dagvaarding omschreven ook zal worden verboden ten onrechte te suggereren dat Mifare-producten onveilig zouden zijn, althans te stellen dat deze onveiliger en minder geavanceerd zouden zijn dan CIPURSE-producten; en

( b) dat voor zover de inbreukmakende en onrechtmatige uitingen van Infineon als bedoeld in NXP's vorderingen sub (a) en (b) als in het petitum van de dagvaarding omschreven worden gedaan via andere kanalen dan de websites van Infineon, bijvoorbeeld doordat deze zijn overgenomen op de websites of in offline-materialen van resellers, Infineon tevens zal worden bevolen de derde partijen die feitelijke controle hebben over zulke kanalen binnen 20 werkdagen na betekening van het vonnis aan te schrijven om te bewerkstelligen dat de uitingen ook via die kanalen niet langer worden verspreid en dat Infineon tevens zal worden bevolen de advocaat van NXP afschrift van zulke schrijvens te sturen.

NXP beroept zich op artikel 9 lid 1 sub a, b en c UMVo4.en artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE5.. Zij voert daartoe aan dat Infineon een identiek dan wel overeenstemmend teken gebruikt waarvoor verwarringsgevaar te duchten is omdat de consument het teken zal associeren met de Merken. Voorts stelt NXP dat Infineon uit commerciële overwegingen tracht om doelbewust ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de bekendheid en reputatie van de Merken van NXP. Door de bekende Merken nadrukkelijk en zonder noodzaak generiek te gebruiken voor haar contactloze chips doet Infineon – eveneens doelbewust – afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de Merken. Infineon doet voorts afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende Merken door die merken te gebruiken voor chips met andere technische functionaliteiten dan de verschillende MIFARE-chips van NXP. Infineon suggereert bovendien ten onrechte dat zij commercieel verbonden zou zijn aan NXP en de Merken en dat haar chips over dezelfde specificaties beschikken en aan dezelfde kwaliteiten zouden voldoen als de verschillende MIFARE-chips, hetgeen niet zo is. Tenslotte wekt Infineon ten minste de suggestie dat de onder het merk “MIFARE” verkochte producten onveiliger en minder geavanceerd zouden zijn dan Infineon’s CIPURSE-producten. Infineon maakt zich derhalve ook schuldig aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame als bedoeld in de artikelen 6:194 en 194a BW.

Infineon voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van NXP tot betaling van 90% van haar kosten ter zake van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv, en overigens conform het liquidatietarief, een en ander te voldoen binnen vijf werkdagen na de datum van het in dezen te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan voormelde bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de zesde werkdag na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie voorwaardelijk

Infineon vordert voor het geval de conventionele vordering geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

( a) nietig verklaart het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving voor het woordmerk MIFARE (615458) en NXP beveelt tot doorhaling van het Benelux-deel van die internationale merkinschrijving;

( b) nietig verklaart het Uniemerk voor het woordmerk MIFARE (010920007);

( c) NXP veroordeelt in de kosten van de procedure in reconventie op de voet van artikel 1019h Rv, een en ander te voldoen binnen vijf werkdagen na de datum van het in dezen te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de zesde werkdag na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige betaling.

Infineon beroept zich op artikel 52 lid 1 sub a jo artikel 7 lid 1 sub b, c, d en e UMVo en artikel 2.28 lid 1 sub b, c, d BVIE althans artikel 2.28 lid 1 sub a jo artikel 2.1 lid 2 BVIE. Zij voert daartoe aan dat de MIFARE-merken (ab initio) nietig zijn omdat “Mifare” de naam is van een specifieke technologie en daarmee voor chips elk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is omdat het Mifare-teken niets anders is dan een samentrekking van “my fare”, het Mifare-teken gebruikt wordt als aanduiding van kenmerken van de waren, gebruikelijk is geworden in het bona fide handelsverkeer, dan wel een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

NXP voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, met veroordeling van Infineon in de volledige kosten van het geding overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van het in deze te wijzen vonnis.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in conventie en in reconventie

bevoegdheid

Voor zover de vorderingen van NXP zijn gebaseerd op haar Uniemerken, is de rechtbank ten aanzien van Infineon Holding bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 en 103 lid 1 en lid 2 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Uitvoeringswet), omdat Infineon Holding in Nederland gevestigd is. Ten aanzien van Infineon AG is de bevoegdheid gebaseerd op de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 5 en artikel 3 van de Uitvoeringswet, nu NXP stelt dat de verweten handelingen hebben plaatsgevonden in Nederland. De bevoegdheid strekt zich met betrekking tot Infineon Holding uit tot de gehele Europese Unie en met betrekking tot Infineon AG tot Nederland.

Voor zover de vorderingen van NXP zijn gebaseerd op haar Beneluxmerken is de rechtbank op basis van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd nu NXP stelt dat de verweten handelingen hebben plaatsgevonden in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag.

Voor zover de vorderingen van NXP zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, is de rechtbank ten aanzien van Infineon Holding op grond van artikel 4 EEX II-Vo6.internationaal bevoegd nu Infineon Holding in Nederland gevestigd is en ten aanzien van Infineon AG op grond van artikel 7 EEX II-Vo nu de verweten handelingen hebben plaatsgevonden in Nederland.

De rechtbank Den Haag is relatief bevoegd nu de gestelde onrechtmatige daad in heel Nederland en dus ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt.

Overigens is de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen over en weer niet in geschil.

Voor zover de reconventionele vorderingen een Uniemerk betreffen is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd op grond van artikel 96 sub d en artikel 100 UMVo. Voor zover deze vorderingen een Beneluxmerk betreffen is de rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE.

geldigheid MIFARE-merken

Infineon heeft de geldigheid van de MIFARE-merken bestreden middels de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering. De rechtbank begrijpt de voorwaarde zo, dat de eis in reconventie wordt ingesteld als de rechtbank in conventie tot het oordeel zou komen dat (uitgaande van geldige merken) sprake is van merkinbreuk of ander onrechtmatig handelen. In dat geval geldt de eis in reconventie als ingesteld en komt de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 99 UMVo ook in conventie toe aan beoordeling van de gevoerde geldigheidsverweren. Dit betekent dat de rechtbank eerst de vordering in conventie zal beoordelen uitgaande van de geldigheid van de MIFARE-merken.

in conventie voorts

inbreuk

Het gebruik van het Mifare-teken waartegen NXP ageert en dat hiervoor sub 2.10 tot en met 2.20 is weergegeven, betreft mededelingen van Infineon met betrekking tot een aantal producten van Infineon, inhoudende dat deze producten “Mifare compatible” zijn of dat sprake is van “Mifare compatibility”. Daarmee maakt Infineon, aldus NXP, inbreuk op haar merkrechten.

Daargelaten dat Infineon allereerst heeft betoogd dat zij op grond van de samenwerkingsovereenkomst 1994 dan wel op grond van latere afspraken het recht heeft gekregen om de MIFARE-merken te gebruiken, voert zij ook het verweer dat zij het Mifare-teken niet als merk voor haar chips gebruikt, maar als verwijzing naar de daarin toegepaste technologie en de systemen waarin haar chips kunnen worden toegepast. Zodoende maakt zij eerlijk gebruik van de MIFARE-merken als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE en artikel 12 lid 1 sub c UMVo. Dat verweer slaagt, zoals de rechtbank hierna toelicht.

De rechtbank stelt voorop dat het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden, voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel (artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE en artikel 12 lid 1 sub c UMVo). Met betrekking tot de vraag of sprake is van een aanduiding van de bestemming van de waar, wordt in de genoemde bepalingen specifiek genoemd het gebruik als accessoire of als onderdeel. De toepassing ervan is echter niet beperkt tot die situaties7..

NXP stelt zelf met zoveel woorden dat de Merken zijn ingeschreven met aanduiding van “onder meer chips, smart cards, schrijvers en lezers voor draadloze transmissie naar en van transponder chips en computerprogramma’s voor de controle van gegevenstransmissie naar en lezing van gegevens van transponder chips”8..

Uit hetgeen is opgenomen onder 2.7.1 en 2.7.2 blijkt ook dat de MIFARE-merken zijn ingeschreven voor een groot aantal waren en diensten, waaronder naast gegevensdragers en kaarten voor elektronisch betaalverkeer, een grote variëteit aan zowel hardware als software. Zo is het Uniewoordmerk “MIFARE” onder meer geregistreerd voor “computer hardware and software for creating, programming, controlling, encoding, scanning, reading and interpreting RFID chips and tags”.

De MIFARE-merken zijn dan ook ingeschreven voor een brede groep van waren en diensten rond bepaalde toepassingen van RFID-technologie, waaronder software en verschillende vormen van hardware die dankzij die software met elkaar kunnen communiceren. Daarmee zijn de MIFARE-merken de facto geregistreerd voor – samengevat – een bepaalde technologie die werkt in RFID-systemen (hierna: de MIFARE-technologie). Dat NXP dan wel haar licentienemers de MIFARE-merken voornamelijk gebruiken voor een beperkt deel van de ingeschreven waren en diensten, namelijk voor electronic ticketing-producten die werken met deze technologie en meer in het bijzonder voor kaart- en readerchips, doet daar niet aan af.

Tussen partijen is niet in geschil dat het Infineon is toegestaan om gebruik te maken van de technologie die ten grondslag ligt aan het hiervoor sub 2.2 genoemde RFID-systeem9.. Als onvoldoende gemotiveerd betwist, neemt de rechtbank voor vaststaand aan dat Infineon chips maakt die werken met de MIFARE-technologie, in die zin dat deze chips gebruikt kunnen worden in de plaats van de chips die door NXP (of haar licentienemers) onder de MIFARE-merken worden of werden verhandeld. Zoals door NXP is erkend, zijn dat in ieder geval de eerste generatie chips (in de zin als hiervoor sub 2.8.2 bedoeld) die NXP thans verhandelt onder het in 2013 geregistreerde merk “MIFARE Classic®”.

Dat de chips mogelijk niet werken in de plaats van (een deel van de) chips die door NXP (of haar licentienemers) worden verkocht onder de overige Mifare-merken, zoals NXP heeft aangevoerd met een verwijzing naar onder meer de Amerikaanse publicatie “Practical Intrusion Analysis” van Ryan Trost, doet daar niet aan af. Het overigens ook met andere argumenten bestreden betoog van NXP gaat er namelijk ten onrechte vanuit dat het gebruik van het Mifare-teken tot uitdrukking brengt dat de betreffende chips werken met alle producten van NXP die worden verkocht onder een merk waarin het Mifare-teken voorkomt, terwijl het erom gaat dat de chips van Infineon werken met producten die zijn gebaseerd op de technologie waarvoor de MIFARE-merken zijn geregistreerd. Naar het oordeel van de rechtbank gebruikt Infineon het teken Mifare in haar uitingen sub 2.10 tot en met 2.20 aldus ter aanduiding van de bestemming van de waar.

De rechtbank verwerpt de stelling van NXP dat van een aanduiding van bestemming van de waar geen sprake kan zijn omdat de kaartchips van Infineon niet compatible zijn met de kaartchips van NXP. Zoals NXP zelf ook erkent, zijn kaartchips onderling nooit compatibel omdat deze niet met elkaar communiceren. De aanduiding “Mifare-compatible” of “Mifare compatibility” kan dan ook niet in die zin worden begrepen.

Vervolgens dient getoetst te worden of gebruik van het Mifare-teken door Infineon nodig is. De rechtbank dient derhalve de vraag te beantwoorden of het gebruik van de aanduiding “Mifare compatible” of “Mifare compatibility” noodzakelijk is, in die zin dat het gebruik van deze aanduiding in de praktijk het enige middel is om de informatie mee te delen. In haar arrest Gilette/LA heeft het Hof van Justitie overwogen dat bij het onderzoek daarnaar onder meer rekening moet worden gehouden met het eventuele bestaan van technische standaarden of van normen die gewoonlijk worden gebruikt voor het type product dat door de derde in de handel wordt gebracht, en bekend zijn bij het publiek waarvoor dit type van product is bestemd:

“Deze normen of andere kenmerken moeten dit publiek begrijpelijke en volledige informatie kunnen verstrekken over de bestemming van het door deze derde in de handel gebrachte product teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.”10.

NXP heeft in dit verband betwist dat gebruik van het merk nodig is omdat Infineon naar de aanduiding “ISO/IEC 14443 type A compliant memory IC with Crypto 1 encryption”11.zou kunnen verwijzen om de compatibiliteit met de MIFARE-technologie aan te geven. Dat betoog wordt verworpen.

Ter zitting heeft NXP desgevraagd erkend dat bij gebruik van de door haar voorgestane aanduiding in ieder geval relevante informatie over de gebruikte programmeertaal ontbreekt. De stelling van NXP dat dit in de praktijk geen problemen zal geven, omdat feitelijk de afnemers van de producten begrijpen dat “deze riedel” ziet op de taal die “MIFARE Classic” gebruikt omdat dit het enige systeem is dat als beveiligingsprotocol Crypto 1 gebruikt, doet niet af aan het feit dat de enkele vermelding van de door haar voorgestane aanduiding de lading niet volledig dekt. Deze vormt derhalve geen alternatief voor gebruik van “Mifare compatible” of “Mifare compatibility”. Het betoog van Infineon dat de door NXP voorgestane aanduiding voor de afnemers van haar producten ook overigens onvoldoende informatie geeft omdat – kort weergegeven – bij deze afnemers de daarvoor benodigde specifieke technische kennis ontbreekt, kan daarmee onbesproken blijven.

Voorts blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit door beide partijen overgelegde publicaties van zowel derden als van NXP zelf, dat in de markt gebruik van het Mifare-teken beschouwd en gebruikt wordt als een aanduiding van de MIFARE-technologie van NXP en dat deze ook daar zonder nadere technische specificatie gebruikt wordt.

In de hiervoor sub 2.21-2.35 aangehaalde passages, die een brede spreiding hebben wat jaar van publicatie betreft en de gehele periode tussen 2003 en 2016 omvatten, wordt het Mifare-teken gebruikt, al dan niet voorzien van een aanduiding dat het een geregistreerd merk betreft. In een deel van de publicaties wordt het Mifare-teken gebruikt zonder enige nadere aanduiding. In andere publicaties wordt wel verwezen naar bepaalde technische specificaties zoals de ISO-standaard 14443 – al dan niet gevolgd door de toevoeging A – en het Crypto-1 beveiligingsprotocol, maar niet in noodzakelijke combinatie met elkaar. Als voorbeeld wijst de rechtbank op de sub 2.25 aangehaalde publicatie waarin geprobeerd wordt een definitie te geven:“As used herein, the term "MIFARE® application" refers to an application that complies with MIFARE® specifications.”

Vervolgens word aangegeven dat hiermee de ISO-standaarden 14443-1, 14443-2 en 14443-3 worden ondersteund en dat gebruikt wordt gemaakt van een “MIFARE® proprietary protocol”. Wat dat is, blijft verder onbesproken en van een nadere technische omschrijving is geen sprake.

Nu nadere technische specificaties kennelijk niet nodig zijn, kan het naar het oordeel van de rechtbank niet anders zijn dan dat met gebruik van het Mifare-teken gedoeld wordt op de MIFARE-technologie van NXP. Het betoog van NXP dat uit deze en andere publicaties waarin wordt vermeld dat het Mifare-teken een geregistreerd merk van NXP is, blijkt dat het Mifare-teken in de markt als zodanig wordt herkend, bevestigt juist dat het teken door het publiek herkend wordt voor een technologie van NXP. De rechtbank laat dan ook in het midden of dit inderdaad uit die publicaties blijkt.

Tot slot is gebruik van de aanduiding “Mifare compatible” of “Mifare compatibility” alleen geoorloofd indien dit in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Het Hof van Justitie heeft in voormeld arrest Gilette/LA overwogen dat het gebruik van het merk met name dan niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

“- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;

- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan;

- of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Een dergelijke voorstelling hangt af van de feiten van het concrete geval en het staat aan de verwijzende rechter, dit te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het hoofdgeding.

Of het door de derde in de handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is als of kenmerken heeft die gelijkwaardig zijn aan die van het product voorzien van het gebruikte merk, is een element dat de verwijzende rechter in aanmerking moet nemen wanneer hij nagaat of dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

De rechtbank is van oordeel dat het gebruik van de uitingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibilty” niet in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Door de toevoeging van het woord “compatible” of “compatibility” wekt Infineon niet de indruk dat sprake is van een commerciële band met NXP. Voor zover de stellingen van NXP zo begrepen moeten worden dat als Infineon al gebruik zou mogen maken van het teken, zij dat alleen zou mogen mits zij daarbij met aanduiding van het ®-teken vermeldt dat sprake is van een geregistreerd merk, ontbreekt daarvoor een juridische grondslag. Dat zelfde geldt voor de schrijfwijze bij gebruik van het Mifare-teken. De MIFARE-merken zijn immers woordmerken, zodat de wijze waarop het Mifare-teken in dit verband door Infineon wordt geschreven – met hoofletters of met kleine letters – niet van belang is. De schrijfwijze die Infineon gebruikt, wijkt in ieder geval duidelijk af van de sub 2.7.3 genoemde ingeschreven beeldmerken.

Met de aanduidingen “Mifare compatible” en “Mifare compatibility” zoals gebruikt in de onder 2.12, 2.13, 2.16 en 2.17 opgenomen uitingen verwijst Infineon niet naar producten van NXP, maar geeft Infineon uitsluitend aan dat haar producten werken in systemen die gebaseerd zijn op de MIFARE-technologie van NXP. De aanduiding zegt daarmee niets over de vraag of de chips van Infineon een betere dan wel slechtere kwaliteit hebben dan de chips van NXP die in dezelfde systemen werken en onder de Merken worden verhandeld.

Wat betreft de onder 2.14, 2.15 en 2.18-2.20 genoemde uitlatingen van Infineon, volgt de rechtbank NXP evenmin in haar stelling dat Infineon in algemene zin stelt of de suggestie wekt dat de onder de MIFARE-merken verkochte producten onveiliger en minder geavanceerd zouden zijn dan Infineon’s “Cipurse”-producten. Niet in geschil is immers dat de met het Mifare-teken aangeduide technologie op zichzelf in de huidige tijd niet erg veilig is en dat de systemen die ermee werken gebaat zijn bij extra veiligheidsmaatregelen. Infineon biedt in dat verband producten aan die zijn voorzien van “Cipurse”, zoals ook NXP zelf verschillende producten met verbeterde veiligheidsvoorzieningen aanbiedt.

Dat anderszins sprake is van onder 4.18 bedoelde feiten of omstandigheden zoals door het HvJEU relevant geacht, heeft NXP niet onderbouwd aangevoerd. Dat het gebruik van het Mifare-teken Infineon voordeel oplevert zal zo zijn, maar gelet op het vorengaande is dat naar het oordeel van de rechtbank niet ongerechtvaardigd. De enkele omstandigheid dat NXP mogelijk minder kaartchips verkoopt dan zij zou doen in de situatie dat Infineon geen gebruik zou maken van het Mifare-teken, betekent niet dat sprake is van gebruik in strijd met eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

De conclusie is dan ook dat het beroep van Infineon op gebruik als noodzakelijke aanduiding van bestemming van de waar in overeenstemming met eerlijk gebruik in nijverheid en handel, slaagt. Aan de overige verweren in conventie tegen de stelling dat sprake is van merkinbreuk komt de rechtbank zodoende niet meer toe.

misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame

Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW is onder bepaalde in dat artikel genoemde omstandigheden geoorloofd. Volgens NXP voldoen de uitingen van Infineon echter niet aan de in die bepaling genoemde voorwaarden, omdat sprake is van misleiding, Infineon met haar gebruik van het Mifare-teken verwarring wekt en dit gebruik Infineon oneerlijk voordeel oplevert. Omdat het gebruik misleidend is, is tevens sprake van misleidende reclame in de zin van artikel 6:194a BW.

In de onder 2.14, 2.15 en 2.18-2.20 genoemde uitingen van Infineon worden door het gebruik van het Mifare-teken de MIFARE-merken expliciet genoemd. Echter,

zoals hiervoor overwogen, verwijst Infineon met het gebruik van het Mifare-teken niet naar specifieke producten van NXP, maar naar de technologie waarvoor NXP de MIFARE-merken heeft ingeschreven. Zoals uit het voorgaande blijkt, is dit gebruik eerlijk en met een geldige reden. Dat in het kader van het beroep op misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame wel sprake is van misleidend of verwarringwekkend gebruik dan wel van het met dat gebruik behalen van oneerlijk voordeel, is door NXP niet nader onderbouwd, zodat de rechtbank het beroep daarop verwerpt.

conclusie en proceskosten

Gelet op het voorgaande worden de vorderingen van NXP in conventie afgewezen.

NXP wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten in conventie. Infineon heeft onbetwist gesteld dat 80% van haar totale kosten, begroot op € 172.559,61 exclusief verschotten, moet worden toegerekend aan de vordering in conventie, hetgeen neerkomt op een bedrag ad € 138.047,69.

Infineon heeft onweersproken gesteld dat 90% van haar kosten in conventie zijn gemaakt ter verdediging tegen de vorderingen met een IE-grondslag en op grond van artikel 1019h Rv voor volledige vergoeding in aanmerking komen, en dat 10% van haar kosten is gemaakt ter verdediging tegen de overige vorderingen.

NXP betwist dat de door Infineon gemaakte en gevorderde kosten redelijk en evenredig zijn, omdat niet valt te verdedigen dat Infineon 60% meer tijd en 40% meer kosten aan de zaak heeft besteed dan NXP en de kosten voorts te ver verwijderd zijn van de IE-indicatietarieven.

De rechtbank is van oordeel dat NXP onvoldoende heeft beargumenteerd waarom de door Infineon gemaakte en gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn. NXP erkent dat het een grote en bewerkelijke zaak betreft en dat ook zij kosten heeft gemaakt die aanzienlijk boven het indicatietarief liggen. De enkele omstandigheid dat Infineon meer kosten heeft gemaakt dan NXP, is onvoldoende om tot het oordeel te komen dat de kosten van Infineon niet redelijk en evenredig zijn.

De rechtbank begroot de kosten van Infineon in conventie voor het IE-deel derhalve op € 124.242,92, exclusief verschotten.

Wat betreft de proceskosten voor het niet IE-deel, gaat de rechtbank uit van 2 punten en een tarief van € 452,- per punt, derhalve 10% van € 904,-, zijnde € 90,40.

De proceskostenveroordeling komt derhalve uit op een bedrag van € 124.333,32 te vermeerderen met een bedrag ad € 861,67 aan verschotten en € 619,- aan griffierecht, derhalve in totaal € 125.813,99.

Nu NXP daartegen geen verweer heeft gevoerd, wordt de wettelijke rente over de proceskosten toegewezen, met dien verstande dat de rechtbank naar redelijkheid ambtshalve een latere ingangsdatum dan gevorderd bepaalt.

in reconventie voorts

Gegeven de uitkomst van de procedure in conventie moet in reconventie worden vastgesteld dat de voorwaarde waaronder Infineon haar vorderingen heeft ingesteld niet is ingetreden. De beoordeling van deze vorderingen kan dus achterwege blijven.

Naar het oordeel van de rechtbank kan in deze zaak het instellen van de voorwaardelijke vordering in reconventie worden aangemerkt als een redelijke vorm van verdediging tegen de vorderingen in conventie. Daarom komen ook de door Infineon in reconventie gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, begroot de rechtbank de kosten die Infineon in reconventie heeft moeten maken op 20% van € 172.559,61, derhalve op een bedrag ad € 34.511,92. Met een verwijzing naar hetgeen zij hiervoor sub 4.31 heeft overwogen, gaat de rechtbank voorbij aan de stelling van NXP dat deze kosten niet redelijk en evenredig zijn

Nu NXP daartegen geen verweer heeft gevoerd, wordt de wettelijke rente over de proceskosten toegewezen, met dien verstande dat de rechtbank naar redelijkheid ambtshalve een latere ingangsdatum dan gevorderd bepaalt.

De rechtbank

in conventie

wijst de vorderingen af;

veroordeelt NXP in de proceskosten aan de zijde van Infineon begroot op € 125.813,99 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

stelt vast dat de voorwaarde waaronder de vorderingen zijn ingesteld, niet is

ingetreden;

veroordeelt NXP in de proceskosten aan de zijde van Infineon begroot op € 34.511,92 te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 19 april 2017