Rb. Noord-Holland, 29-01-2013, nr. C/15/198459 / KG ZA 12-585

De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van Primagaz c.s. in hun vordering voorop, dat [A] in haar brief van 3 april 2012 weliswaar schrijft dat zij haar chauffeurs opdracht heeft gegeven tanks waarop “Primagaz” staat niet te vullen, maar dat zij tevens stelt dat zij een lijst met klanten nodig heeft. Ook in de onderhavige procedure stelt zij zich op het standpunt dat zij zich alleen kan onthouden van het vullen van gastanks van Primagaz NL als zij over een lijst met klanten beschikt. De toezegging van [A] kan dan ook niet als een onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring worden aangemerkt. Bovendien voert [A] in deze procedure aan dat het afvullen van gastanks van Primagaz NL geen inbreuk op het merk van Primagaz c.s. inhoudt en praktisch niet te voorkomen is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarom voldoende aannemelijk dat een dreiging van merkinbreuk bestaat. Primagaz c.s. hebben dan ook voldoende spoedeisend belang bij hun vordering.

Verbodsvordering

Primagaz c.s. hebben geen gronden aangevoerd voor het verbod op het verkopen, verhuren, leveren of anderszins in het verkeer brengen van gastanks en/of gasflessen en evenmin voor het verbod op het vullen of doen vullen van gasflessen. Voor zover de vordering daarop betrekking heeft, zal deze dan ook worden afgewezen. Ten aanzien van het gevorderde verbod op het vullen en doen vullen van gastanks, geldt het volgende.

De kern van verweer van [A] is dat het navullen van de gastanks van Primagaz c.s. door [A] niet onrechtmatig is. Zij verwijst in dit verband naar het arrest van het HvJEU in de zaak Viking Gas/Kosan Gas en betoogt dat de verhuur van de gastanks door Primagaz NL aan haar afnemers gelijk is te stellen met de eigendomsoverdracht van de gasflessen in de Viking Gas/Kosan Gas-zaak. Daartoe voert zij aan dat uit het arrest-Viking Gas/Kosan Gas blijkt dat niet de eigendomsoverdracht van de gasflessen maatgevend is, maar de beschikkingsbevoegdheid die de eigendomsoverdracht met zich brengt. [A] betoogt nu dat de huurders van de gastanks van Primagaz NL het ongestoorde genot van het gehuurde hebben en derhalve beschikkingsbevoegd zijn met betrekking tot de tanks. Dit betekent volgens [A] dat het hen vrij staat de tanks te vullen met gas van elke leverancier die zij wensen. Daarnaast is volgens [A] van belang dat Primagaz NL door het incasseren van huurpenningen van de gastanks in staat is de economische waarde van de aan het merk verbonden rechten te realiseren. Ten slotte betoogt [A] dat er geen gevaar bestaat dat bij de consument de onjuiste indruk wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen [A] en Primagaz NL, aangezien het voor de afnemer juist volstrekt duidelijk is dat hij contact opneemt met [A], nu [A] met tankwagens rijdt waar met grote letters “[A]” en “[A] [[plaatsnaam]” op staat vermeld. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

Primagaz c.s. stellen dat gastanks waarop “Primagaz” staat, eigendom zijn van Primagaz NL. Ter onderbouwing van deze stelling wijzen zij op de door hen overgelegde Primagaz-overeenkomst en “algemene voorwaarden tankhuur en gasverkoop”. Het verweer dat niet alle gastanks waar “Primagaz” op staat van Primagaz NL zijn, heeft [A] slechts onderbouwd met een print van de website van de Belgische Primagaz-licentiehouder. Primagaz c.s. hebben hiertegenover onbetwist gesteld dat in België andere voorwaarden gelden dan in Nederland. Aldus kan de print naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dienen ter onderbouwing van het verweer van [A] dat niet alle gastanks waar “Primagaz” op staat, eigendom zijn van Primagaz NL. De voorzieningenrechter acht het gelet op hetgeen

[D], regiomanager van Primagaz NL, hieromtrent ter zitting heeft verklaard weliswaar voorstelbaar dat er, zoals [A] aanvoert, hier en daar nog oude gastanks zijn waarvan de eigendom aan de gebruiker is overgedragen, maar gelet op de niet weersproken verklaring van [D] dat dit hooguit “een enkele uitzondering uit het grijze verleden” betreft en dat hij met zodanige gevallen niet bekend is geworden in de 15 jaar dat hij bij Primagaz NL werkt, is aannemelijk dat dat inderdaad uitzonderingen betreft. Aldus acht de voorzieningenrechter het voorshands aannemelijk dat de bodemrechter als uitgangspunt zal hanteren dat tanks waar “Primagaz” op staat eigendom zijn van Primagaz NL.

Blijkens de overgelegde standaard Primagaz-overeenkomst worden de gastanks aan afnemers verhuurd met het doel daar Primagaz-gas in op te slaan. De eigendom blijft bij Primagaz NL. In lijn met het arrest van het Gerechtshof Amsterdam in zake L.C. van der Neut/Primagaz e.a. van 9 juli 1998 (LJN AM2749) en het arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Shell/Wallhout van 20 december 1993 (LJN: AD2007) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [A], door tanks van Primagaz c.s., met daarop de merknaam “Primagaz” af te vullen, het merk Primagaz in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk Primagaz is ingeschreven, als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Primagaz c.s. kunnen zich tegen dit gebruik verzetten.

Anders dan [A] betoogt, leidt het arrest-Viking Gas/Kosan Gas niet tot het oordeel dat de in 4.5. bedoelde arresten achterhaald zijn. Een wezenlijk verschil tussen de onderhavige zaak en bedoelde arresten enerzijds en het arrest-Viking Gas/Kosan Gas anderzijds is immers dat het HvJEU in de zaak-Viking Gas/Kosan Gas doorslaggevende betekenis toekende aan het feit dat de gasflessen van Kosan Gas niet louter een verpakking van het originele product vormden, maar een autonome economische waarde hadden en moesten worden aangemerkt als op zichzelf staande waren. Hierbij werd belang gehecht aan het feit dat de consumenten de flessen kochten voor een prijs die, met name vanwege de bijzondere technische kenmerken van de flessen, hoger was dan die van traditionele stalen gasflessen. Voorts werd in aanmerking genomen dat Kosan Gas de economische waarde van de gasflessen kon realiseren door de verkoop van die flessen. De kopers daarentegen zouden niet volledig van hun eigendom kunnen genieten als zij door de daaraan verbonden merkrechten zouden worden beperkt. Daarnaast zou de mededinging worden beperkt door navulling te beperken, welk risico zou worden vergroot doordat de fles duur was in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wilde zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zou moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel was wanneer de fles een voldoende aantal malen werd hergebruikt. Het Hof oordeelde dat in die omstandigheden sprake was van uitputting van het merkrecht. In het onderhavige geval (evenals in de zaken L.C. van der Neut/Primagaz en Shell/Wallhout) is echter geen sprake van eigendomsoverdracht van de gastanks. In het onderhavige geval is immers sprake van huur, en bovendien tegen een zeer geringe huurprijs (de overgelegde overeenkomst met [B] maakt melding van een huurprijs van € 46,51 excl. BTW per jaar), die in geen verhouding staat tot de waarde van de gastank. De stelling van [A] dat de economische waarde van de gastanks wordt gerealiseerd door de inning van huurpenningen, kan dan ook niet worden gevolgd. De gastanks kunnen in de omstandigheden van het onderhavige geval niet worden gezien als op zichzelf staande waren; zij dienen slechts als een middel om de te leveren waren, het gas van Primagaz, op te slaan. [A] kan zich dan ook niet met succes op het arrest-Viking Gas/Kosan Gas beroepen.

Voorzover [A] haar standpunt met betrekking tot (gebrek aan) verwarringsgevaar niet alleen heeft aangevoerd ter zake van de subsidiair gestelde inbreuk op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, maar ook heeft bedoeld te betogen dat Primagaz c.s. zich niet kunnen verzetten tegen gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat geen sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, geldt het volgende. Het feit dat de afnemer van het gas weet dat hij gas betrekt bij [A] en niet bij Primagaz NL, betekent naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat het gebruik dat [A] maakt van het merk “Primagaz” geen afbreuk doet aan de functies van dat merk. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wijzen Primagaz c.s. er terecht op dat de reputatie van het merk “Primagaz” op het spel kan staan, indien niet gewaarborgd kan worden dat bij elke leverantie acht wordt geslagen op de veiligheidsvoorschriften die daarvoor gelden. Daarnaast hebben Primagaz c.s. onbetwist gesteld dat diverse standaardcontroles aan de gastanks bij het vullen plaatsvinden. De voorzieningenrechter acht het gelet op de merkaanduiding op de tank bovendien aannemelijk dat derden die worden geconfronteerd met de gastank, of dit nu het dagelijks gebruik door huisgenoten of andere derden betreft, of het geval dat zich een ongeluk aan de gastank voordoet, de indruk zullen hebben dat de gasttank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz c.s. Voor zover [A] heeft bedoeld te betogen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk “Primagaz”, faalt dit verweer dan ook.

Ook het beroep van [A] op het arrest van het HvJEU inzake Frisdranken Industrie Winters/Red Bull van 15 december 2011 (C-119/10; LJN: BU9279), faalt. Het Europese Hof oordeelde in die zaak dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde blikjes afvult die al zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, feitelijk alleen zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik door een derde. Daarbij wordt, zo oordeelde het Hof, geen gebruik gemaakt van de tekens in kwestie voor waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven, omdat de dienstverlener zich bezig houdt met het afvullen van blikjes, wat iets anders is dan de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Dit is wezenlijk anders dan in het onderhavige geval: [A] zorgt immers niet slechts voor de technische voorzieningen die nodig zijn om een derde in staat te stellen de gassen te leveren, zij levert de gassen zelf direct aan de afnemers.

[A] voert voorts als verweer aan dat het voor haar onmogelijk is om na te gaan of een gastank van een leverancier is of eigendom van degene bij wie hij staat. Dit verweer kan niet worden gevolgd. Op de tanks van Primagaz NL staat met grote letters “Primagaz”. In r.o. 4.4. is reeds overwogen dat als uitgangspunt heeft te gelden dat gastanks waar “Primagaz” op staat eigendom zijn van Primagaz NL. De omstandigheid dat deze letters kunnen zijn afgedekt door sneeuw of een kleedje maakt niet dat, zoals [A] betoogt, onmogelijke eisen aan haar worden gesteld. Niet valt in te zien dat het verwijderen van sneeuw of een kleedje teneinde te controleren of sprake is van een gastank van Primagaz NL in redelijkheid niet van [A] kan worden gevergd.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat alle verweren die [A] heeft aangevoerd tegen de primaire grondslag van de vordering falen. Het gevorderde verbod om de gastanks van Primagaz NL te vullen of doen vullen zal dan ook worden toegewezen. De subsidiaire en meer subsidiaire grondslagen en daartegen gevoerde verweren behoeven derhalve geen bespreking meer.

Dwangsom

De gevorderde dwangsom zal eveneens worden toegewezen. In het kader van de gevorderde schadevergoeding hebben partijen geïllustreerd wat hun opbrengst van een leverantie voor een lege gastank is. Gelet op de economische waarde van leveranties die hieruit grofweg blijkt, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de toe te wijzen dwangsom te matigen als na te melden.

Schadevergoeding

Op grond van artikel 2.21 BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade die hij door de merkinbreuk lijdt. De rechter die de schadevergoeding vaststelt dient daarbij rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van het geval. In het onderhavige geval heeft de gevorderde schadevergoeding betrekking op de levering van gas door [A] aan [B]. [A] stelt zich onder meer op het standpunt dat de betreffende leverantie gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval niet onrechtmatig was. Daartoe voert zij onder meer aan dat Primagaz NL had geweigerd de tank van [B] te vullen, dat de tank leeg was, en dat het op dat moment dagenlang vroor, zodat op [A] een morele plicht rustte om [B] van gas te voorzien. Dit verweer slaagt. Primagaz c.s. hebben immers erkend dat Primagaz NL door de bijzondere weersomstandigheden vier dagen niet in staat was om [B] van gas te voorzien. Daarnaast erkennen zij dat de tank van [B] leeg was. Hun stelling dat klanten doorgaans een leverantie bestellen als zij nog 30% voorraad hebben, kan daar niet aan af doen. Voorts hebben Primagaz c.s. ter zitting desgevraagd erkend dat het op 2 februari 2012 al enige tijd (stevig) vroor en zou blijven vriezen. In de gegeven omstandigheden kunnen Primagaz c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter in redelijkheid niet aan [A] tegenwerpen dat zij [B] van gas heeft voorzien en is geen plaats voor vergoeding van (beweerdelijk) geleden schade.

Kosten

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

gebiedt [A] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het zonder toestemming van Primagaz c.s. vullen of doen vullen van gastanks die zijn voorzien van de aan Primagaz c.s. toekomende merken, te staken en gestaakt te houden,

veroordeelt [A] tot betaling van een dwangsom van € 500,-- voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van het onder 5.1. bepaalde, met een maximum van € 50.000,--,

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 29 januari 2013.?