HvJ EG, 30-03-2006, nr. C-259/04

De verwijzende rechter voelt wat voor de argumenten van beide standpunten. Enerzijds is hij van mening dat het algemeen belang eist dat het merk niet van dien aard is dat de redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument wordt misleid, en anderzijds dat het in het algemeen belang is dat ondernemingen en de clientèle ervan kunnen worden verkocht en overgedragen samen met de merken waaraan deze zijn verbonden.

Volgens Emanuel, verzoekster in het hoofdgeding, moet voorrang worden gegeven aan het algemeen belang van bescherming van de consument, dat door artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 wordt gewaarborgd. Voor de toepassing van dit artikel volstaat een reëel risico dat het gebruik van het litigieuze merk de gemiddelde consument van de waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, misleidt met betrekking tot de oorsprong van de waren en diensten, en de aankoopbeslissingen van deze consument beïnvloedt. Het bestaan van een dergelijk risico is een feitenkwestie, zodat alle omstandigheden die vergissing kunnen meebrengen, in aanmerking moeten worden genomen.

Verzoekster in het hoofdgeding is verder van mening dat, wanneer het gevaar voor verwarring vaststaat, het niet van belang is dat de clientèle en het merk zijn overgedragen aan de onderneming die denkt gebruik te mogen maken van dit merk.

CSL, verweerster in het hoofdgeding, betoogt dat artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 geen onderscheid maakt tussen de merken naargelang deze al dan niet met de naam van een persoon overeenkomen. Het enige relevante criterium is, op objectieve wijze uitmaken of de merken tot misleiding van het publiek kunnen leiden, met name door verwarring met andere waren te doen ontstaan.

Volgens verweerster in het hoofdgeding is de stelling van Emanuel inzake het verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument gebaseerd op rechtspraak van het Hof met betrekking tot specifieke verordeningen, die niet mutatis mutandis kan worden toegepast voor de uitlegging van richtlijn 89/104.

Met betrekking tot de opvatting die de gemiddelde consument heeft van een merk dat overeenkomt met een naam, is CSL van mening dat deze consument met name op het gebied van de mode weet dat een handelsnaam verbonden blijft aan het door een onderneming vervaardigd product, en dat deze onderneming samen met die naam kan worden overgedragen. Volgens deze vennootschap geldt die overweging ook voor bakkers, wijnbouwers of fabrikanten van luxeproducten. Derhalve kan de overdracht van een handelsnaam op zichzelf niet automatisch verwarring doen ontstaan, ongeacht of publiciteit wordt gegeven aan deze overdracht.

CSL beklemtoont vooral dat indien de stelling van Emanuel juist zou zijn, het onmogelijk zou zijn om een onderneming samen met de clientèle en het merk van de door deze onderneming geproduceerde waren over te dragen. Zeer vaak berust de overdrachtwaarde van een onderneming grotendeels op het overgedragen merk.

Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk beoogt artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 de inschrijving te beletten van merken die het publiek misleiden, niet over de oorsprong van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, of over de kenmerken van deze oorsprong, maar over de kenmerken van de waren of diensten zelf.

Deze bepaling is niet vastgesteld om een merk zonder meer te kunnen verbieden op grond dat de betrokken waren niet van de kwaliteit zijn die de koper verwacht, hetzij omdat een bepaalde persoon niet meer bij het ontwerpen en de vervaardiging van deze waren is betrokken, hetzij om enige andere reden. Een merk moet weliswaar waarborgen dat waren afkomstig zijn van één enkele onderneming die garant staat voor de kwaliteit ervan, maar het duidt normaal gesproken niet op deze kwaliteit zelf.

De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat het publiek weet dat de kwaliteit van waren die een bepaald merk dragen, kan variëren wegens een beslissing van de merkhouder, een verandering van eigenaar of bedrijfsleiding, of wegens wijzigingen binnen het ontwerpteam of het productiebedrijf. De gemiddelde consument kan dus niet worden misleid door de verandering van eigenaar van een merk.

De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt allereerst vast dat het Hof nog niet de gelegenheid heeft gehad om artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 uit te leggen met betrekking tot gevallen waarin een merk tot misleiding van het publiek kan leiden, en dus nog niet heeft uitgemaakt welk algemeen belang door deze bepaling wordt beschermd, een algemeen belang dat kan verschillen van het algemeen belang dat is geanalyseerd met betrekking tot andere absolute weigeringsgronden, zoals die welke zijn onderzocht in de arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, Jurispr. blz. I‑2779), 18 juni 2002, Philips (C‑299/99, Jurispr. blz. I‑5475), of 6 mei 2003, Libertel (C‑104/01, Jurispr. blz. I‑3793).

Zij herinnert evenwel eraan dat volgens het Hof de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen is, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen en wil handhaven, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Jurispr. blz. I‑10273, punt 48).

De Commissie concludeert hieruit dat deze functie niet impliceert dat de consument in staat moet zijn om de producent aan de hand van het merk te identificeren, maar dat het merk waarborgt dat de goederen met instemming van de houder van dit merk op de markt zijn gebracht.

Zij stelt eveneens dat het feit alleen dat een merk overeenkomt met de naam van een persoon, niet betekent dat deze persoon met de merkhouder is verbonden of dat van een dergelijke band moet worden uitgegaan, en dat uit dit feit dus niet mag worden geconcludeerd dat deze persoon betrokken was bij de vervaardiging van de producten die van het merk zijn voorzien. Volgens de Commissie wordt deze stelling bevestigd door de redenering die het Hof heeft ontwikkeld in het arrest van 16 september 2004, Nichols (C‑404/02, Jurispr. blz. I‑8499), namelijk dat inzake het merkenrecht geen bijzondere regels gelden voor een eigennaam.

De Commissie is voorts van mening dat een merk dat overeenkomt met de naam van een persoon, slechts tot misleiding van de gemiddelde consument kan leiden in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104, indien een verkoopargument laat doorschemeren dat deze persoon deelneemt aan de vervaardiging van het product waarop dit merk is aangebracht, terwijl hij geen enkele band meer heeft met de houder van het betrokken merk.

Ten slotte zijn al degenen die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, van mening dat de tijd die is verlopen sinds de persoon met wiens naam het merk overeenkomt, niet langer houder van dit merk is, niet relevant is voor het antwoord op de vraag of dit merk tot misleiding van de gemiddelde consument kan leiden.

Artikel 2 van richtlijn 89/104 bevat een — in de zevende overweging van de considerans van deze richtlijn als niet limitatief aangemerkte — opsomming van tekens die een merk kunnen vormen, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus als herkomstaanduiding van het merk kunnen functioneren. Deze lijst vermeldt uitdrukkelijk de namen van personen (arrest Nichols, reeds aangehaald, punt 22).

Zoals de Commissie heeft verklaard, dient het merk, om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen en wil handhaven, te kunnen vervullen, de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48).

Een merk zoals ‘ELIZABETH EMANUEL’ kan de door een onderneming vervaardigde waren onderscheiden, met name wanneer dit merk aan deze onderneming is overgedragen en deze laatste dezelfde soort waren vervaardigt als die welke aanvankelijk van het betrokken merk waren voorzien.

Met betrekking tot een merk dat overeenkomt met de naam van een persoon, doet de overweging van openbare orde die ten grondslag ligt aan het in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 vervatte verbod van inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, te weten de bescherming van de consument, noodzakelijkerwijs de vraag rijzen welk verwarringsgevaar een dergelijk merk bij de gemiddelde consument dreigt te doen ontstaan, met name wanneer de persoon met wiens naam het merk overeenkomt, aanvankelijk de producten personifieerde waarop dit merk was aangebracht.

De in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 bedoelde gevallen van weigering van inschrijving onderstellen evenwel dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld (arrest van 4 maart 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Jurispr. blz. I‑1301, punt 41).

In casu kan de gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop van een kledingstuk van het merk ‘ELIZABETH EMANUEL’ worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat verzoekster in het hoofdgeding aan de creatie van dit kledingstuk heeft deelgenomen, maar blijven de kenmerken en de kwaliteit van dit kledingstuk gewaarborgd door de onderneming die houder is van het merk.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de naam Elisabeth Emanuel op zichzelf kan leiden tot misleiding van het publiek over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren.

De nationale rechter dient evenwel te onderzoeken of de onderneming die de aanvraag tot inschrijving van het merk ‘ELIZABETH EMANUEL’ heeft ingediend, door de wijze waarop zij dit merk presenteert, de consument wil doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerpster is van de waren waarop dit merk is aangebracht, of aan de creatie ervan heeft deelgenomen. In dat geval gaat het immers om een manoeuvre dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 3 van richtlijn 89/104, en bijgevolg het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet aantast.

Derhalve moet op de eerste twee vragen worden geantwoord dat de inschrijving van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, wegens deze bijzonderheid alleen niet kan worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.