HvJ EG, 23-10-2003, nr. C-408/01

Artikel 5 van de richtlijn bepaalt voorzover hier relevant:

Opgemerkt zij dat artikel 4, lid 1, van de richtlijn bepaalt dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, indien het, kort samengevat, aan dezelfde voorwaarden voldoet als die welke artikel 5, lid 1, voor een teken stelt, en dat de lidstaten op grond van artikel 4, lid 4, sub a, mogen bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien het, kort gezegd, aan de voorwaarden voldoet die artikel 5, lid 2, voor een teken stelt. Artikel 9, lid 1, sub a, b en c (alle gebodsbepalingen), van verordening nr. 40/943. voorzien bovendien in een gelijkwaardige bescherming voor het gemeenschapsmerk.

Volgens de schriftelijke opmerkingen van de Commissie hebben alle lidstaten gebruikgemaakt van de optie van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. In artikel 13A, punt 1, sub c, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken4. is artikel 5, lid 2, in nagenoeg gelijke bewoordingen omgezet.

In het verwijzingsarrest worden de feiten en de procedure in het hoofdgeding beschreven als volgt.

Adidas-Salomon AG is houdster van een beeldmerk dat wordt gevormd door een uit drie strepen bestaand motief en dat bij het Benelux Merkenbureau voor een aantal kledingsoorten is ingeschreven. Adidas Benelux BV is exclusief licentiehoudster van Adidas AG voor de Beneluxlanden. Ik zal deze ondernemingen gezamenlijk Adidas noemen.

Het merk wordt gekenmerkt door drie verticaal parallellopende en fel opvallende strepen van dezelfde breedte die aan de zijkant en over de gehele lengte van het kledingstuk voorkomen. Het motief kan in verschillende kleurcombinaties en in verschillende groottes worden uitgevoerd, met dien verstande dat het steeds contrasteert met de basiskleur van het kledingstuk.

Het driestrepenmotief van Adidas is een sterk merk en geniet algemene bekendheid.

Fitnessworld Trading Ltd (hierna: Fitnessworld) brengt onder de naam Perfetto fitnesskleding in het verkeer en treedt op als importeur van Perfetto Sportswear Inc. Een aantal van de door haar aangeboden kledingstukken is voorzien van een tweestrepenmotief. Deze strepen lopen parallel, zijn van gelijke breedte, contrasteren met de hoofdkleur en zijn aangebracht op de zijnaden van de kleding.

In september 1997 heeft Adidas Fitnessworld in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Zwolle en onder meer gevorderd

Adidas legde aan haar vordering ten grondslag dat door het door Fitnessworld ten verkoop aanbieden van kleding met het tweestrepenmotief het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zou raken, in die zin dat het die kledingstukken zou kunnen associëren met sport- en vrijetijdskleding van Adidas die is voorzien van het driestrepenmotief, alsmede dat Fitnessworld aanhaakt bij de bekendheid en populariteit van het driestrepenmerk en dat de exclusiviteit van het beeldmerk van Adidas zou kunnen worden aangetast.

In oktober 1997 wees de president van de rechtbank de vorderingen toe. Tegen dit vonnis heeft Fitnessworld hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem.

In augustus 1998 heeft het Gerechtshof het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Adidas afgewezen.

In zijn arrest merkt het Gerechtshof onder meer het volgende op:

Het Gerechtshof oordeelde dus in feite dat er op basis van de feiten

In haar bij de Hoge Raad ingestelde cassatieberoep betoogt Adidas met name dat de merkenrichtlijn, althans voor bekende merken en/of merken met een groot onderscheidend vermogen, ook wanneer er geen sprake is van verwarringsgevaar, bescherming biedt in die gevallen waarin ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

In die context heeft de Hoge Raad de volgende twijfels over de juiste uitlegging van de richtlijn.

In de eerste plaats vraagt hij zich af, of artikel 5, lid 2, dat volgens zijn bewoordingen alleen geldt wanneer een teken wordt gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, ook kan gelden voor soortgelijke waren of diensten. Indien dit niet het geval is vraagt hij zich af, of er sprake kan zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, indien gebruik door een derde van een teken met de kenmerken en onder de omstandigheden genoemd in die bepaling plaatsvindt ten nadele van een bekend merk, doch voor gelijksoortige waren.

In de tweede plaats werpt de Hoge Raad de vraag op, of het Gerechtshof een juiste maatstaf heeft aangelegd voor de beantwoording van de vraag of in casu sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

Ten slotte gaat de Hoge Raad in op de overwegingen van het Gerechtshof over het feit dat Fitnessworld het tweestrepenmotief enkel als versiering gebruikt. Rekening houdend met de eerdere vaststelling van het Gerechtshof dat een dergelijk motief in de loop der jaren in Nederland regelmatig als versiering van sportkleding is gebruikt, meent de Hoge Raad dat het Gerechtshof klaarblijkelijk heeft bedoeld dat het relevante publiek dat motief louter als versiering of decoratie en dus niet als merk zal opvatten. De Hoge Raad is er evenwel niet zeker van, of en in hoeverre die opvatting van het publiek van invloed is op de vraag of van merkinbreuk sprake is in een geval waarin de gestelde inbreuk gelegen is in verwatering.

De Hoge Raad heeft daarom de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Adidas, Fitnessworld, de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie die allen, met uitzondering van de Nederlandse regering, ter terechtzitting vertegenwoordigd waren.

Met vraag 1, sub a, beoogt de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 5, lid 2, van de richtlijn verlangt dat lidstaten die deze bepaling willen omzetten de houder van een in de betrokken lidstaat bekend merk het recht moeten geven, zich te verzetten tegen het gebruik van eenzelfde of een overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in die bepaling omschreven, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Deze vraag is mijns inziens inmiddels bevestigend beantwoord, en wel in het arrest Davidoff II5., gewezen na het verwijzingsarrest en de indiening van de schriftelijke opmerkingen in deze zaak.

In die zaak werd het Hof gevraagd, of artikel 5, lid 2, gelijk zijn bewoordingen suggereren, alleen geldt voor niet-soortgelijke waren of diensten. Het Hof oordeelde dat artikel 5, lid 2, de lidstaten de bevoegdheid laat om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.

Het Verenigd Koninkrijk stelt echter dat het arrest Davidoff II geen antwoord geeft op de eerste vraag in deze zaak. In feite stelt het Verenigd Koninkrijk dat dit arrest vrijblijvend was: het Hof oordeelde dat lidstaten bij de omzetting van artikel 5, lid 2, de bescherming mogen uitbreiden tot gelijke of soortgelijke waren of diensten. Dit betekent echter niet dat zij verplicht zijn dit te doen en een omzetting (zoals die welke in deze zaak aan de orde is) die, overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, de bescherming uitdrukkelijk beperkt tot niet-soortgelijke waren of diensten, blijft een juiste en wettige omzetting die in overeenstemming is met de bewoordingen ervan.

Deze uitlegging is volgens het Verenigd Koninkrijk het gevolg van het feit dat artikel 5, lid 2, facultatief is. De richtlijn schrijft niet voor dat de lidstaten voor bekende merken in een extra bescherming moeten voorzien, maar bepaalt juist uitdrukkelijk dat in een dergelijke bescherming kan worden voorzien wanneer het merk en het teken voor niet-soortgelijke waren of diensten worden gebruikt. Indien het een lidstaat is toegestaan, artikel 5, lid 2, volledig buiten toepassing te laten, moet hij ook kunnen beslissen om alleen het expliciete deel ervan om te zetten.

Natuurlijk is het zo dat de vraag en het dictum in het arrest Davidoff II zo zijn geformuleerd dat de richtlijn lidstaten de bevoegdheid laat om voor gelijke of soortgelijke waren in bescherming te voorzien, en niet dat zij een dergelijke bescherming vereist. Deze formulering kan echter worden verklaard door het feit dat artikel 5, lid 2, een facultatieve bepaling is, zodat de lidstaten hoe dan ook niet verplicht zijn het om te zetten. Bovendien vind ik de stelling van het Verenigd Koninkrijk om een aantal redenen niet overtuigend.

In de eerste plaats heeft het Hof in het arrest Davidoff II uitdrukkelijk verklaard dat, gelet op de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling, artikel 5, lid 2, niet aldus [kan] worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.6. Uit de voorgaande punten van het arrest blijkt duidelijk dat het Hof van oordeel was dat een uitlegging van artikel 5, lid 2, die geen bescherming bood tegen gebruik van een teken voor soortgelijke waren of diensten, dat gevolg zou hebben. Daarom volgt uit het arrest dat artikel 5, lid 2, niet aldus kan worden uitgelegd. Dit aspect alleen al pleit mijns inziens tegen de benadering van het Verenigd Koninkrijk.

Voorts druist de uitlegging van het Verenigd Koninkrijk rechtstreeks in tegen hetgeen in de considerans van de richtlijn wordt verklaard, namelijk dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals […] of strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.7.

Het Hof heeft ook bij herhaling geoordeeld dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten.8.

Ten slotte lijkt het onwaarschijnlijk dat het Hof in het arrest Davidoff II de lidstaten de mogelijkheid heeft willen bieden, om een nationale wettelijke regeling te handhaven die zich niet uitstrekte tot soortgelijke waren of diensten, gelet op het feit dat de in die zaak aan de orde zijnde nationale regeling (evenals die waar het in deze zaak om gaat), overeenkomstig de bewoordingen van artikel 5, lid 2, uitdrukkelijk beperkt was tot niet-soortgelijke waren of diensten9.; de verwijzende rechter wilde weten of die nationale regeling niettemin bescherming bood wanneer het gestelde inbreukmakende gebruik betrekking had op soortgelijke waren of diensten.

Mijns inziens moet op vraag 1, sub a, van de Hoge Raad derhalve bevestigend worden geantwoord, namelijk dat artikel 5, lid 2, van de richtlijn slechts op de juiste wijze is geïmplementeerd wanneer de houder van een in de betrokken lidstaat bekend merk zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken, op de wijze en onder de omstandigheden als in die bepaling omschreven, niet alleen voor niet-soortgelijke waren of diensten, maar ook voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Aangezien vraag 1, sub b, alleen is gesteld voor het geval vraag 1, sub a, ontkennend wordt beantwoord, behoeft zij niet te worden beantwoord.

Artikel 5, lid 2, beschermt de houder van een bekend merk tegen gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend teken wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Er zijn dus in beginsel vier soorten gebruik waartegen bescherming wordt geboden: gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van het merk; gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk; gebruik dat afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk en gebruik dat afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

Het afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van een merk wordt in het algemeen als verwatering aangeduid. Dit begrip werd voor het eerst gebruikt door Schechter10., voorstander van een verder gaande bescherming van de merkhouder tegen merkinbreuk dan inbreuk door gebruik van hetzelfde of een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor herkomstverwarring ontstaat. Schechter omschreef het soort inbreuk waarmee hij zich bezighield, als het geleidelijk aan kleiner worden of het verdwijnen van de identiteit en de invloed bij het publiek van bepaalde merken.11. De rechtelijke instanties in de Verenigde Staten, waar houders van bepaalde merken reeds geruime tijd tegen verwatering worden beschermd12., hebben rijkelijk bijgedragen tot de vocabulaire van verwatering, met omschrijvingen als achteruitgang, afzwakking, uitputting, verzwakking, ondermijning, vervaging, verslechtering, en het stiekem knagen aan een merk.13. De essentie van verwatering in deze klassieke betekenis is dat de vermindering van het onderscheidend vermogen van het merk meebrengt dat het niet langer in staat is om een onmiddellijke associatie op te roepen met de goederen waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt.14. Dus, om Schechter nog maar eens te citeren15., indien je bijvoorbeeld Rolls Royce restaurants en cafetaria's toestaat, en Rolls Royce broeken en snoep, bestaat er over 10 jaar geen Rolls Royce merk meer.

Bij afbreuk aan de reputatie van een merk, dikwijls ook degeneratie of aantasting van het merk genoemd, gaat het daarentegen om een situatie — zoals uiteengezet in de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof in de bekende zaak Claeryn/Klarein16.— waarin de waren waarvoor het inbreukmakende teken wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. In die zaak ging het om de op dezelfde wijze uitgesproken merken Clareyn voor Nederlandse jenever en Klarein voor een schoonmaakmiddel. Aangezien door de gelijkenis tussen de twee merken bij het publiek de gedachte aan een schoonmaakmiddel kon opkomen bij het drinken van Claeryn-jenever, maakte het merk Klarein volgens het Benelux-Gerechtshof inbreuk op het merk Claeryn.17.

Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk moet daarentegen aldus worden uitgelegd dat het gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan.18. Zo zou Rolls Roys een whiskyfabrikant dus bijvoorbeeld kunnen verhinderen om de reputatie van het Rolls Royce merk te gebruiken om reclame te maken voor zijn merk van whisky.19. Het verschil tussen voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van een merk en voordeel trekken uit de reputatie ervan is niet echt duidelijk; aangezien een dergelijk verschil in de onderhavige zaak echter niet van belang is, zal ik naar beide verwijzen als meeliften.

In de onderhavige zaak blijkt uit het verwijzingsarrest dat Adidas aanvoert dat Fitnessworld door het gebruik van het tweestrepenmotief ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het Adidas merk (meeliften) waardoor afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat merk (verwatering).20. Tegen die achtergrond heeft de Hoge Raad twee vragen over de uitlegging van artikel 5, lid 2, gesteld.

Met vraag 2, sub a, wenst de Hoge Raad te vernemen, of het begrip overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, moet worden beoordeeld aan de hand van een ander criterium dan dat van de (directe of indirecte) herkomstverwarring: indien dit het geval is, vraagt hij het Hof om het juiste criterium aan te geven.

Artikel 5, lid 2, is, evenals artikel 5, lid 1, sub b, van toepassing wanneer het merk en het teken identiek zijn of overeenstemmen. Beide bepalingen stellen nog een aantal voorwaarden voor hun toepassing: artikel 5, lid 2, geldt in het bijzonder wanneer door gebruik van het teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, terwijl artikel 5, lid 1, sub b, geldt wanneer door de gelijkheid of de overeenstemming gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Uit de arresten SABEL21. en Lloyd22. blijkt duidelijk dat, teneinde de mate van overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 1, sub b, te beoordelen, en dus om te beoordelen of er voldoende overeenstemming bestaat om te kunnen spreken van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling, de nationale rechter de mate van hun visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis moet bepalen. Na die arresten heeft het Hof in het arrest Sieckmann23. erkend dat geuren of olfactorische tekens in beginsel een merk kunnen zijn (ofschoon op geen enkele in die zaak voorgestelde wijze werd voldaan aan het vereiste dat het merk vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling); in de toekomst kan daarom ook een beroep op de nationale rechter worden gedaan om de mate van olfactorische overeenstemming tussen een merk en een teken te bepalen. Met Fitnessworld, Adidas, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk ben ik van mening dat de nationale rechter dezelfde oefening moet verrichten — namelijk de mate van zintuiglijke of begripsmatige overeenstemming bepalen — om de mate van overeenstemming voor de toepassing van artikel 5, lid 2, te beoordelen; het valt namelijk moeilijk in te zien op welke andere basis de overeenstemming kan worden bepaald.

Het is echter duidelijk dat voor de toepassing van artikel 5, lid 2, niet behoeft te worden aangetoond dat die overeenstemming, gelijk Fitnessworld stelt, tot verwarring leidt.

In het arrest SABEL24. ging het Hof in op de begrippen directe en indirecte herkomstverwarring en gaf het aan dat er sprake was van directe verwarring wanneer het publiek het teken en het betrokken merk met elkaar verwart en van indirecte verwarring wanneer het publiek een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verwart. Zowel directe als indirecte verwarring in die betekenis vormen verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b. Van associatiegevaar zou daarentegen sprake zijn wanneer het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen, ofschoon beide niet met elkaar worden verward. Het Hof oordeelde dat associatiegevaar geen verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, vormde.

Zoals reeds gezegd, geeft die bepaling merkhouders het recht om derden het gebruik van een teken te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan […]. Zij vereist dus een rechtstreeks causaal verband tussen de overeenstemming (of gelijkenis) en het gevaar van verwarring. De onderlinge afhankelijkheid van de twee begrippen wordt voorts beklemtoond in de considerans van de richtlijn, waarin wordt gezegd dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd.25.

Artikel 5, lid 2, spreekt daarentegen niet van een gevaar van verwarring. Het Hof heeft bovendien uitdrukkelijk bepaald dat deze bepaling bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist.26.

Ofschoon artikel 5, lid 2, alleen geldt wanneer het merk en het teken gelijk zijn of overeenstemmen, vereist het niet uitdrukkelijk dat deze overeenstemming een bepaalde gemoedstoestand bij het publiek doet ontstaan. De bepaling richt zich daarentegen op het gevolg van het gebruik waartegen zij bescherming wil bieden en spreekt daarbij van gebruik waardoor zonder geldige reden, […] ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het lijkt duidelijk dat gebruik van een teken alleen een dergelijk gevolg kan hebben, indien het teken het betrokken publiek op de een of andere manier aan het merk doet denken. Daarom oordeelde het Hof, toen het de voorwaarde dat het om een bekend merk moet gaan, in het licht van de systematiek en het doel van de richtlijn bezag, dat enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid van het merk, door het publiek dat met het teken in aanraking komt, eventueel een verband kan worden gelegd tussen de twee en daardoor afbreuk kan worden gedaan aan het merk.27.

Het lijkt evenwel niet nodig of zinvol om de criteria aan de hand waarvan de vraag van de overeenstemming tussen het merk en het teken moet worden beantwoord, nader te specificeren. De nationale rechters zullen zonder nader onderzoek van het begrip overeenstemming in staat zijn om te beslissen, of de overeenstemming zodanig is dat zij het bestreden gebruik, of dit nu in de vorm van verwatering, aantasting of meeliften is, mogelijk maakt. Mijns inziens kan daarom worden volstaan met de opmerking dat artikel 5, lid 2, vereist

Mijn inziens moet daarom op vraag 2, sub a, worden geantwoord

Met vraag 2, sub b, wenst de Hoge Raad te vernemen of het bij de beoordeling van de overeenstemming tussen het merk en het teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van belang is, dat het merk door het in aanmerking komende publiek louter als versiering of decoratie wordt opgevat.

Om te bepalen of artikel 5, lid 2, van toepassing is moet natuurlijk onder meer worden beoordeeld, of er overeenstemming bestaat tussen het merk en het teken dat daarop inbreuk zou maken. Zoals ik in het kader van vraag 2, sub a, reeds heb aangegeven, ben ik van mening dat de overeenstemming tussen een merk en een teken voor de toepassing van artikel 5, lid 2, moet worden beoordeeld op basis van de mate van hun zintuiglijke of begripsmatige overeenstemming. Of het teken louter als decoratie wordt opgevat, lijkt mij voor die beoordeling niet van belang. Bij het onderzoek van vraag 2, sub b, zal ik er daarom van uitgaan dat het gaat om de vraag, of het voor de toepasselijkheid van artikel 5, lid 2, als geheel van belang is dat het teken bij het in aanmerking komende publiek louter als decoratie wordt opgevat.

Een aantal partijen28. hebben in hun opmerkingen gesuggereerd dat artikel 5, lid 2, niet van toepassing kan zijn wanneer een teken louter als decoratie wordt opgevat, en wel omdat er in dergelijke omstandigheden geen verband zal worden gelegd met een overeenstemmend merk. Ik acht deze stellingen niet noodzakelijkerwijs juist, in het bijzonder wanneer het merk waarop inbreuk zou worden gemaakt, gebaseerd is op een veel gebruikte vorm of patroon. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat iemand die een ruitvormig patroon ziet, wordt herinnerd aan het Renault merk dat uit een gestileerde diamant bestaat, of dat een patroon van rode driehoeken doet denken aan de rode driehoek, het belangrijkste onderdeel van het merk van Bass, een brouwerij in het Verenigd Koninkrijk, sinds het midden van de 19e eeuw.29. Het Hof heeft bovendien recentelijk geoordeeld dat een kleur in beginsel op zich onderscheidend genoeg kan zijn om als merk te worden ingeschreven30.; nu kleuren als merk kunnen worden ingeschreven, is de mogelijkheid duidelijk toegenomen dat het publiek aan een bepaald merk zal worden herinnerd door het louter decoratieve gebruik van dezelfde of een overeenstemmende kleur in een andere context.

Ik vind daarom niet dat als uitgangspunt voor de beantwoording van vraag 2, sub b, van de verwijzende rechter moet worden aangenomen dat artikel 5, lid 2, niet van toepassing kan zijn wanneer een teken louter als decoratie wordt gezien, alleen omdat er in dergelijke omstandigheden geen verband kan worden gelegd met een overeenstemmend merk. Het juiste uitgangspunt moet zijn, de bewoordingen, de systematiek en het doel van artikel 5, lid 2, als geheel.

Die bepaling verwijst niet uitdrukkelijk naar de wijze waarop het inbreukmakende teken wordt opgevat. Zij is van toepassing wanneer het teken in het economisch verkeer voor waren of diensten wordt gebruikt. De Commissie stelt dat die zin ter onderscheiding van waren of diensten of als een merk moet betekenen. Tot staving van dit argument verwijst zij naar artikel 5, lid 5, waarin wordt bepaald dat artikel 5, leden 1 tot en met 4, onverlet laat bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Volgens de Commissie volgt hieruit dat artikel 5, lid 2, een merkhouder niet de mogelijkheid biedt elk gebruik van een teken te verhinderen, maar alleen gebruik dat bedoeld is om de waren of goederen waarop het betrekking heeft, te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Artikel 5, lid 5, ziet duidelijk op nationale rechtsregels op andere gebieden dan het merkenrecht — bijvoorbeeld oneerlijke mededinging en vergelijkende reclame.31. Uit deze bepaling volgt dat de situatie waarin het niet gaat om een gebruik als merk van een teken waardoor, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk, niet door de richtlijn wordt beheerst. Dergelijk gebruik kan daarom niet onder artikel 5, lid 2, vallen.

Dit standpunt wordt bovendien bevestigd door de rechtspraak van het Hof. Met name in het arrest Robelco32. heeft het Hof geoordeeld dat verder gaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet onder de communautaire harmonisatie valt en dat wanneer het teken […] niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, […] derhalve [dient] te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming.

Het is daarom de vraag, of mag worden aangenomen dat een teken ter onderscheiding van waren of diensten wordt gebruikt wanneer het door het in aanmerking komende publiek louter als decoratie wordt opgevat.

Mijns inziens moet die vraag ontkennend worden beantwoord. Indien een bepaald teken volgens het in aanmerking komende publiek alleen ter versiering van waren dient en op geen enkele wijze de herkomst ervan aangeeft, kan men er niet van uitgaan dat dit teken ter onderscheiding van die waren wordt gebruikt.

De rechtspraak van het Hof bevestigt dat de perceptie van het in aanmerking komende publiek relevant is bij de beantwoording van de vraag, of een teken als merk wordt gebruikt. Vanaf de eerste zaken op het gebied van het merkenrecht (die vóór de richtlijn aanhangig werden gemaakt krachtens de verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen) heeft het Hof geoordeeld dat de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen is dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd — in dier voege dat hij het product ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden.33. Het is duidelijk dat aan die functie niet wordt voldaan indien het relevante publiek het teken louter als versiering of decoratie opvat. Gelijk het Hof in het arrest Libertel34. oordeelde:

Het gevolg van de wijze waarop de decoratie in de onderhavige zaak wordt opgevat, verschilt in ruime mate van de situatie in het arrest Arsenal35., waarin het Hof oordeelde dat het niet relevant was dat het inbreukmakende teken werd opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. In die zaak was een vordering wegens inbreuk ingesteld krachtens artikel 5, lid 1, sub a, dat een absolute bescherming verleent wanneer het merk gelijk is aan het teken, en de waren of diensten dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven.36. In die context was het ongeoorloofde gebruik door een derde van hetzelfde merk voor dezelfde waren, ondanks die perceptie, duidelijk een gebruik als merk.

Tot slot wil ik hieraan toevoegen dat het mijns inziens in beginsel ongewenst is, de bescherming van merken zodanig uit te breiden dat het gebruik van gewone decoraties en motieven als strepen daaronder valt. Het Hof heeft geoordeeld dat artikel 3, lid 1, sub c, en artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn doelen van algemeen belang nastreven, te weten dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd en dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.37. Het heeft eveneens erkend dat het bestaan van een algemeen belang moet worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.38. Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer uitte een soortgelijke waarschuwing in wat kan worden omschreven als de slotscène van zijn recente conclusie in de zaak Shield Mark39., waarin het gaat om de vraag of klanken of geluiden40. als merk kunnen worden beschouwd. Ofschoon de onderhavige zaak de enigszins verschillende vraag van de uitbreiding van de door artikel 5, lid 2, verleende bescherming betreft, ben ik van mening dat soortgelijke overwegingen van algemeen belang ertegen pleiten dat die bescherming zodanig wordt uitgebreid dat ondernemers het gebruik van eenvoudige en reeds lang geaccepteerde decoraties en motieven wordt verboden.

Ik kom daarom tot de conclusie dat voor de toepassing van artikel 5, lid 2, als voorwaarde geldt dat het vermeende inbreukmakende teken als merk wordt gebruikt, dat wil zeggen ter onderscheiding van waren of diensten. Dit is niet het geval wanneer dat teken door het in aanmerking komende publiek louter als decoratie wordt opgevat.

Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van de Hoge Raad te beantwoorden als volgt: