HvJ EG, 08-04-2003, nr. C-244/00

Bij beschikking van 11 mei 2000, ingekomen bij het Hof op 19 juni daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de artikelen 28 EG en 30 EG en van artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: richtlijn).

Deze vraag is gerezen in het kader van een geschil tussen de te Keulen (Duitsland) gevestigde vennootschap Van Doren + Q. GmbH (hierna: Van Doren), een groot- en detailhandel in kleding, en de te Berlijn (Duitsland) gevestigde vennootschap Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH (hierna: Lifestyle) en haar zaakvoerder M. Orth, betreffende het in de handel brengen door Lifestyle van kleding van het merk Stüssy, waarvan Van Doren in Duitsland de alleenverkoper is.

Artikel 5 van richtlijn 89/104, getiteld Rechten verbonden aan het merk, luidt als volgt:

Artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, getiteld Uitputting van het aan het merk verbonden recht, bepaalt:

Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.

Overeenkomstig artikel 65, lid 2, juncto bijlage XVII, punt 4, van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, wordt artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 voor de toepassing van deze overeenkomst gewijzigd door de uitdrukking in de Gemeenschap te vervangen door de woorden in een overeenkomstsluitende partij.

De artikelen 5, leden 1 en 3, en 7, lid 1, van de richtlijn zijn in Duits recht omgezet bij respectievelijk § 14, leden 1 tot en met 3, en § 24, lid 1, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: Markengesetz).

De te Irvine (Verenigde Staten) gevestigde vennootschap Stussy Inc. is houdster van het woord- en beeldmerk Stüssy, dat is ingeschreven voor kledingstukken, inzonderheid hemden, shorts, badpakken, T-shirts, trainingspakken, jasjes en broeken. De waren die van dit merk zijn voorzien, worden wereldwijd verkocht. Zij dragen geen bijzondere kentekens naar gelang van hun afzetgebied.

Van Doren heeft ingevolge een distributieovereenkomst van 1 mei 1995 het alleenverkooprecht voor de waren van Stussy Inc. in Duitsland. Stussy Inc. heeft haar gemachtigd in eigen naam tegen derden gerechtelijke procedures in te leiden tot staking en schadevergoeding in het kader van inbreuken op de merkrechten.

Volgens Van Doren is er per land van de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) slechts één alleenverkoper en algemeen importeur van waren van het merk Stüssy, die contractueel verplicht is de waren niet aan tussenhandelaren te leveren voor wederverkoop buiten het hem toegewezen gebied.

Lifestyle brengt in Duitsland waren van het merk Stüssy op de markt die zij niet van Van Doren heeft betrokken.

Van Doren heeft Lifestyle en Orth gedagvaard voor de Duitse rechter. Zij heeft verzocht dat zij ertoe worden veroordeeld deze verkoop te staken en inlichtingen te verschaffen over hun activiteiten sedert 1 januari 1995, en dat wordt vastgesteld dat er met ingang van deze laatste datum een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Zij heeft verklaard dat de door Lifestyle verkochte goederen aanvankelijk in de Verenigde Staten in de handel waren gebracht en dat de merkhouder geen toestemming had verleend om deze in de Bondsrepubliek Duitsland of een andere lidstaat in de handel te brengen.

Lifestyle en Orth vorderden afwijzing van deze verzoeken waarbij zij zich erop beriepen dat de aan het merk verbonden rechten met betrekking tot de betrokken handelswaren waren uitgeput. Deze waren gekocht in de EER, waar zij door de merkhouder of met diens toestemming in de handel waren gebracht. Het in oktober 1996 bij Lifestyle bij wijze van test gekochte kledingstuk was door haar aangeschaft bij een tussenhandelaar in de EER die dit, naar Lifestyle en Orth vermoedden, zelf had gekocht bij een erkend verkoper.

Lifestyle stelde dat zij niet verplicht was de naam van haar leveranciers bekend te maken zolang Van Doren niet aantoonde dat haar distributiesysteem waterdicht was.

De rechter in eerste aanleg heeft de verzoeken grotendeels toegewezen.

In het door Lifestyle en Orth ingestelde hoger beroep zijn de vorderingen van Van Doren echter verworpen. De appèlrechter heeft verklaard dat Van Doren gegevens had moeten overleggen die het tot op zekere hoogte aannemelijk maakten dat de betrokken goederen zonder toestemming van de merkhouder in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht.

Van Doren heeft bij het Bundesgerichtshof beroep in Revision ingesteld.

In zijn verwijzingsbeschikking merkt dit op dat volgens de rechtspraak van het Hof (arresten van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, en 1 juli 1999, Sebago en Maison Dubois, C-173/98, Jurispr. blz. I-4103) het aan een merk verbonden recht is uitgeput in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, wanneer de waren onder dat merk door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, maar dat dit niet het geval is wanneer deze voor het eerst in de handel zijn gebracht buiten de EER.

Overeenkomstig de algemene beginselen volgens welke elke procespartij moet aantonen dat is voldaan aan de feitelijke voorwaarden voor de toepassing van de rechtsnorm waarop zij zich beroept, moet in beginsel de verweerder bewijzen dat is voldaan aan de voorwaarden voor het op § 24, lid 1, van het Markengesetz gebaseerde verweermiddel inzake uitputting van het merkrecht.

Volgens het Bundesgerichtshof strookt een omkering van de uit deze algemene beginselen voortvloeiende bewijslast in het merkenrecht niet met het systeem, omdat dit er toe zou leiden dat zonder afdoende reden wordt afgeweken van de gewone regeling inzake de onrechtmatige daad, volgens welke de feitelijke bestanddelen van een inbreuk op het beschermd recht in beginsel de onrechtmatigheid indiceren, zodat niet het slachtoffer van de onrechtmatigheid, maar in de regel de beweerdelijke dader moet bewijzen dat er geen sprake is van onrechtmatigheid. Een omkering van de bewijslast zou bovendien het uitsluitend recht van de merkhouder op ongeoorloofde wijze aantasten. Het alleen binnen de EER geldende beginsel van uitputting zou bovendien zozeer in zijn werking worden beperkt dat het nagenoeg van zijn zin zou worden beroofd, terwijl de beweerdelijke schender van het merkrecht de oorsprong van de betrokken waren gemakkelijk zou kunnen aantonen.

De verwijzende rechter merkt op dat § 14, lid 2, van het Markengesetz derden verbiedt het merk te gebruiken zonder toestemming van de houder. Hoewel de merkhouder moet aantonen dat aan de voorwaarden voor vaststelling van een gebruik in de zin van deze bepaling is voldaan, moet de aangesproken derde een eventuele toestemming van de houder aantonen indien hij zich daarop wil beroepen.

Wanneer de bewijslast ligt bij de derde die door de merkhouder in rechte wordt aangesproken, bestaat echter het gevaar dat een niet met de houder gelieerde marktdeelnemer elke handel in waren met dit merk verboden wordt, zelfs wanneer deze met toestemming van de houder in de EER in de handel zijn gebracht. Een marktdeelnemer zal doorgaans immers zonder problemen kunnen aantonen van wie hij de koopwaar heeft betrokken, maar hij kan zijn leveranciers niet verplichten hem mee te delen bij wie zijzelf hebben ingekocht, noch vaststellen wie de andere marktdeelnemers in de distributieketen zijn. Zo hij in staat zou zijn de distributieketen tot en met de merkhouder te reconstrueren en aan te tonen dat de koopwaar met toestemming van de houder in de EER in de handel is gebracht, zou overigens het gevaar bestaan dat zijn bevoorradingsbron onmiddellijk opdroogt.

In deze omstandigheden bestaat het gevaar dat de merkhouder het merk gebruikt om de nationale markten af te schermen.

De verwijzende rechter vraagt zich dan ook af of artikel 28 EG niet gebiedt een uitzondering te maken op de algemene regel dat de derde de volledige bewijslast draagt betreffende het voldoen aan de voorwaarden inzake uitputting van het aan het merk verbonden recht. Volgens hem zou een oplossing daaruit kunnen bestaan, dat deze bewijslast slechts op de derde wordt gelegd wanneer de merkhouder eerst alle redelijke, hem ter beschikking staande mogelijkheden heeft aangewend om door het aanbrengen van kentekens de waren die door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht te onderscheiden van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht. Zolang de houder kan worden geacht consequent op deze wijze te werk te gaan, moet de derde aantonen dat is voldaan aan de voorwaarden voor de gestelde uitputting, omdat de waren op het eerste gezicht alleen maar buiten de EER voor het eerst in de handel kunnen zijn gebracht.

Van mening dat de oplossing van het geschil in dit verband afhankelijk is van de uitlegging van de artikelen 28 EG en 30 EG en van artikel 7, lid 1, van de richtlijn, heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vraag gesteld:

Moeten de artikelen 28 EG en 30 EG aldus worden uitgelegd, dat zij de toepassing van nationale voorschriften toestaan volgens welke degene die op grond van de verkoop van oorspronkelijke waren wordt aangesproken wegens inbreuk op een merkrecht en die zich op uitputting in de zin van artikel 7 van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) […] beroept, moet aantonen en in voorkomend geval bewijzen, dat de door hem verkochte waren voordien reeds voor het eerst door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht?

In de artikelen 5 en 7 van de richtlijn heeft de gemeenschapswetgever de regel van de communautaire uitputting geformuleerd, volgens welke het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Door die bepalingen vast te stellen heeft de gemeenschapswetgever de lidstaten niet de mogelijkheid gelaten om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht (arrest Silhouette International Schmied, reeds aangehaald, punt 26, en arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 32).

De richtlijn beperkt de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht dus tot de gevallen waarin de waren in de EER in de handel worden gebracht, en staat de merkhouder toe zijn waren buiten die zone in de handel te brengen zonder dat dit de uitputting van zijn rechten binnen de EER meebrengt. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de gemeenschapswetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (reeds aangehaalde arresten Sebago en Maison Dubois, punt 21, en Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 33).

Ter terechtzitting hebben verweerders in het hoofdgeding, de Duitse en de Franse regering en de Commissie gediscussieerd over de eventuele invloed van het na de verwijzingsbeschikking gewezen arrest Zino Davidoff en Levi Strauss (reeds aangehaald) op de beantwoording van de in de onderhavige zaak gestelde prejudiciële vraag.

De zaken die tot dat arrest hebben geleid, verschillen evenwel van de onderhavige zaak.

In die zaken, die het Hof ertoe hebben gebracht de kwestie van de wijze van uitdrukking en het bewijs van de toestemming van de merkhouder tot het binnen de EER in de handel brengen te onderzoeken, stond vast dat de litigieuze waren door de merkhouder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel waren gebracht en vervolgens door derden in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht. In de punten 46, 54 en 58 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft het Hof geoordeeld dat in dergelijke omstandigheden de toestemming van de merkhouder tot het in de EER in de handel brengen, niet kan worden vermoed, maar uitdrukkelijk dan wel impliciet moet zijn en dat de marktdeelnemer die zich erop beroept, het bestaan ervan dient aan te tonen.

In de onderhavige zaak hangt de oplossing van het hoofdgeding in de eerste plaats af van de vraag of de waren voor het eerst binnen dan wel buiten de EER in de handel zijn gebracht. Verzoekster in het hoofdgeding stelt dat de waren door de merkhouder aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht, terwijl verweerders in het hoofdgeding verklaren dat dit binnen de EER is gebeurd, zodat het uitsluitend recht van de merkhouder daar op grond van artikel 7, lid 1, van de richtlijn is uitgeput.

In een dergelijke situatie rijst in het bijzonder de vraag wie in geval van betwisting moet bewijzen waar de van het merk voorziene waren voor het eerst in de handel zijn gebracht.

Er zij aan herinnerd dat de artikelen 5 tot en met 7 van de richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 39).

Artikel 5 van de richtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht, dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen. Artikel 7, lid 1, bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de houder is uitgeput wanneer de waren door de houder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 40).

Zo blijkt dat de uitdoving van het uitsluitend recht het gevolg is van hetzij de uitdrukkelijke dan wel impliciete toestemming van de houder tot het binnen de EER in de handel brengen, hetzij het binnen de EER in de handel brengen door de houder zelf. De toestemming van de houder of het door hem binnen de EER in de handel brengen, wat met een afstand van het uitsluitend recht gelijk te stellen is, zijn dus beslissende elementen voor de uitdoving van dat recht (zie met betrekking tot de toestemming arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 41).

De verwijzende rechter merkt op dat de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde naar Duits recht een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept.

Een dergelijke regel is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.

De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen.

Dat is het geval wanneer die regel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in deze zin, onder andere, arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 23).

Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

Indien de derde in dergelijke situaties zou moeten bewijzen waar de waren door de merkhouder of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren kunnen belemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen, wanneer de derde erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze deelnemer heeft ingekocht.

Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 54).

Op de prejudiciële vraag moet dus worden geantwoord dat een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

De kosten door de Duitse en de Franse regering, alsmede door de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 11 mei 2000 gestelde vraag, verklaart voor recht:

Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.

Rodríguez Iglesias

Puissochet

Wathelet

Schintgen

Gulmann

La Pergola

Jann

Skouris

Macken

Colneric

von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 april 2003.

De griffier

R. Grass

De president

G. C. Rodríguez Iglesias