Rb. 's-Gravenhage, 25-07-2007, nr. 288093/KGZA07-623

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 288093 / KG ZA 07-623

Vonnis in kort geding van 25 juli 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

ABBOTT LABORATORIES INC.,

gevestigd te Illinois, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten mr. P.A.M. Hendrick en R.M. Kleemans te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEVA PHARMA B.V.,

gevestigd te Mijdrecht,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PHARMACHEMIE B.V.,

gevestigd te Haarlem,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

procureur mr. M.A.A. van Wijngaarden,

advocaat tevens mr. W.E. Pors.

Partijen zullen hierna Abbott en Teva e.a. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de mondelinge behandeling van 28 juni 2007,

- de conclusie van eis in reconventie,

- de pleitnota van Abbott met producties,

- de pleitnota van Teva e.a. met producties,

- de (met instemming van de voorzieningenrechter) nagezonden brieven d.d. 2 en 4 juli van Teva e.a. en d.d. 3 juli van Abbott.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Abbott is een farmaceutische onderneming. Abbott legt zich toe op de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe geneesmiddelen.

2.2. Teva is een onderneming die zich in het bijzonder toelegt op het vervaardigen en aanbieden van zogenaamde generieke geneesmiddelen.

2.3. Op naam van Abbott GmbH & Co KG staat een aantal octrooien die betrekking hebben op de stof sibutraminehydrochloridemonohydraat. Met name gaat het om EP 0 397 831 (EP 831), getiteld 'Treatment of obesity' ('Behandeling van zwaarlijvigheid'). Eveneens op naam van Abbott GmbH & Co KG staat het aan EP 831 equivalente Amerikaanse octrooi US 5 436 272 en het equivalente Canadese octrooi CA 2 003 524. EP 831 en zijn Amerikaanse en Canadese equivalenten betreffen een tweede medische toepassing (second medical use) van sibutraminehydrochloridemonohydraat, een specifieke vorm van de stof sibutramine, voor de behandeling van overgewicht (obesitas). De expiratiedatum van EP 831 is 21 november 2009 en bovendien is aan Abbott een aanvullend beschermingscertificaat verleend dat geldig is tot 12 januari 2014 (voor een aantal Europese landen; voor Nederland met nummer 300066). De bescherming in de Verenigde Staten zal expireren op 25 januari 2013 en in Canada op 21 november 2009.

2.4. Op naam van Abbott GmbH & Co KG staat tevens EP 0 230 742, getiteld 'N.N-dimethyl1-1-(4-chlorophenyl)cyclobutylr -3-methylbutylamine hydrochloride monohydrate and pharmaceutical compositions containing it' (EP 742). Conclusies 4-10 van dit octrooi betreffen een werkwijze voor de bereiding van sibutramine. EP 742 is op 10 december 2006 geëxpireerd.

2.5. Abbott heeft zich tot de voorzieningenrechters te Utrecht en Haarlem gewend met het verzoek om op grond van artikelen 1019b, 1019c, 1019d jo. 700 en 709 Rv conservatoir bewijsbeslag te mogen leggen op en gedetailleerde beschrijving te maken van bescheiden met betrekking tot (beweerdelijke) dreigende inbreuk die zich bij Teva e.a. bevinden. De Voorzieningenrechters hebben hiertoe verlof verleend en in hun beschikking bepaald dat de eis in de hoofdzaak binnen 14 dagen na het eerst gelegde beslag moet zijn ingesteld. Op een nader verzoekschrift van Abbott is deze termijn met 14 dagen verlengd, waardoor deze is verstreken op 6 juni 2007.

2.6. Het conservatoire bewijsbeslag en het beschrijvend beslag is gelegd met ingang van 10 mei 2007 te Utrecht en Haarlem. Onderdeel van de door de deurwaarder uitgevoerde maatregelen strekkende tot beschrijving en sequestratie van het bewijs vormde een search van de servers van Teva e.a. met als zoekterm het woord 'sibutramine'. De search is aangevangen op 10 mei 2007 in de Teva e.a. vestigingen te Utrecht en Haarlem en is afgerond op 11 mei 2007, respectievelijk 15 mei 2007. De getroffen maatregelen hebben uiteindelijk geleid tot een index met gevonden documenten en een korte beschrijving daarvan, zoals weergegeven in de processen verbaal als opgesteld door de deurwaarders. Digitale kopieën van de gevonden bescheiden zijn door de gerechtelijke bewaarder in bewaring genomen.

3. Het geschil in conventie

3.1. Abbott vordert (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad) het volgende:

(A) Gedaagden te veroordelen inzage te verlenen in alle bescheiden van gedaagden door middel van afgifte van alle kopieën - die zich bevinden bij de gerechtelijke bewaarnemer Gerechtsdeuwaarderskantoor [gerechtsdeurwaarderskantoor], gevestigd te [adres] - uitsluitend voor zover deze betrekking hebben op (de productie van) sibutramine en/of de octrooien van Abbott een en ander in de breedste zin, onmiddellijk na betekening van het ten deze te wijzen vonnis;

(B) Indien gedaagden het ten deze te wijzen vonnis niet of niet behoorlijk nakomen, gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom aan eiseres van € 100.000,- per dag (of gedeelte daarvan) dat gedaagden in gebreke blijven het vonnis (geheel of gedeeltelijk) na te komen;

(C) te gelasten dat de onafhankelijke deskundige drs. [A] de kopieën van de bescheiden waarvan inzage wordt gevorderd - vóórdat deze door de gerechtelijke bewaarder aan eiseres ter beschikking zullen worden gesteld - zal anonimiseren in die zin dat informatie die niet betrekking heeft op sibutramine en/of de octrooien van Abbott verwijderd dan wel onleesbaar zal worden gemaakt;

(D) subsidiair, indien Teva niet wordt gelast alle kopieën ter beschikking te stellen, te gelasten dat de door de gerechtelijke bewaarder gehouden kopieën bij hem in bewaring zullen blijven totdat aan deze procedure dan wel tegen Teva te entameren inbreukacties een onherroepelijk einde is gekomen;

(E) gedaagden te veroordelen in de volledige kosten van de procedure tot nu toe waaronder begrepen de volledige kosten van de conservatoire beslaglegging.

3.2. Teva e.a. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Teva e.a. vorderen (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad) het volgende:

1. De gelegde bewijs- en beschrijvende beslagen met onmiddellijke ingang, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, op te heffen;

2. Voor zover nodig Abbott of straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) gelegde beslagen en gemaakte beschrijvingen;

3. Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is met onmiddellijke ingang te bevelen om Gerechtsdeurwaarder [gerechtsdeurwaarderskantoor] die als bewaarder is aangesteld, te instrueren binnen 24 uur aan Teva af te (doen) geven alle documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007;

4. Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen binnen drie dagen na het te dezen te wijzen vonnis aan Teva opgave te doen van de personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007;

5. Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke is te bevelen er voor zorg te dragen dat alle personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, deze informatie verder verspreiden en geheimhouden.

6. Abbott op straffe van een dwangsom van € 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit verbod in gebreke is te verbieden gebruik te maken van enig document waarvan zij kennis heeft genomen, ter inzage is gegeven of waarvan een beschrijving is gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007.

7. Abbott overeenkomstig artikel 1019h Rv. te veroordelen in de volledige kosten van de procedure.

4.2. Abbott voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in reconventie

5.1. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om eerst de eis in reconventie te behandelen. Ter ondersteuning van de vordering tot opheffing van de gelegde beslagen beroepen Teva e.a. zich in de eerste plaats op het feit dat niet Abbott octrooihoudster is maar Abbott GmbH & Co. KG te Wiesbaden (hierna Abbott GmbH). Deze grondslag treft doel. Weliswaar heeft Abbott ter zitting aangegeven door Abbott GmbH te zijn gevolmachtigd en als zodanig op te treden in deze procedure en in de beslagen, welke figuur naar Nederlands procesrecht mogelijk is (vgl. HR 26 juni 1985, NJ 1986, 307, r.o. 5.1), verzuimd is evenwel dit belangrijke feit in de verzoekschriften voor de verloven tot beslag alsmede de beslagexploiten te vermelden (HR 2 april 1993, 573). Het gaat hier om een verandering in de materiële procespartij, waarvan tijdig melding moet zijn gedaan. Het betekent immers dat het beslag niet zozeer door Abbott maar materieel door Abbott GmbH wordt gelegd. Dit betekent bijvoorbeeld een verandering in wie voor eventuele onrechtmatigheid van het beslag aansprakelijk is te houden. Niet voor niets overweegt de HR in NJ 1986, 307, r.o. 5.1 dat 'in rechte [kan] worden opgetreden door een gevolmachtigde die een rechtsvordering instelt of als verweerder verschijnt in naam van een met name aangeduide volmachtgever om wiens belangen het in het betrokken geding gaat.' (onderstreping vzr). Voorts is van belang dat dit feit reeds in het verlof had moeten staan (vgl. HR 2 april 1993, 573). Daarmee is voorshands duidelijk dat het verlof op onjuiste gronden is verleend en zijn de beslagen onrechtmatig te achten, zodat deze dienen te worden opgeheven.

5.2. Zelfs echter indien het voorgaande oordeel anders zou hebben geluid, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar Teva e.a. terecht hebben aangevoerd is enige dreiging tot inbreuk op de octrooirechten dan wel rechten uit aanvullende beschermingscertificaten onvoldoende aannemelijk geworden. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de drempel voor het toestaan van de in titel 15 Rv (art. 1019 ev. Rv) bedoelde conservatoire bewijsmaatregelen lager dient te worden gelegd dan de aannemelijkheid van de (dreiging tot) inbreuk in een kortgeding procedure. Het is immers nu juist de bedoeling om met deze conservatoire maatregelen uiteindelijk een feitelijke onderbouwing te kunnen geven aan een in te stellen inbreukvordering, waaronder niet slechts dient te worden verstaan een bodemprocedure maar ook een voorlopige voorziening. Een andere lezing zou de regeling illusoir maken, omdat de lat in kort geding voor de vraag of de dreiging tot inbreuk voldoende aannemelijk is gemaakt, tamelijk hoog wordt gelegd. Anders dan Abbott nog heeft betoogd, dient de beoordeling of het beslag terecht is gelegd te geschieden aan de hand van hetgeen in de onderhavige procedure tot opheffing van die beslagen is aannemelijk geworden en niet te worden beperkt tot het (summiere) bewijs dat destijds aan de rechter die het verlof verleende was voorgelegd.

5.3. Vervolgens dient te worden geconcludeerd dat Abbott niet meer bewijs van mogelijke inbreuk heeft overgelegd, dan dat Teva e.a. in diverse landen marktvergunningen hebben aangevraagd en lanceringen van het product in voorbereiding hebben, zonder dat enig bewijs is overgelegd dat van die marktvergunningen voorafgaand aan de afloop van de octrooien dan wel aanvullende beschermingscertificaten gebruik zou worden gemaakt. Naar vaste rechtspraak is het enkele aanvragen van een marktvergunning geen octrooi-inbreuk. Het enkele feit dat binnen drie jaar volgens de daartoe geldende regelgeving van de betreffende marktvergunning gebruik moet zijn gemaakt, maakt nog niet dat reeds nu van voldoende dreiging tot inbreuk sprake is om een bewijsbeslag te rechtvaardigen. Hierbij neemt de voorzieningenrechter voorts in aanmerking dat het voor generieke producenten van geneesmiddelen van groot belang is om zo kort mogelijk nadat de octrooibescherming (of, in voorkomend geval, de bescherming door een aanvullend beschermingscertificaat) is afgelopen, de markt te kunnen betreden. Niet bestreden is dat de eerste aanvullende beschermingscertificaten in 2011 zullen verlopen, zodat het indienen van een aanvraag voor een marktvergunning begin 2007, wat in 2008 kan leiden tot een daadwerkelijke vergunning, weliswaar als een krappe maar niet op voorhand onrealistische planning kan worden beschouwd.

5.4. De voorzieningenrechter laat dan nog daar dat namens Teva e.a. ter zitting is verklaard dat zij sibutramine niet op de markt zullen brengen tot aan expiratie van EP 742 of EP 831 in de in die octrooien aangewezen landen, dan wel tot expiratie van op die octrooien verleende aanvullende beschermingscertificaten, tenzij een rechter in eerste instantie beide octrooien dan wel aanvullende certificaten nietig heeft verklaard voor het betreffende land.

5.5. Door Abbott is nog gewezen op inbreuk in 2004 op EP 742 in Italië door Solmag. Het laatste bedrijf zou het werkzame bestanddeel sibutramine vervaardigen en daar destijds een keer (in Italië) voor proef hebben gedraaid, terwijl er toen nog octrooibescherming op de stof als zodanig rustte. Daargelaten dat Teva e.a. erop hebben gewezen dat dit bedrijf van haar onafhankelijk is, zodat hoogstens dat bedrijf maar niet Teva e.a. inbreuk kunnen hebben gemaakt, is uit de stukken onvoldoende af te leiden dat inderdaad productie op enige schaal zou hebben plaatsgevonden. Hierbij komt dat de informatie die een dergelijke productie zou suggereren is afgeleid uit de beslagexploiten, welke informatie voorshands oordelend nu juist weer niet mag worden meegenomen in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van het aldus gelegde beslag.

5.6. Een andere reden waarom de beslagen moeten worden opgeheven is dat niet tijdig door Abbott een procedure ten principale is aangevangen. Naar voorlopig oordeel dienen artikelen 1019 ev. jo 700 lid 3 Rv aldus te worden uitgelegd dat een inbreukprocedure bedoeld is als 'hoofdzaak' en niet slechts een procedure volgens artt. 1019a jo 843a Rv, zoals in conventie in dit kort geding is ingesteld (zie TK 2005-2006, 30392, nr. 6, p. 9).

5.7. De voorzieningenrechter laat nog daar dat artikel 1019i Rv voorschrijft dat binnen redelijke termijn een hoofdzaak wordt aangevangen als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPs. Hoewel voor een gewoon conservatoir beslag een kortgedingprocedure een eis in de hoofdzaak kan vormen, kan dit niet gelden voor de onderhavige (bewijs)beslagen. Volgens jurisprudentie van het HvJ EG (16 juni 1998, C-53/96, Hermès) immers dient het Nederlandse kort geding zelf reeds te worden beschouwd als een voorlopige maatregel in de zin van 50 TRIPs, waarmee niet zou stroken indien datzelfde kort geding in het kader van de beslaglegging zou worden beschouwd als een procedure ter beslissing ten principale in de zin van datzelfde artikel. Nu Abbott geen bodemprocedure is gestart binnen de termijn die de verlofrechters hebben bepaald (voor zover dit al als een termijn in de zin van 50 lid 6 TRIPs moet worden gezien) noch binnen de termijn van 31 kalenderdagen dan wel 20 werkdagen als genoemd in 50 lid 6 TRIPs, en nu Teva e.a. hebben verzocht om opheffing van de beslagen, valt ook om die reden het doek voor de gelegde beslagen.

5.8.Het in reconventie gevorderde kan worden toegewezen, een en ander zoals in het dictum te melden.

6. De beoordeling in conventie

6.1. Net als in reconventie stelt Abbott op te treden namens haar volmachtgever, Abbott GmbH. Nu dit feit niet in de dagvaarding is vermeld en Abbott GmbH zich evenmin heeft gevoegd of is tussengekomen in de procedure, dient ervan uit te worden gegaan dat Abbott namens zichzelf op is getreden (HR 2 april 1993, 573). Vervolgens is van belang dat niet door Abbott is toegelicht waarom haar vordering in conventie, hoewel zij niet octrooi- noch certificaathouder is, aan haar kan worden toegewezen. Zo hierover al anders zou zijn geoordeeld, overweegt de voorzieningenrechter nog het volgende.

6.2. Abbott baseert haar vordering op art. 1019a jo 843a Rv. De wetgever heeft in artikel 1019a Rv expliciet bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom kan gelden als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Zoals hiervoor is gebleken, is evenwel van enig onrechtmatig handelen op dit moment door Teva e.a. niet gebleken. In 1019a Rv wordt het bereik van 843a Rv niet zodanig uitgebreid dat een eventuele dreiging tot onrechtmatig handelen respectievelijk dreigende inbreuk evenzeer voldoende zou zijn. De voorzieningenrechter laat nog daar dat hiervoor reeds is overwogen dat een serieuze dreiging tot inbreuk door Teva e.a.. niet aannemelijk is geworden. De vordering in conventie dient derhalve te worden afgewezen.

7. De beoordeling van de proceskosten in conventie en in reconventie

7.1. Beide partijen hebben vaststelling van hun kosten conform artikel 1019h Rv verzocht. Abbott zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie en in reconventie worden veroordeeld. Teva e.a. hebben voorafgaand aan de zitting aangevoerd dat hun kosten EUR 91.742,00 zouden bedragen maar aangekondigd hiervan ter zitting nog een 'update' te zullen geven, hetgeen zij evenwel niet meer hebben gedaan. Aan hun hernieuwde opgave bij nagezonden brief wordt voorbij gegaan, nu die brievenwisseling nadrukkelijk slechts was toegestaan op een tweetal punten, te weten de volmacht en een door Teva e.a. in te brengen document aangaande de productie door Solmag. Zodoende is uit te gaan van hun eerdere, overigens niet door Abbott bestreden opgave van EUR 91.742,00 (zelf had Abbott een totaal van EUR 132.000,- aan advocaatkosten gevorderd). De kosten aan de zijde van Teva e.a. worden derhalve begroot op:

- vast recht EUR 251,00

- salaris procureur 91.742,00

Totaal EUR 91.993,00

8.De beslissing

De voorzieningenrechter

in reconventie

8.1. heft de in deze procedure bedoelde gelegde bewijs- en beschrijvende beslagen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis op;

8.2. beveelt Abbott voor zover nodig met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis alle medewerking te verlenen aan de ongedaanmaking van de (gevolgen van de) gelegde beslagen en gemaakte beschrijvingen, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;

8.3. beveelt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om Gerechtsdeurwaarder [gerechtsdeurwaarderskantoor] die als bewaarder is aangesteld, te instrueren binnen 24 uur aan Teva e.a. af te (doen) geven alle documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;

8.4. beveelt Abbott binnen drie dagen na betekening van dit vonnis aan Teva e.a. opgave te doen van de personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;

8.5. beveelt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis er voor zorg te dragen dat alle personen die direct danwel indirect kennis hebben genomen danwel inzage hebben verkregen in de documenten en/of (digitale) kopieën en gemaakte beschrijvingen die in beslag zijn genomen althans zijn gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, deze informatie niet verder verspreiden doch geheimhouden, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit bevel in gebreke mocht zijn;

8.6. verbiedt Abbott met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis gebruik te maken van enig document waarvan zij kennis heeft genomen, aan haar ter inzage is gegeven of waarvan een beschrijving is gemaakt op grond van de verloven van 9 en 10 mei 2007, een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 75.000 per dag dat zij met nakoming van dit verbod in gebreke mocht zijn;

8.7. bepaalt dat de hiervoor genoemde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

in conventie en in reconventie

8.8. veroordeelt Abbott in de proceskosten, aan de zijde van Teva e.a. tot op heden begroot op EUR 91.993,00;

8.9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

8.10. wijst het in conventie gevorderde en het in reconventie meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2007.