BenGH, 11-02-2008, nr. A 2006/4/9

De Hoge Raad der Nederlanden heeft bij arrest van 27 oktober 2006 (NJ 2006, 588) aan het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg gesteld over art. 13.A, lid 5, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

Ingevolge dit arrest moet bij de beantwoording van de vragen van de volgende feiten worden uitgegaan:

In het geding voor de nationale rechter vordert [geïntimeerde] — naast vergoeding van de door haar geleden schade — afdracht van de winst die IWC als gevolg van de inbreukmakende handelingen heeft genoten in de periode tussen haar merkdepot (15 januari 1997) en de betekening van het evenbedoelde vonnis (14 juni 1999), met het afleggen van rekening en verantwoording daaromtrent.

In eerste aanleg heeft de rechtbank onder meer de vordering tot winstafdracht toegewezen. In hoger beroep heeft het gerechtshof deze beslissing bekrachtigd. Het gerechtshof heeft overwogen dat hetgeen door IWC is aangevoerd niet toereikend is ter onderbouwing van haar stelling dat haar gebruik van het merk niet te kwader trouw was in de zin van art. 13.A lid 5, dan wel de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding gaven als bedoeld in art. 13.A lid 5. Tegen de beslissing van het gerechtshof is beroep in cassatie ingesteld.

In cassatie is de vraag opgeworpen wanneer art. 13.A lid 5 BMW toepassing kan vinden en, in het bijzonder, wat verstaan moet worden onder gebruik te kwader trouw in de zin van deze bepaling, onderscheidenlijk, wanneer de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht. IWC heeft zich voor de nationale rechter beroepen op verscheidene omstandigheden, waarvan thans drie van belang zijn:

De Hoge Raad heeft de volgende vragen aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd:

In zijn oorspronkelijke vorm bevatte de BMW geen bepaling over winstafdracht. Art. 13.A BMW regelde de rechten van de merkhouder in geval van een inbreuk op zijn uitsluitend recht. Bij Protocol van 2 december 19922. is als vierde lid van art. 13.A de volgende bepaling ingevoegd:

Bij Protocol van 7 augustus 19963. is deze bepaling zonder inhoudelijke wijziging vernummerd tot het vijfde lid van art. 13.A. Inmiddels is deze bepaling vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)4.. Inhoudelijk is het bepaalde in art. 2.21 lid 4 van dit verdrag gelijk aan art. 13.A lid 5 BMW5..

Het algemeen deel van het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij het Protocol van 2 december 1992 vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

In de artikelsgewijze toelichting is het volgende opgenomen:

Het Protocol van 2 december 1992 is voor Nederland goedgekeurd bij wet van 25 maart 1994, Stb. 267. De parlementaire behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel werpt geen nieuw licht op de thans te beantwoorden rechtsvragen7..

Uit het Gemeenschappelijk Commentaar volgt dat de invoering van het vijfde (toen nog: vierde) lid van art. 13.A is geïnspireerd door de voorstellen van een Nederlandse ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep had tot taak de problematiek van piraterij met door industriële eigendomsrechten beschermde producten te onderzoeken en voorstellen te doen voor maatregelen welke daartegen door de overheid zouden kunnen worden getroffen8.. De term ‘piraterij’ is sedert de jaren '70 van de vorige eeuw, toen nieuwe technische mogelijkheden tot kopiëren hun intrede deden, een gangbare aanduiding geworden voor het grootschalig verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken en namaken van door een merk- of modelrecht beschermde produkten. De werkgroep heeft afgezien van een poging om een juridisch sluitende omschrijving van het begrip ‘piraterij’ te geven, maar heeft wel enkele kenmerken hiervan aangeduid:

De werkgroep stelde wetswijzigingen voor. Deze hielden onder meer in dat de rechthebbende op een merk, tekening of model in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering tegen de inbreukmaker kan instellen tot het afdragen van de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst alsmede het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter evenwel van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, zal hij de gedaagde tot schadevergoeding kunnen veroordelen. De werkgroep wees op de bestaande regeling in art. 43 lid 3 van de (Nederlandse) Rijksoctrooiwet9..

Een vordering tot afdracht van winst is in Nederland geïntroduceerd toen de Rijksoctrooiwet van 1910 werd gewijzigd bij wet van 12 januari 1977 (Stb. 160)10..

Eenzelfde vordering is per 1 oktober 1989 opgenomen in de Auteurswet 191211., met dien verstande dat art. 27a Auteurswet 1912 spreekt van de mogelijkheid om naast schadevergoeding afdracht te vorderen van de door de inbreukmaker ten gevolge van de inbreuk genoten winst.

In art. 13.A lid 5 BMW is, in afwijking van het voorstel van de ambtelijke werkgroep, gekozen voor de formulering: ‘naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding’. Dezelfde formulering is gebruikt in art. 14 lid 3 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen en thans in art. 2.21, onderscheidenlijk art. 3.17, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Zowel in het nationale recht als in het eenvormige Benelux-recht is de vraag gerezen of en, zo ja, wanneer een vordering tot winstafdracht kan leiden tot toekenning van een bedrag dat de schade van de merkhouder te boven gaat. Ik verwijs naar de conclusie van de advocaat-generaal Leclercq voor het arrest van 24 oktober 2005 (nr. A 2004/5, reeds aangehaald), onder nrs. 10 – 25. Diens beschouwingen maken het mij mogelijk hier te volstaan met een korte uiteenzetting.

Vermogensschade omvat zowel het verlies dat de benadeelde heeft geleden als de winst die hij heeft moeten derven. Wanneer inbreuk is gemaakt op een uitsluitend recht, is de gederfde winst meestal de belangrijkste schadepost. Deze schadepost moet worden vastgesteld door de situatie waarin de benadeelde feitelijk verkeert, te vergelijken met de situatie waarin de benadeelde zou hebben verkeerd indien de inbreuk niet zou hebben plaatsgevonden. Deze laatste situatie is dikwijls moeilijk vast te stellen. Meestal wordt daarbij verondersteld dat de houder van het uitsluitend recht zelf de exploitatie ter hand zou hebben genomen en daarmee een winst zou hebben gemaakt, waarvan de hoogte afhankelijk is van de opbrengst verminderd met de kosten, dan wel dat de houder van het uitsluitend recht tegen vergoeding een licentie tot exploitatie aan een ander zou hebben verleend. De hoogte van een licentievergoeding is in de praktijk afhankelijk van de mogelijkheden voor de licentiehouder om door middel van de exploitatie winst te maken.

De formulering ‘naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding’ geeft op zichzelf nog geen antwoord op de vraag naar het rechtskarakter van de vordering tot winstafdracht. Het feit dat een veroordeling tot winstafdracht rechtens mogelijk is naast een veroordeling tot schadevergoeding wordt immers reeds verklaard door de omstandigheid dat het nadeel andere schaden dan gederfde winst kan omvatten. Het vraagstuk betreft in wezen de mogelijkheid van cumulatie van een vordering tot vergoeding van gederfde winst en een vordering tot winstafdracht. Indien winstafdracht wordt gevorderd naast schadevergoeding ligt het gevaar van dubbeltelling voor de hand, omdat de winst van de één (de inbreukmaker) tevens de winstderving van de ander (de rechthebbende op het uitsluitend recht) kan zijn.

In Nederland is deze kwestie aan de orde gekomen in het kader van art. 27a Auteurswet 1912. In HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 m.nt. DWFV werd hieromtrent overwogen:

In de eerste alinea van de artikelsgewijze toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar (hiervoor aangehaald in alinea 2.3) ligt de nadruk op het compensatoire karakter van een vordering tot winstafdracht: de bepaling beoogt de benadeelde merkhouder tegemoet te komen in de moeilijkheden die hij ondervindt bij het vaststellen van zijn schade door winstderving. In deze benadering is een verband aanwezig met de geleden schade. De door de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk behaalde winst wordt gelijk gesteld aan de winst die de houder van het uitsluitend recht had kunnen behalen indien de inbreuk achterwege zou zijn gebleven.

In de tweede alinea van de artikelsgewijze toelichting wordt het verband met de schade losgelaten. Daar ligt de nadruk op een algemeen belang: het voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. Er zou zelfs een vergelijking kunnen worden gemaakt met de maatregel van de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, bekend uit art. 36e van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Dit gedeelte van de artikelsgewijze toelichting stelt dan ook dat een vordering tot winstafdracht de merkhouder meer kan bieden dan ‘hetgeen in civielrechtelijke procedures als regel is toegestaan’. In de woorden van het Benelux-Gerechtshof gaat het om de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen13..

Indien aan de benadeelde merkhouder een recht op winstafdracht toekomt zonder dat hij behoeft aan te tonen of zelfs maar behoeft te stellen dat hij tot dat bedrag schade heeft geleden, is de consequentie dat de door de inbreukmaker af te dragen winst hoger kan zijn dan de door de merkhouder gederfde winst. Dit behoeft een korte toelichting. In beginsel zou iedere exploitant in staat moeten zijn dezelfde winst te behalen uit de exploitatie van een product waarop een uitsluitend recht rust, zoals een auteursrecht, een merk- of een modelrecht. In werkelijkheid echter is het ene bedrijf beter dan het andere in staat om winst te maken. Dit hangt samen met, bijvoorbeeld, schaalvoordelen (kostenbesparing door grootschalige productie), zijn relatienetwerk en afzetmogelijkheden, zijn bedrijfsinrichting (zoals moderne machines waarmee het bedrijf voordeliger kan produceren), koppelverkoop van producten enzovoort. Het is daarom mogelijk, dat de inbreukmaker een hogere winst als gevolg van de inbreuk op het merkrecht maakt dan de winst die de merkhouder zou hebben behaald indien hij zelf tot exploitatie zou zijn overgegaan of indien hij een licentie tot exploitatie zou hebben verleend.

Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen: de door de merkhouder gederfde winst is hoger dan de winst die door de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk is behaald. In dat geval is de regel duidelijk: de benadeelde merkhouder kan kiezen voor de hoogste vordering. Indien de door hem gederfde winst hoger is dan de winst die de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk heeft gemaakt, kan de merkhouder een vordering instellen tot vergoeding van de door hem geleden schade, waaronder de gederfde winst.

De toelichting in de tweede alinea van de artikelsgewijze toelichting (‘te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt’) doet vermoeden dat de opstellers van het Protocol van 2 december 1992 een neutrale eindtoestand hebben beoogd, waarin de inbreukmaker per saldo geen voordeel overhoudt van de door hem begane inbreuk — hij moet de door hem behaalde winst afdragen —, maar ook geen nadeel.

Waarom is — bij deze laatste uitleg — een beperking nodig tot gevallen van gebruik te kwader trouw? Mijns inziens hangt dit samen met het volgende. Wanneer bij toewijzing van een vordering tot winstafdracht het verband met de schade van de merkhouder (de gederfde winst) wordt losgelaten, bestaat een kans dat de merkhouder als gevolg van de winstafdracht van de inbreukmaker een voordeel in de schoot geworpen krijgt. Een vergelijkbaar probleem bestaat ten aanzien van de bevoegdheid van de merkhouder om roerende zaken waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die gebruikt zijn bij de productie van die zaken op te vorderen als zijn eigendom en ten aanzien van zijn bevoegdheid tot opvordering van gelden waarvan aannemelijk is dat zij zijn verkregen als gevolg van inbreuk op het merkrecht. Ook deze bevoegdheid kan tot gevolg hebben dat de merkhouder per saldo een voordeel ontvangt. Zulk een voordeel is onverenigbaar met het beginsel in het algemene vermogensrecht dat de benadeelde van een onrechtmatige daad een volledige schadevergoeding ontvangt: niet minder, maar ook niet meer dan het bedrag van zijn schade. Art. 13bis lid 1 BMW14. bepaalt dat een daartoe strekkende vordering wordt afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw is gemaakt15..

Het TRIPs-verdrag16. verplicht in art. 45 lid 1 alleen tot toekenning van een compensatoire schadevergoeding. Art. 45 lid 2 van dit verdrag bepaalt dat in passende gevallen de lidstaten aan de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid kunnen verlenen om invordering van winsten en/of betaling van vooraf vastgestelde schadevergoeding te gelasten, zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de zgn. Handhavingsrichtlijn17.) sluit bij het TRIPs-verdrag aan. Artikel 13 van deze richtlijn luidt:

In de rechtsliteratuur is de vraag aan de orde gesteld hoe de winstafdracht in het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom zich verhoudt tot de mogelijkheid die in art. 13 lid 2 van Richtlijn 2004/48 EG wordt geboden aan de lidstaten18.. Hoewel het nuttig is, dit vraagpunt in gedachten te houden, behoeft deze vraag in de thans aanhangige zaak niet te worden beantwoord: de vraag of [geïntimeerde] aanspraak kan maken op winstafdracht heeft betrekking op het tijdvak tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999. Dit tijdvak valt vóór de uiterste implementatiedatum (29 april 2006) en zelfs vóór de datum van totstandkoming (29 april 2004) van de Handhavingsrichtlijn.

De geschiedenis van art. 13.A lid 5 BMW maakt duidelijk dat de wens tot bestrijding van piraterij aanleiding is geweest om de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht in de BMW op te nemen. Indien in een concreet geval de rechter vaststelt dat sprake is van piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkprodukten) kan ingevolge art. 13.A lid 5 BMW winstafdracht worden gevorderd wegens ‘gebruik te kwader trouw’. In de casus, zoals die door de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof is voorgelegd, is niet vastgesteld dat sprake is van piraterij. De eerste vraag is, of in andere gevallen dan die van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin) sprake kan zijn van ‘gebruik te kwader trouw’.

De tekst van de bepaling vormt op zichzelf geen beletsel voor een ruimere uitleg. De toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar maakt onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk19.. In de vakliteratuur wordt aangenomen dat, om te kunnen spreken van een ‘gebruik te kwader trouw’ in de zin van art. 13.A lid 5 BMW, in ieder geval méér nodig is dan de omstandigheid dat de inbreuk aan de inbreukmaker kan worden toegerekend20.. De advocaat-generaal Leclerq overwoog dat een vordering tot winstafdracht kan worden toegestaan in gevallen van ‘moedwillige en flagrante inbreuk’21.. Piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten) levert een ernstige inbreuk op. Zij is niet de enig denkbare vorm van ernstige inbreuk op een merkrecht22.. Bij de term ‘ernstige’ inbreuk kan worden gedacht aan grove, dat wil zeggen: min of meer openlijke en/of grootschalige, merkinbreuken. In dit geding heeft [geïntimeerde] een ruime opvatting van het begrip ‘gebruik te kwader trouw’ bepleit23., terwijl IWC zich op het standpunt stelt dat er geen aanwijzing is dat de Benelux-wetgever een veroordeling tot winstafdracht mogelijk heeft willen maken voor andere gevallen dan gevallen van piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten)24..

Ik stel voor, de eerste vraag ontkennend te beantwoorden. Met andere woorden: een vordering tot winstafdracht kan ook worden toegewezen in andere gevallen dan die van piraterij (opgevat als: moedwillige namaak van merkproducten). De omstandigheid dat de bestrijding van piraterij aanleiding vormde om haar in te voeren, betekent niet noodzakelijk dat de wettelijke mogelijkheid om winstafdracht te vorderen daartoe beperkt is. Ik zou het argument van IWC willen omkeren: er zijn niet voldoende aanwijzingen dat de Benelux-wetgever beoogde de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht te beperken tot gevallen van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin). Een ruime opvatting van de mogelijkheid van veroordeling tot winstafdracht behoeft niet op bezwaren te stuiten: de rechter heeft immers altijd nog de mogelijkheid een vordering tot winstafdracht af te wijzen indien hij van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.

Daarbij komt een wetssystematisch argument. Het lijkt gewenst dat de uitleg van het begrip ‘te kwader trouw’ in art. 13.A lid 5 BMW op één lijn blijft met de uitleg van het begrip ‘te kwader trouw’ in art. 13bis lid 1 BMW. Vorderingen als bedoeld in art. 13bis hebben ook nut in gevallen waarin geen sprake is van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin).

Subsidiair, voor het geval het Benelux-Gerechtshof zich hierin niet zou kunnen vinden, geef ik de volgende oplossing in overweging. Art. 13.A lid 1 BMW noemt uiteenlopende vormen van verboden gebruik van een teken. Indien het teken wordt gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (art. 13.A lid 1 onder c) of wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (art. 13.A lid 1 onder d), profiteert de inbreukmaker wellicht van de reputatie van het merk, maar bestaat de inbreuk niet in de namaak van merkproducten. Geeft art. 13.A lid 5 BMW de merkhouder in zo'n geval een recht op afdracht van de winst van de inbreukmaker?

Het Benelux-Gerechtshof zou bij de beantwoording van de eerste prejudiciële vraag kunnen kiezen voor een afbakening in die zin, dat in gevallen als bedoeld in art. 13.A, lid 1, onder c of d, BMW geen sprake is van ‘gebruik te kwader trouw’ in de zin van art. 13.A lid 5 BMW. Bij een moedwillig gebruik van het teken op een wijze als bedoeld in art. 13.A, lid 1, onder a of b, BMW zou dan in beginsel wel een recht op winstafdracht bestaan. Deze uitleg is ruimer dan alleen gevallen van piraterij (opgevat in vorenbedoelde zin), maar sluit een al te ruim gebruik van de mogelijkheid tot het vorderen van winstafdracht uit. De praktische betekenis van deze afbakening is gelegen in het volgende: wanneer een vordering tot winstafdracht mogelijk is in gevallen als bedoeld in art. 13.A, lid 1, onder c of d, BMW, kan telkens discussie ontstaan over de vraag of de merkhouder, de desbetreffende inbreuk weggedacht, zelf tot exploitatie zou zijn overgegaan of een licentie voor het gebruik zou hebben gegeven.

Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend is beantwoord, komt de tweede vraag aan de orde. Wordt een vordering tot winstafdracht beschouwd als slechts een hulpmiddel voor de merkhouder teneinde de door hem gederfde winst gemakkelijk te doen vaststellen, dan is er geen goede reden om dit hulpmiddel te beperken tot gevallen van moedwillige inbreuk. Bij een niet-moedwillige inbreuk op een merkrecht heeft de merkhouder evenzeer het probleem dat de gederfde winst moeilijk is aan te tonen.

Wordt de vordering tot winstafdracht daarentegen beschouwd als een sanctie waarmee de Benelux-wetgever hoopt te bereiken dat een inbreukmaker per saldo geen voordeel geniet van de inbreuk, ongeacht of de merkhouder tot hetzelfde bedrag nadeel heeft ondervonden, dan is er reden voor een terughoudende uitleg van het begrip ‘gebruik te kwader trouw’. In een veroordeling tot winstafdracht ligt immers de mogelijkheid besloten dat de merkhouder wordt bevoordeeld, namelijk wanneer de winst van de inbreukmaker als gevolg van de inbreuk groter is dan de door de merkhouder als gevolg van de inbreuk gederfde winst. Bij een moedwillige inbreuk is er reden voor zulk een sanctie.

Uit de aangehaalde overweging in het arrest van 24 oktober 200525. leid ik af dat een vordering tot winstafdracht in de ogen van het Benelux-Gerechtshof een preventief doel heeft. Zij is derhalve meer dan alleen een bewijsrechtelijk hulpmiddel voor een merkhouder die schadevergoeding wil vorderen. Ook uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling kan worden opgemaakt dat een vordering tot winstafdracht is bedoeld om een maatschappelijk kwaad te bestrijden dat verder gaat dan enkel de omstandigheid dat inbreuk is gemaakt op een burgerlijk recht van de merkhouder. De toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar maakt, zoals gezegd, onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Dit voert mij tot de slotsom dat de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord. Met andere woorden, voor het aannemen van ‘gebruik te kwader trouw’ in de zin van art. 13.A lid 5 BMW is vereist dat de inbreuk moedwillig is gepleegd.

Hieruit volgt de derde prejudiciële vraag: onder welke omstandigheden is sprake van een moedwillig gepleegde inbreuk?

Indachtig de drie kenmerken van piraterij die door de vorengenoemde ambtelijke werkgroep zijn genoemd26., zou voorstelbaar zijn dat een afbakening wordt gezocht in die zin, dat een vordering tot winstafdracht uitsluitend kan worden toegewezen in geval van een opzettelijk begane inbreuk die schade toebrengt aan maatschappelijke belangen, een aanzuigende werking heeft op criminaliteit of op een bedrijfsmatige wijze dan wel op grote schaal plaatsvindt. Te vrezen is echter, dat een zodanige omschrijving de rechtspraktijk te weinig rechtszekerheid zou bieden.

Er kan worden gedacht aan een afbakening aan de hand van gradaties als: opzet, voorwaardelijk opzet, grove schuld en dergelijke27.. Voor de onderhavige casus zou dit een onderscheidend criterium kunnen opleveren wanneer de nationale rechter tot het oordeel zou komen dat in de periode tussen 15 januari 1997 en 14 juni 1999 in redelijkheid een verschil van mening heeft kunnen bestaan over de vraag of IWC dan wel [geïntimeerde] gerechtigd was tot het gebruik van het teken. Los van de huidige casus beschouwd, speelt de bewijsproblematiek een belangrijke rol bij de beantwoording van de prejudiciële vraag. Zoals gezegd maakt het Gemeenschappelijk Commentaar een onderscheid tussen opzettelijke en niet-opzettelijke inbreuk. Opzet van de inbreukmaker is voor een benadeelde merkhouder moeilijker te bewijzen dan (grove) schuld. [geïntimeerde], de merkhouder, heeft in haar memorie een ruim schuldbegrip als maatstaf voorgesteld28..

Indien de inbreukmaker zich bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder en niettemin gebruik maakt van het beschermde teken zonder daartoe gerechtigd te zijn, is in de regel sprake van een moedwillig (opzettelijk) begane inbreuk.

Indien de inbreukmaker zich niet bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder en zich daarvan niet bewust had behoren te zijn, is er geen sprake van een moedwillig begane inbreuk. Deze situatie zal zich echter niet vaak voordoen, omdat het uitsluitend recht van de merkhouder te kennen is uit het merkenregister.

Indien de inbreukmaker zich niet bewust is van het uitsluitend recht van de merkhouder, doch zich daarvan redelijkerwijs bewust had behoren te zijn, kan m.i. toch sprake zijn van een moedwillig begane inbreuk. De aanduiding ‘moedwillig’ lijkt in dit verband te duiden op een — aan de inbreuk voorafgaande — afweging door de inbreukmaker van alle voor- en nadelen van de inbreuk: enerzijds de bedrijfswinst die de inbreukmaker als gevolg van de merkinbreuk verwacht en anderzijds de pakkans en de te verwachten sanctie(s) bij betrapping. De ondernemer die een waar of dienst op de markt brengt en daarbij gebruik maakt van een teken, doch nalaat een onderzoek in te stellen of dit teken door een merkrecht beschermd is, neemt het risico dat hij inbreuk op het merkrecht van een ander maakt. Hieruit maak ik op dat bij een bedrijfsmatig — d.w.z. op het maken van winst gericht — gebruik van een teken eerder sprake is van ‘moedwillig’ gebruik dan wanneer het gaat om particulier of incidenteel gebruik.

Indien de inbreukmaker zich bewust is van het bestaan van het uitsluitend recht van de merkhouder, maar van mening is dat dit recht is vervallen of dat gronden aanwezig zijn tot nietigverklaring daarvan, gelden de zo-even genoemde regels mijns inziens onverkort. Hiertegen zou kunnen worden ingebracht dat de inbreukmaker niet heeft nagelaten een onderzoek in te stellen: de inbreukmaker heeft wel een onderzoek ingesteld, maar verkeerde — naar achteraf is gebleken: ten onrechte — in de veronderstelling dat de merkhouder niet het recht had hem het gebruik van dit teken te beletten. Deze veronderstelde tegenwerping brengt mij niet tot een ander oordeel. Wat in het hoofd van de inbreukmaker omgaat, is voor de benadeelde merkhouder niet of nauwelijks te aan te tonen. Het komt mij daarom juist voor, het begrip ‘gebruik te kwader trouw’ in art. 13.A lid 5 BMW ruim uit te leggen. De rechter heeft de mogelijkheid een vordering tot winstafdracht af te wijzen indien hij van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.

Om deze redenen stel ik voor, de derde vraag als volgt te beantwoorden. Van een moedwillig gepleegde inbreuk is sprake:

De vierde prejudiciële vraag heeft kennelijk het oog op de consequenties, die voor de onderhavige zaak voortvloeien uit het antwoord op de eerste drie vragen. De stelling onder a (wie heeft een markt voor CORBLOK geschapen buiten de Verenigde Staten van Amerika en Canada?) acht ik, gelet op het voorgaande, niet van belang voor het antwoord op de vraag of sprake is van ‘gebruik te kwader trouw’. Vraag 4.a moet ontkennend worden beantwoord voor wat betreft de stelling onder (a).

Naast het geval van gebruik te kwader trouw verschaft art. 13.A lid 5 BMW de rechter de mogelijkheid om een vordering tot winstafdracht af te wijzen indien hij van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Hier is een verschil zichtbaar met art. 13bis lid 1 BMW, dat slechts de kwade trouw als afwijzingsgrond noemt. Daartegenover staat dat het derde lid van art. 13bis BMW de mogelijkheid van een financiële compensatie noemt. Het Gemeenschappelijk Commentaar preciseert niet de omstandigheden die de rechter wel of niet in zijn oordeel mag betrekken. Om deze reden is een ontkennend antwoord op vraag 4.b niet goed te verdedigen. Wanneer een inbreukmaker, op grond van art. 13.A lid 5 BMW tot winstafdracht aangesproken, als verweer aanvoert dat de gevorderde winstafdracht tot een ongerechtvaardigde verrijking van de merkhouder zal leiden, valt dit in beginsel niet uit te sluiten als een omstandigheid die voor de rechter aanleiding kan zijn tot het (geheel of gedeeltelijk) afwijzen van de vordering tot winstafdracht. Van belang is, dat bij een dergelijk verweer de stelplicht en, zo nodig, de bewijslast van de juistheid van die stelling in beginsel bij de inbreukmaker liggen. Vraag 4.b moet bevestigend worden beantwoord voor de stelling onder (a).

De stelling onder b (de contractuele relatie als distributeur) heeft in de procedure bij de nationale rechter een rol gespeeld. In zijn conclusie voor het verwijzend arrest van de Hoge Raad (onder 4.28 – 4.30) heeft advocaat-generaal Verkade een vergelijking gemaakt met het geval van de ‘rechtstreekse betrekking’ in art. 4, aanhef en onder 6, onder b, BMW. Het betreft de in de vakliteratuur besproken situatie van de agent of distributeur die het door zijn principaal buiten het Benelux-gebied gebruikte teken deponeert als merk voor het Benelux-gebied vóórdat de principaal het heeft gedeponeerd voor het Benelux-gebied. Een zodanig depot kan op grond van art. 4, aanhef en onder 6, BMW worden aangemerkt als een depot te kwader trouw29..

Het begrip ‘te kwader trouw’ in art. 4 BMW heeft betrekking op het depot en heeft een geheel andere betekenis dan het begrip ‘gebruik te kwader trouw’ in art. 13.A lid 5 BMW. Het antwoord op de vraag of [geïntimeerde] en IWC in een contractuele relatie tegenover elkaar stonden als agent/distributeur tegenover principaal, is van belang voor de toepassing van art. 4, aanhef en onder 6 onder b, BMW, maar is mijns inziens niet van belang voor de beoordeling van kwade trouw als bedoeld in art. 13.A lid 5 BMW. Vraag 4.a moet derhalve ontkennend worden beantwoord voor de stelling onder (b).

In beginsel staat het de nationale rechter vrij een omstandigheid zoals die, genoemd onder (b), te betrekken in zijn oordeel dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een veroordeling tot winstafdracht op de voet van art. 13.A lid 5 BMW. De Hoge Raad is vermoedelijk geïnteresseerd in het oordeel van het Benelux-Gerechtshof over de stelling dat in het Gemeenschappelijk Commentaar bij art. 13.A BMW ‘niet de minste aanwijzing is te vinden dat daarin ook voor die casus de verzwaarde civielrechtelijke sanctie in de vorm van de ‘winstafgifte’ geïndiceerd zou zijn, hoezeer de Beneluxwetgever toch met het door hemzelf 25 jaar eerder geïntroduceerde art. 4, aanhef en onder 6, b BMW bekend moet zijn geweest’30.. In het Gemeenschappelijk Commentaar is deze kwestie inderdaad niet uitdrukkelijk aan de orde geweest. Mij lijkt evenwel niet juist dat een vordering tot winstafdracht slechts zou mogen worden toegewezen in die gevallen ten aanzien waarvan in het Gemeenschappelijk Commentaar is te lezen dat winstafdracht geïndiceerd zou zijn. Ik zou het liever omdraaien: indien overigens aan de eisen is voldaan, is een vordering tot winstafdracht steeds toewijsbaar tenzij de rechter van oordeel is dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. De omstandigheid dat in art. 4, aanhef en onder 6, b, BMW een keuze is gemaakt in het voordeel van de principaal, noopt de rechter niet om een vordering tot winstafdracht af te wijzen in het voordeel van de principaal en in het nadeel van de agent of distributeur. De weging van de omstandigheden van het geval blijft in handen van de nationale rechter. Een maatstaf om wel of niet van deze bevoegdheid gebruik te maken, zou kunnen zijn: of de inbreukmaker aannemelijk maakt dat toewijzing van de vordering tot winstafdracht zal leiden tot een ongerechtvaardigde — ook niet door het algemeen belang van preventie te rechtvaardigen — verrijking van de merkhouder. In dat verband kan de relatie tussen een agent/distributeur enerzijds en een principaal anderzijds van belang zijn. Wat daarvan zij, vraagpunt 4.b verlangt slechts een antwoord op de vraag of de stelling onder (b) aan toewijzing van de vordering tot winstafdracht in de weg kán staan. Die vraag moet m.i. bevestigend worden beantwoord.

De stelling onder c (die inhoudt dat in het omstreden tijdvak in redelijkheid verschil van mening mogelijk was over de vraag, wie van beide partijen gerechtigd was tot het uitsluitend recht) kan van belang zijn voor de beoordeling of sprake is van een ‘gebruik te kwader trouw’ in de zin van art. 13.A lid 5 BMW. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de antwoorden, welke het Benelux-Gerechtshof zal geven op de prejudiciële vragen 1 – 3. Indien deze conclusie wordt gevolgd, dient de nationale rechter vast te stellen of sprake is van een moedwillig gebruik.

Vraag 4.b moet mijns inziens bevestigend worden beantwoord voor de feiten en omstandigheden onder (c). Dit behoeft na het voorgaande geen afzonderlijke bespreking meer.

De conclusie strekt ertoe dat het Benelux-Gerechtshof:

's‑Gravenhage, 5 juni 2007.

De advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof,

F.F. Langemeijer, plv.