HvJ EU, 25-03-2010, nr. C-278/08

Wanneer een internetgebruiker via de zoekmachine Google een zoekactie uitvoert op basis van een of meer zoekwoorden, toont Google, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de websites die het best overeenkomen met deze zoekwoorden. Dit zijn de zogenoemde ‘natuurlijke’ resultaten van de zoekactie.

Voorts stelt de betaalde zoekmachineadvertentiedienst ‘AdWords’ van Google elke marktdeelnemer in staat om, door middel van het selecteren van een of meer trefwoorden (‘keywords’), wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site te doen verschijnen. Deze advertentielink verschijnt in het veld ‘gesponsorde links’, dat wordt weergegeven ofwel in het rechtergedeelte van het beeldscherm — rechts van de natuurlijke resultaten —, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

Bij deze advertentielink staat tevens een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie.

BergSpechte is houder van het hieronder afgebeelde Oostenrijkse woord- en beeldmerk:

[…]

Dit merk werd ingeschreven voor de klassen 25, betreffende, met name, kledingstukken, 39, dat met name betrekking heeft op de organisatie van reizen, en 41 (Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten), in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

trekking.at Reisen organiseert, net als BergSpechte, zogenoemde ‘outdoor’-reizen (trekking-, avonturen- en bergreizen).

Wanneer een internetgebruiker op 17 augustus en 25 september 2007 de woorden ‘Edi Koblmüller’ ingaf als zoekwoorden in de zoekmachine Google, verscheen in het veld ‘gesponsorde links’, onder het opschrift ‘Trekking- und Naturreisen’ (trekking- en natuurreizen), een advertentie van trekking.at Reisen.

Wanneer een internetgebruiker op 29 augustus en 25 september 2007 het woord ‘Bergspechte’ als zoekwoord in voornoemde zoekmachine ingaf, verscheen in het veld ‘gesponsorde links’, onder het opschrift ‘Äthiopien mit dem Bike’ (‘Ethiopië met de fiets’), een advertentie van trekking.at Reisen.

Bij uitspraak in kort geding van het Landesgericht Wels van 19 oktober 2007 werd het trekking.at Reisen bij wijze van voorlopige maatregel verboden om gebruikers die de zoekwoorden ‘Edi Koblmüller’ en/of ‘Bergspechte’ ingeven, naar haar eigen homepage te verwijzen door middel van een link op de pagina's waarop de met gebruikmaking van zoekmachines op internet gevonden resultaten worden getoond.

Op 7 december 2007 heeft het Oberlandesgericht Linz voornoemde uitspraak in kort geding gedeeltelijk gewijzigd. BergSpechte, trekking.at Reisen en Guni hebben bij het Oberste Gerichtshof beroep tot ‘Revision’ ingesteld tegen deze uitspraak.

In deze omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

Het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Derhalve dient de uitoefening van dit recht beperkt te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie met name arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-00000, punt 58, en reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 75).

Uit die rechtspraak volgt dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (reeds aangehaalde arresten L'Oréal e.a., punt 60, en Google France en Google, punt 76).

Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen (hierna: ‘herkomstaanduidingsfunctie’), maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (reeds aangehaalde arresten L';Oréal e.a., punt 58, en Google France en Google, punt 77).

Met betrekking tot het gebruik van aan merken gelijke tekens als trefwoorden in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst, heeft het Hof, in punt 81 van het reeds aangehaalde arrest Google France en Google geoordeeld dat de relevante functies die moeten worden onderzocht de herkomstaanduidings- en de reclamefunctie zijn.

Wat de reclamefunctie betreft, heeft het Hof in voornoemd arrest vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als ‘Adwords’, geen afbreuk kan doen aan deze functie van het merk (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punt 98).

Deze conclusie geldt eveneens in de onderhavige zaak, aangezien het hoofdgeding betrekking heeft op het selecteren van trefwoorden en het tonen van advertenties in het kader van diezelfde zoekmachineadvertentiedienst ‘AdWords’.

Aangaande de herkomstaanduidingsfunctie heeft het Hof geoordeeld dat de vraag of aan deze functie afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers op basis van een aan het merk gelijk trefwoord een advertentie van een derde wordt getoond, in het bijzonder afhangt van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel juist, van een derde (reeds aangehaald arrest Google France en Google, punten 83 en 84).

In dit verband heeft het Hof tevens gepreciseerd dat, wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen deze derde en de merkhouder, ervan moet worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, economisch met hem is verbonden, dient de slotsom te luiden dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk (zie reeds aangehaald arrest Google France en Google, punten 89 en 90).

Tegen deze achtergrond dient de nationale rechter te beoordelen of, indien artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 van toepassing is, de feiten in het hoofdgeding afbreuk, of een risico daarvan, aan de herkomstaanduidingsfunctie opleveren.

Van verwarringsgevaar is sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie met name arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 28).

Hieruit volgt dat indien in het hoofdgeding de regel van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 van toepassing is, de nationale rechter tot de slotsom dient te komen dat er sprake is van verwarringsgevaar, wanneer aan internetgebruikers, op basis van een met een merk overeenstemmend trefwoord, een advertentie van een derde wordt getoond die het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

De in punt 36 van dit arrest in herinnering gebrachte preciseringen zijn naar analogie van toepassing.

Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de merkhouder gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.