HvJ EU, 19-10-2017, nr. C-425/16

In de jaren 1980 en 1990 handelde de vader van Aigner onder meer in kruiden en toebereidingen van specerijen of kruiden, die hij te koop aanbood in zijn handelszaak alsook ambulant op beurzen, markten en op straat.

In 2000 nam Aigner de activiteiten van haar vader over onder de firmanaam ‘Kräuter Paul’ (‘Kruiden Paul’). Zij verkoopt in het bijzonder een kruidenmengsel voor maceratie in sterke alcohol onder de naam ‘Baucherlwärmer’.8.

Raimund had samengewerkt met de vader van Aigner tot 1998, toen hij met hem is beginnen concurreren. Onder de firmanaam ‘Bergmeister’ brengt hij een toebereiding van specerijen in de handel, ongeveer vanaf 2000 ook onder de naam ‘Baucherlwärmer’, voor hetzelfde gebruik en met dezelfde eigenschappen en effecten als de toebereiding van zijn concurrent.

Op 28 april 2006 heeft Raimund, met het oog op de uitsluitende rechten op het teken, de inschrijving verkregen van het Unie(woord)merk ‘Baucherlwärmer’ voor waren en diensten van de klassen 5, 29, 30 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice9., met voorrang vanaf 17 mei 2005 (datum van de aanvraag).

Raimund stelt dat hij in juli 2006 ter gelegenheid van een beurs te Waldviertel (Neder-Oostenrijk) en op andere markten in de regio van Neder-Oostenrijk en Salzburg heeft vastgesteld dat Aigner haar waar aanbood en verkocht onder de benaming ‘Baucherlwärmer’.

Raimund was van mening dat Aigner inbreuk maakte op zijn aan het Uniemerk verbonden rechten en heeft haar wegens merkinbreuk gedagvaard voor het Handelsgericht Wien (handelsrechter Wenen), dat in dit land optreedt als rechtbank voor het Uniemerk in eerste aanleg.

In de procedure wegens merkinbreuk vorderde Raimund dat Aigner wordt gelast:

Aigner bracht daartegen onder meer in dat Raimund het Uniemerk te kwader trouw en in strijd met de goede zeden had verworven. Op dezelfde gronden stelde zij enige tijd later een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het door Raimund ingeschreven merk in.

In eerste aanleg heeft het Handelsgericht Wien de behandeling van de reconventionele vordering geschorst tot de definitieve uitspraak over de merkinbreuk.

De schorsing werd evenwel in de beroepsprocedure opgeheven door het Oberlandesgericht Wien (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Wenen), zodat de reconventionele vordering nog steeds aanhangig is in eerste aanleg11., zonder enige uitspraak tot dusver. De vordering wegens inbreuk werd daarentegen afgewezen bij beslissing van de rechter in eerste aanleg van 17 mei 2015, op grond dat het bewijs was geleverd van de door Aigner aangevoerde kwade trouw van Raimund bij de aanvraag tot inschrijving van het merk.

De appelrechter bevestigde deze uitspraak in eerste aanleg bij arrest van 5 oktober 2015. Artikel 99 van verordening nr. 207/2009 staat volgens deze rechter toe dat de verweerder in gedingen wegens merkinbreuk de kwade trouw van de houder (toen aanvrager) van dat teken aanvoert, indien deze verweerder de geldigheid van het ingeschreven merk bestrijdt met een reconventionele vordering, ook al is nog niet op laatstgenoemde vordering beslist. Derhalve was voldaan aan het vereiste van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

De appelrechter oordeelde dat Raimund bij de aanvraag tot inschrijving van het merk reeds lang wist dat Aigner en voordien haar vader het teken ‘Baucherlwärmer’ gebruikten voor een zeer soortgelijke waar. Met zijn aanvraag beoogde Raimund te verhinderen dat Aigner dit onderscheidende teken zou blijven gebruiken.

Het Oberlandesgericht Wien concludeerde dat het door Raimund ingeschreven merk nietig was overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wegens kwade trouw bij de aanvraag ervan. Bijgevolg kon het merk niet worden aangevoerd ten aanzien van Aigner.

Het Oberste Gerichtshof dient uitspraak te doen op het beroep in Revision dat is ingesteld tegen het in hoger beroep gewezen arrest, dit wil zeggen in de procedure wegens merkinbreuk. De merkhouder, Raimund, voert voor deze rechter aan dat de lagere rechters de exceptie van kwade trouw in de procedure wegens merkinbreuk niet hadden mogen behandelen zonder dat beide procedures waren gevoegd (de vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering tot nietigverklaring), of zonder een definitieve uitspraak in de procedure over de reconventionele vordering.

De verwijzende rechter legt uit dat volgens artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de nietigheid enkel met succes kan worden tegengeworpen wanneer de verweerder in de inbreukprocedure ‘de geldigheid van het merk heeft bestreden’ bij een reconventionele vordering. Bij een letterlijke uitlegging van deze bepaling wordt aan dit vereiste voldaan door het louter instellen van een reconventionele vordering. Indien daarentegen wordt gekeken naar het doel van de bepaling, dient erop te worden gewezen dat wordt beoogd discrepanties te vermijden tussen de juridische situatie inter partes, die voortvloeit uit de procedure wegens merkinbreuk, en die welke eigen is aan de werking erga omnes van de uitspraak houdende nietigverklaring van het merk in de procedure over de reconventionele vordering.

Volgens de verwijzende rechter formuleert de Uniewetgever weliswaar het beginsel dat een vordering wegens merkinbreuk enkel kan worden afgewezen op grond van het bestaan van een nietigheidsgrond dat naar behoren is vastgesteld, met werking erga omnes, maar is dit niet zo in zijn nationale recht. De regeling van de procedures wegens inbreuk op nationale merken, enerzijds, voorziet niet in de nietigverklaring erga omnes krachtens een reconventionele vordering.12. Anderzijds is in het kader van een vordering wegens inbreuk op datzelfde nationale merk de nietigverklaring enkel mogelijk als ‘voorvraag’ met loutere werking inter partes.

In het kader van Uniemerken is het volgens de verwijzende rechter voor het slagen van de in een inbreukprocedure opgeworpen exceptie van nietigheid noodzakelijk dat dit merk tegelijk nietig wordt verklaard in een procedure.

Volgens het Oberste Gerichtshof zijn er kortom drie opties, waarbij de vraag rijst:

In deze omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

De verwijzingsbeslissing is op 1 augustus 2016 bij de griffie van het Hof ingekomen.

De twee partijen in het hoofdgeding hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.

Het werd niet nodig geacht een pleitzitting te houden overeenkomstig artikel 76, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

Van de door de verwijzende rechter vermelde drie opties pleit Raimund voor de laatste optie, dit wil zeggen dat een in kracht van gewijsde gegane beslissing houdende nietigverklaring op reconventionele vordering (of eventueel via administratieve weg) moet bestaan om een vordering wegens merkinbreuk ten gronde te kunnen afwijzen.

Hij verwerpt de eerste optie (volgens welke het louter instellen van de reconventionele vordering volstaat om te voldoen aan artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009) op grond dat deze onverenigbaar is met de doelstelling van die bepaling. Hij is het dus eens met de verwijzende rechter dat de regeling van verordening nr. 207/2009, ook in het licht van artikel 104 ervan, de voorkeur geeft aan reconventionele vorderingen boven excepties in procedures wegens inbreuk, wanneer het gaat om de nietigverklaring van een merk. Deze voorkeur vloeit voort uit de werking erga omnes van de beslissingen op reconventionele vorderingen, tegenover de loutere werking inter partes van de beslissingen op excepties.

Tevens acht hij het ondenkbaar dat de Uniewetgever genoegen neemt met de loutere formele handeling van het instellen van de reconventionele vordering. Indien wordt aanvaard dat dit volstaat om te voldoen aan artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009, wordt artikel 100, lid 7, ervan elke betekenis ontnomen.

Ook de tweede optie (volgens welke sprake moet zijn van gelijktijdige uitspraken in de procedure wegens inbreuk en de procedure inzake de reconventionele vordering), wijst Raimund van de hand, omdat hierdoor niet wordt vermeden dat tegenstrijdige beslissingen worden vastgesteld, zoals het Oberste Gerichtshof zelf heeft erkend in de verwijzingsbeslissing.14.

Raimund pleit dus voor de derde optie (volgens welke niet wordt beslist op de vordering wegens inbreuk tot de beslissing in de reconventionele procedure tot nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan), omdat aldus de werking erga omnes van de uitspraken houdende nietigverklaring van het merk op reconventionele vordering wordt geëerbiedigd. Voor deze uitlegging beroept hij zich op redenen van proceseconomie.

Aigner pleit voor de eerste variant van de door de verwijzende rechter vermelde opties. Zij steunt hiervoor op de letterlijke uitlegging van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Deze bepaling vereist volgens haar enkel dat de reconventionele vordering is ingesteld (voldoende is dat de geldigheid van het merk ‘wordt bestreden’), maar geenszins dat hierover uitspraak is gedaan, en nog minder dat die uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.

Bovendien is het volgens artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009 mogelijk de nietigheid van het merk wegens kwade trouw van de houder ervan op te werpen tegen de vordering wegens inbreuk, wanneer een dergelijk merk ‘nietig kan worden verklaard’ wegens een ouder recht van de gedaagde, zonder dat hierbij wordt verwezen naar een in kracht van gewijsde gegane uitspraak houdende nietigverklaring.

Aigner beklemtoont dat noch de bewoordingen noch de doelstelling van dit artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 pleiten voor het belang dat uiteenlopende beslissingen worden voorkomen in de procedures wegens merkinbreuk (met werking inter partes) en tot nietigverklaring van het merk (met werking erga omnes). Het staat aan het nationale recht om dit probleem op te lossen dat de Uniewetgever reeds kende en heeft aanvaard, naast het feit dat de latere verordening 2015/2424 de relevante bepalingen niet heeft gewijzigd.

Subsidiair, voor het geval dat het Hof het niet eens is met haar standpunt, stelt Aigner ten slotte voor om op de tweede prejudiciële vraag te antwoorden dat de afwijzing van de vordering wegens merkinbreuk veronderstelt dat het merk minstens gelijktijdig nietig wordt verklaard op reconventionele vordering, hetgeen de voeging van de procedures vereist. Anders zal het gevaar voor uiteenlopende beslissingen ten gronde niet worden uitgesloten.

De bijzondere kenmerken van dit geding kunnen tot verwarring leiden bij personen die een regeling inzake burgerlijke rechtsvorderingen gewoon zijn waarbij de reconventionele vordering (niet alleen in het kader van het merkenrecht) wordt ingesteld in dezelfde procedure en voor dezelfde rechter of rechterlijke instantie als die waarbij de hoofdvordering aanhangig is en waarbij deze rechter of rechterlijke instantie tegelijkertijd beslist op beide vorderingen in één enkele uitspraak.15.

Uit de verwijzingsbeslissing lijkt naar voren te komen dat het Oostenrijkse burgerlijk procesrecht niet noodzakelijkerwijs berust op die grondslagen, zodat ik het passend acht over te gaan tot een aantal beschouwingen die bijdragen tot een beter begrip van de aan de orde zijnde kwesties.

In de eerste plaats wijst het Oberste Gerichtshof erop dat volgens het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering ‘een rechter in een inbreukprocedure het bezwaar dat een nationaal merk nietig is (bij wijze van voorvraag) zal onderzoeken, zelfs wanneer de verweerder geen overeenkomstige vordering tot nietigverklaring bij het Oostenrijkse Patentamt heeft ingesteld (voor nationale merken is niet voorzien in reconventionele vorderingen)’.16. Het Oberste Gerichtshof erkent evenwel dat dit niet het geval is bij Uniemerken.

In de tweede plaats wordt weliswaar in het algemeen onder reconventionele vordering verstaan een tegenvordering die wordt ingesteld door de verweerder in een door de verzoeker tegen hem ingestelde procedure voor dezelfde rechterlijke instantie17., maar Aigner heeft uit formeel oogpunt geen fout gemaakt bij de instelling van een reconventionele vordering in het geding, aangezien zij haar reconventionele vordering heeft ingesteld bij de in Oostenrijk bevoegde rechtbank voor het Uniemerk.18.

In de derde plaats dient vanuit een ander oogpunt in aanmerking te worden genomen dat de verwijzende rechter bij zijn vragen veronderstelt dat de vordering wegens merkinbreuk in casu niet kan worden afgewezen op andere gronden dan de kwade trouw van de aanvrager (zoals het ontbreken van gevaar voor verwarring van de waren van de betrokken partijen). Hij gaat ervan uit dat, indien sprake zou zijn van die andere omstandigheden, het niet noodzakelijk is om vooraf uitspraak te doen op de reconventionele vordering.

Staat artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 toe dat een vordering wegens merkinbreuk wordt afgewezen op grond van de kwade trouw van de merkaanvrager, wanneer de verweerder op zijn beurt een reconventionele vordering heeft ingesteld (op grond van diezelfde kwade trouw) strekkende tot nietigverklaring van het merk, en nog geen uitspraak is gedaan op die reconventionele vordering? Dit is, kort samengevat, de eerste vraag waarover de verwijzende rechter twijfels heeft.

Mijns inziens zou een antwoord, waarbij louter wordt gekeken naar de letterlijke bewoordingen van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009, al te simplistisch zijn. Bij gebreke van rechtspraak ter zake (daar deze bepaling, als ik me niet vergis, nog niet is uitgelegd door het Hof) moet bij dit geschilpunt worden uitgegaan van twee elementen die ten grondslag liggen aan dit uit te leggen artikel en aan andere bepalingen uit dezelfde regelgevende context.

Het eerste element is het eenheidskarakter van het Uniemerk, waarvan het belang niet kan worden ontkend. Volgens overweging 3 van verordening nr. 207/2009 beoogt deze verordening te voorzien in een Uniemerkensysteem dat de Uniemerken een eenvormige bescherming biedt, zodat zij rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie.

Deze doelstelling komt tot uiting in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk het Uniemerk een eenheid vormt, dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Unie en inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan slechts voor de gehele Unie mogelijk zijn.19.

De overwegingen 16 en 17 van dezelfde verordening leggen de nadruk op het eenheidskarakter van het industriële-eigendomsrecht van de Unie. Overeenkomstig deze overwegingen is het enerzijds strikt noodzakelijk dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben, teneinde tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau te voorkomen die het eenheidskarakter van die merken zouden aantasten. Anderzijds wordt daarin beklemtoond dat het noodzakelijk is te voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Uniemerk en parallelle nationale merken.20.

Het tweede relevante element is het vermoeden van geldigheid van Uniemerken na de door het EUIPO verrichte controle bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag. De eerbiediging van het legaliteitsbeginsel brengt mee dat de volle werking van die merken wordt erkend (voor zover de inschrijving ervan een door een orgaan van de Unie verrichte handeling is), zolang de ongeldigheid ervan niet is vastgesteld door een bevoegde rechterlijke instantie bij een definitief geworden andersluidende handeling.21.

Dit vermoeden is bovendien als norm verwoord in artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009, dat alle belanghebbenden, nationale rechters daaronder begrepen, de verplichting oplegt om Uniemerken in beginsel als geldig te beschouwen.

De mechanismen voor betwisting van die geldigheid zijn geregeld in artikel 52, lid 1, van dezelfde verordening en zijn beperkt tot twee mogelijkheden: a) de administratieve procedure voor het EUIPO op verzoek van een partij22.; en b) de reconventionele vordering in antwoord op een vordering wegens merkinbreuk, te weten de gerechtelijke procedure bij de nationale rechtbanken voor het Uniemerk.

Uit de gezamenlijke lezing van deze bepalingen vloeit voort dat het de rechtbanken voor het Uniemerk verboden is, de nietigheid van een merk ambtshalve te onderzoeken, en dat het in voor hen aanhangige gedingen aan de verweerder staat om bij reconventionele vordering de nietigverklaring te vorderen23. van het merk waarop hij inbreuk zou hebben gemaakt volgens de vordering in de hoofdprocedure.24.

Artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009 staat evenwel toe dat de verweerder in een procedure wegens merkinbreuk25. de nietigheid opwerpt zonder een reconventionele vordering te hoeven instellen, maar alleen indien hij een eigen ouder recht op het litigieuze teken aanvoert.26. Dit is in casu niet het geval.

Bij lezing van artikel 52, lid 1, en artikel 53, lid 1, junctis artikel 99, leden 1 en 3, en 100, lid 1, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat de nietigverklaring van een Uniemerk in een gerechtelijke procedure enkel kan worden gevorderd bij reconventionele vordering. Die vordering moet zijn gebaseerd op een of meerdere van de gronden die zijn opgesomd in de artikelen 52 (absolute nietigheidsgronden) en 53 (relatieve nietigheidsgronden) van deze verordening. De enige uitzondering op deze regel, die is vastgesteld in artikel 99, lid 3, en waarnaar ik reeds heb verwezen, is in casu niet van toepassing.

Deze door de Uniewetgever gemaakte keuze strookt met het eenheidskarakter van het merk en met de doelstelling, dat over eenzelfde bij het EUIPO ingeschreven onderscheidend teken geen tegenstrijdige uitspraken worden gedaan.

Uitspraken in procedures wegens inbreuk op Uniemerken hebben werking inter partes. Nadat deze uitspraken definitief zijn geworden, is de kracht van gewijsde dus enkel bindend voor de partijen in de betreffende procedure. Daarentegen hebben arresten waarbij het merk nietig wordt verklaard door toewijzing van de reconventionele vordering, werking erga omnes. Om deze reden stelt artikel 100, lid 6, van verordening nr. 207/2009 dat het EUIPO de rechterlijke ‘beslissing’ (houdende nietigverklaring) in het register ‘vermeldt’. Deze beslissing heeft terugwerkende kracht, dit wil zeggen werking ex tunc.27.

Indien zou worden aanvaard dat een verweerder in een procedure wegens merkinbreuk de (absolute of relatieve) nietigheidsgronden gewoon als exceptie kan opwerpen, bestaat het gevaar dat soortgelijke procedures die de rechthebbende bij verschillende rechterlijke instanties heeft ingesteld, in bepaalde gevallen leiden tot de nietigverklaring van het merk en in andere gevallen tot een tegenovergestelde uitspraak. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de merkhouder overeenkomstig artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bij het instellen van de vordering wegens inbreuk kan kiezen voor het forum delicti commissi als alternatief voor de woonplaats van de gedaagde.28.

De Uniewetgever wilde dus dat de geldigheid van dit type van merken in de nationale gerechtelijke procedure enkel bij reconventionele vordering wordt aangevochten. Tevens heeft hij gezorgd voor een vangnet voor het geval dat verschillende vorderingen worden ingesteld, zowel vorderingen wegens inbreuk als reconventionele vorderingen: schorsing van de procedure overeenkomstig artikel 104, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

Tegen deze achtergrond kan niet worden ingestemd met de door Aigner voorgestane uitlegging van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Volgens haar kan de exceptie van nietigheid van het merk worden toegewezen in het kader van een inbreukprocedure, op voorwaarde dat de reconventionele vordering is ingesteld (maar daarop nog geen uitspraak is gedaan).

Zoals de verwijzende rechter stelt, is deze oplossing onverenigbaar met de doelstelling van deze bepaling. Het zou geen steek houden dat de Uniewetgever de verplichting oplegt om de procedure te schorsen bij aanhangigheid voor twee rechtbanken voor het Uniemerk, teneinde uiteenlopende uitspraken over hetzelfde voorwerp te voorkomen, en deze verplichting niet oplegt wanneer de vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering zijn toegewezen aan eenzelfde rechtbank voor het Uniemerk (hoewel deze optreedt in twee verschillende rechtsprekende formaties).

Gelet op zijn procedurele autonomie29.staat het aan elke lidstaat om te bepalen hoe de organisatie van zijn rechtbanken voor het Uniemerk eruit ziet en om de procedureregels ervan vast te stellen, zonder afbreuk te doen aan de regels van verordening nr. 207/2009. Het systeem van bevoegdheidstoedeling (en in dezelfde zin dat van verdeling van de zaken binnen eenzelfde rechtbank die verschillende rechtsprekende formaties heeft) aan de nationale rechtbanken voor het Uniemerk mag evenwel het doel, tegenstrijdige uitspraken over eenzelfde merk te vermijden, niet ondermijnen.

De regeling inzake het aanvechten van Uniemerken bij de rechter maakt een onderscheid tussen verweer ten gronde (excepties) en reconventionele vorderingen. De mogelijkheid voor de verweerder om de exceptie van nietigheid van het merk aan te voeren tegen een vordering wegens inbreuk, bestaat alleen wanneer de verweerder zelf een ouder recht heeft op dat teken (reeds aangehaald artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009).30.

Afgezien van dit geval dient de persoon die voor de rechter wordt gedaagd wegens inbreuk op een Uniemerk en die aanvoert dat dit Uniemerk nietig is, een reconventionele vordering in te stellen. De aldus ingestelde vordering tot nietigverklaring wordt noodzakelijkerwijs prejudicieel ten aanzien van de vordering wegens inbreuk, aangezien het vermoeden van geldigheid van het merk in twijfel wordt getrokken. Alvorens te onderzoeken of inbreuk is gemaakt op de aan het merk verbonden rechten, dient antwoord te worden gegeven op de voorvraag sine qua non van het voortbestaan van de geldigheid van dit onderscheidende teken, hetgeen gedaagde juist in twijfel heeft getrokken met zijn reconventionele vordering.

Uit procedureel oogpunt zou het niet logisch zijn om de vordering wegens inbreuk af te wijzen (behalve in het geval waarnaar de verwijzende rechter verwijst) zonder de in de reconventionele vordering uiteengezette twijfel over de nietigheid van het merk te hebben weggenomen. Dit gebrek aan logica bestaat zowel wanneer de gedingen aanhangig zijn voor verschillende rechtbanken voor het Uniemerk als wanneer zij aanhangig zijn voor één en dezelfde rechtbank (in casu het Handelsgericht Wien) die optreedt in rechtsprekende formaties die deze procedures afzonderlijk behandelen.

Derhalve dient op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van het Uniemerk op grond van de kwade trouw van de merkhouder bij inschrijving ervan is ingesteld, de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de hoofdvordering wegens inbreuk op dat merk deze bij exceptie opgeworpen nietigheidsgrond niet kan toewijzen tot uitspraak is gedaan op de reconventionele vordering.

Het Oberste Gerichtshof heeft de tweede prejudiciële vraag gesteld voor het geval dat het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, hetgeen ik voorstel.

De twijfel van de verwijzende rechter heeft thans te maken met de veronderstelling dat in de reeds uiteengezette omstandigheden de rechtbank voor het Uniemerk moet wachten op de uitspraak inzake de reconventionele vordering om te kunnen beslissen op de merkinbreuk. Daarbij rijst de vraag of die uitspraak volstaat dan wel het noodzakelijk is dat zij definitief is geworden.

Indien de reconventionele vordering van verweerder werd toegewezen (dit wil zeggen bij nietigverklaring van het onderscheidend teken), kan de rechtbank voor het Uniemerk overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht31. de vordering wegens merkinbreuk zowel afwijzen als zonder voorwerp verklaren, aangezien het onmogelijk is om inbreuk te maken op een merk dat ex tunc de aan inschrijving ontleende bescherming heeft verloren.

Door de uitspraak in de inbreukprocedure afhankelijk te stellen van de voorafgaandelijke beslechting van de reconventionele vordering, voldoet de bevoegde rechtbank aan de doelstelling, tegenstrijdige uitspraken te vermijden die het eenheidskarakter van het Uniemerk in gevaar hadden kunnen brengen.

Het Oberste Gerichtshof vreest evenwel dat de procedurele handelwijze van de partijen in de procedure wegens merkinbreuk en in de reconventionele procedure opnieuw de door gelijktijdige uitspraken gewaarborgde coherentie kan ondermijnen, wanneer bijvoorbeeld bij de hogere instantie enkel wordt opgekomen tegen één van die uitspraken.32.

In dit kader vraagt het Oberste Gerichtshof zich af, of met het oog op het uitsluiten van een eventuele tegenstrijdigheid, van de eerste rechter moet worden verlangd dat hij het geschil inzake de merkinbreuk niet beslecht tot de uitspraak waarbij de reconventionele vordering wordt toegewezen, in kracht van gewijsde is gegaan.

Mijns inziens bevat verordening nr. 207/2009 geen enkele duidelijke regel volgens welke de bevoegde rechter moet wachten tot de uitspraak houdende toewijzing van de reconventionele vordering definitief is geworden. Evenmin bevat de verordening een regel die dit verbiedt.

Van de artikelen van verordening nr. 207/2009 die expliciet verwijzen naar de werking van een ‘in kracht van gewijsde gegane’ rechterlijke beslissing,33. verbindt artikel 56, lid 3, deze werking met het feit dat een rechtbank van een lidstaat op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond en aangaande dezelfde partijen uitspraak heeft gedaan en deze rechterlijke beslissing reeds definitief is geworden (dit wil zeggen onherroepelijk, niet vatbaar voor hoger beroep).34.

Deze bepalingen verduidelijken evenwel geenszins het lot van de in de respectieve gedingen gewezen rechterlijke beslissingen zolang zij niet dat definitieve karakter hebben verworven. Dit gebrek aan regelgeving kan waarschijnlijk worden verklaard door het feit dat verordening nr. 207/2009 het definitieve karakter van de uitspraken regelt uit het oogpunt van de coherentie tussen beslissingen van het Bureau en die van de nationale rechtbanken voor het Uniemerk. Bij dit aspect dient even te worden stilgestaan.

Anders dan de procedure van inschrijving van Uniemerken, die in het systeem van verordening nr. 207/2009 behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het EUIPO, dat hierbij niet gebonden is aan enige beslissing van een nationale rechtbank(35), is de nietigverklaring van een Uniemerk een gedeelde bevoegdheid van de nationale rechtbanken voor het Uniemerk en het Bureau.

Evenwel dient deze bevoegdheid op alternatieve en uitsluitende wijze te worden uitgeoefend, in die zin dat enkel het eerste van deze twee organen dat kennis neemt van het geschil36. (een rechtbank voor het Uniemerk, waarbij de reconventionele vordering is ingesteld, of het EUIPO, indien voor hem een vordering tot nietigverklaring is ingesteld), uitspraak zal kunnen doen over de geldigheid van het industriële-eigendomsrecht. Teneinde tegenstrijdige uitspraken te vermijden, dient het andere orgaan de procedure te schorsen tot uitspraak is gedaan in de eerste procedure, overeenkomstig artikel 104 van verordening nr. 207/2009.

Deze schorsing37. en de verplichting (artikel 100, lid 6, van deze verordening) voor de nationale rechtbank voor het Uniemerk om kennis te geven van haar beslissing aan het EUIPO wanneer de uitspraak houdende nietigverklaring van een Uniemerk op reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan, vormen de mechanismen waarmee de wetgever de coherentie van de beslissingen inzake nietigverklaring en de overeenstemming van het Uniemerkenregister met de reële situatie van de daarin opgenomen tekens wil waarborgen.

Wanneer eenzelfde rechterlijke instantie op verschillende tijdstippen uitspraak dient te doen op de vordering wegens merkinbreuk en de reconventionele vordering waarbij de nietigverklaring van dat onderscheidende teken wordt gevorderd, staat de coherentie met haar eigen uitspraak op de reconventionele vordering eraan in de weg dat haar uitspraak inzake de merkinbreuk daarmee tegenstrijdig is. Ik vind evenwel geen grondslag om te eisen, tegen de achtergrond van verordening nr. 207/2009, dat zij de (tweede) procedure schorst teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen van het geding bij hogere instanties.

De verplichting van de rechtbank voor het Uniemerk waarnaar ik in mijn analyse van de eerste prejudiciële vraag heb verwezen, bestaat erin te wachten op de uitkomst van de reconventionele vordering om (tegelijkertijd of nadien, afhankelijk van de nationale procedureregels) uitspraak te doen op de vordering wegens inbreuk. Na de uitspraak op de eerste vordering dient deze verplichting mijns inziens niet noodzakelijkerwijs afhankelijk te worden gesteld van de procedurele strategie van partijen, die min of meer afhangt van de kans van slagen van latere beroepen.

Ik ben het eens met het Oberste Gerichtshof dat het koppelen van de beslechting van de inbreukprocedure aan de handelwijze van partijen met betrekking tot daarop volgende beroepen tegen de beslissing houdende toewijzing van de reconventionele vordering, hoogstwaarschijnlijk zou leiden tot aanzienlijke vertragingen wat de beslechting van de inbreukprocedure betreft. Het doel, uiteenlopende uitspraken over eenzelfde merk te voorkomen, is reeds verwezenlijkt door voorrang te geven aan de uitspraak op de reconventionele vordering, in aansluiting waarop de vordering wegens inbreuk zal worden behandeld.

Aangezien partijen bij beide gedingen dezelfde zijn, hoewel in tegenovergestelde procedurele posities, beschikken zij over dezelfde verweermiddelen en dienen zij de gevolgen van hun eigen handelingen te dragen. Elk van de partijen kan zeker, door opeenvolgende beroepen, het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraken in eerste aanleg vertragen, maar deze mogelijkheid mag niet de overhand hebben boven de verplichting van de rechter die het voor hem aanhangige geding dient te beslechten.

Evenwel wil ik erop wijzen dat verordening nr. 207/2009 weliswaar niet vereist dat de rechter die kennis neemt van de vordering wegens inbreuk, wacht tot de uitspraak op de reconventionele vordering definitief is geworden, maar ik vind evenmin enige bepaling in die regeling die zich tegen een dergelijk uitstel verzet. De procedureregels van elke lidstaat kunnen, in lijn met de uitlegging door hun hoogste rechterlijke instanties, kiezen voor de ene of de andere oplossing bij gebreke van Unierechtelijke regels ter zake.

Het kan voorkomen dat de uitspraak op de reconventionele vordering niet wordt aangevochten en in dit geval staat het aan de uitspraakdoende rechter om kennis te geven van zijn in kracht van gewijsde gegane beslissing aan het EUIPO. Aangezien de beroepstermijn niet buitensporig lang zal zijn, bestaat er mijns inziens geen bezwaar tegen het feit dat de nationale rechter wacht om uitspraak te doen op de vordering wegens inbreuk tot de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden. Indien de beslissing over de reconventionele vordering daarentegen wordt aangevochten, zal hij de bijzondere kenmerken van de inbreukprocedure moeten afwegen38. en, in voorkomend geval, die procedure schorsen totdat de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden.

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat op de tweede prejudiciële vraag dient te worden geantwoord dat de rechtbank voor het Uniemerk de vordering wegens merkinbreuk kan afwijzen op grond van de kwade trouw van de aanvrager van dat merk, wanneer minstens tegelijkertijd de reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van dat merk op dezelfde grond wordt toegewezen. Het Unierecht verplicht deze rechtbank niet om voor de beslechting van de vordering wegens inbreuk te wachten totdat de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden, maar verzet zich evenmin daartegen.