Hof Amsterdam, 24-11-2020, nr. 200.230.866/01

2. de vennootschap naar vreemd recht EARTH GROUP HOLDINGS LTD,

beide gevestigd te Edmonton, Alberta, Canada

gevoegde partijen aan de zijde van geïntimeerde,

advocaat: mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

Partijen worden hierna Earth Concepts, Upstream en EWI c.s. genoemd.

In deze zaak is op 10 maart 2020 eindarrest gewezen. Daarin heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd en Earth Concepts veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van EWI c.s.

Per e-mail van hun advocaat van 8 september 2020 hebben EWI c.s. het hof verzocht om met toepassing van artikel 32 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) het arrest van 10 maart 2020 aan te vullen door de daarin gegeven proceskostenveroordeling alsnog uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, nu EWI c.s. die uitvoerbaarverklaring wel hadden gevorderd maar het hof daarop niet heeft beslist. Het verzoek is in de bedoelde e-mail toegelicht.

Earth Concepts, daartoe door het hof in de gelegenheid gesteld, heeft per e-mail van haar advocaat van 29 september 2020 op dit verzoek gereageerd en heeft het hof verzocht het verzoek af te wijzen.

Daarna is arrest bepaald op heden.

Het hof constateert dat EWI c.s. in hoger beroep uitdrukkelijk hebben gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, en dat het hof in zijn arrest van 10 maart 2020 heeft verzuimd op die vordering te beslissen.

Earth Concepts voert als verweer tegen het verzoek van EWI c.s. aan dat het te laat is gedaan. Dat verweer faalt, nu uit de bewoordingen van artikel 32 lid 1 Rv volgt dat de rechter desverzocht in een geval als hiervoor bedoeld onder 2.1 ‘te allen tijde’ tot aanvulling overgaat.

Ook stelt Earth Concepts zich op het standpunt dat zij van toewijzing van het verzoek ernstig nadeel zou ondervinden, waarbij zij wijst op een restitutierisico ten aanzien van de in Canada gevestigde entiteiten. Het enkele wijzen op de vestigingsplaats van EWI c.s. acht het hof onvoldoende onderbouwing om van een restitutierisico uit te gaan – nog daargelaten dat het in het kader van de toepassing van artikel 32 Rv in strijd met een goede procesorde zou zijn om rekening te houden met omstandigheden die, zoals hier het geval is, niet zijn gesteld of gebleken in de procedure die voorafging aan het arrest waarvan de aanvulling wordt verzocht.

Ten slotte wijst Earth Concepts erop dat EWI c.s. bij toewijzing van hun verzoek geen dringend belang hebben. Ook dat standpunt heeft zij onvoldoende onderbouwd, nog daargelaten dat aanwezigheid van een dringend belang geen voorwaarde vormt voor toewijzing van een verzoek tot aanvulling als bedoeld in artikel 32 Rv.

Gelet op het voorgaande, zal het verzoek worden toegewezen.

Het hof:

verklaart de kostenveroordeling in het tussen partijen op 10 maart 2020 uitgesproken arrest uitvoerbaar bij voorraad;

verstaat dat deze uitspraak, met vermelding van de datum daarvan, zal worden gesteld

op de minuut van het arrest van 10 maart 2020.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H. Struik en is door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 24 november 2020.

2. de vennootschap naar vreemd recht EARTH GROUP HOLDINGS LTD,

beide gevestigd te Edmonton, Alberta, Canada

gevoegde partijen aan de zijde van geïntimeerde,

advocaat: mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

Partijen worden hierna Earth Concepts, Upstream en EWI c.s. genoemd. De gevoegde partijen zullen ook afzonderlijk worden aangeduid als EWI en Earth Group Holdings.

In deze zaak is op 1 mei 2018 een tussenarrest gewezen. Voor het verloop van het geding tot die datum wordt naar dat tussenarrest verwezen.

In bedoeld tussenarrest is EWI c.s. toegestaan zich te voegen aan de zijde van Upstream.

De verschenen partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven, tevens houdende wijziging van eis, met producties;

- memorie van antwoord van de zijde van de gevoegde partijen, met producties.

Vervolgens hebben zij ter zitting van het hof van 13 juni 2019 hun zaak doen bepleiten, Earth Concepts door mr. Lansing voornoemd alsmede door mr. W.R.M.M.J. Dingemans, advocaat te Utrecht en EWI c.s. door mr. Van den Berg voornoemd. Van de zijde van Earth Concepts zijn nadere producties in het geding gebracht.

Earth Concepts heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en de vorderingen van Earth Concepts zoals in de memorie van grieven verwoord alsnog zal toewijzen, met beslissing over de proceskosten met nakosten en rente.

EWI c.s. hebben geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep alsmede tot het alsnog toewijzen van de reconventionele vordering sub I, met beslissing over de aan de zijde van EWI c.s. gevallen proceskosten, die van het incident daaronder begrepen.

Zowel door Earth Concepts als door EWI c.s. zijn bewijsaanbiedingen gedaan.

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.25 de vaststaande feiten vermeld die zij bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt heeft genomen. Met haar eerste grief betoogt Earth Concepts dat de rechtbank de feiten onvolledig en qua tijd en context onjuist heeft weergegeven. Dat enig door de rechtbank vermeld feit op zichzelf onjuist weergegeven zou zijn wordt door Earth Concepts niet betoogd, reden waarom deze feiten ook in appel tot uitgangpunt dienen. Wel zal het hof bij de beoordeling van het geschil - voor zover relevant - rekening houden met de bezwaren die Earth Concepts tegen de feitenweergave heeft geuit.

i) Upstream was een reclamebureau. [A] (hierna: [A] ) was de indirect bestuurder van Upstream. [B] (hierna: [B] ) is vanaf 2005 enige tijd werkzaam geweest bij Upstream, eerst als freelance medewerker en uiteindelijk als managing partner.

(ii) EWI is een non-profit organisatie die op ideële gronden flessen water, koffie en thee verkoopt. Sinds 2004 gebruikt EWI de naam ‘Earth Water’ als handelsnaam voor haar onderneming en als merk voor door haar verkocht drinkwater. EWI is houdster van het Canadese merkrecht op het woord- en beeldmerk ‘Earth Water’. Oprichter en bestuurder van EWI is de heer [C] .

(iii) Upstream heeft een op 5 april 2007 gedateerde overeenkomst, gesloten tussen Upstream en Earth Water Europe B.V., overgelegd. De overeenkomst is namens Earth Water Europe B.V. door [D] (hierna: [D] ) en [B] getekend en namens Upstream door [A] . In deze overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

Zoals overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van Intellectuele eigendom toe aan Upstream Advertising. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Upstream Advertising daartoe bevoegd.

(iv) Op 11 mei 2007 heeft EWI de vennootschap Earth Water Europe B.V.

(hierna: EWE) opgericht voor de exploitatie van haar onderneming in Europa.

[B] was per 1 juli 2007 directeur van EWE en ook [D] was werkzaam voor EWE.

( v) Upstream heeft tevens een op 12 november 2007 gedateerde

overeenkomst, gesloten tussen Upstream en EWE, overgelegd, waarin het

volgende, voor zover hier van belang, is bepaald:

Upstream is houder van het Benelux en Gemeenschaps beeld en woord merk Earth Water, gedeponeerd als Benelux woordmerk op 3 juni 2008, onder nummer 0846223 voor waren en/of diensten in de klasse(n) 32, 35, 36 (hierna: het Merk);

Upstream ontwikkelt ten behoeve van EWE huisstijl, reclamematerialen, website, logo en verpakkingen (hierna het Product) (...)

Art. 1.

1. Upstream verleent hierbij aan EWE het recht om het Merk binnen Europa (...) te gebruiken, (...).

(vi) Op 3 juni 2008 heeft Upstream bij het Benelux-Bureau voor de

Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) het woordmerk ‘Earth Water’ gedeponeerd, voor waren in de klassen 32 (bier en - samengevat - mineraalwater en frisdrank), klasse 35 (reclame en promotie) en klasse 36 (fondsenwerving). Dit woordmerk heeft het inschrijvingsnummer [nummer] en het depotnummer [nummer] .

(vii) Op 3 augustus 2009 heeft Upstream bij het BBIE ook een beeldmerk gedeponeerd, bestaande uit de woorden EARTH in grote letters (horizontaal) en WATER in kleine letters (verticaal) voor waren in de klassen 32, 35 en 36 gedeponeerd. Dit beeldmerk heeft het inschrijvingsnummer [nummer] en het depotnummer [nummer] .

(viii) Op 1 juli 2010 is Earth Concepts opgericht. Earth Concepts houdt zich onder meer bezig met de productie van mineraalwater en overig gebotteld water.

(ix) Earth Concepts heeft een licentieovereenkomst met als datum van ondertekening

1 november 2010 overgelegd, waarbij Upstream aan Earth Concepts een

licentie verleent voor het gebruik van het hiervoor onder vi en vii vermelde beeld- en

woordmerk ‘Earth Water’ (hierna: de Benelux-merken Earth Water). Deze

licentieovereenkomst is namens Earth Concepts door [D] ondertekend en vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

Het is Upstream niet toegestaan het Merk en product over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EARTH Concepts.

EARTH Concepts is vanaf de aanvang van deze overeenkomst gerechtigd om op eerste verzoek overdracht van de inschrijving en eigendom van het merk en product te vorderen van Upstream tegen een nader overeen te komen vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-.

Indien EARTH Concepts niet overgaat tot het in artikel 4.2. beschreven verzoek tot eigendomsoverdracht van het Merk en Product zal deze eigendomsoverdracht in ieder geval van rechtswege plaatsvinden vanaf 1 November 2013 tegen betaling van een vergoeding die echter niet meer zal bedragen dan € 5.000,-.

Upstream zal na het verzoek van EARTH Concepts tot overdracht van het Merk danwel na ommekomst van de termijn in artikel 4.3. zonder voorbehoud alle medewerking verlenen aan de overdracht van het Merk en Product aan EARTH Concepts.

(x) Earth Concepts heeft tevens een op 1 november 2010 ondertekende

samenwerkingsovereenkomst, gesloten tussen Upstream en Earth Concepts, overgelegd. Deze overeenkomst is namens Earth Concepts door [D] ondertekend en vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

(...) Rechten van intellectuele eigendom: EARTH

1) Zoals overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van

intellectuele eigendom toe aan Upstream Advertising B.V. Voor zover een dergelijk

recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend

Upstream Advertising daartoe bevoegd.

(...)

7) De duur van deze overeenkomst is, tenzij in overleg anders wordt overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.

8) In geval van een faillissement EARTH Concepts vervallen overeengekomen afspraken.

In geval van faillissement Upstream Advertising zullen de merknamen aan EARTH

Concepts worden overgedragen tegen de vergoeding van de door Upstream Advertising gemaakte registratie-kosten.

(xi) In een door Earth Concepts overgelegd uittreksel uit het handelsregister, staat [D]

als directeur en gevolmachtigde (sinds 1 april 2011) vermeld, en staan [D] en [B] tevens vermeld als indirect (namelijk via hun holdings) bestuurders (met ingang van 30 december 2011).

(xii) Bij dagvaarding van 17 oktober 2012 heeft EWI Upstream gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. EWI vorderde in die procedure onder meer Upstream te gebieden de inschrijving van de Benelux-merken Earth Water over te dragen aan EWI, subsidiair de inschrijving van (onder andere) die merken nietig te verklaren en daarvan ambtshalve doorhaling te gelasten.

(xiii) Bij vonnis van 14 augustus 2013 heeft de rechtbank Amsterdam de zaak met betrekking tot de gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk Earth Coffee, met registratienummer CTM 9508789, doorverwezen naar de rechtbank Den Haag en de overige vorderingen afgewezen. In rechtsoverweging 4.10 van dat vonnis heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Upstream op de momenten van het depot van de Benelux-merken Earth Water te kwader trouw was. Nadat EWI daartegen in hoger beroep was gegaan hebben EWI en Upstream een minnelijke regeling bereikt als gevolg waarvan de procedure is doorgehaald.

(xiv) Bij e-mail van 7 april 2014 heeft [D] , waarbij hij heeft gesteld in opdracht van en namens [A] te handelen, Onel Trademarks, het bedrijf dat namens Upstream de merkenregistraties heeft verzorgd, verzocht om de Benelux-merken Earth Water over te dragen aan de op 1 april 2014 opgerichte Stichting Ynda. [A] heeft daarop in een e-mail van eveneens 7 april 2014 aan [D] en Onel Trademarks meegedeeld dat hij geen toestemming geeft voor het overdragen van de rechten op de merken.

(xv) Als bijlagen bij een e-mail van 15 april 2014, heeft [D] aan [A] een tweetal overeenkomsten met als datum 1 november 2010 gezonden. Eén overeenkomst betreft de hiervoor onder (x) reeds vermelde overeenkomst. De andere overeenkomst, die ongetekend is, betreft een nagenoeg gelijke versie van die overeenkomst, maar waarbij in artikel 7 is bepaald dat de overeenkomst geldig is tot 31 oktober 2013 en dat de merkregistraties daarna ter overdraging aan Earth Concepts zullen worden aangeboden. In de begeleidende e-mail staat, voor zover hier van belang, het volgende:

Hey [A] ,

De getekende overeenkomst en de overeenkomst die iets later is opgemaakt om jou uit de directe rechtzaak te halen. (...) Vrijdag middag even afspreken om alles af te ronden en te ondertekenen?(…)

(xvi) Earth Concepts heeft op 6 juni 2014, na daartoe verkregen verlof van de

voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, bij het BBIE, ten laste van Upstream, conservatoir beslag tot levering gelegd op de Benelux-merken Earth Water.

(xvii) Earth Concepts heeft op 13 juni 2014, na daartoe verkregen verlof van de

voorzieningenrechter van diezelfde rechtbank, bij het BBIE, ten laste van Upstream, conservatoir beslag gelegd op het Benelux-woordmerk Earth, op het Benelux-woordmerk Earth Wine, op het Europese woordmerk Earth Coffee, op het internationale woordmerk Earth Water en op het internationale beeldmerk Earth Water.

(xviii) In een vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 heeft Upstream

onder meer de Benelux-merken Earth Water om niet aan EWI en Earth Group Holdings overgedragen.

(xix) Earth Concepts heeft op 4 juli 2014, na daartoe verkregen verlof van de

voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, bij Upstream conservatoir beslag gelegd op de Benelux-merken Earth Water, op het Benelux-woordmerk Earth, op het Benelux-woordmerk Earth Wine, op het Europese woordmerk Earth Coffee, op het internationale woordmerk Earth Water en op het internationale beeldmerk Earth Water.

(xx) Bij brief van 21 juli 2014 heeft het BBIE het volgende, voor zover hier van belang, aan onder meer de advocaat van Upstream meegedeeld:

Betreft: betwisting aantekening licentie - EARTH WATER (846223); EARTH WATER (867238)

(...)

Wij ontvingen op 5 juni 2014 van Onel Trademarks een verzoek tot aantekening van licentie op voornoemde merken. De aantekening (...) werd verzocht ten behoeve van:

Earth Concepts B.V.

(...)

Op 6 juni 2014 (...) en 4 juli 2014 (...) werd beslag gelegd op de beide merken door Earth Concepts B.V.

Op 20 juni 204 werd door Noordzij Partners B.V. een aantekening tot overdracht (...) ingediend namens Upstream Advertising voor (onder meer) beide merken aan:

EARTH GROUP HOLDINGS LTD

(...)

Op 11 juli 2014 ontvingen wij een verzoek van Heijkant Advocaten (...) namens merkhouder Upstream Advertising B.V., waarin de aantekening van licentie (voornoemd) wordt betwist, waarbij wordt gevraagd om intrekking van dit verzoek.

Wij stellen vast dat er kennelijk tussen partijen een verschil van mening bestaat over de geldigheid van de licentieovereenkomst. Het BBIE kan dit geschil niet beslechten en is daar ook niet toe bevoegd. Partijen zullen dit onderling moeten doen en indien zij daar niet in slagen hun conflict voor moeten leggen aan de rechter.

Wij zullen alle verzoeken die betrekking hebben op dit merk dan ook aanhouden en nodigen u uit om, zoveel mogelijk eensluidend, uw standpunt terzake nader toe te lichten.

(xxi) Bij vonnis van 11 september 2014 heeft de voorzieningenrechter in de

rechtbank Amsterdam de vordering van Upstream tot opheffing van de door Earth Concepts gelegde beslagen afgewezen.

(xxii) Bij vonnis van 20 januari 2015 heeft de rechtbank Amsterdam Upstream in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. M. Malycha tot curator.

(xxiii) Bij beschikking van 21 juli 2015 is mr. Malycha vervangen door mr. R.J. van der Weijden als curator (hierna: de curator) in het faillissement van Upstream.

(xxiv) Zowel de curator als de rechter-commissaris in dat faillissement hebben zich op het standpunt gesteld dat de overdracht van de Benelux-merken in de vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en dat de merken niet langer tot de boedel behoren. Een verzoek van onder meer Earth Concepts, op grond van artikel 69 Faillissementswet (Fw), om de curator op te dragen de overdracht van die Benelux-merken buitengerechtelijk te vernietigen en deze merken ten bate van de gezamenlijke crediteuren te gelde te maken, heeft de rechter-commissaris bij beschikking van 2 februari 2016 afgewezen.

(xxv) Bij beschikking van 3 februari 2017 heeft de rechtbank Amsterdam het beroep van onder meer Earth Concepts tegen de beschikking van de rechter-commissaris van 2 februari 2016, ongegrond verklaard.

(xxvi) Het faillissement is bij beschikking d.d. 29 augustus 2017 wegens de toestand van de boedel opgeheven.

Earth Concepts vordert in dit geding, zeer kort samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, de nakoming van de uit de hierboven onder 3.1 sub ix bedoelde licentie- overeenkomst voortvloeiende verplichting tot overdracht van de Benelux-merken Earth Water. Voor zover Earth Concepts haar eis heeft vermeerderd in hoger beroep kan daarop geen acht worden geslagen, nu niet blijkt dat die eisvermeerdering deugdelijk is betekend aan Upstream.

Upstream heeft in reconventie doorhaling (waarmee kennelijk is bedoeld opheffing) van de door Earth Concepts ten laste van haar gelegde conservatoire beslagen gevorderd en in voorwaardelijke reconventie veroordeling van Earth Concepts tot betaling aan haar van een licentievergoeding.

De rechtbank heeft zowel de in conventie als in reconventie ingestelde vorderingen afgewezen.

Earth Concepts stelt zich op het standpunt dat het hof op de bij memorie van antwoord en bij pleidooi door EWI c.s. aangevoerde nieuwe (feitelijke) grondslagen geen acht mag slaan, nu zij zich gevoegd hebben aan de zijde van een in appel niet verschenen geïntimeerde partij. Blijkens hetgeen hierna wordt overwogen heeft Earth Concepts bij de bespreking van dit standpunt onvoldoende belang.

Tegen de afwijzing van de door Upstream in reconventie ingestelde vorderingen is door Upstream, die in hoger beroep niet is verschenen, niet geappelleerd. Dit brengt mee dat het bestreden vonnis in zoverre in kracht van gewijsde is gegaan. EWI c.s. kunnen daarin geen verandering brengen, reeds omdat zij als aan de zijde van Upstream gevoegde partijen de bevoegdheid missen om zelfstandig een vordering in te stellen.

Met betrekking tot de door Earth Concepts tegen het bestreden vonnis aangevoerde grieven oordeelt het hof als volgt.

De basis van de door Earth Concepts gestelde rechten ligt in de licentieovereenkomst d.d. 1 november 2010, waarin het contractuele recht op levering van de merken door Upstream aan Earth Concepts is vastgelegd, en daarmee de mogelijkheid voor deze laatste van een beroep op art. 3:298 BW.

Earth Concepts stelt zich echter in de toelichting op haar grieven ook op het standpunt dat Upstream door de registratie op haar naam van de merken in 2008 en 2009 te goeder trouw bezitter daarvan is geworden en derhalve bevoegd was om deze over te dragen.

Niet in geschil is dat een zodanige overdracht door Upstream bij vaststellingsovereenkomst van 13 juni 2014 aan EWI c.s. heeft plaatsgevonden, zoals ook door de curator en de rechter-commissaris in het faillissement van Upstream is erkend. Reeds in het licht hiervan valt niet in te zien hoe het door Earth Concepts jegens Upstream gevorderde, dat ertoe strekt dat de merken alsnog aan haar worden overgedragen, kan worden toegewezen. Door de overdracht aan EWI c.s. heeft Upstream daarover immers geen beschikkingsbevoegdheid meer. Het feit dat Earth Concepts op 13 juni 2014 onder Upstream conservatoir verhaalsbeslag (en op 4 juli 2014 beslag ex 474bb Rv) heeft gelegd op de litigieuze merken doet aan het voorgaande niet af, nu dat beslag op zichzelf aan de geldigheid van de overdracht door Upstream van de aan haar toebehorende merken niet afdeed. Met het op 6 juni 2014 louter aan het BBIE maar niet aan Upstream uitgebrachte exploit (waarmee een conservatoir beslag tot levering beoogd werd) is geen rechtsgeldig beslag tot levering gelegd, doch ook indien dit anders is valt daaraan evenmin een argument te ontlenen om de overdracht van de merken aan EWI c.s. als niet rechtsgeldig te beschouwen.

Het hof merkt op dat met het voorgaande de vraag naar de rechtmatigheid van de verkrijging van de merkrechten door EWI c.s., in het licht van de (oudere) aanspraak op de overdracht daarvan aan haar van Earth Concepts en de verdere omstandigheden van het geval, onbeantwoord blijft. Gelet op het feit dat EWI c.s. slechts als gevoegde partijen optreden - met de met name door Earth Concepts benadrukte beperkingen van dien - biedt dit geding geen plaats voor een verder debat en onderzoek op dit punt. Op de eventuele consequenties van een eventueel, te zijner tijd, in een separate procedure vast te stellen onrechtmatigheid jegens Earth Concepts van die verkrijging kan niet vooruitgelopen worden.

Hieruit volgt dat het door de grieven aan de orde gestelde geschilpunt omtrent de vraag of Upstream ten tijde van de registratie van de merken te kwader trouw was geen behandeling behoeft. Ook indien het hof tot de conclusie zou komen dat de beslissing van de rechtbank op dit punt terecht wordt bestreden leidt zulks niet tot de toewijsbaarheid van de vordering van Earth Concepts jegens Upstream. De rechtsgeldige overdracht van de merken aan EWI c.s. bij akte van 13 juni 2014 brengt immers mee dat Upstream niet langer over de litigieuze merken beschikt en toewijzing van de vordering dus zou leiden tot een verplichting waaraan Upstream niet (meer) kan voldoen.

Earth Concepts heeft zich op het standpunt gesteld dat de handelwijze van Upstream paulianeus zou zijn. Het hof overweegt hieromtrent (daargelaten of Earth Concepts dit ook voldoende kenbaar aan haar hoger beroep ten grondslag legt) dat, gelet op het faillissement van Upstream, een geslaagd beroep op de actio pauliana er slechts toe zal leiden dat de merken in de boedel vallen/vielen, dan wel, inmiddels na de opheffing daarvan, mogelijk tot heropening kunnen leiden, maar al deze mogelijkheden leiden niet tot de toewijsbaarheid van de vordering die inzet is van het onderhavige geding.

De slotsom is dat de grieven ook voor zover gegrond niet tot een andere uitkomst van het geding kunnen leiden en dat deze mitsdien geen doel treffen. Bij de verdere bespreking daarvan bestaat onvoldoende belang. Het bewijsaanbod van Earth Concepts is niet ter zake dienend en wordt gepasseerd.

Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd. Earth Concepts zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, die van het incident daaronder begrepen.

het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Earth Concepts in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van EWI c.s. begroot op € 1.952,- aan verschotten en op € 7.836,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H. Struik en is door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2020.

beide gevestigd te Edmonton, Alberta, Canada,

eiseressen in het incident,

advocaat: mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam,

in de zaak van

EARTH CONCEPTS B.V.,

gevestigd te ’s-Gravenhage ,

appellante in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat: mr. W.J.A. Lansing te Utrecht

tegen

de door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel ontbonden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UPSTREAM ADVERTISING B.V.,

laatstelijk gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

niet verschenen.

Partijen worden hierna EWI, EGH (samen: Earth Water c.s.), Earth Concepts en Upstream Advertising genoemd.

Earth Concepts is bij dagvaarding van 25 september 2017 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 28 juni 2017, onder bovenstaand zaak- en rolnummer gewezen tussen Earth Concepts als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en Upstream Advertising als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie. Vervolgens heeft Earth Concepts op 28 september 2017 een herstelexploot uitgebracht.

Tegen Upstream Advertising is verstek verleend.

Earth Water c.s. hebben een incidentele memorie - met een productie - genomen tot voeging op grond van artikel 217 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Vervolgens heeft Earth Concepts een conclusie van antwoord in het incident genomen.

Ten slotte is arrest gevraagd in het incident.

Earth Water c.s. hebben gevorderd dat zij als gevoegde partij aan de zijde van Upstream Advertising zullen worden toegelaten in de onderhavige appelprocedure tussen Earth Concepts als appellante en Upstream Advertising als geïntimeerde, met veroordeling van Earth Concepts in de kosten van het incident.

Earth Concepts heeft geconcludeerd tot afwijzing van de incidentele vordering, met veroordeling van Earth Water c.s. in de kosten van het incident.

In het incident

In eerste aanleg heeft Earth Concepts (in conventie) onder meer gevorderd dat Upstream Advertising zal worden veroordeeld tot overdracht aan haar van, kort gezegd, een aantal Benelux-merken. Hangende de procedure, namelijk bij vonnis van 20 januari 2015, is Upstream Advertising in staat van faillissement verklaard. Bij het bestreden vonnis heeft de rechtbank de vordering afgewezen, kort gezegd, omdat de merken rechtsgeldig zijn overgedragen en geleverd aan Earth Water c.s. Tegen dat vonnis is Earth Concepts in hoger beroep gekomen.

Ter onderbouwing van de incidentele vordering tot voeging aan de zijde van Upstream Advertising hebben Earth Water c.s. - samengevat - aangevoerd dat de merken waarvan Earth Concepts de overdracht (althans levering) vordert al rechtsgeldig door Upstream Advertising zijn overgedragen aan Earth Water c.s. en dat Earth Concepts beoogt in deze procedure de eigendom van de merkregistraties te verkrijgen. Door toewijzing van die vordering zullen Earth Water c.s. nadelig worden getroffen.

Earth Concepts heeft verweer gevoerd tegen de vordering tot voeging. De gronden van dit verweer zullen, zo nodig, hierna bij de beoordeling worden besproken.

Op grond van artikel 217 Rv kan een ieder die belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding vorderen zich daarin te mogen voegen. Voor het aannemen van een zodanig belang is voldoende dat de partij die voeging vordert, nadelige gevolgen kan ondervinden van een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij aan wier zijde zij zich voegt. Onder nadelige gevolgen zijn in dit verband te verstaan de feitelijke of juridische gevolgen die de toe- dan wel afwijzing van de in die procedure ingestelde vordering of het gezag van gewijsde van in de uitspraak in die procedure gegeven eindbeslissingen zal kunnen hebben voor degene die de voeging vordert.

Allereerst is de vraag aan de orde of voeging aan de zijde van een partij die niet in het geding is verschenen mogelijk is. Het hof is van oordeel dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, althans voor de procedure in hoger beroep.

Uitgangspunt is dat bij de beoordeling van de grieven rekening wordt gehouden met het in eerste aanleg gevoerde verweer indien geïntimeerde niet is verschenen. In het geval van een voeging aan de zijde van de niet verschenen geïntimeerde sluit de voegende partij zich aan bij het eerder in eerste aanleg ingenomen standpunt van deze partij en ondersteunt zij dit standpunt. Daarmee mag geen nieuwe (feitelijke) grondslag van het verweer worden geïntroduceerd, maar is en blijft de voegende partij gebonden aan de rechtsstrijd zoals die zich in de procedure in eerste aanleg heeft ontwikkeld.

Het hof is voorts van oordeel dat uit hetgeen Earth Water c.s. hebben aangevoerd voldoende is gebleken dat zij, in verband met (nadelige) gevolgen die een uitspraak in hoger beroep tussen Earth Concepts enerzijds en Upstream Advertising anderzijds feitelijk of juridisch voor hen kan hebben, voldoende belang heeft bij voeging in deze procedure. Uit het over en weer gestelde blijkt genoegzaam dat zowel Earth Concepts als Earth Water c.s. aanspraak maken op dezelfde Benelux-merken waarvan het inmiddels ontbonden Upstream Advertising nog immer als rechthebbende in het merkenregister bij het BBIE staat geregistreerd. Daarmee is het belang van Earth Water c.s. bij de uitkomst in de hoofdzaak voldoende gegeven.

Niet is gesteld dat de eisen van een goede procesorde (in het bijzonder het voorkomen van onredelijke vertraging van de hoofdzaak) aan toewijzing van de incidentele vordering van Earth Water c.s. tot voeging in de weg staan. Dat als gevolg van voeging door hen de procedure enigszins zal worden vertraagd, is naar het oordeel van het hof onvoldoende reden de vordering af te wijzen.

Gelet op al het voorgaande zal de incidentele vordering van Earth Water c.s. tot voeging worden toegewezen.

Een oordeel over de kosten van het incident zal worden aangehouden tot het eindarrest in de hoofdzaak.

In de hoofdzaak

Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen voor het nemen van een memorie van grieven aan de zijde van Earth Concepts, waarna Earth Water c.s. als gevoegde partij een memorie zullen mogen nemen.

Het hof:

in het incident

staat Earth Water c.s. toe zich in de onderhavige procedure tussen Earth Concepts en Upstream Advertising te voegen aan de zijde van Upstream Advertising;

houdt de beslissing over de proceskosten aan tot het eindarrest in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rol van 12 juni 2018 voor het nemen van een memorie van grieven door Earth Concepts;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. R.J.M. Smit, J.C.W. Rang en J.W. Hoekzema en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 1 mei 2018.