Rb. Arnhem, 10-01-2008, nr. 164097

D-sign Denemarken c.s. hebben zich in de dagvaarding beroepen op een merkrecht voortvloeiende uit de Benelux Merkenwet (BMW). Naast het feit dat per 1 september 2006 het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele eigendom (BVIE) in werking is getreden, is echter niet de Benelux regelgeving van toepassing, maar de hierboven genoemde GMVo.

D-sign Denemarken c.s. hebben namelijk aan hun vorderingen geen Benelux merkinschrijving als bedoeld in artikel 2.2 BVIE ten grondslag gelegd, maar een internationale merkinschrijving waarvan, zoals uit 2.2. van de feiten blijkt en zoals zij ter zitting ook hebben bevestigd, voor deze zaak het gemeenschapsmerk Trollbeads van belang is. Dit betreft overigens alleen een woordmerk en geen beeldmerk. De voorzieningenrechter acht zich op grond van artikel 99 van de GMVo bevoegd kennis te nemen van de in kort geding gevorderde voorlopige maatregel, te weten het staken van inbreuk op het gemeenschapsmerk Trollbeads en de met die vordering samenhangende nevenvorderingen. In artikel 99, eerste lid, van de GMVo is bepaald dat aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, van een lidstaat voor een Gemeenschapsmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen kunnen worden gevraagd als het recht van die Staat kent voor nationale merken. In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat enkel de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Dit betekent naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat in Nederland de andere voorzieningenrechters dan die van de rechtbank te ’s-Gravenhage, mede in het licht van het bepaalde in artikel 13 Rv., met betrekking tot een gemeenschapsmerk wel bevoegd kunnen zijn om in kort geding voorlopige en beschermende maatregelen te treffen, zij het dat deze maatregelen slechts gelden binnen Nederland. In dit geval is de voorzieningenrechter te Arnhem (mede) bevoegd omdat StudioSV in Arnhem is gevestigd. Voldoende aannemelijk is dat StudioSV een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

Merkrecht

D-sign Denemarken c.s. stellen dat StudioSV door plaatsing van het merk Trollbeads op haar website en door het gebruik in het economisch verkeer van dat merk inbreuk maakt op dit merk van Lise Aagaard en dat StudioSV in strijd met, in het bijzonder, artikel 13, eerste lid, sub a en b juncto het tweede lid van de BMW en dus onrechtmatig handelt. Door de handelwijze van StudioSV worden zij onevenredig in hun belangen getroffen en wordt het merk Trollbeads geweld aan gedaan.

In het belang van het vrij verkeer van goederen staat ingevolge artikel 13, eerste lid, van de GMVo het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. De voorzieningenrechter is met StudioSV van oordeel dat de kralen en toebehoren van het merk Trollbeads met toestemming van Lise Aagaard in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. StudioSV heeft in dit kort geding door overlegging van een proces-verbaal van 14 december 2007 van een notaris, waarin deze constateert dat StudioSV de Trollbeads heeft betrokken van een door D-sign Denemarken erkende dealer, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de Trollbeads heeft betrokken van een erkende dealer van D-sign Denemarken binnen de gemeenschap. D-sign Denemarken heeft dit ook niet weersproken. Dientengevolge kunnen

D-sign Denemarken c.s. zich niet verzetten tegen het verdere gebruik van het gemeenschapsmerk Trollbeads voor die waren door StudioSV.

Ingevolge het tweede lid van artikel 13 GMVo is het eerste lid echter niet van toepassing wanneer de merkhouder gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. D-sign Denemarken c.s. hebben in dit verband aangevoerd dat de verkoop via internet afbreuk doet aan de exclusiviteit van het merk Trollbeads, dat zij juist ter voorkoming van die afbreuk haar dealers (op drie na) heeft verboden om de Trollbeads via internet te verkopen en dat het erop leek dat StudioSV haar voorraad Trollbeads wilde dumpen door de verlening van een extra korting van 30%, hetgeen ook afbreuk doet aan de reputatie van het merk. StudioSV wendt daarnaast het publiek voor dat zij behoort tot het erkende dealernetwerk.

StudioSV heeft hiertegen aangevoerd dat, zoals uit de door haar overgelegde producties blijkt, een groot aantal dealers van D-sign Denemarken zélf Trollbeads via internet aanbiedt, waardoor niet kan worden staande gehouden dat de verkoop via internet ten koste gaat van het originele product. Verder betoogt zij dat zij juist goede productinformatie verstrekt en de producten netjes en mooi verpakt en verzendt, waardoor geen sprake is van wijziging of verslechtering van de toestand van de waren. StudioSV betwist dat zij de Trollbeads na ontvangst van de sommatiebrief tegen enorme kortingen is gaan aanbieden. Er was sprake van een eenmalige kerst actie voor diverse merken, maar niet van ‘dumpprijzen’ voor Trollbeads. Ten slotte betwist zij dat zij zich afficheert als een officiële Trollbeads dealer. Zij betoogt daarentegen dat zij zich afficheert als een trendy juwelier die sieraden van diverse merken aanbiedt.

Volgens vaste jurisprudentie, waaronder BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 638 (Mercedes / Haze), BenGH 16 december 1998, BIE 1999, 81 (Dior / Evora II) en HvJ EG 23 februari 1999, NJ 2001, 134 (BMW / Deenik) kan een merkhouder zich er, in geval van ‘uitputting’, niet tegen verzetten dat de wederverkoper van de producten, die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de van dat merk voorziene producten door te verkopen en om deze verdere verhandelingen van deze producten bij het publiek aan te kondigen. Dit lijdt uitzondering indien wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. Van ‘gegronde redenen voor verzet’ kan dus niet alleen sprake zijn in geval van een wijziging of verslechtering van de fysieke toestand van de waren, maar ook in geval van ernstige schade aan de reputatie van het merk. Blijkens het hierboven genoemde arrest BMW/Deenik valt onder ‘gegronde redenen voor verzet’ ook het geval waarin door het gebruik van het ‘uitgeputte’ merk de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de derde onderneming en de merkhouder, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben D-sign Denemarken c.s. in dit kort geding, tegenover het verweer van StudioSV, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van verslechtering van de toestand van de waren dan wel van ernstige reputatieschade aan het merk Trollbeads, in die zin dat dit merk is gedegradeerd tot een goedkoop massa-artikel. Niet gebleken is dat het merk Trollbeads door StudioSV zodanig is afgebeeld dat daarmee ernstig afbreuk is gedaan aan het door de merkhoudster gestelde luxueuze imago. Enige mate van afbreuk aan de allure van het merk, bijvoorbeeld doordat StudioSV wellicht ook gelijksoortige artikelen van mindere kwaliteit verkoopt, is daarvoor blijkens de genoemde jurisprudentie niet voldoende. Dat StudioSV Trollbeads tegen dumpprijzen zou hebben aangeboden en verkocht is gemotiveerd weersproken en niet aannemelijk gemaakt.

Met betrekking tot de gestelde indruk van een commerciële relatie is de voorzieningenrechter echter vooralsnog van oordeel dat StudioSV ten onrechte de indruk heeft gewekt dat zij tot het distributienet van de merkhoudster behoort of dat zij een commerciële band met D-sign Denemarken c.s. heeft door op haar website onder de kop ‘De originele - sinds 1976 - Trollbeads’ en het tussenkopje ‘Trollbeads is unique jewellery’ de geschiedenis van het merk Trollbeads weer te geven met informatie over en foto’s van de ontwerpers van de Trollbeads (onder vermelding van de tekst ‘Meet the Trollbeads designers, click here’) . Hiermee is StudioSV over de schreef gegaan en de voorzieningenrechter zal haar verbieden, op straffe van een dwangsom, om dit ongeoorloofde, inmiddels gestaakte, gebruik van het merk te hervatten. Dit verbod laat onverlet dat D-sign Denemarken c.s. zich niet op grond van hun merkrecht kunnen verzetten tegen de onafhankelijke wederverkoop van hun kralen en toebehoren met gebruikmaking van de merknaam Trollbeads.

Auteursrecht

StudioSV handelt volgens D-sign Denemarken c.s. voorts onrechtmatig en in strijd met artikel 10 lid 1 sub 6 en / of sub 9 van de Auteurswet (Aw) door het openbaarmaken en verveelvoudigen van de foto’s van Trollbeads en aanverwante artikelen waarop Lise Aagaard het auteursrecht heeft. De voorzieningenrechter volgt dit standpunt niet.

Voldoende aannemelijk is dat de Trollbeads, dat wil zeggen de kralen zelf, een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en een persoonlijk stempel van de maker dragen. Het zijn auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 10, eerste lid, sub 11 Aw. De vraag is echter of D-sign Denemarken c.s. zich met een beroep op dit auteursrecht ertegen kunnen verzetten dat StudioSV als wederverkoper, zonder hun toestemming, ter bevordering van de verkoop van de Trollbeads naast de aankondiging dat zij deze producten aanbiedt tevens afbeeldingen van deze producten openbaar maakt en verveelvoudigt indien het tonen van dergelijke afbeeldingen in de betrokken tak van handel gebruikelijk is. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag, in aansluiting op het arrest van het HvJ EG van 4 november 1997, BIE 1998, 41 (Dior / Evora I) ontkennend. In dat arrest is bepaald dat, indien de handelwijze van de wederverkoper niet met het merkrecht kan worden beteugeld, de door het auteursrecht verleende bescherming met betrekking tot de verveelvoudiging van beschermde werken in het reclamemateriaal van de wederverkoper niet verder kan gaan. Het auteursrecht is dan als het ware ook uitgeput en het belang van de wederverkoper om zich te verzetten tegen de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging in de vorm van afbeeldingen van het product, alleen met het oog op de verdere verhandeling daarvan, weegt dan minder zwaar dan het belang van de wederverkoper om op een in de betrokken tak gebruikelijke wijze reclame te kunnen maken voor de door hem te koop aangeboden waren.

Voor zover het bezwaar van D-Sign Denemarken c.s. tegen de openbaarmaking van de foto’s alleen is gelegen in het feit dat het door hen gemaakte foto’s betreft, waarvan zij vermoeden dat die door StudioSV van hun website zijn geplukt, overweegt de voorzieningenrechter dat de in geding zijnde foto’s van de Trollbeads naar zijn voorlopige oordeel niet kunnen worden beschouwd als auteursrechtelijk beschermde werken. De foto’s hebben geen eigen oorspronkelijk karakter en ontberen elke vorm van originaliteit en creativiteit. Het zijn slechts eenvoudige weergaven, tegen een neutrale achtergrond, van de diverse kralen. Ook op deze grondslag kan niet worden geconcludeerd tot auteursrechtinbreuk.

Onrechtmatige daad

Ter beoordeling ligt vervolgens de vraag of StudioSV, afgezien van de merkinbreuk door zich voor te doen als officiële dealer, om een andere reden onrechtmatig jegens D-sign Denemarken c.s. en de erkende dealers handelt, zoals D-sign Denemarken c.s. stellen.

D-sign Denemarken c.s. leggen daaraan het volgende ten grondslag. StudioSV is op de hoogte van de wanprestatie van de bij het dealernetwerk aangesloten dealer, die in strijd met de opgelegde voorwaarden en zonder toestemming van D-sign Denemarken c.s. Trollbeads aan StudioSV heeft geleverd. Die voorwaarden zijn te raadplegen op de website van D-sign Denemarken en een dergelijk selectief distrubutiestelsel is in de branche gebruikelijk. Aan de dealers is bovendien een verbod opgelegd om via internet te verkopen. StudioSV maakt welbewust misbruik van deze wanprestatie en treedt op oneerlijke wijze in concurrrentie met de door D-sign Denemarken als dealer geselecteerde juweliers die zich wél aan de voorwaarden houden en die nu in een ongunstigere positie komen te verkeren tegenover StudioSV. De gesloten verkooporganisatie van D-sign Denemarken c.s. wordt door het handelen van StudioSV ondermijnd. Een gedeelte van de omzet van de erkende dealers wordt besteed aan marketingactiviteiten en StudioSV profiteert hiervan.

Ingevolge vaste rechtspraak van de Hoge Raad (laatstelijk HR 26 januari 2007, NJ 2007, 78) is het handelen met iemand, terwijl men weet dat deze door dat handelen een door hem met een derde gesloten overeenkomst schendt, op zichzelf jegens die derde niet onrechtmatig. Van onrechtmatigheid is pas sprake indien die aangesproken partij weet of behoort te weten dat zijn wederpartij door het sluiten van de desbetreffende overeenkomst, kort gezegd, wanprestatie pleegt jegens een derde, en bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat de buitenstaander zich door dat handelen jegens de fabrikant onzorgvuldig zou gedragen. De voorzieningenrechter wijst in dit verband ook op HR 1 november 1991, BIE 1993, 40 (Cacharel / Geparo I). Daarin is bepaald dat het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf met zich meebrengt dat het enkele feit dat een fabrikant langs contractuele weg een gesloten verkooporganisatie voor zijn producten in het leven roept, voor een niet tot deze organisatie behorende handelaar niet zonder meer de verplichting schept zich van het verhandelen van die producten te onthouden. Zulk een verplichting bestaat volgens de HR slechts voor zover op grond van bijkomende omstandigheden moet worden aangenomen dat die handelaar zich jegens de fabrikant onoirbaar zou gedragen.

De stellingen van partijen omtrent de eventuele wetenschap van StudioSV van de toerekenbare tekortkoming van haar leverancier jegens D-sign Denemarken c.s. staan lijnrecht tegenover elkaar. StudioSV voert nadrukkelijk aan niet op de hoogte te (kunnen) zijn van de door D-sign Denemarken c.s. aan hun dealers opgelegde voorwaarden, waaronder het verbod tot doorverkoop en tot verkoop via internet. Omdat D-sign Denemarken c.s. echter in het licht van de hiervoor genoemde jurisprudentie naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende bijkomende omstandigheden hebben gesteld dan wel aannemelijk hebben gemaakt, die het handelen van StudioSV onzorgvuldig maken, kan het beroep op onrechtmatig handelen van StudioSV in dit kort geding ongeacht de eventuele wetenschap van StudioSV niet slagen. Als bijkomende omstandigheden hebben zij voornamelijk merkenrechtelijke stellingen aangevoerd, waarvan hierboven onder 4.2 tot en met 4.7 al is gebleken dat die haar geen soelaas bieden, behoudens voor zover StudioSV zich afficheert als zelf behorend tot dat (selectieve) distributienet. De enkele stelling dat de verkooporganisatie wordt ondermijnd is blijkens de genoemde jurisprudentie onvoldoende.

Het antwoord op de vraag of het door D-sign Denemarken c.s. gehanteerde selectieve distributiestelsel voor Trollbeads producten in strijd is met het uit artikel 81 EG Verdrag voortvloeiende verbod op de concurrentiebeperking kan daarom eveneens in het midden worden gelaten.

Conclusie

De slotsom is dat van het gevorderde algehele gebruiks- en handelsverbod slechts toewijsbaar is een verbod om zich met gebruikmaking van de merknaam Trollbeads te afficheren als geautoriseerde dealer van het distributienetwerk van D-sign Denemarken c.s. of anderszins de indruk te wekken een bijzondere commerciële band met D-sign Denemarken c.s. te hebben. De voorzieningenrechter zal de aan dit verbod te verbinden dwangsom maximeren. StudioSV kan, door ten onrechte de indruk te wekken van een commerciële band met D-sign Denemarken c.s., daaruit onrechtmatig voordeel hebben getrokken. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is echter niet aannemelijk gemaakt dat dit voordeel van zodanige aard en omvang geweest, mede gelet op het voorlopige oordeel dat StudioSV overigens niet onrechtmatig heeft gehandeld door Trollbeads te koop aan te bieden en te verkopen, dat dit in dit kort geding een bevel rechtvaardigt tot bekendmaking van de gegevens zoals D-sign Denemarken c.s. onder 3.1 sub IV vorderen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1019i Rv. zal een termijn van zes maanden worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, zoals hierna in het dictum vermeld.

Aangezien de partijen over en weer op enige punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van dit kort geding tussen hen worden gecompenseerd.

De beslissing

De voorzieningenrechter