Rb. Arnhem, 02-02-2006, nr. 135199

De voorzieningenrechter is op grond van artikel 37A Benelux-Merkenwet (BMW) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen voor zover die gebaseerd zijn op de BMW, reeds omdat de woonplaats van [gedaagde] gelegen is in het arrondissement van de rechtbank Arnhem. Voor zover eiseressen hun vorderingen stoelen op Gemeenschapsmerken is de voorzieningenrechter niet bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, omdat op grond van het bepaalde in artikel 92 sub a van de Gemeenschapsmerkverordening juncto artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage in kort geding bij uitsluiting bevoegd is kennis te nemen van vorderingen betreffende inbreuk op Gemeenschapsmerken.

De ontvankelijkheid

Deere is rechthebbende op de Benelux-merken. Deere GmbH kan daarom niet ontvangen worden in haar vorderingen.

Het spoedeisend belang

Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat Deere inbreuk op haar merkrechten aan haar vorderingen ten grondslag legt en die gestelde inbreuk, te weten

de handel van [gedaagde] in Deere-machines die niet door of met toestemming van Deere in de EER in het verkeer zijn gebracht, een voortdurend karakter heeft.

Het Benelux-merkenrecht

Het gaat in deze zaak om de vraag of [gedaagde] producten van Deere verhandelt die zonder toestemming van Deere in de EER zijn gebracht. Artikel 13A lid 9 BMW brengt mee dat de merkhouder zich, behoudens uitzonderingen die hier niet meer aan de orde zijn, niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor waren die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Op grond van art. 65 lid 2 Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gelezen in samenhang met protocol 1 en bijlage XVII, punt 4 bij de Overeenkomst is deze regel uitgebreid tot de EER. Dit betekent dat Deere zich kan verzetten tegen gebruik van haar merk voor waren die zonder haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Het is de merkhouder dus toegestaan de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (HvJ EG 20 november 2001, NJ 2002, 183 (Davidoff & Levi Strauss), punt 33). Uit HvJ EG 23 februari 1999, NJ 2001, 134 (BMW/Deenink) punt 50 volgt dat de uitputtingsregel ook geldt voor tweedehands waren.

Deere stelt dat [gedaagde] machines van Deere verhandelt die zonder haar toestemming in de EER zijn gebracht. Het betreft vooral tweedehands machines: [gedaagde] heeft onweersproken gesteld dat zijn omzet voor 90% bestaat uit tweedehands machines. Volgens Deere gaat het om producten die in de Verenigde Staten in het verkeer zijn gebracht en vervolgens zonder haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Als uitwerking van haar stelling verwijst zij naar de website van [gedaagde], waarop is vermeld dat [gedaagde] Deere-machines rechtstreeks uit de Verenigde Staten importeert, naar de onweersproken stelling dat [gedaagde] Deere-machines aanbiedt die wel in de Verenigde Staten leverbaar zijn maar niet in de EER en naar haar bevinding dat een Deere-machine die aan een van haar Nederlandse dealers ter reparatie was aangeboden en die bij [gedaagde] was gekocht, blijkens het serienummer is geleverd aan een klant in Californië (de Verenigde Staten) en nadien niet met haar toestemming in de EER in het verkeer is gebracht. [gedaagde] heeft ter zitting ontkend dat hij de machines rechtstreeks uit de Verenigde Staten importeert. Hij heeft verklaard dat de zin op de website een gewone aanprijzing is die niet serieus moet worden genomen. Hij heeft geweigerd antwoord te geven op de vraag van wie hij dan wel de machines betrekt.

Aldus heeft [gedaagde] Deere’s stelling dat [gedaagde] machines van haar verhandelt die zonder haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat dit feit, voorshands oordelend, voldoende aannemelijk is gemaakt. Voor bewijslevering is in kort geding geen plaats. [gedaagde]s beroep op HvJ EG 8 april, IER 2003, 149 (Van Doren/Lifestyle) faalt daarom. De conclusie is dat [gedaagde] in strijd met art. 13A lid 9 BMW handelt en daarmee inbreuk maakt op de merkrechten van Deere.

Het mededingingsrecht

Het verweer van [gedaagde] dat Deere met een beroep op haar merkrechten de mededinging ongeoorloofd beperkt, slaagt niet. Uit het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Jack Daniël’s) volgt dat de uitoefening van een nog niet uitgeput merkrecht op zichzelf niet strijdig is met Europees mededingingsrecht (artikel 81 EG Verdrag). Onder omstandigheden kan dat anders zijn, in het bijzonder als de uitoefening van het merkrecht van Deere verband houdt met door haar gemaakte afspraken met derden omtrent de verdeling van de markt die ertoe zouden kunnen leiden dat in strijd met artikel 81 EG Verdrag de mededinging wordt beperkt. Dat Deere zich daaraan schuldig maakt, is in dit kort geding niet aannemelijk geworden. Op grond van het enkele feit dat Deere een dealernet heeft, kan niet worden aangenomen dat zij afspraken met derden heeft gemaakt die strijdig zijn met artikel 81 EG Verdrag. Daarmee is ook niet komen vast te staan dat Deere in strijd handelt met de bepalingen van de Mededingingswet.

De vorderingen

Al het vorenstaande brengt met zich mee dat het petitum sub 1 op grond van

artikel 13A lid 9 BMW zal worden toegewezen.

[gedaagde] is ondanks aanschrijving door Deere verder gegaan met verhandeling van machines van Deere die zonder haar toestemming in de EER in het verkeer waren gebracht. Ter zitting heeft [gedaagde] geen openheid willen geven over de identiteit van zijn leverancier. Daarmee is voorshands voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagde] de merkinbreuk te kwader trouw heeft gepleegd in de zin van artikel 13bis lid 1 BMW, zodat het petitum sub 2 zal worden toegewezen. Dat vernietiging van een door hem aan Deere afgestane machine in feitelijke zin onomkeerbaar is, betekent niet dat een dergelijke voorziening niet in kort geding kan worden getroffen. Mocht Deere in de bodemprocedure ongelijk krijgen, dan heeft [gedaagde] er aanspraak op dat de tengevolge van de vernietiging geleden schade door Deere wordt vergoed.

Het petitum sub 3 zal worden toegewezen op grond van artikel 13A lid 5 BMW, dat de merkhouder de mogelijkheid biedt om degene die inbreuk maakt op zijn Beneluxmerken rekening en verantwoording af te laten leggen aangaande de winst die met de merkinbreukmakende activiteiten is genoten. De gevorderde termijn zal evenwel worden verlengd tot veertien dagen.

De in petitum sub 4 gevorderde versterking van de onder 1 tot en met 3 gevorderde bevelen zal worden toegewezen, evenwel zullen de gevorderde dwangsommen ambtshalve worden gemaximeerd tot een bedrag van in totaal EUR 250.000,00.

Petitum sub 5 (de winstafdracht), zal worden geweigerd. Die vordering heeft te gelden als een vordering tot toewijzing van een geldbedrag. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is in ieder geval vereist dat de omvang van de geldvordering in hoge mate aannemelijk is. Daarvan is in dit kort geding geen sprake, nu petitum sub 3 er juist toe strekt om de winst vast te kunnen stellen. De jurisprudentie waar Deere in dit verband een beroep op doet, waarin winstafdracht is bevolen,

(Rb. ’s-Gravenhage 18 december 2002, IER 2003, nr 23; Rb. ’s-Gravenhage 19 maart 2003, IER 2003, nr. 58; Hof ’s-Hertogenbosch 29 juli 2003, IER 2004, nr. 9 en Hoge Raad

[gedaagde] zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Deere worden begroot op:

Ambtshalve zal de termijn, in de zin van artikel 260 lid 1 Rv, op grond waarvan de voorzieningenrechter een termijn dient te geven waarbinnen de hoofdzaak aanhangig wordt gemaakt als er voorlopige voorzieningen worden getroffen als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Trb. 1995, 130), zoals de toe te wijzen vorderingen sub 1, 2 en 3, gesteld worden op zes maanden na de datum van dit vonnis.

verklaart Deere GmbH niet-ontvankelijk in haar vorderingen.

beveelt [gedaagde] zich terstond na betekening van dit vonnis te onthouden van het verkopen of te koop aanbieden van Deere-producten die niet door of met toestemming van Deere voor het eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht, alsmede zich te onthouden van het assisteren van derden bij de verkoop van dergelijke producten,

beveelt [gedaagde] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle ten tijde van de betekening onder [gedaagde] berustende producten die niet eerst door of met toestemming van Deere in de EER in het verkeer zijn gebracht ter vernietiging of onbruikbaarmaking af te geven aan Deere,

beveelt [gedaagde] binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Deere, onder overlegging van kopieën van facturen of andere relevante justificatoire bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:

veroordeelt [gedaagde] aan Deere een onmiddellijk opeisbare dwangsom van

EUR 5.000,00 te betalen voor ieder van de bevelen onder 5.2 tot en met 5.4. die hij niet opvolgt, alsmede een dwangsom van EUR 7.500,00 voor iedere dag dat de overtreding

van ieder van deze bevelen zal voortduren, zulks met een maximum van in totaal

EUR 250.000,00.

bepaalt de termijn in de zin van artikel 260 Rv op zes maanden na de datum van

dit vonnis.

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, inclusief de wettelijke rente vanaf de dag der betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening, aan de zijde van Deere tot op heden begroot op EUR 1.145,60,

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.J. Daggenvoorde uitgesproken op 2 februari 2006.