Rb. Rotterdam, 07-05-2009, nr. 327277/KG ZA 09-296

Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van de inhoud van de door partijen overgelegde producties, kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan.

Lonsdale is (onder meer) houder van:

Ruan heeft een partij van 22.856 broeken van het merk “Londoner” gekocht en doorver-kocht aan de Italiaanse houder van dat merk Gemelli S.A.S. di Zuo Zhongbao. Deze broe-ken zijn van Singapore naar Rotterdam getransporteerd en moeten vervolgens via Duitsland naar Italië vervoerd worden.

Gemelli S.A.S. di Zuo Zhongbao heeft het merk “Londoner” in 2004 laten inschrijven voor klasse 25 bij de Italiaanse merkenautoriteit. Op 20 februari 2008 is dit merk uiteindelijk als volgt geregistreerd:

Op 4 maart 2009 heeft de Belastingdienst/Douane Rotterdam/Maasvlakte (hierna: de doua-ne) op grond van EU Verordening 1383/2003 (hierna: Vo 1383/2003) de voor Ruan be-stemde container met nummer CCLU 624989-9 met daarin de onder 2.2 genoemde partij broeken, gecontroleerd, waarbij onder meer de volgende afbeelding is aangetroffen:

De douane heeft die partij broeken vervolgens vastgehouden vanwege mogelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Lonsdale.

Bij beschikking van 9 maart 2009 heeft Douane Noord te Groningen, die een centrale rol heeft bij de uitvoering van Vo 1383/2003 in Nederland, de vrijgave van de partij broeken op verzoek van SNB-REACT namens Lonsdale en op grond van Vo 1383/2003 voor tien werkdagen opgeschort. Nadien heeft Douane Noord vrijgave van de broeken op verzoek van SNB-REACT namens Lonsdale nog eenmaal opgeschort tot 2 april 2009.

In onderling overleg hebben partijen in afwachting van dit vonnis besloten de broeken na 2 april 2009 vast te laten houden door de douane.

De vordering in conventie en het verweer in reconventie

Ruan vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, beveelt de partij broeken vrij te geven c.q. vrijgave daarvan niet langer op te schorten, althans

Ruan stelt hiertoe dat de douane ten onrechte heeft aangegeven dat de broeken namaakgoe-deren, als bedoeld in Vo 1383/2003, betreffen. De broeken kunnen ook niet als identiek of als niet wezenlijk onderscheidend van “Lonsdale (London)” worden aangemerkt. Door te weigeren aan de douane te berichten dat de broeken om die reden moeten worden vrijgege-ven, handelt Lonsdale onrechtmatig jegens Ruan.

Ruan betwist dat de broeken en de daarin genaaide labels of daaraan vastgemaakte tekens inbreuk maken op enig merkrecht van Lonsdale. Zowel visueel als auditief als begripsmatig zijn de merken “Londoner” enerzijds en “Lonsdale (London)” anderzijds verschillend. Lonsdale heeft ook geen monopolie op de cinematografische schrijfwijze van haar merk. Verder stelt Ruan dat het merk “Londoner” alleen wordt gebruikt voor vrijetijdsbroeken in het lagere segment. “Lonsdale (London)” wordt gebruikt voor kledingstukken in het hogere segment.

Het verweer in conventie en de vordering in reconventie

Lonsdale verzoekt de vordering in conventie af te wijzen. Zij stelt hiertoe dat de douane wel bevoegd was om de broeken vast te houden op grond van Vo 1383/2003. Namaakgoederen zijn namelijk niet alleen één op één kopieën, maar ook goederen die niet wezenlijk kunnen worden onderscheiden van een fabriek- of handelsmerk.

Lonsdale stelt dat de “Londoner”-kleding inbreuk maakt op de merken van Lonsdale. De merken “Londoner” en “Lonsdale (London)” vertonen visueel, auditief en begripsmatig overeenstemming. Bovendien worden beide merken gebruikt voor (vrijetijds)kleding, waar-door er sprake is van verwarrings- en verwateringsgevaar. Door de inbreuk door Ruan lijdt Lonsdale schade.

Lonsdale vordert daarom in reconventie dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1) de aantallen, aankoopprijzen en de verkoopprijzen van alle door Ruan verhandel-de “Londoner”-artikelen, zulks gestaafd door goed leesbare fotokopieën van factu-ren;

De beoordeling

In conventie en in reconventie

Het spoedeisend belang van Ruan bij haar vordering vloeit voort uit de aard van die vorde-ring. Lonsdale heeft het spoedeisend belang van Ruan bovendien niet betwist.

Tussen partijen staat vast dat de douane op grond van Vo 1383/2003 de partij “Londoner”-broeken op 4 maart 2009 heeft vastgehouden, omdat zij vermoedde dat die broeken moge-lijk inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht van Lonsdale. Ruan stelt dat de dou-ane deze broeken niet had mogen vasthouden, omdat geen sprake is van ‘namaakgoederen’ als bedoeld in art. 2 lid 1 van Vo 1383/2003. Dat verweer treft geen doel. Voorop gesteld wordt dat de douane in deze procedure geen partij is, zodat haar handelen in beginsel ook niet ter toetsing door de voorzieningenrechter voorligt. Overigens geldt dat

Vo 1383/2003 bepaalt onder welke voorwaarden de douane mag optreden bij goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt en welke maatregelen de douane ten aanzien van die goederen kan nemen. Vo 1383/2003 bevat evenwel geen nieuw criterium om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een ge-bruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht (vgl HvJ EG 9 november 2006, IER 2007, 30). Op grond van art. 1 lid 1 onder b jo. art. 10 van Vo 1383/2003 wordt aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zijn aangegeven voor (onder meer) invoer, vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigendomsrecht. Uit het navol-gende blijkt dat die situatie zich voordoet.

Vaststaat dat de douane de vrijgave van de “Londoner”-broeken heeft opgeschort tot 2 april 2009. Op grond van Vo 1383/2003 had Lonsdale voor die datum de procedure ten principale moeten inleiden, bij gebreke waarvan de goederen door de douane vrijgegeven hadden moe-ten worden. Nu partijen echter in onderling overleg hebben besloten de broeken vast te laten houden door de douane totdat door de voorzieningenrechter is beslist, is de vraag of Lonsda-le tijdig (in de zin van Vo 1383/2003) een procedure heeft ingeleid om te bepalen of volgens het nationale recht een intellectuele eigendomsrecht is geschonden, niet langer relevant.

Zoals reeds overwogen in 5.2 moet aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zijn aangegeven voor (onder meer) invoer, worden vast-gesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigen-domsrecht. Ter zitting heeft Ruan erkend dat de partij broeken in Nederland in ingevoerd. Dat betekent dat krachtens art. 10 Vo 1383/2003 de vraag of Ruan met de invoer van de “Londoner”-broeken inbreuk maakt op een intellectuele eigendomsrecht van Lonsdale moet worden beantwoord naar Nederlands recht. Het ter zitting gevoerde verweer dat de inbreuk-vraag in Italië moet worden beantwoord, treft derhalve geen doel.

In Nederland is het merkenrecht geregeld bij het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Verder is nog van belang de Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (Vo 40/94; hierna: GMVo), zij het beperkt nu de rechtbank ’s-Gravenhage is aangewezen als instantie voor geschillen omtrent het gemeenschapsmerk. Op grond van art. 99 lid 1 GMVo is de voorzieningenrechter te Rotterdam slechts bevoegd voor zover het gelding van het gemeenschapsmerk in Nederland betreft.

Lonsdale stelt dat er sprake is van merkinbreuk door verwarrings- en verwateringsgevaar en zij beroept zich ter ondersteuning van haar stelling op art. 2:20 lid 1 sub b respectievelijk c BVIE en op art. 9 lid 1 sub b respectievelijk c GMVo. Ingevolge art 2:20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstem-mende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de moge-lijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tus-sen teken en merk wordt gelegd. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van over-eenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zo-als de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

Overeenkomstige maatstaven voor het verwarringsgevaar blijken uit art. 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo.

Bij waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de repu-tatie van het merk, zijn art. 2:20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c GMVo van toepas-sing.

Tussen partijen staat vast dat de “Lonsdale (London)”-merken en het “Londoner”-teken zijn ingeschreven voor klasse 25. Hoewel dat niet zonder meer betekent dat de waren waarvoor “Lonsdale (London)” en “Londoner” worden gebruikt soortgelijk zijn, is de omstandigheid dat beide merken voor dezelfde klasse worden gebruikt, een belangrijke aanwijzing voor soortgelijkheid. Nu “Londoner” wordt gebruikt voor vrijetijdsbroeken en “Lonsdale (London)” voor vrijetijds- en sportkleding, is naar het voorlopig oordeel van de voorzienin-genrechter voorshands voldoende aannemelijk dat het in het onderhavige geschil gaat om soortgelijke waren.

Naar het voorlopig oordeel is er visuele overeenstemming tussen woord/beeldmerk “Lons-dale (London)” en het “Londoner”-teken. Het sterk onderscheidende kenmerk van het woord/beeldmerk “Lonsdale (London)” is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningen-rechter de “L” die onder het hele woord Lonsdale doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, in combinatie met de gestileerde vorm “cinemascope design”, waarbij de eerste en de laatste letter het grootst zijn en de letters naar het midden toe steeds kleiner worden. Ook het “Londoner”-teken wordt gedomineerd door de “L” die onder het hele woord Londoner doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, en heeft de gestileerde vorm “cinemascope design”. Weliswaar is de bovenkant van het “Londoner”-teken recht(er), maar de eerste en de laatste letter zijn het grootst en de let-ters worden naar het midden toe steeds kleiner.

Het feit dat het merk “Londoner” is geschreven in kleine letters en het merk “Lonsdale (London)” in kapitalen, is niet doorslaggevend. Zoals reeds overwogen gaat het om de to-taalindruk van merk en teken. Daarbij komt dat in de door de douane aangetroffen broeken het teken “Londoner” is geschreven in kapitalen.

5.9

Ook auditief stemmen “Lonsdale (London)” als “Londoner” naar het voorlopig oordeel overeen. Bij zowel “Lonsdale (London)” en “Londoner” is immers de eerste en de meest herkenbare lettergreep het element LON. Bovendien ligt bij beide woorden de klemtoon op LON en bevatten beide woorden een “d” in de tweede lettergreep.

5.10

Gelet op het hetgeen is overwogen onder 5.8 en 5.9 en mede gelet op de omstandigheid dat (op basis van de overgelegde producties) voorshands voldoende aannemelijk is (gemaakt) dat de merken van Lonsdale (zeer) bekend zijn bij het algemene publiek, wordt voorshands geoordeeld dat het merk “Lonsdale (London)” en het teken “Londoner” visueel en auditief zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor bij het publiek dat met het “Londoner”-teken wordt geconfronteerd (direct of indirect) verwarring kan ontstaan. Bij het publiek kan op basis van de door “Londoner” opgeroepen totaalindruk het idee ontstaan te doen te hebben met een “Lonsdale (London)”-product.

5.11

Op grond van het voorgaande maakt Ruan naar het voorlopig oordeel met de import van de “Londoner”-broeken inbreuk op het aan Lonsdale toekomende merkrecht op het beeld/woordmerk “Lonsdale (London)”. Dat betekent dat de vordering in conventie, mede gelet op het bepaalde in art. 16 Vo 1383/2003, voor afwijzing gereed ligt.

5.12

Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen in reconventie onder a, b, e en f toewijsbaar zijn, met dien verstande dat de reikwijdte van het te staken gebruik zal worden beperkt tot de Benelux. De mede gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd op na te melden wij-ze.

Het gevorderde in reconventie onder c is niet toewijsbaar. Het is aan Lonsdale zelf om de douane een kopie van dit vonnis te verschaffen. Vervolgens zal de douane zelf moeten bepa-len hoe haar positie is.

Het gevorderde onder d zal eveneens worden afgewezen. Lonsdale heeft niets gesteld om-trent de omvang van de inbreuk, zodat thans niet valt te beoordelen of en in hoeverre de ge-vorderde maatregelen proportioneel respectievelijk opportuun zijn, terwijl het bovendien om een grensoverschrijdende controle gaat.

5.13

Ruan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie. Ten aanzien van de door Lonsdale gevorderde vergoeding van de door haar werkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand ad € 10.556,-- op grond van art. 1019h Rv jo. art 239 Rv, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt.

In het licht van art. 1019h Rv zal de voorzieningenrechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid. Gelet op de omvang van het feitencomplex, de grondslag van de vorderingen over en weer en het omvang van het verweer over en weer, acht de voorzieningenrechter het redelijk en billijk om de vordering tot vergoeding van de werkelijk door Lonsdale gemaakte proceskosten, overeenkomstig de indicatietarieven in IE-zaken, ambtshalve te matigen en deze toe te wijzen tot een bedrag van € 6.000,-- aan advo-caatkosten.