HR, 30-11-2018, nr. 17/04822

Het cassatiemiddel valt uiteen in vijf onderdelen, genummerd 1.1 tot en met 1.5. Deze zijn gericht tegen de zo-even geciteerde rovv. 5.2 en 5.4, waar het hof kort samengevat oordeelt dat de vordering op de subsidiaire grondslag niet toewijsbaar is zonder een merkenrechtelijke beoordeling die de domeinnaamhouder niet wenst. De onderdelen 1.1 en 1.2 richten zich tegen laatstgenoemd element, dus tegen het oordeel dat de domeinnaamhouder geen merkenrechtelijke beoordeling van zijn vordering wenst. De onderdelen 1.3 en 1.4 richten zich tegen eerstgenoemd element, dus tegen het oordeel dat de vordering op de subsidiaire grondslag niet toewijsbaar is zonder merkenrechtelijke beoordeling. Onderdeel 1.5 behelst een voortbouwende klacht die geen bespreking behoeft.

Inleidende opmerkingen

Alvorens het cassatiemiddel te bespreken, merk ik het volgende op over domeinnamen en domeinnaamgeschillen. Een domeinnaam verwijst naar een IP-adres dat een op het internet aangesloten computer identificeert. Praktisch gesproken dient een domeinnaam ter aanduiding van een locatie op het internet, bijvoorbeeld een website.14.De registratie van domeinnamen die eindigen op de extensie ‘.nl’ is in handen van SIDN.15.Omdat een domeinnaam slechts eenmaal kan worden geregistreerd, hanteert SIDN bij die registratie het beginsel ‘eerst komt, eerst maalt’: de eerste inschrijver verkrijgt de domeinnaam, ongeacht eventuele concurrerende aanspraken van derden.16.

Derden met concurrerende aanspraken kunnen een domeinnaamgeschil aanhangig maken tegen de domeinnaamhouder. Dat gebeurde vroeger meestal in rechte (met name in kort geding) en tegenwoordig vooral buiten rechte, op grond van de al genoemde Geschillenregeling voor ‘.nl’-domeinnamen. Door hun registratieovereenkomst met SIDN onderwerpen domeinnaamhouders zich aan de Geschillenregeling. Derden die op basis van de Geschillenregeling een eis indienen tegen een domeinnaamhouder, onderwerpen zich daardoor eveneens aan de Geschillenregeling.17.Het betreft een eenvoudige en snelle buitengerechtelijke procedure, waarmee derden – in het bijzonder houders van een met de domeinnaam overeenstemmende merknaam, handelsnaam of persoonsnaam – kunnen bewerkstelligen dat zij houder van die domeinnaam worden. Daartoe dienen zij gemotiveerd te stellen dat (a) sprake is van verwarringsgevaar, (b) de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam en (c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.18.

De Geschillenregeling bepaalt dat de gang naar de overheidsrechter voor zowel de eiser als de verweerder – dus ook ná indiening van een eis onder de Geschillenregeling – openstaat.19.De verweerder heeft na een bevel tot overdracht van zijn domeinnaam tien dagen de tijd om een gerechtelijke procedure te beginnen met betrekking tot het houderschap van de domeinnaam, in welk geval SIDN geen uitvoering geeft aan de uitspraak van de Geschillenbeslechter totdat zij afdoende bewijs heeft ontvangen dat die gerechtelijke procedure is doorgehaald, is ingetrokken of is geëindigd met de afwijzing van de vordering dan wel de vaststelling dat de verweerder “geen recht heeft op de domeinnaam”.20.

Tegen deze achtergrond heeft het hof in rov. 4.8 van zijn arrest – onbestreden in cassatie – overwogen dat de uitspraak van de Geschillenbeslechter in de procedure voor de overheidsrechter geen gewicht in de schaal legt, maar wel bindend is “in het waarschijnlijk veel voorkomende geval dat de gang naar de overheidsrechter niet wordt gemaakt”. Het hof verwijst in dit verband naar de wettelijke regeling van buitengerechtelijke geschillenbeslechting in geschillen over auteurs- en naburige rechten. Volgens die regeling kunnen partijen hun geschil binnen drie maanden na de uitspraak van de geschillencommissie aanhangig maken bij de rechter. Doen zij dat niet, dan wordt hetgeen in de uitspraak is vastgesteld “geacht te zijn overeengekomen tussen partijen”.21.Blijkens de − ook door het hof genoemde – wetsgeschiedenis, sluit deze regeling aan bij art. 7:262 BW (betreffende uitspraken van de huurcommissie) en strekt zij ertoe dat de uitspraak na het verstrijken van de genoemde termijn als vaststellingsovereenkomst (in de zin van art. 7:900 e.v. BW) moet worden beschouwd.22.Een en ander lijkt erop te duiden dat het hof de uitspraak van de Geschillenbeslechter heeft beschouwd als een bindend advies, doch onder de opschortende voorwaarde dat partijen zich daarbij neerleggen.23.Ik teken hierbij aan dat een bindend advies in beginsel kan worden aangevochten aan de hand van art. 7:904 BW. Zolang de opschortende voorwaarde nog niet is vervuld, is de rechter niet gebonden aan de beperkte gronden waarop een bindend advies ingevolge laatstgenoemd artikel kan worden aangetast.

Wordt een gerechtelijke procedure over een domeinnaamgeschil aanhangig gemaakt (al dan niet na afwikkeling van de buitengerechtelijke procedure), dan rijst de vraag wat daarin de rechtspositie is van de domeinnaamhouder, dus van degene die bij SIDN als houder van de domeinnaam staat geregistreerd. In het verleden is door sommige auteurs verdedigd dat de domeinnaamhouder een absoluut recht heeft op zijn domeinnaam en dat dit recht inroepbaar is jegens willekeurige derden.24.Tegenwoordig gaan de meeste auteurs ervan uit dat de domeinnaamhouder slechts een contractuele aanspraak oftewel een vorderingsrecht heeft jegens SIDN, namelijk een uit een overeenkomst voortvloeiend recht tot gebruik van de domeinnaam.25.Dat recht is weliswaar exclusief in feitelijke zin, omdat een domeinnaam naar zijn aard slechts éénmaal vergeven kan worden, maar niet in juridische zin, aldus dat een ‘inbreuk’ op dat recht per definitie onrechtmatig zou zijn.26.In een arrest uit 2015 lijkt de Hoge Raad zich bij deze heersende leer te hebben aangesloten. Dit leid ik af uit de overweging:

“3.4.3 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.”27.

In de lagere rechtspraak28.en in de vakliteratuur29.wordt aangenomen dat de registratie en het gebruik van een domeinnaam (slechts) geoorloofd zijn voor zover daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en ook niet anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens derden. Omgekeerd brengt deze maatstaf mee dat een op grond van de Geschillenregeling bewerkstelligde overdracht van een domeinnaam aan een IE-rechthebbende onrechtmatig zal kunnen zijn jegens de gewezen domeinnaamhouder, indien (in rechte wordt vastgesteld dat) met de registratie en het gebruik van die domeinnaam géén inbreuk is gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en ook niet anderszins onrechtmatig is gehandeld jegens de IE-rechthebbende.30.

Onderdelen 1.1 - 1.2: merkenrechtelijke beoordeling niet gewenst?

Ik keer terug naar het middel. Onderdeel 1.1 klaagt dat het hof in rov. 5.2 en 5.4 een onbegrijpelijke uitleg aan de gedingstukken heeft gegeven, door te oordelen dat de domeinnaamhouder geen merkenrechtelijke beoordeling van zijn vordering wenst. Ter toelichting op deze klacht is aangevoerd dat de domeinnaamhouder weliswaar heeft gesteld dat het merkenrecht niet aan zijn vordering ten grondslag ligt, maar dat wil niet zeggen dat hij zijn betwisting van een door de merkhouder beweerde merkinbreuk buiten beschouwing gelaten wilde hebben. Het middelonderdeel vervolgt met drie hierop voortbouwende klachten tegen de gronden die het hof in rov. 5.2 voor zijn uitleg heeft gegeven, te weten: dat de domeinnaamhouder de merkenrechtelijke beoordeling van de rechtbank “ongevraagd” heeft genoemd (onderdeel 1.1.1), dat grief VI opkomt tegen de toepassing door de rechtbank van art. 1019h Rv (onderdeel 1.1.2) en dat grief V zich “klaarblijkelijk zekerheidshalve” richt tegen de “overwegingen ten overvloede” van de rechtbank aangaande de merkinbreuk (onderdeel 1.1.3). Onderdeel 1.2 is gericht tegen de conclusie die het hof in rov. 5.4 heeft bereikt, namelijk dat niet kan worden vastgesteld dat van merkinbreuk geen sprake is en dat, gelet hierop, ook niet kan worden vastgesteld dat de merkhouder onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Volgens het middelonderdeel hebben partijen uitvoerig gedebatteerd over de door de merkhouder gestelde merkinbreuk en had het hof, gezien het partijdebat, zeer wel kunnen en moeten beoordelen of al dan niet sprake was van merkinbreuk door de domeinnaamhouder.

Deze klachten lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Vooropgesteld moet worden dat de vordering op de subsidiaire grondslag31.atypisch is geformuleerd. Gelet op de in alinea 2.7 hiervoor genoemde rechtspraak en vakliteratuur, had het m.i. meer voor de hand gelegen, een verklaring voor recht te vorderen dat de domeinnaamhouder géén inbreuk maakt op het DUNGS-merk en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens de merkhouder door de registratie en het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’.32.Zo’n ‘negatief declaratoir’, al of niet in combinatie met een vordering tot het opleggen van een rechterlijk gebod of verbod, is bij uitstek geschikt ter verdediging van een rechtspositie die in haar voortbestaan wordt bedreigd (hier: het domeinnaamhouderschap).33.Daarbij is het wel zaak, dat de eiser ter onderbouwing van zo’n ‘verdedigende vordering’ méér aanvoert dan de bestaande toestand (de ‘status quo’). De domeinnaamhouder die een dergelijke verklaring voor recht verlangt zal moeten onderbouwen waarom de dreigende aantasting van die status quo (in dit geval: de dreigende overdracht van de domeinnaam aan de merkhouder op basis van de beslissing van de geschillenbeslechter) ongeoorloofd is.

In dit geval vorderde de domeinnaamhouder een verklaring voor recht dat hij rechthebbende en domeinnaamhouder is, op de grondslag dat de merkhouder onrechtmatig handelt, althans ongerechtvaardigd wordt verrijkt, door de dreigende overdracht. Problematisch aan deze formulering is dat de vordering en de subsidiaire grondslag daarvan op twee verschillende feitelijke scenario’s berusten. Waar de uiteindelijke vordering (het petitum) aanknoopt bij de ‘status quo’ van het domeinnaamhouderschap,34.staat de subsidiaire grondslag van de vordering in het teken van de dreigende aantasting daarvan, namelijk de bevolen overdracht van de domeinnaam aan de merkhouder.35.Achter deze feitelijke inconsistentie schuilt ook een juridische misvatting, namelijk de gedachte dat de domeinnaamhouder de rechthebbende zou (kunnen) zijn reeds omdat de eventuele ontneming van zijn domeinnaam een onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking oplevert. Hierboven bleek al, dat een domeinnaam geen absoluut recht is. De heersende leer gaat ervan uit dat een domeinnaamhouder slechts gerechtigd is tot de registratie en het gebruik van zijn domeinnaam voor zover hij daarmee niet onrechtmatig handelt jegens derden.

De vraag is nu, of het hof de vordering op de subsidiaire grondslag mocht afwijzen, wegens deze, enigszins atypische formulering van het petitum.36.Zolang nog geen gevolg was gegeven aan de beslissing van de Geschillenbeslechter, bleef de domeinnaamhouder als zodanig geregistreerd staan: overeenkomstig de Geschillenregeling was de bestaande tenaamstelling ‘bevroren’. Het hof heeft in rov. 4.5 – overeenkomstig het partijdebat37.– de vordering aldus uitgelegd dat deze ertoe strekte, te voorkomen dat de merkhouder zich de domeinnaam laat overdragen op grond van de beslissing van de WIPO-geschillenbeslechter.38.Met deze uitleg was de zo-even bedoelde feitelijke inconsistentie tussen de uiteindelijke vordering (het petitum) en de daarvoor aangevoerde grondslag weggenomen. Verder is van belang dat − naar het hof zelf vaststelt − de merkhouder gemotiveerd heeft gesteld en de rechtbank heeft aangenomen dat de domeinnaamhouder door het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ inbreuk maakt op het DUNGS-merk (rov. 5.3) én dat grief V van de domeinnaamhouder zich daartegen keert (rov. 5.2). Daarmee staat m.i. vast dat (ook) in de procedure in hoger beroep het merkenrecht als potentiële grondslag van de vordering voorlag: niet omdat de domeinnaamhouder enig merkenrecht op het woordmerk DUNGS pretendeerde, maar omdat de domeinnaamhouder betwistte dat de houder van dat woordmerk op grond van diens rechten op dat woordmerk het recht had zich deze domeinnaam te laten overdragen.

Dat het niet-maken van merkinbreuk en ook anderszins niet onrechtmatig handelen zou kunnen leiden tot toewijzing van de vordering zoals door het hof uitgelegd, lijkt op zich tussen partijen niet of niet langer ter discussie te staan.39.Bij die stand van zaken had het hof die (indirecte) merkenrechtelijke grondslag, zo nodig met toepassing van art. 25 Rv, in zijn beoordeling moeten betrekken, tenzij moest worden aangenomen dat de domeinnaamhouder zijn vordering niet op die grondslag beoordeeld wilde zien. Dit laatste heeft het hof inderdaad aangenomen, hetgeen ik afleid uit zijn verwijzing in rov. 5.4 naar HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6625, NJ 2002/228. Dat arrest maakt deel uit van een reeks arresten40.waarin is geoordeeld dat de rechter zijn beslissing op andere rechtsgronden mag baseren dan partijen hebben aangevoerd, tenzij de eiser zijn vordering uitsluitend beoordeeld wenst te zien op basis van een specifieke grondslag.41.In de vakliteratuur wordt echter betoogd dat de rechter dit laatste – exclusiviteit van de door de eiser aangevoerde grondslag(en) – niet spoedig mag aannemen, gelet op de beschermende strekking van art. 25 Rv.42.In het arrest van 15 februari 2002 ging het om vorderingen van huurders tot nietigverklaring van servicekosten-bedingen in huurovereenkomsten. De Hoge Raad oordeelde dat het hof die vorderingen aan art. 12 Huurprijzenwet had moeten toetsen, in plaats van aan art. 6 Huurprijzenwet, waarop de huurders hun vorderingen hadden gebaseerd, “nu geen grond bestaat voor de veronderstelling dat zij hun vorderingen uitsluitend op de grondslag van deze bepaling beoordeeld wensten te zien” (rov. 3.3).

Hoewel de uitleg van de gedingstukken in beginsel is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en hoewel de uitleg die het hof aan de desbetreffende stellingen van de domeinnaamhouder heeft gegeven als zodanig wel te volgen is43., meen ik toch dat de uitleg van de subsidiaire grondslag van de vordering onvoldoende begrijpelijk is in het licht van hetgeen in de gedingstukken is gesteld. Aangenomen dat het petitum berustte op een – voor de wederpartij kenbare – juridische misvatting omtrent het rechtskarakter van een domeinnaam (zie alinea 2.10 hiervoor), welke misvatting door het hof werd onderkend en met aanvulling van rechtsgronden kon worden rechtgezet (zie alinea 2.11 hiervoor), kan uit de stellingen van de domeinnaamhouder, zoals door het hof geparafraseerd in rov. 5.2, niet worden afgeleid dat de domeinnaamhouder, nadat hij door het hof op het spoor van de juiste rechtsopvatting was gezet, geen toewijzing van zijn vordering wenste op een (indirecte) merkenrechtelijke grondslag zoals hiervoor genoemd. Illustratief is, dat de domeinnaamhouder in hoger beroep de door hem bestreden merkenrechtelijke beoordeling van de rechtbank kwalificeerde als “ongevraagd” en “ten overvloede”: dat is iets anders dan ‘ongewenst’. Uit het feit dat de domeinnaamhouder, in antwoord op het merkenrechtelijke verweer van de merkhouder, de gestelde merkinbreuk uitvoerig gemotiveerd heeft betwist44.leid ik veeleer af dat in zijn visie óók de door hem verfoeide ‘merkenrechtelijke beoordeling’ tot toewijzing van de vordering had moeten leiden. In zoverre slagen de onderdelen 1.1 en 1.2 en kan de bestreden beslissing niet in stand blijven.

Onderdelen 1.3 - 1.4: vordering niet toewijsbaar zonder merkenrechtelijke beoordeling?

De onderdelen 1.3 en 1.4 strekken ten betoge dat het hof – zelfs indien juist zou zijn dat de domeinnaamhouder geen merkenrechtelijke beoordeling had gewenst – de vordering niet heeft kunnen afwijzen zonder vast te stellen dat het gebruik van de domeinnaam inbreuk maakt op het DUNGS-merk.45.Onderdeel 1.3 is gericht tegen de overweging van het hof dat de domeinnaamhouder ook overigens onvoldoende heeft gesteld om vast te kunnen stellen dat de merkhouder onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt door de bevolen overdracht. Het onderdeel klaagt dat een onvrijwillige overdracht van de geregistreerde domeinnaam aan de merkhouder in beginsel een onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking van de merkhouder ten koste van de domeinnaamhouder oplevert, behoudens een door de merkhouder te stellen en te bewijzen rechtvaardiging daarvoor, zoals merkinbreuk door de domeinnaamhouder. Hierop voortbouwend klaagt onderdeel 1.4 dat degene die een domeinnaam houdt in beginsel gerechtigd is tot die domeinnaam, zodat een onvrijwillige ontneming van (het recht op) die domeinnaam in beginsel onrechtmatig is jegens de domeinnaamhouder, althans een ongerechtvaardigde verrijking ten koste van de domeinnaamhouder oplevert, behoudens een door de wederpartij te stellen en te bewijzen rechtvaardigingsgrond.

Deze middelonderdelen berusten kennelijk op de in alinea 2.10 hiervoor als onjuist aangemerkte rechtsopvatting.46.De gedachte dat een op grond van de Geschillenregeling bewerkstelligde overdracht van een domeinnaam aan de houder van een uitsluitend recht (zoals een merkrecht), behoudens een door deze laatste te stellen en te bewijzen rechtvaardigingsgrond onrechtmatig is jegens de gewezen domeinnaamhouder, respectievelijk een ongerechtvaardigde verrijking oplevert, is in strijd met de hierboven besproken heersende leer. Deze leer houdt in dat de domeinnaamhouder jegens SIDN een contractuele aanspraak heeft op zijn domeinnaam. In het algemeen kan niet worden aanvaard dat de aantasting van een contractuele aanspraak door een derde onrechtmatig is jegens de contractueel gerechtigde tenzij deze derde zich kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond.47.A fortiori kan in een geval als het onderhavige – waarin de aantasting van eisers recht op de domeinnaam berust op een in de overeenkomst tussen SIDN en de domeinnaamhouder voorziene vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting – niet als uitgangspunt worden genomen dat de merkhouder onrechtmatig handelt of ongerechtvaardigd wordt verrijkt door de beslissing van de Geschillenbeslechter (strekkende tot overdracht van de domeinnaam aan de merkhouder) te laten uitvoeren. Dat zou ook in strijd zijn met het in de lagere rechtspraak en in de vakliteratuur aanvaarde uitgangspunt dat een domeinnaamhouder slechts met inachtneming van de rechten van derden (in dit geval: de merkrechten van de merkhouder) gerechtigd is tot het gebruik van zijn domeinnaam (zie alinea 2.7 hiervoor).

Overigens mist onderdeel 1.3 feitelijke grondslag, voor zover het ervan uitgaat dat het hof de vordering heeft afgewezen omdat de domeinnaamhouder niet aan zijn stelplicht heeft voldaan. Zoals hierboven bleek in alinea 2.12, heeft het hof hetgeen de domeinnaamhouder heeft aangevoerd ter betwisting van de gestelde merkinbreuk buiten beschouwing gelaten op de grond dat de domeinnaamhouder geen merkenrechtelijke beoordeling wenste.

Een formele opmerking tot slot. Indien de Hoge Raad na gegrondbevinding van een of meer middelonderdelen tot vernietiging van het bestreden arrest zou overgaan, lijkt terugwijzing naar het Gerechtshof Den Haag in de rede te liggen. Op grond van art. 124, aanhef en onder b, van de Uniemerkenverordening48.heeft de “Rechtbank voor het Uniemerk” – in Nederland: de rechtbank Den Haag en in hoger beroep het gerechtshof Den Haag49.– een uitsluitende bevoegdheid ter zake van “rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk” op Uniemerken, zoals in dit geval het DUNGS-merk.

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden,

plv.