Hof 's-Hertogenbosch, 05-06-2018, nr. 200.193.457, 01

In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten.

[appellante] is een exploitant van zonnestudio’s die worden gedreven onder de handelsnaam “ [de handelsnaam] ” (hierna: de Handelsnaam). [appellante] heeft vestigingen in [plaats 1] , [plaats 2] , [plaats 3] en [plaats 4] .

[appellante] is houdster van het Benelux woordmerk [het merk] (hierna: het Merk) dat op 24 november 1998 is ingeschreven onder nummer [nummer 1] voor de klassen 3 (waaronder: middelen tegen zonnebrand en cosmetische preparaten voor het bruinen van de huid), 5 (zalven tegen zonnebrand), 11 (waaronder zonnebanken) en 44 (diensten van zonnestudio’s en bruiningscentra).

[geïntimeerde] is woonachtig in [plaats 5] en exploiteert een zonnestudio in [plaats 6] .

Op 23 maart 2015 heeft [geïntimeerde] bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OHIM) onder nummer [nummer 2] voor eveneens de klassen 3, 11 en 44 een merkaanvraag gedeponeerd (hierna: het merkdepot of de merkaanvraag) ter verkrijging van een gemeenschapsmerk voor het teken “ [het teken] ” (hierna: het Teken). Op dat moment werd het Teken nog niet door [geïntimeerde] gebruikt en evenmin voerde zij toen de handelsnaam [het teken] .

Bij brief van 23 april 2015 heeft (de advocaat van) [appellante] [geïntimeerde] bericht een oppositieprocedure tegen het merkdepot te zullen indienen, tenzij [geïntimeerde] binnen vijf dagen schriftelijk bevestigt:

- de merkaanvraag in te trekken en kopieën van de intrekking te verschaffen en

- met onmiddellijke ingang enig verder gebruik van het Teken alsmede daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden.De brief vermeldt verder:

“(…) bij gebreke van uw tijdige en volledige voldoening heb ik reeds opdracht van cliënte om direct de oppositieprocedure op te starten (…) en, voor zover aan de orde, een kort geding om het verdere gebruik van het Merk in de Benelux te doen staken en gestaakt te houden. In dat geval zal cliënte tevens vergoeding vorderen van de in dat verband te maken juridische kosten.”

De advocaat van [geïntimeerde] heeft bij brief van 7 mei 2015, samengevat, betwist dat [geïntimeerde] met het Teken inbreuk zou maken op de merk- en handelsnaamrechten van [appellante] . [geïntimeerde] weigerde aan de sommatie te voldoen.

[appellante] heeft vervolgens op 9 juni 2015 tegen het merkdepot oppositie ingesteld (hierna: de oppositieprocedure).

Bij brief van 15 juni 2015 heeft het OHIM aan [geïntimeerde] meegedeeld dat het oppositieformulier van [appellante] een gebrek bevat en dat [appellante] dit gebrek tot 15 augustus 2015 kan herstellen.

Dat heeft [appellante] op 27 juli 2015 gedaan. Daarop heeft [geïntimeerde] op 19 augustus 2015 van het OHIM bericht ontvangen dat de oppositie van [appellante] ontvankelijk is verklaard en dat er een “cooling-off” periode geldt tot 24 november 2015.

Begin augustus 2015 heeft [appellante] geconstateerd dat [geïntimeerde] het Teken is gaan gebruiken via de website onder de domeinnaam [de domeinnaam] (hierna: de Domeinnaam). Op die website was onder meer te lezen:

“ [het teken] combineert gastvrijheid, een persoonlijke benadering met een ‘op maat’ advies, de beste zonnebanken op de markt met daarin een gevarieerd aanbod (…)”

Bij brief van 6 augustus 2015 heeft de advocaat van [geïntimeerde] aan de advocaat van [appellante] voorgesteld om een co-existentieovereenkomst te sluiten.

Via haar advocaat heeft [appellante] dit voorstel bij email van 11 augustus 2015 te 9.45 uur verworpen. De e-mail vermeldt voorts: “Bovendien heeft cliënte inmiddels moeten constateren dat uw cliënte inmiddels daadwerkelijk is gestart met het gebruik van [het teken] voor een zonnestudio in [plaats 6] met bijbehorende website (…). Uw cliënte laat cliënte dan ook geen andere keuze dan het opstarten van een kort geding procedure teneinde dit gebruik een halt toe te roepen. Ik verzoek u dan ook mij uiterlijk op donderdag 13 augustus voor 12.00 uur uw verhinderingen op te geven (…)”.

Aan het einde van diezelfde dag (11 augustus 2015) om 17.45 uur schrijft de advocaat van [geïntimeerde] aan de advocaat van [appellante] : “(…) Cliënte zal haar Europees merkdepot doorhalen en het overige gebruik van de term ‘ [het teken] ’ staken en gestaakt houden. Uiteraard zal deze gang van zaken niet vóór aanstaande donderdag gerealiseerd zijn. Ik vertrouw erop dat u mijn cliënte ditmaal wel een redelijke termijn hiervoor gunt.”

Bij e-mail van 14 augustus 2015 heeft de advocaat van [appellante] aan de advocaat van [geïntimeerde] medegedeeld dat [appellante] bereid is de zaak te sluiten mits:

- [geïntimeerde] binnen veertien dagen ieder gebruik van het Teken en daarmee overeenstemmende tekens staakt (waaronder het gebruik in een domeinnaam);

- [geïntimeerde] de merkaanvraag voor het Teken per direct intrekt en [appellante] binnen veertien dagen daarvan een kopie doet toekomen;

- [geïntimeerde] aan [appellante] een bedrag betaalt van € 3.800,-- ter vergoeding van reeds gemaakte kosten.

Bij email van 17 augustus 2015 heeft de advocaat van [geïntimeerde] aan de advocaat laten weten dat:

- [geïntimeerde] binnen veertien dagen ieder gebruik van het Teken en daarmee overeenstemmende tekens blijvend zal staken en dat [geïntimeerde] de domeinnaam al heeft aangepast;

- dat [geïntimeerde] de volgende dag het merkdepot zal doorhalen en de bevestiging daarvan binnen veertien dagen aan [appellante] zal toesturen;

- dat [geïntimeerde] niet bereid is de kosten van [appellante] te vergoeden.

Bij faxbrief van 25 augustus 2015 heeft [geïntimeerde] de merkaanvraag voor het Teken ingetrokken. Het OHIM heeft [appellante] daarvan bij brief van 27 augustus 2015 in kennis gesteld.

Bij e-mail van 4 september 2015 heeft de advocaat van [appellante] aan de advocaat van [geïntimeerde] bericht dat ondanks de toezegging van [geïntimeerde] om binnen veertien dagen na 17 augustus 2015 het gebruik van het Teken blijvend te staken, [geïntimeerde] de Domeinnaam nog steeds op haar naam heeft geregistreerd en via haar facebookpagina nog gebruik maakt van het Teken. Indien dit gebruik niet onverwijld wordt beëindigd en [geïntimeerde] weigerachtig blijft de gemaakte kosten te vergoeden zal [appellante] alsnog rechtsmaatregelen treffen ( al dan niet via een bodemprocedure), aldus de advocaat van [appellante] .

Bij e-mail van 8 september 2015 heeft de advocaat van [geïntimeerde] aan de advocaat van [appellante] geschreven dat de Domeinnaam niet meer in het economisch verkeer wordt gebruikt, dat het [geïntimeerde] niet is aan te rekenen dat de Stichting Internet Domeinregistratie (SIDN) de niet meer gebruikte url nog in haar register had staan, dat [geïntimeerde] de hulp van facebook nodig heeft om de wijziging van de naam van het facebookaccount door te voeren en dat [geïntimeerde] de kosten van [appellante] niet zal vergoeden.

De procedure bij de rechtbank

Bij inleidende dagvaarding van 2 november 2015 heeft [appellante] tegen [geïntimeerde] een procedure aanhangig gemaakt en daarin, na wijziging van eis ter comparitiezitting d.d. 15 maart 2016, gevorderd:

1. voor recht te verklaren dat [geïntimeerde] met het gebruik van de aanduiding “ [het teken] ” inbreuk maakt, althans heeft gemaakt, op de handelsnaamrechten en/of merkrechten van [appellante] dan wel anderszins onrechtmatig jegens [appellante] heeft gehandeld;

2. [geïntimeerde] te gebieden om de in de dagvaarding beschreven handelsnaaminbreuken en merkinbreuken alsook iedere andere (directe of indirecte) inbreuk op het Merk en de

Handelsnaam met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis gestaakt te houden, op welke wijze ook - waaronder begrepen als domeinnaam - in de gehele Benelux, althans in Nederland, onder meer door zich omgaand te (blijven) onthouden van elk gebruik van de aanduiding “ [het teken] ” of een daarmee overeenstemmende aanduiding, in het bijzonder voor zover het gebruik betreft:

i. als (onderdeel van de) handelsnaam van een zonnestudio of daaraan verwante onderneming,

en

ii. als (onderdeel van een) onderscheidingsteken voor de door [geïntimeerde] aangeboden, aan een zonnestudio gerelateerde, producten en/of diensten;

3. [geïntimeerde] te veroordelen tot betaling aan [appellante] van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere overtreding van het hierboven onder punt 2 bedoelde gebod, alsook voor elke dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat [geïntimeerde] met de nakoming van dit ge- en/of verbod geheel of deels in gebreke blijft;

4. [geïntimeerde] te veroordelen in de kosten van het geding, te begroten ex. artikel 1019h Rv conform een door [appellante] nader over te leggen specificatie, althans op een in goede justitie vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis tot de dag der algehele voldoening.

Aan deze vordering heeft [appellante] , kort samengevat, het volgende ten grondslag gelegd.

[geïntimeerde] maakt door het gebruik van het Teken inbreuk op de handelsnaam- en merkenrechten van [appellante] , althans zij heeft daarop inbreuk gemaakt. [geïntimeerde] heeft geen genoegzame zekerheid gesteld voor het feit dat niet nogmaals een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden en bovendien heeft [geïntimeerde] nagelaten de door [appellante] gemaakte kosten te vergoeden.

[geïntimeerde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dat verweer zal, voor zover in hoger beroep van belang, in het navolgende aan de orde komen.

In het bestreden tussenvonnis van 3 februari 2016 heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast. Die zitting heeft op 15 maart 2016 plaatsgevonden. Het proces-verbaal daarvan bevindt zich bij de stukken.

In het bestreden eindvonnis van 1 juni 2016 heeft de rechtbank de vorderingen van [appellante] afgewezen en haar op de voet van artikel 1019h Rv veroordeeld tot vergoeding van een bedrag van € 3.960,-- aan proceskosten, vermeerderd met nakosten en wettelijke rente.

De rechtbank oordeelde daartoe, samengevat, als volgt.

Het uitsluitend voeren van een domeinnaam als doorlinkadres zonder dat daaronder content wordt aangeboden, is ontoereikend om te kunnen oordelen dat sprake is van handelsnaamgebruik, omdat dit onvoldoende is om te concluderen dat de onderneming van [geïntimeerde] zich op basis van deze doorlinkende domeinnaam duurzaam aan het publiek presenteert. De doorlinkende domeinnaam dient slechts als vindplaats voor een website en als onderdeel van een e-mailadres, hetgeen ontoereikend is om aan te nemen dat dit door het publiek zal worden opgevat als handelsnaam (3.4).

Wel staat vast dat [geïntimeerde] in het verleden gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam ‘ [het teken] ’ (3.4.1). Ook dat [geïntimeerde] geen (zonne)producten onder die handelsnaam heeft verkocht (3.4.2). De geografische gebieden waarin beide ondernemingen hun activiteiten ontplooien overlappen elkaar niet, terwijl zonnestudio’s voornamelijk klanten hebben uit de lokale/directe omgeving (3.4.3).

Het Merk en de handelsnaam [de handelsnaam] komt geen sterk onderscheidend vermogen toe, omdat de samengetrokken woorden ‘ [woord 1] ’ en ‘ [woord 2] ’ beide beschrijvend zijn. Omdat de kenmerkende onderdelen van de handelsnaam ‘ [de handelsnaam] ’ beschrijvend van aard zijn, komt hieraan geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toe. Er zal dus minder snel sprake zijn van verwarringsgevaar. De afwijkingen door de toevoeging ‘ [toevoeging 1] ’ en ‘ [toevoeging 2] ’ waren toereikend om zich voldoende te onderscheiden van de geringe bescherming die de handelsnaam en het merk ‘ [de handelsnaam] ’ geniet om verwarringsgevaar te voorkomen, temeer wanneer het figuratieve element – het [element] element in het Teken van [geïntimeerde] – door het publiek werd waargenomen, omdat een dergelijk element bij het merk van [appellante] ontbreekt (3.4.4).

Aldus heeft [geïntimeerde] met het voormalig gebruik van de handelsnaam ‘ [het teken] ’ niet in strijd met het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet noch anderszins onrechtmatig gehandeld (3.4.5).

Het door [geïntimeerde] gebruikte Teken is niet gelijk aan het woordmerk van [appellante] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE (3.5.1).

Omdat het merk ‘ [de handelsnaam] ’ geen sterk onderscheidend vermogen heeft komt het slechts geringe merkenrechtelijke bescherming toe. De toevoegingen ‘ [toevoeging 1] ’ en ‘ [toevoeging 2] ’ zijn hoewel zij geringe verschillen betreffen en zelfs beschrijvend van aard zijn, voldoende om te oordelen dat geen sprake is van een totaalindruk die een zodanige gelijkenis vertoont dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek dan wel de indruk dat sprake was van enig verband tussen het Merk en het Teken. Dat geldt temeer door het in het oog springende figuratieve [element] element in het Teken (3.5.3).

Het geregistreerd houden van de Domeinnaam door [geïntimeerde] is niet onrechtmatig jegens [appellante] (3.6).

Hoger beroep

[appellante] heeft in hoger beroep acht grieven aangevoerd. [appellante] heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden vonnissen en tot het alsnog toewijzen van haar vorderingen. Bovendien vordert [appellante] terugbetaling door [geïntimeerde] van al hetgeen [appellante] uit hoofde van voldoening aan het bestreden eindvonnis aan [geïntimeerde] heeft betaald, vermeerderd met de wettelijke rente en veroordeling van [geïntimeerde] in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv vermeerderd met de wettelijke rente.

In de conclusie van de memorie van grieven staat onder de sub 1 herhaalde vordering ook nog de toevoeging dat [geïntimeerde] aansprakelijk is voor schade en die schade dient te vergoeden, op te maken bij staat. [appellante] heeft die vordering in eerste aanleg ingetrokken (rov. 3.2.1). Zij rept zowel in het petitum van haar appeldagvaarding als in de conclusie van haar memorie van grieven onder het tweede gedachtestreepje (p. 16) over toewijzing alsnog van haar vorderingen zoals gevorderd in eerste aanleg. Zij stelt verder nergens in haar memorie van grieven dat en waarom zij in hoger beroep haar eis vermeerdert met de in eerste aanleg ingetrokken schadevordering. Bij deze stand van zaken gaat het hof er van uit dat de onder 1 wederom opgenomen toevoeging omtrent, kort gezegd, aansprakelijkheid en schade bij staat een abusievelijk uit de inleidende dagvaarding overgenomen tekstblok betreft en dat evenmin in hoger beroep een verklaring voor recht omtrent aansprakelijkheid en schadevergoeding bij staat wordt gevorderd.

De eerste grief is gericht tegen de overweging van de rechtbank (3.4.2) dat [geïntimeerde] geen (zonne)producten heeft verkocht onder de handelsnaam [het teken] .

Met grief 2 bestrijdt [appellante] het oordeel van de rechtbank (3.4.3) dat de geografische gebieden waar beide ondernemingen hun activiteiten ontplooien elkaar niet overlappen en dat daardoor het verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet afneemt.

De derde grief is gericht tegen de in 3.4.4 en 3.4.5 gegeven oordelen van de rechtbank dat ‘ [de handelsnaam] ’ geen sterk onderscheidend vermogen heeft, dat de afwijkingen ‘ [toevoeging 1] ’ en ‘ [toevoeging 2] ’ voldoende zijn ter voorkoming van verwarringsgevaar en dat geen sprake is van strijd met het bepaalde in artikel 5 Handelsnaamwet noch anderszins van onrechtmatig handelen jegens [appellante] .

Met grief 4 maakt [appellante] bezwaar tegen het oordeel van de rechtbank (3.5.1) dat het Teken niet gelijk is aan het Merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Grief 5 is gericht tegen de oordelen van de rechtbank (3.5.2 en 3.5.3) dat aan het Merk slechts geringe merkenrechtelijke bescherming toekomt en dat geen sprake is van (in)direct verwarringsgevaar.

Met grief 6 bestrijdt [appellante] het oordeel van de rechtbank (3.6) dat het geregistreerd houden van de Domeinnaam als doorlinkadres niet onrechtmatig jegens [appellante] is.

Grief 7 is gericht tegen de veroordeling van [appellante] in de proceskosten en grief 8 tegen het dictum van het vonnis van 1 juni 2016. Deze grieven hebben geen zelfstandige betekenis.

Bevoegdheid

Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof met betrekking tot de op de merkenrechtelijke grondslagen gebaseerde vorderingen ambtshalve vast dat in eerste aanleg de rechtbank Zeeland-West-Brabant en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

Ontvankelijkheid

[appellante] heeft geen grieven aangevoerd tegen het bestreden vonnis van 3 februari 2016. Zij zal mitsdien in haar hoger beroep tegen dat vonnis niet-ontvankelijk worden verklaard.

Als meest verstrekkend verweer heeft [geïntimeerde] aangevoerd dat [appellante] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar hoger beroep, omdat zij misbruik maakt van recht en in strijd handelt met het bepaalde in artikel 3:13 BW. [geïntimeerde] heeft het Teken minder dan twee maanden in het economisch verkeer gebruikt. Daarna heeft [geïntimeerde] haar merkaanvraag ingetrokken en aan [appellante] verklaard af te zien van toekomstig gebruik van het Teken. De Domeinnaam staat niet meer op haar naam geregistreerd. Volgens [geïntimeerde] heeft [appellante] hoger beroep ingesteld met het enige doel om [geïntimeerde] kosten te laten maken.

Volgens [appellante] heeft zij deze bodemprocedure aangespannen omdat [geïntimeerde] de handelsnaam- en merkinbreuken niet erkende, weigerachtig bleef om door [appellante] gemaakte kosten te vergoeden en de Domeinnaam nog geruime tijd bleef gebruiken als doorlinkadres naar de nieuwe website van [geïntimeerde] . Ook maakte [geïntimeerde] ruim twee weken na de eerder door haar gedane toezegging het gebruik van het Teken te zullen staken, nog steeds gebruik van het Teken op haar facebookpagina.

Het hof verwijst naar de aan deze procedure voorafgegane gang van zaken, zoals weergegeven bij de feiten (rov. 3.1.2 t/m 3.1.18). Daaruit blijkt dat [geïntimeerde] op de eerste sommatie van [appellante] afwijzend heeft gereageerd en haar merkdepot heeft gehandhaafd. [appellante] is toen een oppositieprocedure gestart. Vervolgens is [geïntimeerde] het Teken gaan gebruiken in het economisch verkeer en heeft zij [appellante] voorgesteld een co-existentieovereenkomst te sluiten. Pas nadat [appellante] had laten weten een kort geding voor te bereiden heeft [geïntimeerde] laten weten het Teken niet meer te zullen gebruiken en het merkdepot te zullen doorhalen. Uit de tijdstippen van de relevante e-mails blijkt dat [geïntimeerde] deze toezegging heeft gedaan in een bericht aan de advocaat van [appellante] om 17.45 uur op 11 augustus, dus einde werkdag. Uit de urenspecificatie van de advocaat van [appellante] blijkt dat op 10 en 11 augustus uren zijn geschreven voor het concipiëren van stukken. Verder staat vast dat, indien [geïntimeerde] na de eerste sommatie haar merkdepot zou hebben doorgehaald en bevestigd zou hebben het Teken niet te zullen gebruiken, de kous daarmee af zou zijn geweest en [appellante] geen aanspraak op vergoeding van kosten zou hebben gemaakt (rov. 3.1.6). Doordat [geïntimeerde] afwijzend op de sommatie reageerde, het Teken ging gebruiken en een co-existentieovereenkomst voorstelde had [appellante] belang bij verdere inschakeling van haar advocaat en ook bij haar eis dat de daarmee gepaard gaande kosten door [geïntimeerde] werden vergoed. Het enkele feit dat [appellante] niet aanstonds na de afwijzende reactie van [geïntimeerde] op de eerste sommatie verdere (rechts)maatregelen heeft getroffen levert geen rechtsverwerking op noch gerechtvaardigd vertrouwen aan de zijde van [geïntimeerde] dat zij met het Teken haar gang kon gaan. Dat wordt niet anders door het feit dat de oppositieprocedure nog niet in de fase van een inhoudelijke behandeling was gekomen.

Ook na de toezegging van [geïntimeerde] dat zij het Teken niet meer zou gebruiken stond dat Teken nog geruime tijd vermeld op haar facebookpagina en stond de Domeinnaam nog op haar naam geregistreerd, mogelijk ten behoeve van gebruik als doorlinkadres naar haar eigen website. Verder bleef zij weigerachtig enige vergoeding voor de door [appellante] gemaakte advocatenkosten te betalen. Bij die stand van zaken is voorstelbaar dat [appellante] een bodemprocedure startte. Toen daarin werd geoordeeld dat [geïntimeerde] geen inbreuk had gemaakt op de handelsnaam- en merkenrechten van [appellante] kon [appellante] moeilijk anders dan van dat vonnis in hoger beroep gaan. Anders zou immers in de rechtsverhouding [appellante] - [geïntimeerde] onherroepelijk komen vast te staan dat [geïntimeerde] met het Teken geen inbreuk maakt op de handelsnaam- en merkenrechten van [appellante] .

Het hof verwerpt dan ook het verweer van [geïntimeerde] . [appellante] heeft genoegzaam toegelicht waarom zij belang heeft bij haar vorderingen. Of die vorderingen ook toewijsbaar zijn is iets anders en komt hierna aan de orde.

Inbreuk op de handelsnaamrechten van [appellante] ? Grieven 1, 2 en 3.

[appellante] hebben in de toelichting op deze grieven, samengevat, het volgende aangevoerd. [geïntimeerde] heeft de merkaanvraag onder meer verricht voor klasse 3, dus onder meer voor middelen tegen zonnebrand en snelbruiners. Verder staat vast dat [geïntimeerde] (zonne)producten van diverse aanbieders (zoals [aanbieder] ) heeft verhandeld vanuit haar onderneming met (destijds) de handelsnaam [het teken] . Aldus is sprake geweest van verhandeling van (zonne)producten onder de handelsnaam [het teken] .

Het publiek van [appellante] is geografisch verspreid. [appellante] promoot haar zonnestudio’s ook landelijk. Verder bestaat het relevante publiek niet uitsluitend uit bezoekers van zonnestudio’s, maar ook uit in het hele land gevestigde leveranciers van diverse producten, zoals cosmetica en bruiningsapparatuur. Dat het verwarringsgevaar zou afnemen als gevolg van de plaats van vestiging is dan ook onjuist.

Het woord ‘ [de handelsnaam] ’ is een creatieve samenvoeging van delen van bestaande [woorden] woorden en daarom niet beschrijvend. Het heeft juist onderscheidend vermogen. De afwijkingen ‘ [toevoeging 1] ’ en ‘ [toevoeging 2] ’ zijn onvoldoende om verwarringsgevaar te voorkomen. Temeer nu in de door [geïntimeerde] gebruikte handelsnaam de gehele Handelsnaam [de handelsnaam] is opgenomen en zelfs het dominante bestanddeel vormt. De toevoeging ‘ [toevoeging 1] ’ zorgt begripsmatig niet en auditief en visueel slechts zeer beperkt voor een afwijking. De toevoeging ‘ [toevoeging 2] ’ is puur beschrijvend voor de aangeboden diensten. Daarbij komt dat sprake is van identieke waren en diensten, hetgeen een eventuele geringe onderscheidingskracht opheft, aldus [appellante] .

[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat de handelsnaam [het teken] slechts gebruikt is voor diensten (het aanbieden van zonnestudio’s en de detailhandel van waren van derden) en niet voor waren. In zoverre is er dan ook een verschil tussen beide ondernemingen. Verder zijn die ondernemingen niet in dezelfde steden gevestigd. Het overgrote deel van de klanten komt uit de directe buurt. De term ‘ [de handelsnaam] ’ is, zoals ook al in 2003 door de rechtbank Breda werd overwogen, een samenstelling van de woorden ‘ [woord 1] ’ en ‘ [woord 2] ’ en heeft dus een beschrijvend karakter. De handelsnaam ‘ [de handelsnaam] ’ van [appellante] bestaat uitsluitend uit dit beschrijvende element. De handelsnaamrechtelijke bescherming neemt dan af. Voor wat betreft het gebruik door [geïntimeerde] van de Domeinnaam heeft [geïntimeerde] aangevoerd dat het uitsluitend geregistreerd staan geen handelsnaamgebruik is.

Het hof oordeelt als volgt.

Artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) verbiedt een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Tussen partijen is niet in debat dat [geïntimeerde] de handelsnaam ‘ [het teken] ’ is gaan voeren voor een onderneming die een zonnestudio exploiteert op een moment waarop [appellante] reeds onder de handelsnaam ‘ [de handelsnaam] ’ zonnestudio’s exploiteerde.

Anders dan [geïntimeerde] heeft betoogd wijkt de door haar gebruikte handelsnaam naar het oordeel van het hof slechts in geringe mate af van de door [appellante] toen reeds gevoerde handelsnaam. Het element ‘ [de handelsnaam] ’ is een in het oog springende woordcombinatie. Het is geen bestaand woord ter beschrijving van (het exploiteren van) zonnestudio’s. Deze verzonnen woordcombinatie vormt de handelsnaam van [appellante] en is in de door [geïntimeerde] gebruikte handelsnaam het element dat het eerst zal opvallen. De toevoeging ‘ [toevoeging 1] ’ is dermate ondergeschikt dat dat element niet als relevante afwijking is te kwalificeren. De toevoeging ‘ [toevoeging 2] ’ levert evenmin een rechtens relevante afwijking op, nu die toevoeging, anders dan [geïntimeerde] heeft betoogd, naar het oordeel van het hof een beschrijvende term is voor ‘ [woord 3] ’. Deze toegevoegde term verhoogt zelfs naar het oordeel van het hof het verwarringsgevaar, omdat de term verwijst naar, althans de associatie oproept met, dezelfde branche als die waarin [appellante] opereert onder de handelsnaam ‘ [de handelsnaam] ’. Het door [geïntimeerde] bij het Teken ook gebruikte figuratieve element veroorzaakt evenmin een ‘meer dan geringe afwijking’ noch voorkomt het verwarringsgevaar.

Verder is het hof van oordeel dat de verschillende vestigingsplaatsen van de zonnestudio’s niet afdoen aan het verwarringsgevaar. Het betreft allemaal plaatsen in de provincie [provincie] . Het moge zo zijn dat het minder voor de hand ligt dat klanten in [plaats 6] zouden afreizen naar een zonnestudio zo’n 80 km verder, maar dit laat onverlet het aantal potentiële klanten dat woont op min of meer gelijke afstand van [plaats 6] en een van de plaatsen waar [appellante] een zonnestudio exploiteert. Als die klanten zoeken op internet naar zonnestudio’s is zeer goed voorstelbaar dat zij verwarring ondervinden tussen de ondernemingen onder de naam ‘ [de handelsnaam] ’ in [plaats 3] , [plaats 1] en [plaats 2] en ‘ [het teken] ’ in [plaats 6] . Daarnaast heeft [appellante] er terecht op gewezen dat het relevante publiek niet alleen bestaat uit potentiële afnemers van diensten die met de zonnestudio’s worden verleend, maar ook uit leveranciers van die studio’s. [geïntimeerde] heeft niet betwist dat die leveranciers afkomstig zijn uit heel Nederland.

[geïntimeerde] heeft met het Teken dan ook inbreuk gemaakt op de handelsnaamrechten van [appellante] . De tegen het andersluidende oordeel van de rechtbank gerichte grieven slagen.

Inbreuk op de merkenrechten van [appellante] ? Grieven 4 en 5.

Het Teken is volgens [appellante] gelijk aan het Merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. ‘ [de handelsnaam] ’ en ‘ [woord 4] ’ stemmen in zeer grote mate visueel, auditief en begripsmatig overeen. De toevoeging ‘ [toevoeging 2] ’ maakt dat niet anders, omdat dat de desbetreffende dienst/het product beschrijft, namelijk dat je gaat ‘ [woord 4] ’, ‘ [woord 5] ’, aldus [appellante] . De rechtbank vergelijkt ten onrechte enkel met het Teken zoals [geïntimeerde] dat bij de merkaanvraag heeft gedeponeerd, dus met het figuratieve, [element] element. [geïntimeerde] gebruikt de handelsnaam [het teken] echter ook zonder dat grafische element. Verder borduurt de rechtbank bij de merkenrechtelijke toets in hoge mate voort op het oordeel ten aanzien van de handelsnaaminbreuk, terwijl dat laatste oordeel mede is gebaseerd op de onjuiste aanname van het ontbreken van een geografische overlap. Bij de merkenrechtelijke toets speelt echter niet de lokale vestiging maar het gebruik binnen de Benelux een rol. Er is sprake van (in)direct verwarringsgevaar (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE), van identieke dan wel in hoge mate overeenstemmende tekens die zijn gebruikt voor identieke waren en diensten, aldus [appellante] .

Ook het gebruik van een domeinnaam voor uitsluitend het doorlinken naar een website waarop een andere handelsnaam wordt gevoerd, is aan te merken als gebruik van het in die domeinnaam opgenomen teken ter onderscheiding van de diensten zoals aangeboden op de website waarnaar wordt doorgelinkt. Verder had [geïntimeerde] geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. Het doorlinken naar de website van [geïntimeerde] via de Domeinnaam levert een merkinbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a dan wel b BVIE en is in ieder geval onrechtmatig, aldus [appellante] .

[geïntimeerde] heeft betoogd dat het Teken niet gelijk is aan het Merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij wijst in dit verband op het figuratieve, [element] element dat het Teken bevat en toevoegingen ‘ [toevoeging 1] ’ en ‘ [toevoeging 2] ’. Volgens [geïntimeerde] heeft de rechtbank terecht dit figuratieve element bij de vergelijking betrokken. Merkenrechtelijk gebruik van het Teken vond namelijk plaats overeenkomstig haar merkdepot/-aanvraag, dus met het figuratieve element, aldus [geïntimeerde] . Het loutere woord ‘ [het teken] ’ wordt door [geïntimeerde] juist niet gebruikt bij de aanbieding van diensten.

Volgens [geïntimeerde] heeft het element ‘ [de handelsnaam] ’ een zwak onderscheidend vermogen. De beschermingsomvang is dan gering. Reeds geringe auditieve, visuele en begripsmatige verschillen elimineren het verwarringsgevaar. Verder gebruikt [appellante] het Merk niet als woordmerk, maar als gecombineerd woord-/beeldmerk met daarin dominerende grafische bestanddelen. Dat vergeleken met het Teken zoals door [geïntimeerde] was gedeponeerd laat zulke visuele, auditieve en begripsmatige verschillen zien, dat geen sprake kan zijn geweest van verwarringsgevaar, aldus [geïntimeerde] .

Het gebruik van een inactieve domeinnaam kan geen merkinbreuk in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub a en b opleveren, reeds omdat het geregistreerd houden van een inactieve domeinnaam geen gebruik in het economisch verkeer is, aldus [geïntimeerde] .

Naar het oordeel van het hof is het Teken niet te beschouwen als ‘gelijk aan’ het Merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EG 20 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:169, Arthur&Felicie).

De toevoegingen ‘ [toevoeging 1] ’ en ‘ [toevoeging 2] ’ zijn naar het oordeel van het hof niet ‘dermate onbeduidend’ in de hiervoor vermelde zin. Volledigheidshalve wijst het hof er overigens op dat het hier om andere begrippen, een andere toets en een ander kader gaat dan hiervoor bij de handelsnaamrechtelijke beoordeling aan de orde was. Dat de toevoegingen ‘ [toevoeging 1] ’ en ‘ [toevoeging 2] ' geen ‘meer dan geringe afwijking’ in de zin van artikel 5 Hnw zijn noch verwarringsgevaar in de zin van die wet voorkomen, betekent nog niet dat die toevoegingen ‘dermate onbeduidend’ zijn dat het Teken gelijk is aan het Merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Grief 4 slaagt dan ook niet.

Voor wat betreft artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE als grondslag oordeelt het hof als volgt.

Het merk zoals dat is gedeponeerd moet worden vergeleken met het teken zoals dat wordt gebruikt en zoals het publiek het waarneemt (HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528, Puma/Sabel). Verder moet het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal worden beoordeeld, met in achtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497, Specsavers).

Die globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen het merk en het teken betreft, te berusten op de totaalindruk van beide, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen in het merk en het teken. Daarbij is de wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt belangrijk.

Het Merk betreft het woord ‘ [de handelsnaam] ’. Naar het oordeel van het hof is dit een creatieve woordcombinatie en (dus) niet beschrijvend. Het Merk heeft een zeker onderscheidend vermogen. [geïntimeerde] heeft aangevoerd dat ‘in rechte al is uitgemaakt’ dat ‘ [de handelsnaam] ’ beschrijvend is. Het hof is echter niet gebonden aan een oordeel van de rechtbank Breda in 2003 in een geschil tussen [appellante] en een andere partij waarin het bovendien ging om een vergelijking tussen ‘ [merk 2] ’ en ‘ [de handelsnaam] ’.

Het Teken bestaat uit de creatieve woordcombinatie ‘ [de handelsnaam] ’ met enkele toevoegingen. Die toevoegingen (‘ [toevoeging 1] ’, ‘ [toevoeging 2] ’ en het figuratieve, [element] element) zijn in de totaalindruk ten opzichte van het woord ‘ [de handelsnaam] ’ onbeduidend. Vergelijking tussen het woord ‘ [de handelsnaam] ’ (het Merk) en het Teken ‘ [het teken] ’, al dan niet gecombineerd met het [element] element, levert mitsdien visueel en auditief overeenstemming op. Bij de totaalindruk ligt het accent op de creatieve woordcombinatie ‘ [de handelsnaam] ’. Betrekt men daarbij het feit dat zowel het Merk als het Teken wordt gebruikt voor door zonnestudio’s te verlenen diensten ( [geïntimeerde] heeft dat erkend; cva 11, mva 80, 82), dan is de conclusie gerechtvaardigd dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

De conclusie is dan ook dat [geïntimeerde] met het Teken inbreuk heeft gemaakt op de merkenrechten van [appellante] . Grief 5 slaagt.

Geregistreerd houden Domeinnaam onrechtmatig? Grief 6.

Volgens [appellante] levert het geregistreerd houden door [geïntimeerde] van de Domeinnaam en het gebruik daarvan voor het doorlinken van internetverkeer naar haar eigen website een merkinbreuk op, althans is dat in ieder geval onrechtmatig.

[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat de Domeinnaam weliswaar nog enige tijd op haar naam stond geregistreerd, maar dat dat geen handelsnaam- of merkgebruik oplevert. Zij heeft verder betoogd dat afgezien van het feit dat [appellante] voor het doorlinken geen bewijs heeft aangedragen, het doorlinken juist aantoont dat de Domeinnaam zelf niet als handelsnaam wordt gebruikt. Wat het gestelde merkgebruik betreft heeft [geïntimeerde] aangevoerd dat [appellante] onvoldoende heeft onderbouwd hoe het geregistreerd hebben van een inactieve Domeinnaam merkinbreuk in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub a of b BVIE kan opleveren of anderszins onrechtmatig kan zijn.

Dit verweer slaagt.

Wat het handelsnaamgebruik betreft staat vast dat [geïntimeerde] de naam [het teken] inderdaad enige tijd (ook) als handelsnaam heeft gebruikt. Daarover is hiervoor (rov. 3.6.4 t/m 3.6.6) al geoordeeld. Tussen partijen is niet in geschil dat [geïntimeerde] op enig moment haar onderneming onder een andere naam is gaan voeren. De Domeinnaam stond toen nog wel op haar naam geregistreerd. Ook indien de Domeinnaam toen enige tijd is gebruikt als doorlinkadres naar de website van [geïntimeerde] waarop zij onder een nieuwe naam haar zonnestudio presenteerde, levert dat zonder bijkomende omstandigheden, die echter niet door [appellante] zijn gesteld, geen handelsnaamgebruik op.

Voor wat betreft het gestelde merkgebruik geldt het volgende. Naar het oordeel van het hof is op zichzelf genomen denkbaar dat het gebruik van een (met een merk overeenstemmende) domeinnaam als doorlinkadres naar een andere website waarop producten of diensten worden aangeboden die dezelfde zijn of soortgelijk zijn aan de door de merkhouder aangeboden producten of diensten, gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE oplevert. Dat kan het geval zijn indien de domeinnaam zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen die domeinnaam en de op de website aangeboden producten en diensten. [appellante] heeft op dit punt echter te weinig gesteld.

Indien gebruik van een (met een merk overeenstemmende) domeinnaam niet als ter onderscheiding van waren of diensten kan gelden, kan de merkhouder dat gebruik onder omstandigheden bestrijden met een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (de d-grondslag). [appellante] heeft in eerste aanleg die grondslag (ook) expliciet aangevoerd (inl. dv. 27). De rechtbank heeft bij de beoordeling van het nog geregistreerd staan van de Domeinnaam op naam van [geïntimeerde] de d-grondslag niet besproken en dit punt afgedaan op het ontbreken van onrechtmatigheid. In hoger beroep heeft [appellante] haar merkenrechtelijke grondslagen beperkt tot de artikelen 2.20 lid 1 sub a en b BVIE en verder subsidiair aangevoerd dat het gebruik ‘in ieder geval in algemene zin als onrechtmatig is aan te merken’.

Ook indien het hof de d-grondslag in zijn beoordeling van de subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad) zou (moeten) betrekken, kan dat [appellante] niet baten. Zij heeft immers niet, althans onvoldoende onderbouwd, gesteld dat [geïntimeerde] door het nog enige tijd geregistreerd houden van de Domeinnaam ( al dan niet als doorlinkadres) ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit het onderscheidend vermogen van het Merk of dat daaraan of aan de reputatie van het Merk afbreuk werd gedaan.

Voor wat betreft de subsidiair aangevoerde grondslag van de onrechtmatigheid heeft [geïntimeerde] er terecht op gewezen dat [appellante] dit in het geheel niet heeft onderbouwd.

Grief 6 slaagt dus niet. Voor de toewijsbaarheid van de vorderingen heeft dat echter geen gevolg. Hiervoor is immers geoordeeld dat [geïntimeerde] met het Teken inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam- en merkenrechten van [appellante] . Het daarop gerichte verbod strekt zich ook uit over gebruik van het Teken als domeinnaam voor zover dat gebruik handelsnaam- en/of merkgebruik oplevert.

Proceskosten

Aangezien de grieven grotendeels slagen zal het bestreden vonnis worden vernietigd en zal [geïntimeerde] in de proceskosten worden veroordeeld. [appellante] heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd.

In eerste aanleg heeft [appellante] een kostenopgave gedaan van € 5.518,39. Dat was exclusief kosten verband houdende met de nadien gehouden comparitiezitting. Anders dan bij de kostenopgave aangekondigd heeft [appellante] evenwel geen nadere kostenspecificatie in het geding gebracht. Het hof gaat daarom uit van het opgegeven bedrag van € 5.518,39.

Mede gelet op het feit dat [geïntimeerde] aan kosten ruim € 7.500,-- had opgegeven acht het hof de door [appellante] opgegeven kosten van € 5.518,39 voor de eerste aanleg redelijk en evenredig. Daarbij relateert het hof die kosten geheel aan de IE-grondslagen. De kosten met betrekking tot de niet-handelsnaamrechtelijke en niet-merkenrechtelijke grondslag begroot het hof op nihil.

In hoger beroep heeft [appellante] , anders dan aangekondigd in de conclusie van haar memorie van grieven, geen kostenopgave gedaan. Bij die stand van zaken zal het hof de proceskosten begroten op basis van het liquidatietarief. Dat er ook IE Indicatietarieven bestaan maakt dat niet anders. Artikel 1019h Rv veronderstelt immers een begroting van de werkelijke kosten (die vervolgens aan de Indicatietarieven getoetst zou kunnen worden). [appellante] heeft echter geen aanknopingspunten voor zo’n begroting gegeven.

Toewijsbaarheid van de vorderingen

Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen toewijsbaar zijn.

[appellante] heeft nog belang bij haar vorderingen. [geïntimeerde] heeft de inbreuken immers nooit erkend. Zij heeft zich integendeel onder verwijzing naar het bestreden eindvonnis op het standpunt gesteld dat nooit sprake is geweest van enige inbreuk (mva 23). Verder ontbreekt een financiële prikkel om zich van inbreuken te onthouden. Wel zal het hof de dwangsommen maximeren en de termijn waarna wettelijke rente is verschuldigd op veertien dagen stellen.