Hof Den Haag, 05-03-2019, nr. 200.214.650/01

Bij exploot van 19 januari 2017 is Unilin in hoger beroep gekomen van een door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 19 oktober 2016. Bij memorie van grieven met producties heeft Unilin tien grieven aangevoerd. Bij memorie van antwoord met producties heeft I4F de grieven bestreden. Nadien heeft Unilin nog een akte uitlating producties, tevens overlegging producties genomen, waarbij zij haar tweede hulpverzoek heeft aangepast en een derde hulpverzoek (werkwijzeconclusies) heeft ingediend. Voorts heeft zij bij akte nog een deskundigenverklaring (met bijlagen) overgelegd. Daarop heeft I4F een antwoordakte uitlating producties, tevens akte toelaatbaarheid nieuwe hulpverzoeken ingediend en vervolgens nog een akte aanvullende productie, te weten een partijdeskundige-verklaring. Daarna heeft ook Unilin nog een akte overlegging aanvullende producties genomen, waaronder een verklaring van een partijdeskundige.

Vervolgens hebben partijen op 28 juni 2018 de zaak doen bepleiten, Unilin door haar advocaat voornoemd en mr. J.J.E. Bremer, kantoorgenoot, bijgestaan door [octrooigemachtigde Unilin] , octrooigemachtigde; I4F door mrs. M.W. de Koning en R.P. Soullié, advocaten te Amsterdam, bijgestaan door [octrooigemachtigde I4F] , octrooigemachtigde, aan beide zijden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

De door de rechtbank in het vonnis van 19 oktober 2016 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Het gaat in deze zaak om het navolgende.

Prioriteitsdatum

De deelmaatregelen (a) tot en met (e) van conclusie 1 van EP 341 hebben betrekking op koppeldelen waarbij tijdens het koppelen een zekere weerstand moet worden overwonnen: onderdelen van de koppeldelen moeten tijdens het koppelen worden uitgebogen om in elkaar te passen en na koppeling buigt (‘klikt’) dat gebogen deel weer volledig terug naar de oorspronkelijke positie. Dit wordt ook wel aangeduid als een ‘kliksysteem’. Tussen partijen is niet in geschil dat BE 527 wel een kliksysteem openbaart – waarbij de elastische onderlip uitbuigt en nadat de tand in de groef is opgenomen weer volledig terugbuigt – maar niet deelmaatregel (f), het in verbonden toestand blijvend verbogen elastisch gedeelte dat spankracht verschaft. Daarbij buigt het gebogen deel van het koppeldeel wel deels, maar niet volledig terug naar de oorspronkelijke positie. De effectieve prioriteitsdatum van conclusie 1 van EP 341 en de daarnaar verwijzende volgconclusies 2-22 is dus 15 april 1997. Waar hierna wordt gesproken van ‘de prioriteitsdatum’ wordt daarmee 15 april 1997 bedoeld.

Toegevoegde materie

I4F heeft aangevoerd dat in conclusie 1 sprake is van toegevoegde materie. Deelmaatregel (f) van die conclusie is afgeleid van conclusie 1, 2, 3 en 6 van de moederaanvrage WO 834. Conclusie 2 van WO 834 vermeldt: “characterized in that the coupling parts ( 4-5, 28-29) are provided with means, which are formed more particularly by the aforementioned locking means (6), which, in the engaged condition of two or more of such floor panels (1) exert a tension force upon each other which forces the floor panels (1) towards each other”. De onderlijnde beperking uit conclusie 2 van WO 834 is niet overgenomen in conclusie 1 van EP 341. Er is daarom sprake van toegevoegde materie, aangezien WO 834 geen basis biedt voor koppeldelen die in algemene zin middelen omvatten voor het opwekken van een spankracht door middel van een elastisch buigbaar deel, aldus I4F. Dat standpunt wordt verworpen. Naar Unilin onder verwijzing naar de EOB Guidelines 2016, part F-IV par. 4.9 terecht heeft opgemerkt houdt de onderlijnde passage uit conclusie 2 immers geen beperking in. Een op de woorden “more particularly” volgend kenmerk moet worden beschouwd als optioneel en geldt niet als beperkend voor de beschermingsomvang van een conclusie. Dat brengt met zich dat weglating ervan ook geen uitbreiding van materie oplevert. Aldus biedt conclusie 2 van WO 834 basis voor spankracht verschaffende middelen die niet uit de vergrendelmiddelen bestaan. Daarmee is conclusie 1 van EP 341 gedekt door de genoemde combinatie van conclusies uit WO 834 en is van toegevoegde materie geen sprake.

Openbaar voorgebruik door Unilin

I4F heeft zich (onder meer) op het standpunt gesteld dat conclusie 1 van EP 341 op de prioriteitsdatum niet nieuw was, omdat alle maatregelen daarvan volledig zijn geopenbaard door de Batibouw-documenten (de brochure (zie 2.15) en het persbericht (zie 2.16)). De rechtbank heeft dat standpunt verworpen omdat – kort samengevat – niet voldoende is komen vast te staan dat daaruit voor de gemiddelde vakman deelmaatregel (f) kenbaar was. Het hof kan zich geheel verenigen met hetgeen de rechtbank ter zake in r.o. 4.14 en 4.15 heeft overwogen en maakt die overwegingen tot de zijne.

Hetgeen I4F bij memorie van antwoord en pleidooi nog over de op de Domotex-beurs door Unilin getoonde panelen heeft opgemerkt kan niet tot een ander oordeel leiden. Unilin heeft niet bestreden dat zij op die beurs panelen heeft getoond. Wel bestrijdt zij dat de heer [A] (hierna: [A] ), destijds marketing directeur van een concurrent van Unilin die tevens op de Domotex beurs aanwezig was, zo’n paneel in februari 1997 in zijn bezit heeft gekregen en voorts dat de hierna opgenomen afbeelding die is gevoegd bij zijn verklaring (prod. 48, I4F) een monster betreft dat door Unilin op de Domotex beurs is getoond (par. 262 MvG). Wat daarvan zij, naar het oordeel van het hof blijkt uit de verklaring van [A] niet dat deelmaatregel (f) in de aldaar getoonde panelen of, verondersteld dat [A] een monster in bezit had gekregen, in dat monster was geïncorporeerd. In die verklaring wordt niet gesproken van een net niet passende tand en groef die na koppeling blijvend kracht op elkaar uitoefenen, doordat de tand na koppeling licht gebogen blijft. Uit de bij die verklaring gevoegde afbeeldingen en tekeningen is deelmaatregel (f) ook niet kenbaar. Integendeel, veeleer lijkt daar van een precies passende koppeling sprake te zijn. Degene aan wie dat sample vervolgens zou zijn toegestuurd, [B] , werkzaam bij branchegenoot Välinge (hierna: [B] ) heeft die maatregel ook niet genoemd inzijn fax met zijn bevindingen na onderzoek van dat sample (prod. 5 Annex 4, I4F).

Mededelingen van de zijde van Unilin voorafgaand aan de relevante prioriteitsdatum inhoudende dat de vochtigheidsproblemen en spleetvorming tot de verleden tijd behoren doordat de elastische onderste lip van de groef de naden automatisch dichttrekt (producties 8-15 I4F) openbaren, anders dan I4F stelt, naar het oordeel van het hof niet direct en ondubbelzinnig deelmaatregel (f). Het dichttrekken of ‘klikken’ vindt ook plaats bij de in BE 527 geopenbaarde klikverbinding. Met die mededelingen is niet geïmpliceerd dat de naden vanwege een blijvend uitgeoefende kracht - door de ook na plaatsing enigszins uitbuigende lip - ook worden dichtgehouden.

Uit een in mei 2006 (ver na de prioriteitsdatum) uitgegeven persbericht over de Amerikaanse equivalent van EP 341 waarin is vermeld dat “Unilin launched this snapping technology in January”, waarop I4F zich ten slotte ook nog beroept, kan zonder verdere informatie over hetgeen die ‘launch’ dan zou hebben ingehouden evenmin openbaar (dus voor de gemiddelde vakman kenbaar) voorgebruik worden afgeleid. Dat geldt temeer nu, naar I4F zelf ook nadrukkelijk stelt, BE 527 wel reeds een kliksysteem openbaart, maar niet deelmaatregel (f).

Het op de verklaring van haar partijdeskundige [partijdeskundige 1 I4F] (hierna: [partijdeskundige 1 I4F] ) gebaseerde standpunt van I4F dat een volledig spleetvrije vloer niet mogelijk is indien de koppeling na montage spanningsvrij is, zodat de gemiddelde vakman uit de Batibouw-brochure een blijvende spanning zal afleiden, wordt van de hand gewezen. Naar Unilin onbestreden heeft aangevoerd gold voor een ‘spleetvrije’ vloer in de branche een geaccepteerde tolerantie van 0,2 mm, zodat de gemiddelde vakman geen volledig spleetvrije vloer zou veronderstellen. Blijvende spanning van de onderlip is derhalve geen kenmerk dat door het Batibouw-paneel getoond in de brochure duidelijk en ondubbelzinnig aan de gemiddelde vakman werd geopenbaard.

Openbaar voorgebruik door Tropica-panelen

I4F heeft zich daarnaast beroepen op openbaar voorgebruik door derden van uit kunststof vervaardigde panelen geproduceerd door Terbrack Kunststoff GmbH (hierna: Terbrack), die zijn voorzien van een koppelconstructie aangeduid met ‘planoquick’. Door Terbrack geproduceerde panelen met planoquick-verbinding zijn in 1982 in gebruik genomen door de Tropica Sporthal te Hemsbach (Duitsland) waar deze dienst deden als vloer voor een ijsbaan. In 1992 zijn de panelen (hierna: Tropica-panelen) verwijderd en gedeeltelijk hergebruikt voor een sauna-ruimte. De resterende panelen zijn buiten opgeslagen.

Een voormalig werknemer van Terbrack, de heer [voormalig werknemer van Terbrack] (hierna: [voormalig werknemer van Terbrack] ), heeft in een op 15 februari 2008 gedateerde verklaring onder meer als volgt verklaard (prod. 19, par. 6, 12 en 13 van de Engelse vertaling, I4F):

“[eigenaar/directeur van Terbrack] had the idea that we should take these drawings and make sure that

the slopes marked on the picture attached as Exhibit "FH-2" should be tight against

each other. The general principle that he worked on with me was to have tension at

all times to ensure the gap between the panels would always be closed and thus the joint be tight so that there would be tension even after the panels were assembled

together, to keep the joint closed. We decided the way to achieve what [eigenaar/directeur van Terbrack] wanted in the product was to manufacture the panels so that the back slope

of the tongue, marked in orange on the diagram forming exhibit ''FH-2", and the

slope of the groove nearest to the end of the lip, marked in blue on the diagram

forming exhibit "FH-2", were pushed hard against each other at all times. We were

able to do this with an angle of inclination, where these two parts of a panel met each other, of about 45°. After we had discussed the drawings, I then went to make the tools that would allow us to implement this idea using the milling machine. (…)

I have been shown a series of photographs, copies of which I have attached to this

statement as Exhibit "FH-3". I can confirm that my recollection of the Planoquick

panels I made with [eigenaar/directeur van Terbrack] for ice-skating rinks and dance floors from about

1981 is that they had the form which appears in those photographs. The panels had

the Planoquick joint on all four sides of the panel.

I remember that the end of the tongue of the panels was deliberately milled off to

make a void. This is evident from the part of the picture attached as Exhibit "FH-2"

marked in pink. This was to make sure that the main contact between one panel and

the next was at the slope marked in orange and blue on the attached photograph of the cross-section that has been shown to me as Exhibit "FH-2", instead of the end of the tongue possibly making tight contact with the furthest inside part of the groove

instead. We wanted to avoid such contact by the end of the tongue in case that prevented the contact that we wanted between the two slopes that I described above.

It was the contact between those two slopes that ensured the joint was closed tight

where the slopes were and tight at the top of the panels. I have been asked whether

there was contact at the point marked in yellow on the photograph attached as Exhibit "FH-2". I can state that I deliberately made sure that there should be no contact there. I knew that, to make sure the joint was closed, I needed to make the contact at the point marked in orange and blue on the photograph attached as Exhibit "FH-2" i.e. the 45° contact surface - the tension inducing region, and that there should be no risk that any other area of contact would diminish the effect of that surface contact.”

Exhibit FH-2 bevat navolgende afbeelding (een kleurenfoto is niet beschikbaar gemaakt):

Eén van de afbeeldingen uit Exhibit FH-3 is hierna opgenomen.

In een verklaring gedateerd 8 februari 2005 heeft de heer [zoon v. eigenaar/directeur van Terbrack] , eveneens destijds werkzaam bij Terbrack (zoon van de directeur / eigenaar), verklaard dat hem door de [eigenaar Tropica-hal] , eigenaar van de Tropica-hal (hierna: [eigenaar Tropica-hal] ) platen zijn overhandigd, die hij herkende als de Tropica-panelen en heeft daarover verklaard:

“Die Platten wurden damals in unserer Firma so gefräst, dass bei zwei zusammengefügten Platten eine von uns als Rampe bezeichnete Schrägfläche des Koppelteils der einen Platte mit einer zugeordneten Schrägfläche des Koppelteils der anderen Platte derart zusammenwirkt, dass beide Platten aufeinander zu gepresst werden. Auf diese Weise wird erreicht, dass die Platten ohne Lücke aneinander liegen. Durch das Zusammenwirken der beiden Rampen liegen die Endflächen der Platten auf der Rückseite nicht parallel, sondern winklig zueinander, da eine Lippe des Koppelteils der einen Platte relativ zu der anderen Platte ausgelenkt ist. Dagegen liegen die Vorderseiten der beiden verbundenen Platten vollkommen parallel zueinander.”

Tijdens de EOB-oppositieprocedure zijn bij het EOB ‘samples’ van planoquick-panelen gedeponeerd. Naar het hof begrijpt betreft dit, in verband met de omvang en het gewicht van die panelen, daaruit gezaagde delen die de koppeldelen tonen. Eveneens bij het EOB zijn foto’s van de koppeldelen van Tropica-panelen overgelegd (prod. 26, I4F), door I4F aangeduid als ‘kopse’ foto’s, waaronder de foto aangeduid met D45, waarvan het relevante deel hierna is afgebeeld. :

Het standpunt van Unilin dat de Tropica-panelen niet kunnen worden beschouwd als panelen voor het realiseren van een vloerbekleding wordt verworpen, nu deze evident bedoeld en gebruikt zijn als bedekking van een vloer en de conclusies van EP 341 niet beperkt zijn tot vloerpanelen voor het realiseren van een vloerbekleding van een bepaald type of met een bepaald gebruiksdoel. Waarom de gemiddelde vakman die de conclusies leest in het licht van de beschrijving en zijn tekeningen dat anders (en beperkter) zou zien heeft Unilin niet, althans onvoldoende gemotiveerd gesteld. Dat niet kan worden vastgesteld of deze vloerpanelen voor de prioriteitsdatum daadwerkelijk openbaar waren, zoals Unilin verder aanvoert, moet ook worden verworpen in het licht van de diverse door I4F in het geding gebrachte verklaringen over het door en in bijzijn van derden (zonder geheimhoudingsverplichting) proefleggen, aanbrengen in en weer verwijderen uit de Tropica sporthal van deze vloerdelen, waar Unilin onvoldoende tegenover heeft gesteld, in het bijzonder gelet op het feit dat Unilin blijkens de Minutes Oral Proceedings (Prod 1, Unilin) het openbaar voorgebruik van de Tropica-panelen tijdens de EOB-oppositieprocedure heeft erkend.

Naar I4F voorts heeft gesteld en Unilin niet heeft bestreden, zijn enkele van de verwijderde en opgeslagen Tropica-panelen ter beschikking gesteld aan de gedaagde partijen uit de hiervoor genoemde Engelse procedure en onderworpen aan testen om vast te stellen:

(a) the lower lip of the coupling parts of the Terbrack Panels is elastically bendable;

(b) when two of the Terbrack Panels are in the engaged condition:

(i) they are prevented from drifting apart into a direction perpendicular to

their edges and parallel to the underside of the coupled panels;

(ii) there is no gap between the panels along the majority of the line of their

engagement on the upper surface of the coupled panels;

(iii) the lower lip of the engaged coupling part of the engaged panel is partially bent;

(iv) the distal end of the lower lip of the engaged coupling part is bent and

displaced on average by 0.22 mm.

Naar I4F onweersproken heeft gesteld (nrs. 93 en 94 dagvaarding eerste aanleg) blijkt uit de resultaten van dat onderzoek dat de spankracht, die wordt bewerkstelligd door de elastische eigenschap van de onderste lip van de groef, doordat de lip in verbonden toestand van de panelen verbogen is, aanwezig is. Unilin bestrijdt dat niet, maar voert aan dat de testopstelling onjuist was, omdat de panelen in de tests ondersteboven lagen en bovendien voor de tests maar een klein stukje van de panelen is gebruikt, waardoor de werking van de zwaartekracht buiten beschouwing is gelaten. Aan die bezwaren gaat het hof voorbij, aangezien Unilin niet, althans niet voldoende, onderbouwd heeft gesteld waarom en in welke mate de gehanteerde testopstelling en het gewicht van de oorspronkelijke Tropica-panelen en de daarop uitgeoefende zwaartekracht van invloed zou zijn op de koppeling en de hiervoor genoemde testresultaten waaruit de door de uitbuigende lip gecreëerde voorspanning blijkt. In het licht van de daadwerkelijke, door Unilin niet bestreden, testresultaten wordt ook voorbij gegaan aan het door Unilin overgelegde rapport van [naam] , die de Tropica-panelen heeft geïnspecteerd en aan de hand van foto’s op louter beschouwende / theoretische gronden heeft geconcludeerd: “The geometry and arrangement of the Planoquick panel joint is such that the joint displays a wedging action rather than the claimed tension force.”.

Unilin stelt verder dat de testen uit de Engelse procedure niet doorslaggevend zijn omdat de platen inmiddels kunnen zijn veranderd. Zij bestrijdt dat de Tropica-panelen het in deelmaatregel (f) geclaimde elastisch buigbare gedeelte hadden dat in verbonden toestand verbogen was. Zij stelt dat dit in elk geval niet meer met zekerheid is vast te stellen aan de hand van de thans voorhanden zijnde Tropica-panelen, omdat deze panelen jarenlang in gedemonteerde toestand op hun lip buiten hebben gestaan. Door verwering en veroudering van het kunststof materiaal en door de jarenlang aanhoudende druk van het gewicht van de panelen, is de vorm van de lip als gevolg van kruip veranderd. Dat is ook te zien op de hiervoor weergegeven foto uit Exhibit FH-2 waarop is te zien dat de onderste lip aan zijn uiteinde vrij ligt, maar toch naar buiten is uitgebogen, aldus Unilin.

I4F heeft dat standpunt voorgelegd aan haar partijdeskundige [partijdeskundige 2 I4F] (hierna: [partijdeskundige 2 I4F] ), een chemisch ingenieur met ervaring op het gebied van verwerking en vormgeving van polymeren, zoals polyethyleen waarvan de Tropica-panelen zijn vervaardigd. Hem is een afbeelding van de Tropica-panelen in gekoppelde toestand getoond, waarin te zien is dat de lip van een van de panelen in gebogen toestand verkeert, en medegedeeld dat de lip naar een minder gebogen positie terugkeert als de panelen worden ontkoppeld. [partijdeskundige 2 I4F] heeft onder meer verklaard (prod. 50 I4F):

“(…) the relevant material properties of polyethylene (PE) do not change dramatically over time when the material is used under normal conditions, i.e. around room temperature. (…)

Furthermore, the shape of the product does not change substantially in time. Otherwise, the product would loose its original function.

The changes in material properties in time that might arise do lead to a decrease in the force exerted by the bent lip, so that the elastic spring force of the lip would have been higher originally than measured nowadays. This effect is known as creep and occurs with all plastic materials when they are used under load above the glass transition temperature (Tg). (…) so the use temperature of the Terbrack panels has been far above the glass transition temperature and some creep will have occurred.

Consequently it is my opinion that, since the Terbrack panel coupling elements currently show a bent lip in coupled condition which exerts a tension force on the co-operating coupling element, it would certainly have done so (and probably better) when the panels were originally made.”

Naar het oordeel van het hof valt niet uit te sluiten dat sommige panelen op een zodanige manier – staand op de lip – zijn opgeslagen dat deze lip zozeer naar buiten is verbogen dat daarmee thans geen voorspanning meer tot stand kan worden gebracht, zoals Unilin onder verwijzing naar de afbeelding uit FH-2 aanvoert. Er zijn echter ook afbeeldingen van Tropica-panelen in gekoppelde toestand, zoals die hiervoor getoond uit Exhibit FH-3 en D45, die in – voor zover waarneembaar – gesloten toestand een wel gesloten uitbuigende lip tonen. Bedacht dient ook te worden dat de panelen aan alle vier de zijden zijn voorzien van een koppeling en dat bij een paneel dat staand is opgeslagen slechts aan één van de vier zijden een vervorming van de lip wegens daarop rustend gewicht zal optreden. Zoals ook [partijdeskundige 1 Unilin] , de partijdeskundige aan de zijde van Unilin (hierna: [partijdeskundige 1 Unilin] ), heeft verklaard, treedt kruip voornamelijk op bij belasting van het paneel. Het is dus niet aan te nemen dat álle zijden van álle panelen in belangrijke mate zijn vervormd ten gevolge van kruip door de wijze waarop deze zijn opgeslagen.

Unilin heeft erkend dat er bij de geteste Tropica-panelen sprake was van een uitgebogen lip in gekoppelde toestand van de panelen (par. 7.6 Conclusie van Antwoord). Uit het hiervoor genoemde onderzoek blijkt dat bij de geteste Tropica-panelen na uitbuiging van de lip deze ook weer terugveert. Uit de verklaring van [partijdeskundige 2 I4F] volgt dat het niet waarschijnlijk is dat dit vastgestelde terugveren eerst later (na de prioriteitsdatum) is gaan optreden, terwijl het terugveren aanvankelijk niet plaatsvond. [partijdeskundige 2 I4F] bevestigt immers dat er (bij belasting) kruip optreedt en wijst erop dat dit betekent dat er vroeger dus juist méér spanning op de lip zal hebben gestaan (en deze vroeger dus juist nog beter zou terugveren, in plaats van niet). Weliswaar heeft Unilin onder verwijzing naar de verklaring van [partijdeskundige 1 Unilin] op diverse punten kritiek op het rapport van [partijdeskundige 2 I4F] , maar een verklaring hoe het mogelijk is dat thans spanning wordt uitgeoefend door een in gekoppelde toestand uitgebogen lip, terwijl daarvan – naar zij kennelijk stelt – voorheen geen sprake was, heeft Unilin niet gegeven.

Voorts volgt genoegzaam uit de hiervoor geciteerde passages uit de verklaring van [voormalig werknemer van Terbrack] , gelezen in samenhang met de weergegeven afbeelding, dat met de koppelverbinding die is toegepast in de Tropica-panelen bewust blijvend spanning is gecreëerd. Blijkens de Minutes Oral Proceedings uit de EOB-oppositieprocedure (Prod. 1, Unilin) heeft Unilin erkend dat uit (paragraaf 13 van) de verklaring van [voormalig werknemer van Terbrack] valt af te leiden dat de Tropica-panelen deelmaatregel (f) openbaarden, maar zou aan die verklaring geen gewicht moeten worden toegekend omdat die niet in overeenstemming zou zijn met ander bewijs, waaronder de verklaring van de partijdeskundige aan de zijde van I4F [partijdeskundige 3 I4F] (hierna: [partijdeskundige 3 I4F] ) en het door I4F overgelegde rapport van TNO Diana van 13 maart 2008. Het hof ziet geen aanleiding aan de verklaring van [voormalig werknemer van Terbrack] in verband met die verklaring en dat rapport minder gewicht toe te kennen. [partijdeskundige 3 I4F] stelt in de conclusie van zijn rapport: “the bending of the lip results in a force which pushes the panels towards each other”, hetgeen juist wijst op de aanwezigheid van deelmaatregel (f) in de door hem onderzochte panelen, waarvan niet is bestreden dat dit Tropica-panelen zijn. Om dezelfde reden als hiervoor (in 4.14) overwogen, wordt ook aan de ten aanzien van de verklaring van [partijdeskundige 3 I4F] en het rapport van TNO Diana door Unilin geuite bezwaren, dat alleen kleine stukjes van de panelen zijn onderzocht en geen rekening is gehouden met de invloed van de zwaartekracht, voorbij gegaan. Daarbij merkt het hof nog op dat [partijdeskundige 3 I4F] blijkens zijn verklaring wel de mogelijke invloed van zwaartekracht heeft onderkend, maar heeft geconcludeerd dat die niet van wezenlijke invloed zou zijn: “This more thorough analysis however does not change the conclusion stated above.” Wat er overigens ook zij van de verdere door Unilin tegen het TNO Diana rapport aangevoerde bezwaren, een tegenstrijdigheid met de verklaring van [voormalig werknemer van Terbrack] valt daarin niet te onderkennen.

Hetgeen [voormalig werknemer van Terbrack] heeft verklaard is voorts in overeenstemming met hetgeen [zoon v. eigenaar/directeur van Terbrack] heeft verklaard en waaruit de toepassing van deelmaatregel (f) bij de Tropica-panelen evenzeer is af te leiden (zie 4.10 hiervoor). Dat deze verklaring tegenstrijdig zou zijn met een andere verklaring van [zoon v. eigenaar/directeur van Terbrack] (prod. 5, Unilin) ziet het hof niet in en valt uit de onduidelijke foto’s bij de verklaring niet af te leiden. Dat [eigenaar Tropica-hal] desgevraagd niet kon zeggen of deelmaatregel (f) bij de Tropica-panelen aanwezig was en dat mevrouw [naam], de weduwe van de directeur / eigenaar van Terbrack, en [voormalig werknemer van Terbrack] daarover niet (expliciet) hebben verklaard, kan aan een en ander niet afdoen. Datzelfde geldt voor het feit dat mevrouw [naam] en [zoon v. eigenaar/directeur van Terbrack] hebben verklaard dat de planoquick-panelen overeenkomstig de door Terbrack aangevraagde octrooien waren en dat de in die octrooien beschreven uitvoeringsvormen – die zien op een tand- en groefverbinding die door middel van een wentelbeweging kunnen worden gekoppeld – niet direct en ondubbelzinnig een blijvend uitgebogen lip openbaren. Dat alles staat er immers niet aan in de weg dat bij de feitelijke uitvoering van de planoquick-verbinding die (additionele) maatregel wel werd toegepast.

Ten slotte heeft ook de Oppositieafdeling in de het EOB-oppositieprocedure vastgesteld: “The samples provided by the Opponents may indicate a pretension achieved by a bent-out lower lip. However, it is not proven that such a pretension took place in the actual floor panels of the Tropica ice-rink”. Unilin heeft in die procedure ook erkend dat deelmaatregel (f) kan worden gezien in de foto’s (waaronder D45) en de ‘samples’ van de panelen: “The Proprietor recognized that these features may be seen in photographs provided by the Opponent and also when the panel samples provided by the Opponent are joined in an inverted state. However, the samples are much smaller and lighter than the actual panels which were 2 meters long and 1 meter wide and weighed about 40 kg. The photographs also do not show the actual Tropica panels in joined condition but only light-weight samples joined in an inverted state.” Zoals hiervoor reeds overwogen (r.o. 4.14) heeft Unilin echter niet, althans niet voldoende, onderbouwd gesteld waarom en in welke mate het gewicht van de Tropica-panelen en de daarop uitgeoefende zwaartekracht van invloed zou zijn op de koppeling en de hiervoor genoemde testresultaten waaruit de door de uitbuigende lip gecreëerde voorspanning blijkt.

Naar het oordeel van het hof heeft I4F in het licht van hetgeen daar door Unilin tegenover gesteld is, voldoende bewijs bijgebracht van haar stelling dat deelmaatregel (f) in de op de prioriteitsdatum openbaar toegankelijke Tropica-panelen was geopenbaard. Voor zover Unilin wil betogen dat aan de verklaring van [voormalig werknemer van Terbrack] onvoldoende belang kan worden gehecht vanwege de onduidelijkheid van de afbeelding(en) waarnaar daarin wordt verwezen, moet dat worden gepasseerd. Die onduidelijkheid moet gezien de omstandigheden voor rekening van Unilin komen. Deze verklaring en de in de exhibits opgenomen afbeeldingen zijn immers afkomstig uit de Engelse procedure. I4F beschikt niet over een betere afbeelding (in kleur). Unilin, die partij was bij die procedure en geacht moet worden daarover wel te (hebben kunnen) beschikken, heeft geen betere afbeelding overgelegd. De door haar gestelde onduidelijkheid komt daarom voor haar eigen risico.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat conclusie 1 wordt geanticipeerd door de Tropica-panelen en derhalve niet geldig is wegens gebrek aan nieuwheid. Bij die stand van zaken behoeft hetgeen over en weer is gesteld ten aanzien van andere door Terbrack vervaardigde panelen (voor gebruik als kegelbaanvloer) geen bespreking.

Volgconclusies 2-15 en 17-22

I4F heeft aangevoerd dat de maatregelen van volgconclusies 2-11, 13, 15, 17 en 20-22 volledig worden geopenbaard door de Tropica-panelen. Unilin heeft dat slechts bestreden met de stellingen dat deze panelen niet tot de stand van de techniek zouden behoren en de huidige configuratie ervan niet maatgevend is voor de configuratie van de koppeling ten tijde van de prioriteitsdatum. Deze verweren moeten om dezelfde redenen als hiervoor overwogen worden verworpen. Daarom moeten deze conclusies geacht worden eveneens nieuwheid te ontberen.

Ten aanzien van conclusie 12 heeft I4F aangevoerd dat onduidelijk is wat de inventieve bijdrage is van de daarin geopenbaarde maatregel en dat deze derhalve moet worden beschouwd als een alternatieve, niet inventieve uitvoering van de koppeling van conclusie 1. Unilin heeft daar niets tegenovergesteld. Bij die stand van zaken moet conclusie 12 niet inventief geacht worden.

Ten aanzien van de maatregelen in conclusies 14, 18 en 19 heeft I4F aangevoerd dat deze uitgaande van de Tropica-panelen niet inventief zijn, omdat de daarin geopenbaarde maatregelen bekend zijn uit onder meer de rond de Batibouw verschenen publicaties. Unilin heeft wel bestreden dat het openbaar voorgebruikte Tropica-paneel gecombineerd zou worden met het voorgebruikte Batibouw-paneel, maar dat de gemiddelde vakman uitgaande van het Tropica-paneel en zoekend naar een oplossing voor het probleem waarvoor die conclusies een oplossing bieden (het lijmloos verbinden van vloerpanelen) zou stuiten op – bijvoorbeeld – de Batibouw-brochure, heeft zij niet gemotiveerd bestreden. Het hof is met I4F van oordeel dat de gemiddelde vakman dan zonder intenvieve denkarbeid tot de maatregelen van de conclusies 14 en 18 zou komen. De maatregel van conclusie 14, dat de panelen zowel door schuiven als door middel van een wentelbeweging in elkaar kunnen worden geschoven, is geopenbaard in de Batibouw brochure. De maatregel van conclusie 18, kort gezegd dat twee tegenover elkaar gelegen zijden van een paneel koppeldelen hebben die een wentelbeweging mogelijk maken en de twee andere zijden koppeldelen die een in elkaar schuiven mogelijk maken, is daarin evenzeer geopenbaard. Dat volgt uit het feit dat deze panelen blijkens de Batibouw-brochure plaatsing door een wentelbeweging mogelijk maakten. Na koppeling aan één zijde, bijvoorbeeld de lange zijde, door een wentelbeweging, is aan de korte zijde nog slechts koppeling door een schuifbeweging mogelijk. Naar I4F onweersproken heeft aangevoerd (5.15 en 5.19 pleitnota EA) zijn de maatregelen van de conclusies 14 en 18 overigens ook al geopenbaard in WO 999, zodat deze conclusies uitgaande van de Tropica-panelen en gecombineerd met die publicatie eveneens inventiviteit ontberen. Conclusie 19 betreft de toepassing van de panelen voor een laminaatvloer, welke maatregel eveneens in de Batibouw-brochure is geopenbaard. Het ligt voor de hand deze maatregelen vanwege de daaraan verbonden voordelen toe te passen op de uit de Tropica-panelen bekende koppeling. Aldus is geen van deze maatregelen inventief te achten.

Inventiviteit volgconclusie 16

De Tropica-panelen openbaren niet de maatregel van conclusie16 dat de panelen een kern hebben die is gemaakt van HDF-plaat of MDF-plaat, waarbij de koppelmiddelen, met inbegrip van het buigbare gedeelte, hoofdzakelijk zijn gevormd uit voornoemde plaat, zodanig dat de spankracht wordt geleverd door de elasticiteit van de HDF of MDF. I4F heeft de inventiviteit van conclusie 16 bestreden.

- meest nabije stand van de techniek, gemiddelde vakman en objectieve probleemstelling

I4F heeft de inventiviteitsaanval op EP 341 (onder meer) onderbouwd uitgaande van het paneel getoond in de Batibouw-brochure en/of het op de Batibouw beurs getoonde paneel (hierna: het Batibouw-paneel). Zoals hiervoor reeds overwogen openbaart het Batibouw-paneel wel deelmaatregelen (a) tot en met (e) (een kliksysteem), maar niet deelmaatregel (f). Zoals vermeld in paragrafen 13, 14 en 17 van de beschrijving is het technisch effect daarvan dat wordt voorkomen dat zowel bij het aanbrengen van de panelen als ook in een later stadium spleetvorming tussen de panelen ontstaat, met alle daaraan verbonden nadelen (het indringen van vuil en vocht). De koppeling van het Batibouw-paneel zorgt er al voor dat de panelen bij het aanbrengen dichttrekken, terwijl de vergrendelmiddelen bij het uitoefenen van externe belasting weerstand bieden tegen het uit elkaar schuiven van de panelen. Dat effect kan echter niet worden aangemerkt als het continu tegenwerken van spleetvorming, zoals wel het geval is door de spankracht die door de blijvend uitgebogen lip wordt uitgeoefend zoals geopenbaard in deelmaatregel (f). Anders dan bij het Batibouw-paneel, op de koppeling waarvan in onbelaste toestand geen kracht wordt uitgeoefend, is er bij de koppeling volgens de uitvinding van het octrooi altijd spankracht die spleetvormig tegengaat, ook als er geen tegenwerkende krachten zijn. Dat de probleemstelling moet worden geformuleerd als ‘het verder vergroten van de eigenschap van het tegenwerken van spleetvorming’ zoals door I4F gesteld kan daarom niet als juist worden aanvaard. Naar het oordeel van het hof dient het objectieve technische probleem te worden geformuleerd als: ‘het verschaffen van een hard vloerpaneel met een kern van HDF-plaat of MDF-plaat voorzien van koppeldelen waarmee niet alleen bij het koppelen maar ook daarna continu, in de zin van: ook in een situatie dat er geen tegenwerkende krachten zijn, spleetvorming tussen de panelen wordt tegengegaan’.

Het hof ziet geen aanleiding de koppeldelen in de objectieve probleemstelling te specificeren als een tand- en groefverbinding als bedoeld in het Batibouw-paneel, zoals de rechtbank heeft gedaan. Weliswaar gaat de gemiddelde vakman daar vanuit, als meest nabije stand van de techniek, maar het opnemen daarvan in de probleemstelling dwingt hem de oplossing in aanpassing van de tand en groef verbinding te zoeken en belet hem andere oplossingsrichtingen te onderzoeken en is daarmee naar het oordeel van het hof een ongeoorloofde pointer naar de oplossing volgens het octrooi. Het hof ziet evenmin aanleiding de bij de gemiddelde vakman bekende aan spleetvorming inherente nadelen van het indringen van vuil en vocht in de probleemstelling op te nemen, zoals door Unilin voorgesteld.

Er is geen wezenlijk verschil van mening tussen partijen over de persoon van de gemiddelde vakman. Indachtig de beperking van nieuwe conclusie 1 tot vloerpanelen die een kern hebben van HDF-plaat of MDF-plaat is de gemiddelde vakman een technicus die werkzaam is op de onderzoeksafdeling van een bedrijf dat zich bezig houdt met (panelen voor) vloerpanelen vervaardigd uit MDF / HDF en kennis heeft van verbindingstechnieken en de materialen en technieken voor de vervaardiging en het aanbrengen van dergelijke vloerpanelen.

- Batibouw-paneel en algemene vakkennis

Het standpunt van I4F dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum reeds op grond van zijn algemene vakkennis tot de door EP 341 onder bescherming gestelde oplossing voor dit probleem zou komen wordt verworpen. Aan I4F kan worden toegegeven dat aangenomen moet worden dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist dat door toepassing van het kliksysteem met een uitbuigende en weer terugbuigende elastische lip, de spleten tussen de panelen bij het leggen konden worden dichtgetrokken. Unilin heeft dit nadrukkelijk zo omschreven in onder meer de Batibouw-brochure. Deze brochure bevat evenwel geen pointer in de richting van een blijvend verbogen lip die de panelen niet alleen dicht trekt, maar ook continu (ook als er geen tegenwerkende krachten zijn) dicht houdt. De vergrendelmiddelen die verhinderen dat de panelen uit elkaar schuiven (alleen) op het moment dat daar kracht op wordt uitgeoefend, kunnen zoals hiervoor reeds overwogen niet als zodanig worden aangemerkt. I4F heeft niet voldoende onderbouwd, met verwijzing naar een handboek of overzichtsartikel of anderszins, dat op de prioriteitsdatum tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman behoorde het inzicht dat de bij koppeling door de uitbuigende lip veroorzaakte spanning permanent gemaakt kan worden met een net niet passende koppeling, waardoor de lip na koppeling niet volledig terugveert maar in een enigszins uitgebogen toestand blijft en daardoor ook in onbelaste toestand continu kracht blijft uitoefenen, waarmee ook het optreden van spleetvorming tussen panelen ná het aanbrengen ervan wordt voorkomen. Een aanwijzing dat de oplossing volgens EP 341 niet voor de hand lag kan worden gevonden in WO 721 die dateert van kort voor de prioriteitsdatum van EP 341. Daarin wordt het probleem van spleetvorming en indringend vocht bij gebruik van een klikkoppeling opgelost door de koppelingen te maken van kunststof, waar het vocht niet kan indringen, niet door aanpassing van de configuratie van de koppeling.

- toepassing op MDF / HDF paneel

Daarnaast geldt dat voor zover de gemiddelde vakman al zou inzien dat met een blijvend uitgebogen onderlip ook na het aanbrengen spleetvorming tussen de panelen kan worden tegengegaan, hij er toch van zou afzien die oplossing toe te passen, omdat hij niet zou verwachten dat die oplossing geschikt zou zijn voor toepassing in panelen met een kern van HDF of MDF.

MDF en HDF bestaan uit lagen samengeperste houtvezels. Dit materiaal is elastisch en eenvoudig te bewerken en zeer geschikt voor toepassing in vloerpanelen. Een nadeel daarvan is echter dat het gevaar bestaat dat het in de lengterichting gaat splijten indien er dwars op het vlak krachten worden uitgeoefend, zoals bij het uitbuigen van de onderlip. Dat het in de periode rond de prioriteitsdatum de verwachting was dat een koppeling van MDF / HDF al niet sterk genoeg zouden zijn voor toepassing van een klikverbinding zoals toegepast in het Batibouw-paneel – die een eenmalige kortdurende elastische vervorming van de onderlip vergt – blijkt uit de reactie van [B] , die na bestudering van het hem door [A] ter beschikking gestelde sample (zie r.o. 4.4) daar weinig goeds over te zeggen heeft en opmerkt: “(…) you wonder if the whole thing is a joke.” Het ligt dan niet voor de hand die klikverbinding verder te belasten door de elastische lip blijvend onder spanning te houden. Dat geldt temeer omdat ook de klikverbinding van de Batibouw-panelen nog maar een zeer recente ontwikkeling was. De geschiktheid van die koppeling voor langdurig gebruik en zo nodig opnieuw ontkoppelen en koppelen moest zich in de praktijk nog bewijzen. Daarover bestond blijkens de reactie van [B] al de nodige scepsis. Niet aangenomen kan worden dat de gemiddelde vakman aan de toepassing van de spanningsloze koppeling in het Batibouw-paneel het vertrouwen ontleende dat een permanent uitgebogen onderlip volgens deelmaatregel (f) geen problemen zou opleveren.

De gevoeligheid van MDF / HDF voor scheurvorming in lengterichting, aangeduid als ‘delaminatie’ wordt bevestigd door de partijdeskundige aan de zijde van Unilin, [partijdeskundige 2 Unilin] (hierna [partijdeskundige 2 Unilin] ) in zijn verklaring (prod. 14 Unilin). Hij heeft over MDF / HDF verklaard:

13. Those skilled in the art who have practical experience working with HDF and MDF consider them to be brittle because they break easily, especially in the "thickness direction". It was also commonly understood at the time that HDF and MDF should not be milled with edge profiles that had sharp external and internal angles because they were highly susceptible to damage.

14. Boards made of HDF and MDF were also known to be subject to splitting along the plane of the panel, sometimes called delamination. For example, a nail driven into the edge of an HDF/MDF board can cause it to split (…).

Over de oplossing volgens EP 341 verklaart hij:

17. First, one of skill in the art would have believed that the brittleness of HDF or MDF would very likely cause a lower lip that is bent under a constant load to break. This is especially true when considering that the lower lip is further subject to abrupt forces exerted upon the joint when the floor is walked upon.

18. Second, one of skill in the art would also have believed that such a joint would fail due to the splitting of the HDF/MDF core.

De standpunten van [partijdeskundige 2 Unilin] worden onderschreven door een andere partijdeskundige aan de zijde van Unilin, [partijdeskundige 3 Unilin] (hierna: [partijdeskundige 3 Unilin] ). In zijn eerste verklaring (prod. 19, Unilin) verklaart hij over de in de Batibouw-brochure getoonde vloerpanelen:

11. In my view, the skilled man would have seen something novel. He would not previously have known or it would not have occurred to him to use the snap-together coupling in MDF/HDF, because he would have assumed that the risk of the lip breaking off would be too great to be reliable. So, he would have preferred glued joints or he would have preferred a coupling joint that could be assembled without overloading the lip, particularly a thin lip which is around 1 mm thick or even less in some parts.

12. So, the skilled man would not have seen that as something that was suitable, particularly not for large scale manufacturing. And looking at it, he probably would still have thought that, although it worked, it nevertheless looked fragile.

Over toepassing van een permanent gebogen lip verklaart hij:

30. Even if the skilled person at the Batibouw or shortly afterwards would have considered amending the connection to counteract opening up of the closed joints, he would not have considered solving this problem by adding pretension through reconfiguration of the joint as such, especially not of the lower lip of the joint. He would know that the lips of the floor panels of the Batibouw profile are brittle and that cracks are likely to occur and be propagated during loading of the floor panels, and he would also have been concerned about creep, resulting in a permanent deformation of the lower lip. (…)

De partijdeskundige van I4F [partijdeskundige 1 I4F] ontkent niet dat de gemiddelde vakman zou onderkennen dat MDH / HDF gevoelig is voor splijtvorming, maar stelt dat hij dit eenvoudig zou ondervangen door meer kunsthars te gebruiken en de dichtheid van MDF te vergoten door deze onder grotere druk te persen. In dezelfde zin heeft een andere partijdeskundige van I4F [partijdeskundige 4 I4F] verklaard. Dat dit maatregelen zijn die de gemiddelde vakman reeds op grond van zijn algemene vakkennis zou beschouwen en toepassen als voldoende effectieve oplossing binnen aanvaardbare grenzen van productiemogelijkheden en kostenverhoging, kan evenwel zonder verdere onderbouwing niet worden aangenomen, met name ook gelet op de hiervoor weergegeven reactie van [B] , die toch bij uitstek geacht moet worden op de hoogte te zijn geweest van de (on)mogelijkheden van de toepassing van vloerpanelen vervaardigd uit MDF/HDF materiaal. Voor verder deskundigenbewijs op dit punt, zoals door I4F aangeboden in reactie op de tweede deskundigenverklaring van [partijdeskundige 3 Unilin] ziet het hof geen aanleiding. Zijn daarin ingenomen standpunten vormen een verdere uitwerking van zijn eerste verklaring in reactie op de verklaring van [partijdeskundige 1 I4F] , terwijl bovendien voldoende gelegenheid is geweest bij pleidooi daarop te reageren, hetgeen I4F, bijgestaan door [partijdeskundige 1 I4F] , overigens ook heeft gedaan.

Het behoorde op de prioriteitsdatum verder tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman dat MDF / HDF weliswaar elastisch is en kortdurend kan worden verbogen (en dan weer zal terugbuigen), maar dat het ook gevoelig is voor kruip, ook wel aangeduid als relaxatie. Dat betekent dat er bij langdurige belasting blijvende verbuiging optreedt; het materiaal keert niet meer terug naar zijn oorspronkelijke positie. De gemiddelde vakman zou daarom verwachten dat een blijvend uitgebogen (dunne) lip van HDF / MDF (relatief snel) zijn spankracht zou verliezen en dus niet langdurig voorspanning zou kunnen uitoefenen.

Dat MDF / HDF gevoelig is voor kruip wordt door [partijdeskundige 1 I4F] niet bestreden. Volgens hem zou de gemiddelde vakman dat echter niet als een probleem zien, omdat de uitgebogen onderlip op de grond rust. Naar Unilin, naar het oordeel van het hof terecht, aanvoert staat dat er evenwel niet aan in de weg dat het optreden van kruip ervoor zorg dat de door de uitgebogen onderlip veroorzaakte spanning afneemt. Door die permanente uitbuiging verliest immers het materiaal de eigenschap dat deze weer in oorspronkelijk toestand terugkeert. Onvoldoende aannemelijk is dat dit proces niet optreedt indien de uitgebogen lip wordt ondersteund door de ondergrond. Ook dan blijft de lip immers langdurig belast door de blijvende uitbuiging.

Ten slotte heeft [partijdeskundige 2 Unilin] onbestreden verklaard dat de gemiddelde vakman zou verwachten dat de oplossing volgens EP 341 afbreuk zou doen aan het leggemak. Bij een laminaatvloer moeten de panelen zowel op de korte als de lange zijde worden gekoppeld. Dit gebeurt bij panelen voorzien van een lijmloze klikverbinding door de panelen aan de lange zijde door middel van een wentelbeweging te koppelen en vervolgens aan de korte zijde in het horizontale vlak vast te klikken. Daartoe moet het paneel na koppeling aan de lange zijde dus nog in lengterichting verschoven worden in de richting van de korte zijde. Niet alleen zou de gemiddelde vakman zich realiseren dat er dan nog meer spanning op de uit MDF / HDF vervaardigde koppeling zou komen te staan, maar ook zou hij verwachten dat bij het toepassen van voorspanning op de koppeling dat verschuiven zou worden bemoeilijkt en daarmee het leggemak in gevaar zou brengen. Ook om die reden lag het voor de gemiddelde vakman niet voor hand op de koppeling van het Batibouw-paneel voorspanning toe te passen.

Het feit dat het makkelijker is een net niet passende koppeling te maken dan een precies passende koppeling, zoals I4F stelt, betekent nog niet dat de gemiddelde vakman dat ook bewust zóu doen om het objectieve technische probleem op te lossen. Evenmin volgt daaruit dat hij dan tot de oplossing volgens EP 341 zou komen. Een net niet passende koppeling kan ook leiden tot een koppeling met te véél speling, bijvoorbeeld door een te grote groef.

Het hof is aldus van oordeel dat conclusie 16 van EP 341, uitgaande van het Batibouw-paneel, niet reeds voor de hand lag op grond van de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum.

- Batibouw-paneel en Tropica-paneel

Op dezelfde gronden als hiervoor uiteengezet wordt ook de stelling van I4F, dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om de koppeltechniek van het kunststof Tropica-paneel te gebruiken voor het uit MDF / HDF vervaardigde Batibouw-paneel, verworpen.

- Batibouw-paneel en US 422

I4F heeft voorts aangevoerd dat de gemiddelde vakman, uitgaande van het Batibouw-paneel, zoekend naar een oplossing voor het probleem waarvoor hij zich gesteld zag, zou stuiten op US 442, daarvan kennis zou nemen en dan zonder inventieve denkarbeid tot de oplossing volgens het octrooi zou komen.

Dat de gemiddelde vakman niet zou stuiten op US 442 omdat deze betrekking heeft op wandpanelen en niet op vloerpanelen, zoals Unilin meent, kan niet als juist worden aanvaard. US 442 heeft, net als de Batibouw-panelen die voor de gemiddelde vakman het vertrekpunt vormen, betrekking op een kliksluiting. Dat US 442 ziet op wandpanelen en niet op vloerpanelen maakt dat niet anders. Daargelaten dat de conclusies van US 442 niet zijn beperkt tot wandpanelen, zou een vakman die op zoek is naar een oplossing voor het koppelen van vloerpanelen ook kennis nemen van publicaties over het koppelen van wandpanelen. Dat blijkt reeds daaruit dat US 442 bij de beschrijving van de stand van de techniek verwijst naar publicaties die zien op zowel wand- als vloerpanelen. De aangehaalde publicatie US 200, door I4F als alternatieve meest nabije stand van de techniek genoemd, heeft betrekking op panelen voor gebruik in zowel vloeren, daken als wanden. Voorts is US 442, anders dan Unilin stelt, niet beperkt tot metalen panelen. Dat US 442 tot een andere IPC klasse zou behoren, waarop Unilin heeft gewezen, betekent niet dat de gemiddelde vakman daarvan geen kennis zal nemen. Een gemiddelde vakman zoekt naar en neemt kennis van documenten waarvan hij verwacht dat hij daarin (een aanwijzing voor) de oplossing voor zijn probleem zal vinden. Dat is, zoals hiervoor overwogen, bij US 442 het geval. Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman US 442 vinden en daarvan kennis nemen. De omstandigheid dat US 442 in het European Search Report niet is genoemd als relevante stand van de techniek, waarop Unilin heeft gewezen, is niet van doorslaggevend belang voor de vraag of de gemiddelde vakman dat document zou vinden en relevant zou achten en kan daar daarom niet aan afdoen. Of hetgeen in US 442 is geopenbaard de gemiddelde vakman ook zonder inventieve denkarbeid zal brengen tot de oplossing voor zijn probleem wordt hierna besproken.

Figuren 1 tot en met 6 van US 442 openbaren een hoekkoppeling. In figuur 7 van US 422 wordt een configuratie van een koppeling geopenbaard die geschikt is voor het koppelen van panelen die in elkaars verlengde liggen. Naar het oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman deze koppeling als ongeschikt voor toepassing in vloerpanelen terzijde schuiven. Deze koppeling is voorzien van uitsteeksels (‘assembly legs’ 49 en 69), op de tekening aan de bovenzijde waarmee, met behulp van gereedschap, de benodigde kracht kan worden uitgeoefend om de koppeling tot stand te brengen. Deze configuratie leidt zoals getekend dus tot uitsteeksels aan de bovenzijde en zou op die wijze ongeschikt zijn voor toepassing in vloerpanelen. I4F heeft aangevoerd dat de gemiddelde vakman zou inzien dat hij de koppeling ten opzichte van de tekening kan omdraaien. Daarmee komen de uitsteeksel aan de onderzijde te liggen. De gemiddelde vakman zal inzien dat de vloer zal doorbuigen bij belasting van de panelen tussen de koppelingen in, zodat dan evenmin een stabiele vlakke vloer wordt verkregen. Dat probleem wordt niet opgelost door het weglaten van de uitsteeksels. Dan komt immers de uitstekende koppeling zelf op de vloer te rusten, waardoor nog steeds geen stabiele vlakke vloer wordt verkregen en er bovendien bij belasting van bovenaf zodanige krachten direct op de koppeling komen te staan, dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat die daar onvoldoende tegen bestand is. Indien deze uitsteeksels worden weggelaten, moet bovendien kracht worden uitgeoefend op de zijkanten van de panelen om de koppeling tot stand te brengen, waardoor deze kunnen beschadigen hetgeen nadelig is als daarmee nog een blinde sluiting tot stand gebracht moet worden. Dat geldt temeer omdat de beschrijving leert dat veel kracht moet worden uitgeoefend om de koppeling tot stand te brengen. Het volledig opnemen van de koppeling in de panelen zou leiden tot een aanzienlijke toename van de dikte ervan, tot ongeveer vier á vijf keer zo dik, hetgeen – indien al toepasbaar – evenzeer onwenselijk is. Het nog verder aanpassen van de configuratie van de koppeling door deze te integreren in de rand van een MDF of HDF vloerpanel zonder de dikte daarvan aan te passen, acht het hof niet te liggen binnen de niet-inventieve vermogens van de gemiddelde vakman, mede in aanmerking genomen hetgeen in 4.32 – 4.40 reeds is overwogen.

Daarenboven, ook als de gemiddelde vakman US 442 in ogenschouw zou nemen om te bezien of de daarin geopenbaarde kliksluiting de oplossing voor zijn probleem biedt, is het hof van oordeel dat hij die oplossing daarin niet zal vinden. Hetgeen door US 442 aan de gemiddelde vakman die daarvan kennisneemt wordt geopenbaard, dient te worden beoordeeld in het licht van de tekeningen en de beschrijving. Uit de beschrijving blijkt dat met de koppeling volgens US 442 een oplossing wordt geboden voor de instabiliteit van koppelingen die niet zijn voorzien van vergrendelmiddelen, zoals bijvoorbeeld die geopenbaard in US 200. Voorts wordt genoemd dat koppelingen die onder een hoek (door te wentelen) tot stand moeten worden gebracht het nadeel hebben dat vanwege de daardoor benodigde ruimte spleetvorming tussen de panelen ontstaat. De koppeling volgens US 442 lost deze problemen op. De daarin geopenbaarde koppeldelen kunnen – met behulp van ‘assembly legs’ en benodigd gereedschap en de nodige kracht – in horizontaal vlak worden gekoppeld. Tevens wordt voorzien in vergrendelmiddelen. De ‘male member’ 30 is voorzien van vlakken 46 en 48 die in een hoek ten opzichte van elkaar liggen en de ‘female member’ 50 is voorzien van een ‘leg’ 66 met een vlak dat met het uitsteeksel ‘protrusion 68’ aan het eind van het vlak een tegenovergestelde hoek vormt (zie fig. 3). Indien de ‘male member’ en ‘female member’ worden gekoppeld buigt de ‘leg’ 66 eerst naar buiten uit om de male member te kunnen opnemen (zie fig. 4), waarna de ‘leg’ 66 weer terugbuigt zodra de hoek gevormd door vlakken 46 en 48 de uiterste bolling van de ‘protrusion’ is gepasseerd en totdat deze volledig is omsloten door de hoek gevormd door ‘leg’ 66 en ‘protrusion’ 68 (zie fig. 5).

In de beschrijving van US 422 wordt beschreven dat de koppeling voorziet in ‘a continuous mating force’. I4F heeft daarbij (onder meer en in het bijzonder) verwezen naar kolom 5, r. 44-51. In deze passage worden de krachten beschreven die optreden bij het in elkaar schuiven van beide koppeldelen, in het bijzonder de krachten die optreden nadat de uiterste bolling van de ‘protrusion’ voorbij de door vlakken 46 en 48 gevormde hoek is gekomen, te weten de kracht FL in lengterichting en kracht FW in breedterichting en dat deze krachten worden overgebracht op de vlakken 34, 36, 54 en 56 teneinde in een ‘continuous mating force’ te voorzien. In de beschrijving wordt nergens vermeld of gesuggereerd dat de ‘leg’ 66 na koppeling van de beide delen in een uitgebogen toestand blijft en daardoor kracht blijft uitoefenen. In aanmerking genomen de tekeningen zal de gemiddelde vakman dat naar het oordeel van het hof ook niet zo opvatten. Uit de tekeningen, met name fig. 5, zal de gemiddelde vakman afleiden dat de ‘leg’ 66 na koppeling volledig terugbuigt nadat een perfect sluitende koppeling tussen de beide koppeldelen tot stand is gebracht. Een net niet sluitende koppeling, met een ook na koppeling nog enigszins uitgebogen lip, zoals die bij de koppeling volgens EP 341, is daarin niet te onderkennen. Tussen vlak 46 en het daarop aansluitende vlak van ‘leg’ 66 die volgens de beschrijving ‘complementary’ zijn en onder dezelfde hoek staan (kolom 4, r. 25-26) is geen enkele ruimte zichtbaar, hetgeen de gemiddelde vakman zou verwachten bij een niet volledige sluiting van ‘leg’ 66. Daaruit zal hij afleiden dat ‘leg’ 66 en ‘protrusion’68 zich na koppeling (fig. 5) in dezelfde positie bevinden als daarvoor (fig. 3). Derhalve zal de gemiddelde vakman de door US 442 geopenbaarde koppeling begrijpen als een klikverbinding volgens het principe van het Batibouw-paneel waarbij de tijdens koppeling uitgebogen lip na koppeling weer terugkeert in zijn oorspronkelijke positie.

Wat betreft de in de beschrijving genoemde ‘continuous mating forces’ bieden de beschrijving noch de tekeningen de gemiddelde vakman een duidelijke aanwijzing waardoor en hoe die tot stand gebracht wordt. Weliswaar is vermeld dat door de samenwerking van protrusion 68 met vlak 48 krachten FL en FW ontstaan, maar ook dat die krachten worden overgebracht op de vlakken 34, 36 en 54, 56, terwijl de beschrijving ook vermeldt dat ná koppeling alleen de ‘mating edges’ 32 en 52 nog contact maken en dat deze ‘first surfaces’ 34 en 54 en ‘second surfaces’ 36 en 56 dan juist geen contact meer maken (k. 5, r. 24-30). Dit is in de beschrijving aangeduid als ‘critical’ (k. 4, r. 62-65). Op basis van de openbaring van US 442 valt dus niet in te zien dat de gemiddelde vakman zou begrijpen dat (en zo ja, hoe) ook na volledige koppeling nog een horizontale kracht wordt uitgeoefend door ‘leg’ 66 waarmee spankracht wordt uitgeoefend die de panelen naar elkaar toe dwingt. Deelmaatregel (f) wordt door US 442 derhalve niet aan de gemiddelde vakman geopenbaard.

Verder is duidelijk uit US 442 dat er ruimte is tussen de vlakken 40 en 60 over de afstand WS en tussen het uiteinde van de tand 44 en de holte van de groef 64 over de afstand LS. De gemiddelde vakman zou in twijfel trekken of deze – primair voor wandpanelen ontworpen – constructie de stevigheid heeft die benodigd is voor een vloerpaneel dat bij plaatsing van meubelstukken of het belopen ervan aanzienzienlijke verticale belasting moeten kunnen doorstaan. Het naar beneden inbuigen van het paneeloppervlak 22 over de afstand WS zou kunnen veroorzaken dat de ‘edges’ 32 en 52 van elkaar wijken, waardoor spleetvorming ontstaat of zelfs tot het afbreken van de uiterste hoek 52. Dat zou de gemiddelde vakman er van weerhouden deze constructie op het Batibouw-paneel toe te passen, zoals ook [partijdeskundige 2 Unilin] heeft verklaard (prod. 15 Unilin, par. 15 en 16). Dat de gemiddelde vakman die maatregelen terzijde zou laten en alleen het principe zou toepassen van blijvende spankracht verschaft door een in gekoppelde toestand uitgebogen lip, zoals de rechtbank heeft overwogen, kan niet worden aangenomen. Zoals hiervoor overwogen is dat principe in US 442 niet (voldoende duidelijk) aan de gemiddelde vakman geopenbaard. Daarenboven leert de beschrijving dat de hiervoor genoemde maatregelen tezamen ertoe dienen dat er geen belemmering ontstaat voor het samenbrengen van de ‘mating edges’ 32 en 52 waarmee een naadloze verbinding wordt verkregen. De gemiddelde vakman zal derhalve bij toepassing van het in US 442 geopenbaarde principe deze maatregelen niet zomaar weglaten.

Uit het voorgaande volgt dat niet valt in te zien dat kennisneming van US 442 de gemiddelde vakman, uitgaande van het Batibouw-paneel, zonder inventieve denkarbeid tot de uitvinding volgens conclusie 16 van EP 341 zou leiden.

Ook indien wel zou moeten worden aangenomen dat in US 442 voorspanning gecreëerd door een blijvend verbogen onderlip zou worden geopenbaard, dan nog zou dat de gemiddelde vakman naar het oordeel van het hof niet tot de uitvinding volgens conclusie 16 hebben gebracht. Hij zou in hetgeen in US 422 wordt geopenbaard geen oplossing voor zijn probleem zien, omdat hij – om al de redenen zoals hiervoor in 4.32-4.40 uiteengezet – niet zou verwachten dat het Batibouw-paneel, vervaardigd met een kern van MDF en HDF en minder dan een centimeter dik, zich zouden lenen voor toepassing van voorspanning door een blijvend uitgebogen lip van dat materiaal.

- US 200 / WO 999 / WO 721 en US 422

Door uit te gaan van US 200 of WO 999 als de meest nabije stand van de techniek – daargelaten of deze alle deelmaatregelen (a) tot en met (e) openbaren, hetgeen Unilin bestrijdt – en deze te combineren met US 442 wordt geen ander resultaat verkregen, om dezelfde redenen als hiervoor overwogen.

Datzelfde geldt indien wordt uitgegaan van WO 721, ook indien zou worden aangenomen dat deze publicatie wel maatregel (d) zou openbaren (hetgeen Unilin bestrijdt, omdat de koppeldelen 6 en 7 daarvan zijn uitgevoerd als afzonderlijke elementen die zijn vervaardigd van kunststof). WO 721 openbaart van groef en tong voorziene koppeldelen die in elkaar kunnen worden geklikt en die zijn voorzien van vergrendelmiddelen met afgeschuinde hoeken. Deze koppeldelen vertonen veel overeenkomsten met die geopenbaard in BE 527 (het eerste prioriteitsdocument) en het Batibouw-paneel. In WO 721 is deelmaatregel (f) niet geopenbaard. Voor zover I4F beoogt te stellen dat de vergrendelmiddelen met afgeschuinde hoeken zorgen voor additionele klemkracht die op één lijn gesteld kan worden met de spankracht volgens deelmaatregel (f) wordt dat verworpen. De gemiddelde vakman zal inzien dat dergelijke vergrendelmiddelen – in vergelijkbare vormgeving ook geopenbaard in BE 527 (zie fig. 6 en 7) en het Batibouw-paneel – bijdragen aan het dichttrekken van de koppelingen bij het aan elkaar koppelen van de panelen. Naar het oordeel van het hof geven de beschrijving noch de tekeningen van WO 721 (die alleen de koppeldelen in ontkoppelde toestand toont) de gemiddelde vakman enige aanleiding te veronderstellen dat de daarin geopenbaarde vergrendelmiddelen en/of lip permanente spankracht uitoefenen voor het dicht houden van de koppelingen. Dat kan ook niet worden afgeleid uit het gebruik van de woorden ‘snap-together joints’, door I4F onjuist vertaald als ‘samenknijpende verbinding’. Deze woorden duiden slechts op een klikverbinding en suggereren geen permanente spanning nadat de verbinding tot stand is gebracht.

Bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvan door I4F valt evenmin in te zien dat de gemiddelde vakman door WO 721 op het idee wordt gebracht van een niet perfect passende koppeling met permanente spankracht ten gevolge van een blijvend verbogen elastische lip. Het betoog van I4F dat de gemiddelde vakman, uitgaande van WO 721, in het bijzonder de beschrijving daarin van de door de vergrendelmiddelen en elastische lip uitgeoefende krachten die zorgen voor het dichttrekken van de naden en een stevige verbinding, op grond van zijn algemene vakkennis zou komen tot de uitvinding volgens EP 431, kan niet als juist worden aanvaard op de gronden zoals hiervoor in 4.31 reeds uiteengezet.

- WO 721 en Terbrack-panelen

Ten slotte heeft I4F aangevoerd dat conclusie 16 niet inventief is uitgaande van WO 721 en gecombineerd met de Terbrack-panelen met planoquick koppeling die een gebogen onderlip in voltooide koppeling bevat. Ook dat standpunt wordt verworpen. Niet aangenomen kan worden dat de gemiddelde vakman van die panelen kennis zou nemen. Unilin heeft er terecht op gewezen dat er geen openbare informatie was waarin de toepassing van die voorspanningsconstructie in de Terbrack-panelen is beschreven en I4F heeft niet gesteld dat er een pointer is die de gemiddelde vakman ertoe zou brengen om bij zijn zoektocht naar een oplossing van het objectieve probleem, uitgaande van WO 721, die oplossing te zoeken in de Planoquick-panelen. Daarenboven geldt ook hier, om dezelfde redenen als hiervoor uiteengezet, dat de gemiddelde vakman niet zou verwachten dat de oplossing van de blijvend verbogen onderlip toegepaste bij de relatief dikke uit polyethyleen bestaande Tropica-panelen ook geschikt zou zijn voor toepassing in panelen met een kern van HDF of MDF.

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat conclusie 16 van EP 341 geldig is te achten. Gelet daarop heeft Unilin geen belang bij de beoordeling van haar eerste hulpverzoek. In dat hulpverzoek worden namelijk meer beperkingen geïntroduceerd dan er in conclusie 16 staan.

Werkwijzeconclusies

Partijen verschillen van mening over de vraag hoe in de werkwijzeconclusies 23-26 de deelmaatregel ‘voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20’ moet worden uitgelegd. Het hof is met Unilin van oordeel dat deze deelmaatregel zo moet worden uitgelegd dat de werkwijze daadwerkelijk wordt toegepast voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20. Anders dan I4F betoogt, is een document uit de stand van de techniek dus niet nieuwheidschadelijk als daarin een werkwijze wordt geopenbaard die geschikt is voor de vervaardiging van vloerpanelen volgens een van de conclusies 1 t/m 20, maar die vloerpanelen zelf er niet in worden geopenbaard. Octrooibescherming moet in die situatie niet zijn uitgesloten, omdat het mogelijk is dat het voor de gemiddelde vakman niet voor de hand ligt een bepaald product te maken met een voor andere producten bekende productiemethode.

Deze hiervoor gegeven uitleg van de werkwijzeconclusies is in overeenstemming met (de meeste recente versie (2018) van) van Guidelines van het Europees octrooibureau. Daarin staat het volgende (Part F, paragraaf IV 4.13):

“In contrast to an apparatus or product claim, in the case of a method claim that defines a working method which, for example, commences with such words as "Method for remelting galvanic layers", the part "for remelting ..." is not to be understood as meaning that the process is merely suitable for remelting galvanic layers, but rather as a functional feature concerning the remelting of galvanic layers and, hence, defining one of the method steps of the claimed working method (see T 848/93).

Analogously, in the case of a "method of manufacture", i.e. a claim directed to a method for manufacturing a product, the fact that the method results in the product is to be treated as an integral method step (see T 268/13).

For a claim that is directed to a method or process, the indication of an intended use of this method may at most be seen as limiting to the extent that the method has to be suitable for that use (see T 304/08). Such a claim would therefore be anticipated by a prior-art document describing a method having such suitability although not mentioning the specific use.”

De in EP341 geclaimde werkwijzen zijn een voorbeeld van de in de tweede alinea genoemde conclusies gericht op een werkwijze voor het vervaardigen van een product.

- inventiviteit werkwijzeconclusies 23-25

Zoals het hof hiervoor al heeft vastgesteld, behoren de Tropica-panelen tot de stand van het techniek en zijn het vloerpanelen volgens een van de conclusies 1-11, 13, 15 en 17 van EP 341. Het hof is met I4F van oordeel dat het voor de vakman die op de prioriteitsdatum een dergelijk bekend vloerpaneel wilde maken, voor de hand lag om de in de conclusies 23-25 geclaimde werkwijzen te gebruiken.

I4F heeft onbestreden aangevoerd dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wist dat vloerpanelen met een complex profiel, zoals de Tropica-panelen, met een frees kunnen worden gemaakt. Daarvan uitgaande zijn de in de conclusies 23-25 gespecificeerde werkwijzemaatregelen de verschilmaatregelen. Niet in geschil is dat het effect van die verschilmaatregelen de in EP 341 beschreven voordelen zijn: te weten productiesnelheid en precisie bij de vervaardiging van de vloerpanelen. Het objectieve probleem is dan het verschaffen van een snelle en precieze werkwijze voor het vervaardigen van de Tropica-panelen.

Als niet, althans onvoldoende bestreden staat vast dat de gemiddelde vakman in zijn zoektocht naar de oplossing van het hiervoor genoemde probleem zou zijn gestuit op JP 207. In dat document zou hij alle werkwijzemaatregelen van de conclusies 23-25 van EP 341 vinden. Figuur 4 van JP 207 toont twee ‘chip saws’ (C en D) die zijn ingericht voor het vervaardigen van een groef in een vloerpaneel en die onder verschillende hoeken zijn ingesteld. In samenhang met de beschrijving is uit figuur 4 voorts duidelijk dat twee opvolgende gangen worden doorlopen en dat de tand op eenzelfde wijze wordt aangebracht met behulp van ‘chip saws’ G en H. Uit JP 207 blijkt verder dat per gang telkens in hoofdzaak de vorm van één flank van de tand of de groef wordt gerealiseerd. Verder is ondubbelzinnig kenbaar uit figuur 4 van JP 207 dat de ‘chip saws’ uitsteken buiten de groef, respectievelijk tand. Naar I4F terecht heeft aangevoerd moeten de op ‘more particularly’ en ‘preferably’ volgende maatregelen van conclusie 25 niet als beperkend worden opgevat, zodat dit geen verschilmaatregel oplevert die bij de inventiviteitsbeoordeling moet worden betrrokken (vgl. r.o. 4.2).

Het verweer van Unilin dat JP 207 geen betrekking heeft op een freesproces maar op een zaagproces kan niet als juist worden aanvaard. Zij ontleent dat verweer aan het gebruik van de woorden ‘chip saw’ in de Engelse vertaling van JP 207. Zoals Unilin zelf ook al heeft aangevoerd is een zaagproces evenwel veel onnauwkeuriger en ongeschikt voor gecompliceerde profielen, hetgeen de gemiddelde vakman ook meteen zal inzien. Gelet ook op hetgeen in JP 207 is geopenbaard, in het bijzonder de doelstellingen en het beschreven effect van de geopenbaarde werkwijze dat “it is possible to prevent a gap in the mating from being formed after construction”, hetgeen erop wijst dat een hoge mate van nauwkeurigheid kan worden bereikt, zal de gemiddelde vakman de term ‘chip saw’ (al dan niet als onzorgvuldige vertaling) begrijpen als doelend op een frees. Voor zover de gemiddelde vakman de term ‘chip saw’ wel zou begrijpen als doelend op een zaag, dan zou de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis onmiddellijk inzien dat met frezen hetzelfde – en zelfs beter – kan worden bereikt.

Het feit dat de gemiddelde vakman ook zou kunnen kiezen voor een andere vervaardigingswijze, bijvoorbeeld toepassing van evenwijdig opgestelde conische frezen, waarop Unilin heeft gewezen, maakt toepassing van de reeds uit JP 207 bekende werkwijze volgens conclusies 23 tot en met 25 nog niet inventief.

Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de werkwijzeconclusies 23-25 niet-inventieve uitvoeringsvormen omvatten, namelijk het gebruik van de geclaimde werkwijze voor de vervaardiging van panelen volgens een van de conclusies 1-11, 13, 15, 17 en 20 (die immers niet nieuw zijn gelet op de Tropica-panelen), en dus niet over de volle breedte inventief zijn. Eenzelfde conclusie kan worden getrokken uit het feit dat de werkwijzemaatregelen als zodanig bekend waren uit JP 207 in combinatie met het feit dat de Tropica-panelen op de prioriteitsdatum bekend waren. Unilin heeft ter zitting namelijk erkend dat indien de werkwijzemaatregelen als zodanig niet als nieuw kunnen worden beschouwd, voor de geldigheid van de werkwijzeconclusies ten minste is vereist dat het met die maatregelen te vervaardigen product nieuw is.

Ervan uitgaande dat de werkwijzeconclusies 23-25 niet over de volle breedte inventief zijn, kunnen die niet in die ruime vorm geldig geacht worden. Het hof zal daarom hierna beoordelen of deze werkwijzeconclusies wel geldig zijn als zij worden beperkt overeenkomstig de hulpverzoeken.

- inventiviteit werkwijzeconclusie 26

Ten aanzien van de maatregelen volgens conclusie 26, dat met een van de in conclusies 23 t/m 25 geclaimde werkwijzen een profilering wordt aangebracht aan alle vier de zijden van een vloerpaneel, waarbij het paneel wordt verplaatst volgens twee loodrechte bewegingen, heeft I4F aangevoerd dat de gemiddelde vakman die op grond van algemene vakkennis zou implementeren, omdat dit voor de prioriteitsdatum ook in de vloerpanelenindustrie reeds gemeendgoed was (par. 6.39 memorie van antwoord). Unilin heeft dat niet bestreden. Daarmee moet ook aan conclusie 26 zoals verleend inventiviteit worden ontzegd.

- gewijzigd tweede hulpverzoek

I4F heeft bezwaar gemaakt tegen het door Unilin eerst na de memorie van antwoord voorgestelde gewijzigde tweede hulpverzoek en het derde hulpverzoek, omdat dit volgens haar in strijd zou zijn met de ‘twee conclusie-regel’. Het hof wijst dat bezwaar van de hand en laat de hulpverzoeken toe. Deze hulpverzoeken zijn immers een directe reactie op de door I4F eerst bij memorie van antwoord aangevoerde stand van de techniek, waaronder JP 207, alsmede de eerst bij memorie van antwoord naar voren gebrachte stelling dat de deelmaatregel ‘voor de vervaardiging van vloerpanelen (…)’ geen beperkende maatregel zou zijn. Daarenboven heeft I4F de gelegenheid gehad en genomen op de hulpverzoeken voorafgaand aan de pleidooien te reageren bij akte uitlating producties, zodat niet valt in te zien dat I4F in haar verdediging zou zijn geschaad (wat zij overigens ook niet heeft gesteld).

In het gewijzigde tweede hulpverzoek (prod. 17 Unilin) worden de werkwijzemaatregelen van conclusies 23 en 24 samengevoegd en zijn er verdere beperkingen aangebracht in de met die werkwijzemaatregelen vervaardigde vloerpanelen, onder meer door toevoeging van de maatregelen volgens conclusie 16. In aanmerking genomen dat de in het hulpverzoek gespecificeerde kenmerken van het te vervaardigen vloerpaneel als een beperkende maatregel moeten worden opgevat (zie r.o. 4.57) en het hof, zoals hiervoor is overwogen, de maatregelen volgens conclusie 16 inventief acht, kan niet worden aangenomen dat het op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om volgens de in hulpverzoek 2 geclaimde werkwijze dat vloerpaneel te vervaardigen. Octrooiering van de werkwijze in deze beperkte vorm leidt ook niet tot de situatie waar I4F voor waarschuwt: bescherming voor niet-inventieve producten via de omweg van de bescherming van de productiemethode. Integendeel, de bescherming is beperkt tot de vervaardiging van inventieve vloerpanelen. De werkwijze volgens het hulpverzoek biedt Unilin dan ook geen bescherming die verder gaat dan die geboden door de geldig geachte productconclusie 16, die zich immers ook uitstrekt tot de vervaardiging van de betreffende vloerpanelen.

De slotsom luidt dat de werkwijzeconclusies volgens het gewijzigde tweede hulpverzoek geldig geacht moeten worden.

Vordering niet-inbreuk op buitenlandse delen van EP 341

I4F heeft geen incidenteel appel ingesteld tegen de afwijzing van de door haar gevorderde verklaringen van niet-inbreuk die door de rechtbank zijn afgewezen op de grond (onder meer) dat op basis van de overgelegde afbeeldingen niet kan worden geconstateerd dat deelmaatregel (f) in de panelen voorzien van Click-4U technologie afwezig is.

Unilin heeft een grief gericht tegen de toewijzing van de verklaring voor recht dat producten die zijn voorzien van de Click-4U technologie en die niet een maatregel conform deelmaatregel (f) van EP 341 bevatten, geen inbreuk maken op de buitenlandse delen van dat octrooi. Zij voert daartoe aan dat I4F bij een dergelijke verklaring voor recht geen belang heeft omdat Unilin, reeds bij pleidooi in eerste aanleg en (door verwijzing) herhaald in de memorie van grieven, heeft verklaard dat als er in de panelen geen voorspanning is (en deelmaatregel (f) dus ontbreekt), er ook geen inbreuk is (par. 11.1 pleitnota eerste aanleg, par. 332 memorie van grieven). I4F heeft onvoldoende toegelicht welk belang zij bij die stand van zaken ook nu nog zou hebben bij de door haar gevorderde verklaring voor recht, mede in aanmerking genomen dat alle buitenlandse delen van EP 341 inmiddels zijn geëxpireerd. Dat Unilin niet heeft willen toezeggen dat zij haar octrooi niet zou handhaven tegen aanbieders van panelen met de Click-4U technologie kan niet als een voldoende belang worden aangemerkt. Een dergelijke toezegging zou immers alleen van Unilin mogen worden verwacht als vast zou staan dat bij dergelijke panelen deelmaatregel (f) ontbreekt en daarom geen inbreuk op EP 341 zou worden gemaakt. Zoals de rechtbank (terecht) heeft overwogen heeft I4F dat echter niet aangetoond. Deze verklaring voor recht zal derhalve alsnog worden afgewezen.

Daarnaast heeft Unilin er met recht op gewezen dat het niet aan Unilin was om toe te lichten dat er naar het toepasselijke buitenlands recht [geen] sprake zal zijn van inbreuk – zoals de rechtbank in r.o. 4.25 van haar vonnis overweegt (waarbij het hof met Unilin aanneemt dat ‘geen’ op een vergissing berust), maar dat het aan I4F was om te stellen en te onderbouwen dat deze verklaring voor recht ook naar de desbetreffende buitenlandse rechtsstelsels voor toewijzing in aanmerking zou komen, mede gezien het hypothetisch karakter ervan en de eisen die worden gesteld aan een belang bij een dergelijke verklaring voor recht. Een dergelijke onderbouwing heeft I4F ook in hoger beroep niet gegeven, zodat ook om die reden de vordering alsnog dient te worden afgewezen.

Proceskosten

Aangezien partijen ieder deels in het gelijk en deels in het ongelijk zijn gesteld ziet het hof aanleiding de proceskosten te compenseren in dier voege dat iedere partij haar eigen proceskosten zal dragen.

Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw recht doende:

vernietigt het octrooi zoals verleend, voor zover het meer inhoudt dan conclusie 16 van het octrooi zoals verleend en de conclusies volgens het gewijzigde tweede hulpverzoek;

compenseert de proceskosten in beide instanties, in dier voege dat iedere partij haar eigen kosten draagt;

wijst al hetgeen meer of anders is gevorderd af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, P.H. Blok en J.W. Frieling en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 maart 2019 in aanwezigheid van de griffier.