HR, 28-06-2019, nr. 18/01154

Capri Sun is houdster van het volgende internationale vormmerk met gelding in de Benelux:

ingeschreven onder nummer IR 677879 op 26 juni 1997, voor niet-alcoholische dranken, vruchtendranken, vruchtensappen en vruchtennectars in klasse 32. De Weense classificatiecode is 19.03.03, waarbij 19 staat voor de categorie “containers and packing” en de codering 03.03 staat voor “small non-cylindrical or non-elliptical containers”. De classificatie kent een aantal uitzonderingen waaronder “11.3 containers for beverages, plates and dishes, kitchen utensils for serving, preparing or cooking food or drink”. Classificatie code 11 betreft “household utensils”.

Capri Sun brengt in de Benelux (kinder)vruchtensapdranken op de markt in zogenaam-de “sta-zakjes” in de vorm zoals afgebeeld in de internationale merkinschrijving. Zij brengt vruchtendrank in deze sta-zakjes sinds 1969 in Duitsland op de markt en sinds 1981 ook in Nederland. Deze vruchtendrank in sta-zakjes wordt verkocht onder het merk CAPRI-SUN of (in het Duitse taalgebied) CAPRI-SONNE. Deze sta-zakjes zijn in 1966 gecreëerd en worden sinds 1969 in Duitsland geproduceerd door de zustervennootschap van Capri Sun: Deutsche Sisi Werke Betriebs GmbH. Hieronder staat een sta-zakje afgebeeld in opgemaakte vorm.

Riha is een vruchtensappen- en vruchtendrankenproducente. Zij verkoopt vruchtendranken onder eigen merken en onder de naam van ‘private labels’ van diverse supermarkten.

Van 28 tot en met 29 mei 2013 is te Amsterdam de “World of Private Label” beurs gehouden (hierna: WPL-beurs). Op de WPL-beurs heeft Riha dranken in (onder meer) onderstaand sta-zakje aangeboden aan retailers om deze sta-zakjes onder hun eigen merk in het verkeer te brengen.

Capri Sun heeft met verlof van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 23 mei 2013 op 28 mei 2013 beslag tot afgifte doen leggen van de op de beurs aangetroffen sta-zakjes van Riha. Capri Sun heeft deze goederen in gerechtelijke bewaring gegeven.

Het vormmerk onder nummer IR 677879 is bij vonnis van de rechtbank te ’s-Gravenhage van 9 april 2014 in een procedure tussen Capri Sun als eiseres en [A] B.V. als gedaagde, nietig verklaard, wegens – kort gezegd – een geslaagd beroep door [A] op de techniekuitzondering van art. 2.1 lid 2 [per 1 maart 2019: art. 2.2bis sub e onder ii, A-G] van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (‘BVIE’)3.. Deze nietigverklaring is niet uitvoerbaar bij voorraad. Capri Sun heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Beide partijen hebben verklaringen in het geding gebracht van deskundigen aangaande de techniekuitzondering in relatie tot het sta-zakje van Capri Sun.

Door Riha is een octrooiaanvraag in het geding gebracht van 14 november 1963 van Léon en Louis Doyen met betrekking tot ‘een houder van kunststof van de soort die is vervaardigd door lassen en afsnijden van de velvormige kunststof’ (een sta-zakje).

Beide partijen hebben voorts rapporten in het geding gebracht met betrekking tot, kort gezegd, het onderscheidend vermogen van de vorm van het sta-zakje.

In deze zaak vordert Capril Sun primair een merkinbreukverbod, subsidiair een verbod tot slaafs nabootsen, een en ander met nevenvorderingen en met proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv.

Riha bestrijdt dat sprake is van een merkinbreuk of slaafse nabootsing. In reconventie vordert zij onder meer een declaratoir dat de merkinschrijving in de Benelux nietig is, met doorhalingsbevelen en kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv4.. Primaire grondslag daarvoor was dat de merkinschrijving niet aan de vereisten daarvoor voldoet, met name dat de grafische voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief dient te zijn in de zin van het Siekmann-arrest5.(art. 2.28 lid 1 sub a jo. art. 2.1 lid 1 BVIE), subsidiair omdat het teken uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft en bovendien noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.28 lid 1 sub a jo. art. 2.1 lid 2 BVIE), meer subsidiair omdat het teken elk onderscheidend vermogen mist (art. 2.28 lid 1 sub b jo. art. 2.1 lid 1 BVIE, met name niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, onder meer onder verwijzing naar Sisi-Werke6.), uiterst subsidiair omdat de vorm het sta-zakje in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk was geworden als verpakking voor levensmiddelen/vruchtensappen (art. 2.28 lid 1 sub d BVIE).

Bij vonnis van 24 december 2014 heeft de rechtbank Amsterdam de vorderingen van Capri Sun in conventie afgewezen, de nietigheidsvordering van Riha in reconventie toegewezen onder honorering van de ingeroepen techniekexceptie en Capri Sun veroordeeld in de proceskosten met de als volgt samengevatte overwegingen.

De rechtbank acht zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen (rov. 4.1.-4.2.). Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op een internationaal merk met gelding in de Benelux zou de Verordening (EG) nr. 44/2001 (hierna: EEX-Vo)7.prevaleren boven art. 4.6 BVIE. Daarvan uitgaande acht de rechtbank zich internationaal bevoegd op grond van art. 5 lid 3 EEX-Vo als rechtbank van de plaats waar het (gestelde) schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan of (opnieuw) kan voordoen. Voor de vorderingen in reconventie geldt dat de rechtbank internationaal bevoegd is op grond van art. 22 lid 4 EEX-Vo, althans art. 22 lid 4 EEX-Vo jo. art. 4.6 lid 4 BVIE. De bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen in conventie en reconventie is niet betwist, zodat de rechtbank zich gezien art. 110 Rv ook relatief bevoegd verklaarde om kennis te nemen van deze vorderingen.

Met betrekking tot de gevorderde nietigheid van de merkinschrijving verwierp de rechtbank de primaire grondslag dat sprake is van een onvoldoende duidelijk teken (rov. 4.4.-4.6.). Maar de subsidiaire grondslag dat de vorm technisch bepaald is, slaagt wel. Noodzakelijk daarvoor is dat alle wezenlijke (in de zin van onderscheidende) kenmerken van het sta-zakje functioneel bepaald zijn (rov. 4.10). Volgens de rechtbank bepalen, gezien het partijdebat en gelet op de merkinschrijving, de volgende kenmerken in wezen de totale indruk van de vorm (rov. 4.11.): (1) een klein sta-zakje; (2) met een speciale rechthoekige vorm waarbij de breedte korter is dan de hoogte; (3) met rechte smalle lasnaden aan de bovenzijde en aan beide zijkanten; (4) met een bolling aan de onderkant (buikje); (5) dat taps toeloopt (smal aan de onderkant, breed aan de bovenkant) en (6) een reflecterend uiterlijk heeft.

De rechtbank concludeert dat voor elk van deze vormelementen een technische functie kan worden vastgesteld.

Met het gebruik van een laag aluminium in de folie wordt de houdbaarheid gemaximaliseerd. Dit materiaal is reflecterend, zodat ook het reflecterende uiterlijk technisch is bepaald.

De specifieke rechthoekige vorm in een bepaalde hoogte/breedte-verhouding ligt makkelijker in de hand dan een zakje dat langer is in de breedte dan in de hoogte en verhoogt het gebruiksgemak. Dat er in deze verhouding talloze keuzemogelijheden zijn, doet aan de technische bepaaldheid van de gekozen verhouding niet af; met zulke afwijkende verhoudingen wordt dezelfde technische uitkomst verkregen. De rechthoekige vorm is volgens de rechtbank geen esthetische keuze.

De lasnaden zorgen ervoor dat de sta-zak niet lekt en dat het zakje tegen stoten van zowel binnen als buitenaf kan.

De bolling bevindt zich alleen bij het onderste gedeelte van de verpakking omdat het zakje niet helemaal tot bovenaan wordt gevuld. De keuze om het zakje niet tot bovenaan te vullen heeft een functie: de vloeistof heeft meer speling in het zakje waardoor er minder druk op het zakje staat. Ook blijft het zakje in deze vorm met vulling beter staan.

Dat het sta-zakje aan de bovenzijde vanuit het vooraanzicht breder is dan aan de onderzijde komt ook door de (technische) keuze om het zakje niet helemaal tot aan de bovenzijde te vullen en heeft te maken met de techniek waardoor het zakje blijft staan. Ook daarvoor is niet relevant dat daar andere technieken voor zijn, dat maakt niet dat de keuze voor deze vorm niet technische bepaald is (rov. 4.12.).

Het zijaanzicht en de bodem zijn niet zichtbaar in de merkinschrijving en de hiervoor aangevoerde alternatieven worden dus voor zover zij geen invloed hebben op de zichtbare merkinschrijving niet in de beoordeling betrokken (rov. 4.13.).

De rechtbank komt daarmee tot de slotsom gekomen dat alle zichtbare vormelementen van het sta-zakje een technische functie hebben en niet is gebleken dat de vorm een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat, de ingeroepen techniekexceptie slaagt, waar het merk op stukloopt.

De in zoverre geslaagde vordering in reconventie (rov. 4.14.) maakt dat de overige ingeroepen nietigheidsgronden onbesproken worden gelaten (rov. 4.15.) en leidt ertoe dat de op merkinbreuk gebaseerde vorderingen in conventie moeten worden afgewezen (rov. 4.17.).

Er is volgens de rechtbank geen sprake van slaafse nabootsing. Riha is niet tekort geschoten in haar verplichting te voorkomen dat verwarring ontstaat. De opdruk van het zakje van Riha vermeldt zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam. De zakjes hebben hierdoor een andere totaalindruk. Capri Sun heeft haar stelling dat Riha – ondanks de prominente opdruk – bij het publiek indirect verwarringsgevaar schept met betrekking tot de herkomst van haar vruchtendrank onvoldoende onderbouwd (rov. 4.21.).

Capri Sun is hiertegen met vijf grieven onder vermeerdering van eis in de vorm van extra nevenvorderingen8.opgekomen in appel. Riha heeft zich verweerd en in incidenteel appel bezwaar gemaakt tegen de weergave in het vonnis van de classificatiecode van het geregistreerde vormmerk en de omschrijving daarvan. Na memoriewisseling in principaal en incidenteel appel is bij het hof gepleit.

Het vonnis is in het bestreden arrest bekrachtigd met veroordeling van Capri Sun in de proceskosten in hoger beroep. De vorm is ook volgens het hof noodzakelijk om een technische uitkomst te krijgen en er is in de ogen van het hof geen sprake van slaafse nabootsing. Het hof houdt bij de feitenweergave rekening met de incidentele grief over de weergave van de classificatiecode (rov. 2). Voor wat betreft de bevoegdheid van de Nederlandse rechter sluit het hof zich integraal aan bij de overwegingen van de rechtbank hierover (rov. 3.2.). Het hof vervolgt dan aldus:

“3.3.1. De zakjes die inzet zijn van het onderhavige geding zijn vervaardigd uit flexibele (reflecterende/aluminiumkleurige) samengestelde folie met gelaste zijnaden en zijn in ongevulde staat rechthoekig van vorm. Zij zijn voorzien van een ovaalvormig inzetstuk aan de onderzijde. In gevulde staat zijn de zakjes, indien plat neergelegd, eveneens (min of meer) rechthoekig van vorm en is de drank over de lengte van het zakje min of meer gelijkmatig verdeeld. De (enigszins) taps toelopende vorm (Capri Sun beschrijft in hoger beroep het vooraangezicht van de vorm als een gelijkbenig trapezium met stompe hoeken aan de onderzijde, naar buiten lopende rechte zijkanten en horizontaal bezien een rechte bovenkant), zoals afgebeeld in de merkregistratie, is het gevolg van de bolling aan de onderzijde van de zakjes die ontstaat als het gevulde zakje rechtop geplaatst wordt.

De hier beschreven verpakkingswijze van drank biedt, naar Riha voldoende overtuigend heeft toegelicht (zie onder meer memorie van antwoord onder 7.18 en 7.32), meerdere voordelen van praktische/functionele aard. Het drankzakje is, door de (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat, compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in (bijvoorbeeld) een boterham trommel en kan bij het gebruik van de vruchtendrank met een rietje rechtop gezet worden, waardoor het morsen (bijvoorbeeld) tijdens het nuttigen van de maaltijd zoveel mogelijk wordt voorkomen. De afmetingen van het zakje zijn zodanig dat het een hoeveelheid drank bevat die mede gelet op de doelgroep (veelal kinderen) passend is. Doordat de twee foliezijden aan de bovenkant samengevoegd zijn en de bolling zich aan de onderzijde bevindt is het (uit flexibel materiaal vervaardigde) zakje in staande staat relatief stabiel. De gebruikte kwaliteit samengestelde folie met brede lasnaden biedt stevigheid en beschermt tegen lekgevaar bij het vervoer van het zakje.

In het licht van dit een en ander is het hof met de rechtbank van oordeel dat de door Capri Sun als merk ingeschreven vorm zozeer functioneel/technisch is bepaald dat op grond van het bepaalde in artikel 2.1 lid 2 BVIE daaraan geen merkenrechtelijke bescherming kan worden toegekend. Het betreft immers een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de desbetreffende verpakking. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming daaraan zou concurrerende ondernemingen op een onwen-selijke manier belemmeren om aan hun drankverpakking een voor het gebruik daarvan (mede gelet op de doelgroep en de gangbare wijze van gebruik) even nuttige vorm te geven. Dat bij het ontwerp van het zakje andere overwegingen dan die van praktische/technische aard een rol hebben gespeeld (volgens Capri Sun ook creatieve en esthetische keuzes) vindt in het feitenmateriaal onvoldoende steun. Uitgangspunt is immers een basale (min of meer) rechthoekige vorm die qua hoogte breedte verhouding gelet op de hierboven beschreven functie van de verpakking (het houden van met name door kinderen bijvoorbeeld op school te nuttigen drank) voor de hand liggend is. De ‘trapeziumvorm’ van het sta-zakje ontstaat louter als gevolg van de functie daarvan als houder van drank die onder meer tijdens het nuttigen daarvan (…) rechtop wordt geplaatst en is noodzakelijk om de hiervoor onder 3.3.2 beschreven functie te vervullen.

Aan het betoog van Capri Sun dat het mogelijk is sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm te maken waaraan een gelijke nuttige functie kan worden toegekend gaat het hof voorbij, reeds omdat niet gebleken is dat daaraan in dezelfde mate de hierboven beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Aangenomen moet worden dat aan de (min of meer) rechthoekige vorm van de zakjes in liggende staat in combinatie met de mogelijkheid om deze op stabiele wijze rechtop te zetten (waardoor de vorm ontstaat die inzet is van het onderhavige geding) voordelen voor de consument/gebruiker zijn verbonden waarnaar deze ook in de waren van concurrenten zal zoeken. De techniekexceptie dient er toe het ontstaan van een monopolie op dergelijke functionele kenmerken te voorkomen (HvJ EU 18 juni 2002 C-299/99 Philips/Remington rov. 78).

Daar komt bij dat het feit dat er nog andere vormen zouden zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen de hier besproken grond voor nietigheid van de inschrijving niet opzijzet (vgl. het genoemde arrest rov. 84).

Op grond van het voorgaande komt ook het hof tot de slotsom dat het door Capril Sun ingeschreven vormmerk nietig is en dat de vorderingen van Capril Sun die gebaseerd zijn op inbreuk daarop niet voor toewijzing in aanmerking komen.

Mede in het licht van het voorgaande kan het op de markt brengen door Riha van een sta-zakje met een vorm die gelijk is aan die van het sta-zakje van Capri Sun niet als onrechtmatige slaafse nabootsing worden gekwalificeerd. Het betreft immers kenmerken die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Aangenomen moet worden dat voor zover door de (grotendeels gelijke) vormgeving van het zakje bij het publiek verwarring ontstaat, deze niet vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking af te doen.

Aan het feit dat het sta-zakje van Riha is gemaakt van soortgelijke reflecterende aluminium kleurige samengestelde folie komt in dit verband evenmin betekenis toe. Ook uit de stellingen van Capri Sun volgt immers dat het gebruik van dergelijke folie zorgt voor het vloeistof-, gas en lichtdicht maken van het zakje, hetgeen de houdbaarheid van de verpakte drank bevordert en dat het gebruik van aluminiumkleurige folie geschikt is voor de verpakking van vruchtendrank.

Riha heeft voorts gemotiveerd uiteengezet dat het om standaardmateriaal gaat en dat het gebruik daarvan ook vanuit kostentechnisch oogpunt voor de hand ligt.

Wat de overige aspecten van het uiterlijk van de sta-zakjes betreft (met name de opdruk daarvan) is het hof van oordeel dat Riha met de aan het hof getoonde exemplaren voldoende afstand houdt van het sta-zakje van Capri Sun om onnodig verwarringsgevaar te voorkomen. Het hof wijst in dit verband op de prominent in beeld gebrachte andere merknaam, de nadere [bedoeld is vermoedelijk: andere, A-G] stijl/lettertype van de opschriften en andere gebruikte (achtergrond) kleuren.

Het hof komt gelet hierop met de rechtbank tot de slotsom dat het feitenmateriaal geen steun biedt voor de gevolgtrekking dat Riha zich jegens Capri Sun heeft schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad.

Capri Sun heeft geen feiten gesteld en te bewijzen aangeboden die tot een andere uitkomst van het geding kunnen leiden. Haar bewijsaanbod wordt mitsdien gepasseerd.

Het hof beslist vervolgens dat de grieven van Capri Sun geen doel treffen en dat het door haar in hoger beroep anders of meer (dan in eerste aanleg) gevorderde niet toewijsbaar is. Bij een verdere bespreking van de (incidentele) grieven bestaat dan onvoldoende belang, zodat bekrachtiging volgt met veroordeling van Capri Sun in de proceskosten.

Capri Sun heeft tijdig cassatie ingesteld. Riha heeft geconcludeerd tot verwerping en partijen hebben hun standpunt schriftelijk laten toelichten en vervolgens gerepliceerd en gedupliceerd.

2. Bespreking van het cassatieberoep

Het cassatiemiddel bestaat uit drie onderdelen gericht tegen rov. 3.3-3.5. Rov. 3.2. over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter wordt in cassatie niet bestreden. Omdat de rechter in merkenzaken zijn bevoegdheid uitdrukkelijk dient vast te stellen, werp ik daar toch eerst een blik op.

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter

Met betrekking tot de vordering van Capri Sun in conventie voor zover deze is gebaseerd op merkinbreuk in de Benelux geldt het volgende. Deze vordering valt onder het materiële9.en formele10.toepassingsgebied van zowel de EEX-Vo als het BVIE. Naar het oordeel van de rechtbank en het hof gaan de bevoegdheidsregels van de EEX-Vo in dat geval voor op de bevoegdheidsregel van art. 4.6 van het BVIE. Volgens mij prevaleren bij deze samenloop echter de bevoegdheidsregels van art. 4.6 BVIE. Art. 71 EEX-Vo bepaalt namelijk dat de EEX-Verordening verdragen waarbij lidstaten partij zijn en die voor bijzondere onderwerpen de rechterlijke bevoegdheid regelen, onverlet laat. Het HvJ EU oordeelde in de zaak Brite Strike Technologies11.dat art. 71 EEX-Vo er niet aan in de weg staat dat de rechtelijke bevoegdheidsregels van art. 4.6 BVIE voor geschillen inzake Benelux-merken, Benelux-tekeningen en Benelux-modellen op die geschillen worden toegepast. Daaruit volgt – zo wordt ook in de literatuur aangenomen12.– dat bij samenloop tussen het BVIE en de EEX-Vo art. 4.6 BVIE prevaleert boven de bevoegdheidsregels van de EEX-Vo.

De rechter dient de bevoegdheidsregels van art. 4.6 BVIE ambtshalve toe te passen en zijn bevoegdheid uitdrukkelijk vast te stellen (art. 4.6 lid 3 BVIE). Op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan. Als ‘plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan’ in de zin van art. 4.6 lid 1 BVIE kan worden aangemerkt de plaats waar inbreuk op het merk is gepleegd. Dit is bijvoorbeeld de plaats waar de inbreukmakende goederen te koop zijn aangeboden of waar er reclame voor is gemaakt13.. Hier heeft de vermeende inbreuk zich voorgedaan in Amsterdam. Dit betekent dat de Nederlandse rechter in zoverre bevoegd is.

Voor zover de vordering in conventie is gebaseerd op slaafse nabootsing valt deze niet binnen het materiële toepassingsgebied van het BVIE. In zoverre geldt de EEX-Vo. Op grond van art. 5 lid 3 EEX-Vo kan een persoon die in een lidstaat woonplaats heeft, in een andere lidstaat worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. In dit geval vond de vermeende inbreuk plaats in Amsterdam. De Nederlandse rechter is dus bevoegd om van die vordering kennis te nemen.

De vordering in reconventie heeft betrekking op de geldigheid van de inschrijving van het merk. Deze kwestie valt binnen het materiële toepassingsgebied van het BVIE14.. Voor vorderingen in reconventie bevat art. 4.6 lid 4 BVIE een bijzondere regeling: de rechter, voor wie de hoofdvordering aanhangig is, neemt kennis van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil. Die uitzondering van onbevoegdheid doet zich hier niet voor. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van het beroep op nietigheid van het door Capri Sun ingeschreven merk. Art. 4.6 BVIE waarborgt namelijk wel dat geschillen over Benelux-merken worden behandeld door een Belgische, een Luxemburgse of een Nederlandse rechterlijke instantie, maar voorziet niet in een concentratie van geschillen over Benelux-merken bij één rechterlijke instantie15..

Dit brengt mij, op enigszins andere gronden dan rechtbank en hof, ook tot de (weinig verrassende) bevinding dat de Nederlandse rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Vormmerk en techniekuitzondering

De eerste twee onderdelen van het middel richten zich tegen het oordeel in rov. 3.3-3.4 dat het door Capri Sun ingeschreven vormmerk nietig is omdat de vorm volledig technisch is bepaald.

De vorm van een product of verpakking kan voorwerp zijn van merkenrechtelijke bescherming (art. 2 BVIE en art. 3 Merkenrichtlijn16.). Die hoofdregel kent uitzonderingen. Geen vormmerk is mogelijk voor tekens die uitsluitend bestaan uit (1) een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald17., (2) een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft18.en (3) een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen19.(art. 2.1 lid 2 BVIE - per 1 maart 2019: art. 2.2bis sub e BVIE - en art. 4 lid 1 sub e MRl). De Gemeenschapsmerkenverordening20.bevat gelijkluidende bepalingen (art. 4 en 7 lid 1 sub e).

De achtergrond hiervan is dat met het merkenrecht niet wordt beoogd merkhouders een monopolie te geven op technische oplossingen of gebruikskenmerken van waren, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in waren van concurrenten op zoek is21.. De belangrijkste functie van merken is de herkomstfunctie, dus om aan de consument of eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten te waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Een merkenrecht is daarom in beginsel ook in tijd onbeperkt, mits tijdig vernieuwd (vgl. art. 2.9 BVIE). Dit staat tegenover octrooien en modellen, die een balans willen bereiken tussen het belang van bescherming van innovatie en dat door anderen op deze innovaties kunnen voortborduren na enige tijd, zodat daar wel een maximum beschermingsduur is voorzien. Het is niet de bedoeling dat het vormmerk wordt gebruikt om onbedoeld het tijdelijke karakter van die rechten te omzeilen22..

In onze zaak staat merkenrechtelijk de techniekuitzondering centraal. Over deze techniekuitsluiting is in de toelichting van het Benelux-Bureau het volgende te lezen23.:

“Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van een product of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming. In het tweede lid zijn echter drie beperkingen opgenomen voor tekens die uitsluitend bestaan uit:

(…)

c) een vorm, die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen

Deze uitzondering strekt ertoe van het gebied van de merken uit te sluiten die vormen van waren of verpakking, die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Dit laatste begrip is ruimer dan het begrip uitvinding in de zin van de octrooiwet. Om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, is het dus niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen. Het merkenrecht is niet bestemd om eeuwigdurende bescherming te verlenen aan vormen die door andere in tijd beperkte intellectuele eigendomsrechten beschermd kunnen worden.”

Bij de uitleg van de techniekuitzondering is in de Luxemburgse merkenrechtspraak aan de orde geweest in de arresten Philips/Remington24., Henkel25., Lego Juris26.en Kit-Kat27..

In Philips/Remington was het vormmerk de alom bekende roterende scheerkoppen uit een ‘Philishave’ voorwerp van een geldigheidsaanval op grond van de techniekexceptie. Het Hof gaf aan dat de techniekuitzondering beoogt te voorkomen dat een vorm kan worden ingeschreven waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. De ratio is te verhinderen dat een merkhouder een monopolie krijgt op technische oplossingen waarnaar de consument mogelijk in de waren van concurrenten zoekt (punt 78). Een inschrijving van een dergelijke vorm als merk zou concurrenten de mogelijkheid ontnemen om een product met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun producten vrij te kiezen (punt 79). Vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, moeten door eenieder ongestoord kunnen worden gebruikt (punten 80 en 82). De techniekuitzondering geldt daarom ook als de betreffende technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen (punten 81 en 83). Dat is een duidelijke keuze voor de 'apparaatgerichte leer' of concurrerende theorie (beoordeling of de vorm zelf een technisch effect sorteert, anders gezegd: of de technische functie de enige factor is die bepalend is voor de vorm) en niet voor de 'resultaatgerichte leer' (beoordeling of het nodig is om de betreffende specifieke vorm te kiezen om het technisch resultaat te bereiken en als er als er alternatieven zijn met hetzelfde technische effect, dan gaat de techniekexceptie niet op, ook bekend onder het begrip ‘multiplicity of forms’)28..

In de zaak Henkel werd de weigering om een fles voor vloeibaar wasmiddel als vormmerk in te schrijven aangevochten. Henkel betoogde dat de in Philips/Remington genoemde ratio van de techniekuitzondering niet extensief kan worden uitgelegd als ook betrekking hebbend op vormmerken voor de verpakking van een product. Henkel wees erop dat geen enkele marktdeelnemer wordt belet om vloeibaar wasmiddel op de markt te brengen en dat het na inschrijving alleen niet mogelijk is om de gekozen presentatie, fles of dop te gebruiken (punt 20). Het Hof volgde dat standpunt niet en overwoog dat bepaalde waren (zoals korrels, poeder of vloeistof) geen intrinsieke vorm hebben en alleen verpakt aan de man kunnen worden gebracht. De verpakking geeft dan aan de waar haar vorm. Voor het onderzoek van een merkaanvraag moet de verpakking in die gevallen gelijk worden gesteld met de vorm van de waar (punten 33-37).

Lego Juris ziet op de nietigverklaring van een vormmerk voor legoblokjes. Het Hof herhaalde en verduidelijkte de regels uit Philips/Remington. Aan de voorwaarde dat het teken ‘uitsluitend’ bestaat uit een vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan een technische functie (punten 51-52). Het Hof achtte niet van belang dat de concurrenten ook speelblokjes met een andere vorm en afmeting op de markt kunnen brengen, een bevestiging van de apparaatgerichte leer. Die omstandigheid laat namelijk onverlet dat inschrijving van de legoblokjes als vormmerk een sterke beperking zou opleveren van de mogelijkheden voor concurrenten om vormen van de producten op de markt te brengen waarin dezelfde technische oplossing is gebruikt (punt 59). Wel is het zo dat de techniekuitzondering geen toepassing vindt als de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt. De reden is dat een concurrent in dat geval een vorm zal kunnen gebruiken waarin het niet-functionele element van de vorm van de merkhouder ontbreekt (punt 72). Het oordeel dat alle elementen van de legoblokjes – met uitzondering van de kleur – functioneel zijn bepaald, blijft in stand (punt 74).

Kit-Kat is een oppositiezaak tegen een aanvraag voor de inschrijving van een vormmerk voor een tabletvormige chocoladereep met een drietal inkepingen. Het Hof gaat hier in op de situatie dat er drie wezenlijke kenmerken zijn waarvan één door de aard van de waar is bepaald en twee noodzakelijk zijn voor een technische uitkomst. Volgens het Hof kan het merk in zo’n geval niet worden ingeschreven als één van de weigeringsgronden volledig van toepassing is op de betreffende vorm. Is geen van de drie weigeringsgronden volledig van toepassing, dan mag de inschrijving van het merk niet worden geweigerd (punten 46-51)29.. Verder heeft het Hof herhaald dat de ratio van de techniekuitzondering is te verhinderen dat de merkhouder een monopolie verkrijgt op technische oplossingen waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (punt 44). Van belang is ten slotte dat de techniekuitzondering volgens het Hof zo moet worden uitgelegd dat deze ziet op de manier waarop het betreffende product functioneert en niet op de manier waarop het wordt vervaardigd (punten 53-57).

Binnen- en buitenlandse rechtspraak over het vormmerk van Capri Sun

Er is inmiddels voor diverse rechterlijke gremia in Europa gestreden over het vormmerk van Capri Sun zoals dat voor de desbetreffende landen is ingeschreven. In overwegende mate is dit daar niet geldig geoordeeld. In België is het beroep op de techniekexceptie niet gehonoreerd.

Riha heeft ook beroep gedaan op Sisi Werke30.-arrest (s.t. 1.4 en plta HB 42), waarin het Luxemburgse Hof het oordeel in stand liet dat inschrijving van een vormmerk op een sta-zakje bij gebrek aan onderscheidend vermogen mocht worden geweigerd. Het betrof een aanvraag voor inschrijving van andere vormmerken dan waar wij ons over buigen, zodat dit arrest niet rechtstreeks van toepassing is. Bovendien ging het daarin met name om het onderscheidend vermogen (punten 30-37), dat in onze zaak in cassatie geen rol meer speelt.

Het vormmerk uit onze zaak is wel beoordeeld door de Duitse, Franse, Belgische en Oostenrijkse rechter in de desbetreffende jurisdicties. Beide partijen zijn daar in hun cassatiestukken op ingegaan31.. Verder heeft de Haagse rechtbank in de zaak Capri Sun/ [A] ook over het in onze zaak voorliggende vormmerk geoordeeld (zie ook rov. 2 (vi) van het bestreden arrest, hiervoor weergeven in 1.6).

Duitsland. In 2012 heeft het Landgericht Hamburg32.een aan Riha gelieerde onderneming (Wesergarten) een verbod opgelegd om inbreuk te maken op het vormmerk van Capri Sun zoals dat voor Duitsland was ingeschreven. In 2013 en 2014 hebben het Landgericht Braunschweig33.en het Landgericht en Oberlandesgericht Köln34.Riha verboden om inbreuk te maken op het vormmerk van Capri Sun. Het Patent und Markenamt heeft de inschrijving van het vormmerk van Capri Sun in augustus 2014 echter doorgehaald op de grond dat de kenmerken van het sta-zakje technisch zijn bepaald. Het Bundespatentsgericht heeft het daartegen gerichte beroep verworpen35.en dit oordeel is ten overstaan van het Bundesgerichtshof overeind gebleven36..

Frankrijk. De gespecialiseerde IE-rechtbank in eerste aanleg in Parijs heeft het voor Frankrijk ingeschreven vormmerk in 2015 ook nietig verklaard37., omdat de merkinschrijving onduidelijk is en het sta-zakje geen onderscheidend vermogen heeft. Dat is in appel bekrachtigd38.. In cassatie heeft Capri Sun gesteld dat de zaak aanhangig is bij het Cour de Cassation39..

België. Naar het oordeel van de Belgische Rechtbank van Koophandel te Brussel is het vormmerk van Capri Sun wel geldig40.. Daartoe is onder meer overwogen dat de rechte randen van de sta-zakjes minder ergonomisch zijn en minder goed in de (kinder-)hand liggen dan afgeronde zakjes. Hierdoor zijn de sta-zakjes van Capri Sun minder praktisch voor de consument dan sta-zakjes met afgeronde vormen. Verder sluiten volgens dit oordeel de talrijke alternatieve verpakkingen uit dat de vorm noodzakelijk is om een technische functie te vervullen. Bovendien zijn de rechte randen een belangrijk niet-functioneel bepaald element. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld. In 2017 heeft het hof van beroep in Brussel de zaak aangehouden tot de definitieve beslissing van het Amsterdamse hof in onze zaak41..

Oostenrijk. In deze cassatieprocedure is over een zaak in Oostenrijk het volgende gesteld. Het Oostenrijkse Patentamt heeft de corresponderende merkinschrijving van Capri Sun nietig verklaard op grond van de techniekuitzondering (s.t. Riha 1.4 en repliek in cassatie Capri Sun onder 2). Capri Sun heeft geappelleerd bij het Oberlandesgericht in Wenen (repliek Capri Sun in cassatie onder 2).

Vonnis rechtbank Den Haag. In Capri Sun/ [A] heeft de Haagse rechtbank in 2014 geoordeeld dat sprake is van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Daarbij is van belang geacht dat voor de vorm van het sta-zakje in 1963 in Nederland octrooi is aangevraagd42.. Capri Sun heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis (zie rov. 2 (vi) van het bestreden arrest, hiervoor weergegeven in 1.6). De octrooiaanvraag uit 1963 is overigens ook vermeld in de feitenweergave van het hier bestreden arrest (rov. 2 (viii), hiervoor weergegeven in 1.8).

Met deze kennis gewapend bespreek ik de eerste twee onderdelen die zien op het oordeel over de techniekexceptie.

Eerste en tweede onderdeel: vormmerk en techniekexceptie

Het eerste onderdeel is gericht tegen het nietigheidsoordeel vanwege technische bepaaldheid in rov. 3.3.1.-3.3.3 van het vormmerk van Capri Sun. Ik neem hier ook de in subonderdeel II.II verstopte rechtsklacht tegen rov. 3.3.3 verwoord in 31 van de procesinleiding in cassatie mee.

Het eerste onderdeel begint met een weergave van deze aangevallen overwegingen in 14 en 15 van de procesinleiding, in 16 gevolgd door een duiding die neerkomt op een weergave van de opbouw van het nietigheidsoordeel van het hof op grond van de techniekexceptie.

In 17 van de procesinleiding in cassatie volgt een rechtsklacht hierover. Het onderdeel wijst erop dat, naar het hof in rov. 3.3.3. overweegt, alle wezenlijke kenmerken van de vorm van het sta-zakje inherent zijn aan de generieke functie van de verpakking. Daarmee kan volgens de klacht niet op andere kenmerken zijn gedoeld dat die het hof in rov. 3.3.1. en 3.3.2 identificeert. Nu het hof in rov. 3.3.1. terecht de rechte zijden van het sta-zakje als wezenlijk kenmerk heeft genoemd, maar daaraan in rov. 3.3.2. geen technische functie heeft toebedeeld, is miskend dat de techniekuitzondering alleen toepasselijk is als alle wezenlijke kenmerken van de vorm technisch zijn bepaald43.. In haar s.t. 23-24 benadrukt Capri Sun dat in het hofoordeel naar haar mening besloten ligt dat de naar buiten lopende rechte zijden een wezenlijk niet-functioneel kenmerk van het merk vormen.

Dat laatste lijkt me niet en Ik zie deze klacht niet opgaan om de volgende redenen.

In de eerste plaats is de vraag of de lezing waar het middel van uitgaat wel klopt. Die “rechte zijden” worden alleen (letterlijk) tussen haakjes gemeld in rov. 3.3.1 als de weergave door Capri Sun in appel van het vooraanzicht van het vormmerk als ‘gelijkbenig trapezium’ etc. De eigen woorden van het hof zijn met weglating van deze omschrijving van Capri Sun in appel die het hof tussen haakjes plaatst: ‘De (enigszins) taps toelopende vorm (…) zoals afgebeeld in de merkregistratie, is het gevolg van de bolling aan de onderzijde van de zakjes die ontstaat als het gevulde zakje rechtop geplaatst wordt.’ (cursivering A-G). Het gaat hier volgens mij niet om de ‘rechte zijden’ buiten verdere context of in isolatie beschouwd, zoals de klacht dit in deze lezing wil begrijpen, maar om de ‘(enigszins) taps toelopende’ vorm als gevolg van de bolling door vulling. Dàt is het kenmerk waar het hof in rov. 3.3.2 vervolgens wel degelijk iets mee doet: de ‘(min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank in liggende staat’ van het drankzakje maken dat het ‘compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen (is) in (bijvoorbeeld) een boterham trommel’, zo lezen we in rov. 3.3.2; technisch functioneel zodoende, die vorm, volgens het hof. Ik zie de gesignaleerde omissie uit de klacht dan ook niet. In gelijke zin s.t. Riha 43-46.

Dat deze klacht niet klopt, valt ook nog langs andere weg te zien (en mogelijk moet de klacht niet zo worden opgevat als in de vorige alinea, dat zou kunnen). Het hof begint rov. 3.3.1 met het beschrijven van een leeg zakje dat in ongevulde vorm rechthoekig is. Bij vulling van zo’n zakje verandert die vorm, die wordt volgens het hof dan ‘eveneens (min of meer) rechthoekig van vorm’ als je het zakje plat neerlegt en dat heeft een technische functie, want dan ‘is de drank over de lengte van het zakje min of meer gelijkmatig verdeeld.’ Het ‘(enigszins) taps toelopen’ van het gevulde zakje ‘is het gevolg van de bolling aan de onderzijde van het zakje’ bij het rechtop zetten van het gevulde zakje, zo gaat de analyse van het hof dan verder. Het hof benoemt hiermee dus de (min of meer) rechthoekige vorm die (enigszins) taps toeloopt als een (wezenlijk) kenmerk van het (gevulde) sta-zakje. De (min of meer) rechte zijden zijn onderdeel van die vorm. Volgens het hof is het drankzakje door de (min of meer) rechthoekige vorm en gelijkmatige verdeling van de drank compact en zonder overbodig verlies van ruimte te plaatsen in (bijvoorbeeld) een broodtrommel en kan het drankzakje bij het gebruik met een rietje rechtop worden gezet waardoor morsen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het hof is op die grond van oordeel dat deze vorm, dus de (min of meer) rechthoekige (enigszins taps toelopende) vorm van het gevulde zakje geheel functioneel/technisch is bepaald (rov. 3.3.2.-3.3.3.). Daarmee faalt de klacht dat het hof de rechte zijden als wezenlijk kenmerk noemt, maar hieraan geen technische functie heeft toegekend. De rechtsklacht van het eerste onderdeel gaat volgens mij niet op.

Het eerste onderdeel bevat verder onder 18 van de procesinleiding in cassatie een motiveringsklacht voor het geval het hof de rechte zijden functioneel heeft geacht omdat het sta-zakje hierdoor compact is en zonder verlies van ruimte is te plaatsen in (bijvoorbeeld) een boterhamtrommel. Ik begrijp de klacht zo dat deze ook is geformuleerd voor het geval dat de (min of meer) rechte zijden deel uitmaken van een vorm die het hof functioneel heeft geacht, want dat is volgens mij als gezegd het oordeel van het hof. De motiveringsklacht is drieledig.

Het eerste deel vertrekt vanuit de stelling dat het hof overweegt dat de (vermeende) compactheid van het sta-zakje wordt veroorzaakt door de min of meer rechthoekige vorm. Rechthoekig betekent niets meer dan dat het sta-zakje langer in de hoogte is dan in de breedte, zoals de rechtbank in rov. 4.12 heeft overwogen. Die omstandigheid zegt volgens de klacht (nog) niets over de rechtheid van de zijden van het sta-zakje. Ook sta-zakjes met zijden die niet (geheel) recht zijn, kunnen daarnaast een min of meer rechthoekige vorm hebben en daarmee compact zijn, zo vervolgt de klacht. Capri Sun heeft veel voorbeelden van alternatieve sta-zakjes naar voren gebracht met een ‘min of meer rechthoekige vorm’ en zonder rechte zijden die dan naar het oordeel van het hof eveneens ‘compact’ zouden zijn en de door het hof genoemde voordelen bieden. Daartoe verwijst Capri Sun naar haar mvg 59 en 61-62 (met verwijzing naar prods. 15, 17 en 18). Het hof mocht volgens de klacht deze essentiële stelling niet passeren.

Deze klacht faalt volgens mij.

Allereerst al voor zover deze er ook in de motiveringsklacht ten onrechte vanuit gaat dat het hof iets zou hebben geoordeeld over helemaal of echt (kaars)rechte zijden. Het gaat niet om een vorm met helemaal rechte zijden, maar om (min of meer) rechte zijden, zo hebben we gezien bij de behandeling van de vorige (rechts)klacht, dat is iets anders in de context van de aangevallen beslissing van het hof.

Ook in ander opzicht is sprake van te geïsoleerde lezing in deze klacht: de rechtbank heeft niet overwogen dat rechthoekigheid alleen betekent dat het sta-zakje langer in de hoogte is dan in de breedte, zoals de klacht veronderstelt. In rov. 4.12 heeft zij vastgesteld dat de specifieke rechthoekige vorm van het sta-zakje van Capri Sun langer is in de hoogte dan in de breedte. Die overweging laat onverlet dat de (min of meer) rechte zijden deel uitmaken van de (min of meer) rechthoekige vorm en die laatste vorm is waar het volgens het hof naar zijn feitelijke vaststelling om gaat. Capri Sun heeft in de aangehaalde passages bij grieven niet betoogd dat er alternatieve sta-zakjes bestaan zonder rechte zijden die wel een min of meer rechthoekige vorm hebben, zodat ook deze veronderstelling in de klacht volgens mij niet opgaat. Wel heeft Capri Sun gewezen op mogelijke alternatieve vormen voor sta-zakjes. Het hof is in rov. 3.3.4. ingegaan op de mogelijkheid om sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm te maken. Die overweging wordt in het tweede onderdeel bestreden en komt bij de bespreking daarvan aan bod.

Het eerste deel van de motiveringsklacht mist zodoende grotendeels feitelijke grondslag (vgl. in gelijke zin s.t. Riha 4.8). Het aangevallen deel van de motivering van het hof is goed te volgen.

Voor zover in de klacht doorgalmt dat geen sprake kan zijn van de techniekuitzondering omdat alternatieve vormen eenzelfde uitkomst bieden, gaat dit niet op, omdat niet de resultaatgerichte leer, maar de apparaatgerichte leer als geldend recht is aan te merken.

Het tweede deel van de motiveringsklacht uit het eerste onderdeel is dat Capri Sun daarnaast gemotiveerd heeft aangevoerd dat de vorm van het sta-zakje – waaronder de rechte zijden – niet noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst (anders dan dat het kan staan en drank kan ontsluiten), maar het resultaat van een esthetische (design)keuze is44., welke stelling is onderbouwd met de als prod. 13 overgelegde verklaring van ir. A.R. Aalbers. Aalbers verklaart dat al naar gelang de plaatsing van de lassen en de vorm en maat van het gusset45., andere vormen van een sta-zakje met dezelfde functie kunnen ontstaan46.. Door die stellingen te passeren, is het oordeel volgens deze klacht onbegrijpelijk.

Ook dat zie ik niet slagen. Capri Sun heeft aan haar betoog dat sprake is van een esthetische (design)keuze de stelling ten grondslag gelegd dat sta-zakjes met dezelfde functie ook andere vormen kunnen hebben. Voor zover dit niet opnieuw uitgaat van de niet geldende resultaatgerichte leer, blijkt uit deze stelling niet wat het esthetische aspect van de keuze zou zijn; de stelling sluit niet uit dat praktische overwegingen aan de keuze ten grondslag liggen. Het hof oordeelt in rov. 3.3.3. dienovereenkomstig dat uit de feiten niet blijkt van andere overwegingen dan die van praktische/technische aard. Die uitleg is aan het hof als feitenrechter voorbehouden. Volgens het hof is de basale (min of meer) rechthoekige vorm, gelet op de beschreven functie, voor de hand liggend. De ‘trapeziumvorm’ ontstaat, zo vervolgt het hof, door de functie als houder van drank die tijdens het nuttigen rechtop wordt geplaatst en is nodig om de beschreven functie te vervullen. Deze – niet apart bestreden – vaststellingen kunnen het oordeel dragen dat het ontwerp berust op overwegingen van praktische/technische aard. Ook het tweede deel van de klacht gaat volgens mij dan ook niet op.

Het derde deel van de motiveringsklacht uit het eerste onderdeel is dat de rechte zijden van het sta-zakje volgens Capri Sun juist niet noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst, omdat de (scherpe) rechte zijden van het sta-zakje minder goed in de (kinder)hand liggen dan alternatieve vormen van het sta-zakje met afgeronde randen. Capri Sun heeft dit volgens de klacht gemotiveerd gesteld en het hof zou hierover niet anders hebben geoordeeld47..

Dit ziet er volgens mij in de eerste plaats aan voorbij dat de functie van deze vorm volgens het hof niet is dat deze goed in de (kinder)hand ligt. Volgens het hof is de technische functie van de (min of meer) rechthoekige vorm – waarvan de (min of meer) rechte zijden deel uitmaken – dat het drankzakje compact en zonder overbodig verlies van ruimte is te plaatsen in (bijvoorbeeld) een broodtrommel en dat het drankzakje bij het gebruik met een rietje rechtop kan worden gezet waardoor morsen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Op die technische functie van de rechthoekige vorm heeft de aangehaalde stelling geen betrekking. Hier ketst deze klacht al op af.

Voor zover de klacht uit zou gaan van (kaars)rechte zijden, heeft weer te gelden dat dat niet de vorm is die het hof op het oog heeft, zodat de klacht dan feitelijke grondslag mist.

Onder 19 van de procesinleiding in cassatie is nog de voortbouwende klacht geformuleerd dat “het voorgaande” rov. 3.3.3, 3.4, 3.5 en het dictum aantast. Deze klacht deelt het lot van de rest van onderdeel 1.

In subonderdeel II.II zit nog een rechtsklacht verscholen tegen rov. 3.3.3 die systematisch ook hier te plaatsen is, zodat ik deze hier meeneem (vgl. procesinleiding in cassatie 31): het oordeel van het hof in rov. 3.3.3 dat het feitenmateriaal onvoldoende steun biedt voor de stelling dat bij het ontwerp van het sta-zakje creatieve keuzes zijn gemaakt is rechtens onjuist, nu het gemaakt hebben van dergelijke keuzes geen vereiste is voor het niet van toepassing zijn van de techniekexceptie, zo luidt deze klacht; ik begrijp dit als: het maken van dergelijke creatieve keuzes is geen vereiste om de techniekuitsluiting buiten toepassing te laten.

Volgens mij strandt deze klacht op verkeerde lezing van het arrest, omdat het hof niet heeft geoordeeld dat de techniekuitzondering uitsluitend buiten toepassing blijft wanneer er creatieve keuzes zijn gemaakt. Het hof respondeert in rov. 3.3.3 op Capri Suns stellingname tegen de aanval dat de ingeschreven vorm uitsluitend technisch is bepaald met de stelling dat er ook design-overwegingen op grond van creatieve en esthetische keuzes ten grondslag liggen aan het vormmerk. Het ter onderbouwing daarvan gepresenteerde materiaal van de kant van Capri Sun beoordeelt het hof als: uit dit feitenmateriaal leiden wij niet af dat er andere dan praktische/technische overwegingen een rol hebben gespeeld bij de ingeschreven vorm, zodat die helemaal technisch is bepaald. Het hof past hier in mijn ogen niet de in de rechtsklacht bestreden ingewikkeld geformuleerde rechtsregel toe, zodat de klacht feitelijke grondslag mist.

Dit betoog over design-overwegingen van Capri Sun is overigens terecht onderzocht door het hof, omdat uit de Europese merkenrechtspraak volgt dat de techniekexceptie niet van toepassing is als we te maken hebben met een vormmerk waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt (zie hiervoor in 2.14).

Het tweede onderdeel bevat twee subonderdelen en komt op tegen de verwerping in rov. 3.3.4. van het betoog van Capri Sun dat het mogelijk is sta-zakjes te maken met een (iets) afwijkende vorm waaraan een gelijke nuttige functie kan worden toegekend.

Dit oordeel uit rov. 3.3.4. berust op twee pijlers.

In de eerste plaats overweegt het hof dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm in dezelfde mate de beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Dit werkt het hof uit in de daarop volgende passage met een reprise van die uit zijn eerdere evaluatie volgende gebruiksvoordelen: de (min of meer) rechthoekige vorm in liggende staat in combinatie met de mogelijkheid om het sta-zakje stabiel neer te zetten zijn consumentenvoordelen, waarnaar de consument ook in waren van concurrenten zal zoeken en de techniekexceptie wil voorkomen dat een monopolie ontstaat op dergelijke functionele kenmerken.

In de tweede plaats zet het betoog van Capri Sun over alternatieve vormen met een gelijke nuttige functie de techniekuitzondering als nietigheidsgrond volgens het hof niet opzij.

Deze beide gronden kunnen de verwerping van het betoog van Capri Sun over alternatieve vormen volgens mij zelfstandig dragen. Subonderdeel II.I is gericht tegen de eerste pijler en subonderdeel II.II tegen de tweede. Dit betekent dat Capri Sun alleen belang heeft bij het onderdeel wanneer beide subonderdelen doel treffen48.. We zullen hierna zien dat dat volgens mij niet het geval is.

In 24 van de procesinleiding in cassatie formuleert Capri Sun voorafgaand aan subonderdelen II.I en II.II nog de klacht dat rov. 3.3.4 niet in stand kan blijven omdat dat stoelt op het onjuiste vertrekpunt dat alle wezenlijke kenmerken van het sta-zakje functioneel bepaald zijn, terwijl het hof niets oordeelt over de functionaliteit van het wezenlijke kenmerk van de rechte zijden.

Dit is een reprise van onderdeel 1 en gaat om de daar besproken redenen niet op.

Subonderdeel II.I klaagt dat onbegrijpelijk is dat volgens het hof niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm een gelijke nuttige functie kan worden toegekend. Zoals door Capri Sun gesteld, hebben ook de door haar getoonde alternatieve vormen een min of meer rechthoekige vorm in liggende staat in combinatie met de mogelijkheid om deze op stabiele wijze rechtop te zetten. Zij verwijst daartoe naar mvg 59 en 61-62 met verwijzing naar prods. 15, 17 en 18.

Riha heeft in cassatie als verweer gevoerd dat het subonderdeel feitelijke grondslag mist. In de aangehaalde passages uit de grieven is volgens Riha niet te lezen dat aan de voorgestelde alternatieve vormen dezelfde gebruiksvoordelen inherent zijn. Capri Sun heeft daar alleen aangevoerd dat de sta-zakjes elke gewenste vorm kunnen krijgen. De stelling dat de alternatieve vormen in liggende staat een min of meer rechthoekige vorm hebben, in combinatie met de mogelijkheid om deze op stabiele wijze rechtop te zetten, is Capri Sun voor het eerst in cassatie ingenomen (s.t. Riha 4.14). Dat lijkt mij ook.

Wat stelt Capri Sun in Mvg 59 en 61-62?:

“59. De juistheid van de verklaring van ir. Aalbers, in het bijzonder dat ook elke gewenste vorm aan een sta-zak kan worden gegeven, volgt verder ook uit het door Riha Wesergold in Duitsland verrichte merkdepot van 27 februari 2013 voor de vorm van het hiernaast afgebeelde sta-zakje voor waren in klassen 29, 30 en 32 (waaronder vruchtendrank). Het merk is ingeschreven op 4 juni 2013 door het DPMA [ingeschreven] onder DE 302013019421 (productie 15 CS).

(…)

61. Die vormvrijheid volgt ook uit de hieronder afgebeelde voorbeelden van vormen van in de handel zijnde sta-zakjes (productie 17 CS). De omstandigheid dat verschillende van deze verpakkingen buiten de Benelux in de handel worden gebracht, is in dit verband niet relevant omdat het hier uitsluitend gaat om te illustreren dat de vorm van het in IR 677.879 afgebeelde sta-zakje niet noodzakelijk is ter verkrijging van een technische uitkomst.

62. Met de hieronder staande voorbeelden van vormen van sta-zakjes wordt verder ook aangetoond dat de omstandigheid dat lasnaden vrijwel steeds (ook) in de nabijheid van de buitenranden zijn gelegen, op generlei wijze de vrijheid beperkt om een sta-zak die vorm te geven die, om welke reden dan ook, gewenst wordt (anders gezegd: de lasnaden bepalen niet de vorm van een sta-zak, maar de gekozen vorm van een sta-zak bepaalt de plaats en het verloop van de lasnaden die de verpakking sluiten, terwijl daarnaast nog lasnaden aangebracht kunnen worden voor andere doeleinden), terwijl uit onderstaande voorbeelden verder ook blijkt dat er daarnaast een grote vrijheid is lasnaden die vorm te geven die vanwege visuele, esthetische of andere overwegingen gewenst is (productie 18 CS).”

Uitleg van gedingstukken is voorbehouden aan het hof als hoogste feitenrechter, zodat die uitleg in cassatie alleen op begrijpelijkheid kan worden getoetst49..

In de aangehaalde passages is, naar Riha volgens mij terecht heeft aangevoerd, niet uitdrukkelijk de stelling betrokken dat ‘de alternatieve vormen in liggende staat een min of meer rechthoekige vorm hebben, in combinatie met de mogelijkheid om deze op stabiele wijze rechtop te zetten’. Belangrijker in dit verband: ook is niet expliciet gesteld dat aan alternatieve vormen dezelfde gebruiksvoordelen inherent zijn.

Bij zeer welwillende lezing kan mogelijk uit mvg 61 worden afgeleid dat daar impliciet wordt gesteld dat aan de alternatieve vormen dezelfde gebruiksvoordelen inherent zijn, maar dat lijkt mij te veel trekken hebben van ‘hindsight’. Capri Sun stelt daar alleen dat de alternatieve verpakkingen illustreren dat de vorm van haar sta-zakje niet nodig is om een technische uitkomst te bereiken. Daar moet dan bij gedacht worden dat de technische uitkomst in dit geval voor een belangrijk deel bestaat uit elementen van gebruiksgemak (vgl. rov. 3.3.2.). In dat licht zou dan uit mvg 61 moeten worden opgemaakt dat de alternatieve vormen dezelfde gebruiksvoordelen (kunnen) hebben.

Ook die welwillende lezing maakt de beperktere uitleg van het hof echter niet onbegrijpelijk in cassatie-technisch opzicht. In cassatie is niet aangevoerd dat Riha de stellingname van Capri Sun in hoger beroep in de nu door Capri Sun verdedigde zin zou hebben opgevat50.. Ook overigens is in cassatie niets aangevoerd waaruit volgt dat de beperktere lezing onbegrijpelijk is. Subonderdeel II.I stuit daar op af. De eerste pijler blijft daarmee overeind, zodat eigenlijk al geen belang meer bestaat bij de nu te behandelen klacht tegen de tweede pijler.

Subonderdeel II.II is gericht tegen het oordeel dat nietigheid op grond van de techniekuitzondering niet opzij wordt gezet doordat er nog andere vormen zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, onder verwijzing naar punt 84 van het arrest Philips/Remington51..

Volgens de eerste rechtsklacht heeft het hof daarmee een onjuiste uitleg gegeven aan de rechtsregel uit Philips/Remington. Weliswaar is in dat arrest gekozen voor de apparaatgerichte leer, maar dat betekent niet dat het hof in onze zaak het vormmerk mede op die grond nietig kon verklaren, omdat het HvJ EU de apparaatgerichte leer niet tot het uiterste doorgevoerd wil zien. Het Luxemburgse Hof heeft in Lego Juris52.immers overwogen dat de ratio van de techniekuitzondering is dat binnen de EU technische oplossingen slechts voor een beperkte duur kunnen worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt (onder verwijzing naar punt 46 uit Lego Juris). Die ratio staat er volgens de klacht aan in de weg dat voorhanden alternatieve vormen onder alle omstandigheden niet van belang zijn, in het bijzonder als er (schier) oneindige beschikbare alternatieve vormen zijn en er zodoende geen gevaar van monopolisering van een technische oplossing dreigt. In onze zaak speelt volgens de klacht een merkinschrijving van een vorm (van het sta-zakje voor drank) waarvoor oneindig veel alternatieve vormen beschikbaar zijn. De vormeloze waar (drank) kan in elke denkbare vorm kan worden aangeboden, terwijl de verpakking ervan ook elke denkbare vorm kan hebben, zo stelt Capri Sun53.. In haar s.t. en haar repliek in cassatie benadrukt Capri Sun dat bij verpakkingen voor vormeloze producten niet het risico op monopolisering bestaat – er is altijd een andere verpakking of vrije vorm mogelijk – zodat de ratio van de techniekuitzondering hier niet opgaat (s.t. 35, 36, 74 en 78 en repliek 22, 24 en 30).

De tweede rechtsklacht van subonderdeel II.II is dat het hof verder heeft miskend dat Philips/Remington alleen betrekking heeft op vormvaste waar. Voor zover daarover onduidelijkheid mocht bestaan, moeten op dit punt volgens de klacht prejudiciële vragen aan het HvJ EU worden gesteld.

Een verdere rechtsklacht zit hier nog enigszins verstopt in subonderdeel II.II (vgl. 31 procesinleiding in cassatie) en is gericht tegen rov. 3.3.3 i.p.v rov. 3.3.4 waar onderdeel II voor het overige tegen gericht is: het maken van creatieve keuzes is geen vereiste voor het niet van toepassing zijn van de techniekexceptie. Deze klacht is hiervoor bij onderdeel I al in afwijzende zin besproken (vgl. 2.38-2.39).

De techniekuitzondering beoogt inderdaad te voorkomen dat de merkhouder een in tijd onbeperkt monopolie verkrijgt op de technische kenmerken van een product (zoals hiervoor uiteengezet in 2.9). De uitzondering is echter niet beperkt tot gevallen waarin een serieus gevaar voor monopolisering speelt54.. Volgens Philips/Remington is de strekking van de techniekuitzondering ook dat concurrenten niet mogen worden beperkt in hun vrijheid om technische oplossingen te kiezen. De uitzondering geldt ook als er andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen (zie hiervoor in 2.12). Deze uitgangspunten uit Philips/Remington gelden volgens mij onverkort voor de verpakking van vormeloze waar. Dat lijkt mij te volgen uit het arrest Henkel55.(in gelijke zin s.t. Riha 4.29). In die zaak oordeelde het Luxemburgse hof dat bij waren zonder intrinsieke vorm de verpakking gelijk moet worden gesteld met de vorm van de waar (zie hiervoor in 2.13). In zoverre is sprake een acte éclairé. Het stellen van prejudiciële vragen is dan ook niet aangewezen56.. Op dit laatste ketst de tweede rechtsklacht af.

In onze zaak gaat het om een verpakking voor vormeloze waar (vloeistof). Het hof heeft dus terecht de rechtsregels uit Philips/Remington toegepast en hoefde niet nader in te gaan op de stelling dat de vormeloze waar in elke denkbare vorm kan worden aangeboden, terwijl de verpakking ervan ook elke denkbare vorm kan hebben. Die stelling laat namelijk onverlet dat een vormmerk op het sta-zakje concurrenten zou beperken in hun vrijheid om technische oplossingen te kiezen en dat beoogt de techniekuitzondering te voorkomen. Dat tekent het lot van de eerste rechtsklacht.

Het pleidooi van Capri Sun om hier te verfijnen en de Philips/Remington-doctrine te reserveren voor intrinsiek vormvaste waren (zoals scheerkoppen, speelgoedbouwsteentjes, chocoladerepen en handvatten van messen), maar niet toe te passen op intrinsiek vormvrije waren zoals vloeistoffen die altijd een verpakking nodig hebben (vgl. s.t. 62-79), een betoog dat (ook) aanhangers heeft in literatuur en rechtspraak57., kan (of beter: moet) vanwege de hiervoor gegeven redenering in onze zaak volgens mij blijven rusten.

Voor het geval Uw Raad hier anders over zou oordelen, is bij s.t. 83 door Capri Sun een tweetal prejudiciële vragen voorgesteld. In mijn optiek gaan deze uit van een feitensubstraat dat niet volledig leest op onze zaak, zodat we aan deze vragen ook zo bezien niet toe kunnen komen58..

Subonderdeel II.II wijst er in de procesinleiding onder 31 bovendien op de stelling dat een onbeperkt aantal alternatieve vormen beschikbaar is waarmee hetzelfde technische effect kan worden bereikt en dat een keuze uit deze mogelijkheden op zijn minst tot enige creativiteit dwingt59.. Daarom is onbegrijpelijk dat volgens het hof in het feitenmateriaal onvoldoende steun is te vinden voor het standpunt dat bij het ontwerp van het zakje andere overwegingen dan die van praktische/technische aard een rol hebben gespeeld (rov. 3.3.3.).

Ook deze motiveringsklacht zie ik niet opgaan. Capri Suns betoog is gemotiveerd verworpen door het hof door onbestreden te overwegen dat de basale (min of meer) rechthoekige vorm gelet op de beschreven functie voor de hand liggend is. De ‘trapeziumvorm’ ontstaat, zo vervolgt het hof, door de functie als houder van drank die tijdens het nuttigen rechtop wordt geplaatst en is noodzakelijk om de functie te vervullen. Op de stelling over de beschikbaarheid van een onbeperkt aantal alternatieve vormen met hetzelfde technisch effect hoefde het hof volgens mij niet (nader) te responderen. Uit die stelling blijkt niet wat het esthetische/creatieve element van de keuze zou zijn en zij sluit niet uit dat praktische afwegingen aan die keuze ten grondslag hebben gelegen. Daar strandt naar ik meen deze motiveringsklacht op.

De louter voortbouwende klacht in 33 van de procesinleiding in cassatie dat onderdeel II rov. 3.3.3, 3.3.4, 3.4 en het dictum aantast, behoeft geen afzonderlijke bespreking, nu onderdeel II volgens mij niet opgaat.

Derde onderdeel: slaafse nabootsing

Het derde middelonderdeel is gericht tegen rov. 3.5. dat geen sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing. Over slaafse nabootsing eerst kort het volgende.

Dit leerstuk is door Uw Raad sinds het standaardarrest Hyster Karry Krane uit 1953 in een reeks van arresten vormgegeven60.. Er is het nodige over geschreven in de recente vakliteratuur61.en ik verwijs ook naar mijn conclusies in de zaken My Little Pony, Ajax/Lezer en Mi Moneda 62..

Uit de arresten van Uw Raad in de zaken Lego/Mega Brands63.(2009) en Mi Moneda64.(2017) blijkt de volgende uitkristallisatie tot nu toe. Nabootsing van een stoffelijk product staat in beginsel vrij als het niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom. Dit lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. In dat geval is nabootsing een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen uit hoofde van onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring kan pas sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt.

Met dit leerstuk wordt een gezonde concurrentieverhouding nagestreefd65.. Het is een uitwerking van de verplichting uit het Verdrag van Parijs66.om daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen daden van oneerlijke mededinging67..

Het derde onderdeel bevat twee subonderdelen.

Volgens de rechtsklacht68.uit subonderdeel III.I heeft het hof miskend dat voor de beoordeling van het beroep op slaafse nabootsing het bestaan van ‘alternatieve vormen die eenzelfde technische functie vervullen’ een relevante omstandigheid is. Het bestaan daarvan toont aan dat het voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet nodig is om het vormmerk na te bootsen. Het hof heeft hier volgens de klacht de juiste maatstaf miskend, namelijk dat verboden is verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is. De klacht verwijst naar de stellingen (i) dat het sta-zakje een ‘eigen plaats’ heeft op de relevante markt69., (ii) dat het op de markt brengen door Riha van haar sta-zakje tot verwarring leidt bij een weinig oplettend kopend publiek op de Nederlandse markt70.en (iii) dat alternatieve vormen beschikbaar zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen71..

Voor zover het hof voortborduurt op zijn oordeel dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm een gelijke nuttige functie kan worden toegekend, is dit oordeel onbegrijpelijk om de in subonderdeel II.II genoemde redenen, zo besluit dit subonderdeel; het hof heeft immers volgens deze motiveringsklacht geen enkel inzicht gegeven in de totstandkoming van zijn oordeel dat aan de door Capri Sun aangedragen alternatieven niet in dezelfde mate de gesignaleerde gebruiksvoordelen inherent zijn.

Volgens mij gaan deze klachten ook niet op. Het hof heeft in de eerste volzin van rov. 3.5. overwogen dat het op de markt brengen van een sta-zakje met een vorm die gelijk is aan het sta-zakje van Capri Sun niet als onrechtmatige slaafse nabootsing kan worden gekwalificeerd en wel mede in het licht van het voorgaande oordeel over de technische bepaaldheid van het als vormmerk ingeschreven sta-zakje. Het hof heeft daartoe overwogen dat het immers kenmerken betreft die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Het hof neemt daarom aan dat, voor zover door de vormgeving van het zakje bij het publiek verwarring ontstaat, deze niet vermijdbaar is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking afbreuk te doen. Dit oordeel impliceert dat het gebruik van dezelfde functionele kenmerken op zich niet tot de slotsom leidt dat sprake is van slaafse nabootsing72.. Anders dan subonderdeel III.I stelt, heeft het hof daarmee niet geoordeeld dat het gebruik van dezelfde technische oplossing voor de beoordeling van het beroep op slaafse nabootsing geen relevante omstandigheid kan zijn. Daar strandt de rechtsklacht eigenlijk al op.

In cassatie is niet opgekomen tegen het oordeel dat het gebruik van dezelfde technische oplossing op zich niet tot de slotsom leidt dat sprake is van slaafse nabootsing. Dat oordeel lijkt mij overigens ook juist. De ratio van de techniekuitzondering in het merkenrecht is mede dat concurrenten niet mogen worden beperkt in hun vrijheid om technische oplossingen te kiezen. Het ligt niet voor de hand dat via het leerstuk van de slaafse nabootsing wel tegen het gebruik van een technische oplossing kan worden opkomen. In het standaardarrest Hyster Karry Krane73.wees Uw Raad er al op dat technische nabootsing op zich geoorloofd is. In de vakliteratuur74.en feitenrechtspraak75.wordt ook aangenomen dat het gebruik van dezelfde functionele kenmerken op zichzelf nog niet kwalificeert als slaafse nabootsing.

In onze zaak zijn er geen andere feiten die, in combinatie met het gebruik van dezelfde technische oplossing, tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van slaafse nabootsing. Het hof heeft in het vervolg van rov. 3.5. geoordeeld dat de reflecterende folie en het uiterlijk (in het bijzonder de opdruk) van de sta-zakjes geen steun bieden voor de slotsom dat Riha zich jegens Capri Sun schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Dat oordeel wordt, zo zal ik hierna bij de behandeling van subonderdeel II.II uiteenzetten, volgens mij niet met succes bestreden.

Het hof hoefde bij die stand van zaken niet (nader) in te gaan op de drie stellingen die in subonderdeel III.I worden genoemd. Stellingen (i) en (ii) gaan over de ‘eigen plaats op de markt’ van Capri Sun en het verwarringsgevaar. Naar het feitelijke oordeel van het hof is eventuele verwarring door de vormgeving van het sta-zakje (naar ik begrijp: gegeven de keuze voor dezelfde technische oplossing als in het vormmerk van Capri Sun) niet vermijdbaar zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de verpakking af te doen. Stellingen (i) en (ii) zijn dus niet relevant. Stelling (iii) houdt in dat alternatieve vormen beschikbaar zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. Die omstandigheid laat het oordeel onverlet dat het gebruik van dezelfde technische oplossing op zich geen onrechtmatige slaafse nabootsing oplevert.

Zoals we bij de behandeling van onderdeel II.I hebben gezien, maakt het hof uit de feiten in deze zaak op dat niet is gebleken dat aan sta-zakjes met een (iets) afwijkende vorm een gelijke nuttige functie kan worden toegekend. Dit is tevergeefs bestreden zagen we daar en deze constatering van het hof klinkt hier ook door, omdat het hof rov. 3.5 over slaafse nabootsing begint met: ‘Mede in het licht van het voorgaande (…)’. Dat betekent dat Riha in de ogen van hof niet net zo goed een andere vorm had kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. In vergelijkbare zin s.t. Riha 4.37. Capri Sun heeft dit ook zo opgevat blijkens haar verwijzing naar deze eerdere klacht in de procesinleiding in cassatie onder 39.

Subonderdeel III.II richt zich tegen de passage uit rov. 3.5 dat het Riha vrijstond om voor haar sta-zakje een soortgelijke reflecterende aluminiumkleurige samengestelde folie te kiezen als voor het vormmerk wordt gebruikt. Een verdere klacht is gericht tegen de passage uit rov. 3.5 dat Riha wat de overige aspecten van het uiterlijk van de sta-zakjes betreft (met name de opdruk hiervan) voldoende afstand houdt tot het sta-zakje van Carpi Sun om onnodig verwarringsgevaar te voorkomen.

Volgens de rechtsklacht uit subonderdeel III.II miskent het hof daarmee dat het bij het toepassen van het leerstuk van slaafse nabootsing, zoals mede te begrijpen in het licht van art. 10bis van het Verdrag van Parijs, gaat om het nabootsen van productvormen. De opdruk op een nagebootste vorm speelt daarbij geen rol, althans niet de prominente rol die het hof daaraan heeft toegedicht. Verwarringwekkend navolgen kan niet worden gesauveerd door het aanbrengen van een andere opdruk of naam. Volgens Capri Sun is niet voor niets de standaardregel in de rechtspraak van Uw Raad dat de nabootsende concurrent verplicht is alles te doen wat, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn product, redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide productvormen verwarring ontstaat. Een concurrent die alleen zijn opdruk aanpast, voldoet niet aan die verplichting.

Verder is dit oordeel volgens subonderdeel III.II onbegrijpelijk in het licht van de stelling dat alleen de vorm van het sta-zakje al leidt tot verwarring bij het publiek op de Nederlandse markt, waarbij wordt verwezen naar Capri Suns comparitieaantekeningen d.d. 20 april 2019 26 en mvg 103-107.

Subonderdeel III.II berust volgens mij op een verkeerde lezing van het arrest, zodat de klacht feitelijke grondslag mist en zodoende evenmin tot cassatie kan leiden. Het subonderdeel gaat ervan uit dat het hof zijn oordeel dat de vorm van het sta-zakje en het gebruik van de folie geen slaafse nabootsing opleveren mede heeft gegrond op het verschil in uiterlijk en opdruk. Dat lijkt mij niet het geval. Het hof heeft aan zijn oordeel over de vorm en de folie ten grondslag gelegd dat het hier gaat om kenmerken die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen en dat het gebruik van dezelfde technische oplossing op zich geen onrechtmatige slaafse nabootsing oplevert. De overige aspecten van het uiterlijk van de sta-zakjes die niet noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan zijn vervolgens apart beoordeeld. Wat die aspecten betreft is het hof van oordeel dat Riha voldoende afstand houdt van het sta-zakje van Capri Sun om onnodig verwarringsgevaar te voorkomen. Het hof verwijst daarvoor naar de prominent in beeld gebrachte andere merknaam, de nadere stijl/lettertype van de opschriften en andere gebruikte (achtergrond) kleuren. Deze beoordeling is feitelijk van aard en in cassatie (dan ook) niet bestreden. Deze beoordelingswijze van het hof is volgens mij, in de woorden van Riha’s s.t. 4.35, methodisch ‘volgens het boekje’.

Dit oordeel is in mijn optiek ook goed te volgen. Waar het bij slaafse nabootsing in wezen op neerkomt, is dat moet worden gewaakt voor het onnodig verwarring wekken76.met een nabootsing die even deugdelijk en bruikbaar is als het nagevolgde product, welke even deugdelijke en bruikbare nabootsing op zichzelf geoorloofd is, bij gebreke van IE-rechten die daar een stokje voor steken en daarbij moet gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Dat verwarring kan worden gewekt door die nabootsing wordt op de koop toe genomen, als dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid nu eenmaal onvermijdelijk is, zoals hier in de ogen van het hof gebruik van de dezelfde vorm en het foliemateriaal. Door wel flink af te wijken waar dat mogelijk was zonder een “technisch” inferieur product neer te zetten, is Riha niet tekort geschoten in haar verplichting af te wijken waar mogelijk met het oog op vermijding van verwarring. Zij heeft naar het feitelijk oordeel van het hof aan die verplichting voldaan met een (sterk) afwijkende opdruk en opmaak.

Daar stuiten zowel de rechts- als de motiveringsklacht volgens mij op af.

De louter voortbouwende klacht onder 45 dat ook het dictum door onderdeel III wordt aangetast, kan onbesproken blijven.

Proceskosten

Partijen hebben de volgende afspraken gemaakt over de proceskosten in cassatie77.:

- Riha betaalt € 38.000,- aan Capri Sun bij (vernietiging van het arrest van het hof wegens) het slagen van één of meer klachten uit onderdelen 1 en 2 ten aanzien van het merkenrecht. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 43.000,- indien tevens één of meer klachten uit onderdeel 3 ten aanzien van de onrechtmatige daad slaagt (en het arrest mede op die grond wordt vernietigd)78.. Beide bedragen zijn inclusief verschotten.

De proceskosten met betrekking tot de onderdelen 1 en 2 van het middel vallen onder het bereik van art. 1019h Rv en de per 1 april 2017 geldende Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad. Op grond van punt 4 van de Indicatietarieven zal een tussen partijen overeengekomen bedrag in beginsel worden toegewezen, zonder dat een specificatie wordt verlangd. De overeengekomen bedragen komen mij in het licht van deze indicatietarieven niet onredelijk voor. Voor zover de proceskosten betrekking hebben op onderdeel 3 over slaafse nabootsing vallen deze onder het bereik van art. 237 Rv79.. Art. 237 Rv is een bepaling van regelend recht. Uw Raad oordeelde eerder dat het partijen in beginsel vrij staat om af te wijken van de forfaitaire proceskostenvergoeding van art. 237 Rv80.. Gronden voor matiging op de voet van art. 242 Rv81.zijn volgens mij niet aan de orde. De proceskostenveroordeling kan volgens mij dan ook worden vastgesteld overeenkomstig de tussen partijen gemaakte afspraken.