Hof Amsterdam, 14-12-2006, nr. 1050/06 KG

14 december 2006

bij vervroeging

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar En-gels recht PORTAKABIN LIMITED,

gevestigd te Huntington, York, Verenigd Koninkrijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PORTAKABIN B.V.,

gevestigd te Sliedrecht,

APPELLANTEN,

procureur: mr. A. van Beelen,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PRIMAKABIN B.V.,

gevestigd te Klundert,

GEÏNTIMEERDE,

procureur: mr. O.H.J. Schmutzer.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna tezamen in enkelvoud Portakabin ge-noemd en afzonderlijk Portakabin Limited en Portakabin B.V., terwijl geïntimeerde wordt aangeduid als Primakabin.

Bij exploot van 5 april 2006 is Portakabin in hoger beroep ge-komen van het vonnis van de voorzieningenrechter in de recht-bank te Amsterdam van 9 maart 2006, in kort geding onder num-mers 334608/KG 06-183 OdC gewezen tussen Portakabin als eise-res en Primakabin als gedaagde.

Door aanzegging bij exploot van 13 juni 2006 heeft Primakabin de zaak vervroegd op de rol gebracht.

Bij memorie van grieven heeft Portakabin tegen het vonnis waarvan beroep tien grieven aangevoerd, producties in het ge-ding gebracht en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal ver-nietigen en, opnieuw rechtdoende, haar oorspronkelijke vorde-ringen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Primakabin in de kosten van het geding in beide instanties.

Bij memorie van antwoord, met één productie, heeft Primakabin de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van Portakabin in de kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep.

Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van het hof van 24 november 2006 hun standpunten nader doen toelichten aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities, Portakabin door haar procureur en Primakabin door haar procureur en mr. M.G. Schrijvers, advocaat te Amsterdam. Bij die gelegenheid heeft Primakabin nog producties in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van het geding in beide instanties.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in overweging 1 onder de letters a tot en met h een opsomming gegeven van de feiten waarvan in dit geding wordt uitgegaan. In grief 1 voert Portakabin aan dat de voorzieningenrechter in zijn opsomming op een drietal onderdelen onvolledig is geweest. Portakabin gaat hierbij er-aan voorbij dat ingevolge art. 230 lid 1 sub e Rv. een rechter niet meer feiten in zijn vonnis behoeft te vermelden dan waar-op zijn beslissing berust. De grief faalt derhalve. Voorzover de door Portakabin vermelde feiten alsnog van belang mochten blijken te zijn komt het hof hierop nog terug. Voor het overi-ge bestaat omtrent de feiten geen geschil zodat deze ook het hof tot uitgangspunt dienen.

3. Beoordeling

3.1. Portakabin Limited is producent en leverancier van mobie-le bouwsystemen en rechthebbende op het Benelux woordmerk en het Gemeenschapswoordmerk PORTAKABIN. Portakabin B.V., opge-richt in 1971, is een dochter van Portakabin Limited en houdt zich eveneens bezig met de productie en verkoop van mobiele bouwsystemen. Portakabin B.V. maakt krachtens licentie gebruik van het merk en de handelsnaam PORTAKABIN.

Primakabin verkoopt en verhuurt onder haar merk Primakabin nieuwe en gebruikte mobiele bouwsystemen, waaronder tweede-hands units van Portakabin.

Zowel Portakabin als Primakabin bieden hun producten aan via hun respectieve sites op het internet. Bij het adverteren via het internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma’s als Google zogenaamde ad-words op te geven. Wordt in de zoekmachine zo’n adword inge-tikt dan verschijnt een verwijzing naar de website van de ad-verteerder ofwel in de lijst met gevonden pagina’s ofwel als advertentie rechts op de resultatenpagina onder het kopje “Ge-sponsorde Koppelingen”. Beide partijen maken gebruik van deze manier van adverteren. Primakabin heeft bij de zoekprogramma’s Google, Ilse en Vindex onder meer als adwords ‘portakabin’, ‘portacabin’, ‘portokabin’ en ‘portocabin’ opgegeven.

Aanvankelijk luidde de aanhef van de advertentie van Primaka-bin die verschijnt na het intikken van één van de adwords “nieuwe en gebruikte units”. Na wijziging luidt deze tekst thans: “gebruikte portakabins”.

Primakabin is meerdere malen gesommeerd om haar inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Portakabin door het gebruikma-ken van voornoemde adwords te staken, hetgeen Primakabin steeds heeft geweigerd.

3.2. Daarop heeft Portakabin bij de dit geding inleidende dag-vaarding gevorderd – kort samengevat - Primakabin op straffe van een dwangsom

a) te gebieden elk gebruik van het woord PORTAKABIN of enig ander met woordmerk van Portakabin overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de adwords portakabin, portacabin, portokabin en portoca-bin;

b) te gebieden om de zoekmachines waar zij de genoemde adwords heeft opgegeven aan te schrijven met het verzoek hun bestand te schonen, zodat niet langer wordt verwezen naar de website van Primakabin bij het intikken van een van genoemde Adwords;

c) te veroordelen om aan Portakabin overzichten te doen toeko-men met betrekking tot de opgave van adwords bij zoekprogram-ma’s;

d) te gebieden om aan de raadsman van Portakabin afschriften te doen toekomen van correspondentie die is gevoerd met be-trekking tot het gebod sub b.

Voorts vordert Portakabin betaling van € 10.000,- als voor-schot op schadevergoeding dan wel winstafdracht, alsmede beta-ling van € 1.300,- ter zake buitengerechtelijke kosten en ver-oordeling van Primakabin in de kosten van het geding.

3.3. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen afgewezen. Hij overwoog daartoe, kort samengevat, dat Primakabin geen in-breuk maakt op de merkrechten van Portakabin als bedoeld in art. 13A lid 1 onder a tot en met c BMW (thans art. 2.20 lid 1 onder a tot en met c Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom, verder: BVIE) aangezien de wijze waarop Primakabin het woord Portakabin gebruikt – als Adword in een zoekmachine – niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderschei-ding van waren in de zin van genoemde artikelen. Ook is vol-gens de voorzieningenrechter geen sprake van inbreuk op art. 13A lid 1 onder d BMW (art. 2.20 lid 1 onder d BVIE) omdat Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel van bedoeld gebruik heeft; immers zij gebruikt het woord ‘portakabin’ om belang-stellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands Portakabins aanbiedt. Dit voordeel is gerechtvaardigd, aldus de voorzieningenrechter, terwijl Primakabin ook geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk PORTAKABIN. Primakabin biedt op haar site ook tweedehands Portakabins te koop aan zodat het gebruik van het Adword por-takabin valt onder het bepaalde in art. 13A lid 9 BMW (art. 2.23 lid 3 BVIE) en Portakabin kan zich uit dien hoofde niet verzetten tegen het gebruik ervan. Tot slot is de voorzienin-genrechter van oordeel dat Portakabin niet aannemelijk heeft gemaakt dat Primakabin onrechtmatig jegens haar handelt.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde mo-tivering is Portakabin met tien grieven opgekomen. De grieven lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

3.4. Portakabin stelt dat Primakabin door het gebruik van de omstreden adwords inbreuk maakt op haar merkrechten en dat zij zich hiertegen kan verzetten primair op grond van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE, subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder b BVIE, meer subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 on-der c BVIE en uiterst subsidiair op grond van art. 2.20 lid 1 onder d BVIE. Het primaire standpunt moet worden verworpen aangezien het hof met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel is dat het gebruik van het woord portakabin en varia-ties daarop als adword in een zoekmachine niet kan worden aan-gemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE. Dit betekent dat ook het be-roep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder b, respectieve-lijk onder c BVIE niet opgaat.

3.5. Met betrekking tot het beroep van Portakabin op art. 2.20 lid 1 onder d BVIE deelt het hof voorshands het oordeel van de voorzieningenrechter dat door het gebruik van het merk van Portakabin als adword geen ongerechtvaardigd voordeel door Primakabin wordt getrokken. Het hof neemt hierbij in aanmer-king dat de directeur van Primakabin, E. Voogd, ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat meer dan 50% van de omzet van Primakabin bestaat uit de handel in tweedehands units van het merk Portakabin. Portakabin heeft weliswaar gesteld dat Prima-kabin niet gespecialiseerd is in de verkoop van Portakabin producten maar dat neemt niet weg dat Primakabin voor het ge-regelde en substantiële aanbod van die door Portakabin in de Europese Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten ge-rechtigd is het merk Portakabin te gebruiken. Het voordeel dat Primakabin heeft door belangstellenden naar haar site te lei-den waarop zij tweedehands units van Portakabin aanbiedt is dan ook gerechtvaardigd. Het hof ziet geen aanleiding bij de gebruikte adwords onderscheid te maken tussen enerzijds het gebruik van het merk PORTAKABIN en anderzijds het gebruik van variaties op dit merk, welke variaties onder de noemer ‘kenne-lijke verschrijvingen’ kunnen worden gebracht. Het gebruik van zulke variaties is een direct gevolg van de werking van het internet, waar de geringste verschrijving tot gevolg kan heb-ben dat men niet op de gezochte site terecht komt.

3.6. Voorzover Portakabin evenwel bezwaar maakt tegen het feit dat de aan de adwords verbonden advertentie van Primakabin niet is doorgelinkt naar de subpagina van de site van Primaka-bin waarop de tweedehands units van Portakabin worden aangebo-den maar naar de hoofdpagina van Primakabin’s website is haar bezwaar gegrond. Het gebruik van het merk PORTAKABIN is slechts gerechtvaardigd voorzover het wordt gebruikt voor de desbetreffende waren en derhalve enkel voor het direct doorge-leiden naar de subpagina waarop Primakabin tweedehands units van Portakabin aanbiedt.

3.7. Evenzeer gegrond is het bezwaar van Portakabin tegen de huidige tekst van de advertentie: “gebruikte portakabins”, aangezien Portakabin niet behoeft te accepteren dat haar merk als soortnaam wordt gebruikt. Het hof laat de tekst van de ‘oude’ advertentie verder buiten beschouwing aangezien die ad-vertentie thans niet meer wordt gebruikt en Primakabin ter zitting in hoger beroep heeft verklaard dat zij die tekst ook in de toekomst niet meer zal gebruiken. Primakabin kan eenvou-dig aan het hierna te geven verbod voldoen door, bijvoorbeeld, de gewraakte tekst te vervangen door: gebruikte Portakabin units.

3.8. Mits de litigieuze adwords worden gebruikt op de wijze als hiervoor in 3.6 aangegeven en de advertentie wordt aange-past is geen sprake van onrechtmatig handelen door Primakabin, waarbij het hof ervan uitgaat, zoals door de raadsman van Primakabin ter zitting in hoger beroep is verklaard, dat geen stickers of plaatjes van de door Primakabin aangeboden tweede-hands units van Portakabin worden verwijderd. Het betoog van Portakabin dat aldus sprake is van een vrijbrief voor concur-renten van Portakabin gaat niet op nu, zoals hiervoor overwo-gen (rov. 3.5), het hof in zijn oordeelsvorming heeft betrok-ken dat Primakabin meer dan 50% van haar omzet behaalt uit de handel in tweedehands units van Portakabin en Primakabin voorts niet bestreden heeft opgemerkt dat zij de grootste han-delaar in tweedehands Portakabin producten in Nederland is.

4. Conclusie

De grieven slagen voorzover zij opkomen tegen de huidige tekst van de advertentie en het niet direct doorlinken naar de sub-pagina van de site van Primakabin waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden. Voor het overige falen de grie-ven. Portakabin heeft weliswaar niet het aanpassen van de ad-vertentie, onderscheidenlijk het direct doorlinken gevorderd doch deze vorderingen kunnen worden geacht te zijn begrepen in de verder gaande vordering zoals weergegeven in rov. 3.2 onder a. Aan daartoe strekkende veroordelingen zal een dwangsom wor-den verbonden als na te melden. Bij deze stand van zaken dient het vonnis te worden vernietigd en ziet het hof aanleiding de proceskosten in beide instanties te compenseren.

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende,

verbiedt Primakabin gebruik te maken van een advertentie met de tekst: ‘gebruikte portakabins’ dan wel anderszins het merk PORTAKABIN als soortnaam te gebruiken;

gebiedt Primakabin om bij het gebruik maken van het adword portakabin en alle door haar gebezigde varianten daarvan di-rect door te linken naar de subpagina van haar site waarop tweedehands units van Portakabin worden aangeboden;

bepaalt dat Primakabin bij overtreding van dit verbod, respec-tievelijk gebod een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per dag met een maximum van € 100.000,-;

compenseert de kosten van het geding in beide instanties in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en J.H. Huijzer en is in het openbaar uitgesproken door de rol-raadsheer op 14 december 2006.