HR, 23-12-2022, nr. 20/02239

HR, 23-12-2022, nr. 20/02239

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Uitspraak 23‑12‑2022

Inhoudsindicatie

Gemeenschapsmodellenrecht. Octrooirecht. Geschil over (gestelde) inbreuk op octrooien en gemeenschapsmodellen door verkoop van tonercartridges voor laserprinters. In cassatie onder meer klachten over octrooirechtelijke kwesties en over de techniekexceptie van art. 8 Gemeenschapsmodellenverordening in verband met ribbels en rasters die nodig zijn voor materiaalbesparing onder behoud van constructiestijfheid.

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 20/02239

Datum 23 december 2022

ARREST

In de zaak van

1. DIGITAL REVOLUTION B.V.,gevestigd te Amsterdam,

2. MAXPERIAN NL B.V.,gevestigd te Amersfoort,

EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het incidentele cassatieberoep,

hierna gezamenlijk: DR c.s.

advocaat: H.J.W. Alt,

tegen

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD,gevestigd te Suwon-Si, Zuid-Korea,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidentele cassatieberoep,

hierna: Samsung,

advocaten: S.M. Kingma en P.J. Tanja.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

de vonnissen in de zaken C/09/456760 / HA ZA 13-1409 en C/09/456763 / HA ZA 13-1411 van de rechtbank Den Haag van 20 augustus 2014 en 30 november 2016;

de arresten in de zaak 200.216.620/01 van het gerechtshof Den Haag van 26 juni 2018, 18 december 2018 en 21 april 2020.

DR c.s. hebben tegen de arresten van het hof van 26 juni 2018 en 21 april 2020 beroep in cassatie ingesteld.

Samsung heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld.

Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het cassatieberoep ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor DR c.s. mede door Th.C.J.A. van Engelen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het principale cassatieberoep en van het incidentele cassatieberoep.

De advocaten van partijen hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2. Uitgangspunten en feiten

2.1

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten en omstandigheden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.1 tot 1.18. Deze komen, samengevat, op het volgende neer.

(i) Samsung is een wereldwijd opererend elektronicaconcern. Samsung produceerde en verkocht diverse typen laserprinters die gebruikmaken van verwisselbare tonercartridges. Samsung heeft haar printerdivisie verkocht aan HP Inc.

(ii) Samsung was houdster van diverse octrooien en gemeenschapsmodellen voor tonercartridges voor laserprinters. In deze procedure beroept zij zich op verschillende octrooien en op Gemeenschapsmodel 001200687 (hierna: GM 687), op 8 maart 2010 geregistreerd voor ‘Developing devices for printers’ en Gemeenschapsmodel 000853551 (hierna: GM 551), op 3 januari 2008 geregistreerd voor ‘Cartridges’. Deze modellen staan thans op naam van HP Printing Korea Co. Ltd.

(iii) DR c.s. verkopen printers en tonercartridges in Nederland en België. Zij verhandelen onder hun huismerken tonercartridges die compatibel zijn met printers van Samsung en gebruiken daarbij de typenummers van de Samsung-cartridges.

(iv) De registratie van GM 687 bevat de volgende afbeelding:

ECLI_NL_HR_2022_1943-3-1

(v) De registratie van GM 551 bevat de hieronder weergegeven afbeelding:

ECLI_NL_HR_2022_1943-3-2

2.2

Samsung vordert in dit geding in conventie, voor zover in cassatie van belang, een verklaring voor recht dat DR c.s. met sommige van hun producten inbreuk maken of maakten op verschillende octrooien en op GM 687 en GM 551. Samsung heeft een aantal daarmee verband houdende nevenvorderingen ingesteld. DR c.s. vorderen in reconventie onder meer vernietiging respectievelijk nietigverklaring van de ingeroepen IE-rechten.

2.3

De rechtbank heeft een aantal vorderingen toegewezen die Samsung heeft gebaseerd op inbreuk van de ingeroepen octrooi- en gemeenschapsmodellenrechten. De vorderingen die DR c.s. in reconventie hebben ingesteld, zijn afgewezen.

2.4

DR c.s. zijn in hoger beroep gegaan tegen de toewijzing van de vorderingen van Samsung alsmede tegen de afwijzing van hun vorderingen. Het hof1.heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd voor zover dit betrekking heeft op een van de octrooi-inbreuken. Het heeft onder meer de beslissingen die betrekking hebben op GM 687 en GM 551 vernietigd en de daarmee verband houdende vorderingen van Samsung alsnog afgewezen. Het heeft de Gemeenschapsmodellen GM 687 en GM 551 nietig verklaard.

Voor zover in cassatie van belang heeft het hof in dit verband als volgt overwogen:

“4.4 GM 687 en GM 551

4.4.1

DR c.s. heeft de geldigheid van GM 687 en GM 551 bestreden, onder meer stellende dat de uiterlijke kenmerken daarvan uitsluitend door hun technische functie zijn bepaald. De uiterlijke kenmerken die volgens Samsung niet uitsluitend technisch bepaald zouden zijn en het model een onderscheidend en eigen karakter zouden geven, betreffen voor GM 687 de ribbels en het handvat(kuipje), voor GM 551 de vierkante rasters die met name aan de onder- en zijkanten zijn aangebracht en de aan weerszijden aangebrachte uitsteeksels (handvatten) die een glooiende vorm hebben en gelijkenis vertonen met een eendensnavel. Het hof is met DR c.s. van oordeel dat deze uiterlijke kenmerken een technisch effect hebben.

4.4.2

De aangebrachte ribbels respectievelijk rasters in GM 687 en GM 551 hebben als effect dat enerzijds materiaal kan worden bespaard, terwijl anderzijds door de aangebrachte ribbels / rasters toch de nodige constructiestijfheid wordt behouden. Met haar standpunt dat het aanbrengen van ribbels of rasters niet nodig is voor het bereiken van constructiestijfheid, wat zou blijken uit het feit dat er ook (zelfs de meeste) cartridges zijn zonder ribbels of rasters, en dat het voor de constructiestijfheid juist beter zou zijn geen ribbels of raster toe te passen, miskent Samsung dat het effect niet de verbetering van constructiestijfheid is, maar het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid.

(…)

4.4.5

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat alle uiterlijke kenmerken die GM 687 respectievelijk GM 551 volgens Samsung eigen karakter geven, technisch zijn bepaald. In het Doceram / CeramTec-arrest (HvJ EU 8 maart 2018, zaak C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172) heeft het HvJ EU overwogen “dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld”. Vastgesteld dient derhalve te worden of de hiervoor besproken uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, dan wel of bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld. In dat verband heeft het HvJ EU overwogen “dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.”. Gelet op deze rechtsoverweging is dus niet doorslaggevend dat hetzelfde technische effect bereikt had kunnen worden met een op andere wijze vormgegeven ribbel- of rasterpatroon, of handvat, waarvoor volgens Samsung vele mogelijke varianten zouden bestaan.

4.4.6

Naar het oordeel van het hof heeft als uitgangspunt te gelden dat het voor producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de typeaanduiding (voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens / afweging of men een ‘origineel’ product – afkomstig van de producent van de printer – zal kopen of niet) een rol spelen. Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk en door Samsung ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. In dat licht acht het hof de stelling van Samsung dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hiervoor vermelde uitgangspunt. Derhalve moet er naar het oordeel van het hof vanuit gegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten.

4.4.7

Dat leidt tot de slotsom dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, de reconventionele vordering van DR c.s. tot nietigverklaring van GM 687 en GM 551 toewijsbaar is. Dat betekent dat het vonnis van de rechtbank ook in zoverre niet in stand kan blijven.”

3. Beoordeling van het middel in het principale beroep

De Hoge Raad heeft de klachten over het arrest van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van dat arrest. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

4. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

4.1

Onderdeel 3.1 van het middel klaagt onder meer dat het hof heeft miskend dat het besparen van materiaal niet kan worden gekwalificeerd als een technisch effect of technische functie als bedoeld in art. 8 Gemeenschapsmodellenverordening2.(hierna: GModVo). De overweging van de ontwerper om materiaal te (willen) besparen is daarentegen een “andere overweging dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult” als bedoeld in punt 31 van het Doceram-arrest3.van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU).

4.2

Art. 8 lid 1 GModVo bepaalt dat een recht op een Gemeenschapsmodel niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

4.3

Het HvJEU heeft in het Doceram-arrest overwogen dat het begrip “uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald” in art. 8 lid 1 GModVo, een autonoom Unierechtelijk begrip is dat in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd.4.Het HvJEU heeft in dit verband overwogen dat art. 8 lid 1 GModVo aldus moet worden uitgelegd dat de bescherming van de Gemeenschapsmodellenverordening krachtens deze bepaling niet geldt wanneer de noodzaak om aan een bepaalde technische functie van het betrokken voortbrengsel te voldoen, de enige factor is waarom de ontwerper voor een bepaald uiterlijk kenmerk van dat voortbrengsel heeft gekozen en andere overwegingen, met name met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze voor dat kenmerk. Voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, moet derhalve worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken; in dit verband is niet doorslaggevend of er alternatieve modellen zijn. Bij deze beoordeling dient de nationale rechter rekening te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval.5.

4.4

De hiervoor in 4.1 weergegeven klacht faalt. Het hof heeft in rov. 4.4.2 geoordeeld dat het effect van de ribbels en rasters niet de verbetering van constructiestijfheid is, maar het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid. In rov. 4.4.5-4.4.6 heeft het hof vervolgens geoordeeld dat de uiterlijke kenmerken van GM 678 en GM 551 bestaande in ribbels en rasters, uitsluitend door de technische functie worden bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten. Het hof heeft daarbij als uitgangspunt genomen dat het voor producten zoals tonercartridges in het algemeen niet voor de hand ligt dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken, andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Uit het voorgaande blijkt dat het oordeel van het hof erop berust dat de technische functie van het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid, de enige factor is waarom de ontwerper voor de ribbels en rasters heeft gekozen. Het oordeel van het hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het voor het overige niet op juistheid kan worden onderzocht. Het oordeel strookt met de uitleg die het HvJEU in het hiervoor in 4.3 genoemde Doceram-arrest heeft gegeven aan de Gemeenschapsmodellenverordening. De Hoge Raad ziet daarom geen aanleiding om over het voorgaande prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU.6.

4.5

De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

5. Proceskosten in cassatie

5.1

DR c.s. en Samsung hebben ieder in zowel het principale als het incidentele beroep aanspraak gemaakt op vergoeding van de proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv. De Hoge Raad ziet aanleiding om voor de vergoeding van de proceskosten het principale beroep en het incidentele beroep niet als één procedure aan te merken.

5.2

DR c.s. zijn in het ongelijk gesteld in het principale beroep. Zij dienen daarom te worden verwezen in de proceskosten van het principale beroep. Samsung heeft een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en haar kosten in het principale beroep begroot op € 79.614,50. In het principale beroep spelen vrijwel uitsluitend kwesties van octrooirecht. Om die reden zijn op dat beroep van toepassing de Indicatietarieven in octrooizaken Hoge Raad 2020. Het principale beroep dient in de zin van die regeling te worden aangemerkt als een complexe zaak. Ingevolge die tarieven bedraagt voor de verweerder het maximumtarief voor een complexe zaak met re- of dupliek en een Borgersbrief € 90.000,--. De kosten die Samsung heeft begroot en gevorderd, blijven onder dit maximumtarief. De Hoge Raad acht de gevorderde kosten redelijk en evenredig, en zal deze toewijzen.

5.3

Samsung is in het ongelijk gesteld in het incidentele beroep. Zij dient daarom te worden verwezen in de proceskosten van het incidentele beroep. DR c.s. hebben een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv gevorderd en hun kosten in het incidentele beroep begroot op € 13.046,--, exclusief de kosten die verband houden met het leerstuk van de slaafse nabootsing. Het incidentele beroep dient in de zin van de toepasselijke indicatietarieven zowel voor de octrooirechtelijke als voor de gemeenschapsmodellenrechtelijke aspecten te worden aangemerkt als een normale zaak. De maximale vergoeding in de Indicatietarieven IE-zaken Hoge Raad 2017 voor een normale zaak met re- of dupliek en een Borgersbrief bedraagt voor de verweerder € 25.000,--. De kosten die DR c.s. hebben begroot, exclusief de kosten gemoeid met het leerstuk van de slaafse nabootsing, blijven onder dit maximumtarief. Afzonderlijke toetsing aan de Indicatietarieven in octrooizaken Hoge Raad 2020, is niet nodig, omdat het tarief voor een normale zaak daar hoger is. De Hoge Raad acht de gevorderde kosten redelijk en evenredig, en zal deze toewijzen. Daarnaast wijst de Hoge Raad voor de kosten gemoeid met het leerstuk van de slaafse nabootsing 15% van het liquidatietarief toe, zijnde € 330,--. De kostenveroordeling voor salaris ten laste van Samsung komt daarmee in totaal op € 13.376,--.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale beroep:

- verwerpt het beroep;- veroordeelt DR c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Samsung begroot op € 902,34 aan verschotten en € 79.614,50 voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien DR c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan;

in het incidentele beroep:

- verwerpt het beroep;- veroordeelt Samsung in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van DR c.s. begroot op € 68,07 aan verschotten en € 13.376,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Samsung deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.J. Kroeze als voorzitter en de raadsheren C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, A.E.B. ter Heide en G.C. Makkink, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op 23 december 2022.

Conclusie 29‑04‑2022

Inhoudsindicatie

Procesrecht. Octrooirecht. Modellenrecht. Slaafse nabootsing. Voortzetting procedure in appel door oorspronkelijke partijen. Na rechtenoverdracht procederen onder lastgeving op naam. Stelplicht en bewijslast. Beschermingsomvang. Plausibiliteit. Problem-solution approach. Proceskosten ex art. 1019h Rv bij incident tot schorsing? Techniekexceptie (art. 8 GModVo). Doceram-arrest. Eigen gezicht op de markt.

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 20/02239

Zitting 29 april 2022

CONCLUSIE

G.R.B. van Peursem

In de zaak

1. Digital Revolution B.V.

2. Maxperian NL B.V.

(hierna: DR resp. Maxperian, en tezamen DR c.s.)

adv. H.J.W. Alt

tegen

Ltd Samsung Electronics Co.

(hierna: Samsung)

adv. S.M. Kingma

1. Feiten 3

EP 537 4

EP 744 14

GM 687 22

GM 551 22

Eerdere procedures 23

2. Procesverloop 23

3. Bespreking het principale cassatiemiddel 36

Onderdeel 1: ontvankelijkheid Samsung 36

Onderdeel 2: lekkage, klontering, ophoping 41

Onderdeel 3: het dieper gelegen deel, uitleg 47

Onderdeel 4: inbreuk op EP 537? 54

Onderdeel 5: stelplicht en bewijslast 55

Onderdeel 6: plausibiliteit ophopingsprobleem en oplossing daarvan 57

Onderdeel 7: nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid 69

Onderdeel 8: misbruik van recht, dubbele octrooiering 69

Onderdeel 9: het objectieve technische probleem 72

Onderdeel 10: proceskosten 80

Onderdeel 11: slotsom en voortbouwklachten 82

4. Bespreking van het incidentele cassatiemiddel 82

Onderdeel 1: voorwaardelijke klachten 87

Onderdeel 2: EP 744 88

Onderdeel 3: GM 687 en GM 551 93

Onderdeel 4: slaafse nabootsing 101

Onderdeel 5: voortbouwklacht 104

5. Conclusie 105

Deze zaak gaat over tonercartridges voor laserprinters waarvoor Samsung zich beroept op twee octrooien en twee modellen ten betoge dat DR c.s. (123inkt.nl) met hun huismerkcartridges inbreuk maken. Ik zie de klachten in het principaal beroep, dat handelt over het octrooirechtelijke deel, geen doel treffen en meen dat in ieder geval de klachten uit onderdeel 1 over ontvankelijkheid kunnen worden afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Bij die stand van zaken behoeven de voorwaardelijke klachten over de ontvankelijkheid in het incidenteel cassatieberoep geen bespreking. Als hoofdroute geldt voor de onvoorwaardelijke incidentele cassatieklachten over het octrooirechtelijk, het modelrechtelijk en slaafse nabootsingsdeel van het geschil in mijn ogen hetzelfde (uitkomst: verwerping), alhoewel daar voor het Gemeenschapsmodelrechtelijke deel gelet op het Doceram-arrest van het HvJ EU en de discussie over een aspect daarvan in de literatuur geredelijk anders gedacht kan worden. Dan zouden de klachten van incidenteel onderdeel 3 op kunnen gaan en de conclusie schetst de mogelijkheden die dan openstaan (terugverwijzen of prejudicieel verwijzen naar het Luxemburgse Hof met vragen over de betekenis de techniekexceptie in het Gemeenschapsmodellenrecht).

1. Feiten1.

1.1 Samsung is een wereldwijd opererend elektronicaconcern. Samsung produceerde en verkocht diverse typen laserprinters die gebruik maken van verwisselbare tonercartridges. De producten van Samsung omvatten onder meer printers met de typeaanduidingen CLP- 620ND en CLP-660ND (hierna: de CLP-printers) en printers met de typeaanduidingen ML- 1665K, ML-1673, ML-1674, ML-1673/DCS, ML-1865K, ML-1864K, ML-1861K, ML- 1865L/DCS, ML-1865 WK/EXP, SCX-3210K, SCX-3205K, SCX-3205/HYP, SCX 3210K/DCS en SCX-3210WK (hierna: de ML- en SCX-printers), alsmede tonercartridges die geschikt zijn voor de CLP-, ML- en SCX-printers. Samsung heeft haar printerdivisie verkocht aan HP Inc.

1.2 Samsung was houdster van diverse octrooien en Gemeenschapsmodellen met betrekking tot tonercartridges voor laserprinters. In deze procedure beroept zij zich op:

a. Europees octrooi 2 357 537 (hierna: EP 537), getiteld ‘Developer and image forming apparatus including the same’, op 30 oktober 2013 verleend op een aanvrage van 3 september 2010 onder inroeping van de prioriteit van een drietal Koreaanse aanvragen (KR 20100005758 ingediend op 21 januari 2010, KR 20100006500 ingediend op 25 januari 2010 en KR 20100070473 ingediend op 21 juli 2010). EP 537 is onder meer van kracht in Nederland;

b. Europees octrooi 1 975 744 (hierna: EP 744), getiteld ‘Developing unit and image forming apparatus having the same’, op 24 juli 2013 verleend op een aanvrage ingediend op 11 maart 2008 onder inroeping van de prioriteit van KR 20070029973 (ingediend op 27 maart 2007). EP 744 is onder meer van kracht in Nederland;

c. Gemeenschapsmodel 001200687 (hierna: GM 687), op 8 maart 2010 geregistreerd voor ‘Developing devices for printers’;

d. Gemeenschapsmodel 000853551 (hierna: GM 551), op 3 januari 2008 geregistreerd voor ‘Cartridges’.

Deze octrooien en modellen staan thans op naam van HP Printing Korea Co. Ltd.

1.3 Maxperian en DR exploiteren beide webwinkels via welke zij printers en tonercartridges aanbieden en verkopen in Nederland en België. Maxperian doet dat via de aan de domeinnamen sneltoner.nl, sneltoner.be en sneltoner.com gekoppelde website. De website van DR is gekoppeld aan de domeinnamen 123inkt.nl, 123inkt.be en 123inkt.com. Zij verhandelen onder hun huismerk tonercartridges die compatibel zijn met de CLP-, ML- en/of SCX-printers van Samsung en gebruiken daarbij de typenummers van de Samsung cartridges.

EP 537

1.4 Conclusies 1 tot en met 6 van EP 537 luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

1. A developer unit (100) to be detached from a main body of an image forming apparatus, the developer unit (100) comprising:

a photoconductor (1); and

a housing (90) comprising a waste toner container (20) to receive waste toner from the

photoconductor (1);

wherein an upper wall (92) of the waste toner container (20) includes a recessed portion (40)

depressed downwardly towards the photoconductor (1) in a center portion of the upper wall (92), the center portion corresponding to a center portion of the photoconductor (1) in an end-to-end lengthwise direction of the photoconductor (1), the waste toner container (20) further comprising a cleaning unit (21) in which a cleaning member (6) is installed, and a container (23) spaced apart from the cleaning unit (21) to contain the waste toner, and

a gap (W3,W4) between the side walls (41,42) of the recessed portion (40) gradually increases in a direction (A2) from the cleaning unit (21) toward the container (23).

2. The developer unit (100) of claim 1, wherein a gap (W5, W6) between side wails (41,42) of the recessed portion (40) in the lengthwise direction of the photoconductor (1) gradually decreases in a downward direction (BI).

3. The developer unit (100) of claim 1 or 2, further comprising a waste toner transporting member (60) to transfer waste toner from the cleaning unit to the container (23); wherein the waste toner transporting member (60) moves back and forth in a first direction corresponding to an axis passing through the cleaning unit (21) and the container (23) and upward and downward generally perpendicularly to the first direction.

4. The developer unit (100) of claim 3, further comprising:

a rotation member (70) located in the container (23) and comprising an eccentricity unit (71), wherein the housing (90) comprises a support unit (50) having an inclined part (51) that is inclined upward in the first direction toward the container (23) from the cleaning unit (21), and the waste toner transporting member (60) comprises a support protrusion (65) that contacts the support unit (50) by sliding, an end part (61) of the waste toner transporting member (60) being connected to the eccentricity unit (71) and moving back and forth and upward and downward due to a rotation of the rotation member (70).

5. The developer unit (100) of claim 4, wherein the waste toner transporting member (60) comprises a plurality of horizontal ribs (62) that are spaced apart from each other in the first direction and defining a plurality of spaces (63) between the plurality of horizontal ribs (62) to transport the waste toner.

6. The developer unit (100) of claim 5, wherein widths of the spaces (63) gradually decrease in the first direction from the cleaning unit (21) toward the container (23).

1.5 De – onbestreden – Nederlandse vertaling van deze conclusies luidt als volgt:

1. Voor loskoppeling van een hoofdlichaam van een beeldvormende inrichting ingerichte ontwikkelaareenheid (100), waarbij de ontwikkelaareenheid (100) omvat:

een fotogeleider (1); en

een behuizing (90), omvattende een afvaltonerhouder (20) om afvaltoner van de fotogeleider (1) op te nemen;

waarbij een bovenwand (92) van de afvaltonerhouder (20) een dieper gelegen deel (40) omvat dat naar beneden naar de fotogeleider (1) toe in een middendeel van de bovenwand (92) is verdiept, waarbij het middendeel overeenkomt met een middendeel van de fotogeleider (1) in een lengterichting van het ene naar het andere einde van de fotogeleider (1), waarbij de afvaltonerhouder (20) verder een reinigingseenheid (21) omvat waarin een reinigingsorgaan (6) is geïnstalleerd en een op afstand van de reinigingseenheid (21) gelegen houder (23) om de afvaltoner te bevatten, en waarbij een tussenruimte (W3,W4) tussen de zijwanden (41,42) van het dieper gelegen deel (40) geleidelijk toeneemt in een richting (A2) van de reinigingseenheid (21) naar de houder (23) toe.

2. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 1, waarbij een tussenruimte (W5, W6) tussen de zijwanden (41,42) van het dieper gelegen deel (40) in de lengterichting van de fotogeleider (1) geleidelijk afneemt in een richting (31) naar beneden toe.

3. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 1 of 2, verder omvattende een afvaltonertransportorgaan (60) om afvaltoner van de reinigingseenheid naar de houder (23) over te brengen;

waarbij het afvaltonertransportorgaan (60) heen en weer beweegt in een eerste richting, die overeenkomt met een as welke door de reinigingseenheid (21) en de houder (23) loopt, en op en neer, in het algemeen loodrecht op de eerste richting beweegt.

4. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 3, verder omvattende:

een in de houder (23) gelegen rotatieorgaan (70) dat een excentriek (71) omvat, waarbij de behuizing (90) een steuneenheid (50) omvat met een schuin deel (51) dat schuin naar boven loopt in de eerste richting naar de houder (23) toe vanaf de reinigingseenheid (21), en waarbij het afvaltonertransportorgaan (60) een steunuitsteeksel (65) omvat dat de steuneenheid (50) glijdend raakt, waarbij een einddeel (61) van het afvaltonertransportorgaan (60) met het excentriek (71) is verbonden en heen en weer en op en neer beweegt ten gevolge van een rotatie van het rotatieorgaan (70).

5. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 4, waarbij het afvaltonertransportorgaan (60) een aantal horizontale ribben (62) omvat die in de eerste richting op afstand van elkaar zijn gelegen en die een aantal ruimten (63) tussen het aantal horizontale ribben (62) bepalen om de afvaltoner te transporteren.

6. Ontwikkelaareenheid (100) volgens conclusie 5, waarbij de breedten van de ruimten (63) in de eerste richting geleidelijk afnemen vanaf de reinigingseenheid (21) naar de houder (23) toe.

1.6 Conclusie 1 van EP 537 kan als volgt in deelkenmerken worden onderverdeeld:

1. Voor loskoppeling van een hoofdlichaam van een beeldvormende inrichting ingerichte ontwikkelaareenheid (100), waarbij de ontwikkelaareenheid (100) omvat:

1.1 een fotogeleider (1); en

1.2 een behuizing (90), omvattende een afvaltonerhouder (20) om afvaltoner van de fotogeleider (1) op te nemen;

1.2.1 waarbij een bovenwand (92) van de afvaltonerhouder (20) een dieper gelegen deel (40) omvat

1.2.1.1 dat naar beneden naar de fotogeleider (1) toe

1.2.1.2 in een middendeel van de bovenwand (92) is verdiept, waarbij het middendeel overeenkomt met een middendeel van de fotogeleider (1) in een lengterichting van het ene naar het andere einde van de fotogeleider (1), waarbij de afvaltonerhouder (20) verder

1.2.2 een reinigingseenheid (21) omvat waarin een reinigingsorgaan (6) is geïnstalleerd en

1.2.3 een op afstand van de reinigingseenheid (21) gelegen houder (23) om de afvaltoner

te bevatten, en

1.2.4. waarbij een tussenruimte (W3,W4) tussen de zijwanden (41,42) van het dieper gelegen deel (40)

1.2.4.1 geleidelijk toeneemt in een richting (A2) van de reinigingseenheid (21) naar de houder (23) toe.

1.7 Bij EP 537 behoren de volgende onderdelen van de beschrijving, waarbij ook de tekeningen uit het octrooi waarnaar wordt verwezen zijn weergegeven.

(...)

[0009] The present general inventive concept provides a developer unit having an improved

structure including a container for storing waste toner removed from a photoconductor after

developing and an image forming apparatus including the developer.

(...)

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

[0052] FIG. 1 is a diagram of an image forming apparatus according to an embodiment of the present general inventive concept and FIG. 2 is a diagram of a developer 100 included in the image forming apparatus of FIG. 1 according to an embodiment of the present general inventive concept. The developer 100 according to the current embodiment is an integration-type developer including a photoconductive drum 1 and a developing roller 3.

(…)

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

[0062] Referring to FIG. 2, the waste toner container 20 may include a cleaning unit or area 21, a container or waste toner storage area 23, and a connecting unit or area 22. In the cleaning unit 21, the photoconductive drum 1 and the cleaning member 6 contact each other to remove the waste toner. The storage area 23 is spaced apart from the cleaning area 21, and the connecting area 22 connects the cleaning area 21 and the storage area 23. The waste toner removed from the surface of the photoconductive drum 1 is piled up on the cleaning area 21 until it fully fills the cleaning area 21 and is gradually transferred to the connecting area 22 and the storage area 23. After printing of an image is completed, an internal temperature of the image forming apparatus gradually decreases by residual heat of the fixing unit 400. Thus, the waste toner in the waste toner container 20, in particular, the cleaning area 21, may be hardened by residual beat of the fixing unit 400 and be transformed into a lump state. Also, the lump-form waste toner is attached to the front end of the cleaning member 6 and interrupts a transfer of the waste toner to the waste toner container 20 so that the waste toner may leak to the outside through a gap 93a between the photoconductive drum 1 and the housing 90.

[0063] The developer 100 according to the current embodiment includes a waste toner transporting member 60 installed in the waste toner container 20 to transfer the waste toner to the storage area 23 from the cleaning area 21. The waste toner transporting member 60 according to the current embodiment moves back and forth in the waste toner container 20 in directions Al and A2. In addition, a front end part 64 of the waste toner transporting member 60 moves perpendicularly (directions B1 and B2) to the back-and-forth movement in the cleaning area 21, that is, upward and downward. Due to a combination of the back-and-forth movement of the waste toner transporting member 60 and the upward-and-downward movement of the front end part 64, the lump waste toner in the cleaning area 21 is crushed. Due to the back-and-forth movement of the waste toner transporting member 60, the waste toner is moved to the storage area 23 from the cleaning area 21.

(…)

[0075] As the center portion of the photoconductive drum 1 in the side-to-side lengthwise axis f is primarily used in forming an image as compared to the end portions, waste toner may be mainly generated in the center portion. The waste toner removed from the photoconductive drum 1 is piled up on the cleaning area 21, and an amount of waste toner collected in the center portion of the cleaning area 21 increases. Then, as pressure of the waste toner in the center portion of the cleaning unit 21 increases compared with end portions of the cleaning area 21, toner T may leak through the gap 93a of FIG. 2 between the photoconductive drum 1 and the housing 90.

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

[0076] FIG. 9 is a perspective view of the developer 100 according to an embodiment of the present general inventive concept and FIG. 10A is a cross-sectional diagram of the developer 100 of FIG. 9 cut along the line E1-E2 of FIG. 9. Referring to FIGS. 2,9, and 10A, the upper frame 92 constitutes an upper wall of the waste toner container 20. A recessed portion 40 depressed downwardly is formed in the center portion of the upper frame 92. The recessed portion 40 may be formed in an area corresponding to the cleaning unit 21 of the upper frame 92, an area corresponding to the connecting area 22, or an area throughout the cleaning area 21 and the connecting area 22. The waste toner removed from the surface of the photoconductive drum 1 by the cleaning member 6 fills the cleaning area 21 and then the photoconductive drum 1 is rotated so that the waste toner gradually moves to the waste toner storage area 23 due to the back-and forth movement of the waste toner transporting member 60.

[0077] As illustrated in FIG. 10A, an interval G between the portion of the waste toner container 20 where the recessed portion 40 is formed and the support unit 50 is narrower than intervals between the both portions of the waste toner container 20 where the recessed portion 40 is not formed and the support unit 50. In other words, the height H2 between a bottom 43 of the recessed portion 40 and the support member 50 is less than a height Hl between a substantially planar upper surface 92a of the upper frame 92 and the support member 50. Accordingly, as illustrated by the arrow F, the waste toner is pushed out to either side of the recessed portion 40 and is dispersed to the edge of the waste toner container 20. Thus, pressure of the waste toner may be prevented from increasing in the center portions of the waste toner container 20 and the photoconductive drum 1.

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

[0078] As illustrated in FIG. 10A, walls 41 and 42 of the recessed portion 40 may be inclined so that the waste toner can be easily dispersed. That is, the recessed portion 40 may be formed so that the space between the walls 41 and 42 decreases in a downward direction B1. In particular, the width W5 of the bottom surface 43 of the recessed portion 40 is less than a width W6 of a top of the recessed portion 40.

(…)

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

[0080] Also, as illustrated in FIG. 11A, a distance between the walls 41 and 42 of the recessed portion 40 may increase in the direction A2 from the cleaning unit 21 to the connecting area 22. That is, the width W3 at the side closest to the cleaning area 21 may be smaller than the width W4 at the side of the recessed portion 40 closest to the connecting area 22.

(…)

1.8 Onder meer de navolgende documenten / inrichtingen behoren voor EP 537 tot de stand van de techniek.

1.8.1 Het Amerikaanse octrooi US 7,136,608 B2 voor een ‘removable toner cartridge universal adapter’ (hierna: US 608) is verleend op 14 november 2006 en omvat onder meer de volgende afbeeldingen:

De ‘Abstract’ van US 608 luidt als volgt:

A universal adapter for a toner cartridge enables a single toner cartridge to be used with printers

made by different manufacturers and differing printer models made by a common manufacturer. The toner cartridge includes a waste bin having a leading end that is sculpted to mate with the

cartridge receiving cavities of a large number of printers. Additional improvements include an improved planar having a common thickness along its extent, the elimination of a pivotal motion between the waste bin and the hopper, an enhanced interconnection between the waste bin and the hopper, improved ergonomics along a trailing edge of the waste bin to facilitate its handling, a structure that prevents mounting of a circuit board over a host circuit board, reduced fiction media guide ribs, an improved circuit board mounting pad, and a microswitch actuating tab that functions even in a printer with worn hinges and latches.

1.8.2 Het Amerikaanse octrooi US 7,346,292 B2 voor ‘systems and methods for remanufacturing imaging components’ (hierna: US 292) is verleend op 18 maart 2008 en omvat onder meer de volgende illustratie:

De ‘Abstract’ van US 292 luidt:

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

1.8.3 Het Japanse octrooi JP 10-301460 (hierna: JP 460) voor een ontwikkelaarseenheid dateert van 1998 en omvat onder meer de volgende illustratie:

1.8.4 De Amerikaanse octrooiaanvrage US 2004/0114959 Al voor een ‘method and apparatus for converting toner cartridges to fit various types of printing machines’, hierna US 959, is gepubliceerd op 17 juni 2004 en omvat onder meer de volgende afbeelding:

1.8.5 Het Amerikaanse octrooi US 7,340,211 B2 van Samsung voor een ‘cleaning apparatus and image forming apparatus using the same’ (hierna US 211) is verleend op 4 maart 2008 en omvat onder meer de volgende afbeelding:

1.8.6 De HP LaserJet 4000 and 4050 Series Printers Service Manual, in het bijzonder figuur 5-10 daaruit:

1.8.7 De Xerox Docuprint Cartridge (N25/N32/N40/N3225/N4025) (hierna: Xerox Docuprint).

EP 744

1.9 Tegen de verlening van EP 744 is oppositie ingesteld. Bij beslissing van de oppositiedivisie van het EOB van 23 maart 2016 is EP 744 in gewijzigde vorm in stand gehouden. Conclusie 1 zoals thans van kracht is een samenvoeging van conclusies 1, 2, 7 en 11 zoals verleend. Tegen die beslissing is geen beroep ingesteld. De B2 versie van EP 744 is gepubliceerd op 1 maart 2017.

De conclusies 1, 6, 7, 8 en 9 van EP 744 zoals deze thans in de B2-versie van kracht zijn, luiden in de oorspronkelijke Engelse taal als volgt:

1.10 De onbestreden Nederlandse vertaling van deze conclusies luidt:

1. Ontwikkeleenheid van een beeldvormende inrichting, waarbij de ontwikkeleenheid omvat:

een tonerbehuizing (150) voor het omvatten van ongebruikte toner; een fotogevoelig medium

(111 );

een ontwikkelrol om de toner aan het fotogevoelige medium (111) te leveren;

een reinigingsorgaan (121) om het fotogevoelige medium (111) te reinigen; en

een afvaltonerbehuizing (100) die door het reinigingsorgaan (121) verwijderde afvaltoner

verzamelt;

waarbij:

de afvaltonerbehuizing (100) een bovenste behuizing (110) en een onderste behuizing (120)

omvat, die naar elkaar toe zijn gekeerd om een inwendige ruimte voor het verzamelen van de

afvaltoner te vormen; en

de tonerbehuizing (150) op afstand is gelegen van een uitwendige wand van de onderste

behuizing (120) van de afvaltonerbehuizing (100) op een vooraf bepaalde afstand, die

zodanig is aangebracht dat er een laserbundel door een ruimte tussen de tonerbehuizing

(150) en de afvaltonerbehuizing (100) gaat;

waarbij ten minste een draageenheid (200) zich in de inwendige ruimte en tussen de

bovenste behuizing (110) en de onderste behuizing (120) uitstrekt, teneinde vervorming van

de onderste behuizing (120) te minimaliseren, wat interferentie met een lichtweg van de

laserbundel minimaliseert, waarbij de ten minste ene draageenheid (200) een aantal dragers

omvat, en

waarbij, wanneer een lengte van de bovenste behuizing (110), in een richting loodrecht op

een as van het fotogevoelige medium (111) genomen, L is, het aantal dragers op een positie

dichterbij dan een afstand van 1/2 L ten opzichte van het fotogevoelige medium (5) is

aangebracht,

waarbij de buitenste oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing (110, 120) zodanig

op elkaar aangrijpen dat de bovenste en onderste behuizing (110, 120) thermisch aan elkaar

zijn gebonden

waarbij elk van het aantal dragers een draaguitsteeksel (210) en een uitsteekselopnemer

(220) omvat, die complementair op de overliggende oppervlakken van de bovenste (110) en

onderste (120) behuizing zijn aangebracht.

6. Ontwikkeleenheid volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij, het aantal dragers gelijkmatig op afstand is gelegen langs een lijn in linker, midden en rechter posities van de bovenste en onderste behuizing.

7. Ontwikkeleenheid volgens conclusie 6, waarbij het aantal dragers verder draagribben (213) omvat die zich vanaf de draaguitsteeksels (210) uitstrekken.

8. Ontwikkeleenheid volgens conclusie 7, waarbij elk van de draagribben (213) een schuin oppervlak (213a) heeft.

9. Ontwikkeleenheid volgens conclusie 1, waarbij de tonerbehuizing onder de afvaltonerbehuizing is aangebracht.

1.11 Conclusie 1 van EP 744 kan als volgt worden onderverdeeld in deelkenmerken:

1. Ontwikkeleenheid van een beeldvormende inrichting, waarbij de ontwikkeleenheid omvat:

1.1 een tonerbehuizing (150) voor het omvatten van ongebruikte toner;

1.2 een fotogevoelig medium (111 );

1.3 een ontwikkelrol om de toner aan het fotogevoelige medium (111) te leveren;

1.4 een reinigingsorgaan (121) om het fotogevoelige medium (111) te reinigen; en

1.5 een afvaltonerbehuizing (100) die door het reinigingsorgaan (121) verwijderde afvaltoner verzamelt; waarbij: de afvaltonerbehuizing (100)

1.5.1 een bovenste behuizing (110) en een onderste behuizing (120) omvat, die naar elkaar toe zijn gekeerd om een inwendige ruimte voor het verzamelen van de afvaltoner te vormen; en

1.6 de tonerbehuizing (150) op afstand is gelegen van een uitwendige wand van de onderste behuizing (120) van de afvaltonerbehuizing (100) op een vooraf bepaalde afstand, die zodanig is aangebracht dat er een laserbundel door een ruimte tussen de tonerbehuizing (150) en de afvaltonerbehuizing (100) gaat;

1.7 waarbij ten minste een draageenheid (200) zich in de inwendige ruimte en tussen de bovenste behuizing (110) en de onderste behuizing (120) uitstrekt, teneinde vervorming van de onderste behuizing (120) te minimaliseren, wat interferentie met een lichtweg van de laserbundel minimaliseert,

1.8 waarbij ten minste een draageenheid (200) een aantal dragers omvat, en

1.9 waarbij, wanneer een lengte van de bovenste behuizing (110), in een richting loodrecht op een as van het fotogevoelige medium (111) genomen, L is, het aantal dragers op een positie dichterbij dan een afstand van 1/2 L ten opzichte van het fotogevoelige medium (5) is aangebracht,

1.10 waarbij de buitenste oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing (110, 120) zodanig op elkaar aangrijpen dat de bovenste en onderste behuizing (110, 120) thermisch aan elkaar zijn gebonden

1.11 waarbij elk van het aantal dragers een draaguitsteeksel (210) en een uitsteekselopnemer (220) omvat, die complementair op de overliggende oppervlakken van de bovenste (110) en onderste (120) behuizing zijn aangebracht.

1.12 Bij EP 744 behoren onder meer de volgende onderdelen van de beschrijving en figuren.

1.13 Op een op 10 maart 2006 gedateerde factuur van 123inkt.nl (waarvan het relevante deel hieronder is afgebeeld) zijn vier cartridges met het typenummer CLP-600 vermeld, steeds voorafgegaan door een letter die staat voor de kleur en steeds met de vermelding “(origineel)”.

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

1.14 Samsung heeft onder het typenummer CLP-600 de navolgende cartridge op de markt gebracht:

GM 687

1.15 De registratie van GM 687 bevat de volgende afbeelding:

GM 551

1.16 De registratie van GM 551 bevat de hieronder weergegeven afbeelding:

Eerdere procedures

1.17 Digital Revolution heeft oppositie ingesteld tegen EP 537, dat door de Oppositie-afdeling van het Europees Octrooibureau is verworpen bij beslissing van 11 juli 2016. Daarvan is geen beroep ingesteld. De oppositie tegen EP 744 heeft geleid tot de B2 versie.

1.18 Op vordering van Samsung heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bij afzonderlijke vonnissen van 9 januari 2014 (KG ZA 13-1344 en KG ZA 13-1343) DR c.s. verboden inbreuk te maken op EP 537 (hierna: het inbreuk-kort geding). Naar voorlopig oordeel maakte DR c.s. inbreuk op dat octrooi. Samsung had in die zaken tevens aangevoerd dat DR c.s. inbreuk maakte op EP 744. De daarop betrekking hebbende vorderingen zijn afgewezen omdat er naar het oordeel van de voorzieningenrechter een serieuze kans bestond dat conclusies 1, 2 en 12 van EP 744 nietig zouden worden verklaard en de cartridges naar voorlopig oordeel niet onder de beschermingsomvang van de overige conclusies vielen. Op Gemeenschapsmodellen en onrechtmatige vergelijkende reclame gebaseerde vorderingen zijn afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang. Van deze vonnissen is DR c.s. in beroep gegaan. Bij arrest van 27 mei 2014 (zaaknummers 200.142.032/01 en 200.142.035/01) heeft het gerechtshof Den Haag de vonnissen bekrachtigd. Samsung heeft geen incidentele grief gericht tegen het oordeel over EP 744, zodat daarover in hoger beroep niet is geoordeeld.

2. Procesverloop2.

2.1 In eerste aanleg (en appel) heeft Samsung aangevoerd dat DR inbreuk maakte op conclusies 1 en 2 van EP 537 en op GM 687 met het product Samsung MLT-D1042S toner zwart van het 123inkt huismerk en verder dat zij inbreuk maakte op conclusies 1, 6 en 9 van EP 744 (versie B2) en op GM 551 met de producten Samsung CLT-[α]5082L toner [β] hoge capaciteit en Samsung CLP- [α]660B toner [β] hoge capaciteit, allebei eveneens van het 123inkt huismerk (waarbij α staat voor K, C, M of Y, en β voor respectievelijk zwart, cyaan, magenta of geel). Maxperian NL B.V. maakte volgens Samsung inbreuk op conclusies 1 tot en met 6 van EP 537 en op GM 687 met de Q-Nomic MLT-D1042S toner zwart en op conclusies 1, 6, 7, 8 en 9 van EP 744 (versie B2) en op GM 551 met de Q-Nomic CLP-[α] 660B toner [β] hoge capaciteit.

2.2 De rechtbank heeft de op inbreuk op de ingeroepen octrooi- en gemeenschapsmodelrechten gebaseerde verbods- en nevenvorderingen toegewezen. De vorderingen gebaseerd op onrechtmatige onjuiste of misleidende mededelingen jegens Maxperian zijn afgewezen en de vordering gebaseerd op vergelijkende reclame jegens DR is toegewezen. De door DR c.s. ingestelde vorderingen in reconventie, onder meer tot vernietiging respectievelijk nietig verklaring van de ingeroepen IE-rechten, heeft de rechtbank afgewezen.

2.3 DR c.s. zijn in hoger beroep gekomen tegen de toewijzing van de vorderingen gebaseerd op inbreuk op de ingeroepen IE-rechten alsmede tegen de afwijzing van de reconventionele vorderingen tot vernietiging respectievelijk nietig verklaring van de IE-rechten. Zij vorderden dat het hof:

(a) de (Nederlandse delen van) EP 537 en EP 744 vernietigt en daarbij bepaalt dat ieder van DR c.s. als meest gerede partij bevoegd is te verzoeken dat in het octrooiregister aantekening van de vernietiging wordt gedaan, althans een zodanige vernietiging onder een zodanige bepaling als de rechtbank (bedoeld is: “hof”) in goede justitie zal bepalen;

(b) GM 687 en GM 551 nietig verklaart, althans een zodanige verklaring als het Hof in goede justitie zal bepalen;

(c) Samsung veroordeelt om aan DR c.s. gezamenlijk te betalen een bedrag groot € 209.964,- aan proceskosten van DR c.s. inzake het kort geding (eerste aanleg en hoger beroep), alsmede aan DR c.s. terug te betalen de door DR c.s. in die procedure aan Samsung betaalde proceskosten, alles te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf respectievelijk 9 januari 2014 voor de kosten betreffende de eerste aanleg en vanaf 27 mei 2014 voor kosten betreffende het hoger beroep.

2.4 Na grieven van DR c.s. heeft Samsung een akte schorsing rechtsgeding genomen. Na een uitgebreide aktewisseling heeft het hof bij tussenarrest van 26 juni 2018 het schorsingsverzoek van Samsung afgewezen. Voor zover nog relevant in cassatie, is daartoe overwogen:

“Samsung heeft bij overeenkomst van 12 september 2016 haar "printer business’, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten - waaronder die in onderhavige procedure aan de orde zijn - en daarmee samenhangende vorderingen, zowel uit het heden als de toekomst, verkocht aan HP Inc. (hierna: HP). Daartoe heeft Samsung eerst haar printer business overgedragen en ingebracht in de vennootschap S-Printing Solution Co. Ltd. (hierna: S-Printing). Bij ‘deed of assignment’ gedateerd 4 november 2016, heeft Samsung (onder meer) de in deze procedure aan de orde zijnde octrooien ‘assigned’ aan S-Printing, Blijkens de door Samsung overgelegde uittreksels stonden de in deze procedure aan de orde zijnde modelrechten voor de datum van uitbrengen van de appeldagvaarding (23 februari 2017) geregistreerd ten name van S-Printing. Samsung heeft de aandelen in S-Printing in november 2017 overgedragen aan HP.

Samsung verzoekt schorsing van de procedure op grond van artikel 353 juncto artikel 225 lid 1 sub c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) teneinde de thans verantwoordelijke juridische afdeling van HP en S-Printing tijd te geven zich in het dossier in te lezen.

DR c.s. verzetten zich tegen de door Samsung ingeroepen schorsing van de procedure.

Schorsing van het geding op de voet van art. 225 Rv kan slechts plaatsvinden indien in de loop van een instantie een van de in die bepaling genoemde schorsingsgronden zich aandient (zie Hoge Raad 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:982). Gelet op de door Samsung overgelegde stukken zoals hiervoor vermeld, kan niet worden vastgesteld dat de door Samsung gestelde schorsingsgrond, te weten de overdracht van Samsung aan S-Printing van de octrooien en gemeenschapsmodellen die onderwerp zijn van het onderhavige geschil, zich heeft voorgedaan in deze instantie. In de overdracht van de aandelen in S-Printing van Samsung aan HP is geen schorsingsgrond gelegen; de relevante octrooien en gemeenschapsmodellen zijn daarbij immers in dezelfde handen gebleven, namelijk die van S-Printing.

Reeds hieruit volgt dat Samsung in deze instantie geen schorsing in de zin van artikel 225 lid

1 onder c Rv van het geding kan inroepen.

Samsung zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. DR c.s. heeft gevorderd dat deze kosten worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv. De vraag of het incident tot schorsing ex artikel 225 lid 1 sub c Rv onder het bereik van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: Handhavingsrichtlijn) en artikel 1019h Rv valt kan in het midden blijven. Een incident als het onderhavige is naar het oordeel van het hof een zeer eenvoudig, niet bewerkelijk incident. De redelijke en evenredige proceskosten daarvan kunnen worden gelijkgesteld aan het liquidatietarief (1 punt, tarief II), derhalve een bedrag van € 1.074,-. Het door DR c.s. gevorderde bedrag (ad € 28.947,86) zal derhalve tot dat bedrag worden gematigd. DR c.s. heeft niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard en het hof ziet geen aanleiding dat ambtshalve te bepalen.”

2.5 Samsung heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden en in conventie haar eis voorwaardelijk – voor zover het hof zou oordelen dat er geen sprake is van inbreuk op de gemeenschapsmodelrechten – vermeerderd met een vordering uit hoofde van slaafse nabootsing (art. 6:162 BW en art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1 Unieverdrag van Parijs).

2.6 Daarnaast heeft Samsung een akte wijziging procespartij genomen, houdende het verzoek om de gedaagde procespartij in het hoger beroep te wijzigen in HP Printing Korea Co., Ltd. Na een antwoordakte van DR c.s. heeft het hof bij tussenarrest van 18 december 2018 een comparitie (CvP) bevolen om partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over het verzoek van Samsung. Vóór deze CvP, die op 6 juni 2019 plaatsvond, zijn gelijktijdig aktes genomen over dit onderwerp. Ter CvP heeft het hof DR c.s. in de gelegenheid gesteld HP in de procedure op te roepen. Na beraad heeft DR c.s. laten weten daarvan geen gebruik te zullen maken. Nadat het hof gelet op de omvang van de zaak had bepaald dat de pleidooien zouden worden gehouden verspreid over twee dagen, te weten 12 december 2019 en 30 januari 2020, heeft Samsung op 1 en 29 oktober 2019 nadere aktes genomen, waarop DR c.s. bij aktes van respectievelijk 29 oktober 2019 en 12 november 2019 heeft gereageerd. Voorafgaand aan de pleidooizittingen hebben partijen nadere stukken overgelegd, waaronder proceskostenspecificaties.

2.7 Bij eindarrest van 21 april 2020 heeft het hof naar aanleiding van het debat over de ontvankelijkheid van Samsung het volgende overwogen:

“4.1 Ontvankelijkheid

4.1.1 Samsung heeft bij overeenkomst van 12 september 2016 haar printerdivisie, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten – ook die in onderhavige procedure aan de orde zijn – en daarmee samenhangende vorderingen, zowel uit het heden als de toekomst, verkocht aan HP Inc. (hierna: HP). Daartoe heeft Samsung eerst haar ‘printer business’ overgedragen en ingebracht in de vennootschap S-Printing Solution Co. Ltd. (na naamswijziging inmiddels HP Printing Korea Co. Ltd geheten, hierna: HP-Printing). Bij ‘deed of assignment’ gedateerd 4 november 2016, heeft Samsung (onder meer) de in deze procedure aan de orde zijnde octrooien ‘assigned’ aan HP-Printing. Blijkens de door Samsung overgelegde uittreksels stonden de in deze procedure aan de orde zijnde modelrechten voor de datum van uitbrengen van de appeldagvaarding (23 februari 2017) geregistreerd ten name van HP-Printing. Samsung heeft de aandelen in HP-Printing in november 2017 overgedragen aan HP. HP-Printing, Samsung en HP hebben deze gang van zaken bevestigd in een ‘Declaration for the purpose of NL Litigation’ die op 12 en 13 februari 2018 is ondertekend. Ter gelegenheid van de betekening van het bestreden vonnis aan DR c.s. door HP-Printing op 14 december 2017 is (onder meer) de deed of assignment meebetekend.

4.1.2 Tijdens de CvP heeft het hof geoordeeld dat op grond van de hoofdregel, dat een procedure

in hoger beroep in beginsel wordt gevoerd tussen de partijen uit de eerste aanleg, DR c.s. ontvankelijk is in haar beroep. Het door Samsung gedane verzoek tot een partijwissel (waarbij HP-Printing zich zou moeten stellen in plaats van Samsung) is afgewezen. Gelet op de verschillen tussen de feiten in onderhavige zaak en die aan de orde waren in het door Samsung aangehaalde Montis-arrest, is er naar het oordeel van het hof geen plaats voor toepassing van de in dat arrest geformuleerde uitzonderingsregel.

4.1.3 Samsung heeft bij akte van 1 oktober 2019 terecht gesteld dat het ‘gebrek’, dat de huidige

octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure, kan worden geheeld door middel van een lastgeving op grond waarvan Samsung op eigen naam maar voor rekening en risico van HP-Printing optreedt. Zij heeft ten bewijze van de door HP-Printing aan haar verstrekte last een ‘Confirmation of Mandate’ overgelegd waarin onder meer is opgenomen:

2.1 (…) the Parties hereby confirm that the proceedings with case number 200.216.620/01 may be continued in the name of Samsung as the formal party to the proceedings.

2.2 The Parties confirm that HP is the material party to the proceedings. For this reason, Samsung has authorized HP to conduct the legal proceeding under Samsung's name, and Samsung confirms that it will continue to cooperate and take all necessary steps, all at the full risk and expense of HP, in order to enforce and defend any of the Patents and Design Rights and any other right and claim that are the subject of the proceedings.

Het hof acht deze Confirmation of Mandate voldoende om aan te nemen dat Samsung, waar het

de belangen van HP Printing als nieuwe houder van de IE rechten betreft, op last van HP Printing

optreedt.

4.1.4 Gegeven de omstandigheid dat Samsung als formele procespartij in deze procedure is betrokken, en HP-Printing als materiele procespartij door middel van de aan Samsung verstrekte last, ziet het hof, bij gebreke van voldoende belang, geen aanleiding te oordelen over de door DR c.s. bestreden rechtsgeldigheid van de door Samsung en HP-Printing gestelde overdracht van de in deze procedure aan de orde zijnde octrooi- en modelrechten en daarmee verbonden vorderingen. Voor niet-ontvankelijkverklaring van Samsung in haar vorderingen, vanwege de omstandigheid dat zij niet langer houdster zou zijn van de ingeroepen octrooi- en modelrechten bestaat onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding.”

2.8 Het hof vervolgt het arrest met de volgende inhoudelijke overwegingen, voor zover nog relevant in cassatie:

4.2 EP 537

Onduidelijkheid, Uitleg

4.2.1 Het standpunt van DR c.s. dat EP 537 onduidelijk zou zijn over wat de uitvinding inhoudt,

wordt verworpen. Op zichzelf is juist dat EP 537 meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen bevat en dat dit niet strookt met het vereiste van artikel 82 EOV. Dit is evenwel geen nietigheidsgrond en doet aan de duidelijkheid van EP 537 niet af. De hier in het bijzonder aan de orde zijnde conclusies 1 tot en met 6 en de figuren 1 tot en met 18 uit EP 537 zijn ontleend aan de prioriteitsaanvrage KR 6500. In de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving wordt dit aspect van de uitvinding – het voorkomen dat afvaltoner weglekt – duidelijk beschreven.

4.2.2 Zowel in paragraaf 62 als in paragraaf 75 van de beschrijving wordt het probleem beschreven dat afvaltoner kan weglekken via de tussenruimte 93a tussen de fotogeleidende trommel en de behuizing 90 (zie fig 2). De in die paragrafen beschreven oorzaken van dat weglekken zijn echter verschillend. In paragraaf 62 (k.8, r.48 – k.9, r.1) wordt beschreven dat afvaltoner hard en klonterig kan worden door de restwarmte van de fixeereenheid 400, die zich ook kan hechten aan het uiteinde van reinigingsorgaan, waardoor het de afvoer van afvaltoner blokkeert en daardoor opgehoopte afvaltoner kan weglekken. In paragraaf 75 wordt het probleem beschreven dat voornamelijk het middendeel van de fotogeleidende trommel wordt gebruikt voor het vormen van een beeld, waardoor zich in het middendeel van het reinigingsgebied (21) meer afvaltoner ophoopt dan aan de randen. Ook dit heeft tot gevolg dat afvaltoner kan weglekken.

4.2.3 Vanwege de verschillende oorzaken van het weglekprobleem, worden ook verschillende

oplossingen voorgesteld. In paragraaf 63 e.v. van de beschrijving wordt een afvaltonertransportorgaan (hierna ook: transportorgaan) beschreven die de verharde en klonterende afvaltoner kan kraken en verplaatsen in de richting van de afvaltonercontainer (23). Deze oplossing voor het in par. 62 beschreven afvaltonerklonterprobleem (hierna ook: klonterprobleem) is in conclusie 3 onder bescherming gesteld.

De oplossing voor het in par. 75 beschreven ophopen van afvaltoner in het middendeel van het reinigingsgebied (21), het afvaltonerophopingsprobleem (hierna ook: ophopingsprobleem), bestaat uit de verspreiding van die afvaltoner vanuit dat middendeel naar de zijkanten, door toepassing van het dieper gelegen deel, zoals beschreven in paragraaf 76 e.v. van de beschrijving, waarbij dat dieper gelegen deel is vormgegeven zoals in paragraaf 77 en 78 nader beschreven. Deze (verschillende uitvoeringsvormen van de) oplossing van het ophopingsprobleem is in conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld.

[…]

4.2.8 DR c.s. heeft verder, onder verwijzing naar het Medinol / Abbott arrest (HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:816), betoogd dat ‘dieper gelegen deel’ uitleg behoeft en wel in die zin dat die maatregel de in het octrooi beschreven functie van het zijwaarts verspreiden van in het middendeel van het reinigingsgebied opgehoopte afvaltoner daadwerkelijk moet (kunnen) vervullen. De door het Protocol bij artikel 69 EOV voorgeschreven billijke bescherming voor de octrooihouder brengt volgens DR c.s. met zich dat de beschermingsomvang van EP 537 daarom is beperkt tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet, hetgeen naar zij stelt niet het geval is bij cartridges waarin de techniek volgens US 211 wordt toegepast (hetgeen zij stelt te doen). Dat standpunt wordt verworpen.

4.2.9 Naar het oordeel van het hof zou de gemiddelde vakman de conclusies 1 en 2 van EP 537 in het licht van de beschrijving en de tekeningen niet zo beperkt lezen als door DR c.s. voorgestaan. De beschrijving geeft hem daarvoor geen aanleiding. Daarin is immers beschreven dat het ophopingsprobleem wordt veroorzaakt doordat, in vergelijking met de einddelen, voornamelijk het middendeel van de fotogeleidende trommel wordt gebruikt voor het vormen van een beeld, ten gevolge waarvan ook verhoudingsgewijs meer afvaltoner terecht komt in het middelste gedeelte van de reinigingsruimte. Aldus valt niet in te zien, en DR c.s. heeft niet voldoende gemotiveerd gesteld, dat en waarom de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat dit probleem zich bij bepaalde cartridges, in het bijzonder die volgens US 211, niet zou (kunnen) voordoen. Gelet op de in EP 537 beschreven oorzaak van het probleem is er voor de gemiddelde vakman geen aanleiding om dat te veronderstellen. Hij zou er daarom vanuit gaan dat in cartridges met de kenmerken volgens conclusie 1 (en 2) door het dieper gelegen deel de afvaltonerverspreidingsfunctie daadwerkelijk wordt vervuld. Uit de enkele omstandigheid dat US 211 (en andere octrooischriften) het ophopingsprobleem niet openbaart, zal hij niet afleiden dat dit probleem zich daarbij niet zal voordoen, zoals DR c.s. heeft verdedigd. Veeleer zal de gemiddelde vakman inzien dat dit probleem in US 211 (en andere octrooischriften) niet is onderkend. Voor de door DR c.s. voorgestane functionele uitleg van ‘dieper gelegen deel’ bestaat derhalve geen grond.

Plausibiliteit van het ophopingsprobleem en de oplossing daarvoor

4.2.10 Een van de belangrijkste bezwaren van DR c.s. tegen EP 537 is dat het daarin beschreven probleem in werkelijkheid niet zou bestaan, zodat hetgeen in het octrooi is beschreven geen probleem oplost, terwijl de gemiddelde vakman volgens DR c.s. ook zou veronderstellen dat de voorgestelde oplossing niet zou werken. Het hof oordeelt daaromtrent als volgt.

Het standpunt van DR c.s. dat het ophopingsprobleem en het dientengevolge weglekken van afvaltoner helemaal niet zou bestaan en dat het (niet bestaande) probleem (dus) ook niet wordt opgelost, althans dat de gemiddelde vakman dat niet plausibel zou achten, is een inventiviteitsverweer, zoals de rechtbank in r.o. 4.8 van het bestreden vonnis terecht heeft overwogen. Daaruit vloeit voort dat op DR c.s., nu zij degene is die de nietigheid van EP 537 inroept, ter zake de bewijslast rust (vergelijk ook: Hof Den Haag, 7 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:4029, r.o. 4.16, in de zaak Leo Pharma / Sandoz). Voor een andere bewijslastverdeling dan die van de hoofdregel van artikel 150 Rv, ziet het hof geen aanleiding. De omstandigheid dat deze stellingname van DR c.s. ook van belang zou zijn voor de beoordeling van de nawerkbaarheid en de industriële toepasbaarheid maakt dat niet anders. Ook ter zake het gestelde ontbreken daarvan rust de bewijslast op DR c.s.

4.2.12 Naar het oordeel van het hof heeft DR c.s. onvoldoende aangevoerd om aan te kunnen

nemen dat de gemiddelde vakman het bestaan van het in par. 75 van EP 537 beschreven ophopingsprobleem niet plausibel acht. Integendeel, in par. 6.8 MvG wordt het ophopingsprobleem en het dientengevolge weglekken van toner, door DR c.s. expliciet ‘evident’ geacht. Daarmee is niet te verenigen – en is derhalve niet aannemelijk – dat de gemiddelde vakman het ophopingsprobleem niet plausibel zou achten.

4.2.13 Daarenboven betekent het enkele feit dat in de stand van de techniek niet is onderkend (of in elk geval niet is beschreven) dat het probleem van ophoping van afvalpoeder in de reinigingsruimte zich vooral in het midden daarvan (in de in EP 537 bedoelde zin) voordoet, waarop DR c.s., onder verwijzing naar diverse octrooischriften waarin een ophopingsprobleem wordt genoemd, heeft gewezen, nog niet dat de gemiddelde vakman het bestaan van dit probleem onaannemelijk zou achten. Dat het weglekprobleem zich bij haar eigen cartridges niet zou voordoen, zoals DR c.s. stelt, is daarvoor evenmin een aanwijzing. Zij past immers (in elk geval ook) de maatregelen volgens conclusies 1 en 2 toe, waarmee dat probleem nu juist wordt opgelost.

4.2.14 Of uit de door Samsung overgelegde foto’s al dan niet kan worden afgeleid dat het ophopingsprobleem (en de daaruit voortvloeiende lekkage van afvaltoner) zich werkelijk voordoet kan, mede gelet daarop, in het midden blijven.

4.2.15 Ook de stelling van DR c.s. dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou vinden dat het ophopingsprobleem wordt opgelost door toepassing van de maatregelen van conclusies 1 en 2, omdat de gemiddelde vakman zou menen dat het dieper gelegen deel geen verspreidingsfunctie zou (kunnen) hebben, wordt bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing daarvoor door DR c.s., op wie ter zake de bewijslast rust, verworpen, waartoe het hof als volgt overweegt.

4.2.16 Voor het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman zou menen dat het nadeel van toegenomen druk ter plaatste van het dieper gelegen deel groter zou zijn dan het voordeel van de daardoor teweeg gebrachte zijwaartse verspreiding van afvaltoner (in 8.6 – 8.8 MvG), ontbreekt steekhoudende onderbouwing. Dat standpunt is immers gebaseerd op de veronderstelling dat vanwege de volledige opvulling van het reinigingsgebied met afvaltoner en het ontbreken van een transportorgaan er geen krachtbron zou zijn die voor de verplaatsing en zijwaartse verspreiding van afvaltoner zou kunnen zorgdragen. Deze veronderstelling worden hierna (in r.o. 4.2.22 e.v.) als onjuist verworpen. Bovendien is de extra drukopbouw geringer naarmate het dieper gelegen deel smaller is (zie r.o. 4.2.6).

4.2.17 De veronderstelling van DR c.s. dat een recessed portion die smaller is dan de gemiddelde bladspiegel, zoals afgebeeld in fig. 9 en 24 van EP 537, niet adequaat een verspreidingsfunctie kan vervullen, is naar het oordeel van het hof evenzeer onjuist. Dat staat er (juist) niet aan in de weg dat daarmee de afvaltoner beter kan worden verspreid en afvaltonerlekkage wordt tegengegaan. Zoals DR c.s. zelf ook heeft aangevoerd, zal de gemiddelde vakman inzien dat een recessed portion die zich over de volledige breedte van de gemiddelde bladspiegel zou uitstrekken eerder de afvoer van afvaltoner zal blokkeren dan (door middel van verspreiding) bevorderen.

4.2.18 Gelet op het voorgaande deelt het hof het standpunt van de oppositiedivisie, die (in par.

3.3.6.2) als volgt oordeelde:

“The opposition division disagrees with the opponent in this respect and is of the opinion that the distinguishing features of claim 1 have the technical effect of enabling to disperse and direct

waste toner collected by the cleaning unit in a central portion both towards the axially outer ends of the photoconductor and towards the waste container, in particular when the cleaning unit tends to get full with accumulated waste toner.”

4.2.19 Het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de in par. 76 e.v. beschreven oplossing in de praktijk zou werken zonder toepassing van transportorgaan (60), omdat hij deze noodzakelijk zou achten voor de verplaatsing van de afvaltoner, wordt ook verworpen.

4.2.20 Zoals hiervoor reeds overwogen ziet het aspect van EP 537 dat is uiteengezet in de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving en dat door conclusies 1 t/m 6 onder bescherming is gesteld, op het probleem van het weglekken van afvaltoner. In paragraaf 62, k. 8, r. 36-48, wordt eerst algemeen beschreven hoe de afvaltoner van de fotogeleidende trommel wordt verwijderd en vervolgens via de reinigingsruimte naar de afvalcontainer wordt overgebracht. Naar Samsung terecht heeft aangevoerd (par. 2.22 CvR) en door DR c.s. niet voldoende gemotiveerd bestreden, zal de gemiddelde vakman uit het slot van die passage (r. 44-48) begrijpen dat de (druk van) nieuw aanvoerde afvaltoner samen met de kracht die daarop wordt uitgeoefend door het draaiende fotogevoelige medium, zorgt voor het voortstuwen van de afvaltoner die zich in de reinigingsruimte (21) heeft opgehoopt in de richting van de afvalcontainer (23). Naar de gemiddelde vakman zal inzien ziet EP 537 dan ook niet op een probleem met betrekking tot (de benodigde kracht voor) de verplaatsing van afvaltoner van de reinigingsruimte naar de afvaltonercontainer, maar op de – twee afzonderlijke – problemen die zich bij die verplaatsing kunnen voordoen, te weten enerzijds de ophoping en anderzijds de klontering (die gemeen hebben dat ze ieder voor zich het weglekken van tonerafval kunnen veroorzaken), waarvoor ook twee afzonderlijke oplossingen worden voorgesteld, te weten het dieper gelegen deel respectievelijk een transportorgaan.

4.2.21 Dat deze kracht van de door de rotatiekracht van het fotogeleidend medium voortgestuwde afvaltoner voldoende kan zijn voor de afvoer van afvaltoner was reeds geopenbaard in het – ook door DR c.s. aangehaalde – US 211, dat voor EP 537 behoort tot de stand van de

techniek. Daarin is beschreven dat de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20° en 50°. Dit is onder meer getoond in de hieronder afgebeelde fig. 7A van dat octrooi:

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

Anders dan DR c.s. stelt (6.11.2 en 6.14.2 onder (d) MvG) valt niet in te zien – en DR c.s. heeft niet steekhoudend onderbouwd – dat de constructie van de inrichting volgens EP 537, zoals onder meer getoond in de hieronder afgebeelde fig. 5 van het octrooischrift, in dat opzicht anders is en dat de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat die voortstuwende kracht bij de inrichting volgens EP 537, anders dan bij de inrichting volgens US 211, niet toereikend zou zijn voor de verplaatsing van afvaltoner.

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

4.2.22 Het standpunt van DR c.s. dat niet plausibel is dat de gemiddelde vakman zal veronderstellen dat bij de inrichting volgens EP 537 de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner voldoende is om de opgehoopte afvaltoner te verplaatsten, baseert zij op de veronderstelling dat de gemiddelde vakman uit EP 537, in het bijzonder paragrafen 62, 65 en 72-74 en 76, zal begrijpen dat de reinigingsruimte zich eerst volledig zal vullen met afvaltoner, voordat er van verplaatsing sprake zal zijn en dat de gemiddelde vakman dan zal inzien dat die berg opgehoopte afvalpoeder inmiddels te zwaar is om nog door de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner te kunnen worden verplaatst.

4.2.23 De stelling dat Samsung zou hebben erkend dat volgens EP 537 eerst sprake is van volledige opvulling van het reinigingsgebied voordat dit wordt verplaatst naar het opslaggebied, wordt verworpen. Anders dan DR c.s. (in 6.1.4.2 onder (a) MvG) aanvoert, kan dat niet in par. 2.11 conclusie van repliek worden gelezen.

4.2.24 Er is naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman geen enkele reden om aan te nemen dat de reinigingsruimte (21) zich eerst volledig zal vullen met de (zeer lichte) afvaltoner op de manier zoals door DR c.s. met zwart is ingetekend in figuur 5, en dat er daarna pas afvaltoner naar het opslaggebied (23) wordt verplaatst:

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

Een dergelijke ophoping is immers niet mogelijk zonder een (niet beschreven en zeker niet

voor hand liggende) scheidingswand die de ingetekende berg afvaltoner ervan zou weerhouden in te storten en te bewegen in de richting van de afvalcontainer (23). De gemiddelde vakman zou bovendien juist aannemen dat de duwkracht van de aangevoerde afvaltoner (en de roterende fotogeleider) een dergelijke ophoping voorkómt. Dit blijkt uit de zinsnede in paragraaf 62, regel 46 ‘until it fully fills the cleaning area 21 and is gradually transferred to the connecting area (…) (onderstreping hof). Deze zinsnede heeft betrekking op het ophopingsprobleem, en niet op het klonterprobleem dat pas in de daaropvolgende zinnen en paragrafen wordt beschreven. Dat de gemiddelde vakman zou aannemen dat in de beschrijving met bewoordingen als ‘fully fills the cleaning area’, letterlijk bedoeld zou zijn ‘tot de nok gevuld en tot aan de grens van reinigingsruimte 21’ zoals door DR c.s. verdedigd, is derhalve geen realistische en daarmee geen redelijke lezing van de beschrijving, met een ‘mind willing to understand’ zoals de gemiddelde vakman geacht wordt te doen.

4.2.25 De figuren 10A-10C waarop DR c.s. heeft gewezen maken dat niet anders, alleen al omdat deze slechts een deel van de reinigingsruimte (namelijk het middeldeel, tussen E1 en E2 weergegeven in fig. 9) tonen. Om die reden moet ook het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman uit die tekeningen zou afleiden dat een volledige opvulling van het reinigingsgebied nodig is voor de werking van het dieper gelegen deel worden verworpen.

4.2.26 Het is voor de gemiddelde vakman duidelijk dat er voldoende afvaltoner in de reinigingsruimte moet zijn opgehoopt om de nieuw aangevoerde afvaltoner in staat te stellen daarop druk uit te oefenen en die in beweging te brengen. De passages in de beschrijving waar gesproken wordt van het (volledig) vullen van de reinigingsruimte door afvaltoner zullen door de gemiddelde vakman dan ook worden begrepen als zó gevuld dat er door nieuw aangevoerde afvaltoner druk kan worden uitgeoefend die de opgehoopte afvaltoner in de richting van de afvalcontainer doet bewegen. Dat proces wordt, zoals reeds overwogen, ook beschreven in het eerste deel van par. 62 (kolom 8, r. 36-48), zonder dat daarbij een transportorgaan wordt genoemd. Dat voor de duwkracht van de roterende trommel nodig zou zijn dat zich helemaal geen afvaltoner ophoopt in het reinigingsgebied, zoals DR c.s. stelt (par. 5.7 pleitnotities EP 537), kan daarom niet als juist worden aanvaard.

4.2.27 De omstandigheid dat (de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat) de voortstuwende kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner onvoldoende is om de geklonterde afvaltoner los te maken en in beweging te brengen, waarop DR c.s. verder heeft gewezen, leidt evenmin tot de conclusie dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het ophopingsprobleem niet kan worden opgelost zonder transportorgaan. De gemiddelde vakman zal inzien dat de functie daarvan immers niet is gelegen in het transporteren van afvaltoner in het algemeen. Die functie wordt immers vervuld door de kracht van nieuw aangevoerd afvaltoner zoals beschreven in de eerste helft van par. 62 (kolom 8, r. 44-48). Het transportorgaan heeft als doel de geklonterde afvaltoner af te voeren en eventueel aangekoekte afvaltoner los te maken.

4.2.28 Het standpunt (in 6.15.6 MvG) dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in ieder geval zal voordoen, zodat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan toch noodzakelijk zou achten, heeft DR c.s. onvoldoende onderbouwd, laat staan dat het klonterprobleem zich in die mate zou voordoen dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel zou achten. De beschrijving geeft de gemiddelde vakman geen aanleiding te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen. Anders dan verdedigd door DR c.s. zou de gemiddelde vakman dat naar het oordeel van het hof (juist) niet afleiden uit het enkele gebruik van woord ‘may’ in par. 62 (kolom 8, r. 52) van de beschrijving. Door het gebruik van ‘may’ is nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat het klonterprobleem zich kán voordoen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is.

4.2.29 Ook anderszins bestaat geen aanleiding aan te nemen dat de gemiddelde vakman de toepassing van een transportorgaan noodzakelijk zou achten om het ophopingsprobleem op te lossen. De omstandigheid dat een transportorgaan (60) in alle tekeningen wordt getoond, maakt dat niet anders. Deze tekeningen dienen immers ter illustratie van niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden. Ook de omstandigheid dat een transportorgaan onderdeel uitmaakt van de in par. 13 van het octrooischrift beschreven ‘developer unit’ (cartridge) waarmee “features and/or utilities of the present general inventive concept may be achieved” leidt de gemiddelde vakman daar niet toe. De daar beschreven uitvoeringsvorm laat immers onverlet dat de gemiddelde vakman op grond van de beschrijving en in aanmerking genomen hetgeen hiervoor reeds is overwogen (r.o. 4.2.20 e.v.) zal begrijpen dat er ook andere uitvoeringsvormen, zonder transportorgaan, mogelijk zijn waarmee het ophopingsprobleem kan worden opgelost.

4.2.30 DR c.s. heeft haar standpunt dat conclusies 1 en 2 door de gemiddelde vakman niet plausibel zouden worden geacht wegens het ontbreken van een transportorgaan niet ondersteund door enig bewijs, in de vorm van een deskundigenverklaring of anderszins, hetgeen wel op haar weg lag. Daarentegen heeft DR c.s. bij pleidooi (par. 10.1 pleitnotities EP 537) expliciet erkend dat US 211 leert dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor het verplaatsten van afvaltoner en dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel). Volgens DR c.s. is bij EP 537, waar een kleinere hellingshoek wordt toegepast, zelfs sprake van een verbeterde uitvoering. Ook in dat licht is niet in te zien dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de enkele duwkracht voldoende zou zijn voor verplaatsing van afvaltonerpoeder en zou menen dat een transportorgaan noodzakelijk zou zijn.

4.2.31 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het standpunt van DR c.s. dat niet plausibel is dat een ophopingsprobleem zoals bedoeld in EP 537 bestaat en voorts dat niet plausibel is dat de maatregelen van conclusies 1 en 2 het ophopingsprobleem oplossen, al dan niet wegens het ontbreken van een transportorgaan, moet worden verworpen.

Nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid

4.2.32 De enkele mogelijkheid dat het klonterprobleem zich voordoet staat ook niet in de weg aan de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van de oplossing van het ophopingsprobleem door toepassing van het dieper gelegen deel zoals door conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld. Niet bestreden is dat de beschrijving de gemiddelde vakman in staat stelt zonder undue burden een inrichting volgens conclusies 1 en 2 te vervaardigen en dat deze kan worden toegepast in een printer. Het hof verenigt zich met en neemt over hetgeen de rechtbank ter zake in r.o. 4.7 van het bestreden vonnis heeft overwogen. Daarmee is de nawerkbaarheid gegeven. Dat de uitvinding volgens conclusies 1 en/of 2 niet nawerkbaar of niet industrieel toepasbaar zou zijn, wordt bovendien gelogenstraft door het feit dat DR c.s. onbestreden probleemloos functionerende cartridges heeft geproduceerd en op de markt gebracht, waarin de maatregelen van conclusies 1 en 2 (maar niet een transportorgaan) zijn opgenomen.

4.2.33 Hetgeen verder door DR c.s. (in par. 10.4 e.v. MvG) te berde is gebracht, regardeert niet de nawerkbaarheid of industriële toepasbaarheid, maar de plausibiliteit van het ophopingsprobleem en de daarvoor door EP 537 voorgestelde oplossing zoals door conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld (en daarmee de inventiviteit van die conclusies). Zoals hiervoor reeds overwogen moeten de door DR c.s. aangevoerde plausibiliteitsbezwaren worden verworpen.

4.2.34 Ten overvloede merkt het hof op dat, ook indien van de juistheid van het standpunt van DR c.s. zou moeten worden uitgegaan dat voor de nawerkbaarheid (en industriële toepasbaarheid) niet alleen zou moeten worden gelet op de structurele kenmerken van de conclusies, maar tevens op het daarmee bereikte technische effect, ook als dat geen onderdeel uitmaakt van de voortbrengselconclusies, op dezelfde gronden als hiervoor uiteengezet, haar in par. 10 MvG geformuleerde bezwaren (die overeenkomen met haar verworpen plausibiliteitsbezwaren) niet opgaan.

Misbruik van octrooirecht

4.2.35 Nu het standpunt van DR c.s. dat de uitvinding volgens conclusies 1 en 2 geen technische toepassing heeft dan wel niet nawerkbaar is, wordt verworpen, vloeit daaruit voort dat haar standpunt dat Samsung misbruik maakt van octrooirecht door willens en wetens een octrooi aan te vragen terwijl zij weet of behoort te weten dat geen sprake is van een toepasbare, inventieve uitvinding, dit lot moet delen.

[…]

4.2.38 De omstandigheid dat de prioriteitsaanvraag KR 6500 ook zelfstandig is doorgezet en heeft geleid tot het op 13 november 2013 aan Samsung verleende Europees octrooi EP 2 357 538 (hierna: EP 538) leidt evenmin tot nietigheid van EP 537, zoals door DR c.s. verdedigd. Het enkele feit dat EP 537 en EP 538 overlappende conclusies hebben (volgens DR c.s. berusten conclusies 1 tot en met 3 van EP 537 en conclusies 1 tot en met 4 van EP 538 op dezelfde uitvinding(sgedachte)), maakt nog niet dat EP 537 ongeldig zou zijn. Dat geldt temeer omdat juist EP 537 een ruimere beschermingsomvang heeft en bovendien eerder is verleend dan EP 538. In het bijzonder geldt dat conclusies 1 en 2 een ruimere beschermingsomvang hebben omdat daarvan het transportorgaan – anders dan bij alle conclusies van EP 538 – geen deel uitmaakt. Het standpunt van DR c.s. dat conclusies 1 en 2 wegens het ontbreken van het transportorgaan (60) nietig zijn, zodat (hooguit) identieke conclusies overblijven moet, zoals hiervoor is overwogen, worden verworpen.

4.2.39 Het hof ziet evenmin aanleiding de handhaving van EP 537 wegens misbruik van octrooirecht of procesrecht onrechtmatig te achten of Samsung in haar vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren. Dat geldt temeer omdat EP 538 door Samsung helemaal niet is tegengeworpen aan DR c.s. De door DR c.s. gestelde parallel met Medinol / Cordis (Rb. 's-Gravenhage 5 augustus 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ6495) gaat al daarom niet op. Voor de door DR c.s. verdedigde (analoge) toepassing van artikel 77 ROW ziet het hof zeker onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding. In elk geval ten aanzien van conclusies 1 en 2 is van samenloop met (conclusies van) EP 538 geen sprake. Bovendien is niet in te zien waarom dan EP 537 zonder rechtsgevolg zou moeten blijven, terwijl EP 537 eerder is verleend en bovendien ruimere conclusies heeft dan EP 538. Van schending van artikel 21 Rv door Samsung, door niet eigener beweging EP 538 te openbaren, is onder de gegeven omstandigheden naar het oordeel van het hof ook geen sprake.

Nieuwheid EP 537

[…]

Inventiviteit EP 537

4.2.44 DR c.s. heeft de inventiviteit van EP 537 bestreden, stellende dat de daarin onder bescherming gestelde uitvinding voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis, voor de hand lag. DR c.s. heeft niet toegelicht welke kwalificaties de gemiddelde vakman volgens haar heeft. Samsung heeft aangevoerd (4.95 MvA) dat de gemiddelde vakman kan worden gedefinieerd als een team van een werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ingenieur met enige jaren ervaring op de onderzoeksafdeling van een laserprinterfabrikant. DR c.s. heeft dat niet bestreden, zodat het hof daarvan zal uitgaan.

4.2.45 Zonder overigens een deugdelijke problem solution approach analyse te hebben gemaakt formuleert DR c.s. het op te lossen objectieve probleem als ‘het tegengaan van drukopbouw van met name in het midden ophopende afvaltonerpoeder om terugval c.q. lekkage daarvan te voorkomen’. Deze probleemstelling getuigt van hindsight door daarin het op de prioriteitsdatum in de stand van de techniek niet bekende probleem van afvaltonerophoping in het middendeel van de reinigingsruimte op te nemen, waarmee het tevens een ongeoorloofde pointer naar de oplossing bevat. Reeds daarom kan de op die probleemstelling gebaseerde inventiviteitsaanval niet slagen.

4.2.46 Naar Samsung met recht heeft aangevoerd zal de gemiddelde vakman eerst tot de uitvinding komen indien hij (a) het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte onderkent, en (b) tot het inzicht komt dat hij dat probleem kan oplossen door de afvaltoner zijwaarts te verplaatsen en (c) dat dit kan worden bereikt met behulp van een specifiek (volgens deelkenmerken 1.2.4 / 1.2.4.1) gepositioneerd en vormgegeven dieper gelegen deel.

4.2.47 Gelet op de verschilmaatregelen van conclusie 1 ten opzichte van welke stand van de techniek dan ook – te weten het dieper gelegen deel met specifieke positionering en vormgeving – en het daarmee bereikte technisch effect van het voorkomen van afvaltonerlekkage, dient het objectieve technische probleem te worden geformuleerd als het tegengaan van afvaltonerlekkage. Daarvan uitgaand valt niet in te zien, en DR c.s. heeft niet voldoende steekhoudend toegelicht, waarom een van de door DR c.s. genoemde documenten zou kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek. Het gaat er immers niet om dat dit document de meeste structurele kenmerken gemeen heeft met de uitvinding, maar dat het document voor de gemiddelde vakman het meest geschikte uitgangspunt is bij zijn zoektocht naar een oplossing van zijn probleem. Geen enkel document heeft betrekking op (de oplossing van het probleem van) afvaltonerlekkage of openbaart (een aanwijzing voor) de hiervoor onder (a) – (c) genoemde inzichten.

4.2.48 Indien al zou worden uitgegaan van een van de door DR c.s. voorgestelde documenten als meest nabije stand van de techniek, dan kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman, zoekend naar een oplossing voor het afvaltonerlekkageprobleem, zou stuiten op en kennis zou nemen van een van de andere door DR c.s. aangedragen documenten. Al die documenten hebben immers betrekking op geheel andere problemen en in geen van die documenten wordt een lekkageprobleem opgelost of zelfs maar genoemd. Dat dit voor de gemiddelde vakman aanleiding zou zijn juist daarvan kennis te nemen omdat het lekkageprobleem daarin kennelijk niet speelt (9.4.3. MvG) is een drogreden. Dat het lekkageprobleem niet wordt genoemd betekent nog niet dat het zich bij die inrichtingen niet voordoet en bovendien maakt geen van die documenten inzichtelijk waarom er geen lekkageprobleem zou zijn.

4.2.49 Uit het ontbreken van de hiervoor onder (a) - (c) genoemde inzichten of zelfs maar een aanwijzing daarvoor / pointer daarnaar in de door DR c.s. aandragen stand van de techniek, volgt reeds dat geen enkele combinatie van de door DR c.s. aangedragen documenten uit de stand van de techniek, van welk document ook wordt uitgegaan als meest nabije stand van de techniek, kan leiden tot de uitvinding volgens conclusie 1 (en/of 2) van EP 537. Het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman tot de oplossing volgens conclusies 1 en 2 van EP 537 zou komen gelet op de in de stand van de techniek geopenbaarde (al dan niet Vvormige) diepe delen, kan niet als juist worden aanvaard. In geen van de door DR c.s. genoemde documenten wordt geopenbaard of gesuggereerd dat de aanwezige verdiepingen (voor zover al als dieper deel in de zin van EP 537 aan te merken) de functie (kunnen) hebben van het naar de zijkanten verspreiden van afvaltoner vanuit het middendeel van het reinigingsgebied, of anderszins enige kenbare functie bij het voorkomen van afvaltonerlekkage. Bij gebreke van voornoemde inzichten valt daarom niet in te zien, en DR c.s. heeft in het licht van hetgeen Samsung daartegen heeft ingebracht, onvoldoende steekhoudend toegelicht, dat de gemiddelde vakman de door DR c.s. gestelde combinaties zou maken en evenmin waarom en hoe de gemiddelde vakman dan tot de oplossing volgens EP 537 – de toepassing van specifiek gepositioneerde en vormgegeven diepere delen – zou komen. Het combineren van de verschillende constructieve maatregelen uit diverse combinaties van die documenten berust derhalve op hindsight en kan aan de inventiviteit van conclusies 1 en 2 van EP 537 niet afdoen.

4.2.50 Volgens DR c.s. zou de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis, onder meer gebaseerd op de werking van een sneeuwschuiver, weten dat een V-achtige vorm geschikt is voor het opzij schuiven van een opgehoopte massa en aldus tot de oplossing van het probleem komen. Nog daargelaten dat Samsung heeft bestreden dat dit tot de algemene vakkennis van de gemiddelde vakman zou behoren en DR c.s. dat vervolgens niet heeft onderbouwd, heeft DR c.s. daarmee nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe de gemiddelde vakman tot het inzicht zou komen dat afvaltonerophoping in het midden van de reinigingsruimte een probleem is dat tot tonerlekkage kan leiden en dat dit probleem door verspreiding van afvaltoner in het middendeel van de reinigingsruimte naar de zijkanten kan worden opgelost. Hetgeen de rechtbank daaromtrent in r.o. 4.28 van het bestreden vonnis heeft overwogen, acht het hof juist. Hetgeen DR c.s. daartegen heeft aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. De stelling van DR c.s. dat het opzij duwen van de afvaltoner de enige optie zou zijn, omdat het naar achteren verplaatsen geen mogelijkheid is vanwege het ontbreken van een transportorgaan, gaat reeds niet op omdat – zoals hiervoor in r.o. 4.2.19 e.v. overwogen – de afwezigheid daarvan er niet aan in de weg staat dat de afvaltoner vanuit de reinigingsruimte naar achteren, in de richting van de opslagruimte wordt verplaatst. Daarenboven valt niet in te zien dat de gemiddelde vakman reeds op grond van die algemene vakkennis zonder inventieve arbeid tot de specifieke positionering en vormgeving van het diepere deel volgens conclusies 1 en 2 van EP 537 zou komen.

4.2.51 Het standpunt dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen is, gegeven het ontbreken van (aanwijzingen voor / pointers naar) de hiervoor bedoelde inzichten, dan ook uitsluitend gebaseerd op hindsight, naar de rechtbank terecht heeft overwogen. Dat de oordelen van de rechtbank met betrekking tot nawerkbaarheid en inventiviteit getuigt van inconsistentie en dat de redenen waarom de rechtbank de uitvinding nawerkbaar acht ook met zich brengen dat die uitvinding dan ook voor de hand ligt, zoals DR c.s. aanvoert, is onjuist. DR c.s. miskent daarmee dat nawerkbaarheid dient te worden beoordeeld mét kennis van de uitvinding – waarbij de vraag is of de beschrijving de gemiddelde vakman in staat stelt de uitvinding te maken (‘na te werken’) – terwijl inventiviteit dient te worden beoordeeld zónder kennis van de uitvinding – waarbij de vraag is of de gemiddelde vakman uitgaande van de stand van de techniek en zoekend naar een oplossing voor het objectieve technische probleem tot de uitvinding zou komen. Anders dan DR c.s. (in 9.4.6 MvG) stelt, is het feit dat de gemiddelde vakman de inrichting kan ontwerpen door enkel twee bestaande inrichtingen op hetzelfde gebied te combineren zonder daarbij obstakels op zijn weg te vinden, onvoldoende om aan te nemen dat de uitvinding voor de hand liggend is.

4.2.52 De geldigheidaanvallen op conclusies 1 en 2, gebaseerd op gebrek aan nieuwheid en inventiviteit, falen. Daaruit vloeit voort dat ook de daarvan afhankelijke conclusies nieuw en inventief geacht moeten worden. De geldigheid van conclusies 7 tot en met 14 is niet (afzonderlijk) gemotiveerd bestreden. De afzonderlijk tegen afhankelijke conclusies 3 tot en met 6 aangevoerde inventiviteitsbezwaren en de verdere documenten uit de stand van de techniek waarnaar in het kader daarvan is verwezen, behoeven in het licht van het voorgaande geen bespreking. Datzelfde geldt voor de vragen of de Xerox Docuprint Cartridge op de prioriteitsdatum behoorde tot de stand van de techniek en of de in r.o. 2.8.7 afgebeelde cartridge een afbeelding van die cartridge betreft, zoals DR c.s. heeft gesteld, maar Samsung heeft bestreden.

Inbreuk

4.2.53 Uit de hiervoor gegeven uitleg van ‘het middendeel’ volgt dat het inbreukverweer van DR c.s. dat daarop is gebaseerd dat de door haar verhandelde cartridges geen dieper deel bevatten dat gelijk is aan de breedte van de reguliere bladspiegel, niet slaagt. Uit de uitleg van ‘dieper gelegen deel’ volgt verder dat niet relevant is of en in welke mate bij cartridges van DR c.s. het dieper gelegen deel daadwerkelijk een verspreidingsfunctie vervult. Ten slotte gaat ook het Gillette-verweer van DR c.s. niet op. De enkele omstandigheid dat zij de constructieve maatregelen volgens US 211 toepast, betekent niet dat zij – ondanks de aanwezigheid daarnaast van de constructieve maatregelen volgens conclusie 1 van EP 537 – op EP 537 geen inbreuk zou maken. Verdere inbreukverweren heeft DR c.s. niet gevoerd.

Slotsom EP 537

4.2.54 De slotsom ten aanzien van EP 537 is dat de conclusies daarvan geldig zijn te achten en dat DR c.s. daarop inbreuk heeft gemaakt met de cartridges waarin alle constructieve maatregelen van conclusie 1 van EP 537 zijn toegepast. Hetgeen DR c.s. overigens tegen het vonnis, voor zover betrekking hebbend op EP 537, te berde heeft gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel.

[…]

4.6 Slotsom

4.6.1 Uit het voorgaande volgt dat de grieven van DR c.s. voor zover betrekking hebbend op EP 537 niet slagen en dat het vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd. […]

4.7 Proceskosten

4.7.1 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat ten aanzien van EP 537 DR c.s. als de in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden. Ten aanzien van EP 744 als ook GM 687 en GM 551 geldt Samsung als de in het ongelijk gestelde partij. In de omstandigheid dat naar het oordeel van het hof voor de conventie en de reconventie tezamen het aandeel van de kosten dat is toe te rekenen aan EP 537 moet worden begroot op 50% en het aandeel van de kosten dat is toe te rekenen aan EP 744 en de gemeenschapsmodellen moet worden begroot op respectievelijk 40% en 10%, ziet het hof aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat ieder van partijen zijn eigen kosten draagt, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

4.7.2 Aangezien DR c.s. in eerste aanleg is veroordeeld proceskosten aan Samsung te vergoeden, komt de vordering van DR c.s. dat Samsung wordt veroordeeld om de door DR c.s. ingevolge dat vonnis aan Samsung betaalde proceskosten terug te betalen, vermeerderd met rente, voor toewijzing in aanmerking. Aangezien het vonnis eerst is gewezen op 30 november 2016 kan deze rente niet reeds vanaf 27 mei 2014 verschuldigd zijn, zoals door DR c.s. gevorderd. Het hof zal daarom bepalen dat deze rente verschuldigd is vanaf de dag waarop DR respectievelijk Maxperian deze proceskosten aan Samsung heeft voldaan.

2.9 Tegen deze rechtsoverwegingen in het eindarrest van 21 april 2021 en het tussenarrest van 26 juni 2018 keren DR c.s. zich met hun principale cassatieberoep, dat tijdig is ingesteld. Samsung heeft zich verweerd en incidenteel cassatieberoep ingesteld, waartegen DR c.s. zich op hun beurt tegen verweerd hebben. Dit incidenteel beroep ziet op het oordeel over EP 744, GM 687, GM 551 en slaafse nabootsing. De relevante overwegingen die in incidenteel beroep van belang zijn, citeer ik hierna bij de inhoudelijke bespreking daarvan vanaf 4.1). Wederzijds is schriftelijk toegelicht en gere- en gedupliceerd in zowel het principale als het incidentele cassatieberoep.

3. Bespreking het principale cassatiemiddel

Onderdeel 1: ontvankelijkheid Samsung

3.1

DR c.s. klagen dat het hof in rov. 4.1.1-4.1.4 van het eindarrest (a) miskent dat een wisseling van hoedanigheid als procespartij door Samsung tijdens appel niet mogelijk is, (b) waarvoor niet toereikend is dat Samsung een ‘Confirmation of Mandate’ heeft overgelegd en (c) niet onderzoekt of vaststelt of sprake is van rechtsgeldige ondertekening door HP Printing van dit document. Verder is het oordeel volgens DR c.s. onbegrijpelijk omdat de overgelegde last er een is van Samsung aan HP Printing (en niet andersom). Ten slotte klagen DR c.s. dat onjuist is dat bij gebrek aan belang niet hoeft te worden geoordeeld over de geldigheid van de overdracht van IE-rechten en vorderingen door Samsung aan HP Printing.

3.2

Voor deze klachten lijkt het volgende chronologische overzicht behulpzaam:

14 november 2013

Samsung dagvaardt DR c.s. wegens inbreuk op octrooi- en modelrechten.

4 december 2015

Pleidooi eerste aanleg, waarna vonnis is bepaald.3.

12 september 2016

Samsung verkoopt printerdivisie aan HP Inc., inclusief de ingeroepen octrooi- en modelrechten en daarmee samenhangende vorderingen (ook voor de toekomst).

4 november 2016

Samsung draagt de verkochte IE-rechten en vorderingen over aan S-Printing Solution Co. Ltd. (een vennootschap waarvan Samsung enig aandeelhouder is)

30 november 2016

Vonnis eerste aanleg, veroordeling DR c.s.

23 februari 2017

Appeldagvaarding DR c.s. wordt betekend aan Samsung.

1 november 2017

Samsung draagt haar aandelen in S-Printing Solution Co. Ltd. over aan HP Inc. (op enig moment is de vennootschap waarvan de aandelen werden verworven HP Printing Korea Co. Ltd. gaan heten).

26 juni 2018

Hof wijst schorsingsverzoek (art. 225 Rv) van Samsung af, omdat schorsingsgrond zich voordeed in vorige instantie.

6 juni 2019

Hof wijst verzoek partijwisseling van Samsung af tijdens de comparitie van partijen.

1 oktober 2019

Samsung stelt bij akte (subsidiair) dat zij “in deze procedure op eigen naam, maar voor rekening en risico van HP Printing Korea Co. Ltd. optreedt (lastgeving)” en dat zij voor zover het hof zou oordelen dat de ingeroepen octrooi- en modelrechten niet (geheel) door Samsung zijn overgedragen aan HP Printing Korea Co. Ltd., optreedt “op eigen naam en voor eigen rekening en risico”.

29 oktober 2019

Samsung legt bij akte een document over met de titel ‘Confirmation of Mandate’

3.3

Ik meen dat alle klachten uit onderdeel 1 tevergeefs zijn voorgedragen. DR c.s. klagen in dit onderdeel over de ontvankelijkheidsbeoordeling van Samsung, terwijl DR c.s. appellanten waren. In rov. 4.1.4 eindarrest is het beroep van DR c.s. op niet-ontvankelijkheid vanwege de overdracht van rechten aan HP verworpen4.. DR c.s. beklagen dat als onjuist en volgens hen brengt niet-ontvankelijkheid van Samsung mee dat het arrest integraal vernietigd moet worden en de zaak door Uw Raad zelf kan worden afgedaan met afwijzing van de vorderingen en veroordeling van Samsung in de proceskosten volgens art. 1019h Rv.

3.4

Kennelijk betogen DR c.s. dat het hof had moeten oordelen dat de rechtbank alle vorderingen had moeten afwijzen (althans Samsung niet-ontvankelijk had moeten verklaren) omdat ten tijde van het wijzen van het vonnis Samsung geen rechthebbende meer was (zie subonderdeel 1.11; vgl. ook s.t. Samsung 2.5). Dit betoog gaat niet op. Indien de overdracht van de octrooi- en modelrechten van Samsung aan S-Printing Solution moet worden geacht te hebben plaatsgevonden ná pleidooi (4 december 2015) maar vóórdat vonnis werd gewezen (30 november 2016) is de procedure voortgezet op naam van de oorspronkelijke partij Samsung (art. 225 lid 2, tweede zin Rv), omdat overdracht weliswaar een schorsingsgrond is5., maar inroeping daarvan niet mogelijk is als de datum van het vonnis al is bepaald (art. 225 lid 4 Rv jo. art. 229 Rv)6.. Vonnis wordt in zo’n situatie gewezen tussen de oorspronkelijke partijen7., zodat van niet-ontvankelijkheid op de door DR c.s. aangevoerde grond geen sprake is8.. In hoger beroep9.kan in een dergelijk geval niet alsnog niet-ontvankelijkheidverklaring in eerste aanleg volgen, omdat de wettelijke fictie (voortzetting op naam oorspronkelijke partijen) terecht is toegepast10.. De oorspronkelijke gedaagde (hier: DR c.s.) kan tegen toewijzing van de vordering van de oorspronkelijke eiser (hier: Samsung) een rechtsmiddel instellen11.. Bij dit beroep houdt de oorspronkelijke gedaagde belang, omdat zonder het aanwenden van dit rechtsmiddel ingevolge art. 236 lid 2 Rv jo. art. 353 lid 1 Rv het gewezen vonnis ook jegens rechtverkrijgenden onder bijzondere titel in kracht van gewijsde gaat12..

3.5

Verder geldt dat, indien de overdracht van de octrooi- en modelrechten tijdens de appeltermijn (voor dagvaarding) zou zijn afgerond13., de wettelijke schorsingsregeling niet van toepassing is, omdat alleen een aanhangig rechtsgeding kan worden geschorst14.. Het hoger beroep is aanhangig vanaf de dag van de dagvaarding (art. 125 lid 1 Rv jo. art. 353 lid 1 Rv) en zal vervolgens zonder problemen doorgang kunnen vinden tussen de partijen uit de eerste aanleg. Als arrest wordt gewezen tussen de cedent (in ons geval: Samsung) en de debitor cessus (DR c.s.) zal de cessionaris (HP Printing) daaraan gebonden zijn ingevolge art. 236 lid 2 Rv jo. art. 353 lid 1 Rv15..

3.6

Indien DR c.s. (mede) bedoelen de “ontvankelijkheid” van Samsung in hoger beroep (als geïntimeerde jegens appelanten DR c.s.) aan de orde te stellen, kunnen de klachten evenmin slagen. Alleen de partij die in een bepaalde instantie een vordering instelt, kan niet-ontvankelijk in haar vordering worden verklaard. Dit houdt een oordeel in over de vraag of een bepaalde vordering geldend kan worden gemaakt. Voor niet-ontvankelijkverklaring is aanleiding als de vordering niet kan slagen om processuele redenen, die buiten het materiële geschil liggen16.. Een beroep op niet-ontvankelijkheid17.is een verweer en in appel een verweer van de geïntimeerde tegen de vordering van de appellant tot (gedeeltelijke) vernietiging van het vonnis. Dat een appellant (hier: DR c.s.) aan een geïntimeerde (hier: Samsung) op deze wijze de inhoudelijke behandeling van de zaak in hoger beroep zou kunnen onthouden, lijkt mij processuele ratio te missen. DR c.s. zullen hier niet materieel niet-ontvankelijkheid van zichzelf willen bepleiten. Dat zou namelijk tot gevolg hebben dat het voor de appellant ongunstige (gedeelte van het) vonnis in stand blijft en dat kan niet zijn beoogd. Voor zover de klachten deze strekking zouden hebben, stuiten deze zodoende af op gebrek aan belang. Waar het op neerkomt is dat moet worden onderscheiden tussen de vraag of Samsung in appel nog vorderingen kon instellen gebaseerd op overgedragen rechten enerzijds (nee) en de vraag of Samsung als formele procespartij ontvankelijk is in het weerspreken van de grieven van DR c.s. tegen de in eerste aanleg in het voordeel van Samsung toegewezen vorderingen, waarbij zij aangetekend dat DR c.s. in hoger beroep geen grief hebben gericht tegen de ontvankelijkheid van Samsung (aldus ook s.t. Samsung 2.6).

3.7

Overigens is hier sprake van wat in niet voldoende juridisch scherp maar gangbaar taalgebruik een “procesvolmacht” heet: na de rechtenoverdracht procedeerde Samsung onder lastgeving op eigen naam18., maar voor rekening van HP (s.t. Samsung 1.9-1.10, vgl. rov. 4.1.3-4.1.4), zodat Samsung de formele procespartij was en HP de materiële19.. Dat is een veel voorkomende figuur in ons procesrecht. Wanneer geen schorsing plaatsvindt en een rechtverkrijgende de procedure niet overneemt, kan de lopende instantie op naam van de eiser ten behoeve van de nieuwe gerechtigde worden voortgezet middels een procedeeropdracht in de vorm van lastgeving20.. De opdracht kan mondeling of schriftelijk zijn verstrekt, maar ook in een overeenkomst besloten liggen21.. In het Euretco-arrest is uitgemaakt dat geen rechtsregel er zich tegen verzet dat een eiser die een vordering in eigen naam heeft ingesteld op enig moment in de procedure stelt dat die vordering al vanaf het begin of vanaf een later tijdstip bijvoorbeeld ten gevolge van een overgang van de vordering op een derde in eigen naam als lasthebber van de rechthebbende gelden maakt22.. Samsung geeft bij s.t. 2.4 terecht aan dat het gegeven dat DR c.s. heeft weten tegen te houden in appel, toen hierover werd gedebatteerd, dat HP als formele procespartij in het geding zou verschijnen, niet betekent dat Samsung in appel niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard.

3.8

Samsung bleef aldus procespartij in de procedure in appel, ondanks de rechtenoverdracht aan HP – conform de hoofdregel dat hoger beroep wordt gevoerd tussen partijen uit de eerste aanleg (althans voor zover het niet de in appel vermeerderde voorwaardelijke eis over slaafse nabootsing betreft).

3.9

Bij deze stand van zaken lijkt het niet aangewezen om uitgebreid op de afzonderlijk geformuleerde klachten in te gaan. Deze kunnen met toepassing van art. 81 lid 1 RO worden afgewezen. Heel kort inhoudelijk merk ik er nog het volgende over op. Onderdelen 1.1-1.2 miskennen dat het gegeven dat een eiser tijdens de procedure te kennen geeft de vordering als lasthebber ten behoeve van diens lastgever geldend te maken, geen wijziging brengt in hoedanigheid als procespartij23.. De ingeroepen rechtspraak is hier niet van toepassing24.. Evenmin is sprake van verschuiving van optreden als procespartij en ook al niet van eiswijziging. Onderdeel 1.3 mist feitelijke grondslag met de voorwaardelijke klacht dat het hof in rov. 4.1.4 met “zou zijn” mogelijk heeft bedoeld dat niet vast zou staan dat Samsung niet langer rechthebbende is van de ingeroepen rechten, omdat hier alleen op de eigen stellingen van DR c.s. wordt gerespondeerd en tot uitdrukking wordt gebracht wat het standpunt van DR c.s. is. Onderdeel 1.4.1 klaagt over de passage “door (...) HP-Printing gestelde overdracht” in rov. 1.4.1 en dat mist ook feitelijke grondslag, nu het hof wel degelijk heeft geoordeeld dat HP materiële procespartij is middels lastgeving. Ook onderdeel 1.4.2 miskent dat Samsung op grond van lastgeving kon doorprocederen. Dat bezegelt ook het lot van onderdeel 1.4.3, dat slechts op de onderdelen 1.4.1 en 1.4.2 voortbouwt. Onderdeel 1.5 mist feitelijke grondslag met de veronderstelling dat het hof heeft geoordeeld dat de betwisting van de overdracht door DR c.s. onvoldoende is onderbouwd, nu het hof in rov. 4.1.4 aangeeft niet over de geldigheid van de overdracht te hoeven oordelen bij gebrek aan belang, aangezien zowel de formele als de materiële procespartij bij de zaak betrokken zijn. Onderdeel 1.6 ontbeert zelfstandigheid en is een inleiding tot onderdelen 1.7 en 1.8. Onderdeel 1.7 klaagt dat de vorderingen in deze zaak alleen in naam van HP kunnen worden ingesteld en daarvoor heeft Samsung volmacht nodig van HP, die zij niet zou hebben. Dit miskent dat lastgeving kan worden gecombineerd met volmacht: lastgeving met en zonder volmacht verschilt hierin dat in het eerste geval sprake is van directe vertegenwoordiging door de lasthebber, zodat de lasthebber in naam van de lastgever kan optreden. Zonder volmacht kan dat alleen in eigen naam25.. Samsung treedt in deze zaak op in eigen naam als lasthebber van HP en dat is een vorm van middellijke vertegenwoordiging (in gelijke zin s.t. Samsung, 2.27-2.32)26.. Ook onderdeel 1.8 ziet dit verschil niet onder ogen en ketst daar op af. Onderdeel 1.9 klaagt over de niet gevolgde niet-ontvankelijkverklaring van Samsung door het hof en wordt uitgewerkt in onderdelen 1.9.1-1.9.4. Onderdelen 1.9.1-1.9.3 zijn (zonder klachten) als inleiding te beschouwen op onderdeel 1.9.4 , met de klacht dat het in strijd is met de twee-conclusieregel of de beginselen van een goede procesorde om zich pas na antwoord in appel op lastgeving te beroepen, nu dat wijziging van de eis(grondslag) zou meebrengen, maar dat is niet zo: door lastgeving wijzigt de eis(grondslag) niet, aldus […] /NN II, rov. 4.4.2 (eerder aangehaald). Dat een lasthebber ter behartiging van belangen van een ander optreedt, behoeft pas te worden gesteld en zo nodig bewezen indien het verweer van de wederpartij daartoe aanleiding geeft27.en dat geldt ook in hoger beroep28.. De motiveringsklacht lijkt mij ook tevergeefs. Onderdeel 1.10 klaagt dat de Confirmation of Mandate die is overgelegd niet zou volstaan. Alleen de onderdelen 1.10.4-1.10-6 bevatten voldoende als zodanig kenbare cassatieklachten met het betoog dat in de door het hof aangehaalde tekst geen opdracht van HP-Printing aan Samsung kan worden gezien. Dat kan niet tot cassatie leiden, omdat uitleg van deze overeenkomst als gedaan in rov. 4.1.3 is voorbehouden aan het hof als feitenrechter. Onbegrijpelijk is deze uitleg evenmin. De klacht uit onderdeel 1.10.6 dat niet is gerespondeerd op argumentatie over de geldigheid van de ondertekende versie van de overeenkomst mist belang, nu het hof het oordeel over de lastgeving kennelijk ook heeft gegrond op Samsungs stellingen bij akte van 1 oktober 2019, met daarbij gevoegd de niet getekende versie, en ook op het verhandelde ten pleidooie. Ook zonder te oordelen over de handtekeningen kon worden geoordeeld dat sprake was van lastgeving. Dit tekent ook het lot van de onderdelen 1.10.7-1.10.9 en het louter voortbouwende onderdeel 1.11.

Onderdeel 2: lekkage, klontering, ophoping

3.10

De klachten in dit onderdeel richten zich op rov. 4.2.1, 4.2.28 t/m 4.2.30 en 4.2.32 eindarrest. Deze overwegingen hebben betrekking op de uitleg van EP 537 en ik stel voorop dat octrooiuitleg volgens vaste rechtspraak in Nederland feitelijk is in cassatie-technische zin. In de bestreden passages oordeelt het hof over de (on)duidelijkheid over de inhoud van de uitvinding, de plausibiliteit van de oplossing van het ophopingsprobleem en de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid. DR c.s. hebben in feitelijke instanties aangevoerd dat conclusies 1 en 2 van EP 537 nietig zijn nu daarin een transportorgaan ontbreekt. Dat is door het hof verworpen. In wezen klaagt onderdeel 2 daarover in een aantal varianten.

3.11

De klachten worden ingeleid door nrs. 2.1 t/m 2.5 waarin DR c.s. hun lezing geven van rov. 4.2.1 t/m 4.2.3 (en 4.2.20) eindarrest. Volgens mij is deze lezing onjuist, zoals ik eerst zal toelichten. Dat heeft tot gevolg dat een groot deel van de op die lezing gebaseerde klachten tevergeefs zijn voorgesteld.

3.12

Het hof beschrijft dat zich in tonercartridges afvaltoner bevindt. Deze afvaltoner zal uiteindelijk in de afvalcontainer terecht moeten komen, maar tijdens het transport daar naartoe kunnen zich problemen voordoen. Twee van die problemen, ophoping en klontering van afvaltoner, kunnen het onwenselijke gevolg hebben dat afvaltoner kan weglekken. Daarom noemt het hof ophoping en klontering ook wel oorzaken van weglekken (rov. 4.2.2 eindarrest). Er worden dus twee problemen binnen de tonercartridges geïdentificeerd die het lekken van afvaltoner kunnen veroorzaken. Dit staat helder beschreven in rov. 4.2.20 eindarrest, waarop DR c.s. ook wijzen (2.1.2, 2.3 en vt. 47 procesinleiding):

“[…] Naar de gemiddelde vakman zal inzien ziet EP 537 dan ook niet op een probleem met betrekking tot (de benodigde kracht voor) de verplaatsing van afvaltoner van de reinigingsruimte naar de afvaltonercontainer, maar op de – twee afzonderlijke – problemen die zich bij die verplaatsing kunnen voordoen, te weten enerzijds de ophoping en anderzijds de klontering (die gemeen hebben dat ze ieder voor zich het weglekken van tonerafval kunnen veroorzaken), waarvoor ook twee afzonderlijke oplossingen worden voorgesteld, te weten het dieper gelegen deel respectievelijk een transportorgaan.”

3.13

Hieruit volgt dat ophoping en klontering de twee vraagstukken (synoniem: problemen) zijn waar EP 537 twee afzonderlijke oplossingen voor biedt, namelijk het dieper gelegen deel en het transportorgaan. Lekkage is de vervelende omstandigheid (synoniem: probleem) die door EP 537 wordt verholpen. Het hof gebruikt telkens het woord ‘probleem’, waardoor kennelijk verwarring kan ontstaan, gelet op de lezing van van DR c.s. In die volgens mij onjuiste lezing zou het hof vaststellen dat de lekkage het enkele vraagstuk (probleem) is dat opgelost zou moeten worden, waarvoor volgens EP 537 zowel het dieper gelegen deel, als het transportorgaan nodig zijn. Gevolg is dat om dit vraagstuk op te lossen het ene (dieper gelegen deel) in deze lezing niet zonder het andere (transportorgaan) zou kunnen.

3.14

In nr. 2.6 vallen DR c.s. rov. 4.2.1 eindarrest aan, waarin het hof het standpunt van DR c.s. verwerpt dat EP 537 onduidelijk zou zijn over wat de uitvinding inhoudt. Het feit dat EP 537 – in strijd met art. 82 EOV – meerdere uitvindingen bevat doet aan de duidelijkheid niet af, aldus het hof.

3.15

De klacht in onderdeel 2.6.1 houdt in dat het hof zou hebben miskend dat indien door schending van het vereiste van eenheid van uitvinding onduidelijkheid over de uitvindingsgedachte kan ontstaan omdat meerdere uitvindingen worden beschreven, die onduidelijkheid bij de uitleg voor rekening en risico van de octrooihouder moet komen. Deze klacht gaat bij gebrek aan feitelijke grondslag niet op, omdat het hof juist heeft geoordeeld dat EP 537 wél duidelijk is, ondanks de omstandigheid dat EP 537 meerdere uitvindingen bevat. Zonder onduidelijkheid is er ook geen reden voor toepassing van de door DR c.s. beschreven uitlegregel.

3.16

In onderdeel 2.6.2 klagen DR c.s. dat onbegrijpelijk is dat het hof oordeelt “dat EP 537 meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen bevat”, omdat niet duidelijk zou zijn welke uitvindingen dit zijn. Dit gaat niet op. Het hof respondeert hiermee op de stellingen van DR c.s. dat EP 537 drie uitvindingen zou bevatten29., waaronder de vinding in prioriteitsaanvrage KR 6500 waaraan de in onze zaak aan de orde zijnde conclusies zijn ontleend. De andere twee vindingen stammen uit prioriteitsaanvragen KR 5758 en KR 0473, aldus DR c.s. Het is zodoende duidelijk op welke uitvindingen het hof doelt, zodat de klacht faalt.

3.17

In onderdeel 2.6.3 klagen DR c.s. dat onduidelijk is wat het hof bedoelt met “dit aspect van de uitvinding”. Dat lijkt mij wel duidelijk. In (het vervolg van) rov. 4.2.1 en met name in rov. 4.2.2 - 4.2.3 eindarrest legt het hof uit dat het aspect dat in deze zaak aan de orde is (de conclusies afkomstig uit prioriteitsaanvrage KR 6500) twee problemen omvat met twee verschillende oplossingen. Zoals hiervoor toegelicht, zijn dat het klonterprobleem (oplossing: transportorgaan) en het ophopingsprobleem (oplossing: dieper gelegen deel). Met de oplossingen wordt voorkomen dat afvaltoner weglekt. Het is daarmee helder waarop het hof doelt met “dit aspect van de uitvinding”, zeker in combinatie met de achter deze frase – als uitleg bedoelde en tussen gedachtestreepjes geplaatste – toevoeging: ‘het voorkomen dat afvaltoner weglekt’. Het voorkomen van dit weglekken is een aspect van EP 537 in zijn geheel.

3.18

Hiermee stelt het hof helemaal niet vast dat dit aspect van EP 537 één uitvinding behelst (immers: twee vraagstukken met twee afzonderlijke oplossingen), zodat DR c.s. bij hun onderbouwing van deze klacht uitgaat van een verkeerde lezing van het arrest. Die lezing is als gezegd het gevolg van het onjuiste uitgangspunt van DR c.s. dat de (mogelijke) lekkage het enkele vraagstuk is. De verkeerde lezing werkt door in nr. 2.6.4 – dat geen klacht bevat – waarin DR c.s. ten onrechte stellen dat zou vaststaan dat de uitvindingsgedachte gelegen is in het gecombineerd gebruik van de twee afzonderlijke oplossingen (het transportorgaan en het dieper gelegen deel) voor ‘het lekkageprobleem’.

3.19

Dat dit gecombineerd gebruik noodzakelijk is om de oplossingen te laten werken is een gedachte die door het hof wordt verworpen in rov. 4.2.9 en rov. 4.2.19 e.v. eindarrest. Kort gezegd oordeelt het hof daar dat het dieper gelegen deel ook werkt zonder dat het transportorgaan wordt toegepast omdat (nieuwe) afvaltoner – in algemene zin – al door andere krachten voldoende wordt verplaatst om ophoping met behulp van het dieper gelegen deel te voorkomen. Het transportorgaan heeft als specifiek doel geklonterde afvaltoner te verplaatsen en los te maken (zie met name rov. 4.2.27 eindarrest).

3.20

DR c.s. richten hun klachten in nr. 2.7 tegen rov. 4.2.28 eindarrest, dat als volgt luidt:

“Het standpunt (in 6.15.6 MvG) dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in ieder geval zal voordoen, zodat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan toch noodzakelijk zou achten, heeft DR c.s. onvoldoende onderbouwd, laat staan dat het klonterprobleem zich in die mate zou voordoen dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel zou achten. De beschrijving geeft de gemiddelde vakman geen aanleiding te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen. Anders dan verdedigd door DR c.s. zou de gemiddelde vakman dat naar het oordeel van het hof (juist) niet afleiden uit het enkele gebruik van woord ‘may’ in par. 62 (kolom 8, r. 52) van de beschrijving. Door het gebruik van ‘may’ is nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat het klonterprobleem zich kán voordoen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is.”

3.21

Deze overweging gaat dus over het klonterprobleem waarvoor EP 537 een oplossing biedt in de vorm van het transportorgaan. In onderdeel 2.7.1 klagen DR c.s. dat het standpunt van DR c.s. uit MvG 6.15.6 onvolledig wordt weergegeven en dat dit onbegrijpelijk zou zijn. Deze klacht lijkt mij geen doel te kunnen treffen. Hoewel het standpunt niet woordelijk is overgenomen, is niet onbegrijpelijk hoe het hof het in het arrest verwoordt. In de MvG staat t.a.p. namelijk: “[…] EP 537 leert de vakman dat dit probleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in ieder geval zou voordoen, althans EP 537 leert de vakman niet dat dit probleem zich bij regulier gebruik van een cartridge tijdens de levensduur van een cartridge niet kan of niet zal voordoen.” Het woord ‘althans’ kondigt een beperkende nevenschikking van het zinsdeel ervoor aan. In dit geval volgt dat DR c.s. het standpunt dat het probleem zich in ieder geval zal voordoen, a contrario afleiden uit (de beschrijving van) EP 537. Dat het hof deze uitleg weglaat, maakt de overweging niet onbegrijpelijk. Het standpunt is en blijft immers dat het klonterprobleem zich zal voordoen bij regulier gebruik tijdens de levensduur van een cartridge.

3.22

Verder klagen DR c.s. dat gezien de door hen veronderstelde uitvindingsgedachte – kort gezegd: noodzakelijke combinatie tussen dieper gelegen deel en transportorgaan – het hof in rov. 4.2.28 eindarrest niet kon oordelen dat het aan DR c.s. zou zijn de noodzakelijkheid van de aanwezigheid van het transportorgaan (voldoende) te onderbouwen. Deze veronderstelde uitvindingsgedachte valt niet in het arrest te lezen (zie 3.18-3.19), zodat de klacht daar op afketst.

3.23

De klacht in onderdeel 2.7.2 is gericht tegen de overweging van het hof dat DR c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat het klonterprobleem zich in die mate zou voordoen dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel zou achten. Deze klacht gaat opnieuw uit van de door DR c.s. veronderstelde onjuiste uitvindingsgedachte, maar voegt daar nu nog aan toe dat deze uitvindingsgedachte ook zou leren dat wanneer het klonterprobleem zich voordoet dat ook noodzakelijkerwijs het lekkageprobleem veroorzaakt. Voor deze stelling is geen vindplaats gegeven, zodat de klacht alleen al hier op stuk loopt. Bovendien leert par. 62 van de beschrijving (aangehaald in MvG 6.15.6) dat de afvaltoner naar buiten kan (niet: zal) lekken als gevolg van het klonterprobleem. De klacht van DR c.s. dat onbegrijpelijk zou zijn wat het hof bedoelt met ‘in die mate’ kan ook niet slagen. In de context van deze overweging over de frequentie waarin het klonterprobleem zich voordoet tijdens de levensduur van een cartridge (in ieder geval een keer?), heeft het hof evident het oog op het onvoldoende onderbouwen door DR c.s. van de frequentie waarmee het klonterprobleem zich voordoet.

3.24

De klachten in onderdeel 2.7.3 en onderdeel 2.7.4 nemen beiden als uitgangspunt dat het hof zou uitgaan van de door DR c.s. voorgestane uitvindingsgedachte, die zoals we gezien hebben berust op een verkeerde lezing van het arrest (zie 3.18-3.19). Daarom kunnen deze klachten geen doel treffen.

3.25

Tevergeefs is ook de klacht in onderdeel 2.7.5 gericht tegen het deel van rov. 4.2.28 eindarrest waarin het hof overweegt dat met het gebruik van het woord ‘may’ in par. 62 (kolom 8, r. 52 in de zinsnede “the waste toner (…) may be hardened by residual heat”) van de beschrijving nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat het klonterprobleem zich kán voordoen, maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is. Anders dan DR c.s. betogen, betekent dit niet dat het hof overweegt dat het klonterprobleem zich gedurende de levensduur van een cartridge helemaal niet voordoet of kan voordoen. Het verdere betoog van DR c.s. dat erop neerkomt dat het woord ‘may’ in de context van deze beschrijving ook ‘zullen’ of ‘moeten’ zou kunnen betekenen, leidt tot niets. Het hof heeft op begrijpelijke wijze kunnen oordelen dat het woord ‘may’ uitdrukt dat iets mogelijk is, maar zich niet noodzakelijkerwijs hoeft voor te gaan doen. Zoals Samsung terecht aanvoert (s.t. 2.7430.) is de enkele omstandigheid dat een andere uitleg op basis van de stellingen of stukken denkbaar (of zelfs aannemelijker) is, onvoldoende voor cassatie op grond van onbegrijpelijkheid. De klacht geeft ook niet aan waarom de hofuitleg hier niet zou volstaan.

3.26

In onderdeel 2.8 vallen DR c.s. weer terug op hun onjuist bevonden lezing dat EP 537 het enkele vraagstuk van lekkage zou oplossen en dat daarom het dieper gelegen deel niet zonder het transportorgaan zou kunnen (zie 3.12-3.13). Dat doet de klachten tegen rov. 4.2.28 eindarrest al de das om.

3.27

Met de klacht in onderdeel 2.9 richten DR c.s. hun pijlen op rov. 4.2.29 eindarrest. Indien en voor zover het hof daar oordeelt dat het transportorgaan niet noodzakelijk zou zijn om het klonterprobleem op te lossen, is dat onbegrijpelijk in de ogen van DR c.s. Deze klacht slaagt niet bij gebrek aan feitelijke grondslag, nu deze lezing niet in het hofoordeel besloten ligt. Integendeel, het hof begint rov. 4.2.29 eindarrest met de zin: “Ook anderszins bestaat geen aanleiding aan te nemen dat de gemiddelde vakman de toepassing van een transportorgaan noodzakelijk zou achten om het ophopingsprobleem op te lossen.” (onderstreping toegevoegd, A-G; het gaat hier dus om het ophopingsprobleem volgens het hof, niet om het klonterprobleem).

3.28

Onderdeel 2.10 richt zich tegen rov. 4.2.28 en 4.2.29 eindarrest. Volgens DR c.s. zou onbegrijpelijk zijn dat het hof in rov. 4.2.28 oordeelt dat de gemiddelde vakman het transportorgaan niet noodzakelijk zou achten voor de oplossing van het klonterprobleem, in het licht van het feit dat het hof in rov. 4.2.29 vaststelt dat “een transportorgaan onderdeel uitmaakt van de in par. 13 van het octrooischrift beschreven ‘developer unit’ (cartridge) waarmee ‘features and/or utilities of the present general inventive concept may be achieved”. Deze klacht mist feitelijk grondslag, omdat het hof in rov. 4.2.28 niet overweegt dat het transportorgaan niet noodzakelijk zou zijn voor het oplossen van het klonterprobleem, maar voor het oplossen van het ophopingsprobleem. Daarmee is ook de rechtsklacht tegen de passage in rov. 4.2.28 eindarrest tevergeefs dat het aan DR c.s. is om ‘dat’ (terugverwijzend) te onderbouwen.

3.29

In de slotzin van 2.10 staat nog een motiveringsklacht die ik niet geheel kan volgen. DR c.s. klaagt dat het hof ‘daar’ niet op is ingegaan (“in rov. 4.2.29 (of elders)”), met een voetnoot waarin argumenten uit de MvG van DR c.s. zijn weergegeven. Deze lijken erop neer te komen dat een transportorgaan noodzakelijk is voor (de plausibiliteit van) conclusies 1 en 2 (oplossing ophopingsprobleem)31.. Voor zover dat zo is, slaagt de klacht niet, omdat het hof in rov. 4.2.19 e.v. eindarrest uitgebreid is ingegaan op dit standpunt van DR c.s. Mochten DR c.s. wat anders hebben bedoeld, dan kan deze klacht niet slagen wegens strijd met het kenbaarheidsvereiste. De klacht ontbeert dan voldoende bepaaldheid en precisie32..

3.30

In onderdeel 2.11 klagen DR c.s. dat rov. 4.2.30 eindarrest onjuist en onbegrijpelijk is voor zover hierin moet (of kan) worden gelezen dat deze ziet op het plausibiliteitsverweer betreffende het klonterprobleem. De overweging kan niet zo worden gelezen, want er staat duidelijk dat het gaat om de plausibiliteit van conclusies 1 en 2 (die zien op het ophopingsprobleem). De klacht mist daarom feitelijke grondslag.

3.31

Met de klacht in onderdeel 2.12 vallen DR c.s. rov. 4.2.32 eindarrest aan. Het hof zou miskennen dat de mogelijkheid dat het klonterprobleem zich voordoet al in de weg staat aan de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van conclusies 1 en 2, omdat zonder een transportorgaan het klonterprobleem niet kan worden opgelost. Opnieuw mist dit feitelijke grondslag, omdat DR c.s. ook hier uitgaan van hun verkeerde lezing, kort gezegd dat EP 537 het enkele vraagstuk van lekkage zou oplossen en dat daarom het dieper gelegen deel niet zonder het transportorgaan zou kunnen (zie 3.12-3.13). De klacht faalt op vergelijkbare gronden als onderdelen 2.6-2.7.

3.32

Ook onderdeel 2.13 bevat een klacht tegen rov. 4.2.32 eindarrest. Deze overweging ziet op de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van de maatregelen in conclusies 1 en 2 (oplossing ophopingsprobleem). Als ik de klacht goed begrijp (ook Samsung heeft moeite te begrijpen wat er betoogd wordt, vgl. s.t. 2.86-2.88), had het hof volgens DR c.s. moeten ingaan op de stelling, althans als vaststaand moeten aannemen, dat het klonterprobleem niet (per se) zou (hoeven te) bestaan. Ik zie niet in hoe dit zou moeten leiden tot de slotsom dat conclusies 1 en 2 niet nawerkbaar of toepasbaar zouden zijn. Zoals veel van de klachten hiervoor, gaat DR c.s. kennelijk ervan uit dat de oplossing voor het ophopingsprobleem niet zonder een oplossing voor het klonterprobleem zou kunnen bestaan. Zoals wij hiervoor bij herhaling hebben gezien, is dat onjuist. De klacht is daarmee tevergeefs voorgesteld.

3.33

Onderdeel 2.14 bevat diverse klachten tegen rov. 4.2.32 eindarrest, waarin het hof zich verenigt met en overneemt het oordeel van de rechtbank in rov. 4.7 van het vonnis. Dit oordeel luidt, voor zover hier relevant:

“Niet in geschil is dat een vakman een cartridge met de in conclusies 1 en 2 opgesomde

kenmerken zonder undue burden kan vervaardigen en (aldus) de uitvinding volgens die conclusies kan toepassen. Immers, de uitvinding volgens conclusie 1 en 2 is een voortbrengsel met bepaalde structurele kenmerken en Maxperian c.s. heeft niet gesteld dat het maken van dit voortbrengsel op bezwaren zou stuiten. Nu bovendien het in geschil zijnde technische effect van de in conclusie 1 en 2 geclaimde maatregelen zelf niet in de conclusies is opgenomen, kan niet worden geoordeeld dat de geclaimde materie niet nawerkbaar is.” [Onderstreping A-G]

3.34

De klachten vallen het oordeel van de rechtbank aan, en dan specifiek de onderstreepte delen daarvan33.. De klachten zijn grotendeels een herhaling van zetten, gebaseerd op de stellingen van DR c.s. ingenomen in het kader van plausibiliteit en dan met name dat een transportorgaan noodzakelijk zou zijn voor de toepassing/nawerkbaarheid van onderdeel 1 en 2. Zoals wij hiervoor hebben gezien, is dat niet juist. Voor zover DR c.s. betogen dat de argumenten in MvG 10.5 en 10.6 door het hof in rov. 4.2.32 eindarrest niet zijn behandeld, zien zij over het hoofd dat het hof dit doet in rov. 4.2.33 eindarrest. Die overweging is in cassatie niet bestreden, zodat de klachten stranden op gebrek aan belang voor zover deze zich op de vermeende omissie baseren. Ook overigens kunnen de klachten niet tot cassatie leiden, omdat het hof toereikend gemotiveerd het oordeel van de rechtbank heeft ingebed in rov. 4.2.32 en het algehele oordeel over de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van conclusies 1 en 2 van EP 537. De voortbouwklacht in onderdeel 2.15 deelt het lot van deze tevergeefs voorgestelde klachten.

3.35

Rov. 4.2.32 is nogmaals het doelwit van de klachten in onderdeel 2.16. DR c.s. richten zich op de laatste zin van deze overweging:

“[…] Dat de uitvinding volgens conclusies 1 en/of 2 niet nawerkbaar of niet industrieel toepasbaar zou zijn, wordt bovendien gelogenstraft door het feit dat DR c.s. onbestreden probleemloos functionerende cartridges heeft geproduceerd en op de markt gebracht, waarin de maatregelen van conclusies 1 en 2 (maar niet een transportorgaan) zijn opgenomen.

3.36

Dit is een overweging ten overvloede (‘bovendien’). De rest van rov. 4.2.32 eindarrest blijft volgens mij (zie hiervoor) in stand, zodat de klachten in dit subonderdeel stranden bij gebrek aan belang. Ook inhoudelijk kunnen de klachten niet slagen. Met de eerste (gemengde) klacht stellen DR c.s. dat het hof zou uitgaan van het feit dat bij cartridges van DR c.s. en de betreffende printers van HP sprake is van een klonterprobleem. Dit doet niet ter zake, omdat het hier gaat om de nawerkbaarheid en toepasbaarheid van de conclusies 1 en 2 die zien op het ophopingsprobleem. Vervolgens stellen DR c.s. dat het ophopingsprobleem zich niet voordoet bij die cartridges of printers. Deze cartridges zouden een toepassing zijn van de stand van de techniek van octrooi US 211 waar het ophopingsprobleem niet zou voorkomen. Ook dit argument houdt geen stand, omdat het hof in rov. 4.2.9 eindarrest overweegt dat de gemiddelde vakman zal inzien dat dit probleem in US 211 niet is onderkend. Dat is wat anders dan dat het probleem zich niet zou voordoen. DR c.s. richten in onderdeel 3 weliswaar klachten tegen deze overweging, maar die zijn tevergeefs, zoals wij hierna zullen zien (3.38 e.v.). Ten slotte voeren DR c.s. aan dat het hof zou miskennen dat de maatregelen van conclusies 1 en 2 wel zijn toegepast in versie A van de cartridges van DR c.s., maar niet in (de nadien verkochte) versies B en C. Deze klacht faalt, omdat de argumentatie niet wegneemt dat het hof heeft kunnen overwegen dat DR c.s. conclusies 1 en 2 hebben toegepast.

3.37

In onderdeel 2.17 volgt een klacht tegen rov. 4.2.34 eindarrest (een overweging ten overvloede) die volgens DR c.s. op dezelfde gronden onderuit zou moeten gaan als die waarop het plausibiliteitsoordeel is aangevallen in onderdeel 2. Een voortbouwklacht dus, die het lot deelt van de voorafgaande klachten. Dit geldt ook voor de voortbouwklachten in onderdelen 2.18 en 2.19.

Onderdeel 3: het dieper gelegen deel, uitleg

3.38

Dit onderdeel begint met een ongenummerde motiveringsklacht (op p. 52 procesinleiding; ook Samsung leest dat zo, vgl. s.t. 2.101) tegen rov. 4.2.8 eindarrest. De klacht is dat onbegrijpelijk is welk standpunt van DR c.s. is bedoeld in de laatste zin van rov. 4.2.8 “Dat standpunt wordt verworpen.” Volgens DR c.s. behandelt het hof hier niet één, maar twee standpunten van DR c.s., waartussen het hof een onjuiste verbinding zou leggen met het woord ‘daarom’, namelijk (i) dat het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ van conclusie 1 gelet op Medinol/Abbott functioneel moet worden uitgelegd en (ii) dat de beschermingsomvang daarom beperkt is tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet (hetgeen volgens DR c.s. niet zo is bij cartridges volgens US 211, die DR c.s. toepassen). Dat zijn volgens de klacht inhoudelijk twee verschillende standpunten. Met ‘daarom’ gaat het hof er volgens de klacht kennelijk van uit dat (ii) gebaseerd zou zijn op (i), maar dat is gelet op de betreffende standpunten van DR c.s. ontoereikend gemotiveerd.

3.39

Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat DR c.s. zelf deze verbinding tussen (i) en (ii) hebben gelegd. In hoger beroep volgt dit met name uit de pleitnota van DR c.s. In 9.3 staat dat de les van het arrest Medinol/Abbott (over uitleg) is dat bij de afwezigheid van het probleem er ook geen sprake is van inbreuk en vervolgens in 10.4:

“Dieper gelegen deel lost geen afvaltonerprobleem op. Het dieper gelegen deel vervult dan ook niet de conclusie 1 en 2 van EP 537 daaraan toegedachte functie, zodat de enkele aanwezigheid daarvan ook niet met zich brengt dat sprake is van een inbreukmakende inrichting (conform de Medinol-leer).”

De functionele uitleg van ‘dieper gelegen deel’ leidt volgens DR c.s. zodoende tot een beperktere beschermingsomvang, te weten beperkt tot cartridges waar zich het ophopingsprobleem voordoet, hetgeen volgens DR c.s. niet het geval is bij cartridges volgens de techniek van US 211, die zij stellen toe te passen. ‘Dat standpunt’ slaat zodoende op beide stellingen van DR c.s. Dit is in mijn ogen ook geen onbegrijpelijke lezing van het hof. Daarbij wordt dan nog daargelaten dat Samsung m.i. terecht betoogt (s.t. 2.104-2.105) dat DR c.s. de Medinol-leer hier te ver oprekken.

3.40

In onderdeel 3.1 klagen DR c.s. dat rov. 4.2.9 eindarrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting in het licht van de arresten Resolution/Astrazeneca34.en Bayer/Sandoz35.. Het hof zou namelijk in het geheel niet stilstaan bij of ingaan op het gezichtspunt van de (achter de woorden van de conclusies liggende) uitvindingsgedachte, maar ten onrechte van oordeel zijn dat het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte alleen in ogenschouw dient te worden genomen wanneer de beschrijving de vakman daar een concrete aanleiding voor geeft. Dit oordeel is niet in rov. 4.2.9 te lezen, zodat de klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag.

3.41

Daarbij is de gezichtspuntenleer die in Nederland wordt gehanteerd bij de uitleg van octrooien niet miskend. Ik recapituleer voor de zelfstandige leesbaarheid van deze conclusie de hoofdlijnen van de in Nederland geldende conclusie-uitleg36.en de daarbinnen een centrale rol spelende gezichtspuntenleer van Uw Raad37..

3.42

Het stelsel komt erop neer dat vaststelling van de beschermingsomvang van Europese octrooien moet gebeuren aan de hand van art. 69 EOV en het daarbij behorende uitlegprotocol (Protocol), een uitleg die het midden houdt tussen de te beperkte letterlijke conclusietekst-benadering (vroeger min of meer de leer in Engeland) en de te ruime pure uitvindingsgedachte-benadering (vroeger geldend recht in Duitsland en in mindere mate in Nederland). De Protocolkoers is gericht op het bieden van zowel een redelijke bescherming van de octrooihouder, als een redelijke rechtsbescherming voor derden. Belangrijk is de daarbij gehanteerde constructie dat de octrooiconclusies worden gelezen door de octrooirechtelijke maatman, de gemiddelde vakman genoemd, die bij die lezing zijn algemene vakkennis meebrengt (dus leest ‘als vakman’), in het licht van de beschrijving en de tekeningen uit het octrooischrift; ik noem dit Protocollaire uitleg. In Bayer/Sandoz38.heeft Uw Raad in rov. 3.3.5 een overzicht gegeven van de rechtspraak van de Hoge Raad over art. 69 EOV en het Protocol en daar is vervolgens naar verwezen in de latere arresten MSD/Teva39.en Resolution/AstraZeneca40..

3.43

De in Bayer/Sandoz geformuleerde, als vaste rechtspraak te beschouwen, uitlegregel en de duiding daarvan door Uw Raad luidt zo (voor zover voor onze zaak van belang):

“3.3.4 Art. 69 lid 1 Europees Octrooi-verdrag (EOV) houdt in dat de beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Art. 1 (…) van het bij art. 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het Protocol) (…) [luidt] in Nederlandse vertaling:

“Artikel 1 – Algemene beginselen

Artikel 69 mag niet worden uitgelegd in de zin als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen alleen maar mogen dienen om de onduidelijkheden welke in de conclusies zouden kunnen voorkomen op te heffen. Het mag evenmin worden uitgelegd in die zin, als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de bescherming zich ook uitstrekken tot datgene wat de octrooihouder, naar het oordeel van de deskundige die beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg moet daarentegen tussen deze twee uitersten het midden houden, waarbij zowel een redelijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

(…)

3.3.5

In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”, bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol) (vgl. HR 7 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3522, NJ 2007/466 en HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden (vgl. HR 13 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1609, NJ 1995/391). De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron. Van de beschrijving maakt onderdeel uit een weergave van de stand van de techniek die de aanvrager als nuttig beschouwt voor het begrijpen van de uitvinding (regel 42 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV). Ook niet in de beschrijving genoemde stand van de techniek kan van belang zijn. Bij de uitleg van een octrooi is immers leidend het perspectief van de gemiddelde vakman met zijn kennis van de stand van de techniek. (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott)).

(…)

3.3.8 (…)

Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).”

3.44

In overeenstemming hiermee heeft het hof in rov. 4.2.8 eindarrest, voor zover voor onze zaak van belang, het juiste Protocollaire toetsingskader geschetst, onder verwijzing naar het arrest Medinol/Abbott41.. Dit toetsingskader is in cassatie op zichzelf ook niet bestreden. Octrooiuitleg is in Nederland volgens vaste rechtspraak feitelijk42.. De ruimte voor toetsing van de uitleg van octrooien en de bepaling van de beschermingsomvang daarvan is in cassatie dan ook beperkt.

3.45

Conform het hiervoor beschreven kader leest het hof (in rov. 4.2.9 eindarrest) de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen. De in de beschrijving weergegeven oorzaak van het probleem geeft volgens het hof geen aanleiding tot de beperkte lezing van de conclusies van DR c.s., omdat daaruit niet valt op te maken dat het probleem zich niet zou voordoen bij bepaalde cartridges, in het bijzonder die volgens US 211. Dit is volgens het hof ook onvoldoende gemotiveerd gesteld door DR c.s. Schuift het hof hiermee het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte alleen op basis van de beschrijving terzijde? Volgens mij niet. Het hof heeft hier voldoende acht geslagen op de uitvindingsgedachte, maar geoordeeld dat de door DR c.s. bepleite uitleg daarin geen steun vindt. Uit het AGA/Occlutech-arrest volgt dat de vraag of bepaalde gezichtspunten in de beoordeling van de beschermingsomvang moeten worden betrokken afhangt van factoren als de aard van het octrooi, de beschrijving van de uitvinding en het partijdebat43.. Volgens mij betrekt het hof in ieder geval de beschrijving én het partijdebat (‘onvoldoende gesteld’), zodat ook in dat licht de klacht van DR c.s. tevergeefs is voorgesteld, mede gelet op de beperkte ruimte in cassatie voor toetsing van de octrooiuitleg door het hof.

3.46

De klachten in onderdeel 3.2 richten zich ook tegen rov. 4.2.9 eindarrest, waarin het hof oordeelde dat de conclusies 1 en 2 niet zo beperkt kunnen worden gelezen als door DR c.s. voorgesteld. Het onderdeel start met een rechtsklacht die al niet kan slagen, omdat met een rechtsklacht niet met succes kan worden opgekomen tegen een feitelijk oordeel44.. Het hof heeft het juiste toetsingskader toegepast. Maar ook als het als motiveringsklacht wordt opgevat (vgl. ook het einde van onderdeel 3.2, waarin DR c.s. stellen ontoereikend zou zijn gemotiveerd, naar ik begrijp omdat het hof er geen rekening mee houdt dat een ander conclusie-element van conclusie 1 duidelijk maakt dat het dieper gelegen deel een V-vorm moet hebben), treft de klacht geen doel. De lijn dat de gemiddelde vakman EP 537 in beperkte zin zou opvatten vanwege de V-vorm van het dieper gelegen deel, is niet naar voren gebracht in de stukken uit de feitelijke aanleg waar DR c.s. zich hier op beroepen45.. Bovendien treft de klacht geen doel, omdat in mijn ogen niet wordt toegelicht waarom de aan- of afwezigheid van de V-vorm in de overweging van het hof de uitleg van conclusies 1 en 2 onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd zou maken.

3.47

Ook onderdeel 3.3 is opnieuw gericht tegen rov. 4.2.9 eindarrest met de motiveringsklacht dat onbegrijpelijk is dat en op welke grond de omstandigheid dat het ophopingsprobleem voornamelijk in het middendeel wordt veroorzaakt, de vakman geen aanleiding zou geven te veronderstellen dat het dieper gelegen deel zijn zijwaarts verspreidende functie ter oplossing van het ophopingsprobleem niet zou hoeven te vervullen. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag, omdat dit vermeende oordeel van het hof niet in rov. 4.2.9 eindarrest (in) te lezen valt. In plaats daarvan overweegt het hof dat de omstandigheid dat het ophopingsprobleem voornamelijk in het middendeel wordt veroorzaakt de vakman geen aanleiding geeft om te denken dat het afvaltonerophopingsprobleem zich bij bepaalde cartridges niet al voordoet. Volgens het hof zal de vakman zodoende menen dat het dieper gelegen deel zijn functie vervult.

3.48

Onderdeel 3.4 vervolgt met een nieuwe reeks klachten tegen rov. 4.2.9 eindarrest. De eerste klacht is gericht op de passage dat niet valt in te zien, en DR c.s. onvoldoende hebben gesteld, dat en waarom de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat het ophopingsprobleem zich bij bepaalde cartridges, in het bijzonder die volgens US 211, niet zou kunnen voordoen. Dit wordt als onbegrijpelijk beklaagd, omdat niet in te zien is dat het zich niet kunnen voordoen van een ophopingsprobleem in andere cartridges dan in EP 537 beschreven, relevant is voor de uitleg bij een cartridge volgens EP 537 waarbij het probleem zich wel voordoet. Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat uit de overweging van het hof juist volgt dat het ophopingsprobleem zich bij meer cartridges dan alleen die volgens EP 537 kan voordoen. Er wordt dus helemaal niet overwogen dat het ophopingsprobleem zich niet kan voordoen bij cartridges volgens een andere techniek dan EP 537, waar de klacht van uitgaat.

3.49

Hetzelfde geldt voor de tweede (vervolg)klacht dat onbegrijpelijk is dat en waarom de vakman op grond van het feit dat het ophopingsprobleem zich bij de in EP 537 specifiek beschreven cartridge kennelijk kan voordoen, zou veronderstellen dat dit probleem zich om die reden bij andere cartridges die bekend zijn uit de stand van de techniek moet voordoen. Ook dit ontbeert feitelijke grondslag, omdat het hof overweegt dat niet is in te zien dat de vakman zou veronderstellen dat dit probleem zich “niet zou (kunnen) voordoen” bij andere cartridges dan die volgens de techniek van EP 537. Dat is een irrealis en geen ‘moeten’, zoals de klacht ten onrechte veronderstelt.

3.50

Met de derde klacht uit onderdeel 3.3 stellen DR c.s. dat het hof buiten de rechtsstrijd is getreden, omdat Samsung niet zou hebben aangevoerd dat het ophopingsprobleem zich zou kunnen voordoen bij ‘uit de stand van de techniek cartridges’ waarin dat probleem niet wordt geopenbaard, zoals US 211. Dit mist andermaal feitelijke grondslag, omdat Samsung dit wel heeft aangevoerd46.. Dit maakt ook dat de (vervolg)stelling dat het hof niet kon overwegen dat het aan DR c.s. was om het tegendeel van een niet door Samsung geponeerde veronderstelling te stellen en gemotiveerd te weerleggen niet tot cassatie kan leiden.

3.51

Ten vierde klagen DR c.s. in onderdeel 3.3 over het volgende oordeel uit rov. 4.2.9 eindarrest:

“[…] Uit de enkele omstandigheid dat US 211 (en andere octrooischriften) het ophopingsprobleem niet openbaart, zal hij [de gemiddelde vakman, A-G] niet afleiden dat dit probleem zich niet zou kunnen voordoen, zoals DR c.s. heeft verdedigd. Veeleer zal de gemiddelde vakman inzien dat dit probleem in US 211 (en andere octrooischriften) niet is onderkend. […]”

3.52

Met name is volgens de klacht onbegrijpelijk dat het hof overweegt dat de vakman veeleer zou inzien dat het probleem (eerder) niet is onderkend. Dit omdat het ‘lekkageprobleem’ mede wordt veroorzaakt door klontering vanwege warmte die een printer afgeeft en de vakman zal inzien dat de vraag of het klonteringsprobleem zich voordoet afhankelijk is van de gebruikte printer. Omdat rov. 4.2.9 eindarrest gaat over het ophopingsprobleem dat zich kán voordoen in andere cartridges dan die volgens EP 537, mist deze klacht doel vanwege onjuiste lezing van het arrest. Zie 3.12-3.13 over het te maken onderscheid tussen de aan de orde zijnde ‘problemen’.

3.53

Met de vijfde klacht van dit onderdeel voeren DR c.s. aan dat zij hebben gesteld en onderbouwd dat de stand van de techniek leert dat er twee soorten cartridges zijn, namelijk met ophopingsprobleem (die volgens EP 537) en zonder ophopingsprobleem (bijv. US 211). Het hof is daar volgens de klacht niet op ingegaan, hetgeen een motiveringsgebrek oplevert. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof is hier wel op ingegaan met de overweging dat de stelling dat en waarom de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat het ophopingsprobleem zich bij bepaalde cartridges (zoals die volgens US 211) niet zou kunnen voordoen, onvoldoende gemotiveerd is door DR c.s.

3.54

In onderdeel 3.5 vallen DR c.s. vervolgens dit oordeel van het hof in rov. 4.2.9 eindarrest (‘onvoldoende gemotiveerd’) met twee rechtsklachten aan. De eerste rechtsklacht is dat de stelplicht en bewijslast van de stelling dat het afvaltonerophopingsprobleem zich niet kan voordoen bij cartridges volgens de stand van de techniek ten onrechte bij DR c.s. zijn gelegd (een negatief feit). In de tweede plaats is het hof hiermee buiten de rechtsstrijd getreden door niet (in strijd met art. 24 Rv en art. 149 Rv47.) aan te nemen dat het ophopingsprobleem zich niet voordoet bij cartridges volgens US 211, omdat dit door DR c.s. is gesteld en niet is weersproken door Samsung.

3.55

De eerste klacht ketst op het volgende af. DR c.s. zijn degenen die zich als verweer beroepen op de nietigheid van EP 537 en in dat kader de stelling innemen dat het ophopingsprobleem zich niet zou kunnen voordoen bij bepaalde cartridges. Dit is een bevrijdend verweer48.(ja, mogelijk inbreuk, maar het octrooi is nietig), zodat de stelplicht bij DR c.s. rust. De klacht is tevergeefs. Voor zover DR c.s. bepleiten dat van hen niet gevergd kan worden dat zij de stelplicht (en bij voldoende betwisting, de bewijslast) dragen van een negatief feit, is dat – zo algemeen en gesimplificeerd gesteld – onjuist en zeker geen voldoende basis voor een eventuele omkering van de bewijslast49..

3.56

De tweede klacht komt neer op een herhaling van de hiervoor besproken derde klacht van onderdeel 3.4, die feitelijke grondslag mistte en dat geldt ook voor deze klacht van onderdeel 3.5.

3.57

Ook onderdeel 3.6 is gericht tegen rov. 4.2.9 eindarrest met klachten die zien op de passage waar het hof overweegt dat de vakman – gelet op de in EP 537 beschreven oorzaak van het probleem – “er daarom vanuit [zou] gaan dat in cartridges met de kenmerken volgens conclusie 1 (en 2) door het dieper gelegen deel de afvaltonerverspreidingsfunctie daadwerkelijk wordt vervuld.” Onbegrijpelijk is op welke grond de in EP 537 beschreven oorzaak van het ophopingsprobleem de vakman zou doen veronderstellen dat de verspreidingsfunctie wordt vervuld. Dat lijkt mij gezien de context van de bepaling van de beschermingsomvang waarin deze overweging is gegeven niet opgaan bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof neemt aan dat de vakman er bij lezing van conclusies 1 en 2 van zal uitgaan dat de verspreidingsfunctie wordt vervuld, als deel van het antwoord op de stelling van DR c.s. dat de conclusie zo beperkt zou moeten worden gelezen dat de beschermingsomvang beperkt is tot cartridges waar het ophopingsprobleem zich voordoet. Dat die functie echt wordt vervuld door het dieper gelegen deel, althans dat dit plausibel is, zal de vakman vervolgens (ook) concluderen zoals het hof uitwerkt in rov. 4.2.15 e.v. eindarrest.

3.58

Verder klaagt dit onderdeel dat het onbegrijpelijk is dat het hof de door DR c.s. voorgestane functionele uitleg verwerpt, omdat dit (innerlijk) tegenstrijdig zou zijn met het oordeel dat het dieper gelegen deel zijn verspreidingsfunctie daadwerkelijk vervult. Ook deze klacht mist feitelijke grondslag, want het hof verwerpt in rov. 4.2.9 (en 4.2.8) eindarrest de stelling dat het octrooi zo moet worden uitgelegd dat de beschermingsomvang beperkt is tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet. Deze stelling is volgens DR c.s. het gevolg van hun functionele uitleg (zie 3.38-3.39), maar het hof gaat daarin niet mee.

3.59

Al weer tegen rov. 4.2.9 richt zich onderdeel 3.7 en wel opnieuw de passage waarin het hof overweegt dat de vakman “veeleer [zal] inzien dat het probleem in US 211 (en andere octrooischriften) niet is onderkend”. Dit is een feitelijk oordeel en daarom falen de rechtsklachten uit onderdeel 3.7 hiertegen50.. De motiveringsklachten zijn ook tevergeefs. In wezen is het een herhaling van zetten van onderdeel 3.4, dat als besproken tevergeefs is voorgesteld. De eerste motiveringsklacht acht onbegrijpelijk dat uit EP 537 niet zou volgen dat alle mogelijke tonercartridges het ophopingsprobleem dienen te hebben. Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof alleen vaststelt dat de in EP 537 beschreven oorzaak geen aanleiding geeft te veronderstellen dat het ophopingsprobleem niet (ook) kán voorkomen in andere cartridges dan die volgens de techniek van EP 537. De tweede motiveringsklacht ontwaart een motiveringsgebrek gegeven de omstandigheid dat DR c.s. hebben aangevoerd dat het ophopingsprobleem kan worden voorkomen door de constructiemaatregelen van US 211. Deze klacht stuit af op het oordeel van het hof dat DR c.s. onvoldoende gemotiveerd hebben gesteld dat de vakman zou veronderstellen dat dit probleem zich bij o.a. US 211 niet zou (kunnen) voordoen. Al eerder hebben we gezien dat dat oordeel tevergeefs wordt bestreden.

3.60

Onderdeel 3.8 bevat een louter voortbouwende klacht die het lot van de hiervoor besproken onderdelen deelt.

3.61

Onderdeel 3.9 is in essentie een herhaling van zetten uit onderdeel 3.1 en zodoende ook tevergeefs voorgesteld.

3.62

Onderdelen 3.10 en 3.11 zijn voortbouwklachten die afketsen op de vorenstaande bespreking van de andere klachten van onderdeel 3.

Onderdeel 4: inbreuk op EP 537?

3.63

In dit onderdeel komen DR c.s. in het geweer tegen de volgende delen van rov. 4.2.53 en 4.2.54 eindarrest, waarin wordt geoordeeld dat DR c.s. inbreuk maken op conclusies 1 en 2 van EP 537 (voortbouwend op de oordelen dat EP 637 nieuw, inventief en plausibel is):

“Inbreuk

4.2.53 […]

Uit de uitleg van ‘dieper gelegen deel’ volgt verder dat niet relevant is of en in welke mate bij cartridges van DR c.s. het dieper gelegen deel daadwerkelijk een verspreidingsfunctie vervult. Ten slotte gaat ook het Gillette-verweer van DR c.s. niet op. De enkele omstandigheid dat zij de constructieve maatregelen volgens US 211 toepast, betekent niet dat zij – ondanks de aanwezigheid daarnaast van de constructieve maatregelen volgens conclusie 1 van EP 537 – op EP 537 geen inbreuk zou maken. Verdere inbreukverweren heeft DR c.s. niet gevoerd.

Slotsom EP 537

4.2.54

De slotsom ten aanzien van EP 537 is dat de conclusies daarvan geldig zijn te achten en dat DR c.s. daarop inbreuk heeft gemaakt met de cartridges waarin alle constructieve maatregelen van conclusie 1 van EP 537 zijn toegepast. Hetgeen DR c.s. overigens tegen het vonnis, voor zover betrekking hebbend op EP 537, te berde heeft gebracht, kan niet leiden tot een ander oordeel.”

3.64

DR c.s. beginnen met een voortbouwklacht in onderdeel 4.1, die inhoudt dat op een nietig octrooi geen inbreuk kan worden gemaakt. Nu de klachten tegen het geldigheidsoordeel stranden, geldt dat ook voor deze klacht.

3.65

Onderdeel 4.2 richt een motiveringsklacht tegen de constatering van het hof dat DR c.s. geen verdere inbreukverweren hebben gevoerd dan samengevat in rov. 4.2.53 eindarrest. DR c.s. hebben namelijk ook aangevoerd dat de beschermingsomvang van EP 537 beperkt is tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet en dat dit probleem zich niet zou voordoen bij cartridges volgens US 211, zoals de cartridges van DR c.s. (zie rov. 4.2.8). Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat dit betoog inhoudelijk door het hof is verworpen in rov. 4.2.9-4.2.13. DR c.s. verliezen hier uit het oog dat 4.2.53 een samenvatting is, dus inherent een beknopte weergave van wat daarvoor is uitgewerkt. Bovendien missen deze klachten belang, omdat rov. 4.2.8-4.2.9 eindarrest zoals we hebben gezien tevergeefs is bestreden in onderdeel 3. In de kern genomen vormen de onderdelen 4.3 tot en met 4.7 een herhaling van of voortbouwing op de klachten in onderdeel 3, zodat ook deze klachten niet kunnen slagen. Dat geldt dan ook voor de hier weer op voortbouwende klachten in onderdelen 4.8 en 4.9.

Onderdeel 5: stelplicht en bewijslast

3.66

Met de klachten in onderdeel 5 hebben DR c.s. rov. 4.2.11 eindarrest in het vizier, waarin het hof oordeelt dat de bewijslast op DR c.s. rust voor de stelling dat het ophopingsprobleem niet zou bestaan en (dus) niet wordt opgelost, althans dat de vakman dat niet plausibel zou achten. Dit is conform de hoofdregel van art. 150 Rv waarvan in dit geval niet hoeft te worden afgeweken volgens het hof. De overweging besluit ermee dat deze bewijslastverdeling ook geldt voor de stelling dat de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid ontbreken.

3.67

Tot de kern teruggebracht betogen DR c.s. in onderdelen 5.1 tot en met 5.6 het volgende:

- de stelplicht en bewijslast voor het bestaan van het ophopingsprobleem en voor de feitelijke oplossing hiervan rusten (volgens de hoofdregel) op Samsung; althans

- de (eisen van) redelijkheid en billijkheid indiceren dat Samsung de bewijslast draagt51.; althans

- op Samsung rust een verzwaarde stelplicht, alsook een plicht op grond van art. 21 Rv om stukken in het geding te brengen; en

- het oordeel van het hof is in strijd zijn met de rechtsopvatting van het EOB.

3.68

Art. 150 Rv bepaalt dat de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten daarvan de bewijslast draagt, tenzij uit enige bijzondere regel of de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. Dit artikel vormt de hoofdregel voor de bewijslastverdeling en voor het oordeel van datgene wat in rechte is komen vast te staan52.. Uit de rechtspraak volgt dat op grond hiervan de bewijslast van de stellingen dat inventiviteit53.en nawerkbaarheid54.ontbreken in beginsel rust op de partij die vernietiging van het octrooi vordert.

3.69

Hier op grond van de redelijkheid en billijkheid een uitzondering op aannemen, kan slechts met terughoudendheid en onder bijzondere omstandigheden55.. De ratio is een afwijkingsmogelijkheid te geven wanneer de concrete omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven56.. De beslissing dat er geen aanleiding is om de bewijslast anders te verdelen dan op grond van de hoofdregel, behoeft in het algemeen geen nadere motivering57.. Of iets volgt uit de eisen van redelijkheid en billijkheid is een rechtsvraag en dus toetsbaar in cassatie, maar de vermenging met feitelijke aspecten brengt mee dat deze toetsing beperkt is58..

3.70

Naast de in art. 150 Rv genoemde uitzonderingen op de hoofdregel van bewijslastverdeling, zijn er andere manieren om te voorkomen dat toepassing van deze regel te rigide uitpakt. Dat geldt bijvoorbeeld als een zogenoemde ‘verzwaarde stelplicht’59.wordt gehanteerd. De partij die niet de (stelplicht en) bewijslast heeft dient dan feitelijke gegevens verstrekken ter motivering van de betwisting om de wederpartij aanknopingspunten voor bewijslevering te bieden.

3.71

In het licht hiervan zie ik geen van de onderdelen 5.1-5.6 doel treffen en dat geldt ook voor de voortbouwende onderdelen 5.7 en 5.8. De stelplicht en (bij voldoende betwisting) de bewijslast rusten volgens de hoofdregel op DR c.s. als de partij die de nietigheid van het octrooi in rechte probeert geldend te maken. Het hof behoefde zijn (impliciete) beslissing om geen andere bewijslastverdeling te hanteren niet nader te motiveren. In het oordeel van het hof ligt besloten dat de door DR c.s. genoemde omstandigheden het hof geen aanleiding hebben gegeven om op grond van de redelijkheid en billijkheid een andere bewijslastverdeling te hanteren of te werken met een verzwaarde stelplicht voor Samsung. Dit is hier niet onbegrijpelijk of rechtens onjuist60., zeker gezien de terughoudende toetsing in cassatie van een dergelijk oordeel. Overigens zijn voor de meeste door DR c.s. genoemde omstandigheden die zouden nopen tot een andere bewijslastverdeling geen vindplaatsen genoemd of er wordt verwezen naar vindplaatsen waar de betreffende omstandigheid niet in de context van bewijslastverdeling is gehanteerd (zoals Samsung bij s.t. 2.141-2.142 terecht aangeeft). Ook voor de stellingen in cassatie dat het hof een verzwaarde stelplicht voor Samsung had moeten aannemen en toepassing had moeten geven aan art. 21 Rv61., worden geen vindplaatsen uit de feitelijke instanties gegeven, zodat de klachten al daarop afketsen. Waarom het hof deze procesrechtelijke middelen had moeten toepassen, wordt overigens ook niet duidelijk gemaakt. Dat het oordeel van het hof – op het processuele punt62.van bewijslastverdeling – strijdig zou zijn met de rechtsopvatting van het Europees Octrooibureau doet, wat daar verder van zij, niet ter zake, want het hof is aan die rechtsopvatting niet gebonden in deze nationale procedure waar nietigheid van een (al verleend) octrooi wordt gevorderd door de partij die wordt aangesproken op grond van een mogelijke inbreuk op dat octrooi63..

Onderdeel 6: plausibiliteit ophopingsprobleem en oplossing daarvan

3.72

In onderdeel 6.1 keren DR c.s. zich tegen rov. 4.2.11 (en rov. 4.2.34) eindarrest waarin het hof – expliciet in navolging van rov. 4.8 van het vonnis – heeft overwogen dat het standpunt van DR c.s. dat het ophopingsprobleem niet zou bestaan en dat het probleem (dus) ook niet wordt opgelost, althans dat de gemiddelde vakman dat niet plausibel zou achten, een inventiviteitsverweer is. DR c.s. starten met twee rechtsklachten hiertegen. In de eerste plaats is dit onjuist, omdat het niet bestaan van een probleem losstaat van en voorafgaat aan de vraag of de oplossing wel werkt. Met Samsung (s.t. 2.157) zie ik niet wat het belang is bij deze klacht. Het hof beantwoordt namelijk in rov. 4.2.12 tot en met 4.2.14 eindarrest de vraag of het plausibel is dat het ophopingsprobleem bestaat (antwoord: ja) en de stelplicht en bewijslast van het niet plausibel zijn van het probleem blijft volgens de hoofdregel van art. 150 Rv, bij DR c.s. rusten. Hierop ketst de eerste rechtsklacht al af.

3.73

Verder zou rov. 4.2.11 eindarrest getuigen van een onjuiste rechtsopvatting doordat het hof oordeelt dat enkel sprake zou zijn van een inventiviteitsverweer. Ook deze klacht gaat niet op. Het plausibiliteitsvereiste komt erop neer dat geloofwaardig moet zijn dat een bepaald technisch effect daadwerkelijk is bereikt (om het probleem op te lossen), want anders ontbreekt een voldoende bijdrage aan de stand van de techniek. Wat al bestaat (niet nieuw is) of niet-inventief is, kan niet worden geoctrooieerd64.. Het niet voldoen aan het plausibiliteitsvereiste leidt tot een ongeldig octrooi, omdat de nawerkbaarheid of de inventiviteit ontbreekt. Als het gewenste technische effect onderdeel is van de conclusie, maar in het octrooi niet plausibel wordt gemaakt dat dit technische effect bereikt wordt door de leer van het octrooi, resulteert dit in niet-nawerkbaarheid. Indien het technisch effect geen onderdeel is van de conclusie maar van het onderliggende technisch probleem, is sprake van gebrek aan inventiviteit als het technische effect niet wordt bereikt65.. Anders dan DR c.s. menen, heeft het hof niet miskend dat het niet plausibel zijn van het technisch effect kan leiden tot zowel niet-inventiviteit als niet-nawerkbaarheid. In rov. 4.2.11 eindarrest overweegt het hof weliswaar dat DR c.s. een inventiviteitsverweer voeren (en wijst het hof dat verweer af in rov. 4.2.12 tot en met 4.2.31 eindarrest), maar in rov. 4.2.33 - 4.2.34 eindarrest adresseert het hof dezelfde plausibiliteit in het kader van de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid.

3.74

De motiveringsklacht aan het eind van dit onderdeel stuit deels af op vorenstaande, omdat het hof wel degelijk de stelling van DR c.s. bespreekt in het kader van de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid. Verder menen DR c.s. dat het hof het plausibiliteitsverweer niet zou hebben besproken bij beantwoording van de vraag of sprake is van een uitvinding. Ook die klacht gaat niet op. Art. 52 EOV (en art. 2 ROW 1995) houd(t)(en) in dat octrooieerbare uitvindingen drie eigenschappen moeten hebben: nieuwheid, inventiviteit en vatbaarheid voor toepassing op het gebied van de nijverheid66.. Alledrie zijn door het hof in het bestreden arrest besproken, waarbij de plausibiliteit dus aan de orde komt – en alleen kan komen – in het kader van inventiviteit en nawerkbaarheid/toepasbaarheid.

3.75

DR c.s. vervolgen de klachtenregen met onderdeel 6.2 dat zich richt tegen rov. 4.2.12 eindarrest. Ten eerste wordt onbegrijpelijk gevonden dat het hof heeft overwogen dat DR c.s. in par. 6.8 MvG het ophopingsprobleem en het dientengevolge weglekken van toner expliciet ‘evident’ hebben geacht. De litigieuze paragraaf uit de MvG luidt als volgt:

6.8

Verplaatsings- en lekkageprobleem. In aanmerking nemende dat er bij het gebruik van de tonercartridge sprake is van een voortdurende aanvoer van afvaltonerpoeder is evident dat wanneer deze – in het reinigingsgebied (21) en het verbindingsgebied (22) opgehoopte – afvaltonerpoeder niet verplaatst wordt naar het daarvoor conform conclusie 1 bestemde opslaggebied (23) deze opgehoopte afvaltonerpoeder kan gaan terugvallen c.q. “lekken” via de tussenruimte (93a), zoals beschreven in paragraaf [0075] (accentuering, raadsman).

EP 537 NL tekst

EP 537 EN tekst

“[0075] […]. De van de fotogeleidende trommel 1 verwijderde afvaltoner hoopt zich op in het reinigingsgebied 21, en een hoeveelheid in het middendeel van het reinigingsgebied 21 verzamelde afvaltoner neemt toe. Daarna, omdat de druk van de afvaltoner in het middendeel van de reinigingseenheid 21 toeneemt, vergeleken met einddelen van het reinigingsgebied 21, kan toner T weglekken via de tussenruimte 93a uit figuur 2 tussen de fotogeleidende trommel 1 en de behuizing 90.”

“[0075] […]. The waste toner removed from the photoconductive drum 1 is piled up on the cleaning area 21, and an amount of waste toner collected in the center portion of the cleaning area 21 increases. Then, as pressure of the waste toner in the center portion of the cleaning unit 21 increases compared with end portions of the cleaning area 21, toner T may leak through the gap 93a of FIG. 2 between the photoconductive drum 1 and the housing 90.”

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

3.76

Het is in mijn ogen goed te volgen dat het hof deze paragraaf heeft opgevat zoals blijkt uit rov. 4.2.12 eindarrest. Het ophopingsprobleem wordt inderdaad evident geacht. DR c.s. geven in het onderdeel wel een alternatieve lezing, maar daarmee miskennen DR c.s. dat zelfs als hun lezing ook denkbaar zou zijn, dit de lezing van het hof nog niet onbegrijpelijk maakt in cassatie-technische zin.

3.77

Het onderdeel vervolgt met de klacht dat het hof ten onrechte ervan uitgaat dat het aan DR c.s. zou zijn om voldoende te stellen (en te bewijzen) om aan te kunnen nemen dat de gemiddelde vakman het bestaan van het probleem niet plausibel acht. Deze klacht faalt, omdat het hof terecht toepassing geeft aan (de hoofdregel van) art. 150 Rv (zie 3.68 en 3.72).

3.78

Het mikpunt van onderdeel 6.3 vormt rov. 4.2.13 eindarrest en dan specifiek het deel waar het hof overweegt dat het enkele feit dat in de stand van de techniek niet is onderkend (of in elk geval niet is beschreven) dat het probleem van ophoping van afvalpoeder in de reinigingsruimte zich vooral in het midden daarvan (in de in EP 537 bedoelde zin) voordoet, nog niet betekent dat de gemiddelde vakman het bestaan van dit probleem onaannemelijk zou achten.

3.79

Dit oordeel is volgens de klacht onjuist, omdat het erom gaat of het door een octrooi weergegeven probleem überhaupt feitelijk bestaat en niet of de vakman dat bestaan al dan niet aannemelijk acht. Deze klacht slaagt niet, omdat DR c.s. miskennen dat het oordeel is gegeven in de context van het plausibiliteitsverweer van DR c.s. en dat voor plausibiliteit de drempel niet zo hoog ligt dat er ‘hard’ bewijs moet worden geleverd67.. Dit geldt in dit geval temeer nu ook volgens DR c.s. het ophopingsprobleem evident is (mede) gelet op de beschrijving van het octrooi (zie 3.75 en 3.76). Dat maakt het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, ook niet omdat – zoals DR c.s. aanvoeren – dit een onbekend (althans onbeschreven) probleem is voor de vakman. Anders dan DR c.s. aan het slot van dit onderdeel betogen, is evenmin sprake van een motiveringsgebrek omdat het argument van DR c.s. dat printerfabrikanten elementen aan hun printers en cartridges toevoegen die het functioneren niet verbeteren maar tot doel hebben concurrentie te weren niet is geadieerd door het hof. Ten eerste ziet dit argument niet zozeer op het bestaan van het probleem, maar op het functioneren van de maatregelen ter oplossing van het probleem. Dit functioneren wordt behandeld en bevestigd door het hof in rov. 4.15-4.30 eindarrest, zodat hierover tevergeefs wordt geklaagd. In het verlengde daarvan miskennen DR c.s. met deze klacht dat het hof niet is gehouden steeds alle door een partij aangedragen stellingen uitdrukkelijk in zijn motivering te betrekken68..

3.80

Met onderdeel 6.4 vervolgen DR c.s. hun aanval op rov. 4.2.13 eindarrest, maar nu tegen de passage dat geen aanwijzing voor het niet bestaan van het ophopingsprobleem kan worden gevonden in de stelling van DR c.s. dat het weglekprobleem zich bij hun cartridges niet zou voordoen, omdat DR c.s. (in elk geval ook) de maatregelen volgens conclusies 1 en 2 toepassen, waarmee het probleem nu juist wordt opgelost.

3.81

Allereerst klagen DR c.s. dat onbegrijpelijk is dat het hof het bestaan van het weglekprobleem afleidt uit het feit dat in de cartridges van DR c.s. de maatregelen van conclusies 1 en 2 worden toegepast en dat die het probleem beweerdelijk oplossen. Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat dit op geen enkele manier uit het arrest te lezen valt. Het hof oordeelt – overigens geheel begrijpelijk – dat DR c.s. de conclusies 1 en 2 toepassen en dat daarom het niet voordoen van het weglekprobleem niets zegt over het bestaan van het probleem.

3.82

Verder stellen DR c.s. dat het hof miskent dat DR c.s. ook de maatregelen van US 211 toepast waarmee het ophopingsprobleem wordt voorkomen. Deze (veronder)stelling is door het hof verworpen in rov. 4.2.9 eindarrest waar het hof samengevat overweegt dat DR c.s. onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat dit probleem zich niet zou kunnen voordoen bij cartridges volgens US 211. We hebben gezien dat dat tevergeefs wordt aangevallen in onderdeel 3.

3.83

Vervolgens menen DR c.s. dat het hof als vaststaand had moeten aannemen dat US 211 en EP 537 betrekking hebben op twee elkaar uitsluitende types cartridges of technologieën, omdat deze stelling van DR c.s. door Samsung niet zou zijn weersproken en ‘in wezen’ erkend. Door dit niet te doen heeft het hof volgens de klacht art. 149 Rv miskend en is het hof buiten de rechtsstrijd getreden (art. 149 en art. 24 Rv). Deze rechtsklachten slagen niet, omdat een feitelijke grondslag daarvoor ontbreekt. Zoals Samsung terecht aanvoert (s.t. 2.173) heeft zij de stelling van DR c.s. wél bestreden en is van een erkenning geen sprake. Ik citeer hierna CvR 2.52 (door DR c.s. aangehaald om erkenning aan te tonen) waaruit volgt dat volgens Samsung US 211 en EP 537 elkaar niet uitsluiten omdat ze verschillende doelen hebben:

“In paragraaf 4.19.2 sub n en o van de CvA stellen Gedaagden dan nog dat Samsung’s octrooi US ‘211 een alternatieve oplossing biedt voor het transporteren van afvaltoner dan het gebruik van een afvaltonertransportorgaan. Dat is inderdaad het geval. Enige relevantie voor de in conclusies 1 en 2 van EP ‘537 geclaimde uitvinding ontbreekt echter. Die conclusies zien immers op het verbeteren van de spreiding van afvaltoner over de breedte van de reinigingsruimte ter voorkoming van afvaltonerlekkage en niet op verplaatsing van afvaltoner van de reinigingsruimte naar de afvalcontainer.”

3.84

De op deze falende klachten volgende motiveringsklachten in dit onderdeel slagen gelet op vorenstaande evenmin, omdat deze uitgaan van het vaststaan van de stelling van DR c.s. dat bij toepassing van US 211 het ophopingsprobleem zich niet voordoet.

3.85

De klachten in onderdeel 6.5 richten zich tegen 4.2.13 en 4.2.31 eindarrest die onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd zouden zijn in het licht van rov. 4.2.30 eindarrest. Uit rov. 4.2.30 eindarrest volgt volgens de klacht dat het hof van oordeel is dat een cartridge conform EP 537 van Samsung tegelijkertijd ook een cartridge conform US 211 van Samsung is. Nu dit niet in rov. 4.2.30 valt te lezen, treffen deze klachten bij gebrek aan feitelijke grondslag geen doel. De voortbouwende klacht in onderdeel 6.6 deelt dit lot.

3.86

Met onderdeel 6.7 nemen DR c.s. rov. 4.2.15-4.2.31 en 4.2.54 eindarrest op de korrel. Die overwegingen getuigen volgens het onderdeel van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het hof ervan uitgaat dat de bewijslast inzake plausibiliteit van de oplossing van het ophopingsprobleem op DR c.s. rust in plaats van op Samsung. Deze klacht ketst af wat is besproken bij onderdeel 5 over stelplicht en bewijslast en de terechte toepassing door het hof van de hoofdregel van art. 150 Rv (zie 3.66 e.v.), ook voor wat betreft dit punt van de plausibiliteit van de oplossing van het ophopingsprobleem.

3.87

Het onderdeel wordt vervolgt met de klacht dat de overweging(en) van het hof ontoereikend gemotiveerd zijn, omdat het hof niet is ingegaan op de stelling van DR c.s. dat het dieper gelegen deel feitelijk geen verspreidingsfunctie heeft. Deze klacht faalt om meerdere redenen. Ten eerste ontbreekt een vindplaats in de gedingstukken voor deze stelling69., zodat de klacht feitelijke grondslag mist. Ten tweede wordt niet toegelicht waarom het niet (expliciet) betrekken van deze stellingname een motiveringsgebrek oplevert. Ten derde miskennen DR c.s. ook hier dat het hof niet is gehouden steeds alle door een partij aangedragen stellingen uitdrukkelijk in zijn motivering te betrekken (zie 3.79 in fine). Een verwerping kan ook impliciet70., hetgeen in mijn ogen in rov. 4.2.15-4.2.31 eindarrest is gebeurd.

3.88

Het onderdeel besluit met een rechtsklacht die een herhaling van zetten is van onderdelen 6.2 en 6.3, zodat deze geen afzonderlijke bespreking behoeft.

3.89

Met onderdeel 6.8 stellen DR c.s. rov. 4.2.16 eindarrest ter discussie. Het acht allereerst onbegrijpelijk op welke grond het hof overweegt dat DR c.s. in MvG 8.6 – 8.8 het standpunt zou hebben ingenomen dat de gemiddelde vakman zou menen dat het nadeel van toegenomen druk ter plaatse van het dieper gelegen deel groter zou zijn dan het voordeel van de daardoor teweeg gebrachte zijwaartse verspreiding van afvaltoner. Gelet op met name het hierna geciteerde MvG 8.7 is die passage in mijn ogen niet onbegrijpelijk, waarbij het door mij onderstreepte deel laat zien dat DR c.s. stellen dat ongewenste drukopbouw (een nadeel) zich eerder zal voordoen dan de (wel gewenste) zijwaartse verspreiding.

“[…] Daarmee is evident dat de voor zijwaartse – en achterwaartse – verspreiding van het afvaltonerpoeder vereiste kracht afwezig is. Dat heeft – naar de vakman op basis van zijn algemene vakkennis (en gezond verstand), weet en begrijpt – ten gevolge dat het eerder ophopen van afvaltonerpoeder ook ten gevolg heeft dat eerder sprake is van de ongewenste drukopbouw en daarmee eerder sprake is van lekkage van afvaltonerpoeder.”

3.90

De klacht faalt dus in mijn ogen, waarbij heeft te gelden dat de uitleg van processtukken en standpunten van partijen van feitelijke aard is en in cassatie niet op juistheid kan worden onderzocht71..

3.91

Verder acht de klacht het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd, omdat niet is betrokken de stelling van DR c.s. (MvG 8.6 in fine) dat het dieper gelegen deel het lekkageprobleem niet oplost, maar verergert. Ook deze klacht slaagt niet. Die stelling wordt namelijk door het hof volgens mij (impliciet) verworpen, door onder verwijzing naar rov. 4.2.22 e.v. eindarrest te overwegen dat onjuist is de veronderstelling van DR c.s. dat vanwege de volledige opvulling van het reinigingsgebied met afvaltoner en het ontbreken van een transportorgaan er geen krachtbron zou zijn die voor de verplaatsing en zijwaartse verspreiding van de afvaltoner zou kunnen zorgdragen. Deze klacht gaat overigens kennelijk ervan uit dat het voor het slagen van een motiveringsklacht voldoende zou zijn om te wijzen op stellingen die niet (zouden) stroken met de overweging van het hof. Dat is in zijn algemeenheid onjuist72..

3.92

DR c.s. klagen ook nog over de slotzin van rov. 4.2.16 eindarrest, waarin het hof overweegt: “Bovendien is de extra drukopbouw geringer naarmate het dieper gelegen deel smaller is (zie r.o. 4.2.6)”. Deze passage wordt onbegrijpelijk geacht, omdat dit niet uit rov. 4.2.6 eindarrest zou volgen. De klacht faalt al bij gebrek aan belang, nu deze is gericht tegen een overweging ten overvloede. Het overige deel van rov. 4.2.16 eindarrest is zelfstandig dragend. Daarnaast is de verwijzing van het hof volgens mij goed te volgen, omdat het hof in rov. 4.2.6 het volgende overweegt:

“[…] de gemiddelde vakman zal inzien dat naarmate het dieper gelegen deel breder is, het ook de doorvoer van afvaltoner meer zal blokkeren en daarmee de verspreidingsfunctie minder effectief zal kunnen vervullen – zoals DR c.s. ook zelf heeft betoogd […]”

3.93

Uit het citaat volgt dat een breder deel zorgt voor meer blokkade. Weliswaar staat er niet één-op-één iets over de drukopbouw, maar een blokkade (ophoping) gaat volgens DR c.s. zelf gepaard met meer drukopbouw (MvG 8.7). Dan geldt dus ook: een smaller deel zorgt voor minder blokkade en dientengevolge tot minder (extra) drukopbouw.

3.94

Ten slotte klagen DR c.s. dat het hof buiten de rechtsstrijd is getreden met de slotzin van 4.2.16 eindarrest, omdat Samsung niet zou hebben aangevoerd dat extra drukopbouw geringer is naarmate het dieper gelegen deel smaller is. Deze klacht mist ook doel. Zoals wij hiervoor hebben gezien, heeft het hof haar overweging in rov. 4.2.6 eindarrest (in lijn met het eigen betoog van DR c.s., zie einde van het citaat in 3.92) gecombineerd met de eigen stellingen van DR c.s. in MvG 8.7 om tot de slotzin van rov. 4.2.16 te komen. Buiten de rechtsstrijd treedt het hof daarmee niet, omdat de overweging is gebaseerd op stellingen die DR c.s. aan haar betoog ten grondslag heeft gelegd.

3.95

Onderdeel 6.9 bevat een louter voortbouwende klacht gericht tegen het feit dat het hof in rov. 4.2.18 eindarrest overweegt “Gelet op het voorgaande […].” In het licht van de bespreking van de voorgaande klachten, treft dit evenmin doel.

3.96

Rov. 4.2.19 eindarrest staat centraal in onderdeel 6.10, waarin DR c.s. klagen dat onbegrijpelijk is de verwerping van het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de in par. 76 e.v. beschreven oplossing (het dieper gelegen deel) in de praktijk zou werken zonder toepassing van een transportorgaan, omdat hij deze noodzakelijk zou achten voor de verplaatsing van de afvaltoner. Dit is onbegrijpelijk, omdat de rechtbank in rov. 4.8 van het vonnis (in appel niet bestreden) heeft vastgesteld dat het standpunt van DR c.s. is dat het probleem dat het octrooi beschrijft niet kan worden opgelost zonder de aanwezigheid van een afvaltonertransportorgaan, volgens DR c.s. “los van de vraag of de vakman een met de natuurwetten strijdig feit desondanks plausibel zou achten.”

3.97

Deze lastig te begrijpen klacht loopt stuk op het kenbaarheidsvereiste73.. In essentie wordt volgens mij betoogd dat het hof niet zelfstandig kon bepalen wat het standpunt van DR c.s. was, maar DR c.s. maken niet duidelijk waarom dit zo is en waarom het oordeel dan onbegrijpelijk is. De klacht is nogal vaag en is in het licht van de gedingstukken ook niet te volgen, omdat DR c.s. een flink deel van hun MvG (par. 6, p. 16 t/m 42) het standpunt toelichten dat conclusies 1 en 2 nietig zijn vanwege het ontbreken van een afvaltonertransportorgaan en op basis daarvan concluderen (6.16 MvG in fine) dat de oplossing niet plausibel is.

3.98

Verder zou de overweging van het hof getuigen van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het de bewijslastverdeling inzake het bestaan van of de oplossing voor het ophopingsprobleem zou miskennen. Dit is de zoveelste variant van dezelfde tevergeefse klacht, zodat ik andermaal verwijs naar mijn eerdere bespreking (zie m.n. 3.66 e.v. en 3.86).

3.99

Onderdeel 6.11 vangt aan met het betoog dat rov. 4.2.20 eindarrest onbegrijpelijk is, omdat het hof overweegt dat Samsung zou hebben aangevoerd (2.22 CvR) dat de gemiddelde vakman zou begrijpen uit het slot van par. 62 van EP 537 dat de (druk van) nieuw aangevoerde afvaltoner samen met de kracht die daarop wordt uitgeoefend door het draaiende fotogevoelige medium zorgt voor het voortstuwen van de afvaltoner die zich in de reinigingsruimte (21) heeft opgehoopt in de richting van de afvalcontainer (23).

3.100 Ten eerste is deze passage volgens de klacht onbegrijpelijk, omdat het volgens DR c.s. suggereert dat sprake is van twee krachten (de druk van nieuw aangevoerde toner en de kracht van het draaiende fotogevoelige medium). Deze klacht mist feitelijke grondslag. Ik lees de overweging zo dat kracht komt van het draaiende fotogevoelige medium en dat met die kracht afvaltoner wordt weggedrukt. Dit strookt ook met CvR 2.22 waar het hof zich op baseert:

“De tonercartridge (bijvoorbeeld die volgens de conclusies 1 en 2) omvat een fotogevoelig medium ((1) in Figuur 2 van EP ‘537, welke figuur hiervoor in paragraaf 2.10 van deze conclusie is ingevoegd) dat roteert. Als gevolg van die rotatie wordt door het reinigingsorgaan ((6) in Figuur 2 van EP ‘537) (continu) afvaltoner van het fotogevoelige medium (1) geschraapt. Die afvaltoner hoopt zich op in de reinigingsruimte en wordt als gevolg van de continue toevoer van nieuwe afvaltoner, althans de luchtverplaatsing veroorzaakt door de rotatie van het fotogevoelige medium, ‘voortgeduwd’ via de verbindingsruimte, richting de afvaltonercontainer. Zie in dat kader de volgende passage in paragraaf [0062] , k. 8, r. 44 – 48, van EP ‘537:

“The waste toner removed from the surface of the photoconductive drum 1 is piled up on the cleaning area 21 until it fully fills the cleaning area 21 and is gradually transferred to the connecting area 22 and the storage area 23.””

3.101 Anders dan DR c.s. betogen, volgt uit deze passage wel degelijk dat kracht die vrijkomt door rotatie kan zorgen voor het voortstuwen van de afvaltoner die zich in de reinigingsruimte heeft opgehoopt. Dat voor dat voortduwen tot in de afvaltonercontainer ook additionele krachten hun werk (kunnen) doen, zoals luchtverplaatsing als gevolg van die rotatie, ontkennen Samsung en ook het hof niet. Het hof treedt wat mij betreft dus niet buiten de rechtsstrijd, maar vat hetgeen Samsung heeft aangevoerd samen. Hoeveel krachten aan het werk zijn doet uiteindelijk ook weinig ter zake, omdat, zoals het hof de overweging vervolgt, de gemiddelde vakman zal inzien dat EP 537 niet ziet op een probleem met betrekking tot (de benodigde kracht voor) de verplaatsing van afvaltoner van de reinigingsruimte naar de afvalcontainer, maar op problemen die zich bij verplaatsing kunnen voordoen (ophoping en klontering). Dit alles is niet ontoereikend gemotiveerd. Alle verdere of andere klachten in dit onderdeel ketsen hierop af.

3.102 Met onderdeel 6.12 klagen DR c.s. over de passage in rov. 4.2.21 eindarrest “Dat deze kracht van de door de rotatiekracht van het fotogeleidende medium voortstuwende afvaltoner voldoende kan zijn voor de afvoer van afvaltoner was reeds geopenbaard in het – ook door DR c.s. aangehaalde – US 211, dat voor EP 537 behoort tot de stand van de techniek. Daarin is beschreven dat de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20o en 50o.” Deze overweging is volgens het onderdeel ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof miskent dat door DR c.s. is aangevoerd en door Samsung niet is bestreden dat de stand van de techniek de gemiddelde vakman leert dat sprake is van twee elkaar uitsluitende technieken en dat dit als een tussen partijen vaststaand feit heeft te gelden, zodat het hof buiten de rechtsstrijd treedt.

3.103 Deze klacht faalt om meerdere redenen. Ten eerste kan een klacht die sec behelst dat het hof buiten de rechtsstrijd is getreden (onder verwijzing naar art. 24 Rv en art. 149 Rv) niet slagen in de vorm van een motiveringsklacht, omdat een rechtsoordeel wordt bestreden. Ten tweede betreft dit inhoudelijk een herhaling van een klacht uit onderdeel 6.4 (hoewel die als doelwit rov. 4.2.13 eindarrest had), zodat ook de hier aan de orde zijnde klacht feitelijke grondslag mist nu Samsung de stelling van DR c.s. wel degelijk heeft bestreden (zie 3.83).

3.104 De verdere klachten bouwen voort op de onjuiste veronderstelling dat zou vaststaan dat US 211 en EP 537 elkaar uitsluitende technieken zijn en de eveneens onjuiste aanname dat zich bij US 211 geen ophopingsprobleem zou kunnen voordoen (zie 3.82) en vormen een reprise van eerder besproken klachten, zoals die over de stelplicht en bewijslast (zie m.n. 3.66 e.v.). Dat leidt allemaal tot niets.

3.105 De voortbouwklacht in onderdeel 6.13 (gericht tegen rov. 4.2.22-4.2.26 eindarrest) gaat ten onder in het kielzog van onderdeel 6.7 (zie 3.86 e.v.) waarnaar het verwijst.

3.106 DR c.s. klagen in onderdeel 6.14 dat rov. 4.2.23 eindarrest ontoereikend gemotiveerd is. Het hof verwerpt daar de stelling (MvG 6.14.2(a)) dat Samsung zou hebben erkend dat volgens EP 537 sprake is van een volledige opvulling van het reinigingsgebied voordat dit wordt verplaatst naar het opslaggebied. DR c.s. wijzen op de volgende passage uit Samsung’s CvR 2.11:

“[…] Afvaltoner afkomstig van het fotogevoelig medium van de tonercartridge hoopt zich tijdens het printen op in de reinigingsruimte waarna de afvaltoner zich geleidelijk verplaatst door de verbindingsruimte naar de afvalcontainer.”

3.107 Hierin lees ik geen erkenning van volledige opvulling, zodat wegens gemis aan feitelijke grondslag van ontoereikende motivering op dit punt geen sprake is. DR c.s. wijzen specifiek op het woordje ‘waarna’, maar dat geeft slechts aan dat eerst ophoping en dan verplaatsing plaatsvindt. Hoeveel ophoping plaatsvindt (volledig of gedeeltelijk), staat er niet. Uitleg van gedingstukken is feitelijk en van onbegrijpelijkheid is hier geen sprake – al helemaal niet in het licht van de bestrijding door Samsung van het volledige ophopings-argument van DR c.s., zoals Samsung bij s.t. 2.193 terecht aangeeft (o.v.n. CvR/CvA rec 2.40 en 2.43-2.46).

3.108 Met het oordeel in rov. 4.2.23 zijn volgens DR c.s. ook de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen miskend, omdat Samsung de stelling van DR c.s. dat sprake is van een erkenning niet zou hebben weersproken. Die klacht faalt ook bij gebrek aan feitelijke grondslag. DR c.s. miskennen dat het hof zelfstandig (in de CvR van Samsung) dient te beoordelen of het door DR c.s. gestelde de kwalificatie ‘erkenning’ wel kan dragen74.. Van buiten de rechtsstrijd treden is helemaal geen sprake hier.

3.109 Ook de in het onderdeel geformuleerde voortbouwklacht tegen rov. 4.2.24-4.2.26 eindarrest slaagt dan niet, net zo min als de klacht dat rov. 4.2.23 eindarrest innerlijk tegenstrijdig zou zijn met rov. 4.2.26 eindarrest.

3.110 Rov. 4.2.24 eindarrest wordt vervolgens bestreden door de klachten in onderdeel 6.15. Omdat het oordeel van het hof op dit punt draait om een door DR c.s. in het geding gebrachte tekening, geef ik die hier weer:

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

Allereerst klagen DR c.s. dat de juistheid van deze weergave niet is weersproken door Samsung, zodat het hof buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden door te overwegen dat er voor de vakman geen reden is aan te nemen dat de reinigingsruimte (21) zich eerst volledig zal vullen met afvaltoner op de manier zoals met zwart ingetekend in de figuur en dat daarna pas afvaltoner naar het opslaggebied (23) wordt verplaatst. Deze klacht mist feitelijke grondslag en faalt derhalve, omdat Samsung wel degelijk heeft weersproken dat de reinigingsruimte zich volledig zal vullen alvorens verplaatsing naar de afvalcontainer kan plaatsvinden, door te stellen (zie m.n. CvR 2.11 en 2.43-2.46) dat de afvaltoner geleidelijk wordt verplaatst richting de afvalcontainer (en dus niet wordt gewacht tot volledige opvulling) door de duwkracht van de rotatie van het fotogevoelig medium en de constante toevoer van afvaltoner. Dit neemt het hof verderop in rov. 4.2.24 eindarrest ook over als onderbouwing voor de verwerping van het standpunt van DR c.s. door te overwegen: “De gemiddelde vakman zou bovendien juist aannemen dat de duwkracht van de aangevoerde afvaltoner (en de roterende fotogeleider) een dergelijke ophoping voorkomt.” Het hof wijst ter adstructie op par. 62 van de beschrijving, een passage waarnaar Samsung in deze context ook had verwezen (CvR 2.45). De lezing van die passage is niet onbegrijpelijk, mede gelet op de verdere uitleg in rov. 4.2.26 eindarrest dat het voor de vakman duidelijk is dat voldoende afvaltoner in de reinigingsruimte moet zijn opgehoopt om de nieuw aangevoerde afvaltoner in staat te stellen daarop druk uit te oefenen. Hierop stuiten alle andere klachten in dit onderdeel af, mede omdat het oordeel over de duwkracht die de door DR c.s. geschetste ‘volledige’ ophoping voorkomt zelfstandig draagt.

3.111 Onderdeel 6.16 is een puur op onderdeel 6.15 voortbouwende klacht tegen rov. 4.2.25, die gelet op de bespreking van onderdeel 6.15 geen afzonderlijke bespreking behoeft. Het onderdeel faalt.

3.112 In onderdeel 6.17 komen DR c.s. in het geweer tegen rov. 4.2.26 eindarrest. De eerste reeks klachten zien op de openingszin van deze overweging, die luidt: “Het is voor de gemiddelde vakman duidelijk dat er voldoende afvaltoner in de reinigingsruimte moet zijn opgehoopt om de nieuwe aangevoerde afvaltoner in staat te stellen daarop druk uit te oefenen en die in beweging te brengen.” De klacht is in de kern dat onbegrijpelijk is op welke grond het hof tot dit oordeel komt, hetgeen in strijd zou met ‘de natuurwetten’.

3.113 Met deze klacht zien DR c.s. over het hoofd dat het hof met deze passage een vervolg geeft aan de overwegingen daarvoor (vanaf rov. 4.2.22 eindarrest), waarin het argument van DR c.s. over het volledig gevuld moeten zijn van de reinigingsruimte wordt besproken. Dat is waarop het hof deze overweging baseert. DR c.s. lezen het arrest dus verkeerd, zodat feitelijke grondslag ontbreekt. Van strijd met ‘de natuurwetten’ is geen sprake. Door de verwijzing naar rov. 4.2.22 bedoelen DR c.s. met ‘de natuurwetten’ kennelijk hun stelling dat indien de reinigingsruimte volledig gevuld zou zijn, de berg afvaltoner te zwaar zou zijn om nog door de kracht van de nieuw aangevoerde toner te kunnen worden verplaatst. Nu door het hof is overwogen dat de reinigingsruimte niet volledig gevuld raakt, doet deze ‘natuurwet’ niet ter zake, zodat het oordeel van het hof niet ontoereikend gemotiveerd is.

3.114 Met hun verdere klachten in dit onderdeel proberen DR c.s. de passages in rov. 4.2.26 eindarrest onderuit te halen waarin het hof overweegt dat waar in de beschrijving wordt gesproken van het (volledig) vullen van de reinigingsruimte door afvaltoner, dit door de gemiddelde vakman zal worden begrepen als zó gevuld dat er door nieuw aangevoerde afvaltoner druk kan worden uitgeoefend die de opgehoopte afvaltoner in de richting van de afvalcontainer doet bewegen en dat dit proces wordt beschreven in het eerste deel van par. 62 (kolom 8, r. 36-48), zonder dat daarbij een transportorgaan wordt genoemd. In het licht van de eigen stellingen van DR c.s. en de stellingen van Samsung over de duwkracht van de nieuw aangevoerde afvaltoner kunnen ook deze klachten niet slagen. DR c.s. geven in hun pleitnota in hoger beroep toe (vgl. rov. 4.2.30 eindarrest) dat bij EP 537 de constructie zodanig is dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor verplaatsing van afvaltoner (10.1) en dat dit voorkomt dat de reinigingsruimte volledig wordt gevuld (10.2). Dit terwijl Samsung – zoals hiervoor in 3.110 is geconstateerd – mede onder verwijzing naar par. 62 van de beschrijving heeft gesteld dat de afvaltoner geleidelijk wordt verplaatst door de rotatie en de duwkracht van de nieuw aangevoerde afvaltoner (CvR 2.11, 2.43-2.46). Het hofoordeel is gezien deze stellingen over en weer niet ontoereikend gemotiveerd en daarmee treedt het hof ook niet buiten de rechtsstrijd van partijen.

3.115 De voortbouwklachten in onderdeel 6.18 gericht tegen rov. 4.2.15-4.2.26 eindarrest kunnen gelet op de voorafgaande bespreking (vanaf 3.86) ook niet slagen.

3.116 Met onderdeel 6.19 richten DR c.s. hun pijlen op rov. 4.2.27 eindarrest. In de eerste twee zinnen van het onderdeel staan voortbouwklachten die het lot delen van de hiervoor besproken klachten. Vanaf de derde zin klagen DR c.s. dat onbegrijpelijk is dat het hof overweegt dat de gemiddelde vakman zal inzien dat de functie van het transportorgaan niet is gelegen in het transporteren van afvaltoner in het algemeen. Uit de rest van de overweging van het hof, die ik hierna voor de leesbaarheid citeer, blijkt echter dat deze – door DR c.s. uit zijn verband gehaalde – passage goed te begrijpen is, zodat de klacht tevergeefs is voorgesteld. Ik meen dat duidelijk blijkt dat het hof wel een transportfunctie toekent aan het transportorgaan als het gaat om geklonterde afvaltoner, maar dat – zeker in de context van de bespreking van het ophopingsprobleem – niet kan worden gesproken van een transportfunctie in het algemeen, omdat die functie wordt vervuld door de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner (vgl. in gelijke zin s.t. Samsung 2.212). De bestreden overweging luidt in zijn geheel als volgt:

“4.2.27 De omstandigheid dat (de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat) de voortstuwende kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner onvoldoende is om de geklonterde afvaltoner los te maken en in beweging te brengen, waarop DR c.s. verder heeft gewezen, leidt evenmin tot de conclusie dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het ophopingsprobleem niet kan worden opgelost zonder transportorgaan. De gemiddelde vakman zal inzien dat de functie daarvan immers niet is gelegen in het transporteren van afvaltoner in het algemeen. Die functie wordt immers vervuld door de kracht van nieuw aangevoerd afvaltoner zoals beschreven in de eerste helft van par. 62 (kolom 8, r. 44-48). Het transportorgaan heeft als doel de geklonterde afvaltoner af te voeren en eventueel aangekoekte afvaltoner los te maken.”

3.117 DR c.s. keren zich met onderdeel 6.20 tegen rov. 4.2.29 eindarrest. In de kern wordt betoogd dat het hof het transportorgaan weginterpreteert. In mijn ogen is deze lezing van de overweging onjuist, omdat het hof het orgaan niet weginterpreteert, maar in de overweging (nogmaals, zie de verwijzing naar rov. 4.2.20 e.v. eindarrest) uitlegt dat het voor de gemiddelde vakman duidelijk is dat het transportorgaan niet noodzakelijk is voor het ophopingsprobleem (conclusies 1 en 2) maar wél nodig is voor het afzonderlijke klonterprobleem. Het hof kon tegen die achtergrond, zoals het op begrijpelijke wijze overweegt, aannemen dat de gemiddelde vakman dit niet anders zal gaan zien door het meewegen in zijn beoordeling van tekeningen van uitvoeringsvoorbeelden waar het transportorgaan voorkomt en het meewegen van de uitvoeringsvorm beschreven in par. 13 van het octrooischrift. Met andere woorden (vgl. in gelijke zin s.t. Samsung 2.215), het hof kon oordelen dat deze tekeningen en beschrijving de gemiddelde vakman niet leiden tot de conclusie dat het transportorgaan noodzakelijk is voor oplossing van het ophopingsprobleem.

3.118 Onderdeel 6.21 richt zich met klachten tegen rov. 4.2.30 eindarrest en begint met een herhaling van zetten over de bewijslastverdeling. Ik verwijs wederom naar de eerdere bespreking van dit onderwerp (zie m.n. 3.66 e.v.) waaruit volgt dat de klacht faalt.

3.119 Verder acht het onderdeel onbegrijpelijk dat het hof overweegt dat DR c.s. bij pleidooi (par. 10.1 pleitnotities EP 537) expliciet heeft erkend dat US 211 leert dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor het verplaatsen van afvaltoner en dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel). Ook deze klacht kan DR c.s. niet baten. Volgens mij volgt een en ander wel degelijk uit het hierna te citeren deel van de pleitnotities waarop het hof zich baseert:

“10.1 Toepassing stand van de techniek US 211. Het feit dat de cartridges van appellanten géén afvaltonerprobleem kennen komt doordat in die cartridges per saldo de uit US 211 bekende inzichten worden toegepast (MvG onder 18). Toepassing van de stand van de techniek kan naar zijn aard geen inbreuk zijn.

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

10.1.1

US 211. US 211 leert dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor het verplaatsen van de afvaltoner naar het reservoir (168), indien bij een schuin omhoog geplaatste “cleaning blade 182” hellingshoeken van niet meer dan 50o (claim 2) en bij voorkeur niet meer dan 35o (claim 3) worden gehanteerd.

10.1.2

Vergelijkbare cartridges US 211 en EP 537.

Een cartridge conform US 211 verschilt in zijn constructie niet van een cartridge conform conclusie 1 of 2 van EP 537, met uitzondering van het dieper gelegen deel. Het enige wezenlijke verschil is dat US 211 nadere specificaties voor de te hanteren hellingshoek van het reinigingsorgaan geeft, terwijl EP 537 daarover zwijgt.

10.1.3

Kleinere hellingshoek reinigingsorgaan (6). Voor de vakman die kennisneemt van US 211 is het evident dat wanneer het reinigingsorgaan een lagere hellingshoek kent, daarmee sprake is van een verbeterde uitvoering van wat US 211 leert.

(a) Zie: Pleitnota d.d. 4 december 2015 onder 8.3.3

[Deze afbeelding wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.]

10.1.4

Geen toepassing EP 537 en EP 538. Deze lagere hellingshoek verklaart waarom zowel appellanten als Samsung zelf gebruik maken van cartridges zonder afvaltransportorganen, aangezien zij de techniek van US 211 toepassen. Het toepassingsgebied van EP 537 en EP 538 is voor cartridges van de appellanten en van Samsung buiten beeld.”

3.120 Uit de tekst (en figuren) in 10.1.3 volgt daarnaast ook, zoals het hof overweegt en DR c.s. tevergeefs bestrijden, dat EP 537 door een kleinere hellingshoek een verbeterde uitvoering is van wat US 211 leert. Ten slotte en anders dan DR c.s. betogen, doet niet ter zake dat in par. 10.1 van de pleitnota van DR c.s. niet is aangevoerd in het kader van de plausibiliteit van de oplossing van conclusies 1 en 2. De rechter mag bij zijn beslissing putten uit de feiten die te zijner kennis zijn gekomen (art. 149 lid 1 Rv) en het staat de rechter in beginsel vrij uit de gedingstukken bepaalde conclusies te trekken, zij het zonder de feiten ongeoorloofd aan te vullen75.(feitelijke erkenning door DR c.s. en het daarmee inconsistente standpunt van DR c.s. inzake plausibiliteit van de oplossing van het ophopingsprobleem).

3.121 De voortbouwklachten in onderdeel 6.22 richten zich tegen rov. 4.2.31 en 4.2.54 eindarrest en kunnen niet slagen wegens de tevergeefse hiervoor besproken klachten van onderdeel 6.

3.122 Met de klachten in onderdelen 6.22.1 en 6.22.2 doen DR c.s. nog een poging om rov. 4.2.21 eindarrest onderuit te krijgen, maar zij gaan daarbij uit van de hiervoor besproken (zie m.n. 3.50, 3.82, 3.83, 3.104) onjuiste veronderstellingen dat zou vaststaan dat US 211 en EP 537 elkaar uitsluitende technologieën zijn en dat bij toepassing van US 211 geen ophopingsprobleem zou kunnen voorkomen. Deze klachten zijn daarom ook tevergeefs. Ook missen de klachten feitelijke grondslag, omdat in rov. 4.2.21 eindarrest niet staat dat US 211 het ophopingsprobleem voorkómt, zoals DR c.s. beweren. Het hof overweegt alleen dat instelling van de hellingshoek (volgens US 211) ervoor kan zorgen dat de duwkracht van de afvaltoner voortgestuwd door de rotatiekracht van het fotogeleidende medium voldoende kan zijn voor de afvoer van afvaltoner.

3.123 Onderdelen 6.2.23 en 6.2.24 bevatten voortbouwklachten die in het licht van de voorgaande bespreking van de klachten in onderdeel 6 niet kunnen slagen.

Onderdeel 7: nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid

3.124 Dit onderdeel valt uiteen in acht subonderdelen met als doelwit rov. 6.2.32- 6.2.34 eindarrest. Zoals Samsung terecht opmerkt (s.t. 2.225) bouwen de klachten in onderdelen 7.1- 7.4 voort op herhaaldelijk besproken en verworpen stellingen van DR c.s. uit de vorige onderdelen, zodat al deze klachten tevergeefs zijn. Het betreft de stellingen dat de aanvoer van nieuwe afvaltoner niet in staat zou zijn afvaltoner zodanig te verplaatsen dat ophoping wordt voorkomen, dat het transportorgaan het enige in EP 537 beschreven element zou zijn waarmee opgehoopte afvaltoner in beweging kan worden gebracht en dat een cartridge volgens US 211 geen ophopingsprobleem kent. Onderdelen 7.5 en 7.6 bevatten een herhaling van zetten van en verwijzing naar onderdelen 6.1, 6.2 en 2.17, die allemaal niet slagen, zoals hiervoor besproken is. Onderdelen 7.7 en 7.8 bevatten klachten die voortbouwen op de andere klachten in dit onderdeel, zodat ook deze klachten falen.

Onderdeel 8: misbruik van recht, dubbele octrooiering

3.125 Dit onderdeel bestaat uit tien subonderdelen, waarbij onderdelen 8.1 en 8.2 zijn gericht tegen rov. 4.2.35 (in het eindarrest gegeven onder het kopje: Misbruik van octrooirecht). De klachten in deze subonderdelen gaan uit van het slagen van één of meer van de klachten in onderdelen 2 tot en met 7 en zoals wij hebben gezien, gaan die klachten niet op, zodat de klachten van onderdelen 8.1 en 8.2 dit lot delen. Voor zover DR c.s. een zelfstandig betoog (bedoelen te) voeren dat Samsung een machtspositie zou hebben en daarvan misbruik zou maken, is dit standpunt niet onderbouwd en ontbreken vindplaatsen uit de stukken in feitelijke instanties.

3.126 Het onderdeel vervolgt met klachten in onderdelen 8.3 tot en met 8.5. Deze zijn gericht op rov. 4.2.38 en rov. 4.2.39 (in het eindarrest gegeven onder het kopje: Nietigheid / niet ontvankelijkheid wegens dubbele octrooiering). Kort gezegd overweegt het hof dat van dubbele octrooiering geen sprake is. Het hof baseert zich daarbij o.a. op de zelfstandig dragende grond dat conclusies 1 en 2 van EP 537 (dieper gelegen deel als oplossing voor het ophopingsprobleem) een ruimere beschermingsomvang hebben dan EP 538, omdat het transportorgaan geen deel uitmaakt van die conclusies (anders dan bij alle conclusies van EP 538). DR c.s. menen dat deze grond geen stand kan houden, omdat het hof zou miskennen dat in dit verband niet de (tekst van de) conclusies of de aan de conclusies toe te kennen beschermingsomvang beslissend is, maar de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte. Onder verwijzing naar de hiervoor besproken (3.41 e.v.) Protocollaire uitleg en rechtspraak van Uw Raad over bepaling van de beschermingsomvang kan ik hier kort over zijn: de uitvindingsgedachte komt geen beslissende betekenis toe; het is een gezichtspunt bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een octrooi, maar niet iets dat een zelfstandige plaats inneemt tegenover de conclusies of de daaraan toe te kennen beschermingsovang, zoals Samsung bij s.t. 2.236 terecht aangeeft. Dat wordt niet anders bij beantwoording van de vraag of sprake is van dubbele octrooiering. Daarvoor is nodig dat de beschermingsomvang wordt bepaald, en dat gebeurt niet op een andere wijze. Overigens heeft het hof in rov. 4.2.19-4.2.31 niet succesvol in cassatie bestreden geoordeeld dat conclusies 1 en 2 in het licht van de beschrijving en tekeningen geen aanwezigheid van een transportorgaan veronderstellen, zodat een transportorgaan in de ogen van het hof geen onderdeel is van de uitvindingsgedachte achter conclusies 1 en 2 (in gelijke zin s.t. Samsung 2.235). De klacht tegen dit zelfstandig dragende oordeel van het hof slaagt dus niet.

3.127 In het kielzog daarvan falen alle klachten in onderdelen 8.6 tot en met 8.8. Deze hebben als basis de veronderstelling dat van dubbele octrooiering sprake zou zijn, althans vormen een herhaling van het argument over de uitvindingsgedachte, althans bevatten aanvallen op onderdelen van de overwegingen van het hof die – bij het slagen van een klacht – het zelfstandig dragende oordeel van het hof over dubbele octrooiering niet kunnen raken.

3.128 Voor zover de klachten in onderdeel 8.9 voortbouwen op de klachten in de vorige subonderdelen, falen deze klachten eveneens. Dit onderdeel bevat verder nog zelfstandige klachten tegen het oordeel van het hof in rov. 4.2.39 (in fine) dat van schending van art. 21 Rv door Samsung, door niet uit eigen beweging EP 538 te openbaren, onder de gegeven omstandigheden geen sprake is. Het hof miskent daarmee volgens DR c.s. dat op grond van art. 21 Rv op een procespartij de verplichting rust om in de dagvaarding de voor de beslissing mogelijk van belang zijnde feiten (naar waarheid) aan te voeren. De klacht acht het aangevallen hofoordeel verder ontoereikend gemotiveerd in het licht van de stellingen van DR c.s. over schending van art. 21 Rv in feitelijke instanties, zoals dat moet worden voorkomen dat een partij nodeloos met bewijsproblemen wordt opgezadeld ter zake van feiten en omstandigheden waarvan de andere partij kennis draagt en die naar deze weet of behoort te weten voor de beslechting van het geschil relevant (kunnen) zijn.

3.129 De waarheidsplicht houdt – kort gezegd – in dat procespartijen uit eigen beweging76.alle relevante feiten volledig en naar waarheid moeten aanvoeren – ook feiten die nadelig zijn voor hun eigen positie77.. In de waarheidsplicht is de norm vervat dat partijen de voor de beslissing van belang zijnde feiten bij eerste gelegenheid naar voren brengen78.. Partijen moeten volgens art. 21 Rv de voor de beslissing van belang zijnde feiten ‘volledig’ naar voren brengen. Dit houdt niet in dat álle feiten moeten worden aangevoerd; het gaat om de relevante feiten voor de oplossing van het geschil79.. De waarheidsplicht staat niet in de weg aan het maken van een selectie van over te leggen informatie; doorslaggevend is of het totaal van de op enig moment in het geding gebrachte informatie een (subjectief kenbaar) vertekend beeld geeft van voor de beslissing relevante feiten. Wat relevant is en wat niet relevant is, hangt steeds af van de specifieke omstandigheden van het geval80.. Het gaat er om of een partij een bepaald feit en de relevantie daarvan kende of had behoren te kennen81.. Voor cassatie is nog van belang dat de vraag óf partijen aan deze verplichting hebben voldaan, berust op een aan de rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de gedingstukken en op waarderingen van feitelijke aard die in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht82..

3.130 Zoals uit dit juridische kader volgt, faalt de klacht van DR c.s. Art. 21 Rv brengt niet de verplichting van een eisende partij mee dat in de dagvaarding feiten moeten worden vermeld die in de visie van die eisende partij niet relevant zijn83.. Het hof heeft met zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat in de omstandigheden van het geval – waaronder de in rov. 4.2.39 genoemde ruimere conclusies van EP 537 vergeleken EP 538 – Samsung kon menen dat zij gelet op de relevantie van EP 538 voor de beslissing van het geschil niet was gehouden “uit eigener beweging EP 538 te openbaren”. Dit getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet ontoereikend gemotiveerd.

3.131 Onderdeel 8.10, ten slotte, bevat een voortbouwklacht die gelet op de bespreking van onderdeel 8 ook niet kan slagen.

Onderdeel 9: het objectieve technische probleem

3.132 Dit onderdeel bestaat uit twaalf subonderdelen en is gericht op de inventiviteitsbeoordeling van het hof in rov. 4.2.45-4.2.52 eindarrest, waarin conclusies 1 en 2 inventief worden geoordeeld. Onderdeel 9.1 valt rov. 4.2.45 eindarrest aan, waarin het hof het door DR c.s. voorgestelde objectieve technische probleem verwerpt wegens hindsight bias:

“4.2.45 Zonder overigens een deugdelijke problem solution approach analyse te hebben gemaakt formuleert DR c.s. het op te lossen objectieve probleem als ‘het tegengaan van drukopbouw van met name in het midden ophopende afvaltonerpoeder om terugval c.q. lekkage daarvan te voorkomen’. Deze probleemstelling getuigt van hindsight door daarin het op de prioriteitsdatum in de stand van de techniek niet bekende probleem van afvaltonerophoping in het middendeel van de reinigingsruimte op te nemen, waarmee het tevens een ongeoorloofde pointer naar de oplossing bevat. Reeds daarom kan de op die probleemstelling gebaseerde inventiviteitsaanval niet slagen.”

3.133 DR c.s. klagen dat dit oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, omdat de ‘problem-solution approach’ (hierna: PSA) naar zijn aard alleen maar zou getuigen van ‘hindsight’. Deze klacht kan om meerdere redenen niet slagen.

3.134 De beoordeling van de inventiviteit van een uitvinding is in belangrijke mate verweven met waarderingen van feitelijke aard die in cassatie niet op juistheid toetsbaar zijn84.. In mijn conclusies vóór de arresten Sandoz/AstraZeneca85.en Coloplast/Medical4You86.heb ik het standpunt ingenomen dat de als hulpmiddel bij de inventiviteitsbeoordeling dikwijls gehanteerde PSA, zo al gesproken kan worden van recht in de zin van art. 79 RO, volgens mij hoogstens als soft law aan te merken is87.. Indien geen sprake is van recht in de zin van art. 79 RO, kunnen rechtsklachten hiertegen niet worden getoetst in cassatie88.. Daar zou de klacht meteen al op afketsen.

3.135 Ik plaats dit eerst niettemin in de juiste context. Om in aanmerking te komen voor een Europees octrooi moet een uitvinding nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn (art. 52 EOV). Volgens art. 56 EOV is van inventiviteit sprake als een vinding “voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek”. De octrooirechtelijke maatpersoon is de “gemiddelde vakman”89..

3.136 Een in de praktijk veel gebruikt hulpmiddel bij de beoordeling van inventiviteit is de binnen het Europees octrooibureau (EOB) in zwang geraakte PSA. De PSA bestaat volgens de Guidelines for Examination in the European Patent Office (verder “Guidelines”) uit drie stappen90.:

“In the problem-solution approach, there are three main stages:

(i) determining the "closest prior art",

(ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and

(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.”

3.137 De PSA wordt in de Nederlandse (feiten)rechtspraak (op aangeven van partijen) vaak toegepast91.. De rechter is daartoe gezien de arresten […] /Tiefenbacher92.en Leo Pharma/Sandoz93.echter niet gehouden. Voor het oordeel dat een uitvinding inventiviteit ontbeert, is in beginsel voldoende dat de oplossing op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek, zo blijkt uit Leo Pharma/Sandoz, rov. 3.5 (in rov. 3.6 gevolgd door de “regel dat de rechter de geoctroieerde werkwijze niet met kennis achteraf (‘hindsight’) mag beoordelen”).

3.138 Uw Raad oordeelde over diverse richtlijnen die niet afkomstig zijn van een orgaan van openbaar bestuur dat geen sprake is van recht in de zin van art. 79 RO94.. Ik heb dan het oog op het Rapport Alimentatienormen95., de Tremanormen96., het Rapport Voorwerk II97.en het Liquidatietarief rechtbanken en hoven98.. Ik meen dat in het verlengde hiervan de PSA als hulpmiddel – en zoals wij hiervoor zagen: onverplichte richtlijn – ook geen recht is in de zin van art. 79 RO. Ik vind hier A-G Huydecoper aan mijn zijde99.:

“39. Ik denk dat toepassing van de "problem-and-solution-approach" een nuttig hulpmiddel oplevert bij de benadering van het vrij hardnekkige probleem dat ik tot nu toe besprak; maar ik denk ook dat hier geen rechtsregel aan de orde is die een beoordelaar op straffe van het verkeerd te hebben gedaan, moet toepassen. Het gaat hier om een zinnige bijdrage tot de vrij complexe analyse die wij hiervóór onder ogen zagen, niet om een voorschrift. In de Guidelines wordt dan ook gezegd dat "deviation from this approach should be exceptional": geen wet van Meden en Perzen, maar een hulpmiddel, dat in uitzonderingsgevallen toch niet voor toepassing in aanmerking komt.”

3.139 Een andere invalshoek is dat het hier om uitleg van verdragsrecht gaat (EOV) dat moet geschieden aan de hand van de maatstaven van het Verdrag van Wenen inzake Verdragen (WVV)100.. In dit kader kan behalve aan de tekst, context en het doel van het verdrag, ook betekenis worden gehecht aan de heersende opvatting in de rechtspraak en literatuur van de verdragslanden. Ik heb eerder betoogd101.dat rechtspraak bij de uitleg van het EOV een primair interpretatiemiddel is en dat de Grote Kamer van Beroep en de Technische Kamers van Beroep van het Europees Octrooibureau de instanties bij uitstek zijn die het EOV toepassen en zodoende uitleg creëren met betrekking tot de geldigheid van Europese octrooien, zodat nationale rechters doorslaggevend belang zouden moeten toekennen aan vaste rechtspraak van het EOB102., althans daar niet zonder meer aan voorbij mogen gaan.

3.140 Mocht hier inderdaad geen sprake zijn van recht in de zin van art. 79 RO, dan kan de rechtsklacht in subonderdeel 9.1 als gezegd alleen al daarom niet slagen.

3.141 Deze klacht kan ook anderszins niet slagen. Een bekend risico van de PSA is dat enige vorm van hindsight bias haast niet te vermijden is103.. Dat neemt niet weg (en dat zien DR c.s. met hun klacht over het hoofd) dat het risico dat men de uitvinding beoordeelt met gebruikmaking van later verkregen kennis104.steeds zo klein mogelijk moet worden gehouden. Dit is exact wat het hof doet, door te overwegen dat het (destijds) niet bekende probleem van afvaltonerophoping in het middendeel van de reinigingsruimte is opgenomen in de probleemstelling. Hiermee miskent het hof juist niet dat het risico van hindsight bias oftewel het incorporeren in de probleemstelling van de spreekwoordelijke wijsheid achteraf op de loer ligt. Wat het hof hier doet, geeft dan juist blijk van een juiste rechtsopvatting – ook los van de PSA, gelet op de hiervoor geciteerde “regel” uit rov. 3.6 uit het arrest Leo Pharma/Sandoz dat je de geoctrooieerde vinding niet met wijsheid achteraf mag beoordelen (vgl. 3.137; in gelijke zin s.t. Samsung 2.243 met verwijzing naar rov. 3.6 uit Leo Pharma/Sandoz). Terzijde nog en hierop voortbordurend: is in rov. 4.2.45 überhaupt wel een beoordeling in de context van toepassing van de PSA aan de orde, nu de overweging aanvangt met: “Zonder overigens een deugdelijke problem solution approach analyse te hebben gemaakt formuleert DR c.s. het op te lossen objectieve probleem als […]”? Dat kun je je geredelijk afvragen (voor zowel een bevestigende als een ontkennende beantwoording lijkt mij ruimte) en als dat niet zo is, strandt de klacht (ook) op gemis aan feitelijke grondslag.

3.142 DR c.s. vervolgen onderdeel 9.1 met de vooropstelling dat de beschrijving van EP 537 onduidelijk is over de uitvindingsgedachte c.q. het op te lossen probleem en dat Samsung niet zou hebben bestreden dat het probleem is verzonnen. De daarop voortbordurende klacht luidt dat het hof zou miskennen dat de onduidelijkheid voor rekening van de octrooihouder zou moeten komen. Dit een en ander mist feitelijk grondslag, omdat het hof in rov. 4.2.1 eindarrest oordeelt dat EP 537 niet onduidelijk is (zie ook hiervoor, 3.15) en omdat Samsung wel degelijk de stelling heeft bestreden dat het niet zou gaan om een ‘echt’ probleem (zie bijv. 2.94 CvR).

3.143 Daarnaast klagen DR c.s. dat het hof buiten de rechtsstrijd zou zijn getreden om de volgende redenen:

a) Samsung heeft de probleemstelling van DR c.s. niet bestreden of weerlegd;

b) Samsung heeft niet aangevoerd dat de probleemstelling zou getuigen van hindsight;

c) Samsung heeft niet gesteld dat sprake zou zijn van een ongeoorloofde ‘pointer’ door het niet bekende probleem van afvalophoping in het middendeel van de reinigingseenheid in de probleemstelling op te nemen.

3.144 Ook deze klacht van DR c.s. kan niet slagen, gelet op het volgende. Samsung heeft consequent het probleem aangeduid als het probleem van tonerlekkage105.en is dus niet meegegaan106.in de uitgebreidere probleemstelling van DR c.s.: ’het tegengaan van drukopbouw van met name in het midden ophopende afvaltonerpoeder om terugval c.q. lekkage daarvan te voorkomen’. Samsung heeft betoogd dat de stand van de techniek niet het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte openbaart107.en dat de stellingen van DR c.s. in het kader van inventiviteit uitgaan van of alleen kunnen slagen met (het voordeel van) hindsight108..

3.145 Zodoende kon het hof – zonder buiten de rechtsstrijd te treden – overwegen dat de probleemstelling van DR c.s. getuigt van verboden wijsheid achteraf of hindsight, omdat daarin een in de stand van de techniek niet bekend probleem is opgenomen.

3.146 Hiermee valt ook het doek voor de voortbouwklachten gericht tegen de laatste zin van rov. 4.2.45 en rov. 4.2.46-4.2.52 eindarrest, waarmee DR c.s. dit subonderdeel eindigen.

3.147 Zoals het hof terecht overweegt in de laatste zin van rov. 4.2.45 eindarrest, heeft de onjuiste probleemstelling het gevolg dat “Reeds daarom […] de op die probleemstelling gebaseerde inventiviteitsaanval niet [kan] slagen.” Eigenlijk volstaat deze bespreking om ook de andere klachten van onderdeel 9 te verwerpen, maar ik loop ze voor de zekerheid nog maar langs.

3.148 Met onderdeel 9.2 keren DR c.s. zich tegen rov. 4.2.46:

Naar Samsung met recht heeft aangevoerd zal de gemiddelde vakman eerst tot de uitvinding komen indien hij (a) het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte onderkent, en (b) tot het inzicht komt dat hij dat probleem kan oplossen door de afvaltoner zijwaarts te verplaatsen en (c) dat dit kan worden bereikt met behulp van een specifiek (volgens deelkenmerken 1.2.4 / 1.2.4.1) gepositioneerd en vormgegeven dieper gelegen deel.

3.149 Volgens DR c.s. heeft Samsung dit niet aangevoerd, maar met Samsung (s.t. 2.252) concludeer ik dat dit niet klopt, zodat de klacht feitelijke grondslag mist. Element (a) volgt uit de stelling van Samsung dat de stand van de techniek niet het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte openbaart109.. Elementen (b) en (c) volgen uit MvA 4.105110.:

“4.105 Teneinde deelkenmerk 1.2.1.1 van EP ‘537 te implementeren als oplossing van het probleem van tonerlekkage, moet de vakman eerst tot het inzicht komen dat een recessed portion met de in deelkenmerk 1.2.4.1 geclaimde vorm kan worden gebruikt voor het verspreiden van afvaltoner naar de zijkanten van de reinigingsruimte. Ook moet hij tot het inzicht komen waar hij de recessed portion moet positioneren, namelijk in het middendeel van de bovenwand van de afvaltonerbehuizing waarbij de recessed portion naar beneden toe is gericht.”

3.150 De in onderdeel 9.3 vervatte klachten behelzen dat het hof in rov. 4.2.45-4.2.47 en rov. 4.2.49111.-4.2.52 eindarrest buiten de rechtsstrijd treedt door EP 537 aan te merken als een zogeheten probleem-uitvinding, althans het onderkennen van het probleem als onderdeel te zien van wat de uitvinding bijdraagt aan de stand van de techniek. Deze klacht faalt bij gebrek aan feitelijk grondslag, want een dergelijk oordeel is in de bestreden overwegingen niet te lezen. De verdere motiverings- en voortbouwklachten in dit subonderdeel delen dit lot.

3.151 Onderdeel 9.4 vangt aan met een klacht tegen rov. 4.2.47 eindarrest die voortbouwt op (de laatste klacht in) subonderdeel 9.1 (zie 3.143 e.v.). Het lot daarvan is gelet op vorenstaande bespreking al bezegeld. Vervolgens continueren DR c.s. hun aanval op rov. 4.2.47 waar het hof – samengevat – overweegt dat het objectieve technische probleem dient te worden geformuleerd als het tegengaan van afvaltonerlekkage. Dit acht het onderdeel ontoereikend gemotiveerd in het licht van de door de Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (hierna: OD) geformuleerde probleemstelling. Deze klacht kan alleen al niet slagen, omdat het hof niet gebonden is aan die probleemstelling in deze nationale procedure waar nietigheid van een (al verleend) octrooi wordt gevorderd door degene die wordt aangesproken op grond van een mogelijke inbreuk op dat octrooi (zie ook 3.72)112.. Ook overigens lijkt mij hier geen sprake van een motiveringsgebrek, omdat op de keper beschouwd geen echte tegenstelling of frictie bestaat met de probleemstelling van de OD die ik hierna citeer (zie ook Samsung s.t. 2.249):

“3.3.6.2 The opposition division […] is of the opinion that the distinguishing features of claim 1 have the technical effect of enabling to disperse and direct waste toner collected by the clearing unit in a central portion both towards the axially outer ends of the photoconductor and towards the waste container, in particular when the cleaning unit tends to get full with accumulated waste toner.

3.3.6.3 Thus, the objective technical problem is to enhance a waste toner transport to reduce the possibility of toner leakage and facilitate a complete filling of a waste toner container.”

3.152 Rov. 4.2.47 eindarrest is eveneens het doelwit van onderdeel 9.5. Het hof zou volgens DR c.s. overwegen dat de door de DR c.s. genoemde documenten niet zouden kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek, omdat geen enkel document betrekking heeft op (de oplossing van het probleem van) afvaltonerlekkage. Dit klopt volgens de klacht niet, omdat vaststaat dat US 211 wel op afvaltonerlekkage ziet en DR c.s. dit ook heeft gesteld.

3.153 De lezing en aanval van DR c.s. zijn te selectief en kunnen zodoende niet tot cassatie leiden. Ik citeer hierna (het relevante deel van) de overweging van het hof (mijn onderstreping):

“[…] dient het objectieve technische probleem te worden geformuleerd als het tegengaan van afvaltonerlekkage. Daarvan uitgaand valt niet in te zien, en DR c.s. heeft niet voldoende steekhoudend toegelicht, waarom een van de door DR c.s. genoemde documenten zou kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek. Het gaat er immers niet om dat dit document de meeste structurele kenmerken gemeen heeft met de uitvinding, maar dat het document voor de gemiddelde vakman het meest geschikte uitgangspunt is bij zijn zoektocht naar een oplossing van zijn probleem. Geen enkel document heeft betrekking op (de oplossing van het probleem van) afvaltonerlekkage of openbaart (een aanwijzing voor) de hiervoor onder (a) – (c)113.genoemde inzichten.”

3.154 DR c.s. hebben de onderstreepte zinsdelen niet betrokken in deze klacht. Samsung stelt (s.t. 2.257) dat het niet openbaren van de in rov. 4.2.46 onder (a) – (c) eindarrest genoemde inzichten zelfstandig ertoe kan leiden dat US 211 niet tot de stand van techniek kan worden gerekend (zie het laatst onderstreepte zinsdeel). Dit is een mogelijke lezing van het arrest, maar door het gebruik van het woord ‘of’ is dat toch onzeker. Belangrijker lijkt mij dat het hof ook overweegt dat DR c.s. onvoldoende steekhoudend hebben toegelicht waarom US 211 zou kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek (zie eerst onderstreepte zinsdeel). Nu DR c.s. dit niet adiëren, hebben zij geen belang bij het slagen van dit onderdeel. Belang bij deze klacht ontbreekt overigens ook gelet op het in stand blijven van rov. 4.2.48 eindarrest (zie het volgende onderdeel 9.6).

3.155 Onderdeel 9.6 behelst een voortbouwklacht gericht tegen de volgende passage uit rov. 4.2.48 eindarrest: “Al die documenten hebben immers betrekking op geheel andere problemen en in geen van die documenten wordt een lekkageprobleem opgelost of zelfs maar genoemd.” Om dezelfde redenen als aangevoerd in onderdeel 9.5 is dit volgens de klacht met betrekking tot US 211 ontoereikend gemotiveerd. Deze klacht stuit af op een onjuiste lezing van het arrest. De door DR c.s. centraal gestelde passage dient te worden gelezen in samenhang met de zin daarvóór. Het volgende citaat (wederom met mijn onderstreping) laat dit zien:

“4.2.48 Indien al zou worden uitgegaan van een van de door DR c.s. voorgestelde documenten als meest nabije stand van de techniek, dan kan niet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman, zoekend naar een oplossing voor het afvaltonerlekkageprobleem, zou stuiten op en kennis zou nemen van een van de andere door DR c.s. aangedragen documenten. Al die documenten hebben immers betrekking op geheel andere problemen en in geen van die documenten wordt een lekkageprobleem opgelost of zelfs maar genoemd. […]”

3.156 Met ‘al die documenten’ bedoelt het hof dus de ‘andere door DR c.s. aangedragen documenten’. Dit kan niet US 211 zijn, omdat US 211 volgens DR c.s. nu juist de meest nabije stand van de techniek is (zie het vorige subonderdeel, waarin alleen US 211 wordt besproken). Daar ketst deze klacht op af.

3.157 Op grond van deze onjuiste lezing stranden ook de klachten in onderdeel 9.7.

3.158 De klachten in onderdeel 9.8 komen erop neer dat rov. 4.2.49 eindarrest strijdig wordt geacht met rov. 4.2.9 eindarrest. In rov. 4.2.49 overweegt het hof dat in geen van de door DR c.s. genoemde documenten wordt geopenbaard of gesuggereerd dat de aanwezige verdiepingen (voor zover al als dieper deel in de zin van EP 537 aan te merken) de functie (kunnen) hebben van het naar de zijkanten verspreiden van afvaltoner vanuit het middendeel van het reinigingsgebied, of anderszins enige kenbare functie bij het voorkomen van afvaltonerlekkage, terwijl het hof in rov. 4.2.9 de door DR c.s. voorgestane functionele uitleg van het dieper gelegen deel verwerpt.

3.159 Ook bij herhaalde lezing van deze twee overwegingen kan ik (met Samsung, vgl. s.t. 2.63) geen tegenstrijdigheid ontdekken. In de in het kader van de beschermingsomvang gegeven rov. 4.2.9 eindarrest overweegt het hof dat de gemiddelde vakman ervan zal uitgaan dat het dieper gelegen deel zijn afvaltonerverspreidingsfunctie daadwerkelijk vervult in allerhande cartridges omdat niet valt in te zien dat en waarom hij ervan zou uitgaan dat het ophopingsprobleem zich niet zou (kunnen) voordoen bij bepaalde cartridges, zoals die volgens US 211. Hoe dit strijdig is of kan zijn met het oordeel in rov. 4.2.49 eindarrest dat in de door DR c.s. genoemde documenten niet wordt geopenbaard of gesuggereerd dat de daar aanwezige verdieping de functie hebben van het zijwaarts verspreiden van afvaltoner vanuit het middendeel van het reinigingsgebied, vermag ik niet in te zien. De klacht faalt in mijn ogen bij gebrek aan feitelijke grondslag.

3.160 Voor zover aan het slot van het onderdeel wordt betoogd dat rov. 4.2.46 eindarrest onjuist is, verwijs ik naar mijn bespreking van het daar eveneens toe strekkende onderdeel 9.2 (3.148-3.149). Ook die klacht is tevergeefs voorgesteld.

3.161 In onderdeel 9.9 klagen DR c.s. dat het hof in rov. 4.2.50 eindarrest het standpunt van DR c.s. onjuist weergeeft, omdat DR c.s. niet alleen heeft gesteld dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis weet dat een V-vormige vorm geschikt is voor het opzij schuiven van een opgehoopte massa en aldus tot de oplossing van het probleem komt. De gemiddelde vakman weet dat volgens de klacht ook op grond van ‘gezond verstand’ en ‘algemene kennis’. Dit betoog kan DR c.s. alleen al niet baten bij gebrek aan belang bij het slagen daarvan. Het hof overweegt immers dat ook als de gemiddelde vakman dit zou weten – onafhankelijk uit welke hoofde – DR c.s. daarmee nog steeds niet duidelijk hebben gemaakt hoe de gemiddelde vakman tot het inzicht zou komen dat afvaltonerophoping in het midden van de reinigingsruimte een probleem is dat tot tonerlekkage kan leiden en dat dit probleem door verspreiding van afvaltoner in het middendeel van de reinigingsruimte naar de zijkanten kan worden opgelost.

3.162 Aan het einde van dit onderdeel formuleren DR c.s. nog een klacht die voortbouwt op het betoog in onderdeel 6, die om de daar besproken redenen ook hier niet tot cassatie kan leiden.

3.163 De eerste klacht van onderdeel 9.10 borduurt voort op de stellingname uit onderdeel 9.9 dat de gemiddelde vakman naast algemene vakkennis ook over ‘gezond verstand’ beschikt. Net als bij onderdeel 9.9, ontbreekt belang bij deze klacht.

3.164 De volgende klacht van onderdeel 9.10 gaat uit van de veronderstelling dat de gemiddelde vakman beschikt over enige creativiteit. Dit is onjuist114., zodat de klacht faalt.

3.165 De daarop aansluitende klacht in onderdeel 9.10 bouwt voort op onderdeel 9.3 en faalt in het kielzog van mijn bespreking daarvan (zie 3.150).

3.166 De laatste klacht van onderdeel 9.10 is dat het hof in rov. 4.2.51 eindarrest niet kon overwegen dat het standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen uitsluitend is gebaseerd op hindsight. Het hof miskent hiermee volgens DR c.s. dat de enkele omstandigheid dat sprake is van hindsight niet meebrengt dat een standpunt onjuist is, al was het maar omdat bijvoorbeeld de gehele beantwoording van de inventiviteitsvraag doordrenkt is van hindsight. Zoals hiervoor is besproken, (3.141), is een bekend risico van de PSA dat enige vorm van hindsight haast niet te vermijden is, maar dat neemt niet weg dat het risico dat men de uitvinding beoordeelt met gebruikmaking van later verkregen kennis steeds zo klein mogelijk moet worden gehouden. De toets is immers niet of de gemiddelde vakman – die niet over enige creativiteit beschikt – in aanmerking nemende de stand van de techniek tot de uitvinding had kunnen komen, maar of hij tot de uitvinding zou komen. Het risico van hindsight beperken om deze toets zo zuiver mogelijk te houden is wat het hof hier terecht doet, gezien de overweging dat het standpunt van DR c.s. uitsluitend op hindsight is gebaseerd, omdat aanwijzingen voor / pointers naar de door het hof besproken inzichten (m.n. rov. 4.2.46 eindarrest) ontbreken voor de gemiddelde vakman. De klacht ketst hierop af.

3.167 Onderdelen 9.11 en l 9.12 bevatten alleen voortbouwklachten die geen afzonderlijke bespreking behoeven.

Onderdeel 10: proceskosten

3.168 Dit onderdeel valt uiteen in drie subonderdelen gericht tegen rov. 4.7 eindarrest waarin het hof overweegt dat DR c.s. de in het ongelijk gestelde partij is voor wat betreft EP 537 en tegen de kostenveroordeling in het tussenarrest van 26 juni 2018, waarin Samsung is veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten. Onderdeel 10.1 bevat geen klacht.

3.169 Onderdeel 10.2, waarin DR c.s. aan het slagen van één of meer van haar voorgaande klachten de conclusie verbindt dat ook het oordeel over de proceskosten in rov. 4.7 eindarrest niet in stand kan blijven, ketst af op de voorgaande bespreking van het principale cassatieberoep.

3.170 In onderdeel 10.3 klagen DR c.s. over het oordeel dat in het midden kan blijven of het door Samsung opgeworpen incident tot schorsing van het geding onder het bereik van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) en art. 1019h Rv valt, omdat het incident zeer eenvoudig en niet bewerkelijk is. Het gaat om deze relevante (niet genummerde) overwegingen uit het tussenarrest:

[…]

Samsung zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. DR c.s. heeft gevorderd dat deze kosten worden begroot op de voet van artikel 1019h Rv. De vraag of het incident tot schorsing ex artikel 225 lid 1 sub c Rv onder het bereik van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: Handhavingsrichtlijn) en artikel 1019h Rv valt kan in het midden blijven. Een incident als het onderhavige is naar het oordeel van het hof een zeer eenvoudig, niet bewerkelijk incident. De redelijke en evenredige proceskosten daarvan kunnen worden gelijkgesteld aan het liquidatietarief (1 punt, tarief II), derhalve een bedrag van € 1.074,-. Het door DR c.s. gevorderde bedrag (ad € 28.947,86) zal derhalve tot dat bedrag worden gematigd. DR c.s. heeft niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard en het hof ziet geen aanleiding dat ambtshalve te bepalen.

Beslissing

Het hof:

- verstaat dat het geding niet wordt geschorst;

- veroordeelt Samsung in de proceskosten die op het incident aan de zijde van DR c.s. zijn gevallen, in totaal begroot op een bedrag van 1.074,-;

[…]”

3.171 De klachten komen erop neer dat het hof ten onrechte in het midden heeft gelaten of een schorsingsincident onder art. 1019h Rv valt en dat het geen zeer eenvoudig incident betrof. In mijn ogen kan dit om de volgende redenen niet tot cassatie leiden.

3.172 In procedures betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom wordt de in het ongelijk gestelde partij ingevolge art. 1019h Rv desgevorderd veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

3.173 Art. 1019h Rv strekt tot uitvoering van art. 14 Handhavingsrichtlijn en moet daarom in overeenstemming met die richtlijn worden uitgelegd. Deze richtlijn is van toepassing als het gaat om de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en anderzijds het doen staken of verhelpen van de inbreuken op die rechten115.. In de uitspraak United Video/Telenet overwoog het HvJ EU dat art. 14 van de Handhavingsrichtlijn zich verzet tegen forfaitaire tarieven die niet waarborgen dat minstens een significant en passend deel van de redelijke kosten van de in het gelijk gestelde partij door de verliezende partij wordt gedragen. Verder oordeelde het Luxemburgse hof in dit arrest dat de rechter rekening moet kunnen houden met de specifieke kenmerken van de zaak116..

3.174 In juni 2008 heeft het Landelijk Overleg Voorzitters van de Civiele sectoren van de rechtbanken (LOVC) indicatietarieven in IE-zaken vastgesteld. Per september 2014 is de regeling van de rechtbanken op enige punten aangepast. De gerechtshoven en de Hoge Raad hebben in 2015 indicatietarieven in IE-zaken vastgesteld. De indicatietarieven dienen ertoe de praktijk een handvat te geven om de redelijkheid en de evenredigheid van de gemaakte proceskosten te kunnen beoordelen en het mogelijke kostenrisico beter te kunnen inschatten117.. De regelingen van de rechtbanken, gerechtshof en de Hoge Raad zijn per april 2017 bijgewerkt en zoveel mogelijk gelijk getrokken. Het tarief is afhankelijk van de complexiteit van de zaak en – in eerste aanleg – van de vraag of sprake is van een zaak met repliek en dupliek en/of pleidooi. Voor wat betreft de complexiteit werd in de regelingen uit 2008, 2014 en 2015 onderscheid gemaakt tussen “eenvoudige zaken” en “overige zaken”. In de sinds 1 april 2017 geldende regelingen bestaan de categorieën “zeer eenvoudig”, “eenvoudig”, “normaal” en “complex”. Deze kwalificaties hebben een inherent intuïtief karakter118.. In de regelingen worden diverse gezichtspunten voor de vaststelling van de complexiteit genoemd: de omvang van het (redelijkerwijs noodzakelijke) feitenonderzoek, de omvang van het relevante feitencomplex, de grondslagen van de vordering, de omvang van het verweer, het aantal (relevante) producties, het aantal proceshandelingen en het financiële belang van de zaak119.. De indicatietarieven vormen een invulling van wat in beginsel redelijke kosten zijn.

3.175 In Spirits/FKP120.is uitgemaakt dat de indicatietarieven slechts de rechter niet bindende richtlijnen behelzen en geen recht vormen in de zin van art. 79 RO. Ook is daarin bevestigd121.dat de begroting van proceskosten een beslissing van feitelijke aard is die geen motivering behoeft. In cassatie kan over onbegrijpelijkheid worden geklaagd als de begroting op een misslag berust122..

3.176 Met de overweging dat een incident in de zin van art. 225 Rv een zeer eenvoudig en niet bewerkelijk incident is, heeft het hof kennelijk tot uitdrukking gebracht dat de complexiteit van de zaak ligt in de categorie ‘zeer eenvoudig, niet bewerkelijk’ van de vanaf 1 april 2017 geldende indicatietarief van de gerechtshoven. Dat leidt tot de toepassing van het destijds geldende liquidatietarief. Het stond het hof vrij deze feitelijke afweging te maken (die ook anders had kunnen uitpakken) en dat behoefde geen nadere motivering. Van een misslag kan in mijn ogen niet worden gesproken. Hierop ketsen de klachten van DR c.s. af. Dat geldt ook voor de klacht dat het hof niet in het midden kon laten of het schorsingsincident onder art. 1019h Rv valt. Het liquidatietarief kon immers worden toegepast, hoe deze vraag ook zou moeten worden beantwoord.

3.177 Bij slagen van de klachten heeft DR c.s. overigens ook geen belang. Uw Raad zal bij slagen van de klachten zelf kunnen beslissen over de proceskosten en zal op dat moment ambtshalve moeten beoordelen of art. 1019h Rv toepassing kan vinden123.. Onderscheiden kan hier worden tussen het materiële toepassingsgebied – de vraag op welke rechten de handhaving betrekking moet hebben om binnen het bereik van art. 1019h Rv te vallen – en het formele toepassingsgebied – de vraag wat (nog) onder handhaving valt124.. Dat het hier materieel om een zaak van IE-rechthandhaving gaat, is niet in geschil. In onze zaak draait het om de vraag of een schorsingsincident op grond van art. 225 Rv nog als handhaving van IE-rechten valt aan te merken. Ik meen van niet. Het materiële geschil is op geen enkele wijze van invloed op de beoordeling van dit incident. Het is dus een puur processueel incident dat geen winnaar of verliezer kan opleveren, in de zin dat een toe- of afwijzing van vorderingen of niet-ontvankelijkheidverklaring kan volgen. Dit maakt deze zaak – wat mij betreft in beslissende mate – anders dan de casus die ten grondslag lag aan het door DR c.s. genoemde arrest Becton/Braun125..

Onderdeel 11: slotsom en voortbouwklachten

3.178 De klachten in dit onderdeel betreffen voortbouwklachten en behoeven gelet op de voorgaande bespreking geen afzonderlijke bespreking.

4. Bespreking van het incidentele cassatiemiddel

4.1

Met het incidentele cassatiemiddel richt Samsung zich op het eindarrest van 21 april 2020 waarin het hof, voor zover voor dit middel van belang, het volgende heeft overwogen:

“4.3 EP 744

Inventiviteit

4.3.1

De uitvinding volgens EP 744 heeft betrekking op een tonercartridge met een tonerbehuizing en een afvaltonerbehuizing waartussen voldoende ruimte bestaat om een laserstraal het fotogevoelig medium te laten beschrijven. Om te voorkomen dat de behuizing van de afvaltonerbehuizing vervormt door hitte en druk, strekt zich in de inwendige ruimte tussen de onderste en bovenste behuizing ten minste één draageenheid uit, die een aantal specifiek gepositioneerde dragers omvat, bestaande uit een draaguitsteeksel en uitsteekselopnemer die complementair op de overliggende oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing zijn aangebracht.

4.3.2

DR c.s. heeft de inventiviteit van EP 744 bestreden, uitgaande van de CLP-600 cartridge

zoals deze door Samsung op de markt is gebracht (hierna: CLP-600). […]

4.3.3

Ook het standpunt van Samsung dat de CLP-600 niet als meest nabije stand van de

techniek zou kunnen worden aangemerkt, wordt verworpen. […]

4.3.4

DR c.s. heeft aan de hand van de duidelijke afbeeldingen gemotiveerd uiteengezet en ter

zitting getoond dat de CLP-600 deelkenmerken 1 tot en met 1.10 openbaart. Samsung heeft bestreden dat in de CLP-600 steuneenheden in de zin van EP 744 zijn opgenomen, maar bij gebreke van enige toelichting waarom de uitsteeksels die aan de behuizing van de afvaltonerbehuizing zijn aangebracht niet als zodanig zouden kunnen worden aangemerkt, wordt dat ongemotiveerde verweer gepasseerd. Voor zover Samsung heeft bedoeld aan te voeren dat aan deelkenmerk 1.7 niet is voldaan, omdat de in de CLP-600 cartridge aan de behuizing van de afvaltonerbehuizing aangebrachte uitsteeksels niet met de tegenover gelegen behuizing daarvan zouden zijn verbonden, verwijst het hof naar en neemt het over hetgeen de rechtbank daarover in r.o. 4.45 – 4.48 van het bestreden vonnis heeft overwogen, leidend tot de slotsom dat er geen aanleiding is conclusie 1 zo beperkt uit te leggen dat de steuneenheid noodzakelijk met beide behuizingen van de afvaltonerbehuizing verbonden moet zijn en dat aan het deelkenmerk dat de “draageenheid zich in de inwendige ruimte en tussen de bovenste behuizing en de onderste behuizing uitstrekt” is voldaan indien de steuneenheid in aanraking is met de tegenover gelegen behuizing. Dat bij de CLP-600 de steuneenheid in aanraking is met de tegenover gelegen behuizing heeft Samsung niet gemotiveerd bestreden, zodat aangenomen moet worden dat aan deelkenmerk 1.7 is voldaan. Uit de afbeeldingen van de CLP-600 cartridge en de getoonde cartridge blijkt dat er meerdere dragers zijn (deelkenmerk 1.8) en dat deze zijn aangebracht op een positie dichterbij dan een afstand 1/2L zoals bedoeld in deelkenmerk 1.9.

4.3.5

Dat deelkenmerken 1.1 tot en met 1.6 en 1.10 in de CLP-600 worden geopenbaard, is niet

bestreden. Niet ter discussie is ook dat deelkenmerk 1.11 in de CLP-600 cartridge niet wordt geopenbaard, omdat de dragers wel een draaguitsteeksel, maar niet een uitsteekselopnemer omvatten, die complementair aan het draaguitsteeksel op het overliggende oppervlak van de behuizing is aangebracht.

4.3.6

Er bestaat geen verschil van mening dat het effect van deelkenmerk 1.11 is dat deformatie

van zowel de bovenste als onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing, zowel in expansieve als compressieve richting wordt verminderd. Het daaruit volgende objectieve technische probleem is daarmee te formuleren als het voorkomen van deformatie van de gehele afvaltonerbehuizing van een tonercartridge. De vraag die ter beoordeling voorligt is of de gemiddelde vakman die zich voor dat probleem gesteld ziet, uitgaande van de CLP-600 cartridge, op de prioriteitsdatum zonder inventieve denkarbeid tot de cartridge volgens conclusie 1 van EP 744 zou zijn gekomen.

4.3.7

Samsung heeft betoogd dat ook voor de beoordeling van de inventiviteit van EP 744 uitgegaan moet worden van de gemiddelde vakman bestaande uit een team van een werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ingenieur met enige jaren ervaring op de onderzoeksafdeling van een laserprinterfabrikant. DR c.s. heeft dat niet bestreden, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

4.3.8

Naar het oordeel van het hof moet het geacht worden tot de algemene vakkennis van een

werktuigbouwkundig ingenieur te behoren, dat ter voorkoming van expansieve deformatie – het naar onderen uitzakken van de onderste behuizing van de afvaltonerhouder – de reeds aanwezige draageenheden die zich tussen de onderste en bovenste behuizing uitstrekken, met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden, zodat deze behuizingen niet alleen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af. Er zijn geen specifieke technische voordelen geopenbaard die zouden zijn verbonden aan het verbinden van de reeds aanwezige draaguitsteeksels aan de tegenovergelegen behuizing specifiek door het opnemen daarvan in uitsteekselopnemers die complementair aan de tegenovergelegen behuizing zijn aangebracht. Daarmee is deze specifieke maatregel een triviale keuze uit verschillende alternatieve mogelijkheden voor het tot stand brengen van die verbinding, die allemaal geacht moeten worden tot de algemene kennis van een werktuigbouwkundig ingenieur te behoren. In de keuze daarvoor kan geen inventiviteit zijn gelegen. De inventiviteitsaanval op conclusie 1 slaagt.

[…]

4.3.11

Ten aanzien van conclusie 6 heeft Samsung wel aangevoerd dat de plaatsing van de dragers gelijkmatig op afstand langs een lijn in linker, midden en rechter posities, bijdraagt aan de geclaimde verbeterde structuur van de afvaltonerbehuizing. DR c.s. heeft er echter terecht op gewezen dat deze maatregel reeds in de CLP-600 cartridge was geopenbaard. Samsung heeft dat slechts bestreden door betwisting dat deze cartridge dragers in de zin van deelkenmerk 1.7 openbaart. Nu dat standpunt hiervoor reeds is verworpen, is van de juistheid van de verder niet bestreden stelling van DR c.s. uit te gaan, zodat in de door conclusie 6 toegevoegde maatregel evenmin inventiviteit kan zijn gelegen.

[…]

Slotsom EP 744

4.3.15

De slotsom luidt dat alle conclusies van EP 744 dienen te worden vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. De overige door DR c.s. aangevoerde nietigheidsgronden kunnen derhalve onbesproken blijven. Dat brengt met zich dat het bestreden vonnis in zoverre niet in stand kan blijven en dat de vorderingen van Samsung in conventie voor zover betrekking hebbend op EP 744 alsnog dienen te worden afgewezen en dat de in reconventie gevorderde vernietiging van EP 744 alsnog dient te worden toegewezen. DR c.s. heeft niet onderbouwd waarom zij belang zou hebben bij bepaling dat ieder van hen bevoegd is aantekening daarvan in het octrooiregister te verzoeken, zodat het hof dit niet zal toewijzen.

4.4

GM 687 en GM 551

4.4.1

DR c.s. heeft de geldigheid van GM 687 en GM 551 bestreden, onder meer stellende dat de uiterlijke kenmerken daarvan uitsluitend door hun technische functie zijn bepaald. De uiterlijke kenmerken die volgens Samsung niet uitsluitend technisch bepaald zouden zijn en het model een onderscheidend en eigen karakter zouden geven, betreffen voor GM 687 de ribbels en het handvat(kuipje), voor GM 551 de vierkante rasters die met name aan de onder- en zijkanten zijn aangebracht en de aan weerszijden aangebrachte uitsteeksels (handvatten) die een glooiende vorm hebben en gelijkenis vertonen met een eendensnavel. Het hof is met DR c.s. van oordeel dat deze uiterlijke kenmerken een technisch effect hebben.

4.4.2

De aangebrachte ribbels respectievelijk rasters in GM 687 en GM 551 hebben als effect dat enerzijds materiaal kan worden bespaard, terwijl anderzijds door de aangebrachte ribbels / rasters toch de nodige constructiestijfheid wordt behouden. Met haar standpunt dat het aanbrengen van ribbels of rasters niet nodig is voor het bereiken van constructiestijfheid, wat zou blijken uit het feit dat er ook (zelfs de meeste) cartridges zijn zonder ribbels of rasters, en dat het voor de constructiestijfheid juist beter zou zijn geen ribbels of raster toe te passen, miskent Samsung dat het effect niet de verbetering van constructiestijfheid is, maar het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid.

[…]

4.4.5

Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat alle uiterlijke kenmerken die GM 687 respectievelijk GM 551 volgens Samsung eigen karakter geven, technisch zijn bepaald. In het Doceram / CeramTec-arrest (HvJ EU 8 maart 2018, zaak C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172) heeft het HvJ EU overwogen “dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld”. Vastgesteld dient derhalve te worden of de hiervoor besproken uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, dan wel of bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld. In dat verband heeft het HvJ EU overwogen “dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.”. Gelet op deze rechtsoverweging is dus niet doorslaggevend dat hetzelfde technische effect bereikt had kunnen worden met een op andere wijze vormgegeven ribbel- of rasterpatroon, of handvat, waarvoor volgens Samsung vele mogelijke varianten zouden bestaan.

4.4.6

Naar het oordeel van het hof heeft als uitgangspunt te gelden dat het voor producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de typeaanduiding

(voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens / afweging of men een ‘origineel’ product – afkomstig van de producent van de printer – zal kopen of niet) een rol spelen. Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk en door Samsung ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. In dat licht acht het hof de stelling van Samsung dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hiervoor vermelde uitgangspunt. Derhalve moet er naar het oordeel van het hof vanuit gegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten.

4.4.7

Dat leidt tot de slotsom dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, de reconventionele vordering van DR c.s. tot nietigverklaring van GM 687 en GM 551 toewijsbaar is. Dat betekent dat het vonnis van de rechtbank ook in zoverre niet in stand kan blijven.

4.5

Slaafse nabootsing

4.5.1

Samsung heeft zich in hoger beroep voorwaardelijk beroepen op het leerstuk van de slaafse nabootsing. Aangezien uit het voorgaande volgt dat de voorwaarde in vervulling is gegaan, komt het hof toe aan de beoordeling van die grondslag voor de vorderingen van Samsung.

4.5.2

Het hof stelt voorop dat het slaafs nabootsen van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar onrechtmatig wordt indien de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. Vereist is, gelet op de eis van verwarring, dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt. In aanmerking nemend dat van de “nabootser” niet verlangd wordt dat hij aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk doet teneinde verwarring te voorkomen, staat het hem naar het oordeel van het hof vrij een in het nagebootste product gekozen technische oplossing toe te passen, ook al zou er een alternatieve technische oplossing zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken. Een andersluidend oordeel zou betekenen dat de bescherming op grond van slaafse nabootsing door een beperktere uitleg van de “techniekrestrictie”, verder zou gaan dan modelbescherming, hetgeen gelet op doel en strekking van die techniekrestrictie onwenselijk is en niet de bedoeling kan zijn.

4.5.3

DR c.s. heeft bestreden dat de cartridges met de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 een eigen plaats op de markt innemen. Samsung, op wie ter zake de bewijslast rust, heeft naar het oordeel van het hof vervolgens nagelaten dit (voldoende) te onderbouwen. Reeds daarom moet het beroep op slaafse nabootsing stranden. Daarenboven volgt uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de uitsluitend technische bepaaldheid van de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 is overwogen, dat Samsung er evenmin op grond van het leerstuk van slaafse nabootsing bezwaar tegen kan maken dat deze uiterlijke kenmerken ook aanwezig zijn in de producten van DR c.s.

4.6.1 […]

De grieven die zien op de toewijzing van de vorderingen van Samsung in conventie voor zover gebaseerd op EP 744, GM 687 en GM 551, als ook de grieven die zien op de afwijzing van de vorderingen in reconventie van DR c.s. strekkende tot vernietiging respectievelijk nietigverklaring van EP 744, GM 687 en GM 551 slagen. In zoverre zal het vonnis worden vernietigd.

4.7

Proceskosten

4.7.1

Het voorgaande leidt tot de slotsom dat ten aanzien van EP 537 DR c.s. als de in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden. Ten aanzien van EP 744 als ook GM 687 en GM 551 geldt Samsung als de in het ongelijk gestelde partij. In de omstandigheid dat naar het oordeel van het hof voor de conventie en de reconventie tezamen het aandeel van de kosten dat is toe te rekenen aan EP 537 moet worden begroot op 50% en het aandeel van de kosten dat is toe te rekenen aan EP 744 en de gemeenschapsmodellen moet worden begroot op respectievelijk 40% en 10%, ziet het hof aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat ieder van partijen zijn eigen kosten draagt, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep.

4.7.2

Aangezien DR c.s. in eerste aanleg is veroordeeld proceskosten aan Samsung te vergoeden, komt de vordering van DR c.s. dat Samsung wordt veroordeeld om de door DR c.s. ingevolge dat vonnis aan Samsung betaalde proceskosten terug te betalen, vermeerderd met rente, voor toewijzing in aanmerking. Aangezien het vonnis eerst is gewezen op 30 november 2016 kan deze rente niet reeds vanaf 27 mei 2014 verschuldigd zijn, zoals door DR c.s. gevorderd. Het hof zal daarom bepalen dat deze rente verschuldigd is vanaf de dag waarop DR respectievelijk Maxperian deze proceskosten aan Samsung heeft voldaan.

Ontvankelijkheid

4.2

Allereerst dient ambtshalve te worden onderzocht of het cassatieberoep ontvankelijk is126..

4.3

Zoals wij hebben gezien (3.2), heeft Samsung op 4 november 2016 de in deze procedure jegens DR c.s. ingeroepen octrooi- en modelrechten overgedragen aan S-Printing Solution Co. Ltd. In haar vonnis van 30 november 2016 heeft de rechtbank Den Haag de vorderingen van Samsung toegewezen en de reconventionele vorderingen van DR c.s. strekkende tot nietigverklaring van de octrooi- en modelrechten afgewezen. DR c.s. werden veroordeeld in de proceskosten van Samsung.

4.4

Bij appeldagvaarding van 23 februari 2017 – gericht aan Samsung, de processuele wederpartij in de vorige instantie – is DR c.s. in hoger beroep gekomen van het vonnis127..

4.5

Het hof heeft de toewijzing van de vordering op basis van EP 537 in stand gelaten, maar de vorderingen op grond van EP 744 en de modellenrechten alsnog afgewezen, omdat deze nietig zijn verklaard. De proceskosten zijn door het hof zowel in eerste aanleg als in hoger beroep gecompenseerd en Samsung is veroordeeld tot terugbetaling van de proceskosten die DR c.s. aan Samsung hadden betaald uit hoofde van het vonnis in eerste aanleg.

4.6

Samsung komt in cassatie op tegen de afwijzing door het hof van haar vorderingen gebaseerd op EP 744 en de modelrechten. Met dit incidentele cassatieberoep vindt de procedure plaats tussen de partijen uit de vorige instantie128.. We zouden dan kunnen bezien of Samsung dat op eigen naam doet als lasthebber van de nieuwe eigenaar van de octrooi- en modellenrechten (inmiddels HP Printing Korea Co. Ltd.), zoals in hoger beroep uitgebreid aan de orde is geweest. Het antwoord op deze vraag is echter zonder belang. Samsung zou als cedent van een cessie die al in eerste aanleg plaatsvond immers ook ontvankelijk zijn in haar cassatieberoep, zo volgt bijvoorbeeld uit het arrest Bayfine/Van Leeuwen129.,130.. Het belang van Samsung is gegeven door de veroordeling van Samsung in appel tot terugbetaling aan DR c.s. van de proceskosten die DR c.s. naar aanleiding van het vonnis in eerste aanleg aan Samsung betaalde.

4.7

Volgens mij is Samsung ontvankelijk, zodat wordt toegekomen aan inhoudelijke bespreking van de cassatieklachten.

Onderdeel 1: voorwaardelijke klachten

4.8

De klachten in dit onderdeel zijn aangevoerd onder de voorwaarde dat (enige klacht van) onderdeel 1 van het principale middel gegrond zou worden bevonden. Nu onderdeel 1 van het principale beroep in mijn ogen niet opgaat, wordt aan de voorwaarde waaronder het nu besproken onderdeel 1 is ingesteld niet vervuld. Omdat ik heb aangegeven dat en waarom alle klachten uit onderdeel 1 van het principale beroep kunnen worden afgedaan met toepassing van art. 81 lid 1 RO, meen ik dat een inhoudelijke bespreking van dit voorwaardelijk voorgestelde incidentele onderdeel 1 achterwege kan blijven in deze door de exceptionele omvang van het principale middel toch al onvermijdelijk buitensporig lang geworden conclusie.

Onderdeel 2: EP 744

4.9

Dit onderdeel bevat zeven subonderdelen, waarvan de eerste drie met name zijn gericht tegen rov. 4.3.4 eindarrest en de volgende drie tegen rov. 4.3.8 eindarrest. Het laatste subonderdeel bouwt hierop voort.

4.10

In onderdeel 2.1 klaagt Samsung dat het hof bij zijn beoordeling van de geldigheid van EP 744 ten onrechte is uitgegaan van de in EP 744 B1 opgenomen conclusies, door ter onderbouwing van het oordeel in rov. 4.3.4 eindarrest te verwijzen naar rov. 4.45 - 4.48 van het vonnis. De rechtbank gaf immers een oordeel over de uitleg van deelkenmerk 1.7 van de verleende conclusie EP 744 B1, terwijl het hof in appel oordeelde over de conclusies van EP 744 B2. Dat laatste stelde het hof bovendien vast in rov. 2.9 en rov. 3.1 eindarrest, zodat het arrest volgens Samsung ook innerlijk tegenstrijdig en onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd.

4.11

Deze klachten gaan niet op, omdat deelkenmerk 1.7 in beide versies – in essentie – gelijkluidend zijn. Een tekstvergelijking van de Nederlandse vertaling laat dit zien, waarbij ik de vervangen woorden van B1 heb doorgehaald en de vervangende woorden van B2 heb onderstreept (zie ook s.t. DR c.s. vt. 127 en MvG 50.1):

“waarbij zich tenminste een steuneenheid één draageenheid (200) zich in de inwendige ruimte en tussen de bovenste behuizing (110) en de onderste behuizing (120) uitstrekt teneinde vervorming van de onderste behuizing (120) te minimaliseren, wat interferentie met een lichtbaan lichtweg van de laserstraal minimaliseert,”

4.12

Gezien deze minieme tekstuele verschillen tussen de B1- en B2-versies was het hof in mijn ogen niet gehouden tot een nadere motivering van de overname van de overwegingen van de rechtbank.

4.13

De klacht in onderdeel 2.2 is dat het hof in rov. 4.3.4 eindarrest heeft miskend dat conclusies moeten worden uitgelegd in de context van het octrooi als geheel, of in elk geval dat deelkenmerken van conclusies moeten worden uitgelegd in de context van de andere deelkenmerken van dezelfde conclusie die over hetzelfde onderdeel van de uitvinding gaan en/of daar onlosmakelijk mee samenhangen. Indien het hof dat niet heeft miskend, is het oordeel volgens de klacht onbegrijpelijk, omdat de uitleg van deelkenmerk 1.7 in ieder geval had moeten geschieden in het licht van deelkenmerken 1.8 - 1.11 (en in ieder geval 1.11). Door maatregel 1.11 wordt ondubbelzinnig geclaimd dat de dragers van de draageenheid een draaguitsteeksel en uitsteekselopnemer omvatten die op de overliggende oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing zijn aangebracht. Daarmee is volgens de klacht in strijd dat de draageenheid volgens het hof niet noodzakelijk met beide behuizingen van de afvaltonerbehuizing verbonden hoeft te zijn. Daarmee is ook strijdig de uitleg van deelkenmerk 1.11 in rov. 4.3.8 eindarrest dat “de reeds aanwezige draageenheden […] met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden”.

4.14

Dit onderdeel zie ik ook niet slagen. Samsung miskent (zie ook repliek 2.6) dat rov. 4.3.4 eindarrest niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van de tweede stap in de door het hof toegepaste PSA: aan de hand van een analyse van de verschillen tussen de meest nabije stand van de techniek (CLP-600) en hetgeen is geclaimd (de conclusies) het technische probleem vaststellen dat moet worden opgelost. Deze stap neemt het hof in rov. 4.3.4-4.3.6 eindarrest. Over deelkenmerk 1.11 stelt het hof in rov. 4.3.5 eindarrest vast dat niet in geschil is dat deelkenmerk 1.11 in CLP-600 niet wordt geopenbaard, omdat de dragers wel een draaguitsteeksel, maar niet een uitsteekselopnemer omvatten. Het hof heeft dus wél deelkenmerk 1.11 betrokken bij de vaststelling van het technische probleem en heeft dit in mijn ogen ook impliciet gedaan bij de beoordeling van het standpunt van Samsung over deelkenmerk 1.7. Dat kan als volgt inzichtelijk worden gemaakt. In de zin vóórdat het standpunt van Samsung over deelkenmerk 1.7 wordt weergegeven, overweegt het hof dit:

“[…] Samsung heeft bestreden dat in de CLP-600 steuneenheden in de zin van EP 744 zijn opgenomen, maar bij gebreke van enige toelichting waarom de uitsteeksels die aan de behuizing van de afvaltonerbehuizing zijn aangebracht niet als zodanig zouden kunnen worden aangemerkt, wordt dat ongemotiveerde verweer gepasseerd. […]”

4.15

Volgens de onbestreden weergave door het hof van het standpunt van Samsung over deelkenmerk 1.7 werd een betoog gehouden over een noodzakelijke verbinding met de tegenover gelegen behuizing van enkel de uitsteeksels in CLP-600 (die volgens het hof kwalificeren als een draageenheid) en niet een betoog over de noodzakelijke verbinding van een combinatie van (draag)uitsteeksel en uitsteekselopnemer. Het hof kon in deze context (met de rechtbank) oordelen dat de conclusies niet dwingen tot verbinding met de tegenover gelegen behuizing bij een enkel (draag)uitsteeksel, maar tot aanraking. Dit verklaart ook het verschil met rov. 4.3.8 eindarrest, waar het hof de inventiviteit beoordeelt van de combinatie van uitsteeksel en uitsteekselopnemer voor het tot stand brengen van een verbinding om tot oplossing van het technische probleem te komen.

4.16

Onderdeel 2.3 bevat een voortbouwklacht die het lot van onderdeel 2.2 deelt.

4.17

In onderdelen 2.4 en 2.5 betoogt Samsung – samengevat – dat het hof in rov. 4.3.8 eindarrest te lage eisen heeft gesteld aan (de onderbouwing van) het beroep van DR c.s. op gebrek aan inventiviteit gezien de stelplicht en bewijslast die op DR c.s. rusten, althans dat het hof art. 24 Rv heeft miskend, althans niet toereikend is gemotiveerd. De klachten kaarten aan dat DR c.s. niet (of in elk geval onvoldoende concreet) hebben aangevoerd dat:

- het tot de algemene vakkennis van een werktuigbouwkundig ingenieur behoort dat ter voorkoming van expansieve deformatie de reeds aanwezige draageenheden die zich tussen de onderste en bovenste behuizing uitstrekken, met beiden oppervlakken van de behuizing dienen te zijn verbonden, zodat de behuizingen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af;

- het verbinden van de reeds aanwezige draaguitsteeksels aan de tegenovergelegen behuizing specifiek door het opnemen daarvan in uitsteekselopnemers die complementair aan de tegenovergelegen behuizing zijn aangebracht, een triviale keuze is uit verschillende alternatieve mogelijkheden voor het tot stand brengen van die verbinding, die allemaal geacht worden tot de algemene kennis van een werkbouwkundig ingenieur te behoren.

4.18

Uit de rechtspraak131.volgt dat op grond van art. 150 Rv de bewijslast van de stelling dat inventiviteit ontbreekt, in beginsel rust op de partij die de vernietiging van het octrooi vordert (zie ook 3.68). Indien niet voldoende wordt gesteld, komt bewijslevering niet aan de orde132.. Wat en hoeveel precies moet worden gesteld, hangt af van de concrete zaak. In ieder geval moet het voldoende zijn om het rechtsgevolg te doen intreden. Bij het stellen van noodzakelijke elementen voor het toewijzen van een vordering of verweer kan een partij het echter niet laten; stellingen vragen om een concretisering en (dus) voldoende motivering133.. Deze motiveringsplicht die partijen hebben ten aanzien van wat zij uit hoofde van hun stelplicht hebben gesteld valt met die stelplicht samen134.. In zijn algemeenheid geldt dat hoe concreter bepaalde stellingen worden betwist, hoe concreter de steller die dient uit te werken135..

4.19

Ook belangrijk is dat uit art. 149 lid 1 (tweede zin) volgt dat de rechter als vaststaand moet beschouwen die feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende zijn betwist. (Verdere) bewijslevering is dan dus niet nodig136..

4.20

Bij toepassing hiervan op onze concrete octrooirechtelijke casus geldt dat wanneer de ene partij zich in een procedure op de aanwezigheid van bepaalde vakkennis beroept, maar de andere partij dit voldoende137.betwist, de eerste partij het bestaan van die kennis zal moeten bewijzen.

4.21

Bij de beoordeling van inventiviteit wordt de vakman geacht te beschikken over de beschikbare algemene vakkennis en tevens toegang te hebben tot de volledige stand van de techniek138.. Algemene vakkennis leest de octrooirechtelijke maatman als het ware mee wanneer hij technische documenten bestudeert. De vraag die moet worden beantwoord in het kader van de inventiviteitsbeoordeling is of, in aanmerking nemende de stand van de techniek en aldus verdisconteerd de relevante algemene vakkennis, de oplossing van het probleem waar het octrooi of de aanvrage betrekking op heeft, voor de vakman op de aanvraag- of prioriteitsdatum voor de hand lag.

4.22

Samsung betoogt primair dat DR c.s. niets heeft gesteld om het hof tot zijn oordeel te kunnen doen komen. Dat lijkt mij niet houdbaar gelet op de volgende citaten uit de stukken:

MvG:

“44.3 Wetenschap vakman. Vooropgesteld zij dat het voor de vakman voor de hand liggend is om een steuneenheid – die verbonden moet zijn met twee wanden die niet vast met elkaar verbonden zijn – uit te voeren in twee samenstellende, complementair gevormde onderdelen, die vervolgens op elkaar passend kunnen worden gemonteerd. Dat is het principe van een op een doos passende deksel en behoort dan ook tot (i) de gemiddelde kennis en kunde van eenieder en in ieder geval (ii) tot de algemene vakkennis van de vakman en (iii) de stand van techniek, zoals onder meer blijkt uit de hierna besproken octrooiliteratuur.”

[…]

52. Conclusie 1-B2 EP 744 is niet inventief wegens Samsung’s CLP-K600

52.1

CLP-K600 […] Deze cartridge openbaart duidelijk en ondubbelzinnig alle conclusie-elementen van conclusie 1-B2, behalve de ui[t]steekselopnemers (220) van conclusie-element 1.11 van EP 744-B2 […]

52.2

Combinatie met uitsteekselopnemers niet inventief. Het aan deze bekende inrichting toevoegen van uitsteekselopnemers, die de steunuitsteeksels kunnen omvatten, is een voor de vakman voor de hand liggende maatregel. Daargelaten dat EP 744 niet duidelijk maakt welk probleem de uitsteekselopnemers oplossen, zal de vakman begrijpen dat het laten “vallen” van de steunuitsteeksels in een complementair gevormd uitsteekselopnemer, de positionering daarvan binnen de afvaltonerhouder beter veilig stelt en het verder verbinden van het steunuitsteeksel met de bovenwand door middel van bijvoorbeeld een thermische verbinding – zoals die ook al wordt toegepast voor de verbinding tussen onder- en bovenwand langs de zij- en achterkant van de afvaltoner – of verlijming eenvoudiger maakt.

52.3

Conclusie. Conclusie 1-B2 van EP 744 is dus slechts een niet inventieve variant van Samsungs CLP-K600 […].

Pleitnotities van DR c.s. inzake EP 744 en GM 551:

“10. Samsung’s CLP-K600 als meest nabije stand van de techniek

[…]

10.4

Een verschilmaatregel. Het enige verschil tussen de afvaltonerhouder van de CLP-K600 cartridge van maart 2006, enerzijds, en de afvaltonerhouders zoals geclaimd in Samsung’s octrooiaanvragen van maart 2007 voor de EP 744 […] octrooicartridge, anderzijds, is dat die laatsten voorzien zijn van uitsteekselopnemers, terwijl die bij de CLP-K600 ontbreken. […]

10.5

Uitsteekselopnemer in plaats van ring. Bij de CLP-K600 wordt het aangedreven afvaltonertransportorgaan op zijn plaats gehouden door een ring die op het steunuitsteeksel boven het afvaltransportorgaan is aangebracht […]. Die ring wordt een jaar later bij […] EP 744 vervangen door een met een steunuitsteeksel corresponderende uitsteekselopnemer (113) met dezelfde functie […].

4.23

DR c.s. hebben zodoende gesteld dat (i) het gebruik van een complementair gevormd deel om verbinding te leggen voor de vakman voor de hand ligt, (ii) dat de vakman begrijpt dat wanneer een dergelijke verbinding – in de vorm van een uitsteekselopnemer – wordt toegepast, de positionering daarvan door de verbinding beter wordt veiliggesteld, (iii) dat uit de stand van de techniek (CLP-K600) volgt dat bijvoorbeeld ook een ring kan worden gebruikt om met een bestaand uitsteeksel een verbinding tot stand te brengen om onderdelen op hun plaats te houden en (iv) dat een verbinding van het steunuitsteeksel met de bovenwand kan worden gerealiseerd door een thermische verbinding of verlijming.

4.24

Dit zijn in mijn ogen de elementen die het hof in rov. 4.3.8 eindarrest ten grondslag legt aan zijn oordeel. Kennelijk heeft het hof deze stellingen als onvoldoende betwist beschouwd en daarom als vaststaand aangenomen. Dit impliciete oordeel is wat mij betreft rechtens juist en niet onbegrijpelijk te noemen. Samsung heeft hier namelijk tegenover gesteld (in de MvA):

“5.99 In par. 52.2 en 53.3 MvG stellen Appellanten dat [zie hiervóór 4.22, A-G].

5.100 Waar de vakman deze kennis aan ontleend is niet gemotiveerd. Uw hof kan die stelling dan ook naast zich neerleggen. De stelling van Appellanten, inhoudende dat de vakman zal begrijpen dat het laten “vallen” van de steunuitsteeksels in een complementair gevormde uitsteekselopnemer, de positionering daarvan binnen de afvaltoner beter veiligstelt is onbegrijpelijk en overigens ook onjuist. Bovendien valt niet in te zien waarom de vakman de positionering van de uitsteeksels beter zou willen veiligstellen wanneer hij zich voor het objectieve technische probleem gesteld ziet. Er is zonder uitdrukkelijke aanwijzing daartoe geen enkele reden voor de vakman om complementaire uitsteekselopnemers te implementeren op de bovenste behuizing van de afvaltonerbehuizing. De vakman zou dat dus niet doen. Om dezelfde redenen zou de vakman evenmin de overige verschilkenmerken implementeren. Ter zake van die verschilkenmerken is door Appellanten ook niets gesteld.”

[…]

5.136 […] In dat kader verwijzen zij naar het door hen in par. 44.3 MvG gestelde. Appellanten lichten ook in die paragraaf niet toe waarom het implementeren van deelkenmerk 1.11 algemene vakkennis zou zijn. Er worden evenmin bewijsmiddelen overgelegd waaruit die algemene vakkennis blijkt. Ook het beroep op algemene vakkennis kan dus niet slagen.”

4.25

Ik wijs erop dat Samsung in cassatie niet (gemotiveerd) bestrijdt dat het hof het triviaal zijn van de uitsteekselopnemer als maatregel baseert op het feit dat geen specifieke technische voordelen geopenbaard zijn die zouden zijn verbonden aan het verbinden van de reeds aanwezige draaguitsteeksels aan de tegenovergelegen behuizing, specifiek door het opnemen daarvan in uitsteekselopnemers die complementair aan de tegenovergelegen behuizing zijn aangebracht (zie de tweede zin van rov. 4.3.8 eindarrest en de daarop volgende start van de derde zin: “Daarmee is deze specifieke maatregel een triviale keuze […].”, mijn onderstreping). Het hof doelt kennelijk op de stellingen van DR c.s. dat eerder in CLP-K600 een uitsteeksel en een ring werden gebruikt om onderdelen op hun plaats te houden en dat bijvoorbeeld verlijming ook een mogelijkheid is (zie hiervoor, 4.22). Dat de vakman deze algemene kennis meeneemt bij de beoordeling van de inventiviteit van EP 744 lijkt mij een alleszins redelijke aanname.

4.26

Een beslissing over de (invulling van de) stelplicht berust met name op feitelijke waarderingen (lezing van de processtukken en weging van stellingen), zodat hier de grenzen van cassatietoetsing al snel in beeld komen139.. Ik meen dat hier geen reden is voor ingrijpen door Uw Raad. Mede in het licht van de op punten onvolledige en weinig concrete betwisting door Samsung kan niet worden gezegd dat het hof te lage eisen heeft gesteld aan het beroep van DR c.s. op gebrek aan inventiviteit.

4.27

Van een schending van art. 24 Rv is ook geen sprake. DR c.s. hebben immers een beroep gedaan op de rechtsfeiten waarop het hof zijn beslissing heeft gebaseerd, waaronder algemene vakkennis (eerste zin rov. 4.3.8) én algemene kennis (derde zin rov. 4.3.8).

4.28

Samsung klaagt in onderdeel 2.6 dat rov. 4.3.4 eindarrest en rov. 4.3.8 eindarrest niet te verenigen zijn. In rov. 4.3.4. verwijst het hof onder meer naar rov. 4.48 van het rechtbankvonnis, hetgeen het hof overneemt; ik geef rov. 4.48 van het rechtbankvonnis voor de leesbaarheid hier weer:

“De vervorming van de onderste behuizing kan worden voorkomen of geminimaliseerd door een steuneenheid te verbinden met de onderste en de bovenste behuizing, zodat de onderste behuizing aan de bovenste behuizing kan ‘hangen’. Maxperian c.s. stelt – naar het oordeel van de rechtbank terecht – dat vervorming van de onderste behuizing ook kan worden voorkomen door wand 120 te verstevigen met een balk of rib die alleen met de onderste behuizing is verbonden, en dat conclusie 1 die mogelijkheid niet uitsluit. De rechtbank ziet inderdaad geen aanleiding conclusie 1 zo beperkt uit te leggen als Samsung voorstaat, te weten dat de steuneenheid noodzakelijk met de bovenste behuizing van de afvaltonerbehuizing verbonden moet zijn. Conclusie 1 vereist echter wel dat de steuneenheid zich ‘uitstrekt tussen’ de bovenste en

onderste behuizing (support unit (200) extends…between the upper housing and the lower housing). Aangezien het hier gaat om een steuneenheid, en deze steuneenheid, gelet op paragraaf [0008] en verder, kennelijk ook steun beoogt te bieden aan de bovenste behuizing, begrijpt de vakman dat de steuneenheid tenminste in aanraking moet zijn met de bovenste behuizing zodat de bovenste behuizing (ook) niet kan worden vervormd door doorzakken of samendrukken. […]”

4.29

Dit overgenomen oordeel levert volgens de klacht strijd op met rov. 4.3.8 eindarrest, waar het hof overweegt dat het tot de algemene vakkennis van de vakman behoort dat ter voorkoming van expansieve deformatie de al aanwezige draageenheden met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden.

4.30

Toegegeven: geïsoleerd gelezen zouden deze overwegingen strijdig met elkaar kunnen voorkomen. De vraag is echter of dit de overweging in rov. 4.3.8 eindarrest onbegrijpelijk maakt. Ik meen van niet, omdat die overweging én de overgenomen overweging van de rechtbank moeten worden gelezen in hun context.

4.31

In het overgenomen oordeel van de rechtbank gaat het alleen over voorkoming of minimalisatie van vervorming van de onderste behuizing zoals bedoeld in deelkenmerk 1.7 (zie rov. 4.43, 4.46 en met name ook 4.60 van het vonnis) en of daarvoor nodig is dat de steuneenheid met de bovenste behuizing verbonden is. Het hof oordeelt over de vraag of de oplossing van het technische probleem voor de hand liggend is. Dat probleem is door het hof in rov. 4.3.6 eindarrest geformuleerd, dat ik ook even weergeef hier:

“4.3.6 Er bestaat geen verschil van mening dat het effect van deelkenmerk 1.11 is dat deformatie

van zowel de bovenste als onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing, zowel in expansieve als compressieve richting wordt verminderd. Het daaruit volgende objectieve technische probleem is daarmee te formuleren als het voorkomen van deformatie van de gehele afvaltonerbehuizing van een tonercartridge. […]”

4.32

Om tot de oplossing van dit probleem – met als doel voorkomen deformatie bovenste én onderste behuizing – te komen is niet genoeg dat de deformatie van de onderste behuizing wordt voorkomen. Alleen als de reeds aanwezige steuneenheid de onderste behuizing met de bovenste verbindt, wordt expansie van beide behuizingen en daarmee de gehele afvaltonerbehuizing voorkomen. Hierop stuit de klacht in mijn ogen af, maar ik geef toe dat dit een twijfelbeslispunt is.

4.33

Onderdeel 2.7 bevat een voortbouwklacht die gelet op het voorgaande geen afzonderlijke bespreking behoeft.

Onderdeel 3: GM 687 en GM 551

4.34

Met onderdeel 3.1 komen wij toe aan de modelrechtelijke beoordeling en neemt Samsung eerst rov. 4.4.2 eindarrest in het vizier. Een nieuw visueel uiterlijk van een product met een eigen karkater is modelrechtelijk te beschermen, maar dat mag niet leiden tot monopolisering van de techniek, zodat het modellenrecht (net als het vormmerkenrecht en het auteursrecht) een techniekexceptie kent. In feitelijke aanleg heeft Samsung gesteld dat de uiterlijke kenmerken die haar modellen nieuw maken en een eigen karakter geven en die niet uitsluitend technisch zijn bepaald voor GM 687 de ribbels en het handvat(kuipje) zijn en voor GM 551 de vierkante rasters aan de onder- en zijkanten en de aan weerszijden aangebrachte uitsteeksels (handvatten) die een glooiende vorm hebben en op een eendensnavel lijken (rov. 4.4.1). Een model dat nieuw is en een eigen karakter heeft, beschermt het uiterlijk van producten tegen gebruik van producten met eenzelfde uiterlijk of een uiterlijk dat geen andere algemene indruk maakt op de modelrechtelijke maatpersoon. Dat is de geïnformeerde gebruiker (bijzonder aandachtig en geïnformeerd), die inzit tussen de octrooirechtelijke gemiddelde vakman en de merkenrechtelijke gemiddelde consument (die ook als maatpersoon bij slaafse nabootsing figureert). Het modelrechtelijke geschil draait om de techniekexceptie uit art. 8 Gemeenschapsmodellenverordening (hierna: GModVo)140.. Die is van toepassing als de wezenlijke functionele kenmerken van het model uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, waarbij niet van belang is of er alternatieven zijn waarmee hetzelfde technische effect wordt bereikt, waarmee het HvJ EU in het hierna te bespreken Doceram-arrest141.de zogenoemde apparaat-gerichte leer142.heeft aanvaard.

4.35

De eerste rechtsklacht is dat het hof heeft miskend dat het besparen van materiaal niet kan worden gekwalificeerd als een technisch effect of technische functie als bedoeld in art. 8 GModVo, omdat de ontwerpoverweging om materiaal te willen besparen een ‘andere overweging dan de noodzaak dat het voortbrengsel een technische functie vervult’ is in de zin van punt 31 van het Doceram-arrest. Mocht het hof wel hebben bedoeld dat materiaalbesparing in dit geval een technische functie heeft, dan is volgens onderdeel 3.1 onvoldoende gemotiveerd waar die technische functie dan in zit. Zonder nadere, maar ontbrekende motivering is dat volgens de motiveringsklacht niet te volgen, omdat aan materiaalbesparing veelal geen technische, maar kosten- of milieuoverwegingen ten grondslag liggen. Een en ander wordt volgens de klacht niet anders doordat het hof als technisch aanmerkt materiaalbesparing onder behoud van constructiestijfheid volgens de vervolgklacht van onderdeel 3.1. Volgens Samsung is het feit dat met ribbels (GM 687) of raster (GM 551) constructiestijfheid wordt behouden mogelijk in zoverre een technisch effect, maar is het effect daarnaast dat de ribbels en het raster materiaal besparen en dat laatste kan niet als een technische functie worden gezien volgens Samsung. Het behouden van constructiestijfheid is met andere woorden een technische randvoorwaarde, maar wanneer dan met inachtneming daarvan een ontwerpkeuze wordt gemaakt vanuit een niet-technische overweging (bijv. een financiële/bedrijfseconomische overweging tot materiaalbesparing), is die ontwerpkeuze niet uitsluitend technisch bepaald. Dit brengt volgens het slot van het onderdeel ook mee dat het hof in rov. 4.4.5 en 4.4.6 had moeten beoordelen of de ribbels en rasters uitsluitend technisch zijn bepaald, dan wel of bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld in de zin van het Doceram-arrest.

4.36

Bezien wij eerst deze prejudiciële verwijzingzaak van het Oberlandesgericht Düsseldorf143.over de techniekexceptie uit art. 8 GModVo.

4.37

In punt 17 herformuleert het HvJ EU de eerste vraag als: moet art. 8 GModVo aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn, of moet worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken?

4.38

Het HvJ EU kiest voor de apparaatgerichte-leer (ten detrimente van de resultaatgerichte-leer) en komt tot het oordeel dat uit de bewoordingen (punt 22), de context (punten 23-26) en het doel (punten 27-30) het volgende heeft te gelden:

“31 Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld.

32 Op de eerste vraag moet dus worden geantwoord dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.”

4.39

In de Nederlandse144.annotaties bij het Doceram-arrest wordt opgemerkt dat niet (geheel) duidelijk is wat het HvJ EU heeft bedoeld met andere overwegingen (waar op volgt in punten 26145.en 31, hiervoor geciteerd: ‘met name met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel’), die een rol kunnen spelen bij de keuze voor het uiterlijke kenmerk door een ontwerper en waarmee zodoende kan worden voorkomen dat de techniekexceptie van art. 8 het model ongeldig maakt. Vanwege het gebruik van ‘met name’ wordt in commentaren gespeculeerd dat er kennelijk ook nog andere dan visuele aspecten een rol kunnen spelen. Gielens NJ-noot onder Doceram onder 4 zegt daarover; “Waarop zou het Hof hier doelen? Het kan zijn dat gedacht is aan modellen, waarvan het visuele aspect niet van belang is, zoals bij de textuur van een voortbrengsel die blijkens art. 3 GModVo onder de definitie van ‘model’ valt.” Het kan ook zijn dat ruimte wordt gegeven om ook overwegingen inherent aan een bepaalde materiaalkeuze, om financiële redenen of vanwege een bepaald gebruiksgemak te betrekken146.. Overigens sluit ik niet uit dat helemaal niet aan iets anders is gedacht dan technische aspecten tegenover visuele aspecten in deze zinsnede en dat ‘met name’ niet meer dan een ‘slip of the pen’ is, maar het staat er wel tot twee keer toe in zowel punt 26 en punt 31.

4.40

Gelet op deze onduidelijkheid of en zo ja welke andere dan visuele (tegenover technische) overwegingen hier mogelijk zijn bedoeld, is het in eerste instantie aan de nationale rechtspraktijk om de rechtsontwikkeling vorm te geven, maar is het uiteindelijk aan het Luxemburgse Hof om hier zonodig duidelijkheid over te scheppen.

4.41

In punt 33 herformuleert het HvJ EU de tweede vraag als: moet voor de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, worden uitgegaan van de perceptie van een “objectieve waarnemer”?

4.42

Met als redengeving dat art. 8 GModVo niet voorschrijft dat moet worden uitgegaan van een objectieve waarnemer (punten 34-35) en het doel van de GModVo met name is om een in alle lidstaten rechtstreeks geldend en beschermd gemeenschapsmodel in te voeren (punt 36), komt het antwoord dat:

“38 […] voor de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald als bedoeld in die bepaling, de nationale rechter rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. In dit verband hoeft niet te worden uitgegaan van de perceptie van een „objectieve waarnemer”.”

4.43

In punt 37 wordt toegelicht naar welke omstandigheden dan met name moet worden gekeken, vooropgesteld dat die omstandigheden, gegevens of alternatieven worden onderbouwd door betrouwbaar bewijs. Het betreft:

- het aan de orde zijnde model;

- de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel;

- gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld.

4.44

Keren wij terug naar onze zaak. In de kern is de vraag bij de klachten uit onderdeel 3.1 of een vormgeving ingegeven door het oogmerk van materiaalbesparing met behoud van constructieve stijfheid voldoet aan de techniekexceptievoorwaarde dat een dergelijke vormgeving uitsluitend technisch is bepaald. Ja, is het (feitelijke) oordeel van het hof (in wezen is bij dit soort complementaire producten als tonercartridges die in een bepaalde printer moeten passen alle vormgeving technisch bepaald, vgl. rov. 4.4.6) en daar is in mijn ogen veel voor te zeggen. Door dergelijke motieven ingegeven vormgevingsaspecten zijn namelijk niet ‘vormgevings- of uiterlijk-technisch’, dus door louter uiterlijkheden, ingegeven, maar als het ware ‘technisch-technisch’ bepaald. Dat je met een dergelijk oogmerk van materiaalbesparing met behoud van constructieve stijfheid ook alternatieve wegen had kunnen inslaan, doet vanwege de geldende apparaat-gerichte leer niet ter zake. In de werktuigbouwkunde geldt een soort algemeen streven naar zo economisch mogelijk materiaalgebruik147.(zoals men in de scheikunde streeft naar het synthetiseren van verbindingen met een zo hoog mogelijke zuiverheidsgraad in het algemeen). Dat er ook economische of milieubesparingsmotieven kunnen zijn voor de modelontwerper die sturen op materiaalbesparing waar mogelijk, maakt nog niet dat daarmee hier niet langer sprake is van technische bepaaldheid in de zin van art 8 GModVo als uitgelegd in Doceram. Het breekijzer dat Samsung wil zetten tussen materiaalbesparing aan de ene kant en behoud van technische stijfheid aan de andere kant, is in mijn ogen kunstmatig, omdat je geen ‘behoud van constructieve stijfheid’ als vormgever hoeft te waarborgen als je niet bezig gaat met materiaalbesparing. Het hof overweegt in rov. 4.4.2 dan ook dat de ribbels en rasters een tweeledig effect hebben (enerzijds materiaalbesparing, anderzijds behoud van constructieve stijfheid). Dus zelfs als je mee zou gaan in de redenering dat alleen of hoofdzakelijk ‘behoud van constructieve stijfheid’ hier de vormgeving van de ribbels en rasters bepaalt, zoals Samsung bepleit, dan zou je die in die zin technisch bepaalde vormgeving niet nodig hebben, als er geen materiaal behoefde te worden bespaard, zodat uiteindelijk vanwege deze onderlinge afhankelijkheid ook de door materiaalbesparing veroorzaakte vormgeving uitsluitend technisch is bepaald in de zin van art. 8 GModVo. Die materiaalbesparing dicteert uiteindelijk immers de vormgeving, omdat je de ‘randvoorwaarde’ behoud van constructieve stijfheid moet waarborgen. Ik zie geen logisch aangrijpingspunt voor het breekijzer tussen het een en het ander van Samsung en geloof dan ook dat op dit punt niet moet worden gecasseerd. Daar ketsen dan alle klachten van onderdeel 3.1 volgens mij op af, omdat dit aldus begrepen oordeel ook goed te volgen is. Het is overigens te begrijpen dat bij dergelijke modelrechten die mededingingsrechtelijk ingrijpen op de vervangingsmarkt van cartridges, de techniekexceptie in beeld komt en kritisch wordt bezien of deze modelrechten daar niet (integraal) op stuklopen. In rov. 4.4.6 stelt het hof ook voorop dat vanwege de omstandigheid dat cartridges complementair moeten zijn aan de printers waarvoor deze bedoeld zijn, de vormgeving daarvan al snel helemaal technisch bepaald zijn.

4.45

Maar vanwege de besproken mogelijke onduidelijkheid van wat in Doceram wordt bedoeld met ‘andere overwegingen’ dan visuele in het licht van de besproken speculatieve invulling daarvan in de literatuur (“…(h)et kan ook zijn dat ruimte wordt gegeven om ook overwegingen inherent aan een bepaalde materiaalkeuze, om financiële redenen of vanwege een bepaald gebruiksgemak te betrekken”) zie ik hier een mogelijke andere lijn. De rechtsklacht en de laatste klacht uit onderdeel 3.1 vragen hier ook uitdrukkelijk aandacht voor. De uiterlijke kenmerken in de vorm van ribbels of rasters zijn in deze tweede lijn niet uitsluitend technisch bepaald in de engere zin van: behoud van constructiestijfheid, maar ook of mede bepaald door ‘andere overwegingen’, te weten materiaalbesparing, dat kan zijn ingegeven door bedrijfseconomische of milieueisen, zodat hier geen sprake is van uitsluitend technisch bepaalde vormgeving. Het is maar hoe men het element ‘technisch bepaald’ in onze zaak (m.i. overigens hoofdzakelijk feitelijk) invult: als (zoals het hof het volgens mij doet in de hiervoor geformuleerde primaire lijn): ‘materiaalbesparing met behoud van constructieve stijfheid’ of daarentegen als: de vormgeving is bepaald door behoud van constructieve stijfheid en daarnaast door materiaalbesparing’. Ik vind zoals ik hiervoor heb aangegeven deze twee elementen dusdanig onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat van één technisch vereiste dat twee elementen omvat moet worden gesproken en meen dat dat ook de gedachtegang van het hof is geweest, maar als deze twee elementen los van elkaar moeten worden gezien, dan treedt de vraag naar de reikwijdte van de besproken ‘andere omstandigheden’ uit Doceram naar voren en ligt het in de rede hier prejudiciële vragen over te stellen aan het Luxemburgse Hof in deze bodemzaak. De tweede lijn heeft niet mijn voorkeur, maar over wat hier juist is, kan naar mij voorkomt in gemoede verschillend worden gedacht. Op de mogelijkheid dat de tweede lijn gevolgd zal gaan worden door Uw Raad kunnen partijen anticiperen door zich in hun Borgersbrieven voorwaardelijk uit te laten over de te formuleren prejudiciële vragen. Een andere mogelijkheid is een tussenarrest met al dan niet gepre-formuleerde prejudiciële vragen, waarna aan partijen de mogelijkheid van commentaar wordt geboden, alvorens in een opvolgend tussenarrest prejudicieel wordt verwezen, al dan niet met aangepaste prejudiciële vragen aan het Luxemburgse Hof. Als de tweede lijn juist is, lijken mij de klachten van onderdeel 3.1 doel te treffen (dit onderscheid technische overwegingen (behoud van constructieve stijfheid) en andere overwegingen (materiaalbesparing) is door het hof immers niet aangebracht in rov. 4.4.2, 4.4.5 en 4.4.6) en is de vraag of louter moet worden gecasseerd en verwezen, of dat meteen prejudiciële vragen moeten worden gesteld, waarover hierna in het volgende randnummer.

4.46

Ik blijf er primair bij dat we het pad van de tweede lijn niet behoeven te bewandelen en acht het risico van verzuim bij het stellen van vragen hier niet groot148., maar dat is een beslispunt voor Uw Raad. Indien de tweede lijn wel als juist wordt beoordeeld, lijkt het mij proceseconomisch aangewezen meteen prejudicieel te verwijzen om duidelijkheid te krijgen wat in Doceram bedoeld is met ‘andere overwegingen’ dan het vervullen van een technische functie en of daar materiaalbesparing onder kan vallen (beter misschien meer algemeen gesteld: of de categorie bedoeld in de 4e alinea van de BIE-noot van Brinkman onder Doceram, dus overwegingen inherent aan een bepaalde materiaalkeuze, financiële redenen of een bepaald gebruiksgemak zijn bedoeld met ‘andere, dus niet technische of visuele overwegingen’ in het Doceram-arrest) of daarentegen (alleen) gedacht moet worden aan modellen, waarvan het visuele aspect niet van belang is, zoals bij de textuur van een voortbrengsel (bedoeld in de NJ-noot van Gielen punt 4 onder Doceram), of dat hier alleen een loutere dichotomie: technische overwegingen – visuele overwegingen is bedoeld (mijn eigen speculatie, zie hiervoor in 4.39 in fine) – en zodoende materiaalbesparing (met behoud van constructieve stijfheid) wel of geen louter technische overweging is als bedoeld in art. 8 lid 3 GModVo. Enkele terugverwijzing zadelt het verwijzingshof immers met deze onduidelijkheden op, zodat mij het stellen van prejudiciële vragen op dit punt de voorkeur lijkt te hebben in dat geval. Mogelijk is natuurlijk ook dat niet te doen en vervolgens te zien waar het verwijzingshof mee komt.

4.47

Onderdeel 3.2 richt zich tegen het oordeel in rov. 4.4.6 eindarrest over het technisch bepaald zijn van de ribbels en rasters. Daarin zijn de volgende door mij genummerde elementen te vinden:

(i) Naar het oordeel van het hof heeft als uitgangspunt te gelden dat het voor producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie.

(ii) Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de typeaanduiding (voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens / afweging of men een ‘origineel’ product – afkomstig van de producent van de printer – zal kopen of niet) een rol spelen.

(iii) Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk en door Samsung ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. In dat licht acht het hof de stelling van Samsung dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hiervoor vermelde uitgangspunt.

(iv) Derhalve moet er naar het oordeel van het hof vanuit gegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten.

4.48

In onderdeel 3.2 klaagt Samsung dat het uitgangspunt dat het voor cartridges niet voor de hand ligt dat, kort gezegd, uiterlijke kenmerken een andere rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie, en dat de consument zich voor de aankoopbeslissing niet zal laten leiden door vormgevingsaspecten, onjuist of onvoldoende gemotiveerd is. Daarbij is miskend dat voor de beoordeling of vormgevingselementen onder de techniekexceptie vallen, rekening moet worden gehouden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. Door het hof wordt alleen rekening gehouden met een subjectieve veronderstelling van het hof als uitgangspunt en/of subjectief gedrag van de veronderstelde consument (dus niet met objectieve omstandigheden) en niet op de omstandigheden van het geval (keuzes die Samsung t.a.v. deze concrete cartridges heeft gemaakt). Althans is de beoordeling volgens Samsung ontoereikend gemotiveerd.

4.49

Zie ik het goed, dan ontbreekt belang in cassatie bij de klachten van onderdeel 3.2 indien de bij de bespreking van onderdeel 3.1 uiteengezette primaire lijn zou worden gevolgd. Als onderdeel 3.1. niet slaagt, is per saldo de beslissing juist dat de Gemeenschapsmodellen nietig zijn op grond van de techniekexceptie – wat er verder zij van de exacte toetsingswijze van ‘andere overwegingen’ dan technische factoren bij de keuze van het uiterlijk van de cartridges volgens de ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten door het hof in rov. 4.4.5 en 4.4.6, waartegen de klachten van onderdeel 3.2 zijn gericht. Dan draagt zelfstandig dat er geen andere overwegingen zijn dan technische hier bij de vormgeving in de vorm van ribbels en rasters op grond van materiaalbesparing met behoud van functionele stijfheid. Men kan zich afvragen of de toets van ‘andere overwegingen’ bedoeld in Doceram überhaupt wel op een juiste wijze is gedaan door het hof, maar ik houd het erop dat de hoofdbeslissing dat de vormgeving door de tweeledige technische functie van materiaalbesparing met behoud van functionele stijfheid ook hier ‘doorwerkt’. Zie ik dit niet goed, dan bestaat bedoeld belang bij de klachten van onderdeel 3.2 wel en omdat er daarnaast gerede twijfel mogelijk is of de bepleite primaire lijn uit onderdeel 3.1 wel klopt en zoals we hebben gezien niet moet worden uitgesloten dat de bij de bespreking van onderdeel 3.1 uiteengezette tweede lijn voor juist moet worden gehouden, bestaat aanleiding onderdeel 3.2 ook inhoudelijk bespreken.

4.50

In ieder geval indien en voor zover de tweede en niet de eerste lijn uit de bespreking van onderdeel 3.1 voor juist moet worden gehouden (als gezegd niet de hoofdlijn van mijn betoog), slaagt de rechtsklacht van onderdeel 3.1 wat mij betreft, gelet op hetgeen wij bij de analyse van Doceram hiervoor in 4.42 en 4.43 zijn tegengekomen. Door als uitgangspunt te nemen dat ‘voor producten zoals de onderhavige’ in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol kunnen spelen dan de met vormgeving te vervullen technische functie, beperkt het hof – zonder te motiveren waarom – het kader waarbinnen de omstandigheden van het geval moeten worden gewogen, terwijl volgens Doceram in de beoordeling moeten worden betrokken alle objectieve omstandigheden van het geval. Vanwege de vooropstelling voor complementaire producten als cartridges in het algemeen, lijkt van zo’n voorgeschreven concrete toets voor modelrechten voor de onderhavige cartridges geen sprake te zijn geweest – althans niet voldoende kenbaar, in welk geval de motiveringsklacht uit onderdeel 3.2 doel treft.

4.51

Ten overvloede nog het volgende hierover. Is de consument wel de maatpersoon bij de beoordeling of het modelrecht op de techniekexceptie afketst? Het hof beoordeelt of een consument zich bij zijn aankoopbeslissing zal laten leiden door vormgevingsaspecten (zie hiervoor in 4.47 (ii) en (iii)). Bij die beslissing laat de consument zich volgens het hof leiden door typeaanduiding, merk en prijs. Het hof is – kort gezegd – niet overtuigd dat de consument zich hier zal laten leiden door vormgeving.

4.52

Door de consument te gebruiken als maatpersoon voor de techniekexceptiebeoordeling – overigens zonder te motiveren waarom – beperkt het hof de omstandigheden die in aanmerking komen bij de beoordeling van de toepasselijkheid van de techniekexceptie tot hetgeen ertoe zou doen vanuit het perspectief van de consument. Het lijkt erop dat dit door de beantwoording van de tweede vraag in Doceram precies niet de bedoeling is, nu is geoordeeld dat de nationale rechter rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval en dat in dat verband niet hoeft te worden uitgegaan van de perceptie van een ‘objectieve waarnemer’149.. Wat het hof in rov. 4.4.6 eindarrest lijkt te doen, is de techniekexceptie tot een juridische norm reduceren, met het risico dat de objectieve feiten onvoldoende worden vastgesteld150.. Ook in dat licht lijkt mij de rechtsklacht in de hier besproken sleutel doel te treffen.

4.53

Voor zover Samsung in het onderdeel klaagt dat het hof niet de keuzes heeft betrokken die Samsung heeft gemaakt, kan die klacht alleen al niet slagen, omdat Samsung niet verwijst naar enige vindplaats van de omstandigheden die het hof in zijn oordeel had moeten betrekken151..

4.54

Nu de rechtsklacht van onderdeel 3.2 in de hier besproken sleutel doel treft, dient alsdan de gehele beoordeling van de techniekexceptie opnieuw te gebeuren. Dan kan de motiveringsklacht onbesproken blijven dat het hof althans onvoldoende toereikend gemotiveerd heeft geoordeeld dat Samsung onvoldoende heeft gesteld dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten en dat de wens van Samsung om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding/erkenning een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het uiterlijk van de cartridge.

4.55

Het slagen van de klachten in onderdeel 3.2 in de hier besproken sleutel (en als de tweede lijn voor onderdeel 3.1 wordt gevolgd geldt hetzelfde voor dat onderdeel) betekent dat ook de voortbouwklacht van onderdeel 3.3 (in zoverre) doel treft, omdat die is gericht tegen de slotsom in rov. 4.4.7 eindarrest dat de reconventionele vordering van DR c.s. tot nietigverklaring van GM 687 en GM 551 toewijsbaar is.

Onderdeel 4: slaafse nabootsing

4.56

Dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.5.2 en 4.5.3 eindarrest:

4.5.2

Het hof stelt voorop dat het slaafs nabootsen van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar onrechtmatig wordt indien de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht. Vereist is, gelet op de eis van verwarring, dat het nagebootste product een eigen plaats inneemt op de markt. In aanmerking nemend dat van de “nabootser” niet verlangd wordt dat hij aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk doet teneinde verwarring te voorkomen, staat het hem naar het oordeel van het hof vrij een in het nagebootste product gekozen technische oplossing toe te passen, ook al zou er een alternatieve technische oplossing zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken. Een andersluidend oordeel zou betekenen dat de bescherming op grond van slaafse nabootsing door een beperktere uitleg van de “techniekrestrictie”, verder zou gaan dan modelbescherming, hetgeen gelet op doel en strekking van die techniekrestrictie onwenselijk is en niet de bedoeling kan zijn.

4.5.3

DR c.s. heeft bestreden dat de cartridges met de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 een eigen plaats op de markt innemen. Samsung, op wie ter zake de bewijslast rust, heeft naar het oordeel van het hof vervolgens nagelaten dit (voldoende) te onderbouwen. Reeds daarom moet het beroep op slaafse nabootsing stranden. Daarenboven volgt uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de uitsluitend technische bepaaldheid van de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 is overwogen, dat Samsung er evenmin op grond van het leerstuk van slaafse nabootsing bezwaar tegen kan maken dat deze uiterlijke kenmerken ook aanwezig zijn in de producten van DR c.s.

4.57

Met de onderdelen 4.1 en 4.2 richt Samsung zich tegen rov. 4.5.2 eindarrest, de onderdelen 4.3 en 4.4 zijn gericht tegen rov. 4.5.3 eindarrest. Slaafse nabootsing is in de grondverf gezet met het standaardarrest Hyster Karry Krane152.. Dat heeft pennen in beweging gebracht153.en ik verwijs ook naar mijn conclusies in de zaken My Little Pony154., Ajax/Lezer155., Mi Moneda156.en Capri Sun157.. Uit de laatste conclusie herhaal ik in de volgende twee randnummers de belangrijkste rechtsontwikkeling op dit terrein tot nu toe.

4.58

Uit de arresten Lego/Mega Brands158.uit 2009 en Mi Moneda (ook wel aangeduid als: Allround/Simstars)159.uit 2017 blijkt de volgende uitkristallisatie tot nu toe. Nabootsing van een stoffelijk product staat in beginsel vrij als het niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom. Dit lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. In dat geval is nabootsing een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen uit hoofde van onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring kan pas sprake zijn indien dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt.

4.59

Met dit leerstuk wordt een gezonde concurrentieverhouding nagestreefd160.. Het is een uitwerking van de verplichting uit het Verdrag van Parijs161.om daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen daden van oneerlijke mededinging162..

4.60

Ik begin met bespreking van de klachten in onderdeel 4.3. Indien deze namelijk niet slagen, ontberen de overige klachten van dit onderdeel belang in cassatie, omdat rov. 4.5.3 over het ontbreken van onderscheidend vermogen zelfstandig dragend is voor het oordeel dat van slaafse nabootsing geen sprake kan zijn.

4.61

De rechtsklacht tegen het oordeel dat Samsungs cartridges geen eigen gezicht op de markt hebben (onvoldoende onderscheidend vermogen hebben), is dat is miskend dat de door Samsung aangevoerde omstandigheden kunnen leiden tot het oordeel dat de cartridges een eigen gezicht hebben op de markt. Heeft het hof dat niet miskend, dan is onvoldoende gemotiveerd waarom in het licht van de betwisting van DR c.s. de stellingen van Samsung onvoldoende zijn om tot bedoeld oordeel te leiden.

4.62

Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan pas sprake zijn als dat product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel het ‘Umfeld’ genoemd163.)164.. De bewijslast165.van het ‘eigen gezicht’ rust bij degene die bescherming tegen nodeloze verwarring (slaafse nabootsing) inroept, aldus het hof166.. Dit is niet bestreden in cassatie167..

4.63

Het hof heeft in het hier bestreden deel van rov. 4.5.3 alleen geoordeeld dat Samsung onvoldoende heeft onderbouwd dat de cartridges met de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 een eigen plaats op de markt innemen. Uit dat oordeel volgt niet dat het hof heeft geoordeeld (zodat evenmin is miskend) dat de door Samsung aangevoerde omstandigheden niet zouden kunnen leiden tot het oordeel dat de cartridges een eigen gezicht op de markt hebben. De vraag óf het nagebootste product onderscheidend vermogen heeft, is van feitelijke aard en zal in het algemeen niet in cassatie kunnen worden getoetst168.. Het gaat om uitleg van processuele stellingen door het hof en dat is feitelijk in cassatie-technische zin. De rechtsklacht ketst hierop af.

4.64

Samsung heeft gemotiveerd gesteld dat de nagebootste cartridge een eigen gezicht heeft op de relevante (Nederlandse) markt (MvA 7.5 - 7.7 en plta hb 12 december 2019, 1.46). Bij antwoordakte van 7 mei 2019 (p. 18-19, onder 2.3 – 2.4) hebben DR c.s. deze stelling van Samsung gemotiveerd bestreden. Naar deze antwoordakte is tijdens het pleidooi van 12 december 2019 door DR c.s. verwezen (plta hb 12 december 2019, onder 18.1). Blijkens p. 4 van het p-v van de pleidooizitting van 12 december 2019 is door de advocaat van Samsung nog benadrukt onder verwijzing naar rov. 3.4.2 van Mi Moneda wat de criteria zijn voor het eigen gezicht op de markt en dat Samsung daaraan voldoet.

4.65

Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat Samsung gelet op de gemotiveerde betwisting van DR c.s. in het kader van haar stelplicht een nadere onderbouwing moest geven169.. Samsung zelf begrijpt het oordeel ook zo dat zij niet aan haar stelplicht heeft voldaan (repliek in het inc. cassatieberoep, 2.16). Het oordeel dat Samsung dit niet heeft gedaan behoeft volgens mij gelet op het partijdebat170.geen nadere motivering, zodat de klacht dat niet inzichtelijk wordt gemaakt waarom de stellingen van Samsung tegenover de betwisting niet zouden volstaan geen doel kan treffen. Daarop strandt de motiveringsklacht.

4.66

Bij deze stand van zaken ontbreekt belang bij de klachten van onderdelen 4.1 en 4.2, omdat het oordeel in rov. 4.5.3 dat geen sprake is van onderscheidend vermogen zelfstandig dragend is voor de afwijzing van de op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen. Nu daar anders dan bij de bespreking van het vorige hoofdonderdeel 3 geen gerede twijfel over bestaat, laat ik inhoudelijke bespreking van de onderdelen 4.1 en 4.2 achterwege.

4.67

Subonderdeel 4.4 bevat de voortbouwklacht dat de gegrondheid van één of meerdere klachten van onderdelen 3.1 – 3.3 en/of onderdelen 4.1 – 4.3 ook het oordeel in de laatste volzin van rov. 4.5.3 eindarrest aantast. Nu het oordeel over slaafse nabootsing vanwege de niet slagende klachten tegen het hofoordeel dat de cartridges van Samsung onderscheidend vermogen missen, blijft staan, bestaat geen belang bij deze vervolgklacht.

Onderdeel 5: voortbouwklacht

4.68

De voortbouwklacht van dit onderdeel is gericht tegen rov. 4.6 (slotsom), 4.7.1 – 4.7.2 (proceskosten) en het dictum van het eindarrest, ontbeert zelfstandige betekenis en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

Slotsom

4.69

Indien de primaire lijn van de bespreking van het incidentele cassatieberoep wordt gevolgd, dient dat beroep te worden verworpen. Wordt de besproken tweede lijn gevolgd, dan moet worden vernietigd en kunnen volgens mij om redenen van proceseconomie het best meteen prejudiciële vragen worden gesteld over de uitleg van art. 8 lid 3 GModVo in relatie tot ’andere overweging’ bedoeld in punten 26 en 31 Doceram. Wordt in die sleutel niet besloten tot prejudiciële verwijzing, dan slagen onderdelen 3.1-3.3 van het incidenteel cassatieberoep en zal moeten worden vernietigd en (vanwege de exclusieve bevoegdheid van het Haagse hof als appelrechter van de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel in Nederland) worden terugverwezen naar dat hof.

5. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het principale cassatieberoep en van het incidentele cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de

Hoge Raad der Nederlanden

A-G

Beroepschrift 02‑10‑2020

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Datum behandeling: 2 oktober 2020

Verweerschrift tevens houdende incidenteel cassatieberoep

inzake

Samsung Electronics Co., Ltd.

gevestigd te Suwon-si, Zuid-Korea

verweerster in het principale cassatieberoep

eiseres in het incidentele cassatieberoep

advocaat bij de Hoge Raad: S.M. Kingma

tegen:

1. Digital Revolution B.V.

gevestigd te Amsterdam

2. Maxperian NL B.V.

gevestigd te Amersfoort

eiseressen in het principale cassatieberoep

verweersters in het incidentele cassatieberoep

advocaat bij de Hoge Raad: H.J.W. Alt

A. Verweer in het principale cassatieberoep

Samsung is van opvatting dat in de bestreden arresten op de in het principaal beroep aangevoerde gronden noch het recht is geschonden, noch vormen zijn verzuimd die op straffe van nietigheid in acht moeten worden genomen.

B. Incidenteel cassatieberoep

Samsung stelt hierbij deels voorwaardelijk, deels onvoorwaardelijk incidenteel cassatieberoep in tegen het in het principaal beroep bestreden eindarrest van het hof Den Haag van 21 april 2020, onder aanvoering van het volgende

Middel van cassatie

Schending van het recht en/of verzuim van het vormvereiste van een toereikende motivering doordat het hof heeft geoordeeld als vermeld in zijn eindarrest, zulks ten onrechte om de navolgende, mede in onderling verband en samenhang in aanmerking te nemen redenen:

Voorwaardelijke klachten

1. Ontvankelijkheid

Dit onderdeel wordt aangevoerd onder de voorwaarde dat (enige klacht van) onderdeel 1 van het principale middel, anders dan Samsung betoogt, gegrond zou worden bevonden.

Klachten

In (de subonderdelen van) onderdeel 1 van het principale middel wordt geklaagd, kort samengevat, dat het hof in rov. 4.1.1–4.1.4 niet tot het oordeel had kunnen komen dat Samsung als formele, en HP-Printing als materiële procespartij kon optreden in deze procedure c.q. tot het oordeel dat Samsung ontvankelijk is in de vorderingen in conventie. Zou uw Raad enige klacht van onderdeel 1 van het principale middel gegrond bevinden, dan moeten als gevolg daarvan ook de nietigverklaring van octrooi EP 744 (hoofdstuk 4.3; rov. 5.1–5.2) en van de modellen GM 687 en GM 551 (hoofdstuk 4.4; rov. 5.1, 5.3), de afwijzing van de op die IE-rechten gebaseerde inbreukvorderingen (rov. 5.1) en de mede daarop gebaseerde proceskostencompensatie en terugbetalingsveroordeling (hoofdstuk 4.7; rov. 5.4–5.5) worden vernietigd. In dat geval heeft het hof immers ten onrechte octrooien en modellen nietig verklaard, en heeft het ten onrechte vorderingen beoordeeld die op die IE-rechten waren gebaseerd, aangezien de houder van die rechten in dat geval niet deelnam aan de procedure, terwijl dergelijke deelname wel is vereist.1. Althans, als over de vraag of de houder van die IE-rechten aan de procedure deelnam, althans kon deelnemen, na vernietiging en verwijzing nog zou moeten worden beslist, kan eerst daarna worden beslist over het al dan niet in stand blijven van de door dit onderdeel bestreden beslissingen, zodat ook in dat geval die beslissingen in dit cassatieberoep niet in stand kunnen worden gelaten.

Onvoorwaardelijke klachten

2. EP 744
Inleiding

In rov. 4.3.4 overweegt het hof ten aanzien van het standpunt van Samsung dat in CLP-600 aan deelkenmerk 1.7 van EP 744 niet is voldaan, omdat de in de CLP-600 cartridge aan de behuizing van de afvaltonerbehuizing aangebrachte uitsteeksels niet met de tegenover gelegen behuizing daarvan zouden zijn verbonden, dat het verwijst naar en dat het overneemt wat de rechtbank daarover in rov. 4.45–4.48 van haar vonnis heeft overwogen, leidend tot de slotsom dat er geen aanleiding is conclusie 1 zo beperkt uit te leggen dat de steuneenheid noodzakelijk met beide behuizingen van de afvaltonerbehuizing verbonden moet zijn en dat aan het deelkenmerk dat de ‘draageenheid zich in de inwendige ruimte en tussen de bovenste behuizing en de onderste behuizing uitstrekt’ is voldaan indien de steuneenheid in aanraking is met de tegenover gelegen behuizing.

Dit oordeel geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is, in elk geval zonder nadere motivering, die nu ontbreekt, onbegrijpelijk.

Klachten
2.1

Door ter onderbouwing van dit oordeel naar rov. 4.45–4.48 van het vonnis van de rechtbank te verwijzen is het hof bij zijn beoordeling van de geldigheid van EP 744 ten onrechte uitgegaan van de in EP 744 B1 opgenomen/verleende conclusies. Het hof heeft miskend dat de rechtbank in de genoemde rechtsoverwegingen haar oordeel heeft gegeven over de uitleg van deelkenmerk 1.7 van de verleende conclusie van EP 744 B1, terwijl, zoals in cassatie onbestreden vast staat,2. het hof in appel moest oordelen over (de geldigheid van) de conclusies (hier in het bijzonder: conclusie 1) van EP 744 B2. Dat laatste had het hof ook vastgesteld in rov. 2.9 en 3.1, zodat het arrest in zoverre ook innerlijk tegenstrijdig is, en onvoldoende (begrijpelijk) is gemotiveerd omdat ter motivering van het oordeel over de uitleg van deelkenmerk 1.7 van EP 744 B2 is verwezen naar de uitleg van deelkenmerk 1.7 van EP 744 B1.

2.2

Althans heeft het hof miskend dat conclusies moeten worden uitgelegd in de context van het octrooi als geheel, of in elk geval dat deelkenmerken van conclusies moeten worden uitgelegd in de context van de andere deelkenmerken van dezelfde conclusie die over hetzelfde onderdeel van de uitvinding gaan en/of daar onlosmakelijk mee samenhangen.

Heeft het hof dit niet miskend, dan is zijn oordeel zonder nadere motivering, die nu ontbreekt, onbegrijpelijk. Anders dan conclusie 1 van EP 744 B1, bevat conclusie 1 van EP 744 B2 immers ook de deelkenmerken 1.8–1.11.3. Deelkenmerken 1.7, 1.8, 1.9 en 1.11 betreffen alle kenmerken van de geclaimde steuneenheid. Deze dragen samen met de thermische verbinding volgens deelkenmerk 1.10 bij aan de geclaimde verbeterde structuur van de afvaltonerbehuizing, waardoor deze zowel aan de zijkanten als tussenin wordt versterkt.4. Het uitleggen van deelkenmerk 1.7 had het hof dan ook moeten doen mede in het licht van de deelkenmerken 1.8–1.11, althans in elk geval 1.11.5. Voor zover het hof heeft gemeend dat dit geen deelkenmerken zijn die over hetzelfde onderdeel van de uitvinding gaan en/of daar onlosmakelijk mee samenhangen, is dat oordeel, zonder nadere motivering, die nu ontbreekt, onbegrijpelijk, nu die deelkenmerken in redelijkheid niet anders kunnen worden uitgelegd.

In elk geval is in de context van die andere deelkenmerken (althans zonder nadere motivering, die nu ontbreekt) onbegrijpelijk dat het hof (in het voetspoor van de rechtbank, die echter deelkenmerk 1.7 uitlegde van conclusie 1 van EP 744 B1, die de deelkenmerken 1.8–1.11 nog niet bevatte) deelkenmerk 1.7 aldus heeft uitgelegd dat de steuneenheid niet noodzakelijk met beide behuizingen van de afvaltonerbehuizing verbonden hoeft te zijn en dat aan het deelkenmerk dat de ‘draageenheid zich in de inwendige ruimte en tussen de bovenste behuizing en de onderste behuizing uitstrekt’ is voldaan indien de steuneenheid in aanraking is met de tegenover gelegen behuizing. Zoals Samsung ook heeft aangevoerd,6. wordt door invoeging van maatregel 1.11 thans ondubbelzinnig geclaimd dat de dragers van de steuneenheid een steunuitsteeksel en uitsteekselopnemer omvatten die op de overliggende oppervlakken van de bovenste en onderste behuizing van de afvaltonerbehuizing zijn aangebracht; draaguitsteeksel en uitsteekselopnemer zijn dus onderdeel van één en dezelfde drager en de steuneenheid raakt dus niet alleen de tegenover gelegen behuizing, maar is op beide zijden aangebracht. Dat impliceert noodzakelijkerwijs dat beide zijden van de behuizing met elkaar zijn verbonden (door (de onderdelen van) de drager(s)).7. 's Hofs uitleg van deelkenmerk 1.7 dat de steuneenheid niet noodzakelijk met beide behuizingen van de afvaltonerbehuizing verbonden hoeft te zijn, is hiermee — en ook met 's hofs kennelijke eigen uitleg van deelkenmerk 1.11 blijkens rov. 4.3.8 (‘de reeds aanwezige draageenheden […] met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden’) — onverenigbaar en daarmee onbegrijpelijk.

2.3

Gegrondbevinding van onderdeel 2.1 of 2.2 vitieert tevens 's hofs oordelen (i) in de voorlaatste volzin van rov. 4.3.4 dat omdat bij de CLP-600 de steuneenheid in aanraking is met de tegenover gelegen behuizing, aangenomen moet worden dat aan deelkenmerk 1.7 is voldaan, en (ii) in rov. 4.3.11 over conclusie 6, dat voortbouwt op het onder (i) bedoelde oordeel van het hof dat deelkenmerk 1.7 in de CPL-600 cartridge is geopenbaard.

Inleiding

In rov. 4.3.8 overweegt het hof dat het geacht moet worden tot de algemene vakkennis van een werktuigbouwkundig ingenieur te behoren, dat ter voorkoming van expansieve deformatie — het naar onderen uitzakken van de onderste behuizing van de afvaltonerhouder — de reeds aanwezige draageenheden die zich tussen de onderste en bovenste behuizing uitstrekken, met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden, zodat deze behuizingen niet alleen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af. Er zijn geen specifieke technische voordelen geopenbaard die zouden zijn verbonden aan het verbinden van de reeds aanwezige draaguitsteeksels aan de tegenovergelegen behuizing specifiek door het opnemen daarvan in uitsteekselopnemers die complementair aan de tegenovergelegen behuizing zijn aangebracht. Daarmee is deze specifieke maatregel een triviale keuze uit verschillende alternatieve mogelijkheden voor het tot stand brengen van die verbinding, die allemaal geacht moeten worden tot de algemene kennis van een werktuigbouwkundig ingenieur te behoren. In de keuze daarvoor kan geen inventiviteit zijn gelegen, aldus het hof.

Deze oordelen geven blijk van een onjuiste rechtsopvatting of zijn onvoldoende gemotiveerd.

Klachten
2.4

Het hof heeft bij deze oordelen ten onrechte te lage eisen gesteld aan (de onderbouwing van) het beroep van DR c.s. (op wie stelplicht en bewijslast ten aanzien daarvan rustten) op gebrek aan inventiviteit, of heeft zijn oordelen dat, kort gezegd, (de maatregelen van) deelkenmerk 1.11 tot de algemene vakkennis van een werktuigbouwkundig ingenieur behoort (behoren), onvoldoende gemotiveerd. Van de partij die zich beroept op het gebrek aan inventiviteit moet worden verlangd dat deze dat beroep voldoende onderbouwt, bijvoorbeeld met deskundigenverklaringen, of met bewijsstukken zoals relevante prior art, kennis gepubliceerd in handboeken, gepubliceerde technische standaarden, overzichtsartikelen of andere gespecialiseerde publicaties (voor zover de gemiddelde vakman die publicaties nauwlettend zou volgen). Nu DR c.s. dat in deze zaak niet hebben gedaan, heeft het hof miskend dat het hun enkele, niet (of onvoldoende) onderbouwde stelling dat het geclaimde deelkenmerk niet inventief is, niet had mogen honoreren.

Althans heeft het hof zijn oordelen, zeker in het licht van het partijdebat, onvoldoende gemotiveerd. Immers: (i) DR c.s. hebben niets concreets aangevoerd of overgelegd ter onderbouwing van hun standpunt dat deelkenmerk 1.11 tot de algemene vakkennis van een werktuigbouwkundig ingenieur behoort, (ii) uit het overzicht dat DR c.s. wel hebben overgelegd — productie 71 bij MvG — van een beperkt aantal cartridges die voor de prioriteitsdatum op de markt zouden zijn gebracht, is (naar Samsung heeft gesteld,8. wat door het hof in het midden is gelaten, zodat dit in cassatie tot uitgangspunt dient) geen enkele voorzien van de draageenheden vallende onder de bescherming van conclusie 1 (c.q. deelkenmerk (1.7-)1.11), wat veeleer wijst op het tegendeel, (iii) Samsung heeft uitdrukkelijk betwist dat kenmerk 1.11 tot de algemene vakkennis zou behoren en heeft erop gewezen dat DR c.s. hun tegengestelde standpunt niet hebben toegelicht en geen bewijsmiddelen hebben overgelegd9. en (iv) de rechtbank heeft in eerste aanleg de stellingen van DR c.s. over gebrek aan inventiviteit wegens de algemene kennis van de vakman verworpen.10. Daarbij komt dat, zoals Samsung ook heeft opgemerkt,11. voor hindsight bias moet worden gewaakt: in de rechtspraak is het uitgangspunt aanvaard dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden. Het gaat erom dat de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij relevante publicaties, en in dat geval ook deze werkwijze als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid. A fortiori moet de rechter ervoor waken om in het geval als dit, waarin niet eens eerdere openbaarmakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden of andere aanwijzingen daarvoor uit de stand der techniek naar voren zijn gebracht in het partijdebat, (zelfstandig) (te snel) te oordelen dat het deelkenmerk tot de algemene vakkennis van de vakman behoorde.

Op grond van het voorgaande heeft het hof zijn oordelen (i) dat het tot de algemene vakkennis van de vakman behoort dat ter voorkoming van expansieve deformatie — het naar onderen uitzakken van de onderste behuizing van de afvaltonerhouder — de reeds aanwezige draageenheden die zich tussen de onderste en bovenste behuizing uitstrekken, met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden zodat deze behuizingen niet alleen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af en (ii) dat het verbinden van de reeds aanwezige draaguitsteeksels aan de tegenovergelegen behuizing specifiek door het opnemen daarvan in uitsteekselopnemers die complementair aan de tegenovergelegen behuizing zijn aangebracht een triviale keuze is uit verschillende alternatieve mogelijkheden voor het tot stand brengen van die verbinding, onvoldoende gemotiveerd, in elk geval nu het hof in rov. 4.3.8 — evenmin als DR c.s. hadden gedaan — verwijst naar enige aanwijzing uit de stand der techniek waaruit dit zou kunnen worden opgemaakt.

2.5

Althans heeft het hof in rov. 4.3.8 ten onrechte, want in weerwil van art. 24 Rv, de grondslag van het inventiviteitsverweer c.q. de vorderingen van DR c.s. met betrekking tot deelkenmerk 1.11 aangevuld, nu DR c.s. niet (of in elk geval niet voldoende concreet) verweren hebben aangevoerd met de strekking dat (i) dat het tot de algemene vakkennis van een werktuigbouwkundig ingenieur behoort dat ter voorkoming van expansieve deformatie — het naar onderen uitzakken van de onderste behuizing van de afvaltonerhouder — de reeds aanwezige draageenheden die zich tussen de onderste en bovenste behuizing uitstrekken, met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden zodat deze behuizingen niet alleen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af en (ii) dat het verbinden van de reeds aanwezige draaguitsteeksels aan de tegenovergelegen behuizing specifiek door het opnemen daarvan in uitsteekselopnemers die complementair aan de tegenovergelegen behuizing zijn aangebracht een triviale keuze is uit verschillende alternatieve mogelijkheden voor het tot stand brengen van die verbinding, die allemaal geacht moeten worden tot de algemene kennis van een werktuigbouwkundig ingenieur te behoren.

2.6

Het hof heeft in rov. 4.3.4 het oordeel van de rechtbank overgenomen in rov. 4.45–4.48 van haar vonnis. Daarin heeft de rechtbank overwogen (onderstreping adv.):

‘4.48.

De vervorming van de onderste behuizing kan worden voorkomen of geminimaliseerd door een steuneenheid te verbinden met de onderste én de bovenste behuizing, zodat de onderste behuizing aan de bovenste behuizing kan ‘hangen’. Maxperian c.s. stelt — naar het oordeel van de rechtbank terecht — dat vervorming van de onderste behuizing ook kan worden voorkomen door wand 120 te verstevigen met een balk of rib die alleen met de onderste behuizing is verbonden, en dat conclusie 1 die mogelijkheid niet uitsluit. De rechtbank ziet inderdaad geen aanleiding conclusie 1 zo beperkt uit te leggen als Samsung voorstaat, te weten dat de steuneenheid noodzakelijk met de bovenste behuizing van de afvaltonerbehuizing verbonden moet zijn. Conclusie 1 vereist echter wel dat de steuneenheid zich ‘uitstrekt tussen’ de bovenste en onderste behuizing (support unit (200) extends…between the upper housing and the lower housing). Aangezien het hier gaat om een steuneenheid, en deze steuneenheid, gelet op paragraaf [0008] en verder, kennelijk ook steun beoogt te bieden aan de bovenste behuizing, begrijpt de vakman dat de steuneenheid tenminste in aanraking moet zijn met de bovenste behuizing zodat de bovenste behuizing (ook) niet kan worden vervormd door doorzakken of samendrukken.’

Dit door het hof overgenomen oordeel, dus: dat, kort gezegd, ter voorkoming van expansieve deformatie (ook) kan worden volstaan met een steunelement dat alleen met de onderste behuizing is verbonden, is onverenigbaar met 's hofs oordeel in rov. 4.3.8 dat het tot de algemene vakkennis van de vakman behoort dat ter voorkoming van expansieve deformatie de aanwezige draageenheden met beide oppervlakken dienen te zijn verbonden zodat deze behuizingen niet alleen niet naar elkaar toe kunnen bewegen, maar ook niet meer van elkaar af. (Ook) daarom is 's hofs oordeel in rov. 4.3.8 onbegrijpelijk.

2.7

Gegrondbevinding van een of meer van de voorgaande subonderdelen van onderdeel 2 vitieert ook de oordelen van het hof dat de inventiviteitsaanval op conclusie 1 slaagt (rov. 4.3.8 in fine) en de daarop voortbouwende oordelen van het hof in rov. 4.3.15.

3. GM 687 en GM 551
Inleiding

In rov. 4.4.2 overweegt het hof dat de aangebrachte ribbels respectievelijk rasters in GM 687 en GM 551 als effect hebben dat enerzijds materiaal kan worden bespaard, terwijl anderzijds door de aangebrachte ribbels / rasters toch de nodige constructiestijfheid wordt behouden. Met haar standpunt dat het aanbrengen van ribbels of rasters niet nodig is voor het bereiken van constructiestijfheid, wat zou blijken uit het feit dat er ook (zelfs de meeste) cartridges zijn zonder ribbels of rasters, en dat het voor de constructiestijfheid juist beter zou zijn geen ribbels of rasters toe te passen, miskent Samsung dat het effect niet de verbetering van constructiestijfheid is, maar het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid, aldus het hof.

Het hof oordeelt in rov. 4.4.5 dat alle uiterlijke kenmerken die GM 687 respectievelijk GM 551 volgens Samsung eigen karakter geven, technisch zijn bepaald. In het Doceram / CeramTec-arrest (HvJ EU 8 maart 2018, zaak C-395/16 ECLI:EU:C:2018:172), zo vervolgt het hof, heeft het HvJ EU overwogen ‘dat artikel 8, lid 1, van verordening nr. 6/2002 uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het gemeenschapsmodellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld’. Vastgesteld dient derhalve te worden of de hiervoor besproken uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, dan wel of bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld. In dat verband heeft het HvJ EU overwogen ‘dat voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend was voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn.’. Gelet op deze rechtsoverweging is dus niet doorslaggevend dat hetzelfde technische effect bereikt had kunnen worden met een op andere wijze vormgegeven ribbel- of rasterpatroon, of handvat, waarvoor volgens Samsung vele mogelijke varianten zouden bestaan.

In rov. 4.4.6 overweegt het hof dat als uitgangspunt te gelden heeft dat het voor producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt dat er bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken andere factoren een rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie. Gelet op de noodzakelijke compatibiliteit met de printer waarvoor de cartridge is bestemd, zullen bij de aankoopbeslissing door de consument met name de type-aanduiding (voor compatibiliteit) en het merk en de prijs (in verband met de wens / afweging of men een ‘origineel’ product — afkomstig van de producent van de printer — zal kopen of niet) een rol spelen. Dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten is niet aannemelijk en door Samsung ook niet (voldoende gemotiveerd) gesteld. In dat licht acht het hof de stelling van Samsung dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, onvoldoende en te ongeloofwaardig om af te wijken van het hiervoor vermelde uitgangspunt. Derhalve moet er naar het oordeel van het hof van uitgegaan worden dat alle uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 uitsluitend technisch zijn bepaald, zodat deze van bescherming op grond van het gemeenschapsmodellenrecht zijn uitgesloten, aldus nog steeds het hof. Dat brengt het hof in rov. 4.4.7 tot de slotsom dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, de reconventionele vordering van DR c.s. tot nietigverklaring van GM 687 en GM 551 toewijsbaar is. Dat betekent dat het vonnis van de rechtbank ook in zoverre niet in stand kan blijven.

Om de volgende redenen geven deze oordelen blijk van een onjuiste rechtsopvatting of zijn ze onvoldoende gemotiveerd.

Klachten
3.1

In zijn overwegingen in rov. 4.4.2 heeft het hof miskend dat het besparen van materiaal niet kan worden gekwalificeerd als een technisch effect of technische functie als bedoeld in art. 8 GModVo. De overweging van de ontwerper om materiaal te (willen) besparen is daarentegen een ‘andere overweging dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult’ als bedoeld in rov. 31 van het Doceram-arrest. In elk geval geldt dat in het geval als het onderhavige, waarin het hof geen technisch effect van dat besparen van materiaal heeft vastgesteld.

Althans heeft het hof, als het wel zou hebben bedoeld dat het besparen van materiaal in dit geval een technische functie heeft, onvoldoende gemotiveerd waarin die technische functie dan zou zijn gelegen. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, valt dat niet in te zien; aan het besparen van materiaal zal doorgaans immers geen technische overweging ten grondslag liggen (maar veeleer een kostenoverweging of bijvoorbeeld milieuoverwegingen).

Het voorgaande wordt niet anders doordat het hof spreekt over het besparen van materiaal onder behoud van de constructiestijfheid. Dat met ribbels of raster constructiestijfheid wordt behouden is mogelijk in zoverre een technisch effect, maar het effect daarnaast dat diezelfde ribbels of datzelfde raster materiaal besparen, kan niet als een technische functie in de hier bedoelde zin worden aangemerkt. Wanneer constructiestijfheid wordt behouden bij het gebruik van ribbels of rasters ter besparing van materiaal, dan heeft die besparing dus geen technisch effect; de constructiestijfheid wordt er immers juist niet door beïnvloed, of in elk geval niet door verbeterd (integendeel, zo heeft Samsung gesteld,12. naar het hof op zichzelf ook onderkent (‘dat het voor de constructiestijfheid juist beter zou zijn geen ribbels of raster toe te passen’)).

Anders gezegd: het behouden van de nodige constructiestijfheid kan in de overwegingen van de ontwerper een technische randvoorwaarde zijn bij een bepaalde ontwerpkeuze, maar wanneer onder behoud van die randvoorwaarde een ontwerpkeuze wordt gemaakt vanuit een niet-technische overweging (bijvoorbeeld een financiële/bedrijfseconomische overweging om materiaal te willen besparen), dan is die ontwerpkeuze dus niet uitsluitend bepaald door de technische functie van die ontwerpkeuze.

Dit betekent dat het hof niet, althans niet met de huidige motivering, heeft kunnen oordelen dat de ribbels of rasters een (louter) technische functie vervullen doordat hun effect het besparen van materiaal is onder behoud van constructiestijfheid. Nu, naar het hof aanneemt, de ribbels of rasters zijn ingegeven door de overweging materiaal te (willen) besparen, had het hof dan ook bij de uitvoering van de in rov. 4.4.5 weergegeven toets of de ribbels en rasters ‘uitsluitend technisch zijn bepaald, dan wel of bij de vormgeving daarvan ook andere factoren een rol hebben gespeeld’ moeten oordelen — anders dan het hof nu in rov. 4.4.6 heeft gedaan — dat dat hier inderdaad het geval is, althans had het hof nader moeten motiveren waarom dat hier niet het geval is.

3.2

's Hofs oordeel in rov. 4.4.6 dat als uitgangspunt voor cartridges niet voor de hand ligt dat, kort gezegd, uiterlijke kenmerken een andere rol spelen dan de met de vormgeving te vervullen technische functie, en dat de consument zich voor de aankoopbeslissing niet zal laten leiden door vormgevingsaspecten, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is onvoldoende gemotiveerd. Het hof heeft miskend dat de rechter bij de beoordeling of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald als bedoeld in die bepaling, rekening moet houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. Door een (door het hof zelf verondersteld) ‘uitgangspunt’ te formuleren over wat voor ‘producten zoals de onderhavige in het algemeen niet voor de hand ligt’ en dat bovendien te baseren op evenzeer verondersteld aankoopgedrag van de consument, heeft het hof de beoordeling niet gebaseerd op alle objectieve omstandigheden van het geval (maar: gebaseerd op een subjectieve veronderstelling van het hof en/of subjectief gedrag van de veronderstelde consument) en/of niet op alle objectieve omstandigheden van het geval (dus: op de keuzes die Samsung ten aanzien van deze concrete cartridges heeft gemaakt). In elk geval is het oordeel van het hof dat Samsung onvoldoende heeft gesteld (en/of dat te ongeloofwaardig is) dat een consument zich bij de aankoopbeslissing van een cartridge zal laten leiden door vormgevingsaspecten en/of dat dat bij de totstandkoming van de uiterlijke kenmerken de wens om de cartridge een eigen, herkenbaar en origineel en/of esthetisch karakter te geven ter onderscheiding / herkenning van het model een rol heeft gespeeld, zonder nadere motivering onvoldoende begrijpelijk. Samsung heeft immers betoogd13. dat webwinkels altijd het uiterlijk tonen van de cartridge, zodat de consument die het product koopt, ook weet of het uiterlijk van de cartridge overeenkomt met het uiterlijk van de cartridge die hij nog in zijn printer heeft zitten: het uiterlijk van de cartridge heeft een sterke herkomstfunctie en een eigen gezicht op de relevante markt. Samsung heeft erop gewezen dat DR c.s. in hun webwinkel bovenaan de originele cartridges van Samsung tonen, en daaronder de kopie van DR c.s. met hetzelfde uiterlijk, om zo in te spelen op de aankoopbeslissing van de consument. Zonder nadere motivering, die nu ontbreekt, valt niet in te zien waarom, als, naar het hof aanneemt, voor de consument de typeaanduiding en het merk en de prijs een rol spelen maar niet (tevens) vormgevingsaspecten die de herkomstfunctie dienen (die dienen ter onderscheiding / herkenning), DR c.s. in de webwinkels dan niet alleen die elementen tonen, maar ook het uiterlijk van de cartridges (bovenaan de originele cartridges van Samsung, en daaronder de kopie van DR c.s. met hetzelfde uiterlijk), zoals in cassatie (ten minste veronderstellenderwijs) vast staat.

3.3

Gegrondbevinding van onderdeel 3.1 en/of onderdeel 3.2 vitieert ook 's hofs conclusie in rov. 4.4.7.

4. Slaafse nabootsing
4.1

Het oordeel van het hof in rov. 4.5.2 dat, ‘in aanmerking nemend dat van de ‘nabootser’ niet verlangd wordt dat hij aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk doet teneinde verwarring te voorkomen’, het hem vrij staat een in het nagebootste product gekozen technische oplossing toe te passen, ook al zou er een alternatieve technische oplossing zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans wanneer die alternatieve technische oplossing aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid geen afbreuk doet. Op de nabootsende concurrent rust immers de verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.14. Als er een alternatieve technische oplossing is om hetzelfde technisch effect te bereiken, kan, althans als die oplossing aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid geen afbreuk doet, de nabootsende concurrent door voor die alternatieve technische oplossing te kiezen aan zijn bedoelde verplichting voldoen. Dan staat het de nabootser dus juist niet vrij om de in het nagebootste product gekozen technische oplossing toe te passen.

Ligt in 's hof oordeel besloten dat het hof dit niet heeft miskend maar dat in dit geval een alternatieve technische oplossing (hetzelfde technische effect bereikt maar) wél afbreuk doet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, dan is dit oordeel onvoldoende gemotiveerd, nu het hof dan geen inzicht heeft gegeven in zijn gedachtegang. In elk geval is dat oordeel dan ongemotiveerd tegen de achtergrond van (i) 's hofs vaststelling in rov. 4.4.2 dat met de rasters en ribbels de nodige constructiestijfheid wordt behouden; dat wijst er immers veeleer op dat rasters en ribbels niet afdoen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product en/of (ii) Samsungs uitdrukkelijke stelling dat DR c.s. inderdaad de vrije keuze hadden om een andere weg in te slaan zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de cartridges zou worden getornd, waarbij Samsung erop heeft gewezen dat DR c.s. uiteindelijk ook daadwerkelijk een eigen nieuw ontwerp hebben gemaakt dat qua functionaliteit en technische elementen identiek is aan de originele cartridge en de slaafs nagebootste kopie en volledig compatibel met alle printers waar die eerdere cartridges ook in passen, maar met een beduidend andere vormgeving: de strepen op de bovenzijde hebben plaatsgemaakt voor een golvend patroon en het handvat heeft een naar binnen gewerkte kartelrand gekregen.15.

4.2

Samsung leest de slotzin van rov. 4.5.2 (‘Een andersluidend oordeel… bedoeling kan zijn’) aldus dat daarin geen (zelfstandige) eindbeslissing is gelegen, maar dat deze zin slechts de motivering bevat van het daaraan voorafgaande rechtsoordeel, dat door onderdeel 4.1 wordt bestreden. Hoe dan ook geeft die slotzin blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Slaafse nabootsing en modellenrecht zijn verschillende beschermingsregimes met een verschillend karakter en verschillende kenmerken, waarbij het niet altijd zinvol of rechtens relevant is om de deelaspecten van de twee regimes met elkaar te vergelijken; daartussen bestaat ook niet a priori een ‘hiërarchie’ die bepaalt dat bescherming onder het ene regime ‘verder’ zou moeten strekken of juist niet ‘verder’ zou mogen strekken dan het andere. Zo is de beschermingsduur van een modellenrecht beperkt(er) in tijd, maar daartegenover staat dat voor modellenrecht weer niet vereist is dat de nabootsing gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan, dat het product een eigen gezicht op de markt heeft of dat de nabootser zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid afbreuk te doen een andere vormgeving had kunnen kiezen. Net zoals uit een uitspraak van het HvJEU of uw Raad over de techniekexceptie in het modellenrecht niet zonder meer conclusies kunnen worden getrokken over de reikwijdte van de techniekexceptie in het merkenrecht, zo kunnen uit een uitspraak van het HvJEU of uw Raad over de techniekexceptie in het modellenrecht niet zonder meer conclusies worden getrokken over de betekenis van de technische functie onder het leerstuk van de slaafse nabootsing. Het leerstuk van de slaafse nabootsing kent geen ‘techniekrestrictie’ zoals in het modellenrecht, maar wel een verplichting om zo mogelijk en nodig verwarring te voorkomen mits daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product. Dat brengt niet noodzakelijkerwijs altijd mee dat de nabootser niet dezelfde technische oplossing mag toepassen, maar kan onder omstandigheden wel meebrengen dat de nabootser gehouden kan zijn om verwarring te voorkomen door een alternatieve vormgeving te kiezen waarbij ook een ‘technisch bepaald’ onderdeel (door een even bruikbaar en deugdelijk alternatief) wordt vervangen.

4.3

Het oordeel van het hof in rov. 4.5.3 dat DR c.s. hebben bestreden dat de cartridges met de uiterlijke kenmerken van GM 687 en GM 551 een eigen gezicht op de markt innemen, dat Samsung, op wie ter zake de bewijslast rust, naar het oordeel van het hof vervolgens heeft nagelaten dit (voldoende) te onderbouwen, en dat reeds daarom het beroep op slaafse nabootsing moet stranden, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting of is onvoldoende gemotiveerd. Het oordeel houdt niet meer in dan dat Samsung haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd tegenover de betwisting door DR c.s., maar biedt geen enkel inzicht in waarom de stellingen van Samsung (tegenover die betwisting) onvoldoende zouden zijn onderbouwd. Samsung heeft aangevoerd16. dat de cartridges een eigen gezicht hebben op de relevante markt, waarbij Samsung heeft gewezen op haar uiteenzetting over de kenmerkende verschillen tussen de tonercartridges en de rest van de markt, zoals het volledig andere uiterlijk van de Brother TN 3170-cartridge en de verschillen met Samsungs eigen CLP-K600.17. Samsung heeft verder betoogd dat webwinkels altijd het uiterlijk tonen van de cartridge, zodat de consument die het product koopt, ook weet of het uiterlijk van de cartridge overeenkomt met het uiterlijk van de cartridge die hij nog in zijn printer heeft zitten: het uiterlijk van de cartridge heeft een sterke herkomstfunctie en een eigen gezicht op de relevante markt. Samsung heeft erop gewezen dat DR c.s. in hun webwinkel bovenaan de originele cartridges van Samsung tonen, en daaronder de kopie van DR c.s. met hetzelfde uiterlijk, om zo in te spelen op de aankoopbeslissing van de consument. Ten slotte heeft Samsung (onweersproken) gesteld dat zij marktleider is op het gebied van cartridges, dat de twee cartridges binnen het productassortiment van Samsung zeer succesvol zijn en dat zij al jarenlang op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.18. Voor zover het hof heeft gemeend dat deze gestelde omstandigheden niet kunnen leiden tot het oordeel dat de cartridges een eigen gezicht op de markt hebben, heeft het hof miskend dat deze omstandigheden wel degelijk daartoe kunnen leiden; heeft het hof dat niet miskend, dan heeft het onvoldoende gemotiveerd waarom het heeft gemeend dat in het licht van de betwisting van DR c.s. deze stellingen van Samsung onvoldoende zijn om dat tot bedoeld oordeel te leiden, zeker nu DR c.s. in het kader van haar betwisting niet zijn ingegaan op hoe andere, gelijksoortige producten op de cartridgemarkt eruitzien en in het bijzonder niet met enig voorbeeld hebben gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, dat de cartridges van Samsung onvoldoende onderscheidend zijn van de rest van de markt. Door noch enige stelling van Samsung, noch de daartegenover staande betwisting door DR c.s. inhoudelijk te bespreken, geeft 's hofs oordeel onvoldoende inzicht in de daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden controleerbaar en aanvaardbaar te maken.

4.4

Gegrondheid van een of meer van de klachten van onderdelen 3.1–3.3 en/of onderdeel 4.1–4.3 vitieert ook 's hofs oordeel in rov. 4.5.3, laatste volzin, dat op de door die klachten bestreden overwegingen over de toepassing van de ‘techniekrestrictie’ in het modellenrecht en/of in het leerstuk van de slaafse nabootsing voortbouwt.

5. Voortbouwklacht

Gegrondbevinding van een of meer van de klachten van de voorgaande onderdelen vitieert ook rov. 4.6, 4.7.1–4.7.2 en het dictum.

Met conclusie:

—

in het principale cassatieberoep: tot verwerping van het beroep;

—

in het incidentele cassatieberoep: tot vernietiging van het bestreden arrest met zodanige beslissing als uw Raad passend acht;

—

in het principale en het incidentele cassatieberoep: tot hoofdelijke veroordeling van DR c.s. in de kosten van het geding in cassatie, voor zover van toepassing op de voet van art. 1019h Rv en voor het overige overeenkomstig het gangbare liquidatietarief, zulks met bepaling dat over die proceskostenveroordeling de wettelijke rente verschuldigd zal zijn met ingang van de vijftiende dag na de datum van het te dezen te wijzen arrest.

Advocaat

Beroepschrift 02‑09‑2020

PROCESINLEIDING VORDERINGSPROCEDURE BIJ DE HOGE RAAD

Eisers tot cassatie zijn

1)

de besloten vennootschap DIGITAL REVOLUTION BV, gevestigd te Amsterdam (hierna ook: ‘Digital Revolution’ of ‘123inkt’);

2)

de besloten vennootschap MAXPERIAN NL B.V., gevestigd te Amersfoort (hierna ook: ‘Maxperian’ of ‘Sneltoner’)

(hierna gezamenlijk ook: ‘DR c.s.’), beiden voor deze zaak domicilie kiezende te (2582 GM) Den Haag aan de Statenlaan 28, ten kantore van Alt Kam Boer advocaten van wie mr. H.J.W. Alt, advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, door rekwiranten als zodanig is aangewezen om hen te vertegenwoordigen in na te melden cassatieprocedure en welke advocaat in deze procedure wordt bijgestaan door mr. Th.C.J.A van Engelen, advocaat te Utrecht.

Verweerder te dezen is:

De vennootschap naar buitenlands recht SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd., gevestigd te Suwonsi, Zuid-Korea, (hierna ook: ‘Samsung’) voor wie in hoger beroep heeft opgetreden mr. B.J. Berghuis van Woortman, kantoorhoudende te (1082 MC) Amsterdam aan de Claude Debussylaan 247 (Simmons & Simmons);

DR c.s. stelt hierbij cassatieberoep in tegen het arrest, gewezen op 21 april 2020, van het Gerechtshof Den Haag (het ‘Hof’), in de zaak met zaaknummer 200.216.620/01, tussen DR c.s. als appellanten en Samsung als geïntimeerde (het ‘Arrest’) in hoger beroep van het vonnis van 30 november 2016 van de rechtbank Den Haag (met zaak-/rolnummers: C/09/456760/ HA ZA 13-1409 en C/09/456763/ HA ZA 13-1411) (het ‘Vonnis’), alsook tegen het in deze zaak door het Hof op 26 juni 2018 gewezen (tussen)arrest (‘Tussenarrest’)

Verweerster kan in deze cassatieprocedure ten laatste verschijnen op: woensdag 2 september 2020. Daarnaast wordt verweerster erop gewezen dat de enkelvoudige civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden vorderingszaken, zoals de onderhavige, behandelt op vrijdagen om 10.00 uur (zie: art. 3.1.4.4. van het Procesreglement Hoge Raad der Nederlanden) in het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden aan het Korte Voorhout 8 te Den Haag.

Inleiding

De zaak gaat — heel kort gezegd — over een door Samsung gestelde inbreuk op twee octrooien (respectievelijk EP 537 en EP 744) en twee Gemeenschapsmodelrechten (respectievelijk GM 687 en GM 551) door de verkoop door DR c.s. van een tweetal typen tonercartridges voor laserprinters.

Samsung heeft DR c.s. ter zake daarvan op 26 november 2013 gedagvaard in kort geding. Bij vonnis van 9 januari 2014 (IEPT20140109) zijn — kort gezegd — de vorderingen van Samsung inzake EP 537 toegewezen en de vorderingen inzake EP 744, GM 687 en GM 551 afgewezen. In het door DR c.s. bij wege van spoedappel ingestelde hoger beroep heeft het Hof het vonnis in kort geding bekrachtigd bij arrest van 27 mei 2014 (IEPT20140527).

Bij het Vonnis van 30 november 2016 heeft de rechtbank Den Haag — kort gezegd en voor zover in cassatie van belang — de vorderingen van Samsung toegewezen en DR c.s. bevolen de inbreuk op deze octrooi- en modelrechten te staken, opgave te doen van de aantallen inbreukmakende producten en DR c.s. veroordeeld tot afdracht van winst dan wel tot vergoeding van door Samsung geleden schade, op te maken bij staat, en DR c.s. veroordeeld in de kosten van het geding ten bedrage van € 259.529.

DR c.s. is van het Vonnis in hoger beroep gekomen en heeft bij memorie van grieven d.d. 12 september 2017 grieven tegen het Vonnis aangevoerd.

Daaropvolgend heeft Samsung op 14 december 2017 een incidentele akte tot schorsing ex artikel 225 Rv genomen vanwege de door Samsung gestelde overdracht van haar ‘printer business’, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, in september 2016 aan HP Inc. Bij het Tussenarrest d.d. 26 juni 2018 heeft het Hof (i) de gevraagde schorsing afgewezen, (ii) Samsung veroordeelt in de proceskosten van het incident ten bedrage van € 1.074 en (iii) de zaak verwezen naar de rol voor het nemen van een memorie van antwoord, onder aanhouding van iedere verdere beslissing.

Vervolgens heeft Samsung op 21 augustus 2018 een memorie van antwoord genomen en bij akte van dezelfde datum een partijwijziging verzocht.

Daaropvolgend heeft het Hof bij een tussenarrest van 18 december 2018 een comparitie van partijen bevolen teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten over (i) het door Samsung gedane verzoek tot wijziging van de gedaagde partij, (ii) de in het tussenarrest geformuleerde vragen en (iii) alsmede over de vraag of het dienstig voorkomt ter zake aan de Hoge Raad prejudiciële vragen te stellen.

Na de nodige processuele verwikkelingen — in de vorm van aktes en pleidooien — heeft het Hof in het Arrest het Vonnis (a) bekrachtigd ter zake van EP 537 (op in wezen dezelfde gronden als in het arrest in kort geding van 24 mei 2014) en (b) vernietigd voor wat betreft — kort gezegd — EP 744, GM 687 en GM 551 wegens nietigheid van die IE-rechten. Tevens heeft het Hof de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep gecompenseerd en Samsung veroordeeld tot terugbetaling van de proceskostenveroordelingen in eerste aanleg. Met de compensatie van proceskosten laat het Hof een bedrag van in totaal € 592.573 (voor eerste aanleg en hoger beroep) voor rekening van DR c.s. Daarmee is het procesbelang van DR c.s. tevens geïllustreerd.

Inhoudsopgave

Feiten en procesverloop

3

Klachten samengevat

4

1.

Ontvankelijkheid Samsung (rov. 4.1)

11

2.

Nietigheid conclusie 1 en 2: het klonterprobleem

28

3.

Functionele uitleg ‘dieper gelegen deel’ — zijwaarts verspreiden

52

4.

Geen inbreuk op EP 537

60

5.

Bewijslast inzake nietigheidsgronden

65

6.

Nietigheid conclusie 1 en 2: plausibiliteit ophopingsprobleem en de oplossing daarvan

69

7.

Nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid

89

8.

Misbruik van recht, dubbele octrooiering en nietigheid van EP 537

91

9.

Inventiviteit EP 537

97

10.

Proceskosten Arrest en Tussenarrest

105

11.

Slotsom EP 537 en voortbouwklachten

107

DR c.s. voert tegen het Arrest het volgende middel van cassatie aan:

Middel van cassatie

Schending van het recht en/of verzuim van vormen, waarvan niet-inachtneming nietigheid medebrengt, doordat het Hof bij het Arrest heeft overwogen en beslist gelijk in het Arrest vermeld — hier als herhaald en ingelast te beschouwen — ten onrechte om één of meer van de navolgende — zo nodig in onderling verband en samenhang te beschouwen — redenen:

Feiten en procesverloop1.

Samsung

Samsung is een wereldwijd opererend elektronicaconcern. Samsung produceerde en verkocht diverse typen laserprinters die gebruik maken van verwisselbare tonercartridges. De producten van Samsung omvatten onder meer (a) printers met typeaanduidingen CLP-, ML- en SCX-, en (b) tonercartridges die geschikt zijn voor de CLP-, ML- en SCX-printers. Samsung heeft haar printerdivisie — na de pleidooien in eerste aanleg d.d. 4 december 2015, maar voorafgaand aan het Vonnis van 30 november 2016 — verkocht aan HP Inc. bij overeenkomst van 12 september 2016 (Arrest onder 2.1).

IE-rechten

Samsung was houdster van diverse octrooien en Gemeenschapsmodellen met betrekking tot tonercartridges voor laserprinters (Arrest onder 2.2). Dat betreft het Europese octrooi 1 357 5317 (‘EP 537’) het Gemeenschapsmodel 001200687 (‘GM 687’) betreffende het navolgende model tonercartridge

BRS_HR_02092020_20_02239-3-1

en het Europese octrooi 1 975 744 (‘EP 744’) en het Gemeenschapsmodel 000853551 (‘GM 551’) betreffende het navolgende model tonercartridge.

BRS_HR_02092020_20_02239-4-2

Deze octrooien en modellen staan inmiddels ingeschreven in de voor Nederland relevante octrooi- en modelregisters op naam van HP Printing Korea Co. Ltd (‘HP-Printing’) (Arrest onder 2.2). Voor wat betreft de modelrechten dateert die tenaamstelling van voor de datum van het uitbrengen van de dagvaarding in hoger beroep (23 februari 2017). De beide octrooien zijn bij Deed of Assignment, gedateerd 4 november 2017, ‘assigned’ aan HP-Printing en vervolgens op naam van deze vennootschap ingeschreven in het Nederlandse octrooiregister (Arrest onder 4.1).

DR c.s.

Digital Revolution en Maxperian exploiteren beide webwinkels via welke zij printers en tonercartridges aanbieden en verkopen in Nederland en België. Maxperian doet dat via de aan de domeinnamen sneltoner.nl, sneltoner.be en sneltoner.com gekoppelde website. De website van DR is gekoppeld aan de domeinnamen 123inkt.nl, 123inkt.be en 123inkt.com. Zij verhandelen onder hun huismerk tonercartridges die compatibel zijn met de CLP-, ML- en/of SCX-printers van Samsung (Arrest onder 2.3.).

Klachten samengevat

Gelet op de grote omvang van het procesdossier en de mede daardoor veroorzaakte grote omvang van deze procesinleiding (waarin ook de nodige begrijpelijkheids- en motiveringsklachten zijn vervat betreffende een feitelijk en technisch complexe materie) vat DR c.s. voor het gebruiksgemak van deze procesinleiding het merendeel van de aangevoerde klachten en hun rechtsgevolgen in het hiernavolgende — niet-uitputtend — kort samen.

1. Ontvankelijkheid Samsung (rov. 4.1)

In rov. 4.1.1 tot en met 4.1.4 komt het Hof tot het oordeel dat Samsung in hoger beroep ontvankelijk is in haar vorderingen, ondanks dat onbestreden vaststaat dat Samsung niet langer de rechthebbende is van de ingeroepen IE-rechten en ondanks dat de beweerdelijke nieuwe rechthebbende geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in hoger beroep tussen te komen (artikel 217 Rv).

Dit oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, omdat (a) het hof miskent dat een wisseling van hoedanigheid als procespartij gedurende het hoger beroep van Samsung niet mogelijk is, (b) het Hof voldoende acht dat Samsung een ‘Certification of Mandate’ van de beweerdelijke nieuwe rechthebbende heeft, terwijl daarvoor een (tijdige) volmacht (artikel 3:60 BW) vereist is en (c) het Hof de door DR c.s. bestreden rechtsgeldige ondertekening van de bedoelde last door HP Printing niet onderzoekt of vaststelt.

Het oordeel is verder onbegrijpelijk omdat de overgelegde last (productie 70) een last van Samsung aan de beweerdelijke nieuwe rechthebbende is (in plaats van andersom), zodat Samsung niet de lasthebber maar de lastgever is.

Dit oordeel getuigt verder van een onjuiste rechtsopvatting doordat het Hof, bij gebreke van voldoende belang, geen aanleiding ziet te oordelen over de door DR c.s. bestreden rechtsgeldigheid van de overdracht van — kort gezegd — de IE-rechten en vorderingen aan de beweerdelijke nieuwe rechthebbende, HP Printing, zodat evenmin vaststaat dat de door het Hof bedoelde last verstrekt is door de daartoe bevoegde rechthebbende van de betreffende IE-rechten.

Niet-ontvankelijkheid van Samsung brengt met zich dat het Arrest in zijn geheel vernietigd dient te worden en de zaak door de Hoge Raad kan worden afgedaan door afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv).

2. Nietigheid conclusies 1 en 2 EP 537: het klonterprobleem

In rov. 4.2.28, rov. 4.2.29, rov 4.2.30, rov. 4.2.32 en rov. 4.2.34 verwerpt het Hof het verweer van DR c.s. op nietigheid van de conclusies 1 en 2 van EP 737, omdat in die conclusies een ‘transportorgaan’ ontbreekt, op basis van een onjuiste rechtsopvatting. Kort gezegd, stelt het Hof in rov. 4.2.1 t/m rov. 4.2.3 feitelijk vast dat de uitvindingsgedachte ter oplossing van het in EP 537 aan de orde zijnde lekkageprobleem — dat veroorzaakt wordt door twee separate deeloorzaken, te weten (a) een ophopingsprobleem en (b) een klonterprobleem — bestaat uit het inzicht dat (a) het ophopingsprobleem wordt opgelost door een zogeheten ‘dieper gelegen deel’ en (b) het klonterprobleem wordt opgelost door een ‘transportorgaan’.

De door het Hof feitelijk vastgestelde uitvindingsgedachte is dus gelegen in het gecombineerd gebruik van zowel een ‘dieper gelegen deel’ als een ‘transportorgaan’ ter oplossing van het lekkageprobleem. Vaststaat dat de conclusie 1 en 2 geen transportorgaan bevatten en het klonterprobleem daarom niet kunnen oplossen. Door conclusie 1 en 2 niet nietig te achten, ondanks dat vaststaat dat niet alle cruciale elementen van de uitvindingsgedachte van EP 537 daarin zijn geclaimd, getuigt het oordeel van het Hof van de onjuiste rechtsopvatting dat sprake kan zijn van een rechtsgeldige (product)conclusie, wanneer een volgens de uitvindingsgedachte voor de oplossing van het probleem vereiste constructiemaatregel (een transportorgaan) in die conclusie ontbreekt. Het Hof miskent aldus dat die conclusies niet zien op een uitvinding, als ook niet inventief, niet industrieel toepasbaar en niet nawerkbaar zijn, wat in strijd is met de aan een octrooieerbare uitvinding te stellen vereisten van artikel 52 EOV en artikel 83 EOV, als ook artikel 82 EOV.

Het andersluidende oordeel van het Hof komt neer op het weginterpreteren van een element van de uitvinding, wat rechtens ontoelaatbaar is. Van een onjuiste rechtsopvatting getuigt vervolgens ook het oordeel van het Hof dat het aan een van inbreuk betichtte partij (DR c.s.) zou zijn om te stellen c.q. voldoende te onderbouwen dat de gemiddelde vakman het gebruik een element van de uitvindingsgedachte (het transportorgaan) noodzakelijk zou achten, ondanks dat feitelijk vaststaat dat dit een element van de uitvindingsgedachte is. Dat geldt ook voor het oordeel van het Hof dat het aan de van inbeuk betichtte partij (DR c.s.) zou zijn om te stellen c.q. voldoende te onderbouwen dat een probleem (het ‘klonterprobleem’) dat zich volgens de octrooi-aanvrager c.q. octrooihouder voordoet en door de uitvinding wordt opgelost, zich in een zodanige mate voor zou moeten doen dat de gemiddelde vakman een conclusie (conclusies 1 en 2 van EP 537) niet plausibel zou achten, wanneer het element van de uitvindingsgedachte dat noodzakelijk is voor de oplossing van dat probleem (het transportorgaan) ontbreekt.

Hetzelfde geldt voor het oordeel van het Hof dat de beschrijving van een octrooi (EP 537) in dat geval nog aanleiding zou moeten geven om te veronderstellen dat dit probleem zich bij normaal gebruik inderdaad zal voordoen. Onbegrijpelijk is vervolgens nog de uitleg die het Hof in rov 4.2.28 geeft aan het gebruik van het woord ‘may’ in paragraaf 62 van de beschrijving van EP 537. Nietigheid van de conclusies 1 en 2 van EP 537 brengt met zich dat het Arrest voor wat betreft EP 537 vernietigd dient te worden en de zaak door de Hoge Raad kan worden afgedaan door afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv).

3. Functionele uitleg conclusie-element ‘dieper gelegen deel’

BRS_HR_02092020_20_02239-6-3

In rov. 4.2.8 en rov. 4.2.9 verwerpt het Hof een functionele uitleg van het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ — inhoudende dat dit element de in het octrooi beschreven functie van het zijwaarts verspreiden van opgehoopte afvaltoner daadwerkelijk moet kunnen vervullen — en oordeelt het Hof dat de beschermingsomvang van een conclusie (conclusie 1) niet beperkt is tot cartridges waarbij dit ophopingsprobleem zich voordoet. Dit oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting door in strijd met de standaard-rechtspraak van de Hoge Raad de ‘achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte’ niet als gezichtspunt in ogenschouw te nemen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Tevens miskent het Hof dat wanneer de uitvindingsgedachte er in gelegen is dat een conclusie-element (het ‘dieper gelegen deel’) een specifieke functie heeft (een ophopingsprobleem oplossen), dat conclusie-element naar zijn aard functioneel uitgelegd dient te worden, ook wanneer de beschrijving de vakman ‘daarvoor geen aanleiding geeft’. Bovendien miskent het Hof dat wanneer (a) een eerste conclusie-element (het ‘dieper gelegen deel’ (40)) (b) in een tweede conclusie-element nader beperkt wordt (door het vereiste van een V-vorm (W4>W3) in de aanvoerrichting (A1) van zich ophopende afvaltoner)2. en (c) de beschrijving en de tekeningen leren dat dit tweede conclusie-element noodzakelijk is voor de functie van het eerste conclusie-element (oplossen van een ophopingsprobleem door het zijwaarts verspreiden van ophopende afvaltoner), een functionele uitleg van het aldus in de conclusie zelf functioneel beperkte conclusie-element (het ‘dieper gelegen deel’) conform de uitlegregels van artikel 69(1) EOV geboden is. Bovendien is het oordeel van het Hof onbegrijpelijk. Het Hof stelt feitelijk vast dat het voor de nieuwe EP 537-cartridge (die geen deel uitmaakt van de stand van de techniek) beschreven lekkage-probleem in de stand van de techniek niet wordt genoemd (of opgelost) voor de tot de stand van de techniek behorende — en van EP 537 verschillende — cartridges.

Tegen die achtergrond is onbegrijpelijk en rechtens onjuist dat het Hof vervolgens — kort gezegd — oordeelt dat de gemiddelde vakman daaruit niet zal afleiden dat dit probleem zich bij de ‘stand-van-de-techniek-cartridges’ niet voordoet, maar ‘veeleer zal […] inzien dat dit probleem’ in die stand van de techniek ‘niet is onderkend’. Daarmee treedt het Hof in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen, nu dit door Samsung niet is aangevoerd. Dit oordeel is ook onbegrijpelijk en rechtens onjuist nu het Hof niet vaststelt dat de uitvindingsgedachte ziet op het onderkennen van een op zich al bestaand (maar niet bekend) probleem (een zogeheten ‘probleemuitvinding’).3. Bovendien getuigt de overweging van het Hof dat het aan DR c.s. zou zijn om te stellen en voldoende te onderbouwen ‘dat en waarom dit probleem zich bij’ — kort gezegd — die cartridges uit de stand van de techniek ‘niet zou kunnen voordoen’ van een onjuiste rechtsopvatting inzake stelplicht en bewijslast. In rov. 4.2.8 (c.q. rov. 4.2.9) verwerpt het Hof ook het standpunt dat ‘de door het protocol bij artikel 69 EOV voorgeschreven billijke bescherming voor de octrooihouder’ volgens DR c.s. met zich brengt ‘dat de beschermingsomvang van EP 537 beperkt is tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet’. Die verwerping is in strijd met wat de Hoge Raad leert in het Medinol-arrest van 4 april 2014,4. waar de Hoge Raad in rov. 3.4.3 uitdrukkelijk overweegt (accentuering, raadsman): ‘dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat het octrooi alleen ziet op stents met een uit-fase eerste meanderpatroon, omdat het probleem dat het octrooi blijkens de beschrijving beoogt op te lossen zich, naar de gemiddelde vakman uit de beschrijving leert en hem ook op grond van zijn kennis van de stand van de techniek bekend is,bij stents met een in-fasepatroon niet voordoet.’ De verwerping door het Hof van een functionele uitleg van het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ brengt — kort gezegd — met zich dat het oordeel van het Hof over de plausibiliteit van de oplossing van het ophopingsprobleem in conclusie 1 en 2 van EP 537, als ook over de inbreukvraag op onjuiste rechtsopvattingen gebaseerd zijn en geen stand kunnen houden.

4. Inbreuk op EP 537

Het oordeel van het Hof in rov. 4.2.53 dat de cartridges van DR c.s. inbreukmakend zijn op conclusie 1 en 2 van EP 537 is — kort gezegd — gebaseerd op de hiervoor bedoelde onjuiste rechtsopvatting over de functionele uitleg van het conclusie-element dieper gelegen deel. Gebaseerd op die rechtens onjuiste uitleg komt het Hof tot het oordeel dat de cartridges van DR c.s. inbreukmakend zijn, ondanks dat dit conclusie-element zijn verspreidingsfunctie bij die cartridges niet vervult en ondanks dat feitelijk vaststaat dat het door conclusies 1 en 2 beweerdelijk opgeloste ophopingsprobleem zich bij die cartridges niet voordoet. Dat is in strijd met de hiervoor geciteerde leer van het Medinol-arrest van 4 april 2014, die er op neerkomt dat van inbreuk geen sprake kan zijn als het door het octrooi opgeloste probleem zich feitelijk niet voordoet en het octrooi dus niets op te lossen heeft. Verder is rechtens onjuist dat het zogeheten Gillette-verweer — inhoudende dat geen inbreuk op een octrooi gemaakt kan worden door het toepassen van de voor dat octrooi relevante stand van de techniek — niet op zou gaan, nu vaststaat (rov. 4.2.30) dat de cartridges DR c.s. niet verschillen van een cartridge conform het tot de stand van de techniek behorende US 211 octrooi van Samsung, met uitzondering van het dieper gelegen deel, maar dat dieper gelegen deel conform de Medinol-leer niet relevant is, omdat — naar feitelijk vaststaat — het daardoor opgeloste ophopingsprobleem zich niet voordoet. Niet inbreuk op de conclusies 1 en 2 van EP 537 brengt met zich dat het Arrest voor wat betreft EP 537 vernietigd dient te worden en de zaak door de Hoge Raad kan worden afgedaan door afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv).

5. Bewijslast

In — kort gezegd — rov. 4.2.11 kwalificeert het Hof rechtens onjuist de aangevoerde plausibiliteitsverweren tot enkel inventiviteitsverweren en oordeelt het Hof ten onrechte dat de bewijslast daarvan op DR c.s. rust. De in deze zaak aangevoerde plausibiliteitsverweren zien op (a) het feit dat het in EP 537 beschreven ophopingsprobleem een feitelijk niet bestaand probleem is, en — indien het al een bestaand probleem is — de in conclusie en 2 geclaimde oplossing dat probleem feitelijk niet kan oplossen. De bewijslast inzake het feitelijk bestaan van het door het octrooi beweerdelijk opgeloste probleem dient rechtens op de octrooihouder te rusten, als degene die in het octrooi stelt dat het probleem zou bestaan en dat het door het octrooi opgelost wordt. De octrooihouder heeft hier dan ook te gelden als degene die zich beroept op rechtsgevolgen van door die octrooihouder gestelde feiten in de zin van de hoofdregel van artikel 150 Rv, zodat bewijslast van die feiten op de octrooihouder behoort te rusten.

Ook de eisen van redelijkheid en billijkheid brengen met zich dat de van inbreuk berichtte partij niet wordt opgezadeld met de bewijslast van een negatief feit (c.q. het niet bestaan van het door het octrooi opgeloste probleem). Omdat de in het octrooi geclaimde oplossing ziet op een probleem waarvan het bestaan niet vaststaat (het probleem wordt als novum in het octrooi opgevoerd), heeft voor de bewijslast voor wat betreft het feitelijk oplossen van het niet vaststaande probleem evenzeer te gelden dat die bewijslast rechtens op de octrooihouder dient te rusten. Het tegenovergestelde oordeel van het Hof getuigt van ook van een onjuiste rechtsopvatting. Deze ten onrechte aan DR c.s. toebedeelde bewijslast inzake (de plausibiliteit van) het feitelijk bestaan van het door het octrooi opgeloste probleem en/of de oplossing daarvan, brengt met zich dat de daarop gebaseerde oordelen daarover van het Hof ook getuigen van een onjuiste rechtsopvatting. Nu vaststaat dat Samsung geen bewijs heeft geleverd van het feitelijk bestaan van het gestelde probleem of van het feitelijk oplossen daarvan conform de conclusies 1 en 2, als ook dat Samsung daar geen nader specifiek bewijs heeft aangeboden, dient aangenomen te worden dat noch het bestaan van het probleem, noch het bestaan van de oplossing daarvan, is aangetoond, zodat conclusie 1 en 2 op die grond vernietigd dienen te worden en het Arrest voor wat betreft EP 537 evenzeer vernietigd dient te worden en de zaak door de Hoge Raad kan worden afgedaan door afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv).

6. Nietigheid conclusie 1 en 2: het ophopingsprobleem

In rov. 4.2.10 tot en met rov. 4.2.31 komt het Hof tot de conclusie (in rov. 4.2.31) ‘dat het standpunt van DR c.s. dat niet plausibel is dat een ophopingsprobleem zoals bedoeld in EP 537 bestaat en voorts dat niet plausibel is dat de maatregelen van conclusies 1 en 2 het ophopingsprobleem oplossen, al dan niet wegens het ontbreken van een transportorgaan, moet worden verworpen.’ Nu dit oordeel gebaseerd is op een onjuiste rechtsopvatting inzake de bewijslast zijn de bevindingen van het Hof in rov. 4.2.10 tot en met 4.2.30 gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting en kunnen om die reden geen stand houden. Daarnaast zijn die bevindingen onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, doordat het Hof regelmatig in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt door bijvoorbeeld te miskennen dat iets als tussen partijen — als enerzijds gesteld en anderzijds niet (voldoende onderbouwd) weersproken — als vaststaand heeft te gelden. Dat betreft — kort gezegd — bijvoorbeeld:

1)

dat US 211 en EP 537 betrekking op hebben op twee elkaar uitsluitende types cartridges c.q. technologieën (hierna onder 6.4 en onder 6.12);

2)

dat extra drukopbouw door aangevoerde afvaltoner geringer is naarmate het dieper gelegen deel smaller is (hierna onder 6.8);

3)

(dat nieuw aangevoerde toner niet in staat om in de reinigingsruimte opgehoopte afvaltoner voort te stuwen (hierna onder 6.10);

4)

dat de afvaltoner zich eerst ophoopt in de reinigingsruimte en zich daarna verplaatst naar de afvaltonercontainer (hierna onder 6.14);

5)

dat de door DR afgebeelde ophoping van afvaltoner niet mogelijk zou zijn zonder een scheidingswand (hierna onder 6.15);

BRS_HR_02092020_20_02239-9-4

6)

dat dat de duwkracht van de aangevoerde toner ophoping niet voorkomt (hierna onder 6.15);

7)

dat de vakman concludeert dat de opvulling in het volledig moet zijn, zoals de beschrijving de vakman voorhoudt en de tekeningen laten zien (hierna onder 6.16);

8)

dat afvaltoner in de reinigingsruimte moet zijn opgehoopt om nieuw aangevoerde afvaltoner in staat te stellen daarop druk uit te oefenen en die in beweging te brengen (hierna onder 6.17).

Verder is het oordeel van het Hof voor wat betreft (de plausibiliteit van) het bestaan van het ophopingsprobleem onbegrijpelijk, omdat — kort gezegd — vaststaat dat de technologie van US 211 van Samsung ophoping voorkomt en het Hof oordeelt dat de cartridge van EP 537 van Samsung niet anders is dan cartridge van US 211 (met uitzondering van het dieper gelegen deel), zodat daarmee logischerwijs gegeven is dat bij de EP 537 geen sprake van een ophopingsprobleem kan zijn. Indien en voor zover het ophopingsprobleem toch mocht bestaan, is het oordeel van het Hof dat dit probleem kan worden opgelost door enkel de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner, zonder een transportorgaan, onbegrijpelijk. In dat geval is het ophopingsprobleem ontstaan doordat US 211 niet is toegepast en daardoor de kracht van de aangevoerde afvaltoner onvoldoende is om deze voort te stuwen en de aangevoerde afvaltoner gaat ophopen. Het is onbegrijpelijk dat het Hof oordeelt dat de onvoldoende voortstuwingskracht van aangevoerde afvaltoner, die de oorzaak van het ophopingsprobleem is, vervolgens ook onvoldoende is om het daardoor veroorzaakte ophopingsprobleem op te lossen. Het is op zich evident dat de oorzaak van een probleem niet ook de oplossing van het daardoor ontstane probleem kan zijn en dat is bovendien ook niet wat de uitvindingsgedachte van EP 537 inhoudt. Nietigheid van de conclusies 1 en 2 van EP 537 wegens het (niet plausibel zijn van) het bestaan van het door de octrooihouder gestelde probleem dan wel de door de oplossing gestelde — en geclaimde — oplossing daarvan, brengt met zich dat het Arrest voor wat betreft EP 537 vernietigd dient te worden en de zaak door de Hoge Raad kan worden afgedaan door afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv).

7. Nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid

In rov. 4.2.32 tot en met rov. 4.2.34 verwerpt het Hof de nawerkbaarheid- en industriële toepasbaarheidsbezwaren inzake conclusie 1 en 2 van EP 537. Dat oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het Hof de bezwaren inzake (de plausibiliteit van) het bestaan van het ophopingsprobleem en inzake (de plausibiliteit) van de oplossing daarvan als inventiviteitsbezwaren aanmerkt, terwijl de omstandigheid dat die bezwaren ook de inventiviteit van de gestelde uitvinding betreffen er niet aan afdoet dat die bezwaren óók de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van de die uitvinding raken. Tevens is het oordeel van het Hof onbegrijpelijk aangezien als vaststaand heeft te gelden dat de aanvoer van nieuwe afvoertoner niet is staat opgehoopte afvaltoner weer in beweging te brengen, als ook dat het transportorgaan de enige in EP 537 beschreven constructiemaatregel waarmee opgehoopte afvaltoner weer in beweging gebracht kan worden. Dat brengt met zich dat oordeel van het Hof dat een inrichting waarin de voor het in beweging brengen van opgehoopte afvaltoner vereiste constructiemaatregel ontbreekt, onbegrijpelijk is en bij gebreke van een nadere toelichting onvoldoende gemotiveerd. Datzelfde geldt voor de overweging dat het feit dat de cartridges van DR c.s. probleemloos functioneren als argument voor het nawerkbaar en industrieel toepasbaar zijn van een richting conform conclusie 1 en 2 van DP 537, in aanmerking nemende dat niet gesteld is door Samsung dat die cartridges het ophopingsprobleem van EP 537 hebben en dat ook cartridges conform US 211 zijn, waarmee het ophopingsprobleem wordt voorkomen.

8. Misbruik van recht — dubbele octrooiering

In rov. 4.2.35 verwerpt het Hof dat het door DR c.s. aangevoerde misbruik van recht door het aanvragen en handhaven van een ‘uitvinding volgens conclusies 1 en 2’ die ‘geen technische toepassing heeft dan wel niet nawerkbaar is’, omdat het Hof — kort gezegd — die conclusie rechtsgeldig acht. Het slagen van de daartegen gerichte klachten in cassatie brengt met zich dat verwerping van dit standpunt van DR c.s. geen stand kan houden en er in cassatie van uitgegaan kan worden dat van het bedoelde misbruik als vaststaand heeft te gelden. In rov. 4.238 en rov. 4.2.39 verwerpt het Hof ten onrechte (a) dat er sprake is van misbruik van recht wegens dubbele octrooiering, doordat Samsung — kort gezegd — naast EP 537 voor dezelfde uitvindingsgedachte een tweede octrooi — EP 538 — heeft aangevraagd en verkregen, alsmede (b) dat EP 537 vanwege deze dubbele octrooiering — kort gezegd — niet langer geldig geacht dient te worden op grond van de onjuiste rechtsopvatting dat daarvoor — kort samengevat — de conclusies en de beschermingsomvang van de beide octrooien van belang zijn, in plaats van aan ‘de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte’ in ogenschouw te nemen en daaraan in dit verband doorslaggevende betekenis toe te kennen. Evenzeer miskent het Hof dat dubbele octrooiering verboden is wegens strijd met een fundamenteel beginsel van (internationaal) octrooirecht, zodat het Hof Samsung ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar vorderingen, althans deze niet aan Samsung heeft ontzegt, alsmede de daarop gebaseerde vorderingen van DR c.s. betreffende onder meer volledige vergoeding van schade bestaande uit de proceskosten van de procedure in kort geding. Evenzeer getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en is onbegrijpelijk het oordeel van het Hof dat Samsung artikel 21 Rv niet heeft geschonden door het bestaan van EP 538 — dat van belang is voor het kunnen beoordelen van de vraag of al dan niet sprake is van verboden dubbele octrooiering — in het geheel niet aan te voeren.

9. Inventiviteit

In rov. 4.2.45 t/m rov. 4.252 verwerpt het Hof het inventiviteitsverweer van DR c.s. op basis van een — in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv — door het Hof geformuleerde andere formulering van het door EP 537 op te lossen objectieve technische probleem dan de tussen partijen niet in geschil zijnde probleemstelling. Daarmee is getuigt die probleemstelling en de daarop gebaseerde analyse van de inventiviteit van een onjuiste rechtsopvatting en is deze ook onbegrijpelijk. Hetzelfde heeft te gelden voor de verwerping door het Hof van US 211 als meest nabije stand van de techniek, omdat dit document geen betrekking zou hebben op het tegengaan van het lekkageprobleem, terwijl dat evenmin tussen partijen in geschil was en derhalve als tussen hen vaststaand heeft te gelden. Evenzeer treedt het Hof in strijd met artikel 24 en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen doordat het Hof het onderkennen van het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingseenheid als onderdeel van de uitvinding ziet en vervolgens op basis daarvan de inventiviteit van die aldus door het Hof zelf- afwijking van het standpunt van partijen en de beschrijving van EP 537 — geformuleerde zogeheten (probleem)uitvinding inventief acht. Het oordeel van het Hof in rov. 4.2.50 miskent dat DR c.s. gesteld heeft dat de gemiddelde vakman niet alleen op grond van zijn algemene vakkennis weet dat een V-vorm geschikt is voor opzijschuiven van opgehoopte toner, maar ook op grond van de gemiddelde algemene kennis en vaardigheden — c.q. ‘gezond verstand’- waarover die vakman ook geacht wordt te beschikken. Door daar niet op in te gaan is het oordeel onvoldoende gemotiveerd en bovendien getuigt het van een onjuiste rechtsopvatting over de kennis en vaardigheden waarover de octrooirechtelijke vakman geachte wordt te beschikken. Evenzeer miskent het Hof dat de gemiddelde vakman ook over enige creativiteit beschikt en niet slechts een automaat is, zodat het oordeel ook op dat punt van een onjuiste rechtsopvatting getuigt.

10. Proceskosten Arrest en Tussenarrest

In rov. 4.7 overweegt het Hof dat DR c.s. als de in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden ten aanzien van EP 537. Gelet op bovenbedoelde klachten is dat oordeel onjuist en dient Samsung ook ten aanzien van EP 537 als de in het ongelijk gestelde partij te worden aangemerkt, zodat het Hof ten onrechte de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep — welke voor DR c.s. € 592.573 bedragen — heeft gecompenseerd. Tevens komt DR c.s. op tegen het oordeel van het Hof in het Tussenarrest van 26 juni 2018 — waarin het door Samsung ingeroepen schorsing werd afgewezen — dat sprake zou zijn van een ‘zeer eenvoudig incident’, op grond waarvan het Hof geliquideerde proceskosten ten bedrage van € 1.074 aan DR c.s. toekende in plaats van de volledige proceskosten van DR c.s. inzake dat incident ten bedrage van € 29.115.

Het vorenstaande leidt dan tot de navolgende specifieke klachten:

1. Ontvankelijkheid Samsung (rov. 4.1)

Dit onderdeel 1 richt zich tegen rov. 4.1. waarin het Hof overweegt:

‘4.1. Ontvankelijkheid
4.1.1

Samsung heeft bij overeenkomst van 12 september 2016 haar printerdivisie, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten — ook die in onderhavige procedure aan de orde zijn — en daarmee samenhangende vorderingen, zowel uit het heden als de toekomst, verkocht aan HP Inc. (hierna: HP). Daartoe heeft Samsung eerst haar ‘printer business’ overgedragen en ingebracht in de vennootschap S-Printing Solution Co. Ltd. (na naamswijziging inmiddels HP Printing Korea Co. Ltd geheten, hierna: HP-Printing). Bij ‘deed of assignment’ gedateerd 4 november 2016, heeft Samsung (onder meer) de in deze procedure aan de orde zijnde octrooien ‘assigned’ aan HP-Printing. Blijkens de door Samsung overgelegde uittreksels stonden de in deze procedure aan de orde zijnde modelrechten voor de datum van uitbrengen van de appeldagvaarding (23 februari 2017) geregistreerd ten name van HP-Printing. Samsung heeft de aandelen in HP-Printing in november 2017 overgedragen aan HP. HP-Printing. Samsung en HP hebben deze gang van zaken bevestigd in een ‘Declaration for the purpose of NL Litigation’ die op 12 en 13 februari 2018 is ondertekend. Ter gelegenheid van de betekening van het bestreden vonnis aan DR c.s. door HP-Printing op 14 december 2017 is (onder meer) de deed of assignment meebetekend.

4.1.2

[…]

4.1.3

Samsung heeft bij akte van 1 oktober 2019 terecht gesteld dat het ‘gebrek’, dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure, kan worden geheeld door middel van een lastgeving op grond waarvan Samsung op eigen naam maar voor rekening en risico van HP-Printing optreedt. Zij heeft ten bewijze van de door HP-Printing aan haar verstrekte last een ‘Confirmation of Mandate’ overgelegd waarin onder meer is opgenomen:

‘2.1

(…) the Parties here by confirm that the proceedings with case number 200.216.620/01 may be continued in the name of Samsung as the formal party to the proceedings.

2.2

The Parties confirm that HP is the material party to the proceedings. For this reason. Samsung has authorized HP to conduct the legal proceeding under Samsung 's name, and Samsung confirms that it will continue to cooperate and take all necessary steps, all at the full risk and expense of HP, in order to enforce and defend any of the Patents and Design Rights and any other right and claim that are the subject of the proceedings.’

Het hof acht deze Confirmation of Mandate voldoende om aan te nemen dat Samsung, waar het de belangen van HP Printing als nieuwe houder van de IE rechten betreft, op last van HP Printing optreedt.

4.1.4

Gegeven de omstandigheid dat Samsung als formele procespartij in deze procedure is betrokken, en HP-Printing als materiele procespartij door middel van de aan Samsung verstrekte last, ziet het hof, bij gebreke van voldoende belang, geen aanleiding te oordelen over de door DR c.s. bestreden rechtsgeldigheid van de door Samsung en HP-Printing gestelde overdracht van de in deze procedure aan de orde zijnde octrooien modelrechten en daarmee verbonden vorderingen. Voor niet-ontvankelijkverklaring van Samsung in haar vorderingen, vanwege de omstandigheid dat zij niet langer houdster zou zijn van de ingeroepen octrooi- en modelrechten bestaat onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding. ’

Dit oordeel van het Hof is rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, dan wel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende gemotiveerd, evenals de daarop gebaseerde rov. 4.7 en volgende evenals de afwijzing van het petitum om de navolgende, ook in onderlinge samenhang te lezen, redenen.

Verandering van processuele hoedanigheid niet mogelijk
1.1

Het hof miskent in de rovv. 4.1 t/m 4.1.4, in het bijzonder rov. 4.1.3., waar het Hof overweegt dat ‘Samsung bij akte van 1 oktober 2019 terecht heeft gesteld dat het ‘gebrek’, dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure’ geheeld kan worden door middel van lastgeving en door Samsung ontvankelijk te achten en te oordelen dat zij optreedt als lasthebber van HP dat een partij in beginsel5. noch door wijziging van eis, noch anderszins in de loop van de procedure in een andere hoedanigheid kan gaan optreden dan die waarin zij haar vordering bij aanvang van de procedure heeft ingesteld.6. Dit vloeit voort uit de eisen van een goede procesorde.7. Een partij die niet reeds bij dagvaarding heeft gesteld (mede) op te treden als gevolmachtigde van een met name genoemde volmachtgever, kan niet hangende de procedure die hoedanigheid alsnog aannemen door op de voet van art. 130 Rv haar eis te veranderen.8. Ook kan een eiser die aanvankelijk een vordering voor zichzelf instelt, deze niet in hoger beroep wijzigen naar een vordering ten behoeve van de (als materiële procespartij optredende) gezamenlijke deelgenoten, zo overwoog de Hoge Raad in een arrest uit 2003.9. Dit wordt in de onderdelen 1.2 en 1.3 nader uitgewerkt.

1.2

In hoger beroep is het een tussen partijen vaststaand feit — als door DR c.s. gesteld en door Samsung erkend — dat Samsung niet langer houdster, in de zin van rechthebbende op c.q. eigenaar van, de ingeroepen octrooi- en modelrechten is.10. Dat het een vaststaand feit is dat Samsung niet langer houdster van deze octrooi- en modelrechten is, is ook door het Hof als feit vastgesteld onder 2.2. van in het Arrest.11. Het ligt bovendien ook ten grondslag aan rov. 4.2.3. van het Arrest, waar het Hof overweegt dat ‘Samsung bij akte van 1 oktober 2019 terecht heeft gesteld dat het ‘gebrek’, dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure’ geheeld kan worden door middel van lastgeving. Daarbij komt dat Samsung eerst bij akte van 1 oktober 2019, randnummer 1.3, stelt dat zij ‘bewijs moet bijbrengen dat zij in deze procedure op eigen naam maar voor rekening en risico van HP Printing Co. Ltd. Optreedt (lastgeving) ’. Daarbij legt zij een niet-ondertekende overeenkomst over met de mededeling dat ‘zij zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor de eerste pleidooizitting in deze kwestie een ondertekende versie [zal] overleggen’. Kortom: eerder trad Samsung nog geenszins op als lasthebber, maar zij tracht dit alsnog te regelen. Dat betekent dat, na Samsung eerst ‘pro se’ is opgetreden, zij niet vervolgens in hoger beroep (en dan zeker niet na de MvA) als lasthebber van HP kan optreden. Nu niet in geschil dat Samsung deze procedure ‘pro se’ is aangevangen en zij ook in de Memorie van Antwoord ‘pro se’ optreedt, en Samsung vervolgens ter rolle waarop de |Memorie van antwoord is genomen tevens een partijwisseling vraagt omdat zij niet langer houdster is van de IE-rechten,12. heeft Samsung in appel dus pas heel laat, te weten bij akte houdende uitlating na comparitie d.d. 1 oktober 2019, voor het eerst met de stelling13. dat er sprake zou zijn van lastgeving en dus van een inmiddels gewijzigde hoedanigheid van Samsung in de procedure, te weten dat zij niet langer optreedt pro se maar als lasthebber van HP Printing Co Ltd. Samsung erkent en onderkent in die akte ook met zoveel woorden dat niet-deelname van de eigenaar van de IE-rechten zal moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid, dan wel tot afwijzing van de vorderingen, althans tot afwijzing en passeren van alle argumenten met betrekking tot de geldigheid van de betreffende IE-rechten.14. Het e.e.a. betekent dat er sprake is van een in een zodanig laat stadium wijzigen van de processuele hoedanigheid van Samsung dat dit reeds hierom niet (meer) mogelijk is. Het hof heeft dit in de door dit onderdeel aangevallen rechtsoverwegingen hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

1.3

In rov. 4.1.4. van het Arrest overweegt het Hof vervolgens — sprekende over Samsung — ‘dat zij niet langer houdster zou zijn’ van die IE-rechten. Indien het Hof door het gebruik van de woorden ‘zou zijn’ bedoeld aan te geven dat in deze procedure niet als vaststaand feit zou hebben te gelden dat Samsung niet langer houdster ‘is’ van de ingeroepen octrooi- en modelrechten, is dat oordeel van het Hof onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. In dat kader moet in elk geval als hypothetisch feitelijke grondslag in cassatie ervan worden uitgegaan dat Samsung niet langer houdster is. Bovendien treedt het Hof in dat geval ook in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd in aanmerking nemende dat Samsung aan haar vorderingen niet ten grondslag heeft gelegd dat zij volgend op de gestelde overdracht desondanks nog rechthebbende ‘zou zijn’ (artikel. 24 Rv en 149 Rv).15. De gedingstukken laten ook geen andere uitleg toe dan dat Samsung niet langer houdster is.16.

Belang bij beoordeling rechtsgeldigheid overdracht aan HP-Printing
1.4

In rov. 4.1.3 gaat het Hof ervan uit dat de Koreaanse rechtspersoon HP-Printing (voorheen ‘S-Printing Solution Co. Ltd.’) als ‘de huidige octrooihouder’ c.q. ‘nieuwe houder van de IE-rechten’ aangemerkt kan of dient te worden, waardoor ‘het ‘gebrek’ dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure, kan worden geheeld door middel van een lastgeving op grond waarvan Samsung op eigen naam maar voor rekening en risico van HP-Printing optreedt.’ In rov. 4.1.4. overweegt het Hof vervolgens ook dat het — ‘gegeven de omstandigheid dat Samsung als formele procespartij in deze procedure is betrokken, en HP-Printing als materiele procespartij door middel van de aan Samsung verstrekte last’ — ‘bij gebreke van voldoende belang, geen aanleiding [ziet] te oordelen over de door DR c.s. bestreden rechtsgeldigheid van de door Samsung en HP-Printing gestelde overdracht van de in deze procedure aan de orde zijnde octrooi- en modelrechten en daarmee verbonden vorderingen.’ Deze oordelen van het Hof getuigen evenzeer van een onjuiste rechtsopvatting en zijn onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd bij gebreke van een nadere toelichting, op de hierna aangegeven gronden.

1.4.1

De overweging in rov. 4.1.4 dat sprake zou zijn van een door ‘HP-Printing gestelde overdracht’ getuigt van een onjuiste rechtsopvatting nu HP-Printing nadrukkelijk geen procespartij is in deze procedure, zodat HP-Printing rechtens niet in staat is iets te stellen in deze procedure. Indien en voor zover het oog heeft op de in deze procedure door Samsung overgelegde producties, waarin sprake is van door HP-Printing ingenomen standpunten, dan getuigt deze overweging evenzeer van een onjuiste rechtsopvatting, doordat niet vaststaat dat de betreffende producties rechtsgeldig door HP-Printing ingenomen standpunten bevatten, nu DR c.s. uitdrukkelijk betwist heeft dat deze stukken rechtsgeldig door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van deze Koreaanse vennootschap ondertekend zijn,17. Samsung daar geen bewijs van heeft aangedragen of aangeboden en het Hof die rechtsgeldigheid niet vaststelt. Op die gronden is ook onbegrijpelijk dat het Hof als vaststaand aanneemt dat sprake is van een ‘HP-Printing gestelde overdracht’ en is dat oordeel onvoldoende gemotiveerd.

1.4.2

Een door HP-Printing aan Samsung verleende last — die het Hof in rov. 4.1.3. voldoende acht ‘om aan te nemen dat Samsung, […], op last van HP-Printing optreedt’ — is ook overigens, dus los van de onmogelijkheid van wisseling van hoedanigheid in het stadium waarin Samsung dit aan de orde heeft gesteld, alleen rechtens van belang indien vaststaat dat de gestelde lastgever — HP-Printing — op grond van een rechtsgeldige overdracht van de IE-rechten de ‘nieuwe houder’ van die rechten is, zoals het Hof in rov. 4.1.3. aanneemt. Het Hof stelt in rov. 4.1.4. feitelijk vast dat DR c.s. de rechtsgeldigheid van de overdracht van die IE-rechten en de daarmee verbonden vorderingen heeft bestreden. Vervolgens ziet het Hof desondanks af van een beoordeling van die bestreden rechtsgeldigheid van de gestelde overdracht. Nu vaststaat (i) dat de rechtsgeldigheid van de overdracht bestreden is en (ii) dat het Hof nalaat te bepalen dat de overdracht rechtsgeldig is, heeft in deze procedure als hypothetisch feitelijke grondslag te gelden dat de gestelde overdracht niet rechtsgeldig is en dat HP-Printing dientengevolge ook niet als de ‘nieuwe houder’ van de IE-rechten kan worden aangemerkt, het andersluidende oordeel van het Hof getuigt dan ook van een onjuiste rechtsopvatting en is onbegrijpelijk. Dit brengt vervolgens mee dat er in cassatie van uit moet worden gegaan dat Samsung — zo er al sprake is van lastgeving — die last heeft gekregen van een niet-rechthebbende op de IE-rechten zodat ook hierom het oordeel van het hof niet in stand kan blijven, nu een partij die een last van een onbevoegde krijgt aan die last geen rechten kan ontlenen.

1.4.3

Dat laatste brengt mee dat eveneens rechtens onjuist en onbegrijpelijk is het oordeel van het Hof in rov. 4.1.4. dat een ‘voldoende belang’ zou ontbreken voor het beoordelen van de door DR c.s. bestreden rechtsgeldigheid van de overdracht. In aanmerking nemende dat de rechtsgeldigheid van de overdracht een ‘conditio sine qua non’ is voor het kunnen aanmerken van HP-Printing als de nieuwe houder van de in deze procedure ingeroepen rechten — en voor het kunnen toekennen van rechtsgevolg aan een door die vermeende nieuwe houder verleende last aan Samsung — hebben zowel DR c.s. als Samsung een voldoende belang bij een beoordeling van die rechtsgeldigheid en heeft het Hof ten onrechte geen aanleiding gezien voor de beoordeling daarvan. Onduidelijk is ook wat het Hof in dit verband onder een ‘voldoende belang’ verstaat en wat het Hof relevant acht om de aan- of afwezigheid daarvan vast te stellen. Indien het Hof daarbij het oog heeft op een ‘voldoende belang’ in de zin van artikel 3:303 BW, zij opgemerkt dat het belangvereiste van artikel 3:303 BW voor een gevoerd verweer met terughoudendheid18. moet worden toegepast, omdat ‘het recht op verweer partijen niet licht zal mogen worden ontzegd’.19. Een voldoende belang bij een gevoerd verweer dient dan te worden verondersteld en slechts bij uitzondering is het aan een verweerder om een voldoende belang te bewijzen c.q. aannemelijk te maken.

1.5

Indien en voor zover in het oordeel van het Hof in rov. 4.1.4 besloten zou liggen dat de betwisting van de rechtsgeldigheid van de overdracht door DR c.s. onvoldoende onderbouwd zou zijn, getuigt een dergelijk (impliciet) oordeel evenzeer van een onjuiste rechtsopvatting en is het in ieder geval onbegrijpelijk en bij gebreke van een nadere toelichting onvoldoende gemotiveerd. Dit wordt als volgt nader toegelicht en uitgewerkt.

1.5.1

De rechtsgeldigheid van de gestelde overdracht aan HP-Printing (voorheen ‘S-Printing Solution Co. Ltd.’) is door DR c.s. uitdrukkelijk en deugdelijk onderbouwd bestreden in de Antwoordakte op akte schorsing rechtsgeding d.d. 19 december 2017 onder 5 (inzake overdracht van vorderingen) en onder 6 (inzake overdracht van IE-rechten). Daarbij is onder meer uitdrukkelijk aangevoerd (onder 5.3 en onder 6.3) dat niet gesteld, noch gebleken is dat sprake is van een conform artikel 3:84 BW noodzakelijke leveringsakte, noch dat eventuele levering bij akte heeft plaatsgevonden ‘krachtens een geldige titel, verricht door hem die bevoegd is’ daarover te beschikken (artikel 3:84(1) BW), noch dat bij de titel de overgedragen rechten ‘met voldoende bepaaldheid omschreven zijn’ (artikel 3:84(2) BW).

1.5.2

In de Nadere akte inzake schorsing rechtsgeding d.d. 20 februari 2018 heeft DR c.s. onder meer ook de rechtsgeldigheid van de door Samsung als Productie 54 in het geding gebrachte verklaring — ‘Declaration for the purpose of NL litigation’ — bestreden en uitdrukkelijk betwist (onder 6.1.1) dat deze verklaring naar het toepasselijke Koreaanse c.q. Amerikaanse/Californische recht rechtsgeldig door c.q. namens Samsung, S-Printing en/of HP is ondertekend. Tevens heeft DR c.s. daar aangevoerd dat Samsung de betwisting van de rechtsgeldigheid van de overdracht van de vorderingsrechten niet heeft weersproken20. en handhaafden zij uitdrukkelijk hun bestrijding van de rechtsgeldigheid van de overdracht van IE-rechten (onder 7.3).

1.5.3

In de Antwoordakte inzake akte wijziging procespartij d.d. 18 september 2018 heeft DR c.s. onder 6 — onder verwijzing naar het aangevoerde in de Antwoordakte d.d. 19 december 2017 en de Nadere akte d.d. 20 februari 2018 — de rechtsgeldigheid van de gestelde overdracht uitdrukkelijk betwist en aangevoerd dat die gestelde overdracht ook niet ‘genoegzaam’ volgt uit de verschillende producties waarnaar Samsung onder 2 van haar Wijzigingsakte d.d. 21 augustus 2018 verwees en tevens gesteld dat het bewijs van de rechtsgeldigheid door Samsung ook niet is geleverd noch aangeboden.21.

1.5.4

In Akte na tussenarrest van 18 december 2018 d.d. 7 mei 2019 heeft DR c.s. de betwisting van de gestelde overdrachten aan HP-Printing uitdrukkelijk gehandhaafd onder 1.2(a)22. en onder 4.3.23.

1.5.5

In reactie daarop volstaat Samsung in haar Akte houdende uitlating gevolgen overdracht d.d. 7 mei 2019 in randnummer 2.1 met een verwijzing naar de driepartijenverklaring zoals door Samsung overgelegd als productie 54, waarbij Samsung andermaal niet ingaat op zaken als overdrachtstitel, leveringsakte, beschikkingsbevoegdheid etc.24.

1.5.6

In de Aantekeningen mr. Th.C.J.A. van Engelen voor de Comparitie van Partijen d.d. 6 juni 2019 is de betwisting van de overdracht aan HP-Printing wederom uitdrukkelijk gehandhaafd.25.

1.5.7

Ter comparitie verwijzen de advocaten dat met betrekking tot de overdracht naar de Master Purchase Agreement (p-v d.d. 6 juni 2019, p. 2) maar geven andermaal geen nadere onderbouwing naar aanleiding van de betwisting. De handhaving van de betwisting van de rechtsgeldigheid van de overdracht aan HP-Printing zijdens DR blijkt ook uit het proces-verbaal van de comparitie d.d. 6 juni 2019.26.

1.5.8

Samsung gaat er vervolgens bij akte uitlating comparitie d.d. 1 oktober 2019 niet op in.

1.5.9

De betwisting is evenzeer uitdrukkelijk gehandhaafd in de Akte na comparitie 6 juni 2019 d.d. 29 oktober 2019 onder 2.2.27.

1.5.10

Gelet op het vorenstaande kon en mocht het hof het verweer niet onbehandeld laten en is er — op zijn minst — een voldoende betwisting van de rechtsgeldigheid van de overdracht. Daarbij heeft bovendien te gelden dat het hier gaat om stukken die bij uitstek tot het domein van Samsung behoren, zodat gelet op het bepaalde van artikel 21 Rv het op de weg van Samsung lag om deze stukken in het geding te brengen. Door dat na te laten kan in elk geval niet worden geoordeeld dat DR c.s. hun standpunt niet voldoende hebben onderbouwd. Het is veeleer Samsung die op dit punt te weinig heeft gesteld. Het hof heeft dit hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

Handhaving na overdracht alleen mogelijk door nieuwe rechthebbende
1.6

De akte houdende uitlating na comparitie zijdens Samsung d.d. 1 oktober 2019 geeft zelf al aan in randnummer 1.2 dat niet-deelname van de eigenaar van IP-rechten aan de onderhavige procedure zal moeten leiden tot niet-ontvankelijkverklaring, althans tot afwijzing van de vorderingen, althans tot afwijzing en passeren van alle argumenten met betrekking tot de geldigheid van de betreffende IE-rechten. Subsidiair beroept Samsung zich vervolgens in randnummer 1.3 van die akte alsnog op lastgeving waarvan klaarblijkelijk nog geen sprake is wanneer HP Printing Korea Co, Ltd, zelf in het geding verschijnt, waarna zij zich in randnummer 1.4 stelt dat wanneer het hof zou oordelen dat de intellectuele eigendomsrechten niet of niet geheel aan HP Printing Korea Co, Ltd. zijn overgedragen treedt Samsumg uitsluitend op voor het gedeelte van het gevorderde dat niet zou zijn overgedragen en wel op eigen naam en voor eigen risico. Los van het feit dat zonder nadere toelichting onbegrijpelijk is dat en waarom indien niet komt vast te staan dat de IE rechten ook aan Printing Korea Co, Ltd. zijn overgedragen er dan wel nog iets door Samsung te vorderen zal blijven, onderkent Samsung dat noodzakelijk is voor haar vorderingen dat de huidige eigenaar in het geding zal moeten deelnemen op straffe van niet-ontvankelijkheid of afwijzing van haar vorderingen. Echter zij miskent, en in haar kielzog ook het hof dat dit niet kan door lastgeving. Dit wordt in onderdeel 1.7 en 1.8 als volgt nader toegelicht en uitgewerkt.

1.7

In rov. 4.1.3. overweegt het Hof dat Samsung bij akte van 1 oktober 2019 terecht zou hebben gesteld ‘dat het ‘gebrek’ dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in deze procedure, kan worden geheeld door middel van een lastgeving op grond waarvan Samsung op eigen naam maar voor rekening en risico van HP-Printing optreedt.’ Dit oordeel getuigt, los van het voorgaande, ook van een onjuiste rechtsopvatting. Een last om op eigen naam van de lasthebber, maar voor rekening en risico van de lastgever, in een procedure op te treden, brengt in de onderhavige zaak alleen maar met zich dat Samsung als lasthebber de aan de procedure verbonden kosten voor rekening van HP-Printing kan brengen en de uit de procedure eventueel voortvloeiende revenuen aan HP-Printing toekomen. Dat brengt alleen maar met zich dat er op grond van een overeenkomst tussen Samsung en HP-Printing voor Samsung geen financiële voor- of nadelen aan het optreden in deze procedure verbonden zijn. Een dergelijk afspraak tussen Samsung als procespartij en HP-Printing regardeert DR c.s. echter niet. Samsung kan niet, ook niet op basis van de ‘Master Purchase Agreement’, op eigen naam, maar voor risico van een derde aan IE-rechten verbonden verbods- en schadevergoedingsvorderingen instellen. De omstandigheid dat de door Samsung in de procedure tegen DR c.s. gehandhaafde IE-rechten — en de daaraan verbonden verbods- en schadevergoedingsvorderingen — mogelijk toebehoren aan HP-Printing maakt dat ook niet anders. De door Samsung in de procedure gehandhaafde IE-rechten — en de daaraan verbonden verbods- en schadevergoedingsvorderingen — komen toe aan de rechthebbende op die IE-rechten. Veronderstellende dat die IE-rechten en/of de daaraan verbonden vorderingsrechten rechtsgeldig aan HP-Printing zouden zijn overgedragen, kunnen die rechten vervolgens alleen door HP-Printing als (verondersteld) nieuwe rechthebbende worden gehandhaafd. Dat volgt uit artikel 3:304 BW, bepalende dat een rechtsvordering niet van het recht tot welks bescherming zij dient kan worden gescheiden, en artikel 3:303 BW, bepalende dat zonder voldoende belang niemand een rechtsvordering toekomt. Volgend op de door Samsung gestelde overdracht komen de overgedragen rechten enkel aan de nieuwe rechthebbende toe en heeft Samsung geen recht meer op, noch voldoende belang bij, de in deze procedure ingestelde handhavingsvorderingen. Dat ligt mogelijk28. slechts anders indien en voor zover door de veronderstelde nieuwe rechthebbende — HP-Printing — aan Samsung een volmacht in de zin van artikel 3:60 BW is verleend op grond waarvan Samsung bevoegd is ‘in naam van’ — in de zin van vertegenwoordiger van — HP-Printing rechtshandelingen te verrichten, met als gevolg dat door Samsung binnen de grenzen van de volmacht verrichte rechtshandelingen enkel rechtsgevolg hebben voor HP-Printing als volmachtgever (artikel 3:66 BW). Het door het Hof in rov. 4.1.3. bedoelde ‘gebrek’ dat de huidige octrooihouder niet formeel partij is in de procedure kan dus niet geheeld worden door middel van een lastgeving op waarvan Samsung op eigen naam maar voor rekening en risico van HP-Printing optreedt, zoals het Hof daar oordeelt. Dat ‘gebrek’ kan alleen geheeld worden door middel van een tijdige29. volmacht op grond waarvan Samsung bevoegd is HP-Printing (als veronderstelde rechthebbende) te vertegenwoordigen.

1.8

Dit oordeel van het Hof in rov. 4.1.3 is verder onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, omdat DR c.s. in de Akte na comparitie 6 juni 2019 d.d. 29 oktober 2019 onder 5.230. ook uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat voor de ontvankelijkheid van Samsung een procesvolmacht vereist was en dat een dergelijke volmacht ontbrak en het bestaan daarvan door Samsung ook niet was gesteld, noch anderszins gebleken.

Samsung is geen lasthebber van HP-Printing
1.9

In rov. 4.1.3. neemt het Hof vervolgens aan dat Samsung op last van HP-Printing optreedt en overweegt het Hof in rov. 4.1.4. dat dit onder meer met zich brengt dat voor niet-ontvankelijkverklaring van Samsung ‘vanwege de omstandigheid dat zij niet langer houdster zou zijn van de ingeroepen octrooi- en modelrechten’ onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding bestaat. Ook dit oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, is onbegrijpelijk en is onvoldoende gemotiveerd bij gebreke van een nadere toelichting.

1.9.1

Vooropgesteld zij dat Samsung in haar Memorie van Antwoord d.d. 21 augustus 2018 niet stelt en daaruit ook niet blijkt dat Samsung als lasthebber of procesgevolmachtigde van een derde partij c.q. HP-Printing optreedt. Samsung legt in de Memorie van Antwoord geen andere grond aan haar rechtspositie in hoger beroep ten grondslag dan door Samsung in eerste aanleg is aangevoerd. Daarmee staat vast dat Samsung in de Memorie van Antwoord ‘pro se’ optreedt in haar hoedanigheid van (voormalig) rechthebbende op de betreffende IE-rechten en op die grondslag bevestiging c.q. bekrachtiging vordert van het Vonnis en — kort gezegd — de daarin opgelegde inbreukverboden en schadevergoedingen wegens inbreuk op de IE-rechten.

1.9.2

Ook in de alleen door Samsung genomen Akte wijziging procespartij van dezelfde datum als de Memorie van Antwoord — 21 augustus 2018 — wordt door Samsung niet gesteld dat HP-Printing aan Samsung een last of volmacht zou hebben gegeven om IE-rechten van HP-Printing namens HP-Printing te handhaven of dat Samsung in die nieuwe hoedanigheid aan de procedure zou deelnemen. Integendeel. In die Akte wordt verzocht om de Samsung als ‘gedaagde procespartij in hoger beroep te wijzigen’ in HP-Printing, omdat HP-Printing de nieuw rechthebbende zou zijn. Geconstateerd wordt tevens dat Samsung ook in de Akte houdende uitlating gevolgen overdracht octrooien, modellen en vorderingen d.d. 7 mei 2019 niet stelt dat Samsung op dat moment lasthebber of gevolmachtigde van HP-Printing zou zijn.

1.9.3

Het is pas bij gelegenheid van de Comparitie van Partijen van 6 juni 2019 dat in de pleitaantekeningen van de advocaten van Samsung aangegeven wordt dat Samsung bij een afwijzing van de gevraagde partijwisseling — ‘in dat geval’ — vervolgens als lasthebber verder zal blijven procederen op eigen naam maar voor rekening en risico van HP.31. Dat is dus een toekomstige gebeurtenis, zodat Samsung ook op 6 juni 2019 nog niet in de hoedanigheid van een lasthebber aan de procedure deelnam, laat staan als gevolmachtigde. Dat blijkt vervolgens ook uit de Nadere akte van Samsung d.d. 1 oktober 2019, waarin Samsung onder 1.3 stelt dat er (enkel) sprake is van lastgeving conform een bijgesloten ‘Confirmation of Mandate’32.. Een pas op 8 oktober 2019 ten behoeve van HP-Printing getekende versie van een andere ‘Confirmation of Mandate’ is vervolgens door Samsung op 29 oktober 2019 in het geding gebracht als Productie 74. De door Samsung gestelde last door HP-Printing aan Samsung dateert dus pas van 8 oktober 2019.

1.9.4

Door nu in rov. 4.1.4. van het Arrest te oordelen dat ‘gegeven de omstandigheid dat Samsung als formele procespartij in deze procedure is betrokken, en HP Printing als materiële procespartij door middel van de aan Samsung verstrekte last’ geen aanleiding te zien voor niet-ontvankelijkverklaring van Samsung vanwege de omstandigheid dat Samsung niet langer houdster is van de ingeroepen IE-rechten, staat het Hof ten onrechte toe dat Samsung in de loop van de procedure in hoger beroep, en met name na de Memorie van Antwoord, in deze procedure optreedt als lasthebber van HP-Printing. Dit oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, doordat het in strijd is met de zogeheten ‘twee-conclusie-regel’ van artikel 347 Rv c.q. beginselen van een goede procesorde. Dit oordeel van het Hof is bovendien onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, in aanmerking nemende dat DR c.s. in de Akte na comparitie 6 juni 2019 d.d. 29 oktober 2019 dat ook uitdrukkelijk heeft aangevoerd (onder 5.1. en 5.2).33.

Confirmation of Mandate voldoende voor lastgeving aan Samsung?
1.10

In rov. 4.1.3. acht het Hof de door Samsung ten bewijze van de door HP-Printing aan haar verstrekte last overgelegde ‘Confirmation of Mandate’ voldoende om aan te nemen dat Samsung, waar het de belangen van HP-Printing als nieuwe houder van de IE-rechten betreft, op last van HP-Printing optreedt en vervolgens op die grond Samsung. Dit oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd bij gebreke van een nadere toelichting die ontbreekt.

1.10.1

Het Hof baseert het oordeel op de door Samsung overgelegde ‘Confirmation of Mandate’ kennelijk op de door Samsung als productie 74 bij Akte d.d. 29 oktober 2019 in het geding gebrachte versie van een ‘Confirmation of Mandate’.

1.10.2

Van belang is dat Samsung bij eerdere Akte d.d. 1 oktober 2019 (houdende uitlating na comparitie) een ongetekende ‘Confirmation of Mandate’ heeft bijgesloten, waarvan Samsung in die Akte stelt (onder 1.3) dat daaruit blijkt dat zij in deze procedure ‘op eigen naam, maar voor rekening en risico van HP Printing Korea Co., Ltd. optreedt (lastgeving)’ en dat Samsung een getekende versie van dat stuk in het geding zal brengen.34. Onder 2.1 van dat ongetekende stuk is te lezen dat HP bevestigt (‘HP hereby confirms’) dat Samsung de verplichting heeft om op Samsungs eigen naam, maar voor rekening en risico van HP, in de onderhavige procedure de IE-rechten te handhaven en te verdedigen.35. Daarmee is alleen maar sprake van een last c.q. opdracht van HP-Printing aan Samsung tot procederen, maar is geen sprake van een volmacht door HP-Printing aan Samsung op grond waarvan Samsung bevoegd is in de procedure als vertegenwoordiger van HP-Printing namens HP-Printing op te treden.

1.10.3

Vervolgens heeft Samsung echter bij Akte d.d. 29 oktober 2019 niet — zoals aangekondigd — een getekende kopie van dat stuk, maar een getekend exemplaar van een andere versie van een ‘Confirmation of Mandate’ als productie 74 in het geding gebracht. Het is dat stuk waaruit het Hof in rov. 4.1.3. het bepaalde onder 2.1. en 2.2. citeert.

1.10.4

Anders dan de bij de Akte van 1 oktober 2019 bijgesloten ‘Confirmation of Mandate’ is in de als Productie 74 overgelegde ‘Confirmation of Mandaté’ niet te lezen dat HP-Printing aan Samsung de verplichting oplegt om op Samsungs eigen naam de IE-rechten te handhaven, maar is daarin alleen maar te lezen — zoals ook blijkt uit rov. 4.1.3. van het Arrest — dat Samsung en HP bevestigen (a) dat Samsung bevoegd is de procedure als formele procespartij voort te zetten (onder 2.1) 36. en (b) dat Samsung aan HP toestemming verleent om de procedure onder Samsungs naam voort te zetten en bevestigt Samsung dat het zal meewerken aan het voor rekening en risico van HP handhaven van die IE-rechten (onder 2.2). 37. In deze getekende ‘Confirmation of Mandate’ van productie 74 is dus geen sprake van een (overeenkomst van) opdracht c.q. last van HP-Printing aan Samsung. Het is enkel Samsung die toestemming aan HP-Printing verleent om de procedure onder Samsungs naam (‘under Samsung's name’) voort te zetten. Dat is (i) geen overeenkomst van opdracht tussen HP-Printing en Samsung c.q. last van HP-Printing aan Samsung of (ii) een door HP-Printing aan Samsung verleende vertegenwoordigingsbevoegdheid. Er is aldus geen sprake van een overeenkomst van opdracht waarbij de Samsung zich jegens HP-Printing verbindt voor rekening van HP-Printing een of meer rechtshandelingen te verrichten (artikel 7:414 lid 1 BW).

1.10.5

Dit alles leert dat HP en Samsung in ieder geval geen overeenkomst van opdracht hebben gesloten om de procedure op Samsungs eigen naam te voeren, maar dat Samsung en HP alleen maar zijn overeengekomen dat tussen die beide partijen als verbintenis uit overeenkomst geldt (a) dat Samsung niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een contractuele verplichting jegens HP doordat Samsung de procedure voortzet en (b) dat HP de kosten daarvan voor haar rekening zal nemen. Dat heeft met een door HP-Printing aan Samsung verstrekte last c.q. opdracht, dan wel volmacht, om op eigen naam van Samsung als procespartij op te treden om eventueel aan HP-Printing toekomende rechten in de procedure te handhaven en verdedigen niets te maken. Het Hof heeft dit hetzij miskend hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, hetzij heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

1.10.6

Het voorgaande is door DR c.s. ook uitdrukkelijk aangevoerd in de Akte d.d. 12 november 2019 ‘naar aanleiding van Productie 74 Samsung (Akte d.d. 29 oktober 2019)’ en wel met name onder 1.4 en 1.5.38. Bovendien heeft DR c.s. in diezelfde Akte ook uitdrukkelijk betwist (onder 1.6) dat de als Productie 74 overgelegde ‘Confirmation of Mandate’, rechtsgeldig is ondertekend door de aangegeven personen en dat die personen als bevoegde vertegenwoordigers van Samsung en HP kunnen worden aangemerkt.39. Nu dit essentiële stellingen betreffen (zie voorgaand subonderdeel) kon en mocht het hof die stellingen niet onbesproken laten en is het oordeel van het hof bovendien in dat licht onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd.

1.10.7

Nu DR c.s. zowel (a) de inhoud en reikwijdte als (b) de rechtsgeldigheid van de ondertekening van de als Productie 74 overgelegde Confirmation of Mandate uitdrukkelijk voorafgaand aan de pleidooien van 12 december 2019 en 30 januari 2020 aan de orde heeft gesteld, was het aan Samsung om voorafgaand daaraan, dan wel bij gelegenheid van die pleidooien nader bewijs aan te dragen.40. Dat heeft Samsung nagelaten.

1.10.8

Bij gelegenheid van het pleidooi van 12 december 2019 werd mr. Berghuis van Woortman als advocaat van Samsung vervolgens nog door het Hof aangesproken op de inhoud van de getekende ‘Confirmation of Mandate’, waarbij het Hof aangaf dat het niet duidelijk was dat de getekende ‘Confirmation of Mandate’ een last bevat. Het proces-verbaal van de zitting leert dat hij in antwoord daarop niet stelde dat sprake zou zijn van een last of opdracht door HP-Printing aan Samsung, maar niet verder kwam dan de enkele constatering ‘dat er sprake is van een procedure op naam van Samsung en voor rekening van HP.’41. Bij gelegenheid van het pleidooi van 30 januari 2020 is Samsung hier ook niet verder op teruggekomen en zijn op dit punt ook geen nadere bewijsstukken in het geding gebracht.

Conclusie 1.10.1 t/m 1.10.8
1.10.9

Gelet op deze feiten en omstandigheden getuigt het oordeel van het Hof in rov. 4.1.3 dat deze ‘Confirmation of Mandate’ voldoende geacht kan worden om aan te nemen dat Samsung, waar het de belangen van HP-Printing betreft ‘op last van HP Printing optreedt’ van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien daartoe een volmacht in plaats van een last vereist is, is dat oordeel ook onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd nu het Hof de rechtsgeldigheid van de ondertekening niet heeft onderzocht en het Hof miskent dat in de als productie 74 overgelegde Confirmation of Mandate het Samsung is die als lastgever optreedt en niet HP.

Niet-ontvankelijkheid Samsung
1.11

Onder 4.1.4. oordeelt het Hof vervolgens dat ‘onder de gegeven omstandigheden’ (van rov. 4.1) evenmin aanleiding bestaat voor niet-ontvankelijkverklaring van Samsung in haar vorderingen, vanwege de omstandigheid dat zij niet langer houdster is van de ingeroepen octrooi- en modelrechten. Dat oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting doordat de omstandigheid dat Samsung niet langer houdster van de ingeroepen octrooi- en modelrechten is met zich brengt dat Samsung op grond van het bepaalde in artikel 3:304 BW niet langer gerechtigd is tot de op inbreuk op die IE-rechten gebaseerde handhavingsvorderingen, aangezien die handhavingsvorderingen niet van die IE-rechten kunnen worden gescheiden. Tevens brengt dat met zich dat Samsung niet langer een rechtens te respecteren voldoende belang bij die rechtsvorderingen in de zin van artikel 3:303 BW heeft. In aanmerking nemende dat de gestelde overdracht van de octrooien conform de ‘deed of assignment’ d.d. 4 november 2016 op die datum heeft plaatsgevonden, brengt dat met zich dat Samsung ook op 30 november 2016 — de datum van het Vonnis — ook al niet langer ontvankelijk was in haar op de IE-rechten gebaseerde handhavingsvorderingen, althans deze aan Samsung ontzegd hadden behoren te worden, met als enig mogelijk uitzondering de vorderingen die zien op eventuele schadevergoeding of winstafdracht in de periode voorafgaand aan de overdracht door Samsung, en had het Hof het Vonnis dienen te vernietigen. Dit ligt slechts anders indien tijdig aan Samsung een deugdelijke procesvolmacht door de rechthebbende zou zijn verleend, maar dat is in deze procedure niet gesteld of gebleken.42. In aanmerking nemende dat DR c.s. dit alles ook in de procedure aangevoerd hebben,43. is dit oordeel van het Hof evenzeer onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd wegens het ontbreken van een nadere toelichting.

1.12

Het slagen van één of meer van de bovengenoemde klachten vitiëert ook rovv. 4.2 t/m 4.7.2 en het dictum.

2. Nietigheid conclusie 1 en 2: het klonterprobleem

Dit onderdeel richt zich — kort gezegd — met name tegen de verschillende overwegingen van het Hof over de noodzakelijkheid van een bepaalde mate waarin het klonterprobleem zich zou dienen voor te doen als onderdeel van het door de uitvinding bestreden probleem dat afvaltoner weglekt (in rov. 4.2.28) alsmede over de gevolgen van het ontbreken van een transportorgaan in de conclusies 1 en 2 voor de rechtsgeldigheid van die conclusies wegens het ontbreken van inventiviteit c.q. het niet plausibel zijn dat het probleem wordt opgelost (in rov. 4.2.28, rov. 4.2.29 en rov. 4.2.30), dan wel de nawerkbaarheid en (industriële) toepasbaarheid van die conclusies (in rov. 4.2.32 en rov. 4.2.34), op grond waarvan het Hof in rov 4.2.54 ten onrechte heeft geoordeeld dat de conclusies 1 en 2 van EP 537 geldig zijn te achten:

BRS_HR_02092020_20_02239-28-5

BRS_HR_02092020_20_02239-28-6

‘Onduidelijkheid, Uitleg
4.2.1

Het standpunt van DR c.s. dat EP 537 onduidelijk zou zijn over wat de uitvinding inhoudt, wordt verworpen. Op zichzelf is juist dat EP 537 meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen bevat en dat dit niet strookt met het vereiste van artikel 82 EOV. Dit is evenwel geen nietigheidsgrond en doet aan de duidelijkheid van EP 537 niet af. De hier in het bijzonder aan de orde zijnde conclusies 1 tot en met 6 en de figuren 1 tot en met 18 uit EP 537 zijn ontleend aan de prioriteitsaanvrage KR 6500. In de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving wordt dit aspect van de uitvinding — het voorkomen dat afvaltoner weglekt — duidelijk beschreven.

4.2.28

Het standpunt (in 6.15.6 MvG) dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in ieder geval zal voordoen, zodat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan toch noodzakelijk zou achten, heeft DR c.s. onvoldoende onderbouwd, laat staan dat het klonterprobleem zich in die mate zou voordoen dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel zou achten. De beschrijving geeft de gemiddelde vakman geen aanleiding te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen. Anders dan verdedigd door DR c.s. zou de gemiddelde vakman dat naar het oordeel van het hof (juist) niet afleiden uit het enkele gebruik van woord ‘may’ in par. 62 (kolom 8. r. 52) van de beschrijving. Door het gebruik van ‘may’ is nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht dat het klonterprobleem zich kan voordoen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is.

4.2.29

Ook anderszins bestaat geen aanleiding aan te nemen dat de gemiddelde vakman de toepassing van een transportorgaan noodzakelijk zou achten om het ophopingsprobleem op te lossen. De omstandigheid dat een transportorgaan (60) in alle tekeningen wordt getoond, maakt dat niet anders. Deze tekeningen dienen immers ter illustratie van niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden. Ook de omstandigheid dat een transportorgaan onderdeel uitmaakt van de in par. 13 van het octrooischrift beschreven ‘developer unit’ (cartridge) waarmee ‘features and/or utilities of the present general inventive concept may be achieved’ leidt de gemiddelde vakman daar niet toe. De daar beschreven uitvoeringsvorm laat immers onverlet dat de gemiddelde vakman op grond van de beschrijving en in aanmerking genomen hetgeen hiervoor reeds is overwogen (r.o. 4.2.20 e.v.) zal begrijpen dat er ook andere uitvoeringsvormen, zonder transportorgaan, mogelijk zijn waarmee het ophopingsprobleem kan worden opgelost.

4.2.30

DR c.s. heeft haar standpunt dat conclusies 1 en 2 door de gemiddelde vakman niet plausibel zouden worden geacht wegens het ontbreken van een transportorgaan niet ondersteund door enig bewijs, in de vorm van een deskundigenverklaring of anderszins, hetgeen wel op haar weg lag. Daarentegen heeft DR c.s. bij pleidooi (par. 10.1 pleitnotities EP 537) expliciet erkend dat US 211 leert dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor het verplaatsten van afvaltoner en dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel). Volgens DR c.s. is bij EP 537, waar een kleinere hellingshoek wordt toegepast, zelfs sprake van een verbeterde uitvoering. Ook in dat licht is niet in te zien dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de enkele duwkracht voldoende zou zijn voor verplaatsing van afvaltonerpoeder en zou menen dat een transportorgaan noodzakelijk zou zijn.

[…]

4.2.32

De enkele mogelijkheid dat het klonterprobleem zich voordoet staat ook niet in de weg aan de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van de oplossing van het ophopingsprobleem door toepassing van het dieper gelegen deel zoals door conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld. Niet bestreden is dat de beschrijving de gemiddelde vakman in staat stelt zonder undue burden een inrichting volgens conclusies 1 en 2 te vervaardigen en dat deze kan worden toegepast in een printer. Het hof verenigt zich met en neemt over hetgeen de rechtbank ter zake in r.o. 4.7 van het bestreden vonnis heeft overwogen. Daarmee is de nawerkbaarheid gegeven. Dat de uitvinding volgens conclusies 1 en/of 2 niet nawerkbaar of niet industrieel toepasbaar zou zijn, wordt bovendien gelogenstraft door het feit dat DR c.s. onbestreden probleemloos functionerende cartridges heeft geproduceerd en op de markt gebracht, waarin de maatregelen van conclusies 1 en 2 (maar niet een transportorgaan) zijn opgenomen.

[…]

4.2.34

Ten overvloede merkt het hof op dat, ook indien van de juistheid van het standpunt van DR c.s. zou moeten worden uitgegaan dat voor de nawerkbaarheid (en industriële toepasbaarheid) niet alleen zou moeten worden gelet op de structurele kenmerken van de conclusies, maar tevens op het daarmee bereikte technische effect, ook als dat geen onderdeel uitmaakt van de voortbrengselconclusies, op dezelfde gronden als hiervoor uiteengezet, haar in par. 10 MvG geformuleerde bezwaren (die overeenkomen met haar verworpen plausibiliteitsbezwaren) niet opgaan.’

Deze overwegingen van het Hof zijn rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, dan wel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende gemotiveerd, evenals het daarop gebaseerde oordeel van het Hof — in onder meer rov. 4.2.31 en volgende — dat het standpunt van DR c.s. dat de conclusies 1 en 2 nietig zijn wegens het ontbreken van een transportorgaan, moet worden verworpen, een en ander om de navolgende, ook in onderlinge samenhang te lezen, redenen.

Uitvinding van een oplossing voor het lekkageprobleem
2.1

Vooropgesteld zij dat het Hof in rov. 4.2.1. overweegt (i) dat de uitvinding in de ‘aan de orde zijnde conclusies 1 tot en met 6’ is ontleend aan de Koreaanse prioriteitsaanvrage KR 6500, (ii) dat die uitvinding in de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving van EP 537 duidelijk beschreven wordt en (iii) dat die uitvinding ziet op ‘het voorkomen dat afvaltoner weglekt’. Dit door de uitvinding van EP 537 (beweerdelijk) opgeloste probleem wordt hierna het ‘lekkageprobleem’ genoemd. Dit lekkageprobleem is het in rov. 4.2.2 beschreven probleem dat afvaltoner kan weglekken via de tussenruimte 93a tussen de fotogeleidende trommel (1) en de behuizing (90) (zie fig. 2, accentuering, raadsman).

BRS_HR_02092020_20_02239-30-7

2.1.1

In rov. 4.2.2 overweegt het Hof dat dit lekkageprobleem twee verschillende oorzaken heeft. De eerste oorzaak is het probleem dat de afvaltoner hard en klonterig kan worden, en zich bovendien kan hechten aan het uiteinde van het reinigingsorgaan (6), waardoor het de afvoer van afvaltoner — vanaf de fotogeleidende trommel (1) — blokkeert en daardoor opgehoopte afvaltoner kan weglekken. Dit wordt door het Hof in rov. 4.2.3. gedefinieerd als het ‘klonterprobleem’. De tweede oorzaak van het lekkageprobleem is, zoals in paragraaf 75 van EP 537 beschreven, het probleem dat zich in het middendeel van het reinigingsgebied (21) meer afvaltoner ophoopt dan de randen, wat ook tot gevolg heeft dat afvaltoner kan weglekken. Dit wordt door het Hof in rov. 4.2.3 gedefinieerd als het ‘ophopingsprobleem’.

2.1.2

Het Hof overweegt in rov. 4.2.3 (en in rov. 4.2.20) dat vanwege deze verschillende oorzaken ook twee verschillende oplossingen worden voorgesteld in EP 537. De oplossing voor het klonterprobleem is het afvaltonertransportgaan (60) (door het Hof gedefinieerd als ‘transportorgaan’), dat in conclusie 3 van EP 537 onder bescherming wordt gesteld. De oplossing voor het ophopingsprobleem is een ‘dieper gelegen middendeel’ (40) van het reinigingsgebied (21). Die oplossing voor het ophopingsprobleem is in de conclusies 1 en 2 van EP 537 onder bescherming gesteld (rov. 4.2.3). Dat dieper gelegen middendeel (40) is te zien op de door het Hof in rov. 2.7 weergegeven figuren 9 en 10A bij de daar geciteerde paragrafen [0075] en [0077].

BRS_HR_02092020_20_02239-31-8

2.2

In rov. 4.2.3 oordeelt het Hof dus feitelijk vast dat de oplossing voor het ophopingsprobleem — het dieper gelegen middendeel — in de conclusie 144. en 245. onder bescherming wordt gesteld en dat de oplossing voor het klonterprobleem — het transportorgaan — pas in conclusie 346. onder bescherming wordt gesteld. Conclusie 1 is een zogeheten hoofdconclusie en conclusie 2 en conclusie 3 zijn daarvan afhankelijke volgconclusies.

2.3

Het Hof stelt aldus feitelijk vast in rov 4.2.1 tot en met 4.2.3 (a) dat de uitvinding het lekkageprobleem oplost, (b) dat probleem het gevolg is van twee verschillende oorzaken — (i) een klonterprobleem en (ii) een ophopingsprobleem — en (c) die twee deeloorzaken van het lekkageprobleem in EP 537 ieder separaat worden opgelost door respectievelijk (i) een transportorgaan en (ii) een dieper gelegen middendeel. Dit wordt door het Hof ook bevestigd in rov. 4.2.20.47.

2.4

De achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte van EP 537 is derhalve dat voor de oplossing van het lekkageprobleem het gebruik van zowel (i) een transportorgaan als (ii) een dieper gelegen middendeel noodzakelijk is. De consequentie van deze aldus door het Hof vastgestelde uitvindingsgedachte is dat de conclusies 1 en 2, waarin het voor het oplossen van het klonterprobleem noodzakelijke transportorgaan ontbreekt, nietig verklaard dienen te worden omdat de uitvindingsgedachte daarin niet wordt toegepast. Het oordeel van het Hof komt neer op het rechtens ontoelaatbaar weginterpreteren van een element van de uitvindingsgedachte, waardoor het bovendien voor de gemiddelde vakman niet plausibel is dat de in die conclusie geclaimde inrichtingen het lekkageprobleem kan oplossen. De conclusies 1 en 2 beschrijven aldus niet een octrooieerbare uitvinding in de zin van artikel 52(1) EOV de in die conclusies geclaimde inrichtingen zijn om die reden ook niet inventief (artikel 52(1) EOV), niet (industrieel) toepasbaar (artikel 52(1) EOV en niet nawerkbaar (artikel 83 EOV).

2.5

Op de hierna verder uitgewerkte gronden, getuigt het tegenovergestelde oordeel van het Hof in rov. 4.2.28 en volgende van een onjuiste rechtsopvatting, en is dat oordeel onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

Eenheid van uitvinding: één algemene uitvindingsgedachte
2.6

In rov 4.2.1 verwerpt het hof het standpunt van DR dat EP 537 onduidelijk zou zijn over wat de uitvinding inhoudt. Het Hof onderkent en erkent in rov. 4.2.1 dat het vereiste van artikel 82 EOV met zich brengt dat een Europese octrooiaanvrage slechts op één enkele uitvinding betrekking mag hebben, dan wel op een groep van uitvindingen, die zodanig onderling verbonden zijn dat zij op een enkele algemene uitvindingsgedachte berusten, maar verbindt daar ten onrechte geen conclusies aan. Daartegen richten zich de navolgende klachten.

2.6.1

Zoals het Hof in rov. 4.2.1 overweegt is het vereiste van eenheid van uitvinding weliswaar geen nietigheidsgrond, maar anders dan het Hof in rov. 4.2.1. overweegt doet het feit dat — naar het Hof in rov. 4.2.1. feitelijk vaststelt — ‘niet strookt met het vereiste van artikel 82 EOV’ dat EP 537 ‘meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen bevat’ wel af aan, althans kan dit afdoen aan de duidelijkheid en uitleg van EP 537. Indien door schending van het vereiste van eenheid van uitvinding onduidelijkheid over de uitvindingsgedachte kan ontstaan, dient die onduidelijkheid bij de uitleg van wat de door het octrooi onder bescherming gestelde uitvindingsgedachte is voor rekening en risico van de octrooihouder te komen. Dat brengt met zich dat de uitvindingsgedachte in geval van eventuele onduidelijkheid restrictief — c.q. ten nadele van octrooihouder — dient te worden uitgelegd. Deze onduidelijkheid over de uitvindingsgedachte dient dan ook ‘in beginsel ten nadele van de octrooihouder’ te werken, zoals dat ook voor onduidelijkheid van de conclusie geldt, conform de leer van het Ciba Geigy-arrest van 13 november 1995.48. Conform standaard-rechtspraak49. is de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte een bij de uitleg van de beschermingsomvang van een conclusie in acht te nemen gezichtspunt. In aanmerking nemende dat de octrooiaanvrager de penvoerder is, zowel bij het omschrijven van de uitvindingsgedachte in de beschrijving van het octrooi als bij het formuleren van de beschermingsomvang in de conclusies van het octrooi, dienen onduidelijkheden — ongeacht of die onduidelijkheden de beschrijving of de conclusies betreffen — ten nadele van de octrooihouder te werken. Het hof heeft dit hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

2.6.2

Het Hof stelt feitelijk vast in rov. 4.2.1 dat op zichzelf juist is ‘dat EP 537 meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen bevat’ en ‘dat dit niet strookt met het vereiste van artikel 82 EOV’. Onduidelijk is echter welke ‘meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen’ het Hof hier bedoelt, nu dit door het Hof niet nader wordt toegelicht. In dat opzicht is dit oordeel van het Hof onbegrijpelijk en bij gebreke van een nadere toelichting onvoldoende gemotiveerd. Indien het Hof hier het oog mocht hebben gehad op de niet aan de Koreaanse prioriteitsaanvrage KR 6500 ontleende conclusies 7 en volgende, die zien op het oplossen van andere problemen dan het afvaltoner-weglek-probleem, dan getuigt deze overweging van het Hof van een juiste rechtsopvatting.50. Indien het Hof hier het oog mocht hebben gehad op de oplossing van (a) het ophopingsprobleem door het gebruik van een dieper gelegen deel, enerzijds, en (b) het klonterprobleem door het gebruik van een transportorgaan, anderzijds, als ‘meerdere, los van elkaar staande, uitvindingen’ dan is het oordeel van het Hof onbegrijpelijk en getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

2.6.3

Uitgaande van het van een juiste rechtsopvatting getuigend — en begrijpelijk — oordeel over wat als los van elkaar staande uitvindingen gezien kan en behoort te worden, dient aangenomen te worden dat het Hof in rov. 4.2.1 ‘[d]e hier in het bijzonder aan de orde zijnde conclusies 1 tot en met 6 en de figuren 1 tot en met 18 uit EP 537’ die ‘zijn ontleend aan de prioriteitsaanvrage KR 6500’ ziet als één uitvinding. Ter zake van die uitvinding stelt het Hof in rov. 4.2.1. feitelijk vast dat ‘[i]n de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving dit aspect van de uitvinding — het voorkomen dat afvaltoner weglekt — duidelijk beschreven’ wordt. Onduidelijk en onbegrijpelijk is vervolgens wat het Hof in deze context bedoelt met de toevoeging ‘dit aspect van’ de uitvinding. Voor deze toevoeging geldt het hiervoor onder 2.6.2 gestelde — mutatis mutandis — evenzeer. Uitgaande echter van een van een juiste rechtsopvatting getuigende en begrijpelijke uitleg, dient aangenomen te worden dat het Hof met ‘dit aspect van de uitvinding’ enkel het oog heeft op de aan KR 6500 ontleende uitvinding en daarmee bedoelt deze specifieke uitvinding te onderscheiden van de aan KR 5758 en KR 0473 ontleende andere twee uitvindingen, die aan de orde zijn in de conclusies 7 en volgende van EP 537. Die uitleg sluit ook aan bij het feit dat het Hof in deze context specifiek spreekt over de aan de Koreaanse prioriteitsaanvrage 6500 ontleende (a) conclusies 1 tot en met 6 en (b) de figuren 1 tot en met 18, en datzelfde geldt ook voor de met die Koreaanse aanvrage corresponderende paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving van EP 537.

2.6.4

In rovv. 4.2.1 tot en met 4.2.3 stelt het Hof vervolgens feitelijk vast dat de uitvinding — zoals aan de orde in de conclusies 1 tot en met 6 en beschreven in de paragrafen 51 tot en met 96 van de beschrijving — duidelijk beschreven wordt en ziet op het oplossen van één probleem, te weten het lekkageprobleem en dat dit probleem, vanwege de twee los van elkaar staande oorzaken daarvan, dient te worden opgelost door twee separate constructiemaatregelen: een transportorgaan en een dieper gelegen middendeel. Uitgaande van deze feitelijke vaststellingen van het Hof, dient als vaststaand te worden aangenomen dat de in de conclusies 1 tot en met 6 onder bescherming gestelde uitvinding — ‘de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte’ — is dat het lekkageprobleem wordt opgelost door de combinatie van deze beide constructiemaatregelen, die immers ieder voor zich slechts één van de twee deeloorzaken van het in EP 537 geadresseerde lekkageprobleem kunnen oplossen. Anders gezegd, nu in EP 537 duidelijk beschreven wordt dat het lekkageprobleem twee verschillende oorzaken heeft en EP 537 leert dat géén van de twee constructiemaatregelen — het transportorgaan of het dieper gelegen middendeel — in staat is beide oorzaken weg te nemen, is duidelijk dat de essentie van de uitvindingsgedachte gelegen is in het gecombineerd gebruik van het transportorgaan en het dieper gelegen middendeel. Dat is de (ene) uitvindingsgedachte in de zin van artikel 82 EOV.

Noodzakelijkheid aanwezigheid transportorgaan voor de oplossing van het klonterprobleem
2.7

Tegen deze, in onderdeel 2.6 aan de orde gestelde, achtergrond getuigen de verschillende overwegingen van het Hof in rov. 4.2.28 over het zich voordoen van het klonterprobleem en de plausibiliteit van de conclusies 1 en 2 van een onjuiste rechtsopvatting en zijn die onbegrijpelijk en bij gebreke van een nadere toelichting onvoldoende gemotiveerd op de navolgende, nader aangegeven gronden.

2.7.1

In rov. 4.2.28 overweegt het Hof allereerst dat door ‘DR c.s. onvoldoende onderbouwd’ zou zijn ‘dat de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in ieder geval zal voordoen, zodat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan toch noodzakelijk zou achten, […].’ Vooropgesteld zij, dat het Hof het bedoelde standpunt van DR c.s. in 6.15.6 MvG onjuist c.q. onvolledig weergeeft. DR c.s. heeft daar niet alleen aangevoerd51. (a) dat EP 537 de vakman leert dat het klonterprobleem ‘zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridgein ieder geval zal voordoen’, maar evenzeer (b) dat EP 537 de vakman niet leert dat dit klonterprobleem ‘zich bij regulier gebruik van een cartridge tijdens de levensduur van die cartridgeniet kan of niet zal voordoen.’ 52. Dat laatste wordt door het Hof miskend en om die reden is het oordeel onvoldoende gemotiveerd. Vervolgens zij geconstateerd dat wanneer feitelijk vaststaat dat de uitvindingsgedachte gelegen is in het oplossen van het lekkageprobleem door het gebruik van twee verschillende oplossingen voor de twee verschillende oorzaken van dat lekkageprobleem, daarmee tevens als vaststaand heeft te gelden dat EP 537 de gemiddelde vakman duidelijk leert dat het gecombineerde gebruik van deze beide maatregelen noodzakelijk is om de door EP 537 beoogde oplossing van het lekkageprobleem conform de uitvindingsgedachte van EP 537 te realiseren. Op grond van de door het Hof in rovv. 4.2.1 tot en met 4.2.3 feitelijk vastgestelde duidelijke beschrijving en uitleg van EP 537, kan de gemiddelde vakman niet anders dan ervan uitgaan dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in ieder geval kan voordoen, ‘zodat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan […] noodzakelijk zal achten.’ Tegen deze achtergrond is het oordeel van het Hof, dat het aan DR c.s. zou zijn om (voldoende) te onderhouwen dat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan noodzakelijk zal achten, onbegrijpelijk en getuigend van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien de noodzakelijkheid van de aanwezigheid van het transportorgaan wezenlijk is voor de uitvindingsgedachte van EP 537, zoals door het Hof feitelijk vastgesteld.

2.7.2

In rov. 4.2.28 overweegt het Hof ten tweede dat door DR c.s. onvoldoende onderbouwd zou zijn ‘dat het klonterprobleem zich in die mate zou voordoen dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel zou achten.’ In aanmerking nemende dat de uitvindingsgedachte van EP 537 de gemiddelde vakman leert dat het gebruik van het transportorgaan vereist is als één van de twee voor de oplossing van het lekkageprobleem noodzakelijke constructiemaatregelen, oordeelt het Hof ook hier ten onrechte dat het aan DR c.s. zou zijn om (nader en voldoende) te onderhouwen dat ‘dat het klonterprobleem zich in die mate zou voordoen dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel zou achten.’ De uitvindingsgedachte van EP 537 leert de vakman immers allereerst dat het klonterprobleem zich voordoet, althans zich tijdens de reguliere levensduur van een cartridge kan voordoen. De uitvindingsgedachte van EP 537 leert die vakman ten tweede dat wanneer het klonterprobleem zich voordoet dat ook noodzakelijkerwijs het lekkageprobleem veroorzaakt, zodat het lekkageprobleem zich dan ook voordoet. EP 537 leert de vakman niet dat het klonterprobleem zich kan voordoen zonder het lekkageprobleem te veroorzaken. Dat brengt met zich dat de gemiddelde vakman niet anders kan dan concluderen dat de aanwezigheid van het transportorgaan noodzakelijk is om afvaltonerlekkage vanwege het klonterprobleem op te lossen. Daarbij is verder van belang dat EP 537 de gemiddelde vakman ook niets leert over de mate waarin het klonterprobleem zich wel of niet voordoet c.q. kan of zal voordoen. Onduidelijk en onbegrijpelijk is ook wat het Hof bedoelt met de ‘mate’ waarin het klonterprobleem zich ‘zou voordoen’. De mate waarin een probleem zich voordoet verondersteld een ‘glijdende schaal’, waarbij bij een bepaalde mate waarin het klonterprobleem zich voordoet met zich brengt dat sprake is van een omslagpunt tussen een niet problematisch klonterprobleem en een wel problematisch klonterprobleem, waardoor de oplossing van dat klonterprobleem door EP 537 wel of niet noodzakelijk is. Daarover is in EP 537 echter niets te lezen en dus ook niet bij welke mate het omslagpunt tussen wel of niet problematisch zijn van het klonterprobleem gelegen is, en daarover is door Samsung ook niets gesteld. EP 537 leert de gemiddelde vakman niet dat — laat staan in welke omstandigheden — het klonterprobleem zich in een verwaarloosbaar geringe mate zou kunnen voordoen, zodat daardoor het afvaltonerlekkage probleem zich niet kan of zal voordoen tijdens de reguliere levensduur van een cartridge. Mede gelet op de in EP 537 onder bescherming gestelde uitvindingsgedachte, is de overweging van het Hof dat het aan DR c.s. zou zijn om te onderhouwen dat het klonterprobleem zich in een bepaalde mate zou voordoen en wel een zodanige mate dat de gemiddelde vakman de conclusies 1 en 2 niet plausibel zou achten, dan ook onbegrijpelijk en getuigend van een onjuiste rechtsopvatting. Aangezien zowel het zich voordoen van het klonterprobleem als de noodzaak voor het gebruik van het transportorgaan ter oplossing daarvan, wezenlijk zijn voor de achter de woorden van de conclusies 1 en 2 liggende uitvindingsgedachte, heeft om die reden ook als vaststaand te gelden ‘dat de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel’ zal achten en is het tegenovergestelde oordeel van het Hof onbegrijpelijk, getuigend van een onjuiste rechtsopvatting en onvoldoende gemotiveerd gelet op wat door DR c.s. op dit punt is aangevoerd.53. Nu het Hof niet feitelijk vaststelt of anderszins overweegt dat EP 537 de gemiddelde vakman leert dat het klonterprobleem zich in een voor het lekkageprobleem verwaarloosbaar geringe mate zou (kunnen) voordoen — ofwel geen deeloorzaak van het lekkageprobleem is — kan de gemiddelde vakman dus logischerwijs, op basis van de gemiddelde ‘kennis en kunde’ van eenieder en op basis van zijn algemene vakkennis, niet anders dan concluderen dat het niet plausibel is dat een inrichting zonder het voor het oplossen van klonterprobleem noodzakelijke transportorgaan het lekkageprobleem conform de uitvindingsgedachte van EP 537 kan oplossen. Het andersluidende oordeel van het Hof is onbegrijpelijk.

2.7.3

In rov. 4.2.28 overweegt het Hof ten derde dat de beschrijving de gemiddelde vakman geen aanleiding geeft te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen. Deze overweging is evenzeer onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. Zoals het Hof feitelijk heeft vastgesteld in rov. 4.2.1. tot en met rov. 4.2.3, als ook in rov. 4.2.20, is wezenlijk voor de uitvindingsgedachte van EP 537 dat het lekkageprobleem veroorzaakt wordt door twee separate oorzaken, te weten zowel het ophopingsprobleem als het klonterprobleem. Dat brengt met zich dat vervolgens irrelevant is of de beschrijving de gemiddelde vakman al dan niet aanleiding zou geven te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen. Wezenlijk voor de uitvindingsgedachte is immers dat dit probleem zich bij normaal gebruik zal voordoen, althans dat niet uitgesloten is dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge kan voordoen en om die reden opgelost dient te worden om het lekkageprobleem op te lossen, zoals EP 537 pretendeert. Dat brengt met zich dat de gemiddelde vakman simpelweg op basis van EP 537 geacht dient te worden te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal kunnen voordoen. Dat ligt hooguit anders indien de beschrijving expliciet zou leren dat het klonterprobleem zich in bepaalde specifieke omstandigheden niet zal kunnen voordoen, maar dat is door het Hof niet vastgesteld, noch gebleken en bovendien ook niet door Samsung gesteld. De overweging van het Hof dat ‘de beschrijving de gemiddelde vakman geen aanleiding geeft te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen’ getuigt dan ook van een onjuiste rechtsopvatting en is onbegrijpelijk.

2.7.4

In rov. 4.2.28 overweegt het Hof vervolgens dat de gemiddelde vakman ‘dat’ — te weten het hiervoor onder 2.7.3 besproken ‘veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen’ — ‘(juist) niet [zou] afleiden uit het enkele gebruik van het woord ‘may’ in par. 62 (kolom 8, r. 52) van de beschrijving’.54. Vooropgesteld zij dat, zoals hiervoor ook aangegeven, de veronderstelling ‘dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen’, een wezenlijk kenmerk van de uitvindingsgedachte is, zodat niet ter zake doet of de beschrijving de vakman al dan niet aanleiding geeft om te veronderstellen dat het klonterprobleem zich bij normaal gebruik zal voordoen. Daarmee is evenzeer gegeven dat niet ter zake doet of dat al dan niet afgeleid kan worden ‘uit het enkele gebruik van het woord ‘may’ in par. 62 […] van de beschrijving.’

2.7.5

Tenslotte overweegt het Hof in rov. 4.2.28 dat ‘[d]oor het gebruik van ‘may’ […] nadrukkelijk tot uitdrukking [is] gebracht dat het klonterprobleem zich kán voordoen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is. ’ Ook deze overweging van een Hof is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. De omstandigheid dat het gebruik van ‘may’ volgens het Hof nadrukkelijk tot uitdrukking zou brengen ‘dat het klonterprobleem zich kán voordoen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is’ zegt niet meer dan dat het klonterprobleem zich niet bij ieder gebruik van een cartridge door de printer — oftewel bij iedere printopdracht — zal voordoen. Daarmee is echter niet gegeven dat het klonterprobleem zich tijdens de reguliere levensduur van een cartridge in een of meer specifieke omstandigheden in ieder geval niet zal kunnen voordoen. Daar komt bij dat de beschrijving van EP 537 de gemiddelde vakman in paragraaf 62 leert wat de oorzaak van het klonterprobleem is, te weten ‘residual heat of the fixing unit 400’. Die fixeereenheid bevindt zich in de printer boven en in de nabijheid van de afvaltonerhouder, zoals te zien in Figuur 1 van EP 537. Door DR c.s. is onder 6.15.6 MvG onder meer aangevoerd dat het gebruik van het woord ‘may’ in paragraaf 62 van de beschrijving van EP 537 de vakman niet leert ‘dat dit probleem zich bij regulier gebruik van een cartridge tijdens de levensduur van die cartridge niet kan of niet zal voordoen.’55. Dat standpunt van DR c.s. wordt door het Hof in rov. 4.2.28 onderschreven nu het Hof daar evenzeer oordeelt dat door het gebruik van het woord ‘may’ ‘nadrukkelijk tot uitdrukking is gebracht dat het klonterprobleem zich kan voordoen’. Dat daarmee ook tot uitdrukking wordt gebracht dat het klonterprobleem zich niet noodzakelijkerwijs voordoet maakt dat niet anders en doet niet ter zake. Verder zij geconstateerd dat het gebruik van het woord ‘may in paragraaf 62 geenszins tot uitdrukking brengt, laat staan nadrukkelijk, dat het daarmee aangeduide element aanwezig kan zijn, ‘maar dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval is’, zoals het Hof overweegt. Zo wordt in diezelfde paragraaf 62 bijvoorbeeld beschreven56. dat ‘the waste toner container 20mayinclude’ een drietal elementen, te weten: (a) ‘a cleaning unit or area 21’, (b) ‘a container or waste toner storage area 23’en (c), ‘a connecting unit or area 22’. Hoofdconclusie 1 maakt duidelijk dat twee van deze drie elementen in de geoctrooieerde inrichting aanwezig ‘moeten’ zijn (in plaats van alleen maar ‘kunnen’ of ‘mogen’ zijn). Conclusie 157. betreft immers een inrichting met daarin een ‘waste toner container (20)’ die bestaat uit element (a) (‘a cleaning unit (21)’) en uit element (b) (‘a container (23) […] to contain the waste toner’).’ Bij gebreke van slechts één van deze beide conclusie-elementen kan van een octrooi-inbreuk rechtens géén sprake zijn. Een redelijke uitleg van paragraaf 62 van de beschrijving van EP 537 leert de vakman dus allerminst dat door het gebruik van het woord ‘may’ tot uitdrukking wordt gebracht dat datgene wat daar beschreven wordt als iets dat aanwezig ‘mag’ of ‘kan’ zijn, om die reden niet ook — al dan niet noodzakelijkerwijs — aanwezig ‘moet’ of ‘zal’ zijn.

BRS_HR_02092020_20_02239-39-9

Nietigheid conclusies 1 en 2 wegens niet plausibele oplossing klonterprobleem
2.8

DR c.s. heeft aangevoerd dat de conclusies 1 en 2 nietig zijn, omdat niet plausibel is dat de daar beschreven inrichtingen het klonterprobleem kunnen oplossen, zodat geen sprake is van (a) een uitvinding, (b) inventiviteit, (c) industriële toepasbaarheid en (d) nawerkbaarheid.58. In rov. 4.2.28 wordt dit beroep op nietigheid van de conclusies 1 en 2 wegens het ontbreken van een plausibele oplossing van het klonterprobleem door het Hof van de hand gewezen. Zoals hiervoor aangegeven getuigt dat oordeel van het Hof van onjuiste rechtsopvattingen, is het onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. In het oordeel van het Hof, zoals neergelegd in de eerste zin van rov. 4.2.28,59. ligt besloten dat wanneer het klonterprobleem geacht moet worden zich in voldoende mate voor te doen — c.q. er niet van uitgegaan mag worden dat dit probleem zich niet kan voordoen — daarmee als vaststaand heeft te gelden dat ‘de gemiddelde vakman conclusies 1 en 2 van EP 537 niet plausibel’ acht. In aanmerking nemende dat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ziet op het oplossen van het lekkageprobleem en dat probleem veroorzaakt wordt door zowel het ophopingsprobleem als het klonterprobleem, brengt dit met zich dat tevens niet plausibel is dat het technisch effect dat nodig is om het lekkageprobleem op te lossen bereikt kan worden met een inrichting die niet meer elementen heeft dan geclaimd en voorgeschreven in de conclusies 1 of 2, waarvan vaststaat dat die het klonterprobleem niet kan oplossen.60. Nu het Hof tevens van oordeel is in rov. 4.2.11 dat het ontbreken van plausibiliteit ‘een inventiviteitsverweer’ is, is het onbegrijpelijk dat het Hof op grond van het bovenstaande niet geoordeeld heeft dat de conclusies 1 en 2 van EP 537 dienen te worden vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Verder getuigt het niet vernietigen van de conclusies 1 en 2 wegens het niet plausibel zijn dat het klonterprobleem wordt opgelost van een onjuiste rechtsopvatting en is dat ook — gelet op de door DR c.s. uitdrukkelijk aangevoerde nietigheidsargumenten betreffende het niet plausibel zijn van de oplossing van het klonterprobleem in de conclusies 1 en 2 — onvoldoende gemotiveerd bij gebreke van een nadere toelichting.

2.9

Vervolgens overweegt het Hof in rov. 4.2.2961. — binnen de context van de negatieve beantwoording door het Hof van de vraag of de gemiddelde vakman de toepassing van een transportorgaan noodzakelijk zou achten om het ‘ophopingsprobleem’ op te lossen — dat ‘de omstandigheid dat een transportorgaan (60) in alle tekeningen wordt getoond’ dat niet anders maakt, omdat deze tekeningen dienen ter illustratie van niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden. Indien en voor zover het Hof deze overweging ook impliciet ten grondslag heeft gelegd aan het oordeel dat de gemiddelde vakman de toepassing van een transportorgaan niet ook noodzakelijk zou achten om het ‘klonterprobleem’ op te lossen, zij opgemerkt dat op grond van rov. 4.2.3 en rov. 4.2.20 als vaststaand heeft te gelden dat het transportorgaan noodzakelijk is om het klonterprobleem op te lossen, zodat de tekeningen voor wat betreft het klonterprobleem niet gezien kunnen of mogen worden als slechts een illustratie van niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden. In dat opzicht is het oordeel van het Hof in dat geval onbegrijpelijk.

2.10

Verder stelt het Hof in rov. 4.2.29 vast ‘dat een transportorgaan onderdeel uitmaakt van de in par. 13 van het octrooischrift beschreven ‘developer unit’ (cartridge) waarmee ‘features and/or Utilities of the present general inventive concept may be achieved’.’ Op grond van die vaststelling is onbegrijpelijk dat het Hof in rov. 4.2.28 oordeelt dat de gemiddelde vakman het transportorgaan niet noodzakelijk zou achten voor de oplossing van het klonterprobleem en getuigt het van een onjuiste rechtsopvatting dat het vervolgens aan DR c.s. zou zijn om dat nader te onderbouwen. Bovendien is het oordeel in rov. 4.2.29 ook onvoldoende gemotiveerd, aangezien het Hof daar in rov. 4.2.29 (of elders) in het geheel niet op ingaat, terwijl deze argumentatie door DR c.s. wel uitdrukkelijk naar voren is gebracht.62.

2.11

In rov. 4.2.3063. overweegt het Hof dat DR c.s. haar standpunt ‘dat conclusies 1 en 2 door de gemiddelde vakman niet plausibel zouden worden geacht wegens het ontbreken van een transportorgaan niet ondersteund [heeft] door enig bewijs, in de vorm van een deskundigenverklaring of anderszins, hetgeen wel op haar weg lag.’ Deze overweging lijkt — gelet op de context onder de aanhef ‘plausibiliteit van het ophopingsprobleem en de oplossing daarvoor’ boven rov. 4.2.10 — geen betrekking te hebben op het ontbreken van plausibiliteit wegens het ontbreken van een transportorgaan voor de oplossing van het klonterprobleem. Voor het geval dat deze overweging van het Hof zo begrepen zou moeten of kunnen worden dat deze overweging ook ziet op het plausibiliteitsverweer betreffende het klonterprobleem, zij opgemerkt dat die overweging in dat geval getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en onbegrijpelijk is. Dat het ontbreken van het transportorgaan met zich brengt dat de oplossing van het klonterprobleem met een inrichting volgens conclusie 1 en 2 niet plausibel is, volgt (a) uit de uitvindingsgedachte en (b) uit de vaststelling van het Hof dat het transportorgaan noodzakelijk is voor de oplossing van het klonterprobleem (rov. 4.2.3). Dat betekent logischerwijs dat de enkele afwezigheid van het transportorgaan in de conclusie 1 en 2 noodzakelijkerwijs ten gevolg heeft dat het klonterprobleem — en daarmee dus ook het lekkageprobleem — niet plausibel opgelost kan worden. Dat zo zijnde, is het niet plausibel zijn van de oplossing van het klonterprobleem bij afwezigheid van een transportorgaan een logisch gegeven c.q. vermoeden, zodat dit niet nader bewijs behoeft. Het dient tegen die achtergrond vervolgens aan de octrooihouder te zijn om bewijs van het tegendeel van dat vermoeden te leveren. Daarbij is tevens van belang dat de octrooihouder met het octrooi in wezen stelt dat sprake is van een werkende c.q. plausibele oplossing,64. en dat de redelijkheid en billijkheid zich er dan ook tegen verzetten dat het aan DR c.s. zou zijn om bewijs te leveren van een negatief feit, te weten het niet werken van de oplossing van het klonterprobleem bij het ontbreken van het transportorgaan.

Nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid
2.12

In rov. 4.2.3265. overweegt het Hof dat (accentuering raadsman) ‘[d]e enkele mogelijkheid dathet klonterprobleemzich voordoet’ niet in de weg staat ‘aan de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid vande oplossing van het ophopingsprobleemdoor toepassing van het dieper gelegen deel, zoals door conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld.’ Die overweging is op zichzelf beschouwd juist, maar ‘beside the point’, doordat het Hof miskent dat de enkele mogelijkheid dat het klonterprobleem zich voordoet c.q. voor kan doen — zoals besloten ligt in de uitvindingsgedachte — op zichzelf al in de weg staat aan de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van de door conclusies 1 en 2 onder bescherming gestelde inrichtingen, omdat vaststaat dat die inrichten het klonterprobleem niet kunnen oplossen vanwege het ontbreken van het transportorgaan. Deze overweging van het Hof is ook onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, in aanmerking nemende dat DR c.s. expliciet hebben aangevoerd dat een inrichting conform conclusie 1 en 2 niet nawerkbaar en niet industrieel toepasbaar is, wegens het ontbreken van een transportorgaan waardoor het klonterprobleem niet kan worden opgelost.66.

2.13

De daaropvolgende overweging in rov. 4.2.32 dat ‘niet bestreden is dat de beschrijving de gemiddelde vakman in staat stelt zonder ‘undue burden’ een inrichting volgens conclusie 1 en 2 te vervaardigen en dat deze kan worden toegepast in printer’, maakt dit niet anders en doet evenmin ter zake, omdat niet vaststaat dat bij gebruik van de betreffende inrichtingen in een printer wel sprake is van een klonterprobleem. Dat bij gebruik van cartridges als die van gedaagden geen sprake is of hoeft te zijn van een klonterprobleem blijkt uit de stand van de techniek. Zo geldt voor de cartridges conform het Amerikaanse octrooi US 211 van Samsung (weergegeven in rov. 2.8.5), dat geen sprake is van een klonterprobleem. Zoals DR c.s. — onweersproken — heeft gesteld is bij de cartridges van DR c.s., evenals bij cartridges conform US 211, ook geen sprake van een klonterprobleem, zodat bij die cartridges het lekkageprobleem van EP 537, voor zover veroorzaakt door het klonterprobleem niet speelt.67. Dat het klonterprobleem zich bij de cartridges van DR c.s. (c.q. cartridges conform US 211) voordoet is door Samsung ook niet gesteld of anderszins gebleken. Het is evenmin door het Hof vastgesteld of verondersteld.68. Tegen die achtergrond dient op grond van artikel 149 Rv alsook in cassatie als hypothetisch feitelijke grondslag ervan uitgegaan te worden dat als vaststaand heeft te gelden dat bij gebruik van de tonercartridges van DR c.s. (c.q. cartridges conform US 211) feitelijk geen sprake is van een klonterprobleem. Dat brengt met zich dat het oordeel van het Hof dat de nawerkbaarheid van de conclusies 1 en 2 — die de aanwezigheid van een klonterprobleem veronderstellen — zou kunnen blijken uit het feit dat een aldaar beschreven cartridge in een printer kan worden toegepast, onbegrijpelijk is, omdat niet vaststaat dat die cartridges c.q. de printer waarin ze worden toegepast een klonterprobleem kennen. De omstandigheid dat het klonterprobleem volgens paragraaf 62 van de beschrijving van EP 537 veroorzaakt wordt ‘residual heat of the fixing unit 400’ brengt met zich dat het ontstaan van het klonterprobleem ook afhankelijk is van het printerontwerp en de plaatsing van de fixing unit daarin ten opzichte van cartridge, zoals ook DR c.s. gesteld69. en door Samsung niet is weersproken en derhalve als tussen partijen vaststaand heeft te gelden, zodat ook hiervan in cassatie als hypothetisch feitelijke grondslag dient te worden uitgegaan en het hof dit ten onrechte niet als vaststaand heeft aangenomen en aldus artikel 149 Rv heeft miskend. DR c.s. heeft ook uitdrukkelijk gesteld — en onderbouwd met onderzoek in de vorm van het COT-rapport (Productie 68, DR c.s.) en een onderzoek van TUV (Productie 69, DR c.s.) — dat er geen sprake is van een klonterprobleem.70. Tegen die achtergrond is het oordeel van het Hof onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, nu het Hof hier niet op ingaat. Dat geldt temeer, omdat DR c.s. ook uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat het klonterprobleem überhaupt een door Samsung verzonnen c.q. niet-plausibel probleem is, en daarvan bewijs hebben geleverd met de rapporten van COT en TUV.71. Dat is door Samsung ook niet weersproken, maar afgedaan als niet relevant,72. zodat dit als een tussen partijen vaststaand feit heeft te gelden (artikel 149 Rv). Nu het Hof in rov. 4.2.28 feitelijk vaststelt dat (de gemiddelde vakman ervan zou uitgaan dat) het klonterprobleem zich bij normaal gebruik van een printer tijdens de reguliere levensduur van een cartridge niet in ieder geval zal voordoen, zodat de gemiddelde vakman de aanwezigheid van het transportorgaan niet noodzakelijk zal achten, ligt ook in dit oordeel van het Hof besloten dat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat het klonterprobleem zich noodzakelijkerwijs voordoet bij gebruik van een cartridge conform conclusie 1 of 2 in een printer en is het oordeel van het Hof in rov 4.2.32 inzake de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid derhalve onbegrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd.

BRS_HR_02092020_20_02239-45-10

2.14

In rov. 4.2.32 overweegt het Hof vervolgens nog dat het zich verenigt met en overneemt hetgeen de rechtbank ter zake in r.o. 4.7 van het bestreden vonnis heeft overwogen.73. Dat overnemen en verenigen wordt verder niet nader gemotiveerd en is dus kennelijk alleen maar gebaseerd op hetgeen het Hof daarvoor in rov. 4.2.32 overweegt. Aangezien die overwegingen onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd zijn, heeft hetzelfde te gelden voor dit daarop gebaseerde oordeel. Indien het Hof deze overweging baseert op andere gronden, dan is dit oordeel onbegrijpelijk en ook onvoldoende gemotiveerd op de navolgende gronden. De rechtbank overweegt in r.o. 4.7 dat niet in geschil is dat ‘een vakman een cartridge met de in conclusies 1 en 2 opgesomde kenmerken zonder undue burden kan vervaardigen.’ Dat is juist. Onjuist en getuigend van een onjuiste rechtsopvatting en onbegrijpelijk is echter wat de rechtbank daaraan toevoegt, namelijk dat met die cartridge conform conclusies 1 en 2 ‘(aldus) de uitvinding volgens die conclusies’ toegepast kan worden alsmede dat omdat ‘het in geschil zijnde technisch effect van de in conclusie 1 en 2 geclaimde maatregelen zelf niet in de in de conclusie is opgenomen, […] niet [kan] worden geoordeeld dat de geclaimde materie niet nawerkbaar is.’ Dat is rechtens onjuist en onbegrijpelijk, nu vaststaat dat de uitvinding ziet op het oplossen van zowel het klonterprobleem als het ophopingsprobleem en geen van beide problemen met een inlichting zonder transportorgaan kan worden opgelost, zoals hiervoor onder 2 en hierna onder 6 aangevoerd. Het oordeel dat het technische effect van de in conclusie 1 en 2 geclaimde maatregelen — waaronder het ‘dieper gelegen deel’ niet in de conclusies is opgenomen, is evenzeer rechts onjuist en onbegrijpelijk, zoals hierna onder 3 aangegeven. Beide aspecten zijn in eerste aanleg door DR c.s., ook uitvoerig weersproken,74. zodat dit oordeel van de rechtbank ook rechtens onjuist (gelet op het bepaalde in artikel 149 Rv), onbegrijpelijk en onvoldoende is gemotiveerd nu de rechtbank daar niet op ingaat. Nu voor r.o 4.7 van de rechtbank heeft te gelden dat deze rechtens onjuist is (mede gelet ook op het bepaalde in art. 149 Rv) en zonder nadere toelichting onbegrijpelijk is, geldt dit mutatis mutandis ook voor het overnemen door het Hof dat van deze overweging. Bovendien zij geconstateerd dat het Hof in rov. 4.2.32 niet (expliciet) overneemt dat de vakman ‘(aldus) de uitvinding volgens die conclusies kan toepassen.’ Dat laatste is door DR c.s. gemotiveerd weersproken in de Memorie van Grieven, stellende dat met de conclusies 1 en 2 de uitvinding niet toepasbaar is (onder 10.5) en dat het met de uitvinding beoogde technische effect met de conclusie 1 en 2 niet gerealiseerd kan worden, wegens het ontbreken van het technisch effect van de zijwaartse verspreiding van het dieper gelegen deel (onder 10.6).75. Het andersluidende oordeel van het Hof- door het overnemen van r.o. 4.7 van het Vonnis — is tegen die achtergrond onvoldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk, mede omdat als vaststaand heeft te gelden dat een inrichting conform conclusie 1 of 2 het klonterprobleem niet kan oplossen.

2.15

In rov 4.2.32 overweegt het Hof vervolgens dat ‘de nawerkbaarheid gegeven’ is met de hiervoor weergegeven overwegingen in rov. 4.2.32. Aangezien die overwegingen onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd zijn, heeft hetzelfde te gelden voor deze daarop gebaseerde conclusie.

2.16

Vervolgens overweegt het Hof in rov. 4.2.32 ten slotte nog dat de stelling dat ‘de uitvinding volgens conclusies 1 en/of 2 niet nawerkbaar of niet industrieel toepasbaar zou zijn, […] bovendien [wordt] gelogenstraft door het feit dat DR c.s. onbestreden probleemloos functionerende cartridges heeft geproduceerd en op de markt gebracht, waarin de maatregelen van conclusies 1 en 2 (maar niet een transportorgaan) zijn opgenomen.’ Deze overweging van het Hof is rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, aangezien niet als vaststaand kan worden aangenomen dat bij de cartridges van DR c.s. en de betreffende printers van HP feitelijk sprake is van een ‘klonterprobleem’, zoals hiervoor al aangegeven onder 2.13. Datzelfde geldt ook voor ook voor het bestaan van het ‘ophopingsprobleem’ bij die cartridges c.q. printers. Zoals door DR c.s. is aangevoerd is ook het ophopingsprobleem — evenals het klonterprobleem — niet aan de orde bij de cartridges van DR c.s.,76. en zijn deze cartridges toepassingen van de stand van de techniek conform bijvoorbeeld het tot de stand van de techniek behorende US 211 van Samsung. In die stand van de techniek is niet alleen geen sprake van een klonterprobleem, maar evenmin van een ophopingsprobleem, omdat de constructie van een cartridge conform de uitvindingsgedachte van US 211 het ophopingsprobleem oplost, zoals DR c.s. uitdrukkelijk heeft gesteld.77. Dat is door Samsung niet voldoende onderbouwd weersproken78. en Samsung heeft ook niet gesteld dat haar Amerikaanse octrooi US 211 het ophopingsprobleem niet effectief oplost met de daarin door Samsung zelf beschreven en geclaimde constructie-elementen of dat bij de cartridges van DR c.s. sprake is van een ophopingsprobleem. Door het Hof is evenmin vastgesteld dat er bij de cartridges van DR c.s. sprake is van een ophopingsprobleem. Het Hof miskent bovendien ook dat ‘de maatregelen van conclusies 1 en 2’ alleen zijn opgenomen in tot 19 januari 2015 verkochte Versie A van de cartridges van DR c.s., maar niet in de nadien verkochte Versie B en versie C. Versie B verschilt van Versie A door dat het dieper gelegen deel geen V-vorm heeft, maar vierkant is uitgevoerd en bij Versie C is het dieper gelegen middendeel over de gehele breedte van de cartridge doorgetrokken.79. De rechtbank heeft in het Vonnis vastgesteld dat Versie B en Versie C niet inbreukmakend zijn80. en dat dit door Samsung ook niet is gesteld.81. Vaststaat derhalve dat de niet-inbreukmakende versies B en C probleemloos functioneren in dezelfde printers als waarin ook de volgens het Hof inbreukmakende versie A functioneert. Het enige verschil tussen Versie A en Versie B is dat bij Versie A het dieper gelegen middendeel V-vormig is uitgevoerd, doordat, zoals te zien in Figuur 11A, de breedte W4 groter is dan W3, zodat het dieper gelegen deel breder wordt in de richting waarin de afvaltoner beweegt.82. Volgend op het inbreukverbod in kort geding d.d. 9 januari 2014 is DR c.s. overgeschakeld naar Versie B waarbij W3 dezelfde afmeting heeft als W4 (W3=W4).83. Het feit dat zowel Versie A — waarin de maatregelen van conclusie 1 en 2 zijn opgenomen — als Versie en B en Versie C probleemloos functioneren, illustreert dan ook niet dat de in conclusie 1 en 2 geclaimde uitvinding nawerkbaar en industrieel toepasbaar is, maar leert dat ook het ophopingsprobleem van EP 537 — evenals het klonterprobleem — zich bij geen van deze cartridges voordoet, zoals door DR c.s. ook nadrukkelijk gesteld, maar door het Hof niet gemotiveerd, althans niet kenbaar in de beoordeling wordt meegenomen.84. Het oordeel van het Hof dat het probleemloos functioneren van Versie A, B of C zou logenstraffen dat de uitvinding volgens conclusie 1 en/of 2 niet-nawerkbaar of niet industrieel toepasbaar is, is dan ook in dat licht feitelijk onjuist en daarmee onbegrijpelijk, althans, gelet op die onbesproken gelaten stelling onvoldoende gemotiveerd.85.

BRS_HR_02092020_20_02239-50-11

2.17

In rov. 4.2.34 overweegt het Hof ten overvloede — kort gezegd — dat indien van de juistheid moet worden uitgegaan van het standpunt van DR c.s. ‘dat voor de nawerkbaarheid (en industriële toepasbaarheid) niet alleen zou moeten worden gelet op de structurele kenmerken van de conclusies, maar tevens op het daarmee bereikte technische effect, ook als dat geen onderdeel uitmaakt van de voortbrengselconclusies, op dezelfde gronden als hiervoor uiteengezet, haar in par. 10 MvG geformuleerde bezwaren (die overeenkomen met haar verworpen plausibiliteitsbezwaren) niet opgaan.’ Ten overvloede, maar met het oog op een eventuele verwijzing na vernietiging van het Arrest, zij opgemerkt dat op dezelfde gronden waarop de verwerping van de plausibiliteitsbezwaren (zie hierboven onder 2.8 e.v.) door het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, onbegrijpelijk is en onvoldoende gemotiveerd, ook deze verwerping van de verweren inzake nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid ondeugdelijk is en geen stand kan houden. . Het slagen van één of meer van de onderdelen 2.12 t/m 2.17 vitiëert dan ook rov. 4.2.34.

2.18

Het slagen van één of meer van de bovenvermelde klachten van onderdeel 2 vitiëert ook rov. 4.2.54 waarin het Hof ten onrechte tot de slotsom ‘ten aanzien van EP 537 […] dat de conclusies daarvan geldig zijn te achten’ komt, nu het Hof hetzij miskent dat het klonterprobleem met de in conclusies beschreven inrichting niet opgelost kan worden en de in die conclusies geclaimde inrichting derhalve niet correspondeert met de in EP 537 aan de orde zijnde uitvindingsgedachte, hetzij heeft het Hof geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

2.19

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 2 vitiëert verder ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum.

3. Functionele uitleg ‘dieper gelegen deel’ — zijwaarts verspreiden

Dit onderdeel richt zich het oordeel van het Hof in rov. 4.2.8 en rov. 4.2.9 waarin het Hof het ‘dat standpunt’ van DR c.s. verwerpt. Vooropgesteld zij dat onbegrijpelijk is welk standpunt van DR c.s. het Hof daar bedoelt. In rov. 4.2.8 worden namelijk twee standpunten van DR c.s. behandelt in plaats van slechts een standpunt. Het eerste standpunt is dat het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ (40) van hoofdconclusie 1 functioneel uitgelegd moet worden,86. inhoudende ‘dat die maatregel de in het octrooi beschreven functie van het zijwaarts verspreiden van in het middendeel van het reinigingsgebied opgehoopte afvaltoner daadwerkelijk moet kunnen vervullen’. Het tweede standpunt van DR c.s. dat in rov. 4.2.8 door het Hof wordt weergegeven is dat ‘de door het protocol bij artikel 69 EOV voorgeschreven billijke bescherming voor de octrooihouder’ volgens DR c.s. met zich brengt ‘dat de beschermingsomvang van EP 537 daarom beperkt is tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet.’ Dit zijn inhoudelijk twee verschillende standpunten — enerzijds, de vraag of een concreet conclusie-element al dan niet functioneel uitgelegd moet worden en, anderzijds, de vraag of voor de beschermingsomvang beperkt is tot inrichtingen (cartridges) waarbij het door het octrooi opgeloste probleem (het ophopingsprobleem) zich voordoet. Door het gebruik van de term ‘daarom’ gaat het Hof er kennelijk van uit dat dit standpunt gebaseerd is op het daarvoor weergegeven standpunt dat het dieper gelegen deel functioneel moet worden uitgelegd, maar dat oordeel is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. In de processtukken is het tweede standpunt, dat op het Medinol-arrest van de Hoge Raad van 201487. is gebaseerd, weliswaar aan de orde gesteld onder de aanhef ‘dieper gelegen deel’, maar dat gebeurde niet binnen de context van de vraag of dat dieper gelegen deel functioneel moet worden uitgelegd, maar binnen de context van de vraag of de enkele aanwezigheid van een dieper gelegen deel — los van de vraag of dat begrip functioneel moet worden uitgelegd — bij de cartridges van DR c.s. met zich brengt dat sprake is van inbreuk op conclusie 1 en 2, zoals door de rechtbank in het Vonnis aangenomen, in navolging van het arrest van het Hof Den Haag in kort geding.88.

BRS_HR_02092020_20_02239-52-12

Functionele uitleg conclusie-element ‘dieper gelegen deel’
3.1

In rov. 4.2.9 overweegt het Hof dat ‘de gemiddelde vakman de conclusies 1 en 2 van EP 537 in het licht van de beschrijving en de tekeningen niet zo beperkt [zou] lezen als door DR c.s. voorgestaan’, omdat ‘de beschrijving […] daarvoor geen aanleiding’ geeft. Dat oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. In het arrest Resolution v Shionogi van 8 juni 201889. verwijst de Hoge Raad in rov. 3.4.2 naar zijn arrest Bayer v Sandoz van 5 februari 2016.90. Rov. 3.3.5 van het Bayer-arrest91. is een ‘verzameloverweging’, waarin de Hoge Raad zijn jurisprudentie over de beschermingsomvang van octrooien samenvat. Daarbij wordt vooropgesteld dat de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte een gezichtspunt is dat tegenover de letterlijke tekst van de conclusies geplaatst dient te worden. De Hoge Raad leert dat dit gezichtspunt van de uitvindingsgedachte in zijn algemeenheid in acht genomen dienen te worden en de Hoge Raad geeft daarbij niet aan dat de uitvindingsgedachte alleen dan in ogenschouw genomen dient te worden, wanneer de beschrijving de gemiddelde vakman daar aanleiding voor geeft, zoals het Hof in rov. 4.2.9 overweegt. De Hoge Raad benadrukt vervolgens het belang van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte door in algemene termen in rov. 3.3.5 van het Bayer-arrest (accentuering, raadsman) te overwegen dat ‘het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe [dient] een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daaromvoor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellichtte beperkte ofonnodig ruime uitles te vermijden.’ De uitvindingsgedachte is dus het gezichtspunt dat dient om een grens aan een onbillijk ruime beschermingsomvang van de octrooihouder te stellen. Tegen deze achtergrond getuigt rov. 4.2.9 van een onjuiste rechtsopvatting doordat het Hof in het geheel niet stilstaat bij, of ingaat op, het gezichtspunt van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte, maar ten onrechte van oordeel is dat het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte alleen in ogenschouw genomen dient te worden wanneer de beschrijving de vakman daar een concrete aanleiding voor geeft.

3.2

Dat oordeel van het Hof getuigt bovendien van een onjuiste rechtsopvatting, omdat een ander conclusie-element van conclusie 1 duidelijk maakt dat het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ een V-vorm dient te hebben. Conclusie 1 vereist dat, zoals te zien in Figuur 11A, de breedte W4 langer is dan breedte W3, zodat het dieper gelegen deel breder wordt in de aanvoerrichting (van A1 naar A2) van de ophopende afvaltoner en als een wig kan functioneren.92. Dat is bovendien ook weergegeven in Figuur 11A. De gemiddelde vakman die de tekst van de conclusie uitlegt en daarbij de tekeningen in ogenschouw neemt, zoals artikel 69(1) EOV voorschrijft, begrijpt aldus dat het dieper gelegen deel V- of wigvormig is. De beschrijving leert die vakman ook dat de in de conclusie 1 voorgeschreven V-vorm van het dieper gelegen deel noodzakelijk is om het ophopingsprobleem conform de uitvindingsgedachte op te kunnen lossen. In de beschrijving wordt in paragraaf 77 nadrukkelijk beschreven93. dat aan de beide zijkanten van het dieper gelegen deel (40) de afvaltoner zijwaarts wordt verspreid (‘the waste toner is pushed out to either side of the recessed portion 40’). Die beschrijving is ter toelichting op Figuur 10A, en beschrijft nadrukkelijk dat de pijl F in Figuur 10A dat zijwaarts verspreiden van het dieper gelegen deel illustreert. De gemiddelde vakman die het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ uitlegt conform de instructies van artikel 69(1) EOV leert aldus dat het dieper gelegen deel wigvormig (W4 > W3) moet zijn en dat dit is om aldus door het zijwaarts verspreiden het probleem van de opgehoopte afvaltoner op te lossen om aldus deze deeloorzaak van het lekkageprobleem op te lossen conform de achter de woorden van conclusie 1 liggende uitvindingsgedachte. Het is ook om die reden dat de Versies B en C van DR c.s. niet onder de beschermingsomvang van conclusie 1 vallen, omdat door het ontbreken van de V-vorm het dieper gelegen deel geen zijwaarts verspreiden functie heeft. Zowel het oordeel van het Hof in rov. 4.2.9 dat de gemiddelde vakman de conclusies 1 en 2 van EP 537 in het licht van de beschrijving en de tekeningen niet zo beperkt zal lezen als door DR c.s. voorgestaan, als ook het oordeel dat de beschrijving die vakman daar geen aanleiding voor geeft, is tegen deze achtergrond onbegrijpelijk en getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Het is bovendien onvoldoende gemotiveerd, bij gebreke van een nadere toelichting waarin de door DR c.s. aangevoerde, en in het voorgaande samengevatte argumenten,94. voldoende onderbouwd worden weerlegd.

BRS_HR_02092020_20_02239-54-13

BRS_HR_02092020_20_02239-54-14

3.3

Vervolgens onderbouwt het Hof in rov. 4.2.9 het oordeel dat de beschrijving geen aanleiding geeft voor de door DR c.s. voorgestane functionele uitleg van het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ op de constatering dat in de beschrijving beschreven is ‘dat het ophopingsprobleem wordt veroorzaakt doordat, in vergelijking met de einddelen, voornamelijk het middendeel van de fotogeleidende trommel wordt gebruikt voor het vormen van een beeld, ten gevolge waarvan ook verhoudingsgewijs meer afvaltoner terecht komt in het middelste gedeelte van de reinigingsruimte.’ Onbegrijpelijk is dat en op welke grond de omstandigheid dat het ophopingsprobleem voornamelijk in het middendeel wordt veroorzaakt, de vakman geen aanleiding zou geven te veronderstellen dat het dieper gelegen deel zijn zijwaarts verspreidende functie ter oplossing van het ophopingsprobleem niet zou hoeven te vervullen. Het tegendeel is logischerwijs het geval, aangezien de vakman weet dat alleen het dieper gelegen deel het ophopingsprobleem op kan lossen en dat daarvoor noodzakelijk is dat dit dieper gelegen deel een V-vorm heeft, zoals conclusie 1 ook vereist, zodat dit dieper gelegen deel een zijwaarts verspreidende functie vervult.

3.4

In rov. 4.2.9. verbindt het Hof aan dit onbegrijpelijke oordeel vervolgens de conclusie dat ‘aldus’ niet valt in te zien en dat DR c.s. niet voldoende gemotiveerd gesteld heeft ‘dat en waarom de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat dit probleem zich bij bepaalde cartridges, in het bijzonder die volgens US 211, niet zou kunnen voordoen.’ Dit oordeel is onbegrijpelijk, omdat logischerwijs niet valt in te zien dat en waarom het zich niet kunnen voordoen van een voornamelijk in het middendeel voorkomend ophopingsprobleem bij andere cartridges dan in EP 537 beschreven, relevant is voor de uitleg van de voorgeschreven maatregel ter oplossing van dat ophopingsprobleem bij een cartridge waarbij zich dat probleem volgens EP 537 juist wel voordoet. Dat oordeel van het Hof is, bij gebreke van een nadere toelichting, ook onvoldoende gemotiveerd. Hetzelfde geldt voor de daarop volgende overweging dat ‘gelet op de in EP 537 beschreven oorzaak van het probleem’ er voor de gemiddelde vakman geen aanleiding is ‘om dat te veronderstellen’. Onbegrijpelijk is dat en waarom de vakman op grond van het feit dat het ophopingsprobleem zich bij de in EP 537 specifiek beschreven cartridge (de ‘EP 537-cartridge’) kennelijk kan voordoen, en dan met name in het middendeel, zou veronderstellen dat dit ophopingsprobleem zich om die reden bij allerhande andere cartridges die bekend zijn uit de stand van de techniek (‘stand-van-de-techniek-cartridges’) moet voordoen. De vakman weet dat de EP 537-cartridge nieuw is ten opzichte van de ‘stand-van-de-techniek-cartridges’ en dus duidelijk verschilt van de stand-van-de-techniek-cartridges. Verder weet de gemiddelde vakman dat bij die ‘stand-van-de-techniek-cartridges’, zoals US 211, het ophopingsprobleem zich niet voordoet c.q. een potentieel ophopings- en lekkageprobleem adequaat is opgelost. Dat stelt het Hof ook feitelijk vast in rov. 4.2.48, waar het Hof overweegt — inzake de door DR c.s. als (meest) nabije stand van de techniek aangedragen documenten in deze procedure, waaronder US 211 — dat ‘in geen van die documenten […] een lekkageprobleembetrekking [wordt] opgelost of zelfs maar genoemd’ waardoor het in de optiek van het Hof ‘een drogreden’ zou zijn dat de gemiddelde vakman daarvan kennis te nemen ‘omdat het lekkageprobleem daarin kennelijk niet speelt.’ Daaraan voegt het toe dat het feit ‘dat het lekkageprobleem niet wordt genoemd […] nog niet [betekent] dat het zich bij die inrichtingen niet voordoet’. Vooropgesteld zij dat door Samsung niet is gesteld dat de gemiddelde vakman zal veronderstellen dat het lekkageprobleem (c.q. het ophopingsprobleem of het klonterprobleem) zich voordoet c.q. zal kunnen voordoen bij uit de stand van de techniek bekende cartridges, waarin dat probleem niet wordt geopenbaard, zoals US 211. Het hof treedt dan ook ten onrechte buiten de rechtsstrijd tussen partijen (artikel 24 Rv en 149 Rv) door te overwegen dat niet valt in te zien dat de vakman niet zal veronderstellen dat een voor een bepaalde cartridge niet geopenbaard probleem zich toch zal (kunnen) voordoen en dat het aan DR c.s. zou zijn om het tegendeel van een niet door Samsung geponeerde veronderstelling te stellen en gemotiveerd te weerleggen. Het Hof miskent verder dat het lekkageprobleem van EP 537 mede wordt veroorzaakt door klontering van vanwege de warmte verspreidende ‘fixing unit 400’ van de printer. De gemiddelde vakman begrijpt dan ook dat de vraag of het klonteringsprobleem zich voordoet afhankelijk is van constructie van printer, zoals ook door DR c.s. aangevoerd.95. De gemiddelde vakman begrijpt derhalve dat het zich al dan niet voordoen van een lekkageprobleem mede afhankelijk is van de printer waarin die cartridge gebruikt wordt. Dat brengt logischerwijze ook met zich dat die vakman uit de omstandigheid dat in US 211 (en andere octrooischriften) een probleem niet wordt geopenbaard, zal afleiden dat dit daar niet genoemde probleem zich bij die cartridges ook niet voordoet. In ieder geval zal die vakman op grond van het niet genoemd worden van een probleem niet ‘veeleer […] inzien dat dit probleem […] niet is onderkend’, zoals het Hof in rov. 4.2.9 overweegt. Dat oordeel is dan ook onbegrijpelijk. Het feit dat in de stand van de techniek het lekkageprobleem niet wordt genoemd zal de vakman eerder doen veronderstellen dat dit probleem kennelijk specifiek is voor de nieuwe EP 537-cartridge (c.q. de printer waarin die cartridge gebruikt wordt), dan doen veronderstellen dat het in die documenten niet genoemde lekkageprobleem zich bij die uit de stand van de techniek bekende cartridges, die ook duidelijk verschillen van de EP 537-cartridge, welke immers ‘nieuw’ is in octrooirechtelijke zin. Daarbij is ook van belang dat het Hof niet vaststelt dat de uitvindingsgedachte van EP 537 ziet op het onderkennen van een op zich al bestaand (maar niet bekend) probleem (een zogeheten ‘probleemuitvinding’). Dit alles maakt het oordeel van het Hof in rov. 4.2.9 onbegrijpelijk en getuigend van onjuiste rechtsopvattingen.

Door DR c.s. is bovendien gesteld en onderbouwd dat de stand van de techniek de gemiddelde vakman leert dat er twee soorten cartridges zijn, te weten cartridges conform EP 537 waarbij sprake is van een ophopingsprobleem en cartridges waarbij het ophopingsprobleem niet aan de orde is.96. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de in US 211 als voor dat octrooi relevante stand van de techniek beschreven cartridge, die geen ophopingsprobleem kent, omdat de afvaltoner in het reinigingsgebied door een schoepenrad zijwaarts wordt afgevoerd,97. zodat het ophopingsprobleem, zoals in EP 537 beschreven, zich daar niet kan voordoen. In aanmerking nemende dat deze stand van de techniek door DR c.s. ook uitdrukkelijk is aangevoerd, is dit oordeel van het Hof niet alleen onbegrijpelijk maar ook onvoldoende gemotiveerd, nu het Hof daar niet op ingaat.

3.5

Bovendien getuigt de overweging van het Hof in rov 4.2.9 dat het aan DR c.s. zou zijn om te stellen en voldoende te onderbouwen ‘dat en waarom dit probleem zich bij’ de stand-van-de-techniek-cartridges ‘niet zou kunnen voordoen’ van een onjuiste rechtsopvatting inzake stelplicht en bewijslast. Indien en voor zover voor de uitleg van het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ van EP 537 al relevant zou zijn of de gemiddelde vakman al dan niet veronderstelt dat dit probleem zich bij ‘stand-van-de-techniek-cartridges’ voordoet, is het niet aan DR c.s. om een negatief feit — dat het ophopingsprobleem zich bij de stand-van-de-techniek-cartridges niet kan voordoen — te stellen en te bewijzen, maar aan de octrooihouder om te bewijzen dat het ophopingsprobleem zich bij die cartridges wel kan voordoen. Dat dit probleem zich bij US 211 niet voordoet, is overigens door DR c.s. uitdrukkelijk gesteld,98. en door Samsung niet weersproken, zodat dit tussen partijen als een vaststaand feit heeft te gelden en daar in cassatie als hypothetisch feitelijke grondslag van dient te worden uitgegaan. Door te oordelen dat het aan DR c.s. zou zijn dit feit alsnog te bewijzen miskent het hof dit niet alleen maar treedt het Hof ook in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd.

3.6

Vervolgens overweegt het Hof in rov. 4.2.9 dat de vakman — gelet op de in EP 537 beschreven oorzaak van het probleem — ‘er daarom vanuit [zou] gaan dat in cartridges met de kenmerken volgens conclusie 1 (en 2) door het dieper gelegen deel de afvaltonerverspreidingsfunctie daadwerkelijk wordt vervuld.’ Onbegrijpelijk is op welke grond de in EP 537 beschreven oorzaak van het lekkageprobleem — ophoping in met name het middendeel — de vakman vervolgens doet veronderstellen dat ‘het dieper gelegen deel de afvaltonerverspreidingsfunctie daadwerkelijk wordt vervuld.’ Wat echter duidelijk en begrijpelijk is, is dat het Hof vaststelt dat de vakman er van uitgaat dat het dieper gelegen deel zijn verspreidingsfunctie daadwerkelijk vervult. Daarmee stelt het Hof dus feitelijk vast dat de vakman komt tot een ‘functionele uitleg van ‘dieper gelegen deel’’(rov 4.2.9) en dat de vakman er van uitgaat dat het dieper gelegen deel ‘de in het octrooi beschreven functie van het zijwaarts verspreiden van in het middendeel opgehoopte afvaltoner daadwerkelijk moet (kunnen) vervullen’ (rov. 4.2.8). Dat zo zijnde is echter onbegrijpelijk en dat het Hof in rov 4.2.8 en rov. 4.2.9 deze door DR c.s. voorgestane functionele uitleg verwerpt (in rov. 4.2.8) c.q. oordeelt dat daar ‘derhalve geen grond’ voor bestaat (in rov. 4.2.9). Aldus zijn de oordelen van het Hof in rov. 4.2.8 en rov. 4.2.9 onbegrijpelijk want innerlijk tegenstrijdig.

BRS_HR_02092020_20_02239-57-15

3.7

In rov. 4.2.9 overweegt het Hof vervolgens dat de gemiddelde vakman uit de enkele omstandigheid dat US 211 (en andere octrooischriften) het ophopingsprobleem niet openbaart, niet zal afleiden dat dit probleem zich daarbij niet zal voordoen, zoals DR c.s. heeft verdedigd. Volgens het Hof zal die vakman ‘veeleer […] inzien dat dit probleem in US 211 (en andere octrooischriften) niet is onderkend.’ Dit oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. Dit oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, omdat wanneer een octrooi, zoals US 211, de vakman niet leert dat er bij de geoctrooieerde inrichting sprake is van een ophopingsprobleem of willekeurig welk ander probleem, de vakman er van uit zal — en rechtens dient te — gaan dat dit in het octrooi niet beschreven probleem bij die inrichting niet aan de orde is. Dat geldt vervolgens met name wanneer in dat octrooi, zoals bij US 211, de uitvinding van dat octrooi gelegen is in het nemen van specifieke maatregelen, waardoor ophoping van afvaltoner juist voorkomen wordt.‘99. De consequentie van het door het Hof bedoelde inzicht van de vakman dat het probleem in US 211 niet onderkend zou zijn, brengt ook met zich dat de vakman door kennisneming van het latere EP 537 octrooi van Samsung — met wijsheid achteraf (‘hindsight’) — in de veronderstelling zou gaan verkeren dat het tot de stand van de techniek behorende US 211 van Samsung een mogelijke ophoping van afvaltoner niet plausibel zou oplossen met als rechtsgevolg dat US 211 om die reden geen uitvinding zou bevatten, dan wel niet inventief, niet industrieel toepasbaar en niet nawerkbaar zou zijn. Die opvatting is rechtens onjuist. Die opvatting is bovendien onbegrijpelijk, omdat in EP 537 niet gesteld wordt en daaruit ook niet volgt dat alle mogelijke tonercartridges het in EP 537 beschreven ophopingsprobleem logischerwijs en noodzakelijkerwijs dienen te hebben. Daarbij is ook van belang dat Samsung het bestaan van US 211 in EP 537 — evenals in de inleidende dagvaarding — verzwegen heeft, terwijl US 211 als (meest) nabije stand van de techniek voor EP 537 kan worden aangemerkt. Het oordeel van het Hof is temeer onbegrijpelijk omdat de uitvinding van US 211 de vakman leert dat het in EP 537 opgeloste ophopingsprobleem bij een met de in EP 537 beschreven cartridge vergelijkbare cartridge ook simpelweg voorkomen kan worden conform de in US 211 onder bescherming gestelde maatregelen. Dit oordeel van het Hof is — gelet op de door DR c.s. aangevoerde onderbouwing van haar standpunt — ook onvoldoende gemotiveerd bij gebreke van een nadere toelichting c.q. onderbouwing door het Hof.

3.8

Gelet op het bovenstaande verwerpt het Hof ten onrechte in rov. 4.2.8 en rov. 4.2.9 dat het ‘dieper gelegen deel’ functioneel uitgelegd dient te worden in die zin dat dit conclusie-element de in het octrooi beschreven functie van het zijwaarts verspreiden van in het middendeel van het reinigingsgebied opgehoopte afvaltoner daadwerkelijk moet (kunnen) vervullen. Het slagen van één of meer van de klachten van dit onderdeel vitiëert dan ook rovv. 4.2.8 en 4.2.9.

Beschermingsomvang beperkt tot producten waarbij het door het octrooi opgeloste probleem zich voordoet
3.9

Het tweede standpunt van DR c.s. dat in rov. 4.2.8 door het Hof wordt weergegeven is dat ‘de door het protocol bij artikel 69 EOV voorgeschreven billijke bescherming voor de octrooihouder’ volgens DR c.s. met zich brengt ‘dat de beschermingsomvang van EP 537 beperkt is tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet’. ‘Dat standpunt’ wordt in rov. 4.2.8 van het Arrest verworpen, maar die verwerping getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, omdat die verwerping in strijd is met wat de Hoge Raad leert in het Medinol-arrest van 4 april 2014.100. Daar overweegt de Hoge Raad in rov. 3.4.3 immers uitdrukkelijk (accentuering, raadsman): ‘dat de gemiddelde vakman zal begrijpendat het octrooi alleen ziet op stents met een uit-fase eerste meanderpatroon, omdat het probleem dat het octrooi blijkens de beschrijving beoogt op te lossen zich,naar de gemiddelde vakman uit de beschrijving leert en hem ook op grond van zijn kennis van de stand van de techniek bekend is,bij stents met een in-fasepatroon niet voordoet.’ Deze opvatting van de Hoge Raad sluit aan bij de hiervoor onder 3.1 aangehaald het standaard-rechtspraak, zoals bevestigd in het arrest in Resolution v Shionogi van 8 juni 2019, verwijzend naar rov. 3.3.5 van arrest Bayer v Sandoz van 5 februari 2016, dat ‘de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte’ een gezichtspunt is dat tegenover de letterlijke tekst van de conclusies geplaatst dient te worden, omdat ‘het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe [dient] een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden.’ De uitvindingsgedachte is bij het vaststellen van de conform artikel 69(1) EOV door de conclusies bepaalde beschermingsomvang van belang, omdat de conclusies conform artikel 84 EOV ‘het onderwerp waarvoor bescherming wordt gevraagd’ beschrijven. Dat ‘onderwerp’ dient een ‘uitvinding’ — c.q. uitvindingsgedachte — te zijn (artikel 52(1) EOV), aangezien bij gebreke van een octrooieerbare uitvinding octrooirechtelijke bescherming niet gerechtvaardigd is. Artikel 84 EOV leert aldus dat de conclusies de uitvinding dienen te beschrijven c.q. de uitvindingsgedachte dienen te bevatten, en om die reden is de ‘achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ’ een bij uitleg van de conclusies noodzakelijkerwijs in acht te nemen gezichtspunt. Omdat een uitvinding ziet op de oplossing van een bepaald probleem is, is de met inachtneming van artikel 69(1) EOV en het Uitlegprotocol te bepalen beschermingsomvang van een conclusie dan ook noodzakelijkerwijs beperkt tot omstandigheden waarin dat probleem opgelost wordt en de uitvindingsgedachte feitelijk toegepast wordt. Indien dat probleem zich echter niet voordoet kan geen sprake zijn van inbreuk, ondanks dat een product mogelijk wel onder de letterlijke tekst van een conclusie valt, zoals in Medinol v Abbott aan de orde was. Wanneer het door het octrooi opgeloste probleem zich niet voordoet, is een conclusie niet meer dan een oplossing op zoek naar een probleem in plaats van een octrooieerbare probleemoplossing c.q. ‘uitvinding’ in de zin van artikel 52(1) EOV. De verwerping in rov. 4.2.8 van ‘dat standpunt’ — ‘onder verwijzing naar het Medinol/Abbott arrest’ — getuigt derhalve van een onjuiste rechtsopvatting.

3.10

Het slagen van één of meer van de klachten van dit onderdeel, in het bijzonder onderdeel 3.0 vitiëert ook rov. 4.2.53 en wel het oordeel van het Hof in rov. 4.2.53 dat de inbreukverweren van DR c.s. niet slagen en de slotsom van het Hof in rov. 4.2.54 dat DR c.s. inbreuk maakt heeft gemaakt op EP 537 met de cartridges waarin alle constructieve elementen van conclusie 1 van EP 537 zijn toegepast evenmin stand kunnen houden.

3.11

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 3 vitiëert ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum.

4. Geen inbreuk op EP 537

Dit onderdeel richt zich tegen de overwegingen van het Hof in rov. 4.2.53, waarin het Hof concludeert dat de cartridges van DR c.s. inbreuk maken op de conclusies 1 en 2 van EP 537, omdat (a) niet relevant zou zijn of en in welke mate bij die cartridges het dieper gelegen deel daadwerkelijk een verspreidingsfunctie vervult, (b) het Gillette-verweer niet opgaat en (c) de enkele omstandigheid dat DR c.s. de constructieve maatregelen volgens US 211 toepast — kort gezegd — niet zou betekenen dat zij geen inbreuk op EP 537 zou maken, alsmede de daarop gebaseerde slotsom in rov. 4.2.54 dat DR c.s. inbreuk heeft gemaakt.101. Dit oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, bij gebreke van een nadere toelichting op de navolgende gronden.

4.1

Allereerst heeft te gelden dat het slagen van de bovengenoemde klachten, in het bijzonder die van onderdeel 2 en , of de hierna te behandelen klachten, in het bijzonder die van onderdeel 6 tot en met 9 ook rov 4.2.53 vitiëert. Immers wanneer de conclusies 1 en 2 nietig zijn dan volgt daaruit reeds dat van een inbreuk op EP 537 geen sprake kan zijn

4.2

Voorop gesteld zij verder dat de overweging in rov. 4.2.53 van het Arrest dat DR c.s. geen verdere inbreukverweren heeft gevoerd dan de in die overwegingen behandelde verweren feitelijk onjuist en onbegrijpelijk is. Zoals het Hof in rov. 4.2.8 nadrukkelijk overweegt heeft DR c.s. ‘onder verwijzing naar het Medinol/Abbott arrest’ betoogd dat ‘[d] door het Protocol bij artikel 69 EOV voorgeschreven billijke bescherming voor de octrooihouder […] volgens DR c.s. met zich brengt dat de beschermingsomvang van EP […] is beperkt tot cartridges waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet, hetgeen naar zij stelt niet het geval is bij cartridges waarin de techniek volgens US 211 wordt toegepast (hetgeen zij stelt te doen).’ Zoals hiervoor aangegeven (onder 0) staat dat inbreukverweer los van de vraag of het conclusie-element dieper gelegen deel al dan niet functioneel moet worden uitgelegd en is dat ook zo door DR c.s. aangevoerd.102. De overweging in rov. 4.2.53 dat naast de daar besproken verweren geen verdere inbreukverweren zouden zijn gevoerd is dan ook onbegrijpelijk. Door dit verweer bij de behandeling van de inbreukvraag in rov 4.2.53 niet te behandelen is rov. 4.2.53 ook onvoldoende gemotiveerd.

4.3

Als vaststaand heeft te gelden dat DR c.s. ‘de constructieve maatregelen volgens US 211 toepast’, zoals door het Hof overwogen in rov. 4.2.53, en door DR c.s. ook nadrukkelijk is gesteld103. en door Samsung niet is bestreden. Als vaststaand dient ook te worden aangenomen dat bij toepassing van de constructieve maatregelen van US 211 het door ophoping ontstane probleem, dat EP 537 beoogt op te lossen, zich niet voordoet doordat US 211 ophoping voorkomt. Dat is door DR c.s. nadrukkelijk gesteld104. en door Samsung niet (onderbouwd) bestreden.105. Zoals hiervoor onder 3.6 aangegeven is het oordeel van het Hof dat de gemiddelde vakman er van uit zou gaan dat het ophopingsprobleem zich bij US 211 wel zou kunnen voordoen, rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. Dat brengt met zich dat deze cartridges conform de leer van rov 3.4.3 van het Medinol-arrest ook niet inbreukmakend kunnen zijn, omdat het ophopingsprobleem dat EP 537 ‘beoogt op te lossen zich, naar de gemiddelde vakman uit de beschrijving leert en hem ook op grond van zijn kennis van de stand van de techniek bekend is […] niet voordoet.’ Het andersluidende oordeel van het Hof in rov. 4.2.53 getuigt dan ook van een onjuiste rechtsopvatting.

4.4

Bovendien heeft als vaststaand te gelden dat bij de cartridges van DR c.s. ook feitelijk geen sprake is van ophoping c.q. een ophopingsprobleem. Dat volgt uit het feit dat, zoals het Hof in rov. 4.2.32 vaststelt, ‘DR c.s. onbestreden probleemloos functionerende cartridges heeft geproduceerd en op de markt gebracht, waarin de maatregelen van conclusies 1 en 2 (maar niet een transportorgaan) zijn opgenomen.’ DR c.s. heeft bovendien ook nadrukkelijk aangevoerd dat wat geldt voor de door het Hof hier bedoelde Versie A van de cartridges van DR c.s. — conform conclusie 1 en 2 — evenzeer geldt voor de niet-inbreukmakende Versie B106. (met als enige verschil met versie A dat het dieper gelegen deel geen V-vorm heeft) en de niet-inbreukmakende Versie C107. (met als enige verschil met Versie A en Versie B dat het dieper gelegen deel zich over de volle breedte van de bovenwand uitstrekt). De gemiddelde vakman begrijpt dat de consequente toepassing van de constructiemaatregelen van US 211 in alle cartridges van DR verklaart dat al deze cartridges probleemloos functioneren omdat het ophopingsprobleem door die constructiemaatregelen voorkomen wordt en zich dus niet voordoet. DR c.s. heeft verder ook met het zogeheten COT-rapport (Productie 68) bewijs geleverd van het feit dat er bij haar cartridges geen sprake is van een ophopingsprobleem.108. In aanvulling daarop heeft DR c.s. ook nog nader bewijs aangeboden.109. De stelling van DR c.s. dat bij haar cartridges feitelijk geen sprake is van een ophopingsprobleem is door Samsung niet bestreden en Samsung heeft ook niet gesteld dat de cartridges van DR c.s. een ophopingsprobleem kennen.110. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep d.d. 12 december 2019 gaf de raadsman van Samsung naar aanleiding van een vraag het Hof aan dat het COT-rapport op dit punt ‘kan kloppen’.111. Ter zake van de door Samsung in het geding gebrachte foto's van cartridges waarbij sprake zou zijn van ophoping zij geconstateerd dat die foto's slechts een generiek cartridge betreffen en dienen om het bestaan van een ophopingsprobleem in zijn algemeenheid te onderbouwen, maar dat Samsung niet heeft gesteld dat dit foto's van gebruikte cartridges van DR c.s. zouden zijn en dat dit ook niet is gebleken.112. Nu het Hof op deze door DR c.s. aangevoerde feiten ook niet nader ingaat, dient de feitelijke juistheid daarvan ook als vaststaand te worden aangenomen. Tegen deze achtergrond dient als vaststaand te worden aangenomen dat het ophopingsprobleem zich bij de cartridges van DR c.s. niet voordoet. Dat brengt temeer met zich dat deze cartridges conform de leer van rov 3.4.3 van het Medinol-arrest niet inbreukmakend kunnen zijn, omdat het ophopingsprobleem dat EP 537 beoogt op te lossen zich bij deze cartridges feitelijk niet voordoet. Het andersluidende oordeel van het Hof in rov. 4.2.53 getuigt dan ook van een onjuiste rechtsopvatting en is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

4.5

In rov. 4.2.53 overweegt het Hof ‘[u]it de uitleg van ‘dieper gelegen deel’ volgt verder dat niet relevant is of en in welke mate bij cartridges van DR c.s. het dieper gelegen deel daadwerkelijk een verspreidingsfunctie vervult.’ Zoals hiervoor aangegeven in onderdeel 3 getuigt de door het Hof gehanteerde niet-functionele uitleg van het ‘dieper gelegen deel’ van een onjuiste rechtsopvatting en is die uitleg ook onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, met name omdat het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ ook nader wordt beperkt door conclusie-element dat het dieper gelegen deel een V-vorm dient te hebben in de aanvoerrichting van de ophopende afvaltoner. Dit brengt met zich dat het op deze onjuiste uitleg gebaseerde inbreukoordeel van het Hof hetzelfde lot deelt. Het slagen van één of meer klachten van onderdeel 3 vitiëert derhalve ook rov 4.2.53.

4.6

Het oordeel van het Hof in rov. 4.2.53 dat niet relevant is of ‘het dieper gelegen deel daadwerkelijk een verspreidingsfunctie vervult’, miskent ook dat de beschermingsomvang van de conclusies 1 en 2 niet alleen beperkt is tot cartridges, waarbij het ophopingsprobleem zich voordoet, maar dat tevens vereist is dat (plausibel is dat) de beweerdelijk inbreukmakende inrichting het door het octrooi op te lossen probleem oplost conform de uitvindingsgedachte. Voor inbreuk op EP 537 is noodzakelijk dat de uitvinding in de cartridges van DR c.q. wordt toegepast. Zoals hiervoor aangegeven, heeft DR c.s. nadrukkelijk gesteld dat het ophopingsprobleem van EP 537 zich bij haar cartridges niet voordoet, omdat het ophopingsprobleem conform US 211 juist voorkomen wordt. Dat is door Samsung ook niet weersproken. De afwezigheid van ophoping brengt met zich dat het dieper gelegen deel bij de cartridges van DR c.s. feitelijk geen verspreidingsfunctie vervult, zodat om die reden evenmin sprake kan zijn van inbreuk op conclusie 1 van EP 537. Het andersluidende oordeel van het Hof in rov. 4.2.54 is om die reden ook rechtens onjuist en onbegrijpelijk

4.7

Ten slotte overweegt het Hof in rov. 4.2.53 dat ook het Gillette-verweer van DR c.q. niet opgaat. Het zogeheten Gillette-verweer houdt in deze procedure in dat de cartridges van DR c.s. gelijk zijn aan de cartridges van US 211 en om die reden geen inbreuk maken, omdat US 211 behoort tot de voor EP 537 relevante stand van de techniek. Het Hof verwerpt dat verweer op grond van de redenering dat de enkele omstandigheid dat in die cartridges de constructieve maatregelen volgens US 211 worden toegepast niet betekent dat op EP 537 geen inbreuk wordt gemaakt, vanwege ‘de aanwezigheid daarnaast van de constructieve maatregelen volgens conclusie 1 van EP 537.’ Rov 4.2.30 leert dat als vaststaand heeft te gelden ‘dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel)’. Anders dan het Hof daar suggereert is dat geen (pas) bij pleidooi expliciet erkend feit, maar een feit dat door DR c.s. steeds is gesteld113. en door Samsung ook niet is weersproken.114. Dit oordeel van het Hof is rechtens onjuist omdat de enkele omstandigheid dat bij een cartridge conform de voor EP 537 relevante stand van de techniek (US 211) tevens een conclusie-element (het ‘dieper gelegen deel’) van de geoctrooieerde uitvinding wordt toegepast alleen dan met zich kan brengen dat sprake is van inbreuk, indien en voor zover het door het octrooi opgeloste probleem zich bij die cartridge ook voordoet en door dat conclusie-element ook wordt opgelost. Het andersluidende oordeel van het Hof getuigt dan ook van een onjuiste rechtsopvatting. Nu verder als vaststaand heeft te gelden dat het ophopingsprobleem zich bij de cartridges van DR c.s. niet voordoet (omdat het conform US 211 wordt voorkomen) en dat het dieper gelegen deel (ook om die reden) bij die cartridges ook geen verspreidingsfunctie vervult of kan vervullen, is er bij de cartridges van DR c.s. door de enkele toepassing van een dieper gelegen deel geen sprake van een voor inbreuk vereiste toepassing van de uitvinding van EP 537.

4.8

Het bovenstaande brengt met zich dat het oordeel van het Hof in rov. 4.2.53 en de daarop gebaseerde slotsom in rov. 4.2.54 dat DR inbreuk heeft gemaakt op 537 ‘met de cartridges waarin alle constructieve maatregelen van conclusie 1 van EP 537 zijn toegepast’ geen stand kan houden.

4.9

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 4 vitiëert ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum

5. Bewijslast inzake nietigheidsgronden

Dit onderdeel richt zich tegen de overwegingen van het Hof in rov. 4.2.11 waarin het Hof oordeelt dat de bewijslast inzake — kort gezegd — de plausibiliteit van het bestaan van het ophopingsprobleem en de oplossing daarvan, alsook het gestelde ontbreken van nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid op DR c.s. rust omdat zij degene is die de nietigheid van EP 537 inroept.115. Deze overwegingen van het Hof zijn rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, dan wel zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende gemotiveerd, evenals het daarop gebaseerde oordeel van het Hof — in onder meer rov. 4.2.10 en volgende — dat het standpunt van DR c.s. dat de conclusies 1 en 2 nietig zijn, moet worden verworpen, een en ander om de navolgende, ook in onderlinge samenhang te lezen, redenen.

5.1

Het oordeel van het Hof getuigt van een onjuiste rechtsopvatting omdat het Samsung is die met het indienen van een octrooiaanvrage aanspraak maakt op octrooi en daartoe zowel (i) stelt en dient te stellen) dat het in EP 537 beschreven lekkageprobleem feitelijk bestaat, als ook (ii) stelt (en dient te stellen) dat dit door Samsung gestelde probleem feitelijk ook wordt opgelost door de uitvinding. Met het indienen van de octrooiaanvrage en het handhaven van het daarop verleende octrooi is Samsung derhalve aan te merken als ‘de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten’ in de zin van artikel 150 Rv, zodat Samsung — conform de hoofdregel van artikel 150 Rv — de bewijslast van die door Samsung gestelde feiten draagt.

5.2

Anders dan het Hof kennelijk oordeelt is het op het feitelijk bestaan van (i) het door de octrooihouder gestelde probleem als (ii) de door de octrooihouder gestelde oplossing daarvan gerichte verweer van DR c.s. niet gelijk te stellen met een (regulier) inventiviteitsverweer, waarbij aan de orde is of — uitgaande van het feitelijk bestaan van het probleem en de oplossing — die vinding voor de vakman al dan niet voor de hand liggend was c.q. getuigt van uitvinderswerkzaamheid. De beoordeling van die — hier niet aan de orde zijnde vorm van — inventiviteit is geen louter feitelijke aangelegenheid, maar een rechtsoordeel dat, evenals de uitleg van octrooien, ten dele verweven is met waarderingen van feitelijke aard. Nu het bestaan van het probleem en de het bestaan van de oplossing daarentegen wel louter feitelijke aangelegenheden zijn, dient hier de hoofdregel van artikel 150 Rv onverkort te gelden.

5.3

Bovendien brengen de in artikel 150 Rv bedoelde ‘eisen van redelijkheid en billijkheid’ evenzeer met zich dat Samsung de bewijslast van die feiten draagt. Het door DR c.s. gestelde niet bestaan van het ophopingsprobleem is een negatief feit dat in beginsel niet, althans moeilijk, bewijsbaar is. Samsung wordt bovendien geacht te beschikken over de feitelijke informatie waaruit zowel het bestaan van het probleem blijkt, alsook dat de gestelde oplossing werkt. Om die reden is het redelijk en billijk dat Samsung dan ook de bewijslast van deze feiten draagt. Daar komt bij dat het feit dat octrooi verleend is, niet met zich brengt dat het bestaan van deze feiten is onderzocht door of gebleken aan de octrooiverlenende instantie. Het aan de octrooiverlening voorafgaande onderzoek is beperkt tot een onderzoek van de nieuwheid en inventiviteit van de in de vinding voorgeschreven maatregelen en zowel het bestaan van het probleem als de effectiviteit van de oplossing wordt verondersteld. Verder is van belang dat het een feit van algemene bekendheid is dat bij verbruiksartikelen als cartridges (zogeheten ‘consumables’) het kunnen verkrijgen van een octrooi op het verbruiksartikel cruciaal is voor het exclusief kunnen exploiteren van het verbruiksartikel.116. Dat is door DR c.s. ook nadrukkelijk aangevoerd.117. Er is derhalve sprake van een zogeheten ‘perverse prikkel’ voor Samsung als printerfabrikant voor het aanvragen van octrooi — zonder werkelijk technisch nut (anders dan het bemoeilijken van het plaatsen van cartridges) — op de cartridge die feitelijk in een printer gebruikt dient te worden. De printerfabrikant dicteert immers met het printerontwerp de specifieke vormgevings- en technische vereisten waaraan het ontwerp van cartridge dient te voldoen om in de printer gebruikt te kunnen worden (compatibiliteit). Met de verkoop van een bepaald type printer creëert de printerfabrikant een markt voor de specifieke cartridge die in de printer gebruikt moet worden en de gebruiker van de printer kan geen andere dan die cartridges gebruiken, zodat sprake is van een zogeheten ‘lock-in’ van de printergebruiker. Dit alles brengt met zich dat er sprake is van een ‘perverse prikkel’ voor het aanvragen van octrooien op een specifieke cartridge ter zake van een niet bestaand probleem en een niet bestaande oplossing. Daarin verschillen dergelijke consumables van andere producten, omdat voor andere producten geldt dat een octrooi op een (niet bestaande) oplossing voor een niet bestaand probleem door derden eenvoudig omzeild kan worden, zodat een dergelijk octrooi bij andere artikelen dan verbruiksartikelen niet of nauwelijks een commerciële waarde heeft. Dit is door DR c.s. ook feitelijk ook aangevoerd.118. Gelet op deze feiten en omstandigheden getuigt het oordeel van het Hof inzake de bewijslastverdeling, alsmede de overweging van het Hof dat het geen aanleiding ziet voor een andere bewijslastverdeling dan die van de hoofdregel van artikel 150 Rv, temeer van een onjuiste rechtsopvatting en is het bovendien onvoldoende gemotiveerd, nu de door DR c.s. aangevoerde feiten en omstandigheden door het Hof niet in overweging worden genomen.

5.4

Althans geldt er voor Samsung in elk geval een (verzwaarde) stelplicht, alsook een plicht ex artikel 21 Rv om die stukken die tot haar domein behoren en die voor de uitkomst van de procedure van belang zijn eigener beweging en volledig in het geding te brengen. Dat geldt in het bijzonder voor die stukken waaruit blijkt (1) dat het geoctrooieerde ‘probleem’ ook daadwerkelijk een probleem is, (2) dat dit probleem daarmee daadwerkelijk verholpen wordt en (3) dat dit berust op een nieuwe uitvinding die niet tot de stand der techniek behoort. Samsung heeft op geen enkele wijze aan haar stelplicht ter zake voldaan, hetgeen temeer klemt, nu het verweer van DR er — heel kort gezegd — op neer komt, dat nu de versies B en C geen problemen hebben en de kenmerken van de octrooien ontberen, de door Samsung beweerdelijk met het octrooi opgeloste problemen non existent zijn en probleemloos functioneren (rov. 4.2.32). Het hof heeft dit bij zijn oordeel dat de bewijslast inzake — kort gezegd — de plausibiliteit van het bestaan van het ophopingsprobleem en de oplossing daarvan, alsook het gestelde ontbreken van nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid op DR c.s. rust omdat zij degene is die de nietigheid van EP 537 inroept, hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven.

5.5

Voor wat betreft het niet plausibel zijn van de oplossing geldt dat door DR c.s. is gesteld,119. en door Samsung niet is weersproken, dat de in conclusie 1 en 2 geclaimde oplossing van het lekkageprobleem in strijd is met gevestigde natuurkundige wetten. Voor wat betreft het ophopingsprobleem is dat het feit dat een eenmaal tot stilstand gekomen opgehoopte afvaltoner, die ook nog eens zo hoog opgehoopt moet zijn dat de bovenzijde van de hoop uitsteekt boven de onderzijde van het dieper gelegen deel (omdat dit deel anders zijn zijwaartse verspreidingsfunctie niet kan vervullen), niet weer in beweging gebracht kan worden door de enkele duwkracht van nadien aangevoerde afvaltoner.120. Voor wat betreft het klonterprobleem heeft het Hof feitelijk vastgesteld dat dit probleem conform EP 537 alleen kan worden opgelost door het gebruik van een transportorgaan (zie rov. 4.2.3 en rov. 4.2.20). Nu feitelijk vaststaat dat conclusie 1 en 2 het lekkageprobleem al niet kunnen oplossen wegens het ontbreken van het daarvoor vereiste transportorgaan en de gestelde oplossing van het ophopingsprobleem ook in strijd komt met gevestigde natuurkundige wetten, brengen de redelijkheid en de billijkheid evenzeer met zich dat de bewijslast ter zake van de oplossing van het ophopingsprobleem, mede gelet op hetgeen hiervoor overigens is aangevoerd, onder deze omstandigheden op Samsung behoort te rusten. Door Samsung is daarvan overigens ook geen voldoende specifiek onderbouwd bewijsaanbod gedaan, zodat een en ander als vaststaand kan worden aangenomen, doch in cassatie in elk geval als hypothetisch feitelijke grondslag heeft te gelden, waardoor de uitspraak van het hof evenmin in stand kan blijven..

5.6

Voor wat betreft de verwijzing door het Hof naar rov. 4.16 van het arrest van het Hof Den Haag in de zaak Leo Pharma v Sandoz,121. zij geconstateerd dat in die zaak alleen de plausibiliteit van de oplossing aan de orde was en niet ook de plausibiliteit van het bestaan van het op te lossen probleem. Nu ook het bestaan van het lekkageprobleem in dispuut is, brengen de redelijkheid en billijkheid ook met zich dat verlangd kan worden dat de octrooihouder eerst het bestaan daarvan bewijst, voordat toegekomen kan worden aan de vraag op wie dan de bewijslast inzake de oplossing dient te rusten. Wanneer niet vaststaat dat het probleem feitelijk bestaat, kan logischerwijs het bestaan van de oplossing voor dat (vooralsnog niet bestaande) probleem niet feitelijk vastgesteld worden. Tevens zij geconstateerd dat het Hof in dat arrest de plausibiliteit zag als enkel een inventiviteitsverweer en niet ook als een verweer inzake het ontbreken van een uitvinding als zodanig, het niet nawerkbaar en het niet industrieel toepasbaar zijn van de gestelde oplossing, zoals in deze zaak door DR c.s. gesteld.122. Het oordeel van het Hof in rov. 4.2.11 dat de omstandigheid dat de stellingname van DR c.s. ook van belang zou zijn voor de beoordeling van de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid, de bewijslastverdeling niet anders maakt, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en is onbegrijpelijk. Dit oordeel conflicteert bijvoorbeeld met rechtsopvatting van het Europees Octrooibureau inzake de bewijslast betreffende nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid, inhoudende dat waar ‘successful performance of the invention is inherently impossible because it would be contrary to well-established physical laws — this applies e.g. to a perpetual motion machine’, de bewijslast op de aanvrager rust.123. Dat bij een nawerkbaarheidsverweer de bewijslast mogelijk op de octrooihouder wordt ook in de literatuur verdedigd, zoals door DR c.s. nadrukkelijk gesteld.124. Het oordeel miskent bovendien dat de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van een vinding enkel zien op de vraag of de in het octrooi geclaimde oplossing toegepast kan worden. De vraag of het in het octrooi beschreven probleem wel of niet bestaat, staat los van de nawerkbaarheid, industriële toepasbaarheid of inventiviteit van de oplossing, zodat het alleszins redelijk en billijk is de bewijslast daarvan op de octrooihouder te laten rusten.

5.7

Op bovenstaande gronden is het oordeel van het Hof over de bewijslastverdeling in rov. 4.2.11. rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. Dat brengt ook met zich dat de op deze aangevochten bewijslastverdeling gebaseerde overwegingen van het Hof in rov. 4.2.12 tot en met rov. 4.2.34 evenmin stand kunnen houden voor wat betreft de daarin aan DR c.s. toegekende bewijslast c.q. stel- en onderbouwingsplicht.

5.8

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 5 vitiëert ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum

6. Nietigheid conclusie 1 en 2: plausibiliteit ophopingsprobleem en de oplossing daarvan

Dit onderdeel richt zich tegen de navolgende overwegingen van het Hof in rov. 4.2.11 tot en met rov. 4.2.31 over de plausibiliteit van het bestaan van het in EP 537 beschreven probleem en plausibiliteit van de werking van de oplossing daarvan. Dat oordeel van het Hof daarover getuigt van onjuiste rechtsopvattingen, is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, bij gebreke van een nadere toelichting op de navolgende gronden.

Plausibiliteit van het bestaan van het ophopingsprobleem
6.1

In rov. 4.2.11 overweegt het Hof — evenals in rov. 4.2.34 — dat het niet plausibel zijn van de oplossing van het ophopingsprobleem ‘een inventiviteitsverweer [is], zoals de rechtbank in r.o. 4.8 van het bestreden vonnis terecht heeft overwogen’. Die oordelen zijn rechtens onjuist aangezien het Hof aldus miskent dat het niet bestaan van het door de vinding op te lossen probleem los staat van — en voorafgaat aan — de vraag of de oplossing van dat probleem wel werkt, aangezien er bij gebreke van een probleem ook niets op te lossen valt en er ook geen sprake kan zijn van een uitvinding, laat staan een uitvinding die inventief, industrieel toepasbaar en nawerkbaar is. Inventiviteit is in beginsel ook slechts relevant bij de beoordeling van de geclaimde oplossing, maar niet bij de vraag of het probleem wel bestaat. Dat ligt enkel anders indien de uitvinding gelegen zou zijn in het onderkennen van een probleem, maar dat is in deze zaak niet aan de orde. De vraag of vervolgens de geclaimde oplossing van een probleem wel plausibel is, is niet beperkt tot enkel de inventiviteit van de vinding, maar betreft ook de vraag of er überhaupt wel sprake is van een uitvinding, als ook de vraag of die vinding wel industrieel toepasbaar is en nawerkbaar is beschreven. Rov. 4.2.11 getuigt dan ook van een onjuiste rechtsopvatting doordat het Hof oordeelt dat enkel sprake zou zijn van een inventiviteitsverweer. Bovendien is dat oordeel onvoldoende gemotiveerd, omdat DR c.s. nadrukkelijk gesteld heeft dat dit verweer ook ziet op de vraag of er wel sprake is van een uitvinding en of die uitvinding ook industrieel toepasbaar en nawerkbaar is,125. welke essentiële stelling het Hof onbesproken laat.

6.2

In rov. 4.2.12 overweegt het Hof dat in par. 6.8 MvG door DR c.s. ‘het ophopingsprobleem en het dientengevolge weglekken van toner […] expliciet ‘evident’ geacht’ zou worden. Dat oordeel is onbegrijpelijk omdat DR c.s. in par 6.8 MvG enkel ‘expliciet ‘evident’ geacht’ wordt dat wanneer — verondersteld — opgehoopte afvaltoner niet verplaatst wordt evident is dat ‘deze opgehoopte afvaltoner kan gaan terugvallen c.q. ‘lekken’ via de tussenruimte (93a), zoals beschreven in paragraaf [0075].’126. Kortom, DR c.s. acht enkel evident dat als het ophopingsprobleem bestaat, het daardoor veroorzaakte lekkageprobleem dan evident is, maar stelt uitdrukkelijk niet dat het door DR c.s. juist betwiste ophopingsprobleem evident zou zijn. Dit oordeel van het Hof is dus onbegrijpelijk en getuigt — in de woorden van het Hof in rov. 4.2.224 — niet van een redelijke lezing met een ‘mind willing to understand’, zoals niet alleen de vakman, maar een gerechtshof geacht wordt te gebruiken. Verder is rov. 4.2.12 gebaseerd op de onjuiste rechtsopvatting dat het aan DR c.s. zou zijn om te bewijzen c.q. voldoende aan te voeren om aan te kunnen nemen dat de gemiddelde vakman het bestaan van het ophopingsprobleem niet plausibel acht. Die overweging getuigt ook van een onjuiste rechtsopvatting, omdat primair beslissend is of dient te zijn dat het ophopingsprobleem daadwerkelijk bestaat, en dat dit bewezen dient te worden door de octrooihouder. Of de gemiddelde vakman het bestaan van een probleem plausibel acht is alleen maar een mening — en geen feit — en kan enkel van belang zijn voor de vraag op wie de bewijslast van het bestaan van het probleem dient te rusten. Rov. 4.2.12 getuigt dus van een onjuiste rechtsopvattingen en is onbegrijpelijk en kan om die reden het oordeel dat het ophopingsprobleem feitelijk bestaat dan wel dat bestaan plausibel is niet dragen.

6.3

In rov. 4.2.13 overweegt het Hof dat ‘het enkele feit dat in de stand van de techniek niet is onderkend (of in elk geval niet is beschreven) dat het probleem van ophoping van afvaltoner in de reinigingsruimte zich vooral in het midden daarvan (in de in EP 537 bedoelde zin) voordoet, […], nog niet dat de gemiddelde vakman het bestaan van dit probleem onaannemelijk zou achten.’ Ook hier gaat het Hof uit van een onjuiste rechtsopvatting door te miskennen dat het er om gaat of het door een octrooi beweerdelijk opgelost probleem überhaupt feitelijk bestaat en niet of de vakman dat bestaan al dan niet aannemelijk acht. Verder is het oordeel van het Hof onbegrijpelijk omdat — wanneer als feitelijk vaststaand heeft te gelden dat het probleem van zich in het midden ophopende afvaltoner een onbekend probleem is — de gemiddelde vakman geacht kan worden dat hij of zij eerst van het daadwerkelijk bestaan van dat probleem overtuigd dient te worden, althans dat bestaan niet zonder meer aannemelijk zal achten. Dat geldt temeer omdat die vakman op grond van de stand van de techniek, zoals door DR c.s. nadrukkelijk aangevoerd, geacht wordt te weten, zoals beschreven in het Amerikaanse octrooi US 608 (Productie 8, appellanten) dat printerfabrikanten elementen aan hun printers en cartridges toevoegen die het functioneren van de printer of cartridge op geen enkele wijze verbeteren maar ten doel hebben concurrenten op de cartridge markt voor die printer te weren.127. Door dit door DR c.s. aangevoerde feit niet in de overweging te betrekking is dit oordeel onvoldoende gemotiveerd.

6.4

Vervolgens overweegt het Hof in rov. 4.2.13 dat het door DR c.s. gestelde feit ‘[d]at het weglekprobleem zich bij haar eigen cartridges niet zou voordoen, […] daarvoor evenmin een aanwijzing [is]’ omdat DR c.s. ‘immers (in elk geval ook) de maatregelen volgens conclusie 1 en 2 [toepast], waarmee dat probleem nu juist wordt opgelost.’ Deze overweging is onbegrijpelijk omdat het Hof het bestaan van het weglekprobleem afleidt uit het feit dat in de cartridges van DR c.s. de maatregelen van conclusie 1 en 2 worden toegepast, die dat probleem beweerdelijk oplossen. Het Hof miskent echter dat DR c.s. ook — als feitelijk vaststaand — de maatregelen van US 211 toepast, welke maatregelen nu juist het weglekprobleem, voor zover veroorzaakt door het gestelde ophopingsprobleem voorkomen. Het Hof miskent met name dat DR c.s. vanaf de aanvang van de procedure steeds nadrukkelijk heeft aangevoerd dat US 211 en EP 537 betrekking op hebben op twee elkaar uitsluitende types cartridges c.q. technologieën.128. Dat is door Samsung niet weersproken en in wezen erkend.129. Daardoor heeft dit als een tussen partijen vaststaand feit te gelden, miskent het hof het bepaalde in artikel 149 Rv, laat dit ten onrechte onbesproken c.q. buiten beschouwing en treedt het Hof door zijn miskenning daarvan in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen. Het Hof miskent aldus ook dat bij een cartridge conform US 211 het ophopingsprobleem zich eenvoudigweg niet voordoet, zodat er geen sprake is van een op te lossen ophopingsprobleem. Nu als vaststaand heeft te gelden dat DR c.s. de maatregelen van US 211 in haar cartridges toepast heeft tevens als vaststaand te gelden dat het ophopingsprobleem zich bij haar cartridges niet voordoet.130. Ook dit heeft het hof hetzij miskend, hetzij heeft het geen inzicht gegeven in zijn gedachtegang, dan wel heeft het een onbegrijpelijk oordeel gegeven. Het feit dat het probleem zich niet voordoet brengt met zich dat de maatregelen van conclusie 1 en 2 bij de cartridges van DR c.s. niet een ophopingsprobleem kunnen oplossen, maar enkel zijn aan te merken als een oplossing op zoek naar een probleem (met de kennelijke bedoeling om daaraan een octrooi te kunnen verbinden).

Het oordeel van het Hof dat de aanwezigheid van de maatregelen van conclusie 1 en 2 een aanwijzing zou zijn voor het bestaan van het ophopingsprobleem is dan ook onbegrijpelijk en niet meer dan een cirkelredenering. Dat is vergelijkbaar met de politierechter die oordeelt dat de verdachte nu eenmaal verdacht wordt van het telastegelegde feit en het dus wel zal hebben gedaan. Zoals DR c.s. al heeft aangevoerd onder 5.3 tracht Samsung via het octrooirecht de markt voor cartridges af te schermen. Het probleem van Samsung is niet en ophopingsprobleem maar een gebrek aan een octrooieerbaar probleem dat met een uitvinding moet worden opgelost. Om die reden heeft Samsung een probleem bedacht dat in werkelijkheid niet bestaat. Het feit dat Samsung dat probleem verzonnen heeft kan dan ook geen aanwijzing zijn dat het daadwerkelijk zou bestaan. Het oordeel is bovendien niet voldoende gemotiveerd, nu het Hof niet ingaat op het door DR c.s. gestelde feit dat sprake is van twee elkaar uitsluitende feiten. Toepassing van Samsungs uitvinding US 211 voorkomt het kunnen bestaan van een ophopingsprobleem, zodat er niets op te lossen valt. Bij gebreke van toepassing van US 211 is niet uitgesloten dat sprake kan zijn van het ophopingprobleem, maar dat is en blijft een alsnog door Samsung te bewijzen, althans aannemelijk te maken, feit. Het Hof miskent bovendien dat Samsung zelf in haar cartridges ook de technologie van US 211 toepast, zoals door DR c.s. gesteld en door Samsung niet weersproken,131. wat temeer een aanwijzing is dat het ophopingsprobleem niet bestaat. Door daar niet op in te gaan is rov. 4.2.13 onvoldoende gemotiveerd.

6.5

Het Hof miskent in rov. 4.2.13 ook dat het Hof in rov. 4.2.30 overweegt ‘dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel)’ en dat ‘[v]olgens DR c.s. […] bij EP 537, waar een kleinere hellingshoek wordt toegepast, zelfs sprake van een verbeterde uitvoering’ is. Uit deze door het Hof onderschreven standpunten — waarvan het Hof ten onrechte claimt dat die van DR c.s. zouden zijn132. — volgt dat het Hof kennelijk van oordeel is dat een cartridge conform EP 537 van Samsung tegelijkertijd ook een cartridge conform US 211 van Samsung is. Nu als vaststaand heeft te gelden dat door US 211 van Samsung een ophopingsprobleem wordt voorkomen, staat daarmee ook vast dat bij EP 537 van Samsung geen sprake kan zijn van een ophopingsprobleem, althans is het bestaan van een ophopingsprobleem bij EPO 537 in ieder geval niet plausibel te achten. Samsung heeft immers niet gesteld en anderszins is niet gebleken dat Samsungs uitvinding, zoals geoctrooieerd in US 211, een niet werkende uitvinding zou betreffen. Tegen de achtergrond van het oordeel van het Hof in rov. 4.2.30 over de plausibiliteit van de oplossing van een verondersteld ophopingsprobleem is het oordeel van het Hof in rov. 4.2.31 over (de plausibiliteit van) het bestaan van het ophopingsprobleem van EP 537 innerlijk tegenstrijdig, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

6.6

Het bovenstaande brengt met zich dat het oordeel van het Hof dat het bestaan van het ophopingsprobleem plausibel zou zijn, gebaseerd is op onjuiste rechtsopvattingen, onbegrijpelijk is en onvoldoende gemotiveerd, zodat het Hof in rov. 4.2.31 ten onrechte tot de conclusie komt dat het standpunt van DR c.s. dat niet plausibel is dat een ophopingsprobleem zoals bedoeld in EP 537 bestaat verworpen zou moeten worden en in rov. 4.2.54 ten onrechte tot de slotsom komt dat de conclusies van EP 537 geldig zijn.

Plausibiliteit van de oplossing van het ophopingsprobleem
6.7

In rov. 4.2.15 — en in de daaropvolgende en daarop voortbouwende rov. 4.2.16 tot en met rov. 4.2.31 — gaat het Hof er ten onrechte van uit dat de bewijslast inzake de plausibiliteit van de oplossing van het ophopingsprobleem op DR c.s. zou rusten in plaats van op Samsung, zodat deze rechtsoverwegingen getuigen van een onjuiste rechtsopvatting en de slotsom in rov. 4.2.54 dat de conclusies van EP 537 geldig zijn te achten niet kunnen dragen, zodat dit oordeel ook onbegrijpelijk is en onvoldoende is gemotiveerd. Bovendien zijn deze overwegingen onbegrijpelijk omdat — zoals hiervoor ook al aangegeven onder 6.2 en 6.3 — de stellingname van DR c.s. niet is (accentuering, raadsman) ‘dat de semiddelde vakman niet plausibel zou vindendat het ophopingsprobleem wordt opgelost door toepassing van de maatregelen van conclusies 1 en 2, omdatde gemiddelde vakman zou menen dathet dieper gelegen deel geen verspreidingsfunctie zou (kunnen) hebben.’, maar dat het ophopingsprobleem feitelijk niet wordt opgelost, omdat het dieper gelegen feitelijk geen verspreidingsfunctie heeft. Door op deze door DR c.s. wel aangevoerde stellingname niet nader in te gaan geldt voor deze overwegingen van het Hof ook dat ze onvoldoende zijn gemotiveerd. Bovendien getuigen deze overwegingen van het Hof van een onjuiste rechtsopvatting omdat niet rechtens relevant is of de gemiddelde vakman al dan niet van mening is of een geclaimde oplossing al dan niet plausibel is, maar daarentegen rechtens relevant is of de geclaimde oplossing feitelijk werkt. Het gaat niet om veronderstelde meningen, maar om feiten die vastgesteld moeten worden.

6.8

Onbegrijpelijk is op welke grond het Hof in rov. 4.2.16 overweegt dat DR c.s. het standpunt zou hebben ingenomen (in 8.6–8.8 MvG) dat ‘de gemiddelde vakman zou menen dat het nadeel van toegenomen druk ter plaatste van het dieper gelegen deel groter zou zijn dan het voordeel van de daardoor teweeg gebrachte zijwaartse verspreiding van afvaltoner’ om vervolgens te oordelen dat daarvoor een steekhoudende onderbouwing ontbreekt. Noch daar, noch elders spreekt DR c.s. over het voordeel van zijwaartse verspreiding. DR c.s. heeft daarentegen het standpunt ingenomen dat zijwaartse verplaatsing feitelijk niet plaatsvindt c.q. niet plausibel is vanwege het ontbreken van een voor die zijwaartse verplaatsing vereiste krachtbron van opgehoopte en het reinigingsgebied al geheel opvullende afvaltonerpoeder (MvG onder 8.7), zodat ‘[h]et […] derhalve evident [is] — en de vakman begrijpt — dat het dieper gelegen deel het lekkageprobleem niet oplost, maar verergert.’133. Dit door DR c.s. wel ingenomen standpunt134. wordt door het Hof niet besproken of weerlegd, zodat het oordeel van het Hof onvoldoende is gemotiveerd. Verder verwijst het Hof in rov. 4.2.16 naar hetgeen het Hof in rov. 4.2.22 overweegt (zie daarover hierna onder 6.13). Verder overweegt het Hof dat ‘de extra drukopbouw geringer [is] naarmate het dieper gelegen deel smaller is (zie r.o. 4.2.6).’ Die overweging is onbegrijpelijk, aangezien in rov. 4.2.6 enkel wordt ingegaan op de uitleg van het conclusie-element dat het ‘middendeel van de bovenwand (92)’ dat is verdiept ‘overeenkomt met een middendeel van de fotogeleider (1)’ en daar niet gesproken wordt over een mate waarin ‘drukopbouw’ geringer is naarmate het dieper gelegen deel smaller is en daardoor zijwaartse verplaatsing bij een bepaalde geringe mate van extra drukopbouw plaats zou vinden en lekkage voorkomen kan worden. Dat extra drukopbouw geringer is naarmate het dieper gelegen deel smaller is, is door Samsung niet aan haar stellingen ten grondslag gelegd,135. zodat het Hof ook hier ten onrechte buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt (artikel 24 Rv en 149 Rv).

6.9

In rov. 4.2.18 overweegt het Hof ‘[g]elet op het voorgaande’ het daar aangehaalde standpunt van de oppositieafdeling te delen. Verwijzend naar hetgeen hiervoor terzake ‘het voorgaande’ (inclusief de bewijslast) is aangevoerd, heeft ook voor deze overweging te gelden dat die rechtens onjuist is, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

6.10

In rov. 4.2.19 verwerpt het Hof het standpunt van DR c.s. ‘dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de in par. 76 e.v. beschreven oplossing in de praktijk zou werken zonder toepassing van transportorgaan (60), omdat hij deze noodzakelijk zou achten voor de verplaatsing van de afvaltoner.’ Deze overweging is onbegrijpelijk, aangezien de rechtbank in het Vonnis onbestreden heeft vastgesteld (onder 4.8) dat het standpunt van DR c.s. is ‘dat het probleem dat het octrooi beschrijft niet kan worden opgelost zonder de aanwezigheid van een afvaltonertransportorgaan’, als een (met de natuurwetten strijdig) feit,136. los van de vraag of de vakman een met de natuurwetten strijdig feit desondanks plausibel zou achten. Ook deze overweging, en de daaropvolgende onderbouwing van deze verwerping, is overigens gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting over de bewijslast inzake het bestaan van c.q. de plausibiliteit van de oplossing (en van het probleem), zodat het Hof ten onrechte het standpunt van DR c.s. verwerpt en in plaats daarvan de bewijslast hiervan op Samsung te laten rusten. Samsung heeft hiervan overigens ook geen voldoende specifiek bewijsaanbod gedaan, zodat van de juistheid van het standpunt van DR c.s. kan worden uitgegaan. Ten overvloede zij nog het volgende aangevoerd terzake van de onderbouwing van rov. 4.2.19 in de daaropvolgende overwegingen.

6.11

Onbegrijpelijk is de overweging in rov. 4.2.20 dat Samsung zou hebben aangevoerd in paragraaf 2.22 CvR dat de gemiddelde vakman zal begrijpen uit het slot van paragraaf 62 van EP 537 (accentuering, raadsman) ‘dat de (druk van) nieuw aanvoerde afvaltonersamen metde kracht die daarop wordt uitgeoefend door het draaiende fotogevoelige medium, zorgt voor het voortstuwen van de afvaltoner die zich in de reinigingsruimte (21) heeft opgehoopt in de richting van de afvalcontainer (23).’ Deze overweging is onbegrijpelijk omdat het Hof het doet voorkomen dat sprake is van twee krachten, te weten (i) de (druk van) nieuw aangevoerde toner samen met (ii) de op die aanvoerende afvaltoner door het draaiende fotogevoelige medium (1) uitgeoefende kracht. Het is evident dat dit slechts één kracht betreft, te weten de rotatiekracht van het fotogevoelige medium (1) die de kracht levert waardoor de afvaltoner in het reinigingsgebied (21) aangevoerd wordt in de richting van de afvalcontainer (23). Anders dan het Hof suggereert stelt Samsung echter niet dat die aanvoerkracht zorgt voor, dan wel voldoende groot is om te kunnen zorgen voor, ‘het voortstuwen van de afvaltoner die zich in de reinigingsruimte (21) heeft opgehoopt.’ Samsung doet daarvoor in paragraaf 2.22 CvR een beroep op een niet in EP 537 beschreven additionele kracht, te weten ‘luchtverplaatsing veroorzaakt door de rotatie van het fotogevoelig medium’. Deze overweging is verder onbegrijpelijk omdat dit door Samsung wel aangevoerde standpunt door DR c.s. uitvoerig gemotiveerd is weersproken. Daarbij is er met name op gewezen dat het feit dat de afvaltoner zich heeft opgehoopt betekent dat de aanvoerkracht is uitgewerkt, zodat de kracht die het ophopingsprobleem heeft laten ontstaan dat probleem niet kan oplossen.137. Onbegrijpelijk is dat het Hof miskent dat dit ook door Samsung werd ingezien, en dat dit voor Samsung reden was om een aanvullende kracht in de vorm van luchtverplaatsing in stelling te brengen in paragraaf 2.22 CvR. Dat is conform het ook door Samsung in kort geding ingenomen standpunt, zoals vastgesteld door het Hof in het arrest 27 mei 2014 in (rov. 6.8), waaruit blijkt dat Samsung erkent dat er een krachtbron nodig is voor verplaatsing van afvaltoner bij afwezigheid van een transportorgaan. Ook in kort geding stelde Samsung dat die kracht geleverd werd door ‘de continue toevoer van nieuwe afvaltoner, althans de luchtverplaatsing veroorzaakt door de rotatie van de trommel’.138. Zoals blijkt uit het arrest van 27 mei 2014 hield dit standpunt van Samsung in dat sprake was van (twee) ‘verplaatsingsmechanismen’ en werd de vereiste ‘voortduwing door luchtverplaatsing of continue aanvoer van afvaltoner’ veroorzaakt. Deze door Samsung in het kort geding gedane erkenning en het daar ingenomen standpunt is door DR c.s. uitdrukkelijk aangevoerd en vervolgens nader onderbouwd weerlegd (CvA onder 14.9.2). Daaropvolgend heeft Samsung in paragraaf 2.22 CvD deze gestelde erkenning niet weersproken en het in kort geding genomen standpunt eenvoudigweg herhaald in de door het Hof in rov. 4.2.20 gememoreerde (maar vervolgens onjuist geparafraseerde) paragraaf 2.22 van de Conclusie van Repliek. In paragraaf 2.46 CvD wordt overweging 6.8 van het arrest in kort geding door Samsung ook instemmend aangehaald ter onderbouwing van haar standpunt. DR c.s. heeft dit standpunt van Samsung vervolgens nader weersproken,139. en dat is door Samsung vervolgens niet weersproken, noch in de Pleitnotities van 4 december 2015 in eerste aanleg en evenmin in hoger beroep in de Memorie van Antwoord en de Pleitnotities van 12 december 2019. Bij gelegenheid van het pleidooi werd door de raadsman van Samsung naar aanleiding van een vraag van het Hof aangegeven dat niet één kracht maar ‘verschillende krachten […] ervoor zorgen dat het tonerafval in de afvaltonercontainer terecht komt’.140. Daarmee heeft ook in deze bodemprocedure als vaststaand te gelden het door Samsung in kort geding ingenomen standpunt en de daarin gelegen erkenning dat voor het voortstuwen van opgehoopte afvaltoner bij het ontbreken van een transportorgaan twee ‘verplaatsingsmechanismen’ en de vereiste ‘voortduwing door luchtverplaatsing of continue aanvoer van afvaltoner’ moet worden veroorzaakt. Door DR c.s. is derhalve — onweersproken door Samsung — aangevoerd dat ‘de (druk van) nieuw aangevoerde afvaltoner’ op zichzelf onvoldoende is ‘voor het voorstuwen van de afvaltoner die zich in de reinigingsruimte (21) heeft opgehoopt’ en als vaststaand heeft te gelden dat door Samsung niet is weersproken c.q. erkend. Dat brengt met zich dat het oordeel van het Hof in rov. 4.2.20 niet alleen onbegrijpelijk is, maar ook onvoldoende gemotiveerd. Bovendien treedt het Hof aldus ook in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen, doordat het Hof miskent dat het tussen partijen als een vaststaand feit heeft te gelden dat de nieuw aangevoerde toner niet in staat de afvaltoner die zich heeft opgehoopt in de reinigingsruimte (21) voort te stuwen in de richting van de afvalcontainer (23). Dit alles geldt vervolgens ook voor de daaropvolgende concluderende overweging van het Hof in rov. 4.2.20 dat (accentuering, raadsman) ‘[n]aar de gemiddelde vakman zal inzien […] EP 537dan ookniet [ziet] op een probleem met betrekking tot (de benodigde kracht voor) de verplaatsing van afvaltoner van de reinigingsruimte naar de afvaltoner […].’ Het Hof miskent aldus dat, naar als tussen partijen vaststaand heeft te gelden, EP 537 vereist dat sprake moet zijn voor een additionele verplaatsingskracht voor het voortstuwen van afvaltoner die zich heeft opgehoopt. Het Hof miskent ook dat naar Samsung stelt die additionele verplaatsingskracht door — niet in EP 537 of de stand van de techniek genoemde — luchtverplaatsing geleverd zou worden, terwijl DR c.s. heeft gesteld dat dit probleem in EP 537 wordt opgelost door het in EP 537 beschreven transportorgaan. Door op geen van deze door beide partijen aangevoerde additionele krachtbronnen ter oplossing van dit verplaatsingsprobleem is het oordeel van het Hof evenzeer onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

BRS_HR_02092020_20_02239-75-16

6.12

In rov. 4.2.21 overweegt het Hof vervolgens ‘[d]at deze kracht van de door de rotatiekracht van het fotogeleidend medium voortgestuwde afvaltoner voldoende kan zijn voor de afvoer van afvaltoner was reeds geopenbaard in het — ook door DR c.s. aangehaalde — US 211, dat voor EP 537 behoort tot de stand van de techniek’ en dat ‘[d]aarin is beschreven dat de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20o en 50o.’ Deze overweging is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd doordat het Hof miskent dat — zoals door DR c.s. nadrukkelijk aangevoerd141. en door Samsung niet is bestreden142. — de stand van de techniek de gemiddelde vakman leert dat sprake is van twee elkaar uitsluitende technieken en dat dit als een tussen partijen vaststaand feit heeft te gelden, zodat het Hof hier buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt (artikel 24 Rv en 149 Rv). Als vaststaand heeft te gelden dat de stand van de techniek dus, enerzijds, cartridges kent conform US 211, die géén ophopingsprobleem kennen, omdat door de dit door de in US 211 geclaimde constructiemaatregelen voorkomen wordt, en, anderzijds, cartridges kent die wel een ophopingsprobleem kennen, wat dan (beweerdelijk) door EP 537 wordt opgelost. Onbegrijpelijk is ook dat het Hof miskent dat de door het Hof aangehaalde in US 211 geclaimde constructiemaatregel ter voorkoming van een ophopingsprobleem — ‘dat de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20o en 50o’, zoals ook te zien is op de in rov. 4.2.21 afgebeelde fig. 7A — géén constructiemaatregel is die in EP 537 beschreven of geclaimd wordt en dan ook geen onderdeel is van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte van EP 537. Uit het feit dat EP 537 een ophopingsprobleem kent, zal de gemiddelde vakman begrijpen dat de constructiemaatregelen van US 211 geen onderdeel zijn van een in EP 537 bedoelde cartridge, aangezien dat ophopingsprobleem zich anders conform de leer van Samsungs US 211 zich niet kan voordoen bij Samsungs EP 537. Het is om die reden dat evenzeer onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is dat het Hof vervolgens overweegt in rov. 4.2.21 dat niet valt ‘in te zien — en DR c.s. […] niet steekhoudend [heeft] onderbouwd — dat de constructie van de inrichting volgens EP 537, […], in dat opzicht anders is en dat de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat die voortstuwende kracht bij de inrichting volgens EP 537, anders dan bij de inrichting volgens US 211, niet toereikend zou zijn voor de verplaatsing van afvaltoner.’ De constructie van EP 537 kent immers niet het vereiste ‘dat de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20o en 50o’ en de vakman begrijpt dat dit verklaart dat de EP 537 cartridge een (mogelijk) een ophopingsprobleem kan hebben, dat door vervolgens EP 537 opgelost dient te worden, terwijl US 211 daarentegen niet door een ophopingsprobleem geplaagd kan worden. In tegenstelling tot wat het Hof in rov. 4.2.21 overweegt, ‘valt niet in de zien dat de constructie van de inrichting volgens EP 537 […] in dat opzicht’ niet ‘anders is en dat de gemiddelde vakman zou veronderstellen dat die voortstuwende kracht bij de inrichting volgens EP 537 […] niet toereikend zou zijn voor de verplaatsing van afvaltoner.’ Het enkele feit dat EP 537 kennelijk geconfronteerd wordt met een op te lossen ophopingsprobleem laat de gemiddelde vakman geen andere conclusie toe dan ‘dat de voortstuwende kracht bij de inrichting volgens EP 537, anders dan bij de inrichting volgens US 211, niet toereikend’ is ‘voor de verplaatsing van afvaltoner’. De gemiddelde vakman zal op grond van de in US 211 geopenbaarde stand van de techniek ook begrijpen dat dit zich laat verklaren doordat, noch de uitvindingsgedachte van EP 537, noch enige conclusie van EP 537, het voorschrift c.q. element bevat ‘dat de hellingshoek van de reinigingseenheid […]ingesteld moet worden tussen 20o en 50o’. De omstandigheid dat ‘de […] afgebeelde fig 5’ van EP 537 niet laat zien dat de cartridge van EP 537 ‘in dat opzicht anders is’ dan de cartridge van US 211, maakt dat niet anders. Beslissend is dat US 211 en EP 537 zien op twee verschillende problemen — respectievelijk het voorkomen dat ophoping zich voordoet in plaats van het oplossen van een zich voorgedaan hebbend ophopingsprobleem — en (dus) ook sprake is van twee verschillende uitvindingsgedachten voor de oplossing, te weten respectievelijk het gebruik van een specifiek hellingshoek of het gebruik van een dieper gelegen middendeel voor zijwaartse verspreiding. De beschrijving en de tekeningen dienen slechts ter uitleg van de beide (gestelde) uitvindingen en deze tekeningen dienen slechts ‘ter illustratie van niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden’, zoals het Hof het in rov. 4. 2 29 omschrijft. Het oordeel van het Hof, wat dit alles miskent, is dan ook onbegrijpelijk en tegen de achtergrond van hetgeen DR c.s. hiervoor heeft aangevoerd, onvoldoende gemotiveerd. Bovendien treedt het Hof ook hier buiten de rechtsstrijd tussen partijen doordat het Hof miskent dat tussen partijen als vaststaand heeft te gelden dat US 211 en EP 537 twee verschillende, elkaar uitsluitende cartridges c.q. technologieën betreffen, zoals hier onder 6.11. Rov. 4.2.21 getuigt verder ook van een onjuiste rechtsopvatting ter zake van de bewijslast van het zowel feitelijke bestaan van de (beweerdelijke) oplossing van het ophopingsprobleem, door die bewijslast op DR c.s. te laten rusten (zoals hiervoor aangegeven onder 5).

BRS_HR_02092020_20_02239-78-17

6.13

In rov. 4.2.22 tot en met rov. 4.2.26 bespreekt het Hof vervolgens de stellingname van DR c.s. over de — kort gezegd — (a) de mate van ophoping van afvaltoner in het reinigingsgebied (21) en (b) de volgtijdelijkheid van die ophoping in dat reinigingsgebied en het vervolgens verplaatsen van de opgehoopte afvaltoner naar het opslaggebied (23). Gememoreerd zij dat hetgeen hiervoor onder 6.7 is aangevoerd ook ter zake van deze overwegingen geldt.

6.14

In rov. 4.2.23 verwerpt het Hof de stelling van DR c.s. dat Samsung zou hebben erkend ‘dat volgens EP 537 eerst sprake is van een volledige opvulling van het reinigingsgebied, voordat dit wordt verplaatst’, omdat dit — anders dan DR c.s. (in 6.14.2. onder (a) MvG aanvoert — volgens het Hof niet kan worden gelezen in par. 2.11 CvR. In 6.14.2(a) stelt DR c.s. dat ‘[z]oals uit de paragraaf [0062]7 en met name paragraaf [0076]8 van de beschrijving van EP 537 blijkt en door Samsung ook erkend wordt,9 is er volgens EP 537 eerst sprake van ophoping en volledige opvulling van het reinigingsgebied (21) en dient deze opgehoopte en tot stilstand gekomen berg afvaltonerpoederdaarnate worden verplaatst naar het opslaggebied (23).’ Ter zake van de rekening door Samsung wordt in de betreffende voetnoot [9] verwezen naar CvR onder 2.11, welke passage als volgt wordt geciteerd: ‘Afvaltoner afkomstig van het fotogevoelig medium van de tonercartridge hoopt zich tijdens het printen op in de reinigingsruimtewaarnade afvaltoner zich geleidelijk verplaatst door de verbindingsruimte naar de afvaltonercontainer.’ Het oordeel van het Hof dat de bedoelde erkenning hierin niet ‘kan […] worden gelezen’ is onbegrijpelijk en bij gebreke van een nadere toelichting die ontbreekt ook onvoldoende gemotiveerd. De tekst laat er immers geen misverstand over bestaan door het gebruik van het begrip ‘waarna’ er sprake is van een volgtijdelijke verloop tussen twee gebeurtenissen, te weten (a) het eerst ophopen van afvaltoner en (b) het vervolgens verplaatsen daarvan. Verder miskent het Hof dat deze door DR c.s. in de Memorie van Grieven gestelde erkenning door Samsung daarna door Samsung — noch in de Memorie van Antwoord, noch in de Pleitaantekeningen Mr. Berghuis van Woortman, Mr. De Koning en Mr. Tjiam d.d. 12 december 2019 — is weersproken. Deze gestelde erkenning heeft derhalve tussen partijen als vaststaand te gelden en door dit te miskennen treedt het Hof in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen. Dit brengt met zich dat ook rov. 4.2.24 tot en met rov. 4.2.26, waarin dit standpunt nog nader wordt besproken, evenmin stand kunnen houden. Bovendien is dit oordeel van het Hof onbegrijpelijk, want innerlijk tegenstrijdig met de overweging in rov. 4.2.26 (accentuering, raadsman) ‘dat er voldoende afvaltoner in de reinigingsruimtemoet zijn opgehoopt omde nieuw aangevoerde afvaltonerin staat te stellendaarop druk uit te oefenen endie in beweging te brengen,’ waarin het Hof feitelijk vaststelt dat er sprake is van opgehoopte — en kennelijk tot stilstand gekomen — afvaltoner, die vervolgens door nieuw aangevoerde afvaltoner alsnog — ofwel ‘daarna’ — weer in beweging gebracht moet worden.

6.15

In rov. 4.2.24 stelt het Hof vervolgens nog dat ‘naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman geen enkele reden om [is] aan te nemen dat de reinigingsruimte (21) zich eerst volledig zal vullen met de (zeer lichte) afvaltoner op de manier zoals door DR c.s. met zwart is ingetekend in figuur 5, en dat er daarna pas afvaltoner naar het opslaggebied (23) wordt verplaatst.’ Deze door DR c.s. met zwart ingetekende Figuur 5 van EP 537 is door CR c.s. aangevoerd in de Memorie van Grieven onder 6.7143. ter illustratie van een combinatie van de figuren 5 en 10A, als bij gelegenheid van het pleidooi van 12 december 2019 (onder 5.1.1).144. Zoals bij gelegenheid van pleidooi ook uitdrukkelijk aangevoerd door DR c.s. is feitelijke juistheid van deze weergave door Samsung niet bestreden, noch in de Memorie van Antwoord,145. noch bij gelegenheid van het pleidooi van 12 december 2019. Dat brengt met zich dat de feitelijk juistheid van deze weergave als tussen partijen vaststaand heeft te gelden en het Hof door anders te oordelen in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen is getreden. Dat geldt vervolgens temeer voor de in rov. 4.2.24 door het Hof betrokken stelling dat ‘een dergelijke ophoping […] immers niet mogelijk [is] zonder (een niet beschreven en zeker niet voor de hand liggende) scheidingswand die de ingetekende berg afvaltoner ervan zou weerhouden in te storten en te bewegen in de richting van de afvalcontainer (23).’ Dit is een novum van het Hof en deze stellingname door het Hof vindt geen basis in wat door Samsung in de procedure is aangevoerd. Bovendien is deze stellingname door het Hof ook bij gelegenheid van pleidooi niet door het Hof aan de orde gesteld, zoals ook uit het proces-verbaal van de zitting van 12 december 2019 blijkt. Hetzelfde geldt vervolgens ook nog voor de overweging van het Hof in rov. 4.2.24 dat ‘[d]e gemiddelde vakman […] bovendien juist [zou] aannemen dat de duwkracht van de aangevoerde afvaltoner (en de roterende fotogeleider) een dergelijke ophoping voorkomt’ als ook dat ‘[d]it blijkt uit de zinsnede in paragraaf 62, regel 46 ‘until it fully fills the cleaning area 21 and is gradually transferred to the connecting area (…) (onderstreping hof).’ Dit is niet door Samsung aangevoerd en is bovendien strijdig met dat tussen partijen als vaststaand heeft te gelden dat de duwkracht van de aangevoerde toner ophoping niet voorkomt, en dus ook geen ‘dergelijke ophoping’. Onbegrijpelijk is verder wat het Hof bedoelt met de duwkracht van de roterende fotogeleider, aangezien de roterende fotogeleider geen additionele kracht uitoefent anders dan dat de rotatie van die fotogeleider het mogelijk maakt dat de afvaltoner überhaupt aangevoerd wordt in het reinigingsgebied (21). Ook de door het Hof voorgestane uitleg van paragraaf 62 is niet door Samsung aangevoerd,146. en door Samsung is evenmin aangevoerd dat de door DR c.s. verdedigde lezing van paragraaf 62147.‘geen realistische en daarmee geen redelijke lezing van de beschrijving, met een ‘mind willing to understand’ zoals de gemiddelde vakman geacht wordt te doen’ en evenzeer een novum van het Hof, waarmee het Hof in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt door een grondslag te toetsen die door geen der partijen is aangevoerd. Bovendien miskent het Hof dat de tekst van paragraaf 62 van de beschrijving uitdrukkelijk bepaalt dat de afvaltoner ‘fully fills the cleaning area 21’ en in figuur 10A (zie hierboven) vervolgens ook nadrukkelijk in beeld gebracht wordt dat de afvaltoner het reinigingsgebied ‘tot de nok’ vult. Mede in aanmerking nemende dat het dieper gelegen deel zijn verspreidingsfunctie ter oplossing van het ophopingsprobleem naar de vakman begrijpt alleen kan vervullen wanneer de afvaltoner het reinigingsgebied ten minste tot boven de onderzijde van het dieper gelegen deel opvult, is er voor de vakman geen reden om aan te nemen dat de tekst van paragraaf niet letterlijk bedoeld zou zijn. Mede in aanmerking nemende dat Samsung ook geen stelling heeft genomen tegen de door DR c.s. verdedigde lezing, is het oordeel van het Hof dan ook onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

BRS_HR_02092020_20_02239-80-19

6.16

In rov. 4.2.25 overweegt het Hof dat de ‘figuren 10A-10C waarop DR c.s. heeft gewezen maken dat niet anders, alleen al omdat deze slechts een deel van de reinigingsruimte (namelijk het middeldeel, tussen El en E2 weergegeven in fig. 9) tonen’, zodat om die reden ook het standpunt ‘van DR c.s. dat de gemiddelde vakman uit die tekeningen zou afleiden dat een volledige opvulling van het reinigingsgebied nodig is voor de werking van het dieper gelegen deel moet worden verworpen.’ Verwijzend naar hetgeen hiervoor inzake rov. 4.2.24 is opgemerkt, zij opgemerkt dat onbegrijpelijk is dat de omstandigheid dat de figuren 10A-C slechts het deel van de reinigingsruimte tussen El en E2 tonen het standpunt van DR c.s. niet zou ondersteunen. Voor de werking van het dieper gelegen deel conform de uitvindingsgedachte is immers slechts relevant wat het beeld is in middendeel van de reinigingsruimte waar dat in het middendeel gelegen dieper gelen deel zijn werking conform conclusie 1 en 2 moet doen. Op alle drie de tekeningen ziet de vakman dat de reinigingsruimte in dat relevante middendeel E1-E2 rond het dieper gelegen deel volledig is opgevuld met afvaltoner. De vakman weet op grond van de uitvindingsgedachte dat voor de zijwaartse verspreidingsfunctie van het dieper gelegen de afvaltoner de reinigingsruimte in ieder geval tot boven de onderzijde van het dieper gelegen deel gevuld moet zijn. In paragraaf 62 van de beschrijving leest de vakman letterlijk dat de afvaltoner ‘fully fills the cleaning area’. In dat door de tekst van de beschrijving opgeroepen beeld van volledige opvulling wordt de vakman slechts bevestigd in de Figuren 10A-C. Op grond van dit alles kan de vakman moeilijk anders dan concluderen dat de opvulling in dat middendeel volledig moet zijn, zoals de beschrijving die vakman voorhoudt en de tekeningen laten zien. Het andersluidende oordeel van het Hof is dan ook onbegrijpelijk. Bovendien geldt ook hier weer dat het standpunt van DR c.s. inzake de betekenis van de Figuren 10A-C148. door Samsung niet is weersproken,149.zodat dit als tussen partijen vaststaand heeft te gelden, waardoor het Hof artikel 149 Rv heeft miskend en het Hof in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt. Althans heeft het als hypothetisch feitelijke grondslag in cassatie te gelden.

BRS_HR_02092020_20_02239-82-20

6.17

In rov. 4.2.26 overweegt het Hof dat voor de gemiddelde vakman duidelijk is ‘dat er voldoende afvaltoner in de reinigingsruimte moet zijn opgehoopt om de nieuw aangevoerde afvaltoner in staat te stellen daarop druk uit te oefenen en die in beweging te brengen.’ Onbegrijpelijk is dat en op welke grond het Hof tot het oordeel komt ‘dat er voldoende afvaltoner […] moet zijn opgehoopt’ omdat ‘de nieuw aangevoerde afvaltoner’ anders geen druk daarop kan uitoefenen en de ophoopte toner dan niet ‘in beweging’ gebracht kan worden. Het Hof verheft hier het door EP 537 op te lossen probleem — ophoping — tot een onderdeel van de oplossing, omdat bij gebreke van voldoende ophoping de opgehoopte toner niet in beweging gebracht zou kunnen worden. Dit is in EP 537 niet te lezen — en dat wordt door het Hof ook niet vastgesteld — en deze uitleg van wat in EP 537 wel te lezen is, is noch door Samsung, noch DR c.a. bepleit, zodat het Hof zich buiten de rechtsstrijd tussen partijen begeeft en zich derhalve schuldig maakt aan een verboden aanvulling van de feiten. Dit oordeel is bovendien, naar de vakman ook begrijpt, in strijd met de natuurwetten, aangezien evident is — en het een feit van algemene bekendheid is — dat naarmate er sprake is een grotere mate van ophoping van afvaltoner de nieuw aangevoerde afvaltoner minder in staat zal zijn die opgehoopte afvaltoner weer in beweging te krijgen, omdat daarvoor dan een grotere druk vereist is. Dat is ook door DR c.s. uitdrukkelijk aangevoerd, zoals het Hof in rov. 4.2.22 memoreert,150. zodat het andersluidende oordeel in rov. 4.2.26 ook onvoldoende is gemotiveerd bij gebreke van een nadere toelichting. Daarop volgend concludeert het Hof in rov. 4.2.26 dat ‘[d]e passages in de beschrijving waar gesproken wordt van het (volledig) vullen van de reinigingsruimte door afvaltoner […] door de gemiddelde vakman dan ook worden begrepen als zó gevuld dat er door nieuw aangevoerde afvaltoner druk kan worden uitgeoefend die de opgehoopte afvaltoner in de richting van de afvalcontainer doet bewegen.’ Aangezien deze conclusie voortbouwt op wat het Hof daarvoor in rov. 4.2.26 overweegt, deelt deze conclusie hetzelfde lot en geldt het hiervoor aangevoerde — mutatis mutandis — ook voor deze conclusie. Het Hof miskent bovendien dat EP 537 de vakman in het geheel niet leert in welke hoeveelheden de afvaltoner moet worden aangevoerd om de opgehoopte afvaltoner weer in beweging te krijgen, noch op welke wijze die hoeveelheden aan te voeren afvaltoner gerelateerd dienen te zijn aan de mate van ophoping van de weer in beweging te brengen opgehoopte afvaltoner. Het Hof miskent dat deze door het Hof op eigen houtje ontwikkelde — niet op enig standpunt van partijen gebaseerde en met de natuurwetten strijdige — lezing van EP 537 voor wat betreft de oplossing van het ophopingsprobleem, niet nawerkbaar is en het ophopingsprobleem niet plausibel kan oplossen,. Het Hof miskent ten eerste dat EP 537 de vakman niet leert welke mate van ophoping welke mate van aanvoer vereist is om te voorkomen ‘dat die berg opgehoopte afvaltoner inmiddels te zwaar is om nog door de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner te kunnen worden verplaatst’ (rov. 4.2.22). Het Hof miskent ten tweede dat geen van de conclusies 1 en 2 enige constructiemaatregel openbaart of claimt, waardoor de (onbekende) mate van aanvoer kan worden afgestemd op de (onbekende) mate van ophoping. Anders dan het Hof in rov. 4.2.26 overweegt c.q. suggereert wordt ‘dat proces’ ook niet beschreven in paragraaf 62. Deze uitleg van het Hof over de wijze waarop in conclusie 1 en 2 het ophopingsprobleem wordt opgelost is derhalve onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd en getuigt ook van een onjuiste rechtsopvatting doordat het Hof buitende rechtsstrijd tussen partijen treedt (artikel 24 Rv en 149 Rv). Vervolgens constateert het Hof in rov. 4.2.26 dat dit door het Hof bedoelde proces in paragraaf 62 wordt beschreven ‘zonder dat daarbij een transportorgaan wordt genoemd’ om vervolgens te concluderen dat — anders dan door DR c.s. gesteld — ‘niet als juist [kan] worden aanvaard’ dat ‘voor de duwkracht van de roterende trommel nodig zou zijn dat zich helemaal geen afvaltoner ophoopt in het reinigingsgebied.’ De enkele omstandigheid dat in de beschrijving een proces beschreven wordt ‘zonder dat daarbij een transportorgaan wordt genoemd’ brengt uiteraard niet met zich dat als vaststaand zou kunnen worden aangenomen of hebben te gelden dat dit proces het beschreven ophopingsprobleem ook daadwerkelijk feitelijk kan oplossen (in weerwil van het hiervoor door DR c.s. aangevoerde). Deze overweging van het Hof is onbegrijpelijk en gebaseerd op een ontoelaatbare cirkelredenering: omdat het octrooi bij de beschreven oplossing van het ophopingsprobleem geen transportorgaan noemt zou vaststaan dat voor die oplossing geen transportorgaan nodig is. Dat is — in de terminologie van het Hof in rov. 4.2.48 — een ‘drogreden’ en getuigt bovendien ten onrechte van een ‘mind willing to believe’ in plaats van de rechtens vereiste ‘mind willing to understand’ (rov. 4.2.24).

6.18

De verwerping door het Hof in rov. 4.2.26 en de daaraan voorafgaande overwegingen vanaf rov. 4.2.15 — van het standpunt van DR c.s. dat een cartridge conform conclusie 1 en 2 van EP 537 het ophopingsprobleem niet kan oplossen wegens het ontbreken van een daarvoor bij die inrichting vereist transportorgaan, is dus rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. De omstandigheid dat wanneer de inrichting van EP 537 tevens voldoet aan de vereisten van een inrichting conform US 211 maakt dat niet anders, aangezien kenmerkend voor een US 211 inrichting is dat nu juist geen sprake is van een ophopingsprobleem, zodat de constructiemaatregelen van EP 537 in dat geval slechts zijn aan te merken als een oplossing op zoek naar een ophopingsprobleem.

6.19

In rov. 4.2.27 overweegt het Hof vervolgens nog — kort gezegd — dat de gemiddelde vakman er niet van zou ‘uitgaan dat het ophopingsprobleem niet kan worden opgelost zonder transportorgaan’ en ‘[d]e gemiddelde vakman zal inzien dat de functie daarvan immers niet is gelegen in het transporteren van afvaltoner in het algemeen.’ Zoals hiervoor in dit onderdeel aangevoerd is het oordeel van het Hof in de voorgaande overwegingen dat er op neer komt dat conclusie 1 en 2 het ophopingsprobleem kunnen oplossen ondanks de afwezigheid van een transportorgaan gebaseerd op onjuiste rechtsopvattingen, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. Onbegrijpelijk is vervolgens dat en op welke grond de vakman zou inzien dat de functie van het transportorgaan ‘niet is gelegen in het transporteren van afvaltoner in het algemeen.’ Het hof miskent dat dit orgaan in EP 537 consequent wordt aangeduid als transportorgaan en daaraan ook steeds een transportfunctie wordt toegekend, alsmede dat in EP 537 geen ander transportorgaan wordt geopenbaard, beschreven of geclaimd dan het transportorgaan. Wanneer tevens als vaststaand heeft te gelden dat de in het reinigingsgebied opgehoopte afvaltoner niet weer in beweging kan worden gebracht zonder gebruikmaking van een andere kracht dan de duwkracht van nieuw aangevoerde afvaltoner, en tevens vaststaat dat EP 537 geen andere constructiemaatregel beschrijft of claimt dan het transportgaan, is onbegrijpelijk op welke grond de gemiddelde vakman tot het inzicht zou kunnen komen dat het transportorgaan geen transportorgaan is, maar enkel een constructiemaatregel zou zijn die noodzakelijk is ter oplossing van alleen maar het klonterprobleem. Nu de vakman — anders dan het Hof in rov. 4.2.27 ten onrechte overweegt — weet dat de functie van transportgaan bij opgehoopte toner niet vervuld kan worden ‘door de kracht van nieuw aangevoerde afvaltoner, zoals beschreven in par. 62 (kolom 8, r. 44–48)’ kan die vakman niet anders dan concluderen dan dat het transportorgaan inderdaad het voor het oplossen van het probleem van het weer in beweging brengen van opgehoopte afvaltoner noodzakelijke transportmiddel is. De omstandigheid dat het transportorgaan ook ‘als doel [heeft] de geklonterde afvaltoner af te voeren en eventueel aangekoekte afvaltoner los te maken’, zoals het Hof in rov. 4.2.27 overweegt, maakt dat niet anders, aangezien dit geen elkaar uitsluitende functies voor het transportorgaan zijn. Het oordeel van het Hof in rov. 4.2.27 is derhalve onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

6.20

Het oordeel van het Hof in rov. 4.2.29 dat ook anderszins geen aanleiding zou bestaan ‘aan te nemen dat de gemiddelde vakman de toepassing van een transportorgaan noodzakelijk zou achten’ is evenzeer onbegrijpelijk. ‘De omstandigheid dat een transportorgaan (60) in alle tekeningen wordt getoond’ dient door de vakman bij de uitleg van de beschrijving en de conclusies — in aanvulling op het voorgaande — in ogenschouw te worden genomen te worden en vormt een duidelijke aanleiding om tot het inzicht te komen dat de toepassing van een transportorgaan kennelijk noodzakelijk geacht dient te worden. De omstandigheid dat ‘[d]eze tekeningen [immers] dienen […]ter illustratie van niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden’, maakt dat niet anders en sluit dat niet uit. ‘Ook de omstandigheid dat een transportorgaan onderdeel uitmaakt van de in par. 13 van het octrooischrift beschreven ‘developer unit’ (cartridge) waarmee ‘features and/or utilities of the present general inventive concept may be achieved’’, dient door de vakman bij zijn oordeelsvorming te worden meegewogen en de omstandigheid dat het transportgaan daar wordt opgevoerd als onderdeel van de uitvindingsgedachte — ‘the general inventive concept’ — dient voor de vakman aanleiding te zijn om aan te nemen dat het transportorgaan een wezenlijk element van de uitvindingsgedachte is, zodat dit niet mag worden weggeïnterpreteerd bij gebreke van overtuigende argumenten voor het tegendeel. Dit ‘general inventive concept’ — c.q. de uitvindgedachte — wordt door het Hof dan ook ten onrechte afgedaan als slechts een (mogelijke) ‘uitvoeringsvorm’ van de uitvindingsgedachte en kan dus ook met zich brengen ‘dat de gemiddelde vakman op grond van de beschrijving en in aanmerking genomen hetgeen hiervoor reeds is overwogen (r.o. 4.2.20 e.v.) zal begrijpen dat er ook andere uitvoeringsvormen, zonder transportorgaan, mogelijk zijn waarmee het ophopingsprobleem kan worden opgelost’, zoals het Hof ten slotte in rov. 4.2.29 overweegt.

6.21

Wat het Hof in rov. 4.3.30 overweegt inzake een op DR c.s. rustende bewijslast betreffende de plausibiliteit van de conclusies 1 en 2 is rechtens onjuist op de hiervoor in onderdeel 5 aangegeven gronden. Onbegrijpelijk is dat het Hof in rov. 4.2.30 overweegt dat het een expliciet erkenning bij pleidooi door DR c.s. zou zijn ‘dat US 211 leert dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor het verplaatsen van afvaltoner en dat de cartridges conform US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel.’ Zoals hiervoor aangegeven (in onderdeel 4.7) is door DR c.s. steeds gesteld151. en door Samsung ook niet weersproken,152. dat US 211 leert ‘dat de duwkracht van de roterende trommel voldoende is voor het verplaatsen van afvaltoner’. Wat het Hof echter miskent is dat US 211 dit leert voor afvaltoner die (a) zich niet eerst heeft opgehoopt en (b) daarna weer in beweging gebracht moet worden, zoals het geval is bij een cartridge conform EP 537 (conform wat het Hof zelf ook vaststelt in rov. 4.2.26).153. Het Hof miskent hier ook dat — zoals door DR c.s. gesteld154. en door Samsung niet is weersproken155. — tussen partijen als vaststaand heeft te gelden (zie hiervoor onder 4.7, onder 6.4 en onder 6.12) dat US 211 en EP 537 twee elkaar uitsluitende types cartridges c.q. technologieën betreffen. Bij een cartridge conform US 211 doet het ophopingsprobleem zich eenvoudigweg niet voor, omdat de door US 211 voorgeschreven constructie ophoping voorkomen. Zoals het Hof in de voorgaande rov. 4.2.21 feitelijk vaststelt is daarvoor in US 211 ‘beschreven dat de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20o en 50o’en is dit ‘onder meer getoond in Fig 7A van dat octrooi.’ Onbegrijpelijk is dan ook dat het in rov. 4.2.30 overweegt ‘dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel)’, aangezien de in US 211 vereiste hellingshoek géén onderdeel is van de uitvindingsgedachte van EP 537 en ook geen conclusie-element is van conclusie 1 of 2 (noch van een volgconclusie). Anders dan het Hof in rov. 4.2.30 stelt ‘heeft DR c.s. bij pleidooi (par. 10.1 pleitnotities EP 537)’ niet ‘expliciet erkend […]dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het dieper gelegen deel)’ In paragraaf 10.1 heeft DR c.s. — in de context van de inbreukvraag, niet in de context van de vraag of de oplossing plausibel is — gesteld (onder 10.1.2)156. dat US 211 en EP 537 vergelijkbare cartridges zijn en dat ‘[e]en cartridge conform US 211 […] in zijn constructie niet [verschilt] van een cartridge conform conclusie 1 of conclusie 2 van EP 537, met uitzondering dan van het dieper gelegen deel’, waarbij de hiernaast weergegeven bewerkte versie van een tekening van EP 537 getoond werd om te laten zien dat sprake is van de zelfde constructie-elementen. Daaraan werd direct toegevoegd dat ‘[h]et enige wezenlijk verschil is dat US 211 nadere specificaties voor de te hanteren hellingshoek van het reinigingsorgaan geeft, terwijl EP 537 daarover zwijgt.’ DR c.s. heeft dus uitdrukkelijk aangegeven dat ‘het enige wezenlijke verschil’ gelegen is in de specificaties voor de te hanteren hellingshoek van het reinigingsorgaan. Aldus geeft het Hof het standpunt van DR c.s. onjuist weer en is het oordeel van het Hof onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. Dat geldt ook voor de daaropvolgende overweging dat ‘[v]olgens DR c.s […] bij EP 537, waar een kleinere hellingshoek wordt toegepast, zelfs sprake van een verbeterde uitvoering’ van US 211. Het Hof miskent ook hier dat — in de context van de inbreukvraag, niet in de context van de vraag of de oplossing plausibel is — DR c.s. niet gesteld heeft (onder 10.1.3)157. dat EP 537 sprake is van een verbeterde versie van US 211. Dat is niet wat er staat en deze lezing is ook onbegrijpelijk aangezien bij EP 537 het voor US 211 wezenlijke element van ‘nadere specificaties voor de te hanteren hellingshoek van het reinigingsorgaan’ ontbreekt, zodat EP 537 naar zijn aard geen toepassing van de uitvindingsgedachte van US 211 kan zijn en dus ook niet als een verbeterde versie van US 211 kan worden beschouwd. DR c.s. heeft enkel gesteld dat het ‘[v]oor de vakman die kennisneemt van US 211 […] evident [is] dat wanneer het reinigingsorgaan een lagere hellingshoek kent, daarmee sprake is van een verbeterde uitvoering van wat US 211.’ Dit betreft dus enkel een cartridge conform US 211 en niet een cartridge conform EP 537. Daarbij heeft DR c.s. met de hiernaast afgebeelde afbeelding (ontleend aan de Pleitnota d.d. 4 december 2015 onder 8.3.3) geïllustreerd dat bij de tekeningen van EP 537 een lagere hellingshoek getekend wordt dan bij US 211 — wat door Samsung niet betwist is — en dat ter illustratie van het feit dat in de cartridges van DR c.s. de technologie van US 211 wordt toegepast (en niet de technologie van EP 537).

BRS_HR_02092020_20_02239-86-21

BRS_HR_02092020_20_02239-87-22

BRS_HR_02092020_20_02239-88-23

Onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is vervolgens ook de hierop gebaseerde slotoverweging van het Hof in rov. 4.2.30 dat ‘[o]ok in dat licht […] niet [is] in te zien dat de gemiddelde vakman niet plausibel zou achten dat de enkele duwkracht voldoende zou zijn voor verplaatsing van afvaltonerpoeder en zou menen dat een transportorgaan noodzakelijk zou zijn. ’

Conclusie inzake plausibiliteit
6.22

In rov. 4.2.31 overweegt het Hof dat het voorgaande tot de conclusie leidt ‘dat het standpunt van DR c.s. dat niet plausibel is dat een ophopingsprobleem zoals bedoeld in EP 537 bestaat en voorts dat niet plausibel is dat de maatregelen van conclusies 1 en 2 het ophopingsprobleem oplossen, al dan niet wegens het ontbreken van een transportorgaan, moet worden verworpen.’ Het voorgaande (onder 6.1 t/m 6.21) leert dat dit oordeel van het Hof rechtens onjuist is, als ook onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd en dat het Hof om die reden ook in rov. 4.2.54 ten onrechte tot de slotsom komt dat de conclusies van EP 537 geldig zijn te achten.

6.22.1

Voor wat betreft het feitelijk bestaan c.q. de plausibiliteit van het ophopingsprobleem van EP 537 is van belang dat als vaststaand heeft te gelden dat US 211 en EP 537 twee verschillende, elkaar uitsluitende cartridges en technologieën betreffen. De technologie van US 211 voorkomt dat een ophopingsprobleem kan ontstaan, terwijl de technologie van EP 537 beoogt een zich voordoend ophopingsprobleem op te lossen. In rov. 4.2.21 stelt het Hof vast dat US 211 het ophopingsprobleem voorkomt doordat ‘de hellingshoek van de reinigingseenheid daartoe ingesteld moet worden tussen 20o en 50o’ en dat niet valt in te zien dat ‘de constructie van de inrichting volgens EP 537 […] in dat opzicht anders is.’ Dat zo zijnde, is onbegrijpelijk dat het Hof oordeelt dat het plausibel zou zijn ‘dat een ophopingsprobleem zoals bedoeld in EP 537 bestaat’ bij een cartridge conform EP 537. Het is immers van tweeën één: of (a) de EP 537 cartridge van Samsung heeft geen andere hellingshoek dan de US 211 cartridge van Samsung en dan leert Samsung in US 211 dat zich geen ophopingsprobleem voordoet; of (b) de EP 537 cartridge van Samsung heeft een andere hellingshoek dan de US 211 cartridge van Samsung en dan leert Samsung in US 211 dat zich een ophopingsprobleem kan voordoen. Aangezien het Hof variant (a) onderschrijft, is onbegrijpelijk dat het Hof het bestaan van het ophopingsprobleem plausibel acht, zeker ook omdat enig bewijs van het bestaan van dat probleem door Samsung niet geleverd of aangeboden is.

6.22.2

Indien en voor zover het ophopingsprobleem mocht bestaan, is voor wat betreft het feitelijk bestaan c.q. de plausibiliteit van de oplossing daarvan van belang dat US 211 van Samsung leert dat een ophopingsprobleem zich voordoet als de constructiemaatregelen van US 211 niet zijn toegepast, zodat de ‘kracht van de door de rotatiekracht van het fotogeleidend medium voortgestuwde afvaltoner’ (rov. 4.2.21) niet voldoende is om er voor te zorgen dat er geen ophoping ontstaat. Dat zo zijnde, is onbegrijpelijk dat het Hof oordeelt dat nieuw aangevoerde afvaltoner dan in staat zou kunnen zijn het ophopingsprobleem op te lossen. Het is immers ook hier van tweeën één: of (a) de aangevoerde afvaltoner heeft voldoende voortstuwingskracht, zodat zich geen ophopingsprobleem voordoet; of (b) de aangevoerde afvaltoner heeft onvoldoende voortstuwingskracht, zodat zich een ophopingsprobleem voordoet. Het is evident dat de oorzaak van een probleem niet ook de oplossing van het daardoor ontstane probleem kan zijn en dat is ook niet wat de uitvindingsgedachte van EP 537 inhoudt. Aangezien bij EP 537 sprake is van variant (b), is onbegrijpelijk dat het Hof van oordeel is c.q. plausibel acht dat het door een gebrek aan voortstuwingskracht ontstaan ophopingsprobleem door diezelfde gebrekkige voortstuwingskracht kan worden opgelost, zeker ook omdat enig bewijs van het bestaan van deze oplossing van het oplossingsprobleem door Samsung niet geleverd of aangeboden is, zoals Samsung ook geen bewijs van het bestaan van het ophopingsprobleem heeft geleverd of aangeboden.

6.23

Nietigheid van de conclusies 1 en 2 van EP 537 wegens het (niet plausibel zijn van) het bestaan van het door de octrooihouder gestelde probleem dan wel de door de oplossing gestelde — en geclaimde — oplossing daarvan, brengt met zich dat het Arrest voor wat betreft EP 537 vernietigd dient te worden en de zaak door de Hoge Raad kan worden afgedaan door afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv).

6.24

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 6 vitiëert ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum

7. Nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid

Dit onderdeel richt zich tegen de verschillende overwegingen van het Hof in rov. 4.2.32 tot en met rov. 4.2.34 over de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van wat in conclusie 1 en 2 onder bescherming wordt gesteld, voor zover dat niet hiervoor bij onderdeel 2 aan de orde is gesteld in verband met het feit dat conclusie 1 en 2 het klonterprobleem niet kunnen oplossen en om die niet zien op een industrieel toepasbare uitvoering van de uitvindingsgedachte, zoals vereist door artikel 52 EOV (juncto artikel 57 EOV) en de uitvinding niet nawerkbaar bij de daar geclaimde inrichtingen (artikel 83 EOV).

7.1

Vooropgesteld wordt dat — op grond van het hiervoor onder 6 aangevoerde — als vaststaand dient te worden aangenomen dat het door een onvoldoende stuwkracht van de aangevoerde afvaltoner veroorzaakt ophopingsprobleem niet door diezelfde onvoldoende stuwkracht kan worden opgelost, zodat een additionele krachtbron vereist is om de in de reinigingsruimte opgehoopte afvaltoner weer in beweging te brengen (zie hiervoor onder 5.4, onder 6.11, onder 6.15, onder 6.17, onder 6.21). Tevens staat vast dat in EP 537 geen ander verplaatsingsmechanisme voor opgehoopte afvaltoner wordt beschreven en geclaimd dan het transportorgaan (zie hiervoor onder 6.19).

7.2

De door Samsung geopperde mogelijkheid dat opgehoopte afvaltoner door middel van ‘luchtverplaatsing’ in beweging gebracht zou kunnen van het reinigingsgebied (21) naar de afvalcontainer (23) is door DR c.s. weersproken158. en dat is door Samsung niet onderbouwd weerlegd159.. Luchtverplaatsing als mogelijkheid voor het in beweging brengen van opgehoopte afvaltoner is noch door de rechtbank, noch door het Hof in overweging genomen en kan dan ook niet als een vaststaande mogelijkheid worden aangenomen, zodat van de werkzaamheid daarvan ook niet kan worden uitgegaan (zie hiervoor onder 6.11).

7.3

Aangezien als vaststaand heeft te gelden (a) dat de aanvoer van nieuwe afvaltoner niet in staat is opgehoopte, tot stilstand gekomen, afvaltoner ‘in beweging te brengen’160. en tevens vaststaat (b) dat het transportorgaan het enige in EP 537 beschreven constructie-element is waarmee die opgehoopte afvaltoner in beweging gebracht kan worden, is onbegrijpelijk dat het Hof in rov. 4.2.32 tot en met rov. 4.2.34 oordeelt dat de door DR c.s. geformuleerde bezwaren (in par. 10 MvG) betreffende de nawerkbaarheid en industriële toepasbaarheid van de oplossing van het ophopingsprobleem met een inrichting conform conclusie 1 en 2 niet opgaan en verworpen worden.

7.4

Voor wat betreft de overwegingen van het Hof in rov. 4.3.32 verwijst DR c.s. naar de in de middelonderdelen 2.12 tot en met 2.16 daartegen aangevoerde bezwaren. In aanvulling daarop zij nog opgemerkt dat de vakman in staat is om zonder ‘undue burden’ een inrichting volgens conclusie 1 en 2 te vervaardigen en dat deze kan worden toegepast in een printer, niet ter zake doet, wanneer bij het gebruik van die inrichting in de betreffende printer het ophopingsprobleem zich niet voordoet. In aanmerking nemende (i) dat de stand van de techniek leert dat een cartridge conform US 211 geen ophopingsprobleem heeft en (ii) dat een cartridge conform US 211 niet verschilt van een cartridge conform EP 537 (met uitzondering van het dieper gelegen deel), blijkt uit het feit dat inrichtingen conform conclusie 1 en 2 in printers kunnen worden toegepast niet noodzakelijkerwijs dat daarmee het in EP 537 gestelde ophopingsprobleem nawerkbaar en industrieel toepasbaar kan worden opgelost. De nawerkbaarheid is daarmee dus niet gegeven. De nawerkbaarheidsbezwaren en industriële toepasbaarheidsbezwaren van DR c.s. worden ook niet ‘gelogenstraft door het feit dat DR c.s. onbestreden probleemloos functionerende cartridges heeft geproduceerd en op de markt gebracht, waarin de maatregelen van conclusie 1 en 2 (maar niet een transportorgaan) zijn opgenomen’, aangezien in die cartridges van DR c.s. de technologie van US 211 wordt toegepast, zodat het ophopingsprobleem zich daarin niet voordoet (wat door Samsung ook niet gesteld is). Voor wat betreft het overnemen van het Hof van wat de rechtbank in het vonnis in r.o. 4.7 heeft overwogen, zij verwezen naar hetgeen daarover hiervoor onder 2.14 is aangevoerd. Wat het Hof rov. 4.2.32 overweegt is derhalve onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd.

7.5

In rov. 4.2.33 overweegt het Hof dat ‘[h]etgeen verder door DR c.s. (in par. 10.4 e.v. MvG) te berde is gebracht’ niet de nawerkbaarheid of industriële toepasbaarheid regardeert, ‘maar de plausibiliteit van het ophopingsprobleem en de daarvoor door EP 537 voorgestelde oplossing zoals door conclusies 1 en 2 onder bescherming gesteld (en daarmee de inventiviteit van die conclusies).’ Zoals hiervoor aangevoerd onder 6.1 getuigt dat oordeel van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het feit dat ‘hetgeen […] te berde is gebracht’ de inventiviteit regardeert niet met zich brengt dat het niet ook de nawerkbaarheid of industrieel toepasbaarheid kan regarderen. Bovendien betreft hetgeen door DR c.s. te berde is gebracht niet alleen de plausibiliteit van het ophopingsprobleem en de oplossing daarvan, maar — en met name — het feitelijk niet bestaan van het in EP 537 beschreven ophopingsprobleem en het feitelijk niet werkzaam zijn van de in de conclusies 1 en 2 geclaimde oplossing (zie onder 6.2). Met de verwerping van de door DR c.s. aangevoerde plausibiliteitsbezwaren in rov. 4.2.33, is dan ook rechtens niet gegeven dat die verwerping ook de verwerping van de door DR c.s. aangevoerde nawerkbaarheids- en industriële toepasbaarheidsbezwaren kan dragen, zodat wat het Hof in rov. 4.2.33 overweegt getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, als ook onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. Dat geldt ook voor de bezwaren van DR c.s. inhoudende dat noch het ophopingsprobleem feitelijk bestaat, noch de oplossing daarvoor feitelijke werkzaam is.

7.6

Voor wat betreft rov. 4.2.34 zij verwezen naar hetgeen hiervoor in middelonderdeel 2.17 is aangevoerd.

7.7

Het niet nawerkbaar zijn van de conclusies 1 en 2 van EP 537 wegens het (niet plausibel zijn van) het bestaan van het door de octrooihouder gestelde probleem dan wel van de daarin geclaimde oplossing daarvan, brengt met zich dat het Arrest voor wat betreft EP 537 vernietigd dient te worden en de zaak door de Hoge Raad kan worden afgedaan door afwijzing van het gevorderde en veroordeling van Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv).

7.8

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 7 vitiëert ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum

8. Misbruik van recht, dubbele octrooiering en nietigheid van EP 537

Dit onderdeel richt zich allereerst tegen de overweging van het Hof in rov. 4.2.35161. dat uit de verwerping van het standpunt van DR c.s. dat de uitvinding volgens conclusies 1 en 2 geen technische toepassing heeft dan wel niet nawerkbaar is, voortvloeit ook dat haar standpunt dat Samsung misbruik maakt van octrooirecht door willens en wetens een octrooi aan te vragen terwijl zij weet of behoort te weten dat geen sprake is van een toepasbare, inventieve uitvinding, dat lot moet delen. Dit onderdeel richt zich ten tweede tegen de overwegingen van het Hof in rov. 4.2.38162. tot en met rov. 4.2.39163. inzake — kort gezegd — de gevolgen van het feit dat Samsung de Koreaanse prioriteitsaanvrage KR 6500 ook zelfstandig heeft doorgezet en op basis daarvan EP 538 heeft verkregen voor vorenbedoeld misbruik van recht, alsmede de nietigheid van EP 538 wegens dubbele octrooiering.

8.1

Allereerst heeft te gelden dat het slagen van één of meer klachten van onderdeel 2 tot en met onderdeel 7 ook rov. 4.2.35 vitiëert. Nu de verwerping van het standpunt van DR c.s. dat de uitvinding volgens conclusies 1 en 2 geen technische toepassing heeft dan wel niet nawerkbaar is, op basis van een onjuiste rechtsopvatting is verworpen en dat oordeel tevens onbegrijpelijk is en onvoldoende gemotiveerd, vloeit daaruit voort dat het standpunt dat Samsung misbruik maakt van octrooirecht door willens en wetens een octrooi aan te vragen terwijl zij weet of behoort te weten dat geen sprake is van een toepasbare, inventieve uitvinding, niet alleen datzelfde lot moet delen, maar tevens als vaststaand heeft te gelden.

8.2

Dit misbruik van octrooirecht door het aanvragen van EP 537 brengt tevens met zich dat zoals door DR c.s. is gesteld164. — kort gezegd — ook het handhaven van dit octrooi misbruik van recht oplevert en dat met name nu dit octrooi door Samsung wordt gehandhaafd terzake van cartridges van DR c.s. waarin niet de technologie van EP 537, maar de technologie van US 211 wordt toegepast, zodat de uitvindingsgedachte van EP 537 ter oplossing van een ophopingsprobleem daarin ook niet kan worden toegepast, omdat dit probleem zich daarbij niet voordoet. Aldus is sprake van misbruik van recht in de zin van artikel 3:13 BW c.q. een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 BW, waarbij tevens van belang is dat Samsung als fabrikant van de printers waarmee de cartridges compatibel dienen te zijn een machtspositie, althans een dominante positie, inneemt op de markt voor met die printer compatibele cartridges. Dat brengt tevens met zich dat Samsung aansprakelijk is voor de schade van DR c.s. vanwege dit misbruik van recht, bestaande uit — kort gezegd — (i) de volledige proceskosten van deze bodemprocedure, als ook (ii) de volledige proceskosten van DR c.s. (artikel 1019h Rv) ter zake van de procedure in kort geding, die heeft geleidt tot het arrest van het Hof Den Haag van 27 mei 2014 en (iii) de volledige proceskosten van Samsung conform artikel 1019h Rv waarin DR c.s. daarin is veroordeeld.165.

8.3

Van misbruik van recht is temeer sprake doordat Samsung de uit de Koreaanse prioriteitsaanvrage KR 6500 afgeleide vinding niet alleen geoctrooieerd heeft in EP 537, maar ook zelfstandig heeft geoctrooieerd heeft in de vorm EP 538, welke octrooi — kort gezegd — verschilt van EP 537 doordat het transportorgaan onderdeel in EP 3538 al onderdeel is van conclusie 1, terwijl dat transportorgaan bij EP 537 pas in (volg)conclusie 3 ten tonele wordt opgevoerd.166.

8.4

Vooropgesteld zij dat het oordeel van het Hof in rov. 4.2.38 dat ‘[h]et enkele feit dat EP 537 en EP 538 overlappende conclusie hebben’ dan wel dat — zoals door DR c.s. gesteld — ‘conclusies 1 tot en met 3 van EP 537 en conclusies 1 tot en et 4 van EP 538 op dezelfde uitvinding(gedachte)’ berusten ‘nog niet maakt dat EP 537 ongeldig zou zijn’ getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof miskent dat het een — internationaal erkend — octrooirechtelijk beginsel is dat ter zake van één uitvinding (c.q. uitvindingsgedachte) slechts één octrooi verleend behoort te worden c.q. van kracht dient te zijn. Dit beginsel ligt mede ten grondslag aan artikel 82 EOV en artikel 27 Row, waarin — kort gezegd — bepaald wordt dat een Europese octrooiaanvrage slechts op één enkele uitvinding of algemene uitvindingsgedachte betrekking mag hebben. Datzelfde beginsel ligt ook ten grondslag aan artikel 77 Row waarin bepaald wordt dat bij samenloop tussen een Nederlands octrooi dat ‘betrekking heeft op een uitvinding, waarvoor aan dezelfde uitvinder of zijn rechtverkrijgende een Europees octrooi is verleend’ met eenzelfde indienings- c.q. prioriteitsdatum, het Nederlandse octrooi ‘voor zover het dezelfde uitvinding beschermt als het Europees octrooi, […] niet meer de in de artikelen 53, 53a, 71 en 73 bedoelde rechtsgevolgen’ heeft vanaf een in dat artikel nader bepaalde datum. Dit beginsel houdt in dat in geval van dubbele octrooiering het eerstverleende octrooi ‘ongeldig’ is c.q. ter zake van dat octrooi — kort gezegd — geen inbreukvorderingen meer kunnen worden ingesteld. De daaropvolgende overweging van het Hof dat dit temeer geldt ‘omdat juist EP 537 een ruimere beschermingsomvang heeft en bovendien eerder is verleend dan EP 538’, alsmede dat ‘[i]n het bijzonder geldt dat conclusies 1 en 2 een ruimere beschermingsomvang hebben omdat daarvan het transportorgaan — anders dan bij alle conclusies van EP 538 — geen deel uitmaakt’, getuigt temeer van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het Hof miskent dat in dit verband niet de (tekst van de) conclusies of de aan de conclusies toe te kennen beschermingsomvang beslissend dient te zijn, maar dat in dit verband de ‘achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte’ als gezichtspunt in ogenschouw genomen dient te worden en daaraan in dit verband beslissende, althans doorslaggevende, betekenis dient te worden toegekend. Om die reden doet de daaropvolgende overweging van het Hof over de nietigheid van de conclusies 1 en 2 van EP 537 ‘wegens het ontbreken van het transportorgaan (60) […], zodat (hooguit) identieke conclusies overblijven’ en over de verwerping daarvan niet ter zake. Bovendien kan die verwerping, zoals hiervoor aangegeven (onder 2 en onder 6), geen stand houden en dus evenmin het overwogene in rov. 4.2.38 en rov. 4.2.39 dragen.

8.5

Het rechtsgevolg van — kort gezegd — dubbele octrooiering is dat het eerstverleende octrooi ‘ongeldig’ is, zodat dit hetzij nietig geacht dient te worden, dan wel niet meer in rechte gehandhaafd kan worden en de octrooihouder in diens vorderingen niet-ontvankelijk verklaard dient te worden. Het andersluidende oordeel van het Hof in rov. 4.2.38 en 4.2.39 is derhalve rechtens onjuist.

8.6

De in rov. 4.2.39 bedoelde omstandigheid dat ‘EP 538 door Samsung helemaal niet is tegengeworpen aan DR c.s.’ doet niet af aan het feit dat sprake is van dubbele en de hiervoor bedoelde rechtsgevolgen daarvan. Onbegrijpelijk is de daaropvolgende overweging dat Het Hof dat ‘[d]e door DR c.s. gestelde parallel met Medinol / Cordis (Rb. 's Gravenhage 5 augustus 2004, ECLI:NL:RBSGR:2004:AQ6495)’ daarom al niet opgaat, aangezien de rechtbank in dat vonnis het al dan niet handhaven van beide octrooien niet in de fundamentele rechtsoverwegingen over dubbele octrooiering betrekt.167. Zoals door DR c.s. aangevoerd, geldt naar Nederlands octrooirecht een verbod op dubbele octrooiering, zoals de rechtbank Den Haag in het vonnis van 24 januari 2013 in de zaak Bayer v Sandoz overwoog (IEPT20130124).168. Deze overweging van het Hof getuigt dan ook — gelet op de in dit vonnis neergelegde rechtsopvatting — van een onjuiste rechtsopvatting en nu het Hof daar verder niet op ingaat is het oordeel van het Hof ook onvoldoende gemotiveerd en onbegrijpelijk. Datzelfde geldt voor de daaropvolgende overweging dat het Hof ‘[v]oor de door DR c.s. verdedigde (analoge) toepassing van artikel 77 ROW […] zeker onder de gegeven omstandigheden evenmin aanleiding’ ziet. Ook dit getuigt van vorenbedoelde onjuiste rechtsopvatting inzake dubbele octrooiering. Bovendien is onbegrijpelijk dat het Hof geen aanleiding ziet ‘[v]oor de door DR c.s. verdedigde (analoge) toepassing van artikel 77 Row’. Die opvatting is rechtens onjuist ‘ aangezien tot de ‘gegeven omstandigheden’ behoort dat — als vaststaand heeft te gelden — de conclusies 1 en 2 de door het Hof in rov. 4.2.1 tot en rov. 4.2.3 feitelijk vastgestelde uitvindingsgedachte niet incorporeren en daardoor — evenzeer als vaststaand heeft te gelden — dat die conclusies noch het klonterprobleem, noch het ophopingsprobleem kunnen oplossen. Door daar niet op in te gaan, althans aan voorbij te gaan, is dit oordeel ook onvoldoende gemotiveerd, mede gelet op hetgeen DR c.s. daarover heeft aangevoerd.169. Dat dubbele octrooiering strijdig is met een fundamenteel octrooirechtelijk beginsel is tussen partijen overigens ook niet in geschil, zoals door DR c.s. uitdrukkelijk gesteld170. en door Samsung niet weersproken,171. zodat het Hof buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt door deze strijdigheid van dubbele octrooiering met een fundamenteel beginsel van octrooirecht niet te volgen, althans daar geen rechtsgevolgen voor de handhaving van EP 537 te verbinden.

8.7

De overweging in rov. 4.2.39 dat ‘[i]in elk geval ten aanzien van conclusies 1 en 2 […] van samenloop met(conclusies van) EP 538 geen sprake’ is, getuigt van de hiervoor aangevochten onjuiste rechtsopvatting door te miskent dat niet de conclusies, maar de achter de woorden van de conclusie liggen uitvindingsgedachte, van beslissende c.q. doorslaggevende betekenis is.

8.8

De overweging in rov. 4.2.39 dat ‘[b]ovendien […] niet [is] in te zin waarom dan EP 537 zonder rechtsgevolg zou moeten blijven, terwijl EP 537 eerder is verleend en bovendien ruimere conclusies heeft dan EP 538’, getuigt van dezelfde onjuiste rechtsopvatting over het belang van de uitvindingsgedachte in plaats van de conclusies en van de hiervoor bedoelde onjuiste rechtsopvatting over (analoge) toepassing van artikel 77 Row.

8.9

In rov. 4.2.39 overweegt het Hof vervolgens nog dat van ‘schending van artikel 21 Rv door Samsung, door niet eigener beweging EP 538 te openbaren, […] onder de gegeven omstandigheden naar het oordeel van het Hof ook geen sprake’ is, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en is onbegrijpelijk. Vooropgesteld zij dat de overwegingen van het Hof over zowel de betekenis van EP 538 als het op grond een fundamenteel beginsel van octrooirecht geldende verbod op dubbele octrooiering,172. gebaseerd zijn op onjuiste rechtsopvattingen, zoals hiervoor aangevoerd. Het daarop gebaseerde oordeel dat van schending van artikel 21 Rv onder de gegeven omstandigheden ook geen sprake is, is daarmee evenzeer gebaseerd op diezelfde onjuiste rechtsopvattingen en kan om die reden al geen stand houden. Bovendien getuigt het oordeel van het Hof van een onjuiste rechtsopvatting betreffende artikel 21 Rv, omdat de omstandigheid dat de rechter achteraf op basis van een (uiteindelijk volledig en naar waarheid) aangevoerd feit oordeelt dat bijvoorbeeld van verboden dubbele octrooiering geen sprake is of de rechter daar om hem moverende redenen geen rechtsgevolg toekent, er niet aan afdoet dat op een procespartij op grond van artikel 21 Rv de verplichting rust om vooraf — in de dagvaarding — de voor de beslissing mogelijk van belang zijnde feiten überhaupt aan te voeren en dat dan bovendien ‘volledig en naar waarheid’. Daarbij is onder meer van belang dat ook indien volgend op de dagvaarding geen procedure op tegenspraak volgt, doordat de gedaagde niet in de procedure verschijnt, de rechter er op moet kunnen vertrouwen dat de eiser hem volledig en naar waarheid inlicht.173. Deze op een procespartij rustende waarheidsverplichting geldt bovendien temeer wanneer het verzwegen feit relevant kan zijn voor het antwoord op de vraag of al dan niet in strijd met een fundamenteel beginsel van octrooirecht sprake is van verboden dubbele octrooiering. Daarbij is ook van belang dat naar DR c.s. onbestreden heeft aangevoerd Samsung één octrooiaanvrage voor EP 537 heeft uitgemolken tot een viertal Europese octrooien c.q. — aanvragen (EP 537, EP 538, EP 2 357 536 (EP 536, zie Productie 33 Gedaagden) en EP 2 669 753 (EP 753, zie Productie 34, Gedaagden).174. Naar analogie van het oordeel van de Haagse voorzieningenrechter in zijn vonnis van 24 januari in de zaak Bayer v Sandoz 175. doet het feit dat ‘EP 538 door Samsung helemaal niet is tegengeworpen aan DR c.s.’ (rov. 4.2.39) niet aan deze verplichting van de eisende octrooihouder af. Dit door het Hof in rov. 4.2.39 overwogen feit valt ‘onder de gegeven omstandigheden’ waar het in diezelfde rechtsoverweging naar verwijst, zodat dit oordeel niet alleen getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, maar ook onbegrijpelijk is en onvoldoende gemotiveerd gelet op het door DR c.s. aangevoerde inzake schending van artikel 21 Rv, waaronder het belang onder meer om te voorkomen dat derden nodeloos met bewijsproblemen worden opgezadeld ter zake van feiten en omstandigheden waarvan de andere procespartrij kennis draagt en die naar deze weet of behoort te weten voor de beslechting van het geschil relevant (kunnen) zijn.176. Het Hof miskent bovendien dat kennisneming van een ander octrooi (EP 538) betreffende dezelfde uitvindings(gedachte) ook van belang is voor de uitleg van de (plausibiliteit) van het bestaan van het in het aan de vorderingen ten grondslag gelegde octrooi (EP 537) beschreven probleem en de oplossing daarvan (zoals de noodzakelijkheid van een transportorgaan) en de daaraan gerelateerde vraag of sprake is van een octrooieerbare uitvinding, van inventiviteit, van industriële toepasbaarheid en van nawerkbaarheid. Aldus getuigt het oordeel van het Hof evenzeer van een onjuiste rechtsopvatting en is het onvoldoende gemotiveerd, in aanmerking nemende dat dit door DR c.s. ook is aangevoerd.177.

Misbruik van recht, dubbele octrooiering en schending van artikel 21 Rv, brengt onder meer met zich dat het Arrest voor wat betreft EP 537 vernietigd dient te worden, en de DR c.s. aanspraak kan maken op vergoeding van haar schade betreffende de proceskosten van het kort geding tussen partijen, als ook dat EP 537 door Samsung niet meer in rechte gehandhaafd kan worden en de octrooihouder in diens vorderingen niet-ontvankelijk verklaard dient te worden en Samsung in de proceskosten (conform artikel 1019h Rv) veroordeeld dient te worden.

8.10

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 8 vitiëert ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum

9. Inventiviteit EP 537

Dit onderdeel richt zich allereerst tegen de overwegingen van het Hof in rov. 4.2.45 tot en met rov. 4.2.52, waarin het Hof — kort gezegd — met name in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv negeert, althans miskent, dat de probleemstelling van EP 537 tussen partijen niet in geschil is en ten onrechte tot een andere probleemstelling komt, zodat de daarop gebaseerde inventiviteitsanalyse van het Hof geen stand kan houden. Hetzelfde geldt voor de verwerping door het Hof van US 211 als meest nabije stand van de techniek, omdat dit document geen betrekking zou hebben op het tegengaan van het lekkageprobleem, terwijl dat evenmin tussen partijen in geschil was en derhalve als tussen hen vaststaand heeft te gelden. Evenzeer treedt het Hof in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen doordat het Hof het onderkennen van het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingseenheid als onderdeel van de uitvinding ziet en vervolgens op basis daarvan de inventiviteit van die aldus door het Hof zelf — afwijking van het standpunt van partijen en de beschrijving van EP 537 — geformuleerde zogeheten (probleem)uitvinding inventief acht.

Tevens getuigen deze overwegingen van een onjuiste rechtsopvatting inzake het gebruik van de problem-solution-approach als middel ter beoordeling van de inventiviteit doordat het Hof een rechtens onjuiste analyse van de meest nabije stand van de techniek hanteert, en op basis daarvan tot een rechtens onjuiste c.q. onbegrijpelijke en onvoldoende gemotiveerde formulering van het op te lossen objectieve technische probleem komt.

Evenals de vraag welke documenten als meest nabije stand van de techniek kunnen worden aangemerkt, is onbegrijpelijk op welke grond het Hof oordeelt dat de door DR c.s. aangevoerde documenten niet zien op lekkageproblemen. Ook getuigt het oordeel van het Hof van een onjuiste rechtsopvatting over ‘hindsight’ en miskent het Hof dat onduidelijkheid over het door een octrooi op[geloste probleem conform de leer van het Ciba Geigy-arrest178. ten nadele van de octrooihouder dient te worden uitgelegd. Aldus komt het Hof op basis van een rechtens onjuiste, onbegrijpelijke en onvoldoende gemotiveerde vaststelling van zowel het objectieve technische probleem als de meest nabije stand van de techniek ten onrechte tot het oordeel dat EP 537 inventief zou zijn.

Objectieve technische probleem EP 537
9.1

In rov. 4.2.45179. schuift het Hof het door DR c.s. geformuleerde op te lossen objectieve technische probleem opzij, omdat ‘deze probleemstelling getuigt van ‘hindsight’ door daarin het op de prioriteitsdatum in de stand van de techniek niet bekende probleem van afvaltonerophoping in het middendeel van de reinigingsruimte op te nemen, waarmee het tevens een ongeoorloofde pointer naar de oplossing bevat’, zodat ‘[r]eeds daarom […]de op die probleemstelling gebaseerde inventiviteitsaanval niet [kan] slagen.’ Deze overweging getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, omdat de ‘problem-solution-approach’ naar zijn aard alleen maar getuigt van ‘wijsheid achteraf’ c.q. ‘hindsight’ en dat evenzeer en onverkort geldt voor het daarbij te formuleren ‘objectieve technische probleem’.180. Voorop gesteld zij vervolgens dat de tekst van de beschrijving van EP 537 onduidelijk is over de vraag wat de uitvindingsgedachte is c.q. welk (objectief technisch) probleem EP 537 beoogt op te lossen, zoals door DR c.s. uitdrukkelijk aangevoerd.181. EP 537 kenmerkt zich door het feit dat achteraf , nadat de cartridge door Samsung was ontwikkeld, daar door Samsung een probleem bij is verzonnen, zoals door DR ca. uitdrukkelijk gesteld,182. waardoor feitelijke sprake is van een solution-problem-approach in plaats een problem-solution-approach. De feitelijke juistheid daarvan is door Samsung ook niet bestreden en heeft dus ook als tussen partijen vaststaand te gelden. Dit alles brengt ook met zich dat Het Hof miskent dat onduidelijkheid over de uitvindingsgedachte ‘in beginsel ten nadele van de octrooihouder’ dient te werken, zoals dat ook voor onduidelijkheid van de conclusie geldt, conform de leer van het Ciba Geigy-arrest van 13 november 1995.183. Om die reden getuigt het van een onjuiste rechtsopvatting dat het Hof DR c.s. aanrekent dat de door DR c.s. geformuleerde probleemstelling onjuist zou zijn c.q. ten onrechte zou getuigen van ‘hindsight’ en een ongeoorloofde ‘pointer’ zou bevatten. Verder wordt geconstateerd dat het Hof miskent dat de door het Hof aangehaalde formulering van het op te lossen technische probleem,184. door Samsung niet is betreden of weerlegd.185. Samsung heeft ook niet aangevoerd dat deze — onbetwiste — probleemstelling zou getuigen van ‘hindsight’, zoals door het Hof bedoeld, of dat sprake zou zijn van een ongeoorloofde ‘pointer’ ‘door daarin het op de prioriteitsdatum in de stand van de techniek niet bekende probleem van afvalophoping in het middendeel van de reinigingseenheid op te nemen.’ Nu de formulering van het technische probleem tussen partijen niet in geschil is en de door het Hof gebruikte argumenten door Samsung niet zijn aangevoerd, treedt het Hof ten onrechte in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen. Om die reden concludeert het Hof in rov. 4.2.45 ook ten onrechte dat ‘[r]eeds daarom […] de op die probleemstelling gebaseerde inventiviteitsaanval niet [kan] slagen.’ Dit brengt tevens met zich dat het Hof in de daaropvolgende rov. 4.2.26 en rov. 4.2.47 ten onrechte tot een andersluidende formulering van het objectieve technische probleem komt door dit te formuleren als ‘het tegengaan van afvaltonerlekkage’. Het brengt ook met zich dat de verdere inventiviteitsbeoordeling in rov. 4.2.47 tot en met rov 4.2.52 evenzeer op een onjuiste rechtsopvatting is gebaseerd en geen stand kan houden.

9.2

Onbegrijpelijk is vervolgens waarop het Hof zich in rov. 4.2.46 baseert voor de overweging dat ‘[n]aar Samsung met recht heeft aangevoerd […] de gemiddelde vakman eerst tot de uitvinding [zal] komen indien hij (a) het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte onderkent, en (b) tot het inzicht komt dat hij dat probleem kan oplossen door de afvaltoner zijwaarts te verplaatsen en (c) dat dit kan worden bereikt met behulp van een specifiek (volgens deelkenmerken 1.2.4 / 1.2.4. l) gepositioneerd en vormgegeven dieper gelegen deel.’ Enige vindplaats wordt hiervoor door het Hof niet gegeven en DR c.s. heeft deze stellingname door Samsung niet in het dossier kunnen traceren, zodat het Hof ook hier in strijd met artikel 24 Rv en 149 Rv buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt. De overweging van het Hof dat de vakman eerst tot de uitvinding zal komen ‘indien hij (a) het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte onderkent’, lijkt gebaseerd op wat Samsung heeft aangevoerd in de MvA onder 4.29, maar dat betreft de vraag of het door Samsung gestelde probleem feitelijk wel bestaat c.q. plausibel is en niet over de formulering van een voor de problem-solution-approach te hanteren definitie van een objectief technisch probleem.

9.3

In rov. 4.2.45, rov. 4.2.46, rov. 4.2.47 en rov. 4.2.29 tot en met rov. 4.2.51 geeft het Hof er ook blijk van dat het kennelijk het (rov. 4.2.46) onderkennen van ‘(a) het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte’ c.q. dit ‘inzicht’ (rov. 4.2.47) als onderdeel van de in EP 537 onder beschermde gestelde uitvinding ziet en om die reden overweegt (rov. 4.2.45) dat de probleemstelling, zoals geformuleerd door DR c.s. ‘een ongeoorloofde pointer naar de oplossing bevat.’ Daarmee lijkt het Hof EP 537 aan te merken als een zogeheten probleem-uitvinding, althans het onderkennen van het probleem als onderdeel te zien van wat de uitvinding bijdraagt aan de stand van de techniek.186. Ook hiermee treedt het Hof buiten de rechtsstrijd door partijen omdat door Samsung niet is gesteld dat het onderkennen van het probleem van afvaltonerophoping in het middendeel van het reinigingsgebied onderdeel van de uitvinding c.q. de inventieve bijdrage aan de stand van de techniek is die door EP 537 geleverd wordt. Dat valt bovendien in EP 537 ook niet te lezen en dat wordt door het Hof ook niet overwogen, zodat deze overwegingen van het Hof ook onbegrijpelijk zijn en onvoldoende gemotiveerd, ook omdat dit conflicteert met de uitvindingsgedachte, zoals die door het Hof in rov. 4.2.1 tot en met rov. 4.2.3 feitelijk is vastgesteld en waar het onderkennen van het ophopingsprobleem in het middendeel van het reinigingsgebied geen onderdeel van uitmaakt. Zoals het Hof in rov. 4.2.2 overweegt wordt in paragraaf 75 van EP 537 ‘het probleem beschreven dat voornamelijk het middendeel van de fotogeleidende trommel wordt gebruikt voor het vormen van een beeld, waardoor zich in het middendeel van het reinigingsgebied (21) meer afvaltoner ophoopt dan aan de randen ’ wat ‘tot gevolg [heeft] dat afvaltoner kan weglekken.’

Extra ophoping in het middendeel wordt dus in EP 537 beschreven (i) als een vaststaand feit en (ii) als onderdeel van het op te lossen probleem, in plaats van (i) als een inzicht van de uitvinder of (ii) als een onderdeel van de oplossing. Het debat tussen partijen zag vervolgens op de vraag of dit in EP 537 gestelde feit wel daadwerkelijk bestaat (en wat onder het ‘middendeel’ verstaan dient te worden). In aanmerking nemende dat de inventiviteitsanalyse in rov. 4.2.47187.en rov, 4.2.49,188. rov. 4.2.50189. en rov 4.2.51190. evenzeer gebaseerd zijn op en verweven zijn met dit rechtens onjuiste inzicht dat het onderkennen van ‘(a) het bestaan van het ophopingsdeel in het middendeel van de reinigingsruimte’ onderdeel van de uitvindingsgedachte zou zijn, dient geconcludeerd te worden dat de ook deze overwegingen geen stand kunnen houden omdat zij gebaseerd zijn op een onjuiste opvatting van wat de uitvindingsgedachte zou zijn. Dat brengt vervolgens met zich dat ditzelfde lot ook de daarop gebaseerde rov. 4.2.52 treft, waar geconcludeerd wordt dat de ‘geldigheidsaanvallen op conclusies 1 en 2, gebaseerd op […] inventiviteit, falen’, als ook rov. 4.2.54 waarin het Hof tot de slotsom komt ten aanzien van EP 537 ‘dat de conclusies daarvan geldig zijn te achten en dat DR c.s. daarop inbreuk heeft gemaakt.’ Ten overvloede zij nog het volgende aangevoerd ter zake van de overige overwegingen inzake de inventiviteit van EP 537.

9.4

In rov. 4.2.47191. overweegt het Hof vervolgens dat ‘[g]elet op de verschilmaatregelen van conclusie 1 ten opzichte van welke stand van de techniek dan ook — te weten het dieper gelegen deel met specifieke positionering en vormgeving — en het daarmee bereikte technisch effect van het voorkomen van afvaltonerlekkage, […] het objectieve technische probleem dient te worden geformuleerd als het tegengaan van afvaltonerlekkage.’ Zoals hiervoor aangegeven miskent het Hof dat de formulering van het objectieve technische probleem tussen partijen niet in geschil is, zodat het Hof hier ten onrechte buiten de rechtsstrijd tussen partijen treedt. Deze overweging is bovendien onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd doordat deze verschilt van de door Samsung in de Memorie van Antwoord onder 4.141 de door de Oppositie Afdeling (‘OD’) van het Europees Octrooibureau (‘EOB’) geformuleerde probleemstelling (slechts) citeert, zonder daarbij of daarmee overigens de door DR c.s. aangevoerde probleemstelling te weerspreken of te stellen dat deze probleemstelling de in rov. 4.2.45 geformuleerde probleemstelling zou moeten vervangen.192. Daar wordt het objectieve technische probleem geformuleerd als ‘het verbeteren van het transport van afvaltoner om de kans op tonerlekkage te verkleinen en een volledige vulling van een afvaltonercontainer mogelijk te maken’ Daarin wordt het probleem van EP 537 dus als een lekkage- en een transportprobleem geformuleerd in plaats van enkel als een lekkageprobleem, zoals het Hof in rov. 4.2.47 doet.

9.5

In rov. 4.2.47 overweegt het Hof dat niet valt in te zien dat een van de door DR c.s. genoemde documenten zou kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek, omdat geen sprake zou zijn van een meest geschikte uitgangspunt voor de zoektocht naar een oplossing van het probleem, doordat ‘[g]een enkel document heeft betrekking op (de oplossing van het probleem van) afvaltonerlekkage […].’ Deze overweging is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd omdat vaststaat ‘dat de cartridges volgens US 211 en EP 537 in constructie niet van elkaar verschillen (met uitzondering van het diepe gelegen deel).’ Evenzeer staat onbestreden vast dat US 211 betrekking heeft op de oplossing van een afvaltonerlekkage probleem en daarvoor zelfs twee maatregelen treft, te weten (i) een specifieke hellingshoek voor het reinigingsorgaan en (ii) het gebruik van een ‘waste toner blocking member’.193.

Onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is dan ook het afwijzen van US 211 als door DR c.s genoemd document dat als meest nabije stand van de techniek kan worden aangemerkt (MvG onder 9.8).

9.6

In rov. 4.2.48 borduurt het Hof hierop door met de overweging dat ‘[a]l die documenten […] immers betrekking [hebben] op geheel andere problemen en in geen van die documenten wordt een lekkageprobleem opgelost of zelfs maar genoemd’ is om dezelfde redenen als hiervoor aangevoerd onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd inzake US 211.

9.7

In rov. 4.2.48 overweegt het Hof dat de stelling ‘[d]at dit voor de gemiddelde vakman aanleiding zou zijn juist daarvan kennis te nemen omdat het lekkageprobleem daarin kennelijk niet speelt (9.4.3. MvG) […] een drogreden [is].’. Die overweging is evenzeer onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, aangezien het door het Hof in rov. 4.2.47 vastgestelde objectieve technische probleem — ‘het tesengaan van afvaltonerlekkage’ — in US 211 en de daar beschreven stand van de techniek niet alleen uitdrukkelijk speelt, maar ook juist uitdrukkelijk wordt opgelost door specifieke constructiemaatregelen. Dat zo zijnde valt niet in te zien om welke (drog)reden dit voor de gemiddelde vakman geen aanleiding zou zijn juist daarvan kennis te nemen nu het probleem waarmee die vakman worstelt daarin kennelijk speelt en bovendien ook is opgelost. Evenzeer onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is dat het Hof vervolgens overweegt ‘[d] at het lekkageprobleem niet wordt genoemd’. Voor wat betreft US 211 is dat oordeel evident feitelijk onjuist. US 211 noemt het lekkage probleem, zoals door het Hof geformuleerd, uitdrukkelijk en leert ook dat dit probleem zich daar voordoet en maakt bovendien inzichtelijk dat en waarom het lekkageprobleem is opgelost.

9.8

In rov. 4.2.49 overweegt het Hof dat het ‘standpunt van DR c.s. dat de gemiddelde vakman tot de oplossing volgens conclusies 1 en 2 van EP 537 zou komen gelet op de in de stand van de techniek geopenbaarde (al dan niet V-vormige) diepe delen, […] niet als juist [kan] worden aanvaard’ omdat in ‘geen van de door DR c.s. genoemde documenten wordt geopenbaard of gesuggereerd dat de aanwezige verdiepingen (voor zover al als dieper deel in de zin van EP 537 aan te merken) de functie (kunnen) hebben van het naar de zijkanten verspreiden van afvaltoner vanuit het middendeel van het reinigingsgebied, of anderszins enige kenbare functie bij het voorkomen van afvaltonerlekkage.’ Deze overweging getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en is onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, nu het Hof in rov. 4.2.9 oordeelt dat voor ‘de door DR c.s. voorgestane functionele uitleg’ van het conclusie-element ‘dieper gelegen deel’ geen grond zou bestaan. Dat zo zijnde is rechtens onjuist, alsmede onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd dat het Hof in rov. 4.4.49 voor de inventiviteit van EP 537 vervolgens oordeelt dat EP 537 inventief zou zijn, ondanks dat — naar het Hof feitelijk vaststelt- in de stand van de techniek ook V-vormige diepe delen geopenbaard worden, enkel omdat ter zake van die delen in de genoemde documenten niet geopenbaard wordt dat zij ‘de functie (kunnen) hebben van het naar de zijkanten verspreiden van afvaltoner vanuit het middendeel van het reinigingsgebied.’ Het is van tweeën één. Of de functie is relevant, maar dan geldt dat voor zowel de inventiviteitsvraag als de beschermingsomvang. Of de functie is niet relevant en dat geldt ook dat zowel voor de inventiviteitsvraag als de beschermingsomvang. Bij de daaropvolgende overwegingen dat de vakman de door DR c.s. gestelde combinaties niet zou maken, gaat het Hof (ook hier) uit van de rechtens onjuiste opvatting de inzichten onder (a) — (c) van rov. 4.2.46 onderdeel uitmaken van de uitvinding, zodat rov. 4.2.49 geen stand kan houden.

9.9

In rov. 4.2.50 geeft het Hof het standpunt van DR c.s. onjuist weer voor wat betreft de grond waarop de gemiddelde vakman weet, onder meer gebaseerd op de werking van een sneeuwschuiver, dat een V-vormige vorm geschikt is voor het opzij schuiven van een opgehoopte masse en aldus tot oplossing van het probleem komt. Anders dan het Hof overweegt in rov. 4.2.50 overweegt heeft DR c.s. niet gesteld dat de gemiddelde vakman dat niet alleen weet op grond van zijn algemene vakkennis, maar op grond van de gemiddelde algemene kennis en vaardigheden — c.q. ‘gezond verstand’- waarover die vakman ook geacht wordt te beschikken194. Nu het Hof niet ingaat op de vraag of de vakman dit weet op basis van de ‘gemiddelde kennis en vaardigheden’ c.q. ‘gezond verstand’ of algemene ontwikkeling waarover iedereen — en dus ook de vakman — geacht wordt te beschikken, is het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd en voor zover het Hof impliciet van oordeel is dat de vakman niet over die kennis en vaardigheden beschikt, getuigend van een onjuiste rechtsopvatting. De verwijzing naar en het aansluiten bij hetgeen de rechtbank in overweging 4.28 van het Vonnis overweegt, weerlegt het bovenstaande evenmin, aangezien dat gebaseerd was op de algemene vakkennis van de vakman en DR c.s. in hoger beroep uitdrukkelijk aan haar verweer ten grondslag heeft gelegd dat de vakman dit weet op basis van zijn ‘gemiddelde kennis en ervaring’ c.q. gezond verstand en algemene ontwikkeling. De verwerping van de stelling van DR c.s. dat opzij schuiven van de afvaltoner de enige optie is door het ontbreken van een transportorgaan, wordt door het Hof gebaseerd op wat het Hof in rov. 4.2.19 e.v. overweegt. In aanmerking dat die overwegingen geen stand kunnen houden, zoals hiervoor aangegeven onder 6, dient deze overweging van het Hof in rov. 4.2.50 datzelfde lot te delen. Onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is vervolgens de slotoverweging van rov. 4.2.50 dat ‘[d]aarenboven […] niet [valt] in te zien dat de gemiddelde vakman reeds op grond van die algemene vakkennis zonder inventieve arbeid tot de specifieke positionering en vormgeving van het diepere deel volgens conclusies 1 en 2 van EP 537 zou komen.’

9.10

In rov. 4.2.51 overweegt het Hof dat ‘[h]et standpunt dat de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis tot de uitvinding zou komen is, gegeven het ontbreken van (aanwijzingen voor / pointers naar) de hiervoor bedoelde inzichten, dan ook uitsluitend gebaseerd op hindsight, naar de rechtbank terecht heeft overwogen.’ Daarmee miskent het Hof allereerst dat de gemiddelde vakman niet alleen over ‘algemene vakkennis’ beschikt, maar evenzeer als ieder normaal mens ook beschikt over ‘gemiddelde kennis en ervaring’, c.q. gezond verstand en algemene ontwikkeling, zodat deze overweging getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Tevens getuigt van een onjuiste rechtsopvatting dat de gemiddelde vakman bij het ontbreken van aanwijzingen voor c.q. pointers naar de uiteindelijk gevonden oplossing, die oplossing niet voor de hand liggend c.q. inventief zou zijn. De gemiddelde vakman beschikt — anders dan het Hof kennelijke veronderstelt — op basis van zijn algemene vakkennis, zijn ‘gemiddelde kennis en ervaring’, c.q. gezond verstand en algemene ontwikkeling ook over enige creativiteit en is niet slechts een automaat.195. Ook in dit opzicht getuigt deze overweging van een onjuiste rechtsopvatting. De ‘inzichten’ waar het Hof op doelt, omvatten kennelijk ook het inzicht betreffende het onderkennen van ‘(a) het bestaan van het ophopingsprobleem in het middendeel van de reinigingsruimte’, zoals bedoelt in rov. 4.2.46, zodat dit oordeel op de hiervoor daartegen aangevoerde gronden onder 9.3, ook geen stand kan houden. Aldus is het standpunt evenmin ‘uitsluitend gebaseerd op ‘hindsight’’, waarbij het Hof bovendien miskent dat de enkele omstandigheid dat sprake is van ‘hindsight’ niet met zich brengt dat een standpunt onjuist is, al was het maar omdat bijvoorbeeld de gehele beantwoording van de inventiviteitsvraag doordrenkt is van ‘hindsight’, aangezien bijvoorbeeld binnen de context van de PSA-test zowel het in kaart brengen van de meest nabije stand van de techniek als het formuleren van het objectieve technische probleem ‘after the fact’ en met nadien verworven kennis van die uitvinding en van de stand van de techniek plaatsvindt. Hindsight is derhalve inherent aan het octrooirecht en op zichzelf niet diskwalificerend, zodat deze overweging van het Hof ook getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, althans onbegrijpelijk is en onvoldoende gemotiveerd.

9.11

Het bovenstaande brengt met zich dat het oordeel van het Hof in rov. 4.2.51 dat de geldigheidsaanvallen op de conclusies 1 en 2 op gebrek aan inventiviteit falen, evenzeer getuigt van de hiervoor bedoelde onjuiste rechtsopvattingen, als ook onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd is en dat evenzeer geldt voor de slotsom in rov. 4.2.54 dat de conclusies van EP 537 geldig te achten zijn en dat DR c.s. daarop inbreuk maakt.

9.12

Het slagen van één of meer klachten van dit onderdeel 9 vitiëert ook rovv. 4.2.53 t/m 4.3.57, 4.6 t/m 4.7.2 en het dictum

10. Proceskosten Arrest en Tussenarrest
10.1

Dit onderdeel richt zich tegen rov. 4.7. waarin het Hof overweegt dat DR c.s. als de in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden ten aanzien van EP 537, als ook tegen de overweging in het tussenarrest van 26 juni 2018 betreffende proceskosten waarin Samsung daarin werd veroordeeld.196.

10.2

Het slagen van één of meer van de bovengenoemde klachten brengt met zich dat DR c.s. ten aanzien van EP 537 niet als de in het ongelijk gesteld partij heeft te gelden, en Samsung ten aanzien van de gehele procedure als de in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden. Dat brengt met zich dat het Hof de proceskosten in eerste en tweede aanleg ten onrechte heeft gecompenseerd en dat in plaats daarvan Samsung op grond van artikel 1019h Rv in de volledige proceskosten van DR c.s. moet worden veroordeeld, zoals gevorderd. Die kosten bedragen voor de eerste en tweede aanleg in totaal € 538.419, zoals aangegeven in Pleitnotities mr. Van Engelen d.d. 12 december 2019 onder 19.2, te vermeerderen met € € 54.154, zoals aangegeven in de Pleitnotities van mr. Van Engelen d.d. 30 januari 2020, oftewel in totaal € 592.573.

10.3

Voor wat betreft de proceskosten betreffende het door Samsung opgeworpen schorsingsincident heeft het Hof in het (tussen)arrest 26 juni 2018 ten onrechte in het midden gelaten of die kosten vallen onder artikel 1019h Rv. Het arrest van de Hoge Raad van 18 mei 2018 in de zaak Becton v Braun (IEP20180518) leert dat ook zuiver processuele kwesties in een IE-zaak onder artikel 1019h Rv vallen. Verder is het oordeel van het Hof dat het als een eenvoudig incident zou zijn te bestempelen, op grond waarvan het Hof het liquidatietarief (1 punt, tarief II) toepaste en derhalve een bedrag van € 1.074 toekende rechtens onjuist, onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. De proceskosten van DR c.s. bedroegen € 29.115. Door Samsung is niet gesteld dat die proceskosten niet ‘redelijk en evenredig’ zouden zijn in de zin van artikel 1019h Rv, zodat ook als vaststaand heeft te gelden dat die kosten redelijke en evenredig zijn. Anders dan het Hof overweegt betrof het geen ‘zeer eenvoudig incident’ maar werden door het incident complexe procesrechtelijke vragen over schorsing als complexe procesrechtelijke en vermogensrechtelijke vragen over de procesrechtelijke, goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke gevolgen van een (beweerdelijke) overdracht van IE-rechten in de loop van een inbreukprocedure aan de orde gesteld, waarover geen richtinggevende rechtspraak of literatuur voorhanden was. Dat uiteindelijk het antwoord op de vraag voor de hand liggend bleek te zijn, getuigt enkel van ‘hindsight’, doordat de Hoge Raad nog geen week voor het arrest van het Hof — maar na de akte-wisselingen door partijen — in zijn arrest van 22 juni 2018 (ECLI:NLHR:2018:982) leerde dat schorsing van het geding op de voet van art. 225 Rv slechts kan plaatsvinden ‘indien in de loop van een instantie een van de in die bepaling genoemde schorsingsgronden zich aandient.’ Voorafgaand aan dat arrest was echter geenszins een uitgemaakte zaak. Een bedrag van € 1.074 is niet aan te merken als een redelijk en evenredig deel van de feitelijke proceskoten van € 29.115, zodat DR c.s. de vernietiging van dit arrest vordert voor wat betreft de omvang van de proceskosten veroordeling en vordert Samsung te veroordelen tot betaling van proceskosten ten bedrage van € 29.115.

11. Slotsom EP 537 en voortbouwklachten
11.1

Het slagen van één of meer van de bovengenoemde klachten vitiëert ook rov. 4.2.54 tot en met rov. 4.2.57, alsmede rovv. 4,4.6 t/m 4.7.2 en het dictum

11.2

In rov. 4.2.56 overweegt het Hof dat ‘[d]e door DR c.s. in reconventie gevorderde veroordeling van Samsung in de proceskosten van DR c.s. in het kort geding en terugbetaling van hetgeen DR c.s. ter zake aan Samsung heeft betaald, dient te worden afgewezen, nu het in kort geding opgelegde verbod (en de proceskostenveroordeling) uitsluitend was gebaseerd op inbreuk op EP 537 door DR c.s.’ In aanmerking nemende dat op grond van het bovenstaande EP 537 met terugwerkende kracht vernietigd dient te worden en van inbreuk daarop ook met terugwerkende kracht geen sprake is, heeft DR c.s. recht op en belang bij veroordeling van Samsung in de proceskosten van DR c.s. in het kort geding en terugbetaling van hetgeen DR c.s. aan Samsung heeft betaald. In aanmerking nemende dat DR c.s. geacht dient te worden nooit inbreuk op EP 537 te hebben gemaakt en Samsung geachte dient te worden ten onrechte een nietig octrooi te hebben gehandhaafd en/of een inbreukvorderingen te hebben gehandhaafd. Dat geldt te meer doordat als vaststaand heeft te gelden dat Samsung daarbij misbruik van recht heeft gemaakt, op de hiervoor onder 8 bedoelde — en/of de in de feitelijke instanties aangevoerde — gronden.

11.3

DR c.s. vordert de vernietiging van het arrest met zodanige verdere beslissing als de Hoge Raad zal vermenen te behoren.

Weshalve:

Digital Revolution vordert op grond van dit middel de vernietiging van het arrest met zodanige verdere beslissing als de Hoge Raad zal vermenen te behoren, waarbij Digital Revolution aanspraak maakt op de redelijke en evenredige door haar gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente ingaande veertien dagen na het te deze te wijzen arrest van de Hoge Raad.

advocaat

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.